Bundesgerichtshof Beschluss, 14. Jan. 2016 - I ZR 107/15

bei uns veröffentlicht am14.01.2016

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZR 107/15
vom
14. Januar 2016
in dem Rechtsstreit
ECLI:DE:BGH:2016:140116BIZR107.15.0

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. Januar 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Prof. Dr. Koch und Feddersen

beschlossen:
Die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision in dem Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts vom 14. April 2015 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Der Streitwert wird auf 176.000 € festgesetzt.

Gründe:

1
I. Die Klägerin produziert und vertreibt Sportschuhe. Sie war Inhaberin der für Schuhwaren geschützten Wortmarke DE 2001711 "CONVERSE", der Wort-Bild-Marke EU 929078 "ALL STAR" (mit Darstellung eines Sterns zwischen beiden Worten) sowie der Marke DE 1129307 "CONVERSE ALL STAR" (in einem runden Kreis unter anderem mit Darstellung eines Sterns in der Mitte ). Sie hat diese Marken während des Berufungsverfahrens auf die All Star C.V. übertragen.
2
Die Beklagte betreibt Einzelhandelsgeschäfte, in denen außer Lebensmitteln unter anderem Schuhe angeboten werden. Sie vertreibt Waren auch über das Internet.
3
Die Klägerin behauptet, in Testkäufen am 21. März 2011 stationär sowie am 20. Januar 2012 über das Internet CONVERSE-Schuhe bei der Beklagten bestellt zu haben, bei denen es sich um Fälschungen gehandelt habe.
4
Die Klägerin hat zunächst Unterlassung, Herausgabe zur Vernichtung, Auskunft, noch zu beziffernden Schadensersatz sowie Urteilsveröffentlichung verlangt. Das Landgericht hat durch Teilurteil der Klage im Wesentlichen stattgegeben , den Vernichtungsanspruch abgewiesen und die Entscheidung über den Zahlungsanspruch und die Kosten dem Schlussurteil vorbehalten.
5
Das Berufungsgericht hat die Verurteilung der Klägerin zur Unterlassung auf die konkrete Verletzungsform beschränkt und ihre Verurteilung zur Angabe des erzielten Gewinns aufgehoben. Im Übrigen hat es die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.
6
Mit der angestrebten Revision möchte die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgen.
7
II. Die Nichtzulassungsbeschwerde hat keinen Erfolg. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung, die auf die Verletzung von Verfahrensgrundrechten gestützten Rügen greifen nicht durch und die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordert auch im Übrigen keine Entscheidung des Revisionsgerichts (§ 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO).
8
1. Die von der Nichtzulassungsbeschwerde aufgeworfenen kartellrechtlichen Fragen sind nicht entscheidungserheblich. Die Beklagte kann sich schon deshalb im Streitfall nicht auf Erschöpfung im Sinne von § 24 Abs. 1 MarkenG und Art. 13 Abs. 1 GMV berufen, weil es sich bei den von der Klägerin am 21. März 2011 und am 20. Januar 2012 erworbenen Freizeitschuhen nach den Feststellungen des Berufungsgerichts um Produktfälschungen der Erzeugnisse der Klägerin handelte.
9
Den Nachweis, dass es sich nicht um Produktfälschungen handelt, muss grundsätzlich die Beklagte führen. Allerdings trifft den Markeninhaber, der eine Produktfälschung behauptet, regelmäßig eine sekundäre Darlegungslast, weil er ohne weiteres Aufklärung darüber leisten kann, aufgrund welcher Anhaltspunkte oder Umstände von Produktfälschungen auszugehen ist (vgl. BGH, Urteil vom 15. März 2012 - I ZR 52/10, GRUR 2012, 626 Rn. 26 f. = WRP 2012, 819 - CONVERSE I).
10
Von diesen Grundsätzen ist das Berufungsgericht ausgegangen und hat angenommen, die Klägerin sei ihrer sekundären Darlegungslast mit dem Hinweis zu gefälschten, nicht in der für sie geführten "Avery Dennison Datenbank" enthaltenen Seriennummern auf den Etiketten der testweise gekauften Schuhe hinreichend nachgekommen. Der Vortrag der Klägerin zur Vergabe und Dokumentation der Seriennummern belege schlüssig eine Fälschung. Diesem Vortrag sei die Beklagte nicht in erheblicher Weise entgegengetreten, indem sie auf die Möglichkeit von Fehlern bei der Bedienung und in der Software verwiesen und die fehlende Dokumentation in der Datenbank mit Nichtwissen bestritten habe. Vielmehr habe die Beklagte Beweis zum Vorhandensein der Seriennummern in der Datenbank oder dazu, dass die Seriennummern richtigerweise in der Datenbank hätten vorhanden sein müssen, antreten oder aber eine lückenlose Lieferkette bis zum Markeninhaber vortragen und beweisen müssen. Allein das Angebot eines Sachverständigengutachtens zum Nachweis der Unzuverlässigkeit der Datenbank genüge nicht. Unter Hinweis auf die Senatsentscheidung "CONVERSE I" (GRUR 2012, 626 Rn. 28) hat das Berufungsgericht weiter angenommen, der Inhalt der Seriennummern der Schuhe stelle ein Betriebsgeheimnis dar, das sie im Rahmen ihrer sekundären Darlegungslast nicht offenzulegen habe.
11
Diese das Berufungsurteil tragenden Erwägungen des Berufungsgerichts werden von der Nichtzulassungsbeschwerde nicht angegriffen.
12
2. Das Berufungsgericht hat das rechtliche Gehör der Beklagten nicht verletzt, weil es der Klägerin unter Verstoß gegen § 308 Abs. 1 ZPO mehr zugesprochen als diese beantragt hat. Zwar sind im Tenor Ziffer 1 und 2 des Berufungsurteils entgegen den in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht gestellten Anträgen der Klägerin die Worte "hergestellt und" nicht gestrichen worden. Dabei handelt es sich aber um ein offensichtliches Versehen des Berufungsgerichts, das durch eine Berichtigung des Urteils nach § 319 Abs. 2 ZPO ausgeräumt werden kann.
13
3. Zwar macht die Nichtzulassungsbeschwerde zutreffend geltend, dass die vom Berufungsgericht bestätigte Veröffentlichung des Urteilstenors durch eine Anzeige auf der Titelseite der BILD-Zeitung im Format 9 x 13,5 cm auf Kosten der Beklagten offensichtlich unleserlich wäre. Das rechtfertigt jedoch keine Zulassung der Revision unter dem Gesichtspunkt der Willkür. Die Beklagte hat der Verurteilung zur Bekanntmachung nicht von sich aus nachzukommen. Vielmehr ist der Klägerin im Einklang mit § 19c Abs. 1 MarkenG eine entsprechende Veröffentlichungsbefugnis zuerkannt worden. Bei sachgerechter Auslegung des Tenors ist der Klägerin die Befugnis zuzubilligen, den Urteilstenor ohne Einblendung der Bestellunterlagen zu veröffentlichen, sofern sie durch den vom Berufungsgericht hinzugefügten Klammerzusatz zu den Aussprüchen zu 1 und 2, gegebenenfalls mit geringer, nicht sinnentstellender sprachlicher Anpassung, klarstellt, dass eine Verurteilung nur beschränkt auf die konkrete Verletzungsform ausgesprochen worden ist. Außerdem könnte auf die Veröffentlichung des Ausspruchs zur vorläufigen Vollstreckbarkeit (IV des Tenors) verzichtet werden.
14
4. Von einer weiteren Begründung wird gemäß § 544 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 ZPO abgesehen.
15
5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Büscher Schaffert Kirchhoff Koch Feddersen
Vorinstanzen:
LG Berlin, Entscheidung vom 11.12.2012 - 103 O 87/11 -
KG Berlin, Entscheidung vom 14.04.2015 - 5 U 17/13 -

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ZPO | § 308 Bindung an die Parteianträge


(1) Das Gericht ist nicht befugt, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Dies gilt insbesondere von Früchten, Zinsen und anderen Nebenforderungen. (2) Über die Verpflichtung, die Prozesskosten zu tragen, hat das Gericht auch ohne.

MarkenG | § 19c Urteilsbekanntmachung


Ist eine Klage auf Grund dieses Gesetzes erhoben worden, kann der obsiegenden Partei im Urteil die Befugnis zugesprochen werden, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes Interesse darlegt

ZPO | § 97 Rechtsmittelkosten


(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen...

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Bundesgerichtshof Urteil, 15. März 2012 - I ZR 52/10

bei uns veröffentlicht am 15.03.2012

----------------- BUNDESGERICHTSHOF ----------------- IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 52/10 Verkündet am: 15. März 2012 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja ..

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Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist grundsätzlich die Beklagte darlegungs- und beweispflichtig für den Umstand, dass sie Originalerzeugnisse der Klägerin und keine Produktfälschungen vertrieben hat (vgl. KG, GRUR-RR 2011, 263, 264). Da beim Vertrieb von Produktfälschungen eine Erschöpfung im Sinne von § 24 Abs. 1 MarkenG und Art. 13 Abs. 1 GMV von vornherein ausscheidet, richtet sich die Darlegungs- und Beweislast nach den Maßstäben des jeweiligen Verletzungstatbestandes. Vorliegend steht fest, dass die Beklagte im geschäftlichen Verkehr mit den Klagemarken identische Zeichen für identische Waren verwendet hat, für die die Marken Schutz genießen (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a GMV), oder es ist im Revisionsverfahren vom Vorliegen der Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auszugehen. Dies stellt eine Markenverletzung dar, es sei denn, es handelt sich um Originalmarkenwaren, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind. Dementsprechend obliegt dem in Anspruch genommenen Dritten die Beweislast dafür, dass es sich um Originalmarkenwaren handelt und diese vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind (vgl. BGH, GRUR 2000, 879, 880 - stüssy I; BGH, Urteil vom 23. Oktober 2003 - I ZR 193/97, GRUR 2004, 156, 158 = WRP 2004, 243 - stüssy II; vgl. auch EuGH, GRUR 2006, 146 Rn. 74 - Class International ). Daher muss die Beklagte grundsätzlich den Nachweis führen, dass es sich nicht um Produktfälschungen handelt, weil hier regelmäßig die Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG und Art. 9 Abs. 1 Satz 2 GMV fehlt. Zwar kann in Ausnahmefällen der Markeninhaber dem Vertrieb nachgeahmter Ware zugestimmt haben (vgl. hierzu Bölling, GRUR-RR 2011, 345, 347). Das ändert aber ebenfalls nichts an der Beweislast des Dritten für das Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Beweisführung durch den in Anspruch genommenen Dritten es dem Markeninhaber ermöglichen würde, die nationalen Märkte abzuschotten.

Ist eine Klage auf Grund dieses Gesetzes erhoben worden, kann der obsiegenden Partei im Urteil die Befugnis zugesprochen werden, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes Interesse darlegt. Art und Umfang der Bekanntmachung werden im Urteil bestimmt. Die Befugnis erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils Gebrauch gemacht wird. Der Ausspruch nach Satz 1 ist nicht vorläufig vollstreckbar.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)

(1) Das Gericht ist nicht befugt, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Dies gilt insbesondere von Früchten, Zinsen und anderen Nebenforderungen.

(2) Über die Verpflichtung, die Prozesskosten zu tragen, hat das Gericht auch ohne Antrag zu erkennen.

(1) Schreibfehler, Rechnungsfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten, die in dem Urteil vorkommen, sind jederzeit von dem Gericht auch von Amts wegen zu berichtigen.

(2) Der Beschluss, der eine Berichtigung ausspricht, wird auf dem Urteil und den Ausfertigungen vermerkt. Erfolgt der Berichtigungsbeschluss in der Form des § 130b, ist er in einem gesonderten elektronischen Dokument festzuhalten. Das Dokument ist mit dem Urteil untrennbar zu verbinden.

(3) Gegen den Beschluss, durch den der Antrag auf Berichtigung zurückgewiesen wird, findet kein Rechtsmittel, gegen den Beschluss, der eine Berichtigung ausspricht, findet sofortige Beschwerde statt.

(1) Die Revision findet nur statt, wenn sie

1.
das Berufungsgericht in dem Urteil oder
2.
das Revisionsgericht auf Beschwerde gegen die Nichtzulassung
zugelassen hat.

(2) Die Revision ist zuzulassen, wenn

1.
die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder
2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert.
Das Revisionsgericht ist an die Zulassung durch das Berufungsgericht gebunden.