Bundesgerichtshof Urteil, 10. Jan. 2017 - X ZR 57/14

Tatbestand:

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Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 146 983 (Streitpatents). Das Streitpatent wurde am 8. Dezember 1999 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 14. Dezember 1998 angemeldet. Es umfasst acht Patentansprüche , von denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat: "1. A process for the machining of pre-machined toothed workpieces (5, 8) on a finishing machine which comprises a machine base (1), a first slide movable on said base (2), a tool spindle (17) mounted on the first slide (2) for clamping a finishing tool (4), a carrier (7) movably positioned on the machine base (1) which carrier (7) is movable into at least two positions , at least two workpiece spindles (6a, b) rotatably mounted on the carrier (7) and driven by one motor (33a, b) each, and at least one centering probe (9a, b) wherein a centering operation necessary for a collision-free entrance of the tool (4) into tooth gaps of the workpiece (5, 8) is performed on an unmachined workpiece (8b) newly placed onto one of the workpiece spindles (6b) before the carrier (7) reaches a position in which this unmachined part meshes with the tool (4)." Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei

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nicht patentfähig.

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Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie in der Fassung von drei Hilfsanträgen verteidigt. Patentanspruch 2 des zweiten erstinstanzlichen Hilfsantrags hat gelautet: "2. Maschine zur Bearbeitung von vorverzahnten Werkstücken (5,
8) umfassend einen Maschinenständer (1), eine um eine erste Achse (16) drehbare und mittels eines ersten Motors (29) antreibbare Werkzeugspindel (17) zum Aufspannen eines Fein- bearbeitungswerkzeugs (4), einen mittels eines zweiten Motors (36) in mindestens zwei Stellungen bewegbaren Träger (7), mindestens zwei in Abstand voneinander auf dem Träger (7) um zweite Achsen (33a, b) drehbar gelagerte Werkstückspindeln (6a, b) zum Aufspannen eines Werkstücks (5, 8) mit je einem dritten Motor (31a, b), wobei beide Werkstückspindeln (6a, b) mit je einem Winkelfühler (32a, b) verbunden sind, und mindestens eine Einzentriersonde (9, 9a) zum Vermessen der Zahnflanken eines der Werkstücke (8) außerhalb der Stellung des Trägers (7), in welches dieses Werkstück (8) mit dem Feinbearbeitungswerkzeug (4) in Eingriff bringbar ist, wobei auf dem Träger (7) zusätzlich eine Abrichteinrichtung (54) montiert ist und der Träger (7) in mindestens drei Stellungen bewegbar ist, wobei in einer dieser Stellungen ein Abrichtwerkzeug (57) zum Abrichten eines Werkzeuges (4) verwendbar ist." Das Patentgericht hat das Streitpatent teilweise für nichtig erklärt und

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ihm aufgrund des dritten erstinstanzlichen Hilfsantrags der Beklagten unter Wegfall des erteilten Patentanspruchs 2 in den Patentansprüchen 1 und 2 (neu) folgende Fassung gegeben: "1. Verfahren zur Bearbeitung von vorverzahnten Werkstücken (5,
8) auf einer Feinbearbeitungsmaschine, die einen Maschinenständer (1), einen auf dem Maschinenständer (1) beweglichen ersten Schlitten (2), eine auf dem ersten Schlitten (2) angeordnete Werkzeugspindel (17) zum Aufspannen eines Feinbearbeitungswerkzeuges (4), einen am Maschinenständer (1) beweglich gelagerten Träger (7), der in mindestens zwei Stellungen bewegbar ist, mindestens zwei Werkstückspindeln (6a, b), die auf dem Träger (7) drehbar gelagert und durch je einen Motor (33a, b) angetrieben sind, und mindestens eine Einzentriersonde (9a, b) umfasst, wobei die zum kollisionsfreien Eintauchen des Werkzeuges (4) in die Zahnlücken des Werkstücks (5, 8) notwendige Einzentrieroperation an einem auf der einen Werkstückspindel (6b) neu aufgesetzten Rohling (8b) erfolgt, bevor der Träger (7) in eine Stellung gelangt, in welcher dieser Rohling (8b) in Eingriff mit dem Werkzeug (4) gebracht ist und wobei während der Bewegung des Trägers (7) der Drehbewegung der Werkstückspindeln (6a, b) relativ zur Drehbewegung der Werkzeugspindel (17) eine Zusatzdrehbewegung überlagert wird, welche derart zur Trägerbewegung synchronisiert wird, dass eine Wälzbewegung entsteht , welche die Werkstücke (5, 8) kollisionsfrei zum Bereich des Feinbearbeitungswerkzeuges hinein- und herausbringt. 2. Maschine zur Bearbeitung von vorverzahnten Werkstücken, umfassend einen Maschinenständer (1), eine um eine erste Achse (16) drehbare und mittels eines ersten Motors (29) antreibbare Werkzeugspindel (17) zum Aufspannen eines Feinbearbeitungswerkzeuges (4), einen mittels eines zweiten Motors (36) in mindestens zwei Stellungen bewegbaren Träger (7), mindestens zwei im Abstand voneinander auf dem Träger (7) um zweite Achsen (33a, b) drehbar gelagerte Werkstückspindeln (6a, b) zum Aufspannen eines Werkstücks (5, 8) mit je einem dritten Motor (31a, b), wobei beide Werkstückspindeln (6a, b) mit je einem Winkelfühler (32a, b) verbunden sind, und mindestens eine Einzentriersonde (9a, b) zum Vermessen der Zahnflanken eines der Werkstücke (8) außerhalb der Stellung des Trägers (7), in welches dieses Werkstück (8) mit dem Feinbearbeitungswerkzeug (4) in Eingriff bringbar ist, wobei die Werkstückspindeln (6a, 6b) auf je einem ersten Schlitten (41a, b) gelagert sind, der parallel zur betreffenden zweiten Achse (33a, b) verschiebbar auf dem Träger (7) gelagert ist, wobei von jedem ersten Schlitten (41a, b) ein Tragelement (43) absteht, das in der Bearbeitungsposition dieses Schlittens (41a, b) mit einem am Ständer (1) verschiebbaren zweiten Schlitten (44) in Eingriff ist." Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Streit5 patent im Hauptantrag in der Fassung des zweiten erstinstanzlich gestellten Hilfsantrags und sodann mit zwei weiteren Hilfsanträgen beschränkt verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

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I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Maschine zur Bearbeitung von vorverzahnten Werkstücken wie insbesondere Zahnräder.

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1. Gemäß der Beschreibung des Streitpatents werden solche Werkstücke für die Verzahnung vorbearbeitet und anschließend nach einer Wärmebehandlung zum Beispiel durch Schleifen fertig bearbeitet. Bei einer automatisierten Bearbeitung tritt hierbei das Problem auf, mit dem den Zahnlücken angepassten Werkzeug kollisionsfrei die vorbearbeitete Zahnlücke zu finden. Bei bisherigen Maschinen, die nur eine einzige das Werkstück aufnehmende Spindel aufweisen, geschieht dies durch Abtastung mittels Sensoren, während die Werkzeugspindel sich mit reduzierter Drehzahl dreht. Dieser Auswerteprozess nimmt einige Zeit in Anspruch.

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Zum Schleifen der Verzahnung von Zahnrädern im kontinuierlichen Wälzschleifen sind daher Schleifmaschinen mit einer Vielzahl von NC-Achsen erforderlich. Das Abrichten der Schleifschnecke erfordert bei herkömmlichen Abrichtgeräten noch weitere zusätzliche Abricht-NC-Achsen.

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Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das Problem, ein Verfahren und eine Vorrichtung bereitzustellen, mit deren Hilfe die Kosten der Feinbearbeitung von vorverzahnten Werkstücken reduziert werden können, insbesondere die Bearbeitungszeit effizienter realisiert werden kann.

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2. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in dem - für das Berufungsverfahren relevanten - Patentanspruch 2 gemäß der Fassung des Hauptantrags der Beklagten eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor [in eckigen Klammern

11

Ein Ausführungsbeispiel wird in der nachfolgenden Figur 1 des Streitpatents wiedergegeben (das Bezugszeichen 57 ist in Bezug auf einen offensichtlichen
Schreibfehler korrigiert):

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3. Einige Merkmale bedürfen näherer Erläuterung:

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a) Vorverzahnte Werkstücke sind solche, die vor der patentgemäßen Bearbeitung bereits eine grob gefertigte Verzahnung aufweisen.

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b) Einzentriersonden (Merkmalsgruppe 4) sind berührend oder berührungslos arbeitende Sensoren, die die Zahnflanken der Werkstücke vermessen.
Dies ermöglicht, eine Einzentrieroperation durchzuführen.

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c) Für die Bewegung des Trägers ist nach dem Wortlaut des Patentanspruchs 2 im Hauptantrag der Beklagten - ausgehend von dem Wortlaut
des erteilten Unteranspruchs 7 in Verbindung mit dem erteilten Nebenanspruch
3 - die Nutzung eines "zweiten Motors" nur zur Herstellung einer Bewegbarkeit
"in mindestens zwei Stellungen" vorgesehen, während für die Angabe
am Ende dieses Patentanspruchs die Bewegbarkeit "in mindestens drei Stellungen"
ohne die weitere Maßgabe angegeben wird, diese Bewegbarkeit mit
Hilfe eines "zweiten Motors" herzustellen. Aus dem technischen Zusammenhang
ergibt sich jedoch, dass es sich um dieselbe Bewegbarkeit handelt und
deshalb die erste Angabe, eine Bewegbarkeit in mindestens zwei Stellungen
vorzusehen, sich als redundant gegenüber der weiteren Angabe erweist, für
diese Bewegbarkeit mindestens drei Stellungen vorzusehen. Wegen des technischen
Zusammenhangs ist auch das Merkmal, die Bewegbarkeit in mindestens
drei Stellungen vorzusehen, mittels des zweiten Motors zu bewirken
(Merkmal 3.1).

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II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung - soweit für das Berufungsverfahren von Relevanz - wie folgt begründet:

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Patentanspruch 2 gemäß dem zweiten Hilfsantrag erster Instanz - gleich dem Hauptantrag im Berufungsverfahren - sei nicht rechtsbeständig, weil dessen
Lehre nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

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Zum Stand der Technik habe der Prospekt "Verzahnungszentrum KX 3" der K. (NK5) gehört, der vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich
gewesen sei. Die NK5 sei ein Werbeprospekt, auf dessen letzter Seite
mit der Ziffernfolge "08.97" in typischer Weise das Druckdatum (August 1997)
vermerkt sei. Derartige Schriften würden unmittelbar nach ihrer Herstellung verteilt.
Insbesondere stehe zur Überzeugung des Patentgerichts fest, dass diese
Druckschrift auf der EMO (Exposition Mondial de la Machine Outil), die in Hannover
vom 10. bis 17. September 1997 stattgefunden habe, der Öffentlichkeit
zugänglich gewesen sei.

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Die NK5 zeige eine Feinbearbeitungsmaschine zur Bearbeitung von vorgearbeiteten Werkstücken (Merkmal 0), mit einem Maschinenständer (Merkmal
1), einer Werkzeugspindel gemäß der Merkmalsgruppe 2, einem in Form
einer Rundschaltwalze gebauten, in drei Stellungen bewegbaren Träger
(Merkmale 3 und 3.1) und drei im Abstand voneinander auf dem Träger gelagerte
Werkstückspindeln gemäß der Merkmalsgruppe 3.2. Weiterhin offenbare
die NK5 eine automatische Ausrichteinrichtung zum Einmitten der Werkzeuge
in die vorgearbeiteten Werkstücke, wofür fachüblich eine Einzentriersonde zum
Vermessen der Zahnflanken verwendet werde (Merkmalsgruppe 4).

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Eine Abrichteinrichtung gemäß Merkmalsgruppe 3.3 sei der in NK5 dargestellten Verzahnungsmaschine KX3 nicht wörtlich zu entnehmen, weil darin
abrichtfreie Werkzeuge aus cubisch-kristallinem Bornitrid (CBN-Werkzeuge)
zum Einsatz kommen. Es sei jedoch seit langem üblich, bei herkömmlichen
Schleifscheiben diese von Zeit zu Zeit abzurichten, sie also zu profilieren und
zu kalibrieren. Dies erfolge üblicherweise in der Schleifmaschine. Dementsprechend
biete die NK5 optional solche Profilabrichteinrichtungen an.

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Die NK5 zeige zwar nicht, wie eine solche Profilabrichteinrichtung ausgebildet sei. Gleichwohl habe der Fachmann, bei dem es sich um einen DiplomIngenieur
mit Fachhochschulausbildung der Fachrichtung Maschinenbau und
mehrjähriger Berufserfahrung in der Konstruktion von Schleifmaschinen hande-
le, unterschiedliche Arten von herkömmlichen Abrichteinrichtungen gekannt,
wie es die deutsche Patentschrift 28 14 676 (NK18) belege. Die NK18 zeige
eine auf dem Träger neben den Werkstücken montierte Abrichteinrichtung. Eine
solche Abrichteinrichtung sei für den Fachmann eine ideale Ergänzung zu der
aus der NK5 bekannten Verzahnungsmaschine KX3 gewesen, wenn er diese
mit üblichen, abzurichtenden Schleifscheiben habe bestücken wollen. Er habe
die Anordnung aus der NK18 ohne wesentliche Umbauten auf die KX3 übertragen
können.

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III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren in einem entscheidenden Punkt nicht stand.

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Die Patentansprüche des Streitpatents erweisen sich in der Fassung des im Berufungsverfahren gestellten Hauptantrags der Beklagten sämtlich als
rechtsbeständig.

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1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 in der zuletzt verteidigten Fassung ist patentfähig.

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a) Die Berufung wendet sich allerdings ohne Erfolg gegen die Annahme des Patentgerichts, die NK5 gehöre zum Stand der Technik. Nach den
Feststellungen des Patentgerichts war diese Druckschrift vor dem Prioritätstag
der Öffentlichkeit zugänglich. Die Beklagte hat keine konkreten Anhaltspunkte
vorgetragen, die Zweifel an der Richtigkeit dieser Feststellung begründeten und
deshalb eine erneute Feststellung geböten. Insbesondere genügt es hierfür
nicht, dass sich das Patentgericht insoweit auf Indizien gestützt hat, aus denen
es auf die streitige Haupttatsache, die öffentliche Zugänglichkeit der Schrift,
geschlossen hat; zwingend muss ein solcher Schluss nicht sein. Dem Berufungsverfahren
ist folglich diese Feststellung zugrunde zu legen (§§ 117 ZPO,
529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).

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b) Auch danach ist der Gegenstand von Patentanspruch 2 neu. Verglichen mit der NK5 weist er jedenfalls zusätzlich eine Abrichteinrichtung entsprechend
der Merkmalsgruppe 3.3 auf. Die weiteren Entgegenhaltungen aus
dem Stand der Technik zeigen ebenfalls, wie bereits das Patentgericht angenommen
hat und auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, nicht alle Merkmale
der zweitinstanzlich verteidigten erfindungsgemäßen Lehre.

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c) Der Bewertung des Patentgerichts, die NK5 lege dem Fachmann den Gegenstand von Patentanspruch 2 in der zuletzt verteidigten Fassung nahe
, kann nicht beigetreten werden.

28

aa) Die NK5 zeigt entsprechend den von der Berufung nicht angegriffenen Ausführungen des Patentgerichts eine Maschine zur Bearbeitung vorverzahnter
Werkstücke mit den Merkmalen 1 bis 3.2.5.

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bb) Dass der Fachmann der NK5 auch eine Einzentriersonde zum Vermessen der Zahnflanken der Werkstücke in einer Stellung, die außerhalb
der Bearbeitungsstellungen liegt (Merkmalsgruppe 4), entnahm, kann entsprechend
den weiteren Ausführungen des Patentgerichts zu Gunsten der Klägerin
unterstellt werden.

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cc) Es sind indessen keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür hervorgetreten , dass der Fachmann Anlass hatte, die in NK5 beschriebene Verzahnungsmaschine
KX3 mit einer Abrichteinrichtung entsprechend der Merkmalsgruppe
3.3 auszustatten.

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(1) Sie ergeben sich zunächst nicht aus dem auf der letzten Seite der NK5 aufgeführten "K. -Fertigungsprogramm". Es zeigt allgemein das Leistungsprogramm
dieses Unternehmens auf, wie ein weiterer Prospekt, der die
"Außenverzahnungs-Schleifmaschine VAS55P" betrifft (NK20.5), und eine Un-
ternehmensbroschüre ("K. Kurzinformation, NK20.8) bestätigen, die auf ihren
Rückseiten jeweils dasselbe Fertigungsprogramm auflisten. Zu diesem gehören
sowohl Maschinen mit abrichtbaren als auch Maschinen mit nichtabrichtbaren
Werkzeugen. Der Fachmann hatte keinen Anlass, die auf der letzten
Seite unter dem Punkt "Optionen zu Außenverzahnungs-Schleifmaschinen"
befindliche Angabe "Profilabrichteinrichtungen mit integriertem Messsystem zur
Fehlerkompensation" auf das in dem Prospekt vorgestellte "Verzahnungszentrum
KX3" zu beziehen. Denn die Verwendung abrichtfreier Werkzeuge ist ein
mehrfach hervorgehobener zentraler Bestandteil des Werkzeugkonzepts des
"Verzahnungszentrums KX3", von dem es gleich eingangs heißt, das es
"höchste Produktivität durch zeitparallelen Ablauf der Operationen 'Schruppen',
'Schlichten' sowie 'Be- und Entladen' und wahlweisen Einsatz verschiedener
Bearbeitungsverfahren mit abrichtfreien CBN-Werkzeugen" garantiere. Da dem
Fachmann ohnedies Maschinen mit abzurichtenden wie solche mit abrichtfreien
Werkzeugen bekannt waren, zeigt der Prospekt lediglich auf, dass auch K.
Maschinen jenes Typs anbietet.

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(2) Dies schließt allerdings nicht aus, dass der Fachmann dem Prospekt die Anregung entnahm, das darin dargestellte Maschinenkonzept, "zur Erzielung
kürzestmöglicher Taktzeiten den Schrupp- und Schlichtvorgang sowie
den Werkstückwechsel zeitparallel durchzuführen" und hierzu mittels einer
Rundschaltwalze mit drei Werkstückspindeln das Werkstück von der Be- und
Entladestation nacheinander in die beiden Bearbeitungsstationen zum Schruppen
und Schlichten zu schwenken, auf ihre Verwendbarkeit für eine Maschine
mit abrichtbaren Werkzeugen zu prüfen, für deren Kalibrierung und Profilierung
eine Abrichteinrichtung benötigt wurde.

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Die Klägerin weist zu Recht darauf hin, dass sowohl abrichtfreie als auch abrichtbare Werkzeuge jeweils Vor- und Nachteile aufweisen und je nach kon-
kretem Einsatzzweck das eine oder das andere Werkzeugkonzept als besser
geeignet erscheinen kann (vgl. auch Parteigutachten Prof. Dr.-Ing. Kü. , B2,
S. 27). Die Auffassung der Berufung, der Fachmann hätte von vornherein nur
von einer Maschine mit abrichtfreien Werkzeugen eine schnelle und effiziente
Arbeitsweise erwartet und daher eine entsprechende Umkonstruktion des "Verzahnungszentrums
KX3" nicht in Betracht gezogen, wird durch den festgestellten
Sachverhalt und den Vortrag der Beklagten nicht ausreichend gestützt.

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(3) Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass sich dem Fachmann die Aufgabe gestellt hätte, das "Verzahnungszentrum KX3" für abrichtbare
Werkzeuge umzurüsten. Die von der Klägerin vorgelegten Gutachten,
die belegen sollen, dass der Fachmann eine solche Konstruktionsaufgabe hätte
bewältigen können, sind deshalb nicht zielführend. Die Klägerin weist zwar zu
Recht darauf hin, dass die NK5 die Rundschaltwalze ausdrücklich als Mittel zur
Umsetzung einer leitenden, kürzestmögliche Taktzeiten erlaubenden "Idee"
darstellt. Dies rechtfertigt aber lediglich den Schluss, dass der Fachmann hierin
ein interessantes Konzept erkennen konnte, das Überlegungen verlohnte, ob
und wie es sich bei einer mit abrichtbaren Werkzeugen arbeitenden Maschine
einsetzen ließ. Der Parteigutachter der Klägerin Prof. Dr.-Ing. L. weist in
seinem erstinstanzlich vorgelegten Gutachten vom 11. Dezember 2013 (NK19)
etwa darauf hin, dass die "KX3" eine Maschine zur Nutzung von CBNWerkzeugen
sei, weshalb die Gesamtkonzeption und -konstruktion auch auf ein
solches System abgestellt sei. Prinzipiell wäre, wie auch das Patentgericht angenommen
hat, mit leichten konstruktiven Änderungen eine vierte, zum Abrichten
verwendbare Station auf der Rundschaltwalze denkbar. Aufgrund der technischen
Möglichkeit und des wirtschaftlichen Vorteils, mittels einer abrichtbaren
Schleifscheibe mit einem "Shift-Konzept" sowohl hohe Abtragsleistungen als
auch hohe Oberflächengüten an einem Zahnrad erzeugen zu können, stelle
sich der fachkundige Leser, so meint der Parteigutachter, die Frage nach der
Notwendigkeit von zwei gespiegelten Einzelmaschinen, wie sie im Maschinenkonzept
der "KX3" Verwendung finde (NK19, S. 5). Dies zeigt, dass die Aufgabe
nicht als vorgegeben angesehen werden kann, die konstruktive Umsetzung
der leitenden "Idee" in dem "Verzahnungszentrum KX3" an die Erfordernisse
einer für abrichtbare Werkzeuge ausgelegten Maschine anzupassen.

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(4) Der Fachmann erhielt jedenfalls keine Anregung, die für mit abrichtbaren Werkzeugen arbeitende Maschinen notwendige Abrichteinrichtung
auf einem mindestens zwei Werkstückspindeln aufnehmenden und in mindestens
drei Stellungen bewegbaren Träger gemäß der Merkmalsgruppe 3 anzuordnen.

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Für die Realisierung einer Verzahnungsmaschine mit einer Abrichteinrichtung war es, wie das Anlagenkonvolut NK20 zeigt, im Stand der Technik
üblich, das Abrichtwerkzeug in anderer Weise in Eingriff mit dem abzurichtenden
Werkzeug zu bringen als die zu bearbeitenden Werkstücke. Eine großvolumige
Abrichteinrichtung mit dem Abrichtwerkzeug wurde von außen an das
für die Bearbeitung verwendete Werkzeug herangeführt, wie es die verschiedenen
im Anlagekonvolut NK20 zusammengestellten Dokumente belegen; insbesondere
den Zeichnungen zur Maschine RZ 362A (NK20.12 R. 1994)
ist dies zu entnehmen. Eine Anordnung der Abrichteinrichtung an einem anderen
Ort als das zu bearbeitende Werkstück war demnach die Konstruktionsweise
, die im Stand der Technik praktisch Verwendung fand und deshalb das präsente
Fachwissen des mit der Konstruktion solcher Vorrichtung betrauten
Fachmanns bestimmte.

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Die Erwägung des Fachmanns, das Rundtischkonzept des "Verzahnungszentrums KX3" lasse sich auch für mit abrichtbaren Werkzeugen arbeitenden
Maschinen sinnvoll einsetzen, führte ihn zunächst nur zu einem Träger,
auf dem zwei (oder vier) Werkstückspindeln aufgenommen wurden, so dass in
der in der (jeweils) einen Position ein Werkstück bearbeitet und in der (jeweils)
anderen ein Werkstück entnommen und ein neues eingesetzt und mittels einer
Einzentriersonde vermessen werden konnte. Für eine Integration der Abrichteinrichtung
in dieses Konzept bedurfte es einer weiteren Anregung, die nicht
durch die innere Logik der fertigen Erfindung ersetzt werden darf (BGH, Urteil
vom 30. April 2009 - Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 Rn. 20 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung
); sie ist nicht aufgezeigt und ergibt sich insbesondere nicht aus
der Entgegenhaltung NK18.

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Die NK18 zeigt in Figur 8 zunächst eine Maschine zum Honen verzahnter Werkstücke mit einem auf einem verschiebbaren Werkzeugschlitten (55)
angeordneten Revolverkopf (56) als Werkzeugträger, der in vier Stationen (A,
B, C, D) auswechselbare Werkzeuge tragen kann. Im dargestellten Beispiel
bearbeitet das Honwerkzeug (57/1) in der Station A ein Werkstück (53). In der
Station C wird das Werkzeug (57/3) abgerichtet, indem der Werkzeugschlitten
zum Abrichtwerkzeug (61) hin verschoben wird (der zuvor erwähnte Antrieb für
das Beschieben eines Abrichtschlittens (59) kann dann entfallen); während dieser
Zeit kann das Werkstück (53) gewechselt werden. Station B ist im Beispiel
eine Leerstation; in der Station D kann das Werkzeug nach einer Anzahl von
Abrichtvorgängen gegen ein neues gewechselt werden (Sp. 6 Z. 16-54).

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Die Entgegenhaltung erwähnt sodann, dass aus Figur 8 "auch ein ganz anderer Arbeitsvorgang abgeleitet werden" könne, bei dem 53 ein außen- oder
innenverzahntes Honwerkzeug sei und mit 57/1, 57/2 und 57/3 Werkstücke bezeichnet
würden. 57/4 sei in diesem Fall ein Abziehwerkzeug (= Abrichtwerkzeug
). In Station A würden die Werkstücke bearbeitet oder das Honwerkzeug
abgerichtet. Station B könne eine weitere Bearbeitungsstation sein, auf Station
C werde das Werkstück ausgewechselt. Andere geeignete Formen einer
Mehrstationenmaschine seien ebenfalls möglich (Sp. 6 Z. 55-68). Dabei handelt
es sich aber zunächst nur um eine theoretische Überlegung zu einem möglichen
, aber nicht mit einer Verkürzung der Taktzeit verbundenen "Platztausch"
zwischen Werkstücken und Werkzeugen, von der nicht festgestellt oder von der
Klägerin behauptet ist, dass sie in der Praxis realisiert worden wäre. Um vom
Fachmann, wie vom Patentgericht angenommen, bei der konstruktiven Umsetzung
des von der NK5 angeregten "Rundtischprinzips" berücksichtigt zu werden
, hätte der Fachmann die Integration der Abrichteinrichtung in den Träger
zunächst überhaupt in den Blick nehmen müssen. Es mag sein, dass sie sich
dann, wie das Patentgericht angenommen hat, zwanglos integrieren lässt, insbesondere
wenn erwogen wird, für den Abrichtvorgang eine Zwischenstellung
vorzusehen, die nur dann angefahren wird, wenn das Werkzeug abgerichtet
werden muss. Dies ist jedoch eine Ex-post-Betrachtung, die für die Beurteilung
der erfinderischen Tätigkeit nur dann Berücksichtigung finden könnte, wenn der
Fachmann - wie nicht - Anlass gehabt hätte, die Integration der Abrichteinrichtung
konstruktiv zu durchdenken.

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d) Auch ein anderer Weg, auf dem der Fachmann in naheliegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 2 in der zuletzt verteidigten Fassung
gelangt wäre, ist nicht ersichtlich. Die weiteren Entgegenhaltungen liegen
noch weiter ab, und dass der Fachmann die im Prioritätszeitpunkt zwanzig Jahre
alte NK18 als möglichen Ausgangspunkt für Überlegungen zur Konstruktion
einer schnelleren und effizienteren Maschine zur Bearbeitung vorverzahnter
Werkstücke in Betracht gezogen hätte, kann gleichfalls nicht angenommen
werden. Die Wahl des Ausgangspunkts bedarf nach ständiger Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs einer Begründung, die nicht schon der Umstand bildet,
dass sich eine bestimmte Entgegenhaltung ex post als "nächstliegender Stand
der Technik" erweist (BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ
179, 168 = GRUR 2009, 382 Rn. 51 - Olanzapin; Urteil vom 18. Juni 2009
- Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 Rn. 20 - Fischbissanzeiger; Urteil vom
5. Oktober 2016 - X ZR 78/14, GRUR 2017, 148 - Opto-Bauelement). Insbesondere
kann nicht ohne weiteres angenommen werden, dass der Fachmann
auf einem technischen Gebiet, auf dem eine Vielzahl aktueller konstruktiver Lösungen
existiert, unter Außerachtlassung derselben auf einen deutlich älteren
Stand der Technik zurückgreift. Es ist nicht erkennbar, was den Fachmann im
Prioritätstag hätte veranlassen können, auf diese in der NK18 als alternative
Variante dargestellte Anordnung der Abrichteinrichtung Überlegungen zur Konstruktion
einer verbesserten Maschine zur Bearbeitung vorverzahnter Werkstücke
aufzubauen.

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Die weiteren Patentansprüche sind in der zuletzt verteidigten Fassung sämtlich Patentanspruch 2 untergeordnet. Ihre Gegenstände erweisen sich mithin
aus denselben Gründen als patentfähig.

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IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1, § 92 Abs. 1 ZPO.
Meier-Beck Gröning Hoffmann
Deichfuß Kober-Dehm