Bundesgerichtshof Urteil, 11. Juni 2013 - X ZR 38/12

bei uns veröffentlicht am11.06.2013
vorgehend
Bundespatentgericht, 2 Ni 7/10, 20.10.2011

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 38/12 Verkündet am:
11. Juni 2013
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 11. Juni 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck,
die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und die Richterin Schuster

für Recht erkannt:
Die Berufung gegen das am 20. Oktober 2011 verkündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Beklagte ist Inhaberin des am 12. Februar 1997 angemeldeten europäischen Patents 880 754 (Streitpatents), für das Prioritäten vom 12. Februar, 17. Mai und 20. Mai 1996 in Anspruch genommen worden sind. Das Streitpatent umfasst 39 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat: "Verfahren zur Kontaktierung eines auf einem Substrat (111) angeordneten Drahtleiters (113) bei der Herstellung einer auf einem Substrat (111) angeordneten, eine Drahtspule (112) und eine Chipeinheit (115) aufweisenden Transpondereinheit, bei dem in einer ersten Phase der Drahtleiter (113) über eine Anschlussfläche (118, 119) der Chipeinheit oder einen die Anschlussfläche aufnehmenden Bereich hinweggeführt und relativ zur Anschlussfläche (118, 119) bzw. dem der Anschlussfläche zugeordneten Bereich auf dem Sub- strat (111) fixiert wird, und in einer zweiten Phase die Verbindung des Drahtleiters (113) mit der Anschlussfläche (118, 119) mittels einer Verbindungseinrichtung (125, 137) erfolgt."
2
Die Klägerin zu 1 hat das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 13, 16 bis 18 und 23 bis 39 angegriffen und geltend gemacht, die Gegenstände dieser Ansprüche seien nicht patentfähig.
3
Die Klägerin zu 2 hat geltend gemacht, die Gegenstände der Patentansprüche 29 und 39 seien nicht ausführbar offenbart sowie diejenigen der Patentansprüche 1 bis 4, 6 bis 13, 16 bis 18, 23 bis 32, 34 und 36 bis 39 seien nicht patentfähig.
4
Die Beklagte hat das Streitpatent hilfsweise mit fünf geänderten Anspruchsfassungen verteidigt.
5
Das Patentgericht hat das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 4, 6 bis 13, 16 bis 18, 23 bis 32, 34 sowie 36 bis 39 für nichtig erklärt.
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Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten mit dem Antrag, die Klagen abzuweisen. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in geänderten Fassungen mit zehn Hilfsanträgen, von denen die beiden letzten den erstinstanzlichen Hilfsanträgen IV und V entsprechen.
7
Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:


8
Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.
9
A. Die Klagen sind zulässig.
10
I. Das Patentgericht hat die Zulässigkeit der beiden Klagen wie folgt begründet:
11
1. Der Zulässigkeit der Klage der Klägerin zu 1 stehe keine die Klägerin zu 1 bindende Nichtangriffsverpflichtung des Miterfinders und ursprünglichen Patentinhabers D. F. entgegen.
12
Es sei bereits zweifelhaft, ob F. noch verpflichtet sei, dasStreitpatent nicht anzugreifen, nachdem dieses nicht mehr von der Vertragspartnerin des von F. geschlossenen Übertragungsvertrags gehalten werde, sondern mehrfach und zuletzt auf die Beklagte übertragen worden sei. Jedenfalls könne aber nicht festgestellt werden, dass die Klägerin zu 1 als "Strohmann" für F. handele. Eine Absprache zwischen der Klägerin zu 1 und F. , nach der der Angriff gegen das Streitpatent allein in dessen Interesse und auf dessen Kosten geführt werde, sei nicht dargetan. Das Vorbringen der Beklagten erschöpfe sich in einem bloßen Verdacht, der auf den Umstand gegründet werde, dass die Patentanwälte der Klägerin zu 1 sowohl diese als auch F. unter kanzleiinternen Aktenzeichen verträten, die jeweils die Buchstabenfolge "F. " enthielten.
13
2. Auch die Klage der Klägerin zu 2 sei zulässig. Klägerin zu 2 sei die im Urteilsrubrum bezeichnete irische Handelsgesellschaft A. T. S. Ltd., die in der Klageschrift als "a. GmbH A. " lediglich unvollständig bzw. fehlerhaft benannt worden sei. Aufgrund der übereinstimmenden Adresse, der in Bezug auf eine irische Handelsgesellschaft offensichtlich fehlerhaften Angabe "GmbH" sowie des Umstands , dass jedenfalls auf der aktuellen Internetseite www.a. .html zu der Unternehmensbezeichnung "A. T. S. " die für die "A. T.
S. Ltd." zutreffende Registernummer genannt sei, bestehe kein Zweifel daran, dass mit der in der Klageschrift genannten Gesellschaft die Klägerin zu 2 habe bezeichnet werden sollen.
14
II. Dies hält den Angriffen der Berufung stand.
15
1. Die Klägerin zu 1 ist an der Erhebung der Klage nicht als Strohmann des früheren Patentinhabers D. F. nach Treu und Glauben gehindert. Es kann insofern offenbleiben, ob diesen nach der mehrfachen Übertragung des Streitpatents weiterhin eine Verpflichtung trifft, das Patent nicht anzugreifen. Auch dann würde sich diese Pflicht nicht auf die Klägerin zu 1 auswirken.
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a) Eine (wirksam) vertraglich vereinbarte oder sich aus dem Vertrag ergebende Nichtangriffsverpflichtung wirkt sich nach dem auch das Prozessrecht beherrschenden Grundsatz von Treu und Glauben über die im Vertrag benannte Person hinaus auch auf einen Strohmann aus, der ohne jedes eigene ins Gewicht fallende Interesse die Nichtigerklärung des Patents mit der Nichtigkeitsklage verfolgt und hierbei ausschließlich im Interesse und im Auftrag des vertraglich zum Nichtangriff Verpflichteten vorgeht. Der ohne eigenes Interesse auf die Nichtigerklärung eines Patents antragende Strohmann muss gegen sich gelten lassen, dass derjenige, an dessen Stelle er klagt, an der Klage gehindert ist (s. nur BGH, Urteil vom 29. Juni 2010 - X ZR 49/09, GRUR 2010, 992 - Ziehmaschinenzugeinheit II). Strohmann in diesem Sinne ist jedenfalls, wer wie ein Beauftragter den Weisungen seines Hintermanns unterworfen ist (vgl. BGH, Urteil vom 10. Januar 1963 - Ia ZR 174/63, GRUR 1963, 253 f. - Bürovorsteher; Urteil vom 13. Januar 1998 - X ZR 82/94, GRUR 1998, 904 unter II - Bürstenstromabnehmer; Urteil vom 30. April 2009 - Xa ZR 64/08, juris Rn. 10; Urteil vom 10. Juli 2012 - X ZR 98/11, juris Rn. 13). Die Stellung eines Beraters reicht für ein Hintermann-Strohmann-Verhältnis nicht aus (vgl. BGH, Urteil vom 10. Juli 2012 - X ZR 98/11 Rn. 14).
17
b) Ein diesen Grundsätzen entsprechendes Strohmannverhältnis hat die Beklagte nicht nachgewiesen. Es ist nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht aus dem Umstand, dass die Prozessbevollmächtigten der Klägerin zu 1 für die das Klageverfahren betreffenden Schriftsätze ein internes Aktenzeichen verwenden, das ebenso wie in einem für D. F. gestellten Akteneinsichtsgesuch mit den Buchstaben "F. " beginnt, nicht die Überzeugunggewonnen hat, dass F. im Klageverfahren der Hintermann ist, dessen Weisungen die Klägerin zu 1 unterworfen ist.
18
Dabei kann davon ausgegangen werden, dass ihre Prozessbevollmächtigten das interne Aktenzeichen für die Nichtigkeitsklage im Streitfall mit den Buchstaben "F. " beginnen ließen, weil D. F. mit diesem Mandat im Zusammenhang steht. Daraus folgt indessen auch für den Senat nicht mit einer für die Überzeugungsbildung ausreichenden Gewissheit, dass diesem Zusammenhang ein Strohmannverhältnis zugrunde liegt; andere Formen der Zusammenarbeit sind denkbar. Weitere Beweismittel hat die Beklagte nicht angeboten.
19
Für den Beweis eines Strohmannverhältnisses kann sich die Beklagte nicht auf einen Anscheinsbeweis stützen. Hierfür fehlt es bereits an der sich aus der Lebenserfahrung ergebenden Typizität des behaupteten Zusammenhangs zwischen dem festgestellten Tatbestand (Erfolg) und der hierfür behaupteten Ursache, die voraussetzt, dass Regeln des Lebens und die Erfahrung des Üblichen und Gewöhnlichen auf einen bestimmten Kausalzusammenhang schließen lassen (statt vieler: BGH, Urteil vom 31. Mai 1978 - VIII ZR 263/76, NJW 1978, 2197 unter 2 a; vom 17. Februar 1988 - IVa ZR 277/86, NJW-RR 1988, 789).
20
2. In der Klageschrift der Klägerin zu 2 ist diese zwar fehlerhaft, aber gleichwohl in einer erkennbaren Weise bezeichnet worden. Damit sind die Anforderungen an eine in der Klageschrift hinreichend deutlich bezeichnete Klägerin gewahrt.
21
Die Parteibezeichnung in der Klageschrift ist als Teil einer Prozesshandlung grundsätzlich der Auslegung zugänglich. Dabei ist maßgebend, wie die Bezeichnung bei objektiver Deutung aus der Sicht der Empfänger (Gericht und Gegenpartei) zu verstehen ist. Bei objektiv unrichtiger oder auch mehrdeutiger Bezeichnung ist grundsätzlich diejenige Person als Partei anzusprechen, die erkennbar durch die Parteibezeichnung betroffen werden soll. Dies gilt auch, wenn der Kläger sich selbst fehlerhaft bezeichnet (vgl. BGH, Urteile vom 4. Juni 1981 - VII ZR 174/80, WM 1981, 829 unter II 1 a; vom 16. Mai 1983 - VIII ZR 34/82, NJW 1983, 2448 unter II 1 a; vom 26. Februar 1987 - VII ZR 58/86, NJW 1987, 1946 unter II 1 a; jeweils mwN.).
22
Der Name der Klägerin zu 2 "A. T. S. Ltd." zeigt nur im letzten Bestandteil des Namens "S. " einen markanten Unterschied von dem in der Klageschrift gebrauchten Namen. Demgegenüber weist der im Klagerubrum zu Beginn verwendete Bestandteil "a. GmbH" darauf hin, dass es sich um eine Korporation handeln soll, die keinen persönlich haftenden Gesellschafter hat. Die in der Klageschrift verwendete Adresse deutet darauf hin, dass es sich um eine irische Gesellschaft handelt, mithin nicht um eine GmbH. Im irischen Gesellschaftsrecht entspricht dies einer private limited company. Da sich an der in der Klageschrift angegebenen Adresse keine andere Gesellschaft befindet, die einen ähnlichen Namen trägt, ist mit hinreichender Klarheit die "A. T. S. Ltd." als die Klägerin zu 2 im Streitfall anzusprechen.
23
B. Das Patentgericht hat die Klagen zu Recht als begründet angesehen.
24
I. Das Streitpatent betrifft Verfahren und Vorrichtungen zur Fixierung eines Drahtleiters auf einem Substrat einer Chipkarte und zur Kontaktierung dieses Leiters auf den Chip.
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1. Nach der Beschreibung des Streitpatents besteht bei der Herstellung einer Chipkarte das Problem, die Spulendrahtenden mit ihren sehr kleinen Durchmessern von in der Regel 50 μm mit den Anschlussflächen der Chipeinheit mit einer Kantenlänge von regelmäßig 100 bis 150 μm zu kontaktieren. Im Stand der Technik werde entweder statt einer direkten eine Kontaktierung über ein zusätzliches Kontaktsubstrat als Kopplungselement vorgenommen oder die Spule ausgebildet und fixiert sowie die Spulendrahtenden mit den Chipanschlussflächen in einem ineinander übergehend erfolgenden Herstellungsverfahren kontaktiert.
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Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das Problem, ein Herstellungsverfahren zur Verfügung zu stellen, bei dem die Kontaktierung der Spulendrahtenden auf den Anschlussflächen einer Chipeinheit vereinfacht sowie ein erhöhter Produktionsdurchsatz ermöglicht wird.
27
2. Zur Lösung wird in Patentanspruch 1 ein Verfahren vorgeschlagen, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Gliederung des erstinstanzlichen Urteils in eckigen Klammern): 1. Das Verfahren dient der Kontaktierung eines auf einem Substrat angeordneten Drahtleiters [a] bei der Herstellung einer Transpondereinheit, die 1.1 auf dem Substrat angeordnet ist [b] und 1.2 eine Drahtspule und eine Chipeinheit aufweist [c]. 2. In einer ersten Phase wird der Drahtleiter 2.1 über eine Anschlussfläche der Chipeinheit [e] oder einen die Anschlussfläche aufnehmenden Bereich [f] hinweggeführt [d] und 2.2 relativ zur Anschlussfläche bzw. dem dieser zugeordneten Bereich auf dem Substrat fixiert [g]. 3. In einer zweiten Phase erfolgt mittels einer Verbindungseinrichtung die Verbindung des Drahtleiters mit der Anschlussfläche [h].
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Die nachfolgende Figur 13 des Streitpatents zeigt ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Transpondereinheit.


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3. Zwei Merkmale bedürfen näherer Erläuterung:
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a) Als Substrat ist in der Merkmalsgruppe 1 und im Merkmal 2.2 ein Basismaterial zum Beispiel in Form einer Grundplatte zu verstehen, auf das die Bauelemente aufgebracht oder in dieses eingebracht und damit befestigt wer- den. Hierfür kann ein beliebiges Material verwendet werden wie unter anderem Kunststoff, Papier, ein vlies- oder gewebeartiger Träger.
31
b) Für die Beurteilung des Streitfalls kann hinsichtlich des Merkmals 2.2 (Fixierung des Drahtleiters auf dem Substrat) die der Beklagten günstige Auslegung unterstellt werden, dass der Drahtleiter auf zwei zur Chipeinheit benachbarten Seiten des Substrats bzw. an zwei Kanten des Substrats für den die Anschlussfläche aufnehmenden Bereich, mithin beidseitig fixiert wird.
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II. Das Patentgericht hat diesen Gegenstand für nicht patentfähig erachtet und dies wie folgt begründet:
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Dem Fachmann, einem Diplomingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Transpondern und Chipkarten und deren Herstellungsverfahren, sei aus der deutschen Offenlegungsschrift 44 10 732 (Anl. ATS02) ein Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte mit einer Transpondereinheit bekannt gewesen, bei dem Drahtleiter und Chipeinheit auf einem gemeinsamen Substrat angeordnet würden (Merkmalsgruppe 1). Nach dem Verfahren erfolge die Ausbildung der Spule durch Verlegen eines Drahtleiters auf der Substratoberfläche und die Verbindung der Spulendrahtenden des Drahtleiters mit den Anschlussflächen der Chipeinheit. Hieraus entnehme der Fachmann die Möglichkeit eines zweiphasigen Herstellungsverfahrens , bei dem in einer ersten Phase der Drahtleiter auf der Substratoberfläche relativ zur Anschlussfläche fixiert werde (Merkmale 2 und 2.2) und in einer zweiten Phase die Spulendrahtenden mit den Anschlussflächen der Chipeinheit unmittelbar verbunden würden (Merkmal 3). Die in der ATS02 dargestellte einphasige Vorgehensweise, bei der das Ausbilden der Spule und die Verbindung mit den Anschlussflächen der Chipeinheit ineinander übergehen sollen, stelle nicht die einzige, sondern nur eine besonders vorteilhafte Vorgehensweise dar.
34
Aus der internationalen Patentanmeldung WO 93/20537 (Anl. ATS03) sei ein Verfahren erkennbar, bei dem ein Drahtleiter auf einem als Substrat aufzufassenden Chipträger angeordnet und eine Drahtspule hergestellt werde, wobei jedoch nicht die gesamte Spule, sondern nur die Spulendrahtenden und die Chipeinheit auf dem gemeinsamen Chipträger (Socket 3) angeordnet seien. Dabei werde in einer ersten Phase der Drahtleiter über eine Anschlussfläche der Chipeinheit oder einen die Anschlussfläche aufnehmenden Bereich hinweggeführt sowie relativ zur Anschlussfläche bzw. dem aufnehmenden Bereich exakt positioniert und fixiert. Sodann werde die Spule ausgebildet und schließlich das zweite Spulendrahtende über die zweite Anschlussfläche der Chipeinheit oder einen diese Anschlussfläche aufnehmenden Bereich hinweggeführt und relativ zur (zweiten) Anschlussfläche bzw. dem aufnehmenden Bereich fixiert (Merkmalsgruppe 2). In einer zweiten Phase würden die Drahtleiter mit den Anschlussflächen der Chipeinheit verbunden (Merkmal 3). Danach erfolge ein Einkapseln von beiden Seiten mit Plastik, weshalb erst nach dieser Laminierung von einer auf einem Substrat angeordneten Transpondereinheit (Merkmal 1.1) gesprochen werden könne.
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Ausgehend von der in der ATS02 beschriebenen zweiphasigen Vorgehensweise stelle sich dem Fachmann die Aufgabe, die Spulendrahtenden für eine Kontaktierung vorzubereiten, um sie erst in der zweiten Phase mit den Anschlussflächen zu verbinden. Hierzu finde er die Lösung in der ATS03, wonach die Spulendrahtenden über die Anschlussflächen bzw. die diese aufnehmende Bereiche hinweggeführt und sogleich exakt positioniert würden, um dann in einer zweiten Phase problemlos eine Verbindung mit den Anschlussflächen herzustellen. Der Fachmann erkenne, dass diese Vorgehensweise ohne weiteres auf das Verfahren der ATS02 angewendet werden könne. Er erhalte aus der ATS03 auch die Anregung, eine Aussparung für eine nachträglich einzusetzende Chipeinheit vorzusehen und hierüber die beiden Spulenenden zu führen und beidseitig zu fixieren, woraus sich nach dem Einsetzen der Chipeinheit zwangsläufig die direkte Kontaktierung der beiden Drahtleiter mit den Anschlussflächen und somit ein zweiphasiges Vorgehen ergebe. Die Lehre des Patentanspruchs 1 sei daher von den Druckschriften ATS02 und ATS03 nahegelegt.
36
III. Auch dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren stand.
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1. Patentanspruch 1 ist in seiner erteilten Fassung nicht rechtsbeständig. Seine Lehre beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ).
38
a) Dem Fachmann, den das Patentgericht zutreffend definiert hat, war aus ATS02 ein Verfahren zur Herstellung einer auf einem Substrat angeordneten Transpondereinheit mit Drahtspule und Chipeinheit bekannt. Die ATS02 referiert hierfür einen Stand der Technik, in dem für solche Transpondereinheiten die Spulen im Ätzverfahren auf einen Filmträger oder zuvor gesondert gewickelt und sodann auf ein Substrat aufgebracht wurden. In beiden Fällen wurde das Kontaktieren der Spulendrahtenden mit der Chipeinheit in einem gesonderten Schritt vollzogen (ATS02, Sp. 1 Z. 11 bis 37).
39
Demgegenüber zeigt ATS02 die direkte Aufbringung des Drahtleiters sowie die Anordnung einer Chipeinheit auf einem gemeinsamen Substrat. Die Spule wird ausgebildet, indem der Drahtleiter auf der Substratoberfläche verlegt wird, wie es in der nebenstehenden Figur 6 der ATS02 beispielhaft dargestellt wird. Damit war dem Fachmann die Merkmalsgruppe 1 bekannt.
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ATS02 beschreibt als besonderen Vorteil, dass der Drahtleiter zunächst mit einer Anschlussfläche des Chips verbunden, sodann im Substrat verlegt und schließlich mit der zweiten Anschlussfläche des Chips verbunden wird. Für diese als "ineinanderübergehend" bezeichnete Verfahrensweise wird beispielhaft auf eine Verlege- und Verbindungseinrichtung entsprechend der deutschen Offenlegungsschrift 43 25 334 (ATS10) verwiesen, die in ihrem Bondkopf sowohl das Verlegen eines Drahts in einem Substrat als auch dessen Kontaktieren mit den Anschlussflächen einer Chipeinheit integriert (ATS02, Sp. 1 Z. 57 bis Sp. 2 Z. 7, Sp. 2 Z. 29 bis 39). ATS02 beschreibt in ihren Ausführungsbeispielen nur solche Verfahren mit einem ineinanderübergehenden Kontaktieren und Verlegen des Drahtleiters.
41
Allerdings wird eine solche Reihenfolge erst im zweiten Patentanspruch der Patentanmeldung dargestellt. Der erste angemeldete Patentanspruch beschreibt das Verfahren allgemeiner als eine "Ausbildung der Spule durch Verlegung eines Spulendrahts sowie Verbindung von Spulendrahtenden mit Anschlussflächen des Chips auf dem Substrat". Dies zeigt dem Fachmann, dass es bei Verlegung des Drahts direkt im Substrat auch andere Verfahren zur Herstellung einer Transpondereinheit geben kann, die ebenso von der in ATS02 angemeldeten Erfindung umfasst sein sollen.
42
Im Vergleich zu dem bereits vor der ATS02 bekannten Stand der Technik entnimmt der Fachmann der Schrift zwei wesentliche Elemente der dort offenbarten Erfindung, nämlich zum einen das Verlegen des Spulendrahts unmittelbar in dem Substrat, auf das auch die Chipeinheit angeordnet ist, und zum anderen die ineinanderübergehende Verfahrensweise des Kontaktierens und des Verlegens der Spule durch Verwendung einer integrierten Verlege- und Verbindungseinrichtung.
43
b) Aus ATS03 kannte der Fachmann ein Verfahren zur Herstellung einer Transpondereinheit, bei dem gewickelte Spulen verwendet werden, um diese mit einer Chipeinheit zu verbinden. Hierfür werden die Spulendrahtenden an vorbestimmten Positionen eines Sockels befestigt, in dem sich eine Montageausnehmung für die Chipeinheit befindet (ATS03, S. 2 Z. 5 bis 10). Für diese Befestigung ist der Sockel mit einem ähnlichen, in Wärme aushärtenden Klebstoff überzogen wie auch der Drahtleiter (ATS03, S. 3 Z. 10 bis 13). Zu Beginn des Verfahrens wird das erste Spulendrahtende (7) an dem Sockel (3) befestigt, sodann die Spule (1) gewickelt - beispielsweise auf einem in der ATS03 nicht näher dargestellten Wickelrahmen - und schließlich das zweite Spulendrahtende (4) ebenfalls am Sockel befestigt.
44
Die beiden Spulendrahtenden werden jeweils mit Hilfe des in Wärme aushärtenden Klebstoffs fest mit dem Sockel verbunden, indem Hitze extern auf den Drahtleiter oder mittels eines Stromimpulses einwirkt (ATS03, S. 3 Z. 16 bis 20). Die Spulendrahtenden (4, 7) werden dabei so über einen offenen Bereich des Sockels (15) geführt, dass die Chipeinheit (2) darin montiert werden kann und dann deren Anschlussflächen (5) sich direkt auf der Position der Spulendrahtenden (ATS03, S. 3 Z. 23 bis 27) entsprechend der nachfolgend dargestellten Figur 1 der ATS03 befinden.
45
Nach der Montage der Chipeinheit werden die Spulendrahtenden mit den Anschlussflächen verlötet oder verschweißt und die überschüssigen Spulendrahtenden nebst Teilen des Sockels entlang der in der oben gezeigten Figur 1 gestrichelten Linie 9 abgetrennt (ATS03, S. 4 Z. 2 bis 5). Zuletzt wird die Transpondereinheit mit einem Schutz überzogen - beispielsweise in einen Kunststoff laminiert (ATS03, S. 4 Z. 7 bis 9).
46
Das in der ATS03 beschriebene Verfahren zeigt das Merkmal 1.2, denn die Transpondereinheit weist sowohl eine Drahtspule als auch eine Chipeinheit auf. Es zeigt weiterhin die Merkmale 2 und 2.1, indem der Drahtleiter in einer ersten Herstellungsphase über einen die Chipeinheit und deren Anschlussflächen aufnehmenden Bereich hinweggeführt wird.
47
Weiterhin zeigt das Verfahren das Prinzip des Merkmals 2.2, indem die Spulendrahtenden auf dem von der Spule abgewandten Teil des Sockels an dem Sockel fixiert werden, also in dem Bereich, in dem sich die Spulendrahtenden auf dem nebenstehend vergrößerten Ausschnitt der Figur 1 überkreuzen. Die in der Beschreibung dargestellte feste Verbindung mit dem Sockel muss - wie es auch das zweite von der Beklagten eingereichte Privatgutachten sieht - zumindest in diesem Bereich erfolgen, um eine Fixierung für das anschließende Verlöten oder Verschweißen des Drahtleiters mit den Anschlussflächen der Chipeinheit zu gewährleisten. Darüber hinaus wird der Spulendraht in der Richtung zur Spule jedenfalls durch diese fixiert. Die so mit ihren Enden am Sockel fixierte Spule wird von der ATS03 als ein Halbzeug beschrieben (S. 3 Z. 20 bis 23), das in sich stabil ist und dem weiteren Verarbeitungsprozess zugeführt werden kann. Der Sockel erfüllt zumindest insoweit die Eigenschaften eines Substrats im Sinne der Lehre des Streitpatents, denn er dient dazu, die Chipeinheit aufzunehmen und in diesem Bereich den Drahtleiter zu fixieren.
48
Nach der Fertigstellung des Halbzeugs mit Spule, Drahtenden und Sockel folgt die Verbindung der Drahtleiter mit den Anschlussflächen der Chipeinheit in einer zweiten Herstellungsphase unter Verwendung eines Geräts zum Löten oder Schweißen (Merkmal 3).
49
c) Der Fachmann hatte Anlass, die Lehren aus ATS02 und ATS03 miteinander zu kombinieren, woraus sich in naheliegender Weise die Lehre des Streitpatents ergab.
50
Die Lehre der ATS02 zeigt vollständig ein Verfahren zur Herstellung einer Transpondereinheit. Ihr Kerngedanke liegt in der Verlegung des Spulendrahts in einem Substrat, das auch als Träger für die Chipeinheit dient, so dass der Spulendraht nicht mehr auf einem Wickelrahmen gewickelt werden muss. Wie beide Privatgutachter der Parteien - wenngleich mit verschiedenen Bezugspunkten - aufgezeigt haben, ist das in den Ausführungsbeispielen der ATS02 gezeigte kombinierte Verfahren mit dem Nachteil verbunden, dass die Anordnung des Spulendrahts zu einer Spule und das Verbinden der Spulendrahtenden mit den Anschlussflächen der Chipeinheit einschließlich deren Bestückung auf dem Substrat in einem durchgehenden Prozess erfolgen, der nicht in zwei oder mehrere Herstellungsschritte aufgeteilt werden kann. Dies verlängert den Herstellungsprozess, weil insofern bei der Herstellung einer Vielzahl von Transpondereinheiten nicht mehrere Schritte zeitgleich parallel erfolgen können. Da die im Stand der Technik vor der ATS02 bereits bekannten Verfahrensweisen ebenfalls das Verlegen und Kontaktieren jeweils getrennt vollzogen haben, waren dem Fachmann aber die Vorteile eines solchen zweiphasigen Vorgehens mit dem parallelen Durchführen beider Phasen in getrennten Herstellungsschritten bereits bekannt.
51
Zudem stellte die Verwendung eines wie in den Ausführungsbeispielen der ATS02 gezeigten integrierten Kombiwerkzeugs zum Verlegen und Kontaktieren einen technischen Kompromiss dar, weil dieses Werkzeug jeweils unterschiedliche Ultraschallbewegungen für das Verlegen und das Kontaktieren ausführen können musste. Das Verlegen erfordert eine Ultraschallschwingung senkrecht zur Ebene des Substrats, mit der der Drahtleiter in das Substrat quasi hineingehämmert wird, während eine solche Schwingung beim Kontaktieren die Chipeinheit beschädigen würde. Für das Kontaktieren mittels Ultraschall ist eine parallel zur Ebene der Anschlussfläche reibende Ultraschallschwingung erforderlich. Die Integration beider Schwingungsarten in einem Werkzeug durfte der Fachmann im Vergleich zur Verwendung von unterschiedlichen, auf den jeweiligen Verfahrensschritt spezialisierten Werkzeugen eher als Nachteil ansehen.
52
Die in ATS02 dargestellten Vorteile eines ineinanderübergehenden Verfahrens waren deshalb nicht geeignet, den Fachmann davon abzuhalten, nach einer anderen Lösung für die Herstellung einer Transpondereinheit mit Hilfe eines Substrats zu suchen. Angesichts dessen, dass die ATS02 zwei erfinderische Gedanken lehrt, nämlich das Verlegen im Substrat und die Verwendung eines Kombiwerkzeugs, hatte er deshalb Anlass, diesem Stand der Technik im Wesentlichen nur die Methode zur Verlegung des Spulendrahts im Substrat zu entnehmen.
53
Für eine Kombination mit einer geeigneten Lehre zum Kontaktieren der Chipeinheit mit den Spulendrahtenden zählte die ATS03 zu jenem Stand der Technik, den er für seine Überlegungen mit heranzuziehen hatte. Sie gehörte sowohl zu derselben Unterklasse der internationalen Patentklassifizierung als auch der weiteren Untergliederung für maschinelle Aufzeichnungsträger zur Aufzeichnung von digitalen Daten mit einem integrierten Schaltkreis. Damit zählte die ATS03 zur gleichen Gattung wie die ATS02, weil beide Druckschriften Chipkarten betreffen, die gleichgerichtete Kundenbedürfnisse befriedigen und die insoweit relevanten Märkte sich zumindest überschneiden.
54
d) Ausgehend von der ATS02 führte die Kombination mit den Merkmalen der ATS03 den Fachmann zur Lehre des Streitpatents. Mit dem Anlass, den Kontaktierungsschritt von der Verlegung des Spulendrahts zu trennen, war vom Fachmann zu erwarten, dass er aus der ATS03 das Prinzip übernahm, die Spulendrahtenden über die Anschlussflächen der Chipeinheiten bzw. über die diese Flächen aufnehmenden Bereiche hinwegzuführen und hierfür an der dem jeweiligen Spulenbeginn gegenüberliegenden Seite zu fixieren. Dabei gab es keinen Grund, die Fixierung entsprechend der Vorgabe aus der ATS03 mittels eines in Wärme aushärtenden Klebstoffs vorzunehmen. Vielmehr bot es sich an, die aus der ATS02 für die Verlegung des Drahtleiters vorgegebene Fixierungsmethode zu wählen, um nicht für die Lösung desselben Problems, hier das Fixieren des Drahtleiters, unterschiedliche Verfahrensweisen vorzusehen.
55
Diese aus ATS02 und ATS03 kombinierte Verfahrensweise zeigt dem Fachmann beide Möglichkeiten zur Einfügung der Chipeinheit gemäß Merkmal 2.1. Er kann entsprechend ATS02 die Chipeinheit vor der Verlegung des Spulendrahts in das Substrat mit einbinden, so dass der Spulendraht über die bereits eingefügte Chipeinheit hinweggeführt wird. Ebenso kann er entsprechend ATS03 das Substrat so gestalten, dass ein für die spätere Aufnahme der Chipeinheit vorgesehener Bereich im Substrat offenbleibt, so dass der Spulendraht über diesen Bereich hinweggeführt wird und die Chipeinheit danach in diesen Bereich eingesetzt wird.
56
Die Verbindung des Spulendrahts mit den Anschlussflächen der Chipeinheit in einer zweiten Phase ergab sich als letzter Schritt aus ATS03, womit die Lehre des Patentanspruchs 1 insgesamt dem Fachmann nahegelegt war.
57
2. Die Gegenstände der Patentansprüche 29, 34 und 39 beruhen ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
58
a) Patentanspruch 29 lehrt eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 mit einem Drahtführer und einem Ultraschallgeber , die miteinander verbunden sind, so dass der Drahtführer zur Ausführung von Ultraschallschwingungen in Längsachsenrichtung angeregt wird. Das Patentgericht hat zutreffend erkannt, dass eine solche Vorrichtung nur für eine Verlegung des Drahtleiters als Spule im Substrat, jedoch nicht für ein Kontaktieren mit den Anschlussflächen geeignet ist.
59
Nach Patentanspruch 34 ist der Drahtführer neben einem mit dem Ultraschallgeber gekoppelten Schwingungsstempel zur Beaufschlagung des Drahtleiters mit durch Ultraschall induzierten, in Längsrichtung des Schwingungsstempels wirkenden mechanischen Schwingungen angeordnet.
60
Die Wertung des Patentgerichts, dass eine solche Ausbildung von Drahtführer und Ultraschallgeber durch den Stand der Technik nahegelegt war, begegnet keinen Bedenken; auf die dahingehenden Ausführungen wird verwiesen. Die Berufung wendet sich hiergegen nicht, sondern wiederholt im Wesentlichen , dass das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 ausgehend von der ATS02 nicht nahegelegen habe und deshalb auch eine Vorrichtung nachden Patentansprüchen 29 oder 34 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, weil solche Vorrichtungen für das Verfahren nach Patentanspruch 1 geeignet sein müssten. Da sie hiermit nicht durchdringt, hat ihre Berufung auch hinsichtlich der Patentansprüche 29 und 34 keinen Erfolg.
61
b) Patentanspruch 39 betrifft eine Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens zur Herstellung eines Kartenmoduls unter Verwendung einer Vorrichtung nach Patentanspruch 29 oder 34 mit einer Nutzenzuführstation zur Zuführung einer Mehrzahl von in einem Nutzen angeordneten Substraten, einer Verlegestation mit einer Mehrzahl in einer Reihe quer zur Produktionsrichtung angeordneten Verlegevorrichtungen, einer Bestückungsstation mit mindestens einer Bestückungsvorrichtung zur Bestückung der einzelnen Substrate mit jeweils einer Chipeinheit und einer Verbindungsstation mit mindestens einer Verbindungsvorrichtung zur Verbindung der Chipeinheiten mit einem Spulenanfangsbereich und einem Spulenendbereich der von den Verlegevorrichtungen auf den Substraten ausgebildeten Spulen.
62
Auch insoweit hat das Patentgericht, von der Berufung unwidersprochen, zutreffend die Ausbildung der Vorrichtung mit den einzelnen Stationen für durch den Stand der Technik nahegelegt erachtet, so dass auf diese Ausführungen verwiesen werden kann.
63
IV. Das Streitpatent ist auch nicht in einer der mit den bereits in erster Instanz gestellten Hilfsanträgen IV und V verteidigten Fassungen rechtsbeständig.
64
Das Patentgericht hat ausführlich dargelegt, dass der Gegenstand dieser Hilfsanträge vom Stand der Technik dem Fachmann nahegelegt war. Die Berufung führt hiergegen keine gesonderten, über die Beanstandung der Beurteilung zu Patentanspruch 1 hinausgehenden Angriffe, so dass insoweit auf die Ausführungen des angefochtenen Urteils zu diesen Hilfsanträgen verwiesen werden kann.
65
V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Grabinski Bacher
Hoffmann Schuster
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 20.10.2011 - 2 Ni 7/10 (EU) -

ra.de-Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Urteil, 11. Juni 2013 - X ZR 38/12

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Bundesgerichtshof Urteil, 11. Juni 2013 - X ZR 38/12 zitiert 2 §§.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 97 Rechtsmittelkosten


(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

Patentgesetz - PatG | § 121


(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend. (2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über d

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Bundesgerichtshof Urteil, 11. Juni 2013 - X ZR 38/12 zitiert oder wird zitiert von 2 Urteil(en).

Bundesgerichtshof Urteil, 11. Juni 2013 - X ZR 38/12 zitiert 2 Urteil(e) aus unserer Datenbank.

Bundesgerichtshof Urteil, 29. Juni 2010 - X ZR 49/09

bei uns veröffentlicht am 29.06.2010

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 49/09 Verkündet am: 29. Juni 2010 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein B

Bundesgerichtshof Urteil, 10. Juli 2012 - X ZR 98/11

bei uns veröffentlicht am 10.07.2012

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 98/11 Verkündet am: 10. Juli 2012 Wermes, Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtsh

Referenzen

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 49/09 Verkündet am:
29. Juni 2010
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Ziehmaschinenzugeinheit II
Hat das Patentgericht die Nichtigkeitsklage als unbegründet abgewiesen, kann sich
die Beklagte der Berufung des Nichtigkeitsklägers mit dem Ziel der Abweisung der
Klage als unzulässig und der Begründung anschließen, der Kläger sei als Strohmann
einer früheren Nichtigkeitsklägerin mit den von ihm erhobenen Einwendungen in
gleichem Maße ausgeschlossen, wie diese selbst es wäre.
PatG § 4; EPÜ Art. 56

a) Hat der Stand der Technik vor dem Prioritätstag einer neuen Erfindung über lange
Zeit stagniert, ist es eine Frage der Umstände des Einzelfalls (hier: zu verzeichnende
lange Entwicklungszyklen auf dem betroffenen technischen Gebiet), ob
dies darauf hindeutet, dass die neue Erfindung dem Fachmann durch den Stand
der Technik nahegelegt war oder nicht.

b) Der zum Ingenieur ausgebildete Fachmann bezieht in seine Recherche solchen
gattungsfremden Stand der Technik ein, bei dem nach Art der sich dort stellenden
Probleme vom Prinzip her Lösungen zu erwarten sind, wie er sie benötigt, auch
wenn die Anforderungen im Detail durchaus erheblich differieren (hier: Maßnahmen
zur Reibungsverminderung zwischen Maschinenelementen bei Vorrichtungen
zum Formen und Komprimieren von Kabeln bzw. Bohrlochwerkzeugen zur Einführung
von Rohrabschnitten in Bohrlöcher hinein einerseits und bei Zugeinheiten
zum Ziehen metallischer Zugrohlinge andererseits).
BGH, Urteil vom 29. Juni 2010 - X ZR 49/09 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 29. Juni 2010 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter
Gröning, Dr. Berger, Dr. Grabinski und Hoffmann

für Recht erkannt:
Auf die Berufung des Klägers wird unter Zurückweisung der Anschlussberufung der Beklagten das Urteil des 10. Senats (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts vom 13. November 2008 abgeändert. Das Europäische Patent 548 723 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit es über folgende Patentansprüche hinausgeht: 1. Ziehmaschinenzugeinheit, die zum kontinuierlichen Transport und Ziehen eines metallischen Zugrohlings dient, mit einem Ziehwerkzeug (14) zur Querschnittsreduzierung des metallischen Rohlings stromab des Ziehwerkzeugs zusammenwirkt und zumindest zwei Triebketten (12) mit Zuggliedern aufweist, welche auf derselben Ebene liegen und welche aus einer Mehrzahl von Gliedern (16) bestehen, die Triebketten (12) mit den Ziehgliedern mit lasttragenden Rollen und mit einer starren Führung (19) zusammenwirken, die Ziehwirkung durch eine Vorwärtsbewegung der Triebketten (12) mit den Ziehgliedern sowie durch den gegenseitigen Kontakt erreicht wird, der zwischen den Triebketten (12) mit den Ziehgliedern in ihren gegenüberliegenden Zugabschnitten (15) stattfindet, und die Einheit dadurch gekennzeichnet ist, dass die lasttragenden Rollen einer gelenkigen Kette (26), bestehend aus Mitlaufrollen (17), zugeordnet sind und dass diese in einer Schleife angeordnete Mitlaufrollen (17) sind, wobei die aus Mitlaufrollen (17) bestehende gelenkige Kette (26) durch Gleiten bewegt werden kann und zwischen der inneren Oberfläche der Glieder (16) und der starren Führung (19) angeordnet ist, und die Einheit auch dadurch gekennzeichnet ist, dass der Gliedkörper (24) in sich und auf seiner Mittellinie eine Gleitfläche (18) mit einer Breite aufweist, die im Wesentlichen der Länge einer Mitlaufrolle (17) gleich ist, wobei jede Gleitoberfläche (18) zusammen mit den Gleitoberflächen der benachbarten Glieder eine einzige Gleitoberfläche bilden, die der Gleitoberfläche der starren Führung (19) gegenüberliegt, und weiter dadurch gekennzeichnet ist, dass das Glied (16) an den äußeren Seiten seitliche Mitlaufrollen (20) besitzt, wobei ein Gliedkörper (24) mit einem Verbindungs- und Positionierzapfen (25) zusammenwirkt , der in einer mittleren Lage vorgesehen ist, und weiter dadurch gekennzeichnet ist, dass die innen liegende Höhe der Sicherungsplatten (23) die Nähe der Mittellinie der Mitlaufrollen (17) erreicht, wogegen die Breite des Gliedkörpers (24) größer ist als die Gesamtlänge der Verbindungen der Mitlaufrollen

(17).

2. Ziehmaschinenzugeinheit nach Anspruch 1, bei welcher Sicherungsplatten (23) zwischen den seitlichen Mitlaufrollen (20) und dem Gliedkörper (24) vorgesehen sind.
3. Ziehmaschinenzugeinheit nach einem der vorgehenden Ansprüche , bei welcher die Höhe der seitlichen Zugstücke (22) größer ist als der Durchmesser der seitlichen Mitlaufrollen

(20).

4. Ziehmaschinenzugeinheit nach einem der vorgehenden Ansprüche , bei welcher die Breite der Gleitoberfläche (18) der starren Führung (19) im Wesentlichen gleich der Länge einer Mitlaufrolle (17) ist. 5. Ziehmaschinenzugeinheit nach einem der vorgehenden Ansprüche , bei welcher die Höhe der äußeren Verbindungen (28) der Mitlaufrollen (17) größer ist als der Durchmesser der Mitlaufrollen

(17).

6. Ziehmaschinenzugeinheit nach einem der vorgehenden Ansprüche , bei welcher die seitlichen starren Führungen mit den seitlichen Mitlaufrollen (20) zusammenwirken und eine Breite besitzen, die im Wesentlichen gleich der Länge der seitlichen Mitlaufrollen (20) ist. 7. Ziehmaschinenzugeinheit nach einem der vorgehenden Ansprüche , bei welcher zumindest die starre Führung (19) die Nivelliermittel (30) und Gleitführungen (31) besitzt.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen und die weitergehende Berufung des Klägers zurückgewiesen.
Von den Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger 20 Hundertstel und die Beklagte 80 Hundertstel. Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 14. Dezember 1992 unter Inanspruchnahme der Priorität einer italienischen Anmeldung vom 24. Dezember 1991 angemeldeten, auch für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 548 723 (Streitpatent), das im Einspruchsverfahren geändert wurde. Patentansprüche 1 und 2 haben in der dort erhaltenen Fassung in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut: "1. Traction unit for a drawing machine, the unit cooperating with a drawing die (14) and comprising at least two drive chains (12) with drawing links lying on the same plane and consisting of a plurality of links (16), the drive chains (12) with drawing links cooperating with load bearing rollers and with a rigid guide (19), the drawing action being obtained by the forward movement of the drive chains (12) with drawing links and by the reciprocal contact taking place between the drawing chains (12) with drawing links in their opposed drawing segment (15), the unit being characterized in that the load bearing rollers are associated with a linked chain (26) of idler rollers (17) and are idler rollers (17) positioned in a ring, the linked chain (26) of idler rollers (17) being able to be moved by sliding and being placed between the inner surface of the links (16) and the rigid guide (19), the unit also being characterised in that the link body (24) comprises within itself and on its centre line a sliding surface (18) having a width substantially equal to the length of an idler roller (17), each sliding surface (18) forming together with the sliding surfaces of the adjacent links one single sliding surface opposite to the sliding surface of the rigid guide (19). 2. Traction unit as in Claim 1, in which the link (16) has at its two outer sides lateral drawing links (22) and, on the inner side of the lateral drawing links (22), lateral idler rollers (20), a link body (24) cooperating with a connecting and positioning pivot (25) being included in an intermediate position."
2
Das Streitpatent wurde von der S. AG, A. (im Folgenden: S. ), die aus ihm in Anspruch genommen wird, mit der Nichtigkeitsklage angegriffen (Bundespatentgericht 3 Ni 12/01). Die Beklagte hat das Streitpatent in jenem Nichtigkeitsverfahren eingeschränkt in der Weise verteidigt, dass sie Merkmale des bisherigen Patentanspruchs 2 in den Hauptanspruch aufgenommen hat. Durch rechtskräftiges Urteil vom 17. Dezember 2002 hat das Bundespatentgericht das Streitpatent dementsprechend und unter Abweisung der weiter gehenden Nichtigkeitsklage teilweise für nichtig erklärt. Patentanspruch 1 hat folgende Fassung erhalten (im Folgenden: Patentanspruch 1; im Nichtigkeitsverfahren vorgenommene Ergänzung kursiv): "1. Ziehmaschinenzugeinheit zum Transport eines metallischen Zugrohlings, die mit einem Ziehwerkzeug (14) zusammenwirkt und zumindest zwei Triebketten (12) mit Zuggliedern aufweist, welche auf derselben Ebene liegen und welche aus einer Mehrzahl von Gliedern (16) bestehen, die Triebketten (12) mit den Ziehgliedern mit lasttragenden Rollen und mit einer starren Führung (19) zusammenwirken, die Ziehwirkung durch eine Vorwärtsbewegung der Triebketten (12) mit den Ziehgliedern sowie durch den gegenseitigen Kontakt erreicht wird, der zwischen den Triebketten (12) mit den Ziehgliedern in ihren gegenüberliegenden Zugabschnitten (15) stattfindet, und die Einheit d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ist, dass die lasttragenden Rollen einer gelenkigen Kette (26), bestehend aus Mitlaufrollen (17), zugeordnet sind und dass diese in einer Schleife angeordnete Mitlaufrollen (17) sind, wobei die aus Mitlaufrollen (17) bestehende gelenkige Kette (26) durch Gleiten bewegt werden kann und zwischen der inneren Oberfläche der Glieder (16) und der starren Führung (19) angeordnet ist, und die Einheit auch d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ist, dass der Gliedkörper (24) in sich und auf seiner Mittellinie eine Gleitfläche (18) mit einer Breite aufweist, die im wesentlichen der Länge einer Mitlaufrolle (17) gleich ist, wobei jede Gleitoberfläche (18) zusammen mit den Gleitoberflächen der benachbarten Glieder eine einzige Gleitoberfläche bilden, die der Gleitoberfläche der starren Führung (19) gegenüberliegt, und weiter d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ist, dass das Glied (16) an den äußeren Seiten seitliche Mitlaufrollen (20) besitzt, wobei ein Gliedkörper (24) mit einem Verbindungs- und Positionierzapfen (25) zusammenwirkt, der in einer mittleren Lage vorgesehen ist."
3
Der Kläger ist seit Oktober 2007 als Mitglied des Vorstands für den Maschinenbereich von S. verantwortlich. Zuvor war er bei diesem Unternehmen Geschäftsbereichsleiter Maschinenbau mit Prokura. Mit seiner Nichtigkeitsklage hat der Kläger geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, er sei nicht neu, beruhe jedenfalls aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Dafür hat er sich auf drei Schriften berufen, die bereits Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens 3 Ni 12/01 waren (US-Patentschriften 2 212 132, 2 742 144 und 3 045 886 = NK 10 bis 12). Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass der Klage die Rechtskraft des Urteils vom 17. Dezember 2002 nicht entgegenstehe, sie aber als unbegründet abgewiesen.
4
Dagegen wendet sich der Kläger mit der Berufung, die er zusätzlich unter anderem auf die amerikanische Patentschrift 4 655 291 (Anlage H 3) stützt. Die Beklagte begehrt die Zurückweisung des Rechtsmittels und verteidigt das Streitpatent mit den aus dem Protokoll ersichtlichen Hilfsanträgen. Sie hat außerdem Anschlussberufung eingelegt, mit der sie bekämpft, dass das Patentgericht die Klage als zulässig erachtet hat, und die der Kläger seinerseits für unzulässig erachtet, jedenfalls aber für unbegründet hält.

Entscheidungsgründe:


A.


5
Die Anschlussberufung bleibt ohne Erfolg.
6
I. Den Bedenken des Klägers gegen die Zulässigkeit dieses Angriffs kann unabhängig davon nicht beigetreten werden, dass dem Streitpatent im Berufungsrechtszug nicht ausschließlich dieselben Schriften entgegengehalten werden, wie im von S. geführten Vorprozess. Selbst wenn Letzteres der Fall wäre, wäre sein Einwand nicht stichhaltig, die mit der Anschlussberufung insoweit erstrebte Abweisung der Klage als unzulässig lasse Raum für eine eventuelle neuerliche Klageerhebung nach Behebung der Umstände, die der Zulässigkeit gegenwärtig entgegenstünden, weshalb dieser Angriff hinter der erstinstanzlich bereits erreichten Klageabweisung als unbegründet zurückbleibe.
7
Die Beklagte macht mit der Anschlussberufung geltend, der in keinen eigenen Interessen berührte und von S. von jedem Kostenrisiko freigestellte Kläger habe als Strohmann dieses Unternehmens rechtsmissbräuchlich Nichtigkeitsklage erhoben. Wäre der Kläger als Strohmann von S. anzusehen , bliebe ihm eine Klageerhebung als solche zwar unbenommen, jedoch wäre er mit dem dem Streitpatent im Vorprozess entgegengehaltenen Stand der Technik genauso ausgeschlossen, wie diese selbst (vgl. Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 3. Aufl. Rdn. 104 m.w.N.), und zwar nicht nur im vorliegenden Prozess, sondern auch in etwaigen zukünftigen Auseinanderset- zungen. Insoweit stünde die Rechtskraft des im Vorprozess ergangenen Urteils seiner Klageerhebung entgegen und führte zu deren Abweisung als unzulässig. Darin läge kein Minus gegenüber der Abweisung mangels Begründetheit, weil die Beklagte dann den mit der Begründetheitsprüfung verbundenen Risiken gar nicht erst ausgesetzt wäre. Ein Angriff, der, wie im Streitfall, in diesem Sinne darauf zielt, dass der Kläger mit bestimmten Entgegenhaltungen dauerhaft ausgeschlossen ist, kann im Nichtigkeitsberufungsverfahren mit der Anschlussberufung geführt werden. Auf die Frage, inwieweit die Beschwer einer beklagten Partei überhaupt mit der Begründung verneint werden kann, die - hier erstinstanzlich erfolgte - Sachabweisung der Klage reiche weiter als das in der Berufungsinstanz angestrebte Prozessurteil (vgl. hierzu Zöller/Heßler, 28. Aufl., Vor § 511 Rdn. 20) und inwieweit dieser Gesichtspunkt für ein Anschlussrechtsmittel gilt (vgl. zu dessen Zulässigkeit BGH, Urt. v. 31.05.1995 - VIII ZR 267/94, MDR 1996, 522, III der Entscheidungsgründe), kommt es in einer solchen Konstellation nicht an.
8
II. In der Sache bleibt die Anschlussberufung ohne Erfolg. Die Ausgestaltung der Patentnichtigkeitsklage als Popularklage setzt der Möglichkeit, einem Kläger den Zutritt zum Nichtigkeitsverfahren aus in seiner Person liegenden Gründen zu versagen, von vornherein enge Grenzen. Zulässig ist eine solche Klage jedenfalls dann, wenn die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Klägers aus einem von ihm mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patent besteht. Diese Möglichkeit hat das Patentgericht bejaht. Es hat nicht auszuschließen vermocht , dass der Kläger im Hinblick auf seine leitende Funktion bei S. oder bei anderen auf dem Gebiet der Metallziehmaschinen tätigen Unternehmen Ansprüchen, die im Zusammenhang mit künftigen gewerblichen Betätigungen stehen, ausgesetzt sein könnte. Dies würde selbst dann gelten, wenn die Beklagte - wozu sie nach Angaben ihres Vertreters in der mündlichen Ver- handlung vor dem Patentgericht unter Umständen bereit sein soll - auf eine Inanspruchnahme des Klägers förmlich verzichten sollte. Ein solcher Verzicht könnte nämlich zumindest dessen Inanspruchnahme durch einen etwaigen künftigen Erwerber des Streitpatents nicht ohne weiteres verhindern.
9
Die Stichhaltigkeit dieser Erwägungen vermag die Beklagte nicht zu entkräften. Sie beruft sich insoweit darauf, eine Haftung des Klägers könne zum einen in Betracht kommen, wenn er schuldhaft die Verletzung eines Schutzrechts bei Freigabe bestimmter Produkte in Kauf nehme, wofür nichts ersichtlich sei. Das mag zwar richtig sein, geht aber insoweit am Kern des Problems vorbei , als die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage nur dann verneint werden kann, wenn lediglich ein theoretisches Risiko für eine Inanspruchnahme besteht. Das Patentgericht hat aber insoweit zu Recht ein reales Risiko nicht ausgeschlossen.
10
Soweit die Beklagte zum anderen ausführt, einer Haftung des Klägers stehe entgegen, dass er bei Herstellung und Vertrieb der im Verletzungsprozess angegriffenen Ausführungsform nicht Vorstand von S. gewesen sei, übersieht sie, dass das Bundespatentgericht auf die Möglichkeit abgestellt hat, dass der Kläger im Zusammenhang mit künftiger gewerblicher Betätigung Ansprüchen ausgesetzt sein könnte und ihm die Rechtsschutzmöglichkeit im vorliegenden Prozess deshalb nicht versagt werden kann.

B.


11
Die Berufung hat in der Sache überwiegend Erfolg; das Streitpatent ist lediglich im Umfang der beschränkten Verteidigung gemäß dem 5. Hilfsantrag der Beklagten aufrechtzuerhalten. Soweit es darüber hinausgeht, ist es für nichtig zu erklären.
12
I. 1. Das Streitpatent betrifft eine Zugeinheit für eine Ziehmaschine zum Einsatz auf dem Gebiet des kontinuierlichen Metallziehens. Bei kontinuierlichen Ziehmitteln wirkt die Zugeinheit, wie in der Streitpatentschrift erläutert und in der nachfolgend abgebildeten Figur 1 ihrer Zeichnung schematisch illustriert, in der Weise mit einem Ziehwerkzeug (Bezugszeichen 14) zusammen, dass der aus dem Ziehwerkzeug (14) heraustretende Metallrohling (11) zwischen zwei gegenüberliegend angeordnete, nach Art von Raupenketten endlos umlaufende Triebketten (12) geleitet, zwischen den einander gegenüberliegenden Außenseiten der Kettenglieder entlang der Zugzone (15) beidseitig ergriffen und durch die Vorwärtsbewegung der Triebketten bei gleichzeitig senkrecht wirkenden Anpresskräften (Normalkraft) unter Verringerung seines Querschnitts in die Länge gezogen wird. Zur Erzeugung des erforderlichen hohen Anpressdrucks - die Streitpatentschrift spricht von einem senkrechten Druck, der Werte von mehr als des Zehnfachen des in die Längsrichtung für den Ziehvorgang aufzubringenden Werts erreicht - wirken die Triebketten mit (starren) Führungen zusammen , die innerhalb der von den umlaufenden Ketten gebildeten Ovale entlang der Zugzone vorgesehen sind (insoweit in Figur 1 nicht abgebildet).
13
Hätten die starren Führungen und die umlaufenden Ketten direkten Kontakt , führte die dann an den Oberflächen dieser Bauteile auftretende große Gleitreibung zu erheblichen Abnutzungserscheinungen. Um dies zu vermeiden, sind der Beschreibung zufolge im Stand der Technik verschiedene Lösungen bekannt, die hauptsächlich darauf hinauslaufen, die Gleitreibung durch eine Rollreibung von wesentlich geringerem Wert zu ersetzen. Die Beschreibung erörtert in diesem Zusammenhang vier Veröffentlichungen (US-Patentschriften 2 642 280, 2 797 798 und 3 945 547, japanische Patentanmeldung sho 58-154412), verwirft die dort unterbreiteten Vorschläge aber aus den in der Beschreibung dargelegten Gründen als nachteilig und will zur Vermeidung dieser Nachteile ein System schaffen, das gegen nicht koaxiale oder nicht ausgerichtete Belastungen, ungleichmäßige Abnutzung und Mängel in Konstruktion, Installierung und Einstellung bei reduziertem Erneuerungs- und Serviceaufwand sehr unempfindlich ist. Dazu schlägt Patentanspruch 1 in der Fassung des rechtskräftigen Urteils des Bundespatentgerichts vom 17. Dezember 2002 eine Ziehmaschinenzugeinheit vor, die (Gliederungspunkte des Bundespatentgerichts in Klammern; Ergänzungen gemäß Hilfsantrag 1 kursiv; zusätzliche Ergänzungen gemäß Hilfsantrag 5 unterstrichen) 1. zum kontinuierlichen Transport und Ziehen eines metallischen Zugrohlings (1.1), 2. die mit einem Ziehwerkzeug zur Querschnittsreduzierung des metallischen Rohlings stromab des Ziehwerkzeugs zusammen- wirkt (1.2), 3. zumindest zwei Triebketten (12) mit einer Mehrzahl von Zuggliedern (16) aufweist (1.3 und 2.2), die 3.1 auf derselben Ebene liegen (2.1), wobei 4. die aus den Ziehgliedern bestehenden Triebketten (4.1 und 4.2) mit 4.1 lasttragenden Rollen und 4.2 mit einer starren Führung (19) zusammenwirken, 5. die Ziehwirkung durch eine Vorwärtsbewegung der Triebketten (12) mit den Ziehgliedern sowie durch den gegenseitigen Kontakt, der zwischen den Triebketten (12) mit den Ziehgliedern in ihren gegenüberliegenden Abschnitten (15) stattfindet, erreicht wird (3) und 6. die lasttragenden Rollen einer gelenkigen Kette (26) zugeordnet sind (5.1), 6.1 die aus Mitlaufrollen besteht, welche in einer Schleife angeordnet sind (5.1), 6.2 durch Gleiten bewegt werden kann (5.2) und 6.3 zwischen der inneren Oberfläche der Glieder (16) und der starren Führung angeordnet ist (5.3), wobei 7. der Gliedkörper in sich und auf seiner Mittellinie (18) eine Gleitfläche aufweist (7.1), 7.1 deren Breite im Wesentlichen der Länge einer Mitlaufrolle (17) gleich ist (7.2) und 7.2 die innen liegende Höhe der Sicherungsplatten (23) die Nähe der Mittellinie der Mitlaufrollen (17) erreicht, wogegen die Breite des Gliedkörpers (24) größer ist als die Gesamtlänge der Verbindungen der Mitlaufrollen (17), 8. jede Gleitoberfläche (18) zusammen mit den Gleitoberflächen der benachbarten Glieder eine einzige Gleitoberfläche bildet (8.1), 8.1 die der Gleitoberfläche der starren Führung gegenüberliegt (8.2) und wobei 9. jedes Glied (16) 9.1 an den äußeren Seiten seitliche Mitlaufrollen (20) besitzt (6.1), 9.2 ein Gliedkörper (24) in einer mittleren Lage vorgesehen ist (6.2) und 9.3 mit einem Verbindungs- und Positionierzapfen zusammenwirkt (6.3).
14
2. Das Zusammenwirken von Gliedketten, Mitlaufrollen und starren Führungen zeigt die Figur 4 des Streitpatents in schematischem Querschnitt durch die Achse des Verbindungsbolzens eines Triebkettenglieds (25), wobei es sich bei den mit dem Bezugszeichen 119 versehenen Elementen um die in Patentanspruch 7 genannten seitlichen starren Führungen handelt.


15
3. Maßgeblich für den Gegenstand von Patentanspruch 1 und das Verständnis der von ihm vermittelten technischen Lehre ist die Fassung, die der Anspruch durch das Urteil des Bundespatentgerichts vom 17. Dezember 2002 erhalten hat. Soweit in diese Fassung das zuvor nicht enthaltene Merkmal aufgenommen ist, dass die Ziehmaschinenzugeinheit zum Transport eines metallischen Zugrohlings vorgesehen ist, handelt es sich um eine Zweckangabe, die nicht mehr als die Eignung der Maschine für den genannten Transportzweck festlegt.
16
Die Lösung des Streitpatents für das Problem der Reibung zwischen den Triebketten und den starren Führungen ergibt sich vornehmlich aus den Merkmalsgruppen 6 bis 8. Das Streitpatent sieht insoweit zwischen den Ketten und den starren Führungen lasttragende Mitlaufrollen vor, die zu einer Endloskette (in einer Schleife) zusammengefügt sind und die in dieser Formation der Bewegung der Triebketten - mit im Wesentlichen halber Geschwindigkeit - folgen, wobei sie zwischen den Gleitoberflächen der Gliedkörper und der starren Führungen angeordnet sind (Merkmalsgruppe 7).
17
Gemäß Unteranspruch 6 in der Fassung des patentgerichtlichen Urteils vom 17. Dezember 2002 (Merkmal 7.2 gemäß Hauptanspruch in der Fassung des Hilfsantrags 5) sind Sicherungsplatten (23) zwischen den Gliedkörpern und den seitlichen Mitlaufrollen vorgesehen, die auf der den Gliedkörpern zugewandten Seite der Höhe nach die Nähe der Mittellinie der Mitlaufrollen (17) erreichen , wobei die Breite des Gliedkörpers (24) größer ist, als die Gesamtlänge der Verbindungen der Mitlaufrollen (17). Durch eine diesen Anweisungen gemäße Ausgestaltung erhalten die lasttragenden Rollen gleichsam seitliche Leitschienen , was seitlichem Verschieben und damit einhergehendem ungleichmäßigem Anpressdruck entgegenwirkt. Die Zentrierung der lasttragenden Mitlaufrollen in ihrem Lauf durch die Zugzone und die möglichst gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks unterstützen die erwünschte (verformende) Bewegung des Ziehguts allein in Zugrichtung. Alle anderen Bewegungsrichtungen (Vertikal - bzw. Querverschiebung, Drehbewegungen) sind, wie auch der im Verletzungsprozess beauftragte Sachverständige Prof. Dr. S. in seinem schriftli- chen Gutachten überzeugend dargelegt hat, einem ungestörten Produktionsprozess abträglich.
18
Der vom Streitpatent erstrebten Vermeidung nicht koaxialer und nicht ausgerichteter Bewegungen dienen vor allem auch die Anweisungen in der Merkmalsgruppe 9 (Merkmalsgruppe 6 im Urteil des Patentgerichts). Soweit es deren Verständnis, namentlich des Merkmals 9.2 betrifft, tritt der Senat der Auslegung des Bundespatentgerichts bei. Es hat bezüglich dieser aus dem ursprünglichen Patentanspruch 2 stammenden Merkmalsgruppe, deren Wortlaut ("…link body (24) cooperating with a connecting and positioning pivot (25) being included in an intermediate position) der Kläger für auslegungsbedürftig hält, angenommen, dass sich das Merkmalselement "intermediate position" ("mittlere Lage") auf die Position der Gliedkörper (mittig) auf der Achse des Verbindungsund Positionierzapfens bezieht. Allein dieses Verständnis wird den technischfunktionalen Bedingungen gerecht, denen die Zugeinheit für eine erfolgreichen Einsatz zu genügen hat (voriger Absatz am Ende). Um diesen Anforderungen zu genügen, drängt sich aus fachmännischer Sicht ein Verständnis dieser Anweisung auf, die Zugglieder so auszugestalten, dass sie, bezogen auf eine mittig durch das Ziehgut führend gedachte Vertikalachse, in horizontaler Richtung spiegelsymmetrisch gebaut sind. Unter diesen Voraussetzungen ist der Gliedkörper zwangsläufig mittig zwischen den auf den Positionierzapfen aufgesteckten seitlichen Mitlaufrollen anzuordnen, um beim Betrieb der Einheit, bei dem die Antriebskettenräder in diese Mitlaufrollen eingreifen, eine Vorwärtsbewegung exakt in Zugrichtung zu unterstützen. In Anbetracht der technischen Erfordernisse eines optimalen Kettenzugs liegt es hingegen fern, das Merkmalselement "mittlere Lage" dem Positionierzapfen zuzuordnen und auf dessen Höhenlage zwischen den zentralen Mitlaufrollen und dem Ziehwerkzeug (14) oder auf seine Lage zwischen der starren Führung (19) und der (äußeren) Oberflä- che (21) der Gliedkörper zu beziehen, wie die Berufung es in der Anlage H 1 illustriert und in der Berufungsbegründung ausführt. Eine technische Sinnhaftigkeit erschließt sich bei diesem Verständnis nicht und dafür fehlt es, wie die Berufung selbst auch nicht verkennt, an jeglichen Anhaltspunkten in der Beschreibung. Deshalb ist der Hinweis auf den Wortlaut des Anspruchs in der Verfahrenssprache ebenso wenig stichhaltig, wie derjenige auf die im Senatsurteil vom 17. April 2007 enthaltene Merkmalsgliederung, die im Übrigen vom dortigen Berufungsgericht stammt (BGHZ 172, 88 Tz. 8) und in diesem Punkt für die dort zu treffende Entscheidung nicht erheblich war.
19
Wegen des Verständnisses von Patentanspruch 1 im Übrigen wird auf das zwischen den Parteien ergangene Senatsurteil vom 17. April 2007 Bezug genommen (BGHZ 172, 88 Tz. 16 ff. - Ziehmaschinenzugeinheit I).
20
II. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist nicht patentfähig (Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ; Art. II § 6 Nr. 1 IntPatÜbkG). Er ist zwar, was der Kläger in der mündlichen Verhandlung nicht infrage gestellt hat, neu (Art. 54 Abs. 1 EPÜ); sein Gegenstand war dem Fachmann aber durch den Stand der Technik nahegelegt (Art. 56, 138 Abs. 1 lit. a EPÜ; Art. II § 6 Nr. 1 IntPatÜbkG).
21
1. Das Bundespatentgericht hat die Patentfähigkeit der von Patentanspruch 1 vermittelten Lehre im Wesentlichen an der Merkmalsgruppe 9 festgemacht und sich dabei im Kernn auf folgende Erwägungen gestützt:
22
Soweit der Gegenstand des amerikanischen Patents 2 212 132 seitliche Mitlaufrollen erkennen lasse (vgl. Figur 2, Bezugszeichen 39), seien diese separat vom zentralen Bereich der Gliedkörper (38) angeordnet und eigens Laschen und Bolzen zugeordnet, wobei letztere durch die Laschen hindurchträten und die Mitlaufrollen drehbar trügen. Dagegen sehe das Streitpatent für jedes Glied einen einzigen Verbindungs- und Positionierzapfen (25) vor, der durch den Gliedkörper hindurch geführt werde und auf den daneben die seitlichen Mitlaufrollen aufgesteckt würden. Damit verlasse das Streitpatent den in der genannten Schrift und im Übrigen auch den in der US-Patentschrift 3 045 886 vorgezeichneten Lösungsweg, wonach jede seitlich außen vorgesehene Mitlaufrolle auf einem eigenen Führungszapfen bzw. -bolzen getragen wird.
23
2. Diese Beurteilung schöpft den Erkenntnisgehalt des dem Fachmann zur Verfügung stehenden, in das Verfahren eingeführten schriftlichen Stands der Technik nicht aus. Dieser belegt, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 Lösungsprinzipien folgt, die sich sowohl im gattungsgemäßen, wie auch im gattungsfremdem, aber vom Fachmann gleichwohl berücksichtigten Stand der Technik finden, so dass Patentanspruch 1 nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gelten kann.
24
a) Der einschlägige Fachmann, ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit einigen Jahren Berufserfahrung auf dem Gebiet der Ziehmaschinen , der zum Prioritätszeitpunkt nach Möglichkeiten suchte, das Zusammenwirken der Zugketten und der starren Führungen hinsichtlich der Reibungsproblematik , der koaxialen Ausrichtung und der Abnutzung servicefreundlich zu verbessern, fand bei seinen Recherchen die auch in der Streitpatentschrift abgehandelte amerikanische Patentschrift 2 797 798 vor, die mit einem Raupenmaterialvorschub für Rundstahl gattungsgemäßen Stand der Technik darstellt. Die nachfolgend abgebildete Figur 5 zeigt einen vertikalen Schnitt durch das Zugwerkzeug:
25
Der Raupenvorschub sieht als Zugketten Doppelrollenketten (24, 24'; 26, 26') vor, die, wie beim Streitpatent, einander gegenüberliegend angeordnet sind und synchron gegeneinander laufen und die zwischen den Innengliedern Vorschubblöcke (30) tragen. Diese weisen an ihrer Außenseite Nuten (32) auf, um Rundstahl zu erfassen und durch den Raupenvorschub zu führen (Sp. 3 Z. 67 ff.). Diese Doppelrollenketten kommen im Aufbau den Gliedern der Triebkette des Streitpatents prinzipiell gleich. Die Vorschubblöcke entsprechen deren zentral angeordneten Gliedkörpern (24), während die beidseitig daneben angeordneten Rollen sowohl funktional als auch von der räumlichen Anordnung her den seitlichen Mitlaufrollen des Streitpatents vergleichbar sind. Wie beim Streitpatent greifen in diese Rollen Zwillings-Antriebskettenräder ein, mit denen der Vorschub bewerkstelligt wird (vgl. Figur 6 Bezugszeichen 16 und 20). Während an der Ausgestaltung dieser Vorrichtungselemente aus fachmännischer Sicht nichts Wesentliches auszusetzen sein mochte, erschien das Problem der Reibungsverminderung zwischen den Vorschubblöcken und den starren Führungen in dieser Schrift nicht zur fachmännischen Zufriedenheit gelöst. Danach ist im Oval der unteren Raupenkette eine Abstützung (Kettenspur) vorgesehen, die funktional den starren Führungen des Streitpatents entspricht und die eine Nut (124) enthält, in die von Lastbolzen (126) getragene Rollen bzw. Walzen (102) eingelegt sind, gegen die sich die Kette auf ihrer Innenseite abstützt. Die Abstützung der oberen Umlaufkette unterscheidet sich davon nur insoweit, als die Nut für die Rollen dort batterieweise segmentiert ist und die Segmente insgesamt eine Vielzahl von Rollen (202) tragen, die funktional den Rollen (102) der unteren Abstützung entsprechen (vgl. zu den Modalitäten Beschreibung Sp. 5 Z. 36 ff.). Bei dieser Lösung besteht der Streitpatentschrift zufolge die Gefahr , dass sich das System festfrisst; nach der Beurteilung des im Verletzungsprozess beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. S. sind jedenfalls die Wälzlager zu klein und eine ungleichmäßige Abnutzung der Walzen zu erwarten.
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b) Eine Alternativlösung zur Reibungsverminderung konnte der Fachmann der amerikanischen Patentschrift 2 742 144 (NK 11) entnehmen, die sich auf eine Maschine für das Ziehen von Material, insbesondere von massivem Material wie Draht oder hohlem Rohrmaterial bezieht (Sp. 2 Z. 4 ff.). Dabei handelt es sich entgegen der Ansicht der Beklagten und wie beim Streitpatent um eine Maschine für kontinuierliches Ziehen. Als diskontinuierlich mag allenfalls - wie dieses Problem beim Streitpatent gelöst ist, ist dessen Beschreibung nicht zu entnehmen - die Art und Weise aufgefasst werden, auf die der Ziehprozess durch Erfassen der aus dem Ziehwerkzeug austretenden Materialspitze mittels Spannhaken eingeleitet wird; ist dieses Material erst einmal zwischen den Umlaufketten eingespannt, wird es dagegen kontinuierlich gezogen (Sp. 7 Z. 4 f.).
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aa) Zur Verminderung der Reibung zwischen Umlaufketten und starren Führungen unter Anpressdruck bedient sich die Schrift einer Anordnung von gehärteten Rollen (32), die innerhalb jedes Kettenovals zu einer Kette (31) verbunden werden können (Sp. 2 Z. 50 ff.). Damit die Segmente der Triebketten (26) den erforderlichen Druck auf das Ziehgut ausüben können, stützen sie sich gegen die gehärteten Rollen ab, die ihrerseits gegen Führungen (33) laufen , welche im Inneren jedes der beiden Ovale der Zugketten vorgesehen sind, wodurch Druck von den Führungen auf die Rollen und schließlich auf die Ketten übertragen wird (Sp. 2 Z. 57 ff.). In der Figur 1 sieht der Fachmann angedeutet, dass die Ketten (31) im Innern der Triebkettenumläufe ebenfalls endlos (in Schleifen) um die Antriebsräder geführt werden. Die Schrift offenbart ihm somit eine Lösung, die prinzipiell derjenigen in der Merkmalsgruppe 6 entspricht.
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bb) Der Ansicht der Beklagten, der Fachmann hätte zur Prioritätszeit eine Schrift wie die amerikanische Patentschrift 2 742 144 schon deshalb nicht zurate gezogen, weil er sich von einem so alten Dokument - das auf eine Anmeldung aus dem Jahre 1949 zurückgehende Patent ist 1956 erteilt worden - keine Anregungen für eine Weiterentwicklung versprach - kann nicht beigetreten werden. Hat der Stand der Technik vor dem Prioritätstag einer neuen Erfindung über lange Zeit stagniert, ist es eine Frage der Umstände des Einzelfalls, die umfassend zu würdigen sind, ob dies darauf hindeutet, dass die neue Erfindung dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war oder nicht. Im Streitfall stützen diese Umstände die Annahme einer erfinderischen Tätigkeit nicht. Der Kläger hat vorgetragen, dass sich die Entwicklungszyklen auf dem hier betroffenen technischen Gebiet über sehr lange Zeiträume erstrecken. Dieses Vorbringen, dem die Beklagte nicht widersprochen hat, findet seine Bestätigung in den Veröffentlichungsdaten der Schriften, die in der Streitpatentschrift als relevanter Stand der Technik referiert sind. Es handelt sich dabei um drei amerikanische Patentschriften aus den Jahren 1953 (US 2 642 280; angemeldet 1945), 1957 (US 2 797 798, angemeldet 1952) und 1976 (US 3 945 547, angemeldet 1974), was bestätigt, dass es sich vorliegend um ein technisches Gebiet handelt, auf dem sich die Weiterentwicklung nur zögerlich vollzogen hat.
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c) Der Fachmann musste, nachdem er sich mit der Lösung der amerikanischen Patentschrift 2 742 144 vertraut gemacht hatte, nur den aus der amerikanischen Patentschrift 2 797 798 bekannten Antrieb mit Doppelrollenketten für Zwillings-Antriebsräder und streitpatentähnlichen Vorschubblöcken gedanklichkonstruktiv von der dort gezeigten Lösung stationär gelagerter reibungsvermindernder Rollen trennen und diesen Antrieb stattdessen mit den umlaufenden, reibungsvermindernden Rollenketten der erstgenannten amerikanischen Schrift verknüpfen. Dafür musste der Fachmann keine erfinderische Tätigkeit aufbringen. Eine auf Doppelantriebsrädern basierende Zugeinheit für die Reibungsverminderung mit einer Rollenkette zu koppeln, wie sie in der amerikanischen Patentschrift 2 742 144 gezeigt ist, ist für den Fachmann das Ergebnis naheliegender technisch-konstruktiver Überlegungen, weil eine solche Rollenkette sich dafür anbietet, in den Antriebs- und Arbeitsablauf einer so konstruierten Zugeinheit integriert zu werden.
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d) Es kommt hinzu, dass dem Fachmann entsprechende RollenkettenLösungen in Verbindung mit Doppel-Antriebskettenrädern in weiteren Schriften, deren Auswertung von ihm zu erwarten war, begegneten.
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aa) Gemäß der amerikanischen Patentschrift 2 212 132 (NK 10), die ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Formen und Komprimieren von Kabeln betrifft, werden die aus einer Ziehform heraustretenden Kabel, ähnlich wie bei der Zugeinheit des Streitpatents, zwischen gegenüberliegend angeordnete, in einem Oval laufende Endlosketten geführt und von diesen Ketten unter vertikalem Anpressdruck kontinuierlich weitertransportiert, wobei mit dem dabei durchgeführten Verformungsvorgang allerdings kein zusätzliches Längsziehen der Kabel unter Querschnittsverringerung verbunden ist. Wie aus Figur 2 der Schrift ersichtlich und auf S. 1 re. Spalte Z. 5 ff. der Beschreibung ausgeführt, sieht diese Konstruktion Kettenräderpaare (25, 26; 30, 31) vor, über die Ketten laufen, deren Glieder für das Erfassen, Formen und Transportieren der Kabel Tragelemente (38) und Formblöcke (Gesenkblöcke, 44) aufweisen, die miteinander verbunden werden. Im Innern der beiden Ovale dieser Zugketten verlaufen ebenfalls oval geführte Rollenketten (40) i. S. der Merkmalsgruppe 6 des Streitpatents, gegen deren Rollen (41) sich die Tragelemente der Zugglieder abstützen, während die Rollen ihrerseits gegen Führungsschienen laufen, die prinzipiell den starren Führungen des Streitpatents entsprechen.
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bb) Gemäß der amerikanischen Patentschrift 4 655 291 (H 3, Patenterteilung 1987), die ein Bohrlochwerkzeug zur Einführung von durch Muffen miteinander zu verbindenden Rohrabschnitten in Bohrlöcher hinein und aus solchen heraus betrifft, wird der Rohrstrang (26) zwischen zwei einander gegenü- berliegenden, endlos umlaufenden Antriebsketten (28, 28 a) geführt. Die nachfolgend abgebildete (um 90 Grad gedrehte) Figur 3 der Schrift zeigt im Querschnitt, wie ein Rohr patentgemäß von Kettengliedern, die ein dem Gliedkörper (24) des Streitpatents entsprechendes Mittelteil und seitlich daneben angeordnete Rollen (Lager 29, vgl. Beschreibung, Übers. S. 36) aufweisen , erfasst wird. Der erforderliche Anpressdruck der Ketten zum Halten des Rohres wird über paarweise innerhalb der Antriebskettenovale angeordnete obere und untere Druckbalken (71, 72; 74, 75) erzeugt, die funktional den starren Führungen des Streitpatents entsprechen, Anpressdruck aber entsprechend der Gesamtkonstruktion und den spezifischen Anforderungen der Vorrichtung nur abschnittsweise aufbringen. Um den Umfang eines jeden Druckbalkens wird je eine aus Laschen und Bolzen zusammengesetzte Rollenkette geführt, die aus Rollen (64, 64a) bestehen, welche der Reibungsverminderung dienen, wenn die Antriebsketten durch die Druckbalken gegeneinander gepresst werden. Diese Lösung entspricht sowohl hinsichtlich der Gestaltung der Kettenglieder den Ziehglieder der Triebketten als auch hinsichtlich der Rollen 64 den in einer Schleife geführten lasttragenden Rollen des Streitpatents.
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e) Auch wenn diese Schriften gattungsfremden Stand der Technik betreffen , bezog der auf eine Verbesserung von Ziehmaschinenzugeinheiten am Prioritätstag bedachte Fachmann sie in seine Überlegungen ein. Nach seiner Ausbildung und Qualifikation ist von ihm eine systematische Vorgehensweise zu erwarten, die sich nicht auf die Recherche des unmittelbar gattungsgemäßen Stands der Technik beschränkt, sondern darin solchen gattungsfremden Stand der Technik einbezieht, bei dem nach Art der sich dort stellenden Probleme vom Prinzip her Lösungen zu erwarten sind, wie er sie benötigt, auch wenn die Anforderungen im Detail durchaus erheblich differieren können. Das findet seine Bestätigung darin, dass in der noch zu erörternden amerikanischen Patentschrift 3 045 886 betreffend das Verschweißen von Schienensträngen unter anderem die sich mit der Verformung von Kabeln befassende US-Patentschrift 2 212 132 und die sich auf das Ziehen von Material beziehende amerikanische Schrift 2 742 144 erwähnt werden.
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Die amerikanische Patentschrift 2 212 132 berücksichtigt der Fachmann deshalb, weil dort in Übereinstimmung mit dem Streitpatent Material kontinuierlich in eine Richtung zu transportieren und dabei senkrecht zur Bewegungsrichtung unter Anpressdruck zu setzen ist und dabei - wie beim Streitpatent - das Problem der Reibung zwischen den dem Transport und den der Erzeugung von Anpressdruck dienenden Mitteln zu lösen ist. Dass beim Metallziehen ein viel höherer Anpressdruck aufgebracht werden muss, als etwa bei der in dieser Schrift gelehrten Kabelumformung, führt nicht dazu, dass der Fachmann dieses Dokument gar nicht erst einer näheren Auswertung unterzieht. Vielmehr prüft er, ob sich die dort gefundene Lösung prinzipiell für eine Übertragung auf das eigene Problemfeld eignet, was augenscheinlich der Fall ist, weil sich zylindrisch geformte Rollkörper grundsätzlich als ein Mittel eignen, um das Problem der Reibung zwischen Vorrichtungsteilen zu lösen, die, wie Zugketten und starre Führungen gegeneinander unter Anpressdruck laufen sollen. Entsprechend verhält es sich in Bezug auf die amerikanische Patentschrift 4 655 291. Dass im gattungsgemäßen wie gattungsfremden Stand der Technik zu Ketten zusammengefügte zylindrische Rollen eingesetzt werden, belegt, dass das Streitpatent ein Lösungsprinzip anwendet, das im Stand der Technik bereits spartenübergreifend als Problemlösung erkannt und dementsprechend nahegelegt war.
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3. Keinen Bestand hat Patentanspruch 1 auch in der Fassung der Hilfsanträge 1 bis 4.
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a) Hilfsantrag 1 präzisiert lediglich die in den Merkmalen 1 und 2 der obigen Merkmalsgliederung (B I 1, dort kursiv) enthaltenen Zweck- und Wirkungsangaben , ohne dass darin zusätzliche Ansatzpunkte für eine erfinderische Tätigkeit zutage träten.
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b) Hilfsantrag 2 ergänzt den Hauptantrag über die gemäß Hilfsantrag 1 hinzugefügten Merkmalselemente hinaus um diejenigen des bisherigen Unteranspruchs 7, wonach die seitlichen starren Führungen mit den seitlichen Mitlaufrollen zusammenwirken und deren Breite im Wesentlichen der Länge der seitlichen Mitlaufrollen entspricht. Für den Gegenstand dieses Hilfsantrags gab die amerikanische Patentschrift 3 045 886 eine Anregung, so dass diese Ausgestaltung ebenfalls nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gelten kann.
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Diese Schrift beschreibt eine Vorrichtung zum Verschweißen von Schienensträngen auf eine Länge bis zu einer Viertelmeile, bei der die zu verschweißenden Schienenabschnitte zwischen einem unteren Antriebs- und einem oberen Andrücklaufband (660, 661), die mit endlos umlaufenden Ketten (682, 683; 709, 710) fest verbunden sind, hindurchgeführt werden. Wie aus der nachfolgend abgebildeten vertikalen Schnittzeichnung durch eine entsprechende Vorrichtung ersichtlich, wird das Antriebslaufband an seitlich angebrachten Rollen 682 und 683 von Ketten geführt, die auf der Oberseite der horizontalen Winkelarme 692 und 693 ablaufen. In der Breite und Allgemeinheit, in der Unteranspruch 7 von "starren Führungen" spricht, stellen die Elemente 692 und 693 der Schrift ebenfalls solche Führungen dar, so dass sich das diesem Anspruch zugrunde liegende Lösungsprinzip für den Fachmann aus dieser Entgegenhaltung ergab. Die in der dortigen Figur 2 gezeigten Führungen mögen zwar hinsichtlich ihrer Abmessungen im Verhältnis zur Breite der Mitlaufrollen nicht den zusätzlichen Voraussetzungen von Hilfsantrag 2 genügen; sie entsprechend auszugestalten erforderte indes nicht mehr als handwerkliches Können.
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c) Nicht patentfähig ist des Weiteren der Hauptanspruch gemäß Hilfsantrag 3, bei dem Patentanspruch 1 um die Merkmale von Hilfsantrag 1 sowie Unteranspruch 2 ergänzt ist, der zwischen den seitlichen Mitlaufrollen und dem Gliedkörper Sicherungsplatten vorsieht. Bei diesen Platten handelt es sich um eine technische Ergänzung, welche die Gliedkörper in sinnvoller, aber naheliegender Weise, vergleichbar Unterlegscheiben, die beim Verspannen von Flächen mit Schrauben zwischen diese und die Muttern gelegt werden, von den seitlichen Mitlaufrollen trennen.
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d) Hilfsantrag 4 ergänzt Patentanspruch 1 kumulativ um die Merkmale aller vorgehenden Hilfsanträge. Die Summe dieser Merkmale verleiht Patentanspruch 1 keinen zusätzlichen Gehalt, der dessen Patentfähigkeit begründete.
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4. Dagegen erweist sich die Ausgestaltung nach Hilfsantrag 5, die den Hauptanspruch um die Merkmale des Hilfsantrags 1 und des Unteranspruchs 6 ergänzt, als patentfähig. Die aus dem Stand der Technik nicht herzuleitende besondere Ausgestaltung der Sicherungsplatten (23; vgl. oben B I 3, 3. Abs.) unterstützt, dass das Ziehgut exakt und ausschließlich in Zugrichtung bewegt wird. Wie auch der Kläger in der mündlichen Verhandlung eingeräumt hat, kann insoweit nicht die Wertung getroffen werden, dass diese Ausgestaltung dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war.
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III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 92 Abs. 1 ZPO.
Scharen Gröning Berger
Grabinski Richter am Bundesgerichtshof Hoffmann ist wegen Urlaubs gehindertzuunterschreiben. Scharen
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.11.2008 - 10 Ni 30/07 (EU) -
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a) Nach dem auch das Prozessrecht beherrschenden Grundsatz von Treu und Glauben wirkt eine vertragliche Nichtangriffsverpflichtung über die im Vertrag benannte Person hinaus auch für einen Strohmann, der ohne jedes eigene ins Gewicht fallende Interesse die Nichtigerklärung des Patents mit der Nichtigkeitsklage verfolgt und hierbei ausschließlich im Interesse und im Auftrag des vertraglich zum Nichtangriff Verpflichteten vorgeht. Der ohne eigenes Interesse auf die Nichtigerklärung eines Patents antragende Strohmann muss gegen sich gelten lassen, dass derjenige, an dessen Stelle er klagt, an der Klage gehindert ist (s. nur Senatsurteil vom 29. Juni 2010 - X ZR 49/09, GRUR 2010, 992 - Ziehmaschinenzugeinheit II). Dies setzt angesichts des Popularklagecharakters der Nichtigkeitsklage voraus, dass der Strohmann wie ein Beauftragter den Weisungen seines Hintermanns unterworfen ist (vgl. BGH, Urteil vom 10. Januar 1963 - Ia ZR 174/63, GRUR 1963, 253 ff. unter II - Bürovorsteher; vom 13. Januar 1998 - X ZR 82/94, GRUR 1998, 904 unter II - Bürstenstromabnehmer ; vom 30. April 2009 - Xa ZR 64/08, Rn. 10).

(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend.

(2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Prozeßkosten (§§ 91 bis 101) sind entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert; die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) sind entsprechend anzuwenden.

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)