Bundesgerichtshof Urteil, 28. Aug. 2003 - I ZR 257/00

bei uns veröffentlicht am28.08.2003

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 257/00 Verkündet am:
28. August 2003
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja
Kinder
Nr. 3 und Abs. 2, § 51 Abs. 4 Nr. 2, § 54

a) Die Vorschrift des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG ist im Wege teleologischer
Reduktion einschränkend dahin auszulegen, daß im Verletzungsprozeß
das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses der prioritätsälteren
Marke nicht zur Überprüfung gestellt werden kann, wenn dies noch im Löschungsverfahren
vor dem Deutschen Patent- und Markenamt durch einen
Löschungsantrag und ein Löschungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG erfolgen
kann.

b) Entfallen nach Eintragung einer Marke gem. § 8 Abs. 3 MarkenG nachträglich
die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung, begründet dies keine
Löschungsreife der Marke wegen Verfalls.

c) Dem Wortbestandteil "Kinder" einer farbigen Wort-/Bildmarke fehlt für die
Ware "Schokolade" wegen der ausschließlichen Beschreibung der Abnehmerkreise
jegliche Unterscheidungskraft. Dieser Wortbestandteil kann da-
her aus Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks der Wort-/
Bildmarke bewirken.

d) Aus einem rein beschreibenden Begriff (hier: "Kinder" für die Waren "Schokolade"
), dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, kann der Schutz des
Stammbestandteils einer Zeichenserie nur abgeleitet werden, wenn sich aufgrund
der wiederholten Verwendung des Stammbestandteils dieser im Verkehr
i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat.
BGH, Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 257/00 - OLG Köln
LG Köln
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 5. Juni 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 20. Oktober 2000 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin ist Herstellerin von Schokoladenprodukten. Sie vertreibt diese unter Verwendung von Marken, die mit dem Begriff "Kinder" beginnen. Sie ist Inhaberin der als durchgesetzte Zeichen am 11. August 1980 für "gefüllte Vollmilchschokolade" eingetragenen Wortmarke (Nr. 1006192) "Kinderschokolade" und der am 12. August 1991 für "Schokolade" eingetragenen nachfolgenden farbigen Wort-/Bildmarke "Kinder" (Nr. 1180071):

Die Beklagte stellt Süßwaren her. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom 6. Oktober 1998 am 18. Dezember 1998 für "Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren , nicht medizinische Kaugummis" eingetragenen Wortmarke "Kinder Kram".
Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Markenrechte, daß die Beklagte die Marke "Kinder Kram" benutzt hat. Sie hat geltend gemacht, die Marken der Parteien seien verwechselbar. Aufgrund der Vielzahl der von ihr mit dem Zeichen "Kinder" vertriebenen Produkte und der großen Bekanntheit ihrer Marken erwarte der Verkehr, daß mit der Marke "Kinder Kram" gekennzeichnete Waren von ihr stammten.
Die Klägerin hat beantragt,
der Beklagten zu untersagen,
Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren und nicht-medizinische Kaugummis unter der Marke
"Kinder Kram",
wie sie im Markenblatt Heft 4 vom 28. Januar 1999 auf Seite 1051 unter der Nr. 398 57 206 (wie nachfolgend eingeblendet) veröffent- licht worden ist,

anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in Verkehr zu bringen.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat bestritten, daß sich die Marke "Kinder" ohne die graphische Gestaltung durchgesetzt habe, und hat die Ansicht vertreten, die Schutzfähigkeit der Marke sei auf die konkrete Gestaltung beschränkt. An dem Zeichen bestehe ein hohes Freihaltebedürfnis.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen (OLG Köln GRUR-RR 2002, 7 = WRP 2001, 57).
Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG für begründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt:
Die Marke "Kinder Kram" der Beklagten sei für den angemeldeten Warenbereich mit der Wort-/Bildmarke "Kinder" der Klägerin verwechselbar. Im Verletzungsprozeß sei von der Schutzfähigkeit der eingetragenen Marke "Kinder" auszugehen. Die Schutzfähigkeit sei durch den von der Beklagten gestellten Löschungsantrag nicht beseitigt. Ein etwaiges Freihaltebedürfnis an der Bezeichnung "Kinder" sei durch die im Eintragungsverfahren festgestellte Verkehrsdurchsetzung überwunden. Dies sei für das Verletzungsverfahren bindend. Entgegen ihrem Wortlaut eröffne die Bestimmung des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG auch nicht die Möglichkeit, im Verletzungsverfahren zu prüfen, ob im Zeitpunkt der Eintragung der prioritätsälteren Marke die Eintragungsvoraussetzungen vorgelegen hätten. Die Klägerin könne aus ihrer Marke "Kinder" nur dann gegen die Marke "Kinder Kram" keine Rechte herleiten, wenn am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Kollisionsmarke (28. Januar 1999) die Eintragungsvoraussetzungen für die Klagemarke wieder entfallen seien. Es könne aber keine Rede davon sein, daß die Klagemarke im Januar 1999 dem Verkehr wesentlich weniger bekannt gewesen sei als zum Zeitpunkt der Eintragung 1991. Die Marke "Kinder" verfüge wegen der in dem GfK-Gutachten angeführten hohen Bekanntheit über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Diese bestehe nicht nur für das Wort-/Bildzeichen in der farbigen Gestaltung, sondern auch für das reine Wortzeichen. Die Kritik der Beklagten an dem Gutachten sei
unberechtigt. Daß die im Jahre 1997 ermittelten Ergebnisse zwischenzeitlich überholt seien, mache die Beklagte selbst nicht geltend. Eine nachhaltige Schwächung durch Drittkennzeichen sei nicht gegeben.
Die von der Beklagten erhobene Einrede der Nichtbenutzung bleibe ohne Erfolg. Die Marke "Kinder" sei auch dann ausreichend benutzt, wenn die Verwendung nicht in Alleinstellung erfolgt sei. Die Klägerin habe die Bezeichnung "Kinder" vor und nach Eintragung als Marke in derselben Form benutzt. Die Weiterverwendung eines Zeichens in der Form, die zur Eintragung als durchgesetztes Zeichen geführt habe, könne keine Nichtbenutzung darstellen. Die Eintragung beruhe ersichtlich auf der Feststellung, daß der Bestandteil "Kinder" in der charakteristischen farbigen Ausgestaltung nach Art eines Serienzeichens herkunftshinweisend wirke.
Weiterhin sei von hoher Zeichenähnlichkeit und jedenfalls geringer Warenähnlichkeit auszugehen. Die Marke der Beklagten ähnele durch die entgegen den Regeln der deutschen Rechtschreibung vorgenommene Schreibweise in zwei Wörtern der Klagemarke, die regelmäßig durch einen weiteren Begriff individualisiert werde. An der erheblichen Ähnlichkeit ändere der Umstand nichts, daß das Klagezeichen eine Wort-/Bildmarke und das Kollisionszeichen eine Wortmarke sei. Der Verkehr werde sich an die Wortmarke aufgrund ihres Sinns erinnern. Der bildliche Teil der Klagemarke werde zudem bei einer akustischen Präsentation nicht wahrgenommen.
Die Waren Schokolade, Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren sowie nicht-medizinische Kaugummis seien in Anbetracht der hohen Kennzeich-
nungskraft und großer Zeichenähnlichkeit hinreichend ähnlich, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "Kinder" und dem angegriffenen Zeichen "Kinder Kram" (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings im vorliegenden Verletzungsprozeß im Hinblick auf die Markeneintragung vom Bestand der Klagemarke ausgegangen.
aa) Ohne Erfolg beruft sich die Revision zur Begründung ihrer gegenteiligen Ansicht, mit der sie die Löschungsreife der Marke "Kinder" im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der Kollisionsmarke "Kinder Kram" geltend macht, auf die Bestimmung des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG. Nach dieser Vorschrift hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, die Benutzung einer Marke mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, wenn ein Antrag auf Löschung der Eintragung der prioritätsjüngeren Marke zurückzuweisen wäre, weil die ältere Marke am Tage der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke wegen absoluter Schutzhindernisse hätte gelöscht werden können (§ 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2, § 50 Abs. 1 Nr. 3, § 51 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG). Nach seinem Wortlaut eröffnet § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG für den Inhaber der jüngeren eingetragenen Marke im Verletzungsverfahren die Möglichkeit, über das Vorliegen
absoluter Schutzhindernisse der prioritätsälteren Marke nach § 8 MarkenG eine (erneute) Prüfung herbeizuführen. Die Vorschrift ist jedoch im Wege teleologischer Reduktion einschränkend auszulegen. Danach kann im Verletzungsprozeß das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen der prioritätsälteren Marke nicht zur Überprüfung gestellt werden, wenn dies - wie im Streitfall - (noch) im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nach §§ 50, 54 MarkenG und im Verfahren vor dem Bundespatentgericht erfolgen kann (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 22 Rdn. 12; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 22 Rdn. 14; a.A. Rohnke, Festschrift für Hertin, S. 643, 657 ff. = GRUR 2001, 696, 701 ff.).
Unter Geltung des Warenzeichengesetzes entsprach es ständiger Rechtsprechung (vgl. RG GRUR 1934, 360, 361 - Antimott/Mott-Nie; GRUR 1943, 41, 43 - Strickende Hände; BGH, Urt. v. 15.4.1966 - Ib ZR 85/64, GRUR 1966, 495, 497 = WRP 1966, 369 - UNIPLAST; Urt. v. 25.5.1979 - I ZR 132/77, GRUR 1979, 853, 854 = WRP 1979, 780 - LILA) und einhelliger Ansicht im Schrifttum (vgl. Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 4. Aufl., Kap. 5 Rdn. 4 Anm. 3 b; Tetzner, Warenzeichengesetz, § 4 Rdn. 6; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 4 WZG Rdn. 32, m.w.N.; v. Gamm, Warenzeichengesetz, Einf. Rdn. 108 und 111; Busse/Starck, Warenzeichengesetz , 6. Aufl., § 4 Rdn. 3), daß die ordentlichen Gerichte an die Eintragungsentscheidung des Patentamts gebunden sind. Dieser Grundsatz sollte durch das Markengesetz keine Änderung erfahren (vgl. hierzu Begr. zum Regierungsentwurf , BT-Drucks. 12/6581, S. 57 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 51). Angesichts der Aufgabenverteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten ist nur den ersten die Zuständigkeit zur Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen zugewiesen (vgl. BGH, Urt. v. 9.10.1997
- I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 413 f. = WRP 1998, 373 - Analgin; Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1). Dadurch wird eine doppelte Inanspruchnahme des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts einerseits und der ordentlichen Ge- richte andererseits zur Überprüfung der Löschungstatbestände gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3, § 51 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG vermieden. Zudem werden die Aufstellung unterschiedlicher Maßstäbe bei der Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse durch die Eintragungsinstanzen und die Verletzungsgerichte und die Gefahr widersprechender Entscheidungen zu den tatsächlichen und rechtlichen Anforderungen nach § 8 MarkenG bei derselben Marke ausgeschlossen.
Eine gegenteilige, ausschließlich am Wortlaut des Gesetzes ausgerichtete Auslegung des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG würde die Rechtsdurchsetzung der älteren Marke zudem über Gebühr dadurch erschweren, daß in jedem Markenverletzungsverfahren bei entsprechendem Vortrag des Inhabers einer prioritätsjüngeren Marke das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen der Klagemarke erneut geprüft werden müßte.
Die Bestimmung des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG ist danach auf Fälle beschränkt, in denen die Löschungsreife der prioritätsälteren Marke im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nach § 54 MarkenG nicht (mehr) geltend gemacht werden kann. Dies kommt einmal in Betracht, wenn die Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG für die Antragstellung abgelaufen ist. Der Anwendungsbereich des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG ist weiterhin eröffnet, wenn am Tag der Veröffentlichung der prioritätsjüngeren Marke das absolute Schutzhindernis des § 50 Abs. 1 MarkenG nach wie vor bestand, nachfolgend jedoch entfallen ist und deshalb ein Lö-
schungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erfolglos bleiben muß (§ 50 Abs. 2 Satz 1, § 54 MarkenG). Zur Darlegung dieses inter partes wirkenden Einwandes gehört nicht nur ein substantiierter Vortrag zur Fortdauer des von Anfang an bestehenden Schutzhindernisses bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang, sondern auch der substantiierte Hinweis auf solche später eingetretenen Umstände, derentwegen ein Wegfall des behaupteten Schutzhindernisses möglich erscheint (vgl. Ekey/Klippel/Bous, Markenrecht, § 22 MarkenG Rdn. 14) und deshalb ein Löschungsantrag keine Aussicht auf Erfolg verspricht. Nur in einem solchen Fall darf der Inhaber der jüngeren Marke von der Einleitung des vorrangigen patentamtlichen Löschungsverfahrens absehen, um sich im Verhältnis zum Inhaber der prioritätsälteren Marke auf sein eingetragenes Zeichen als Zwischenrecht berufen zu können. Die Beklagte, die selbst das Löschungsverfahren betreibt, hat dahingehend nicht vorgetragen. Ein effektiver Rechtsschutz des Inhabers der jüngeren Marke gegen ein nur formal bestehendes älteres Recht wird dadurch nicht beeinträchtigt. Soweit der Inhaber der jüngeren Marke nicht ohnehin - im vorstehend ausgeführten Rahmen - die Möglichkeit hat, die Löschungsreife der älteren Klagemarke nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG im Verletzungsverfahren geltend zu machen, kann er neben dem Löschungsantrag beim Deutschen Patent- und Markenamt zugleich die Aussetzung des Verletzungsverfahrens nach § 148 ZPO anregen. Je nachdem, wie das Verletzungsgericht die Erfolgsaussichten des patentamtlichen Löschungsverfahrens und die mit der Aussetzung verbundene Prozeßverzögerung beurteilt, kann die Aussetzung des Verletzungsverfahrens geboten sein (vgl. auch BGH, Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE). Diese Verfahrensweise - Löschungsverfahren und Aussetzungsmöglichkeit des Verletzungsverfahrens bei durchgehender Löschungsreife - stellt wegen des wei-
terreichenden patentamtlichen Verfahrens mit der Folge der Löschung der Eintragung der älteren Marke gegenüber der nur zwischen den Prozeßbeteiligten wirkenden einredeweisen Geltendmachung der Löschungsreife im Verletzungsprozeß keine durchgreifende Einschränkung der Rechtsverteidigung für den Inhaber der jüngeren Marke dar.
bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG könne die Klägerin aus ihrer Marke schon dann keine Rechte gegen die Marke "Kinder Kram" herleiten, wenn am Tage der Veröffentlichung der Eintragung der Kollisionsmarke am 28. Januar 1999 die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung (§ 4 Abs. 3 WZG, § 8 Abs. 3 MarkenG) nicht mehr bestanden hätten. Dem kann aus den dargelegten Gründen nicht beigetreten werden. Der Einwand weggefallener Verkehrsdurchsetzung ist der Beklagten auch nicht über § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 1 i.V. mit § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eröffnet (a.A. Ekey/Klippel/Bous aaO § 49 MarkenG Rdn. 15).
Entfallen nach Eintragung einer Marke aufgrund Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG nachträglich deren Voraussetzungen, so begründet dies keine Löschungsreife der Marke wegen Verfalls. Der Tatbestand der Verkehrsdurchsetzung ist in § 49 Abs. 2 MarkenG nicht angeführt. Die Vorschrift des § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, die den Fall einer nachträglichen Umwandlung einer Marke zu einer gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen betrifft und dem absoluten Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entspricht, ist wegen der abschließenden Aufzählung in § 49 Abs. 2 MarkenG auf den Fortfall der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG nicht entsprechend anwendbar (vgl. auch Fezer, Markenrecht,
3. Aufl., § 49 Rdn. 25; Ingerl/Rohnke aaO § 49 Rdn. 29; v. Schultz/Stuckel, Markenrecht, § 49 Rdn. 11; Ströbele/Hacker aaO § 49 Rdn. 35 ff.).

b) Nicht frei von Rechtsfehlern ist auch die Annahme des Berufungsgerichts , die Beklagte habe mit ihrer Marke "Kinder Kram" wegen einer Verwechslungsgefahr in den Schutzbereich der Klagemarke "Kinder" eingegriffen.
aa) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 543 = WRP 2002, 534 - BIG; Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 431 f. = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA).
bb) Zwischen "Schokolade" und "Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren , nicht-medizinischen Kaugummis" hat das Berufungsgericht eine Warenähnlichkeit angenommen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird von der Revision auch nicht angegriffen.
cc) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Klagemarke verfüge über eine hohe Kennzeichnungs-
kraft. Die Feststellungen des Berufungsgerichts vermögen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft nicht zu rechtfertigen.
Das Berufungsgericht ist auf der Grundlage des von der Klägerin vorgelegten Privatgutachtens der GfK-Marktforschung für April 1997 davon ausgegangen , 71,6 % der Befragten, die sich zumindest gelegentlich mit Schokolade befaßten, seien der Meinung, "Kinder" deute im Zusammenhang mit Schokolade auf einen bestimmten Hersteller hin. Bezogen auf die Gesamtzahl der Befragten habe dieser Bekanntheitsgrad noch 63,6 % betragen. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kann aus der in dem Gutachten ermittelten Zahl derjenigen Personen, die von der Bezeichnung "Kinder" auf einen bestimmten Hersteller schließen, nicht auf die Bekanntheit der Klagemarke geschlossen werden. Zu Recht weist die Revision darauf hin, daß dadurch diejenigen Befragten in die Ermittlung des Bekanntheitsgrades des Klagezeichens einbezogen werden, die die Bezeichnung "Kinder" nicht der Klägerin, sondern anderen Unternehmen zuordnen. Vielmehr ergibt sich aus der Untersuchung der GfK-Marktforschung für April 1997 für die Gesamtheit der Befragten nur ein Bekanntheitsgrad von 48,5 % derjenigen, die die Bezeichnung "Kinder" der Klägerin unmittelbar oder mittelbar über andere Marken zuordnen (Frage 4, F. /F. -Marken). Dieser prozentuale Bekanntheitsgrad reicht für die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft im Streitfall nicht aus. Marken, die aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind, weisen, da sie die ihnen von Haus aus fehlende Unterscheidungskraft überwunden und sich als betriebliches Herkunftszeichen im Verkehr durchgesetzt haben, im Regelfall zunächst allein normale Kennzeichnungskraft auf (vgl. BGH, Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 696 - apetito/apitta, m.w.N.; Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 292).

Eine Kennzeichnungsschwäche kann für derartige Zeichen nur angenommen werden, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen. In der Rechtsprechung und Literatur ist anerkannt, daß die Anlehnung des Zeichens an beschreibende Angaben die Kennzeichnungskraft schwächt (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 629 = WRP 2002, 705 - IMS, m.w.N.; Fezer aaO § 14 Rdn. 291; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 199). Diese liegen bei der Klagemarke, was das Berufungsgericht nicht näher untersucht hat, in der die Zielgruppe der Abnehmer der Produkte in besonderem Maße beschreibenden Bezeichnung von "Kinder" vor (vgl. auch Handelsgericht Wien WRP 2002, 349, 352 = MarkenR 2002, 211; OLG Wien WRP 2003, 109 = MarkenR 2002, 267; ÖOGH, Beschl. v. 16.7.2002 - 4 Ob 156/02 y). Die Klagemarke erhält ihre Kennzeichnungskraft gerade aus der Kombination der graphischen Elemente mit dem Wortbestandteil, während der Wortbestandteil - anders als das Berufungsgericht angenommen hat - für sich genommen in bezug auf die in Rede stehenden Waren jegliche Unterscheidungskraft vermissen läßt.
dd) Das Berufungsgericht ist von einer großen Zeichenähnlichkeit ausgegangen. Es hat angenommen, auch das Klagezeichen werde, obwohl es sich um eine Wort-/Bildmarke handele, von seinem Sinn her als Wort der Umgangssprache verstanden und erinnert, während die farbliche Ausgestaltung lediglich als Individualisierung des Schriftzuges aufgefaßt werde. Zudem werde der bildliche Teil der Marke bei einer akustischen Präsentation nicht wahrgenommen. Das Kollisionszeichen passe in die Reihe von Produkten, für die die Klägerin das Zeichen "Kinder" als Serienzeichen verwende. Diese Ausführungen des Berufungsgerichts sind nicht frei von Rechtsfehlern.

(1) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 - Drei-Streifen-Kennzeichnung, jeweils m.w.N.).
(2) Den Gesamteindruck der farbigen Wort-/Bildmarke in schriftbildlicher Hinsicht hat das Berufungsgericht nicht ermittelt. Es hat auch nicht festgestellt, daß dem Wortbestandteil in dem Klagezeichen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft zukommt (vgl. hierzu: BGH GRUR 2002, 542, 543 - BIG). Von der Annahme einer Markenähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht kann aufgrund der Feststellungen des Berufungsgerichts ebenfalls nicht ausgegangen werden. Es hat eine solche Markenähnlichkeit nicht ausdrücklich bejaht. In Anbetracht des begrifflichen Unterschieds von "Kinder" und "Kinderkram" liegt dies auch fern.
(3) Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen auch eine klangliche Verwechslungsgefahr nicht. Zwar stellt bei einer kombinierten Wort-/Bildmarke in der Regel der Wortbestandteil die einfachste Möglichkeit der Benennung der Marke dar (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud). Dies setzt allerdings die Feststellung voraus, daß dem Wortbestandteil - für sich genommen - nicht wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse jeglicher Markenschutz zu versagen ist (§ 8 Abs. 2 u. Abs. 3 MarkenG). Die Wortmarke "Kinder" ist für die in Rede stehenden Produkte schutzunfähig (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Der Wortbestandteil "Kinder" der kombinierten Wort-/Bildmarke kann daher ohne Verkehrsdurchsetzung aus
Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks bewirken (vgl. BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus).
(4) Daß der Wortbestandteil "Kinder" für sich die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG erfüllt, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.
(5) Das Berufungsgericht hat angenommen, das Kollisionszeichen passe in die Reihe von Produkten der Klägerin, die das Zeichen "Kinder" als Serienzeichen tragen. Ob das Berufungsgericht damit eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens bejahen wollte (vgl. hierzu BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG), ist der Entscheidung nicht eindeutig zu entnehmen. Ohne nähere Feststellungen hierzu tragen die Ausführungen die Annahme dieser Art der Verwechslungsgefahr nicht.
Die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens ist gegeben, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24). Aus einem rein beschreibenden Begriff, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, kann der Schutz des Stammbestandteils einer Zeichenserie jedoch nur abgeleitet werden , wenn sich aufgrund der wiederholten Verwendung des Stammbestandteils dieser im Verkehr i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat. Denn der Verkehr wird einen nicht unterscheidungskräftigen Zeichenbestandteil einem be-
stimmten Unternehmen als Stamm einer Zeichenserie nur zuordnen, wenn dieser Teil des Zeichens die mangelnde Eignung, vom Verkehr als Unterschei- dungsmittel für die von dem Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, aufgrund Durchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen überwunden hat (vgl. auch BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG).
2. Das Berufungsurteil konnte daher keinen Bestand haben. Der Senat sieht sich nicht in der Lage, die Frage der Verwechslungsgefahr abschließend selbst zu beurteilen. Insbesondere müssen die Parteien zur Wahrung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs Gelegenheit erhalten, zu den für die Entscheidung maßgeblichen tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkten bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in der Tatsacheninstanz vortragen zu können.

a) Im Rahmen des wiedereröffneten Berufungsrechtszugs wird das Berufungsgericht auf der Grundlage des Vortrags der Parteien die erforderlichen Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke nachzuholen haben. Für die Feststellung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke kommt es grundsätzlich auf den Zeitpunkt an, zu dem das Kollisionszeichen kennzeichenrechtlichen Schutz erlangt hat (6. Oktober 1998), wobei allerdings eine etwaige Schwächung der Kennzeichnungskraft bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz zu beachten ist (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 21.2.1975 - I ZR 18/74, GRUR 1975, 370, 371 = WRP 1975, 298 - Protesan; vgl. auch BGH GRUR 2003, 428, 433 - BIG BERTHA). Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft wird das Berufungsgericht weiter zu berücksichtigen haben, daß der Grad der Kennzeichnungskraft einer Marke nicht allein
durch die Ermittlung eines bestimmten prozentualen Bekanntheitsgrades als erfüllt angesehen werden kann, sondern eine Beurteilung unter Heranziehung aller relevanten Umstände erforderlich ist, insbesondere der Eigenschaften, die die Marke von Hause aus besitzt, des Marktanteils der mit der Marke versehenen Waren, der Intensität, der geographischen Ausdehnung und der Dauer der Benutzung sowie des Werbeaufwandes (vgl. EuGH, Urt. v. 14.9.1999 - Rs. C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73, 75 Tz. 27 = WRP 1999, 1130 - Chevy; BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV).

b) Sollte es im weiteren Verfahren auf das Vorliegen einer Verkehrsdurchsetzung des reinen Wortzeichens "Kinder" ankommen, wird das Berufungsgericht hierzu von der Notwendigkeit einer nahezu einhelligen Verkehrsbekanntheit auszugehen haben, weil "Kinder" die Abnehmerkreise der in Rede stehenden Waren glatt beschreibt (vgl. auch EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - Rs. C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2799 = GRUR 1999, 723, 727 Tz. 50 = WRP 1999, 629 - Chiemsee).

c) Die Klägerin hat eine Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch zwischen ihrer Wortmarke "Kinderschokolade" und dem Kollisionszeichen "Kinder Kram" der Beklagten geltend gemacht. Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt folgerichtig - hierzu keine Feststellungen getroffen. Sollte es auf diesen Punkt ankommen, wird von folgendem auszugehen sein:
Die Wortmarke "Kinderschokolade" wird durch den Wortbestandteil "Kinder" nicht derart geprägt, daß der weitere Bestandteil "Schokolade" der Marke
der Klägerin dahinter so weit zurücktritt, daß er den Gesamteindruck der Wortmarke nicht mehr mitbestimmt (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud; GRUR 2002, 542, 543 - BIG). Denn die Wortbestandteile "Kinder" und "Schokolade" der Wortmarke Nr. 1006192 der Klägerin bezeichnen die Zielgruppe und das Produkt. Keiner dieser beschreibenden Wortbestandteile prägt das Gesamtzeichen allein. Gleiches gilt für das Gesamtzeichen "Kinder Kram" der Beklagten.
Ullmann Bornkamm Pokrant
Büscher Schaffert

ra.de-Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Urteil, 28. Aug. 2003 - I ZR 257/00

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Bundesgerichtshof Urteil, 28. Aug. 2003 - I ZR 257/00 zitiert 9 §§.

Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch


(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht. (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen 1. ein mi

Zivilprozessordnung - ZPO | § 148 Aussetzung bei Vorgreiflichkeit


(1) Das Gericht kann, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde

Markengesetz - MarkenG | § 8 Absolute Schutzhindernisse


(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeut

Markengesetz - MarkenG | § 50 Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse


(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist. (2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13 eingetragen worden, so kann die Eintragung

Markengesetz - MarkenG | § 49 Verfall


(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt wo

Markengesetz - MarkenG | § 51 Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte


(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Klage gemäß § 55 oder Antrag gemäß § 53 für nichtig erklärt und gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit älterem Zeitrang entgegensteht. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit kann auch auf m

Markengesetz - MarkenG | § 54 Beitritt zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren


(1) Ein Dritter kann einem Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren beitreten, wenn über den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit noch keine unanfechtbare Entscheidung getroffen wurde und er glaubhaft machen kann, dass 1. gegen ihn ein

Markengesetz - MarkenG | § 22 Ausschluß von Ansprüchen bei Bestandskraft der Eintragung einer Marke mit jüngerem Zeitrang


(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, wenn ein Antrag auf

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Bundesgerichtshof Urteil, 28. Aug. 2003 - I ZR 257/00 zitiert oder wird zitiert von 20 Urteil(en).

Bundesgerichtshof Urteil, 28. Aug. 2003 - I ZR 257/00 zitiert 9 Urteil(e) aus unserer Datenbank.

Bundesgerichtshof Urteil, 24. Jan. 2002 - I ZR 156/99

bei uns veröffentlicht am 24.01.2002

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 156/99 Verkündet am: 24. Januar 2002 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja

Bundesgerichtshof Beschluss, 08. Mai 2002 - I ZB 4/00

bei uns veröffentlicht am 08.05.2002

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 4/00 Verkündet am: 8. Mai 2002 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 396 27 103 Nachschlagewerk:

Bundesgerichtshof Urteil, 10. Okt. 2002 - I ZR 235/00

bei uns veröffentlicht am 10.10.2002

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 235/00 Verkündet am: 10. Oktober 2002 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR :

Bundesgerichtshof Urteil, 22. Nov. 2001 - I ZR 111/99

bei uns veröffentlicht am 22.11.2001

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 111/99 Verkündet am: 22. November 2001 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR

Bundesgerichtshof Urteil, 26. Apr. 2001 - I ZR 212/98

bei uns veröffentlicht am 26.04.2001

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 212/98 Verkündet am: 26. April 2001 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR

Bundesgerichtshof Urteil, 08. Nov. 2001 - I ZR 139/99

bei uns veröffentlicht am 08.11.2001

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 139/99 Verkündet am: 8. November 2001 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR :

Bundesgerichtshof Urteil, 13. Jan. 2000 - I ZR 223/97

bei uns veröffentlicht am 13.01.2000

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 223/97 Verkündet am: 13. Januar 2000 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR

Bundesgerichtshof Urteil, 30. Jan. 2003 - I ZR 136/99

bei uns veröffentlicht am 30.01.2003

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 136/99 Verkündet am: 30. Januar 2003 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat

Bundesgerichtshof Urteil, 06. Juli 2000 - I ZR 21/98

bei uns veröffentlicht am 06.07.2000

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 21/98 Verkündet am: 6. Juli 2000 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR
11 Urteil(e) in unserer Datenbank zitieren Bundesgerichtshof Urteil, 28. Aug. 2003 - I ZR 257/00.

Bundesgerichtshof Urteil, 28. Sept. 2011 - I ZR 23/10

bei uns veröffentlicht am 28.09.2011

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 23/10 Verkündet am: 28. September 2011 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein

Bundesgerichtshof Beschluss, 09. Nov. 2017 - I ZB 45/16

bei uns veröffentlicht am 09.11.2017

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 45/16 vom 9. November 2017 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja OXFORD/Oxford Club Verordnung (EG) Nr. 40/94 Art. 7 Abs. 3; MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2 a) Eine orig

Bundesgerichtshof Urteil, 18. Sept. 2014 - I ZR 228/12

bei uns veröffentlicht am 18.09.2014

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I Z R 2 2 8 / 1 2 Verkündet am: 18. September 2014 Bürk Amtsinspektorin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein

Bundesgerichtshof Urteil, 19. Feb. 2004 - I ZR 172/01

bei uns veröffentlicht am 19.02.2004

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 172/01 Verkündet am: 19. Februar 2004 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR

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(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, wenn ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Marke mit jüngerem Zeitrang zurückgewiesen worden ist oder zurückzuweisen wäre,

1.
weil die Marke oder geschäftliche Bezeichnung mit älterem Zeitrang an dem für den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang maßgeblichen Tag noch nicht im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3, des § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 oder des § 15 Abs. 3 bekannt war (§ 51 Abs. 3),
2.
weil die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang wegen Verfalls oder wegen absoluter Schutzhindernisse hätte für verfallen oder für nichtig erklärt und gelöscht werden können (§ 51 Abs. 4),
3.
weil an dem für den Zeitrang der Eintragung der jüngeren Marke maßgeblichen Tag noch keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Absatz 1 Nummer 2, des § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder des § 15 Absatz 2 bestand.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann der Inhaber der eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang die Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nicht untersagen.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist.

(2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht. § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 findet im Nichtigkeitsverfahren keine Anwendung, wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Ist die Marke entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.

(3) Die Eintragung einer Marke kann von Amts wegen für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 14 eingetragen worden ist und

1.
das Nichtigkeitsverfahren innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren seit dem Tag der Eintragung eingeleitet wird,
2.
das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 13 auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Erklärung der Nichtigkeit besteht und
3.
die Eintragung ersichtlich entgegen den genannten Vorschriften vorgenommen worden ist.

(4) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

(1) Ein Dritter kann einem Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren beitreten, wenn über den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit noch keine unanfechtbare Entscheidung getroffen wurde und er glaubhaft machen kann, dass

1.
gegen ihn ein Verfahren wegen Verletzung derselben eingetragenen Marke anhängig ist oder
2.
er aufgefordert wurde, eine behauptete Verletzung derselben eingetragenen Marke zu unterlassen.
Der Beitritt kann innerhalb von drei Monaten ab Einleitung des Verfahrens nach Satz 1 Nummer 1 oder ab Zugang der Unterlassungsaufforderung nach Satz 1 Nummer 2 beantragt werden.

(2) Für die Antragstellung gilt § 53 Absatz 1 bis 3 entsprechend. Erfolgt der Beitritt im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht, erhält der Beitretende die Stellung eines Beschwerdebeteiligten.

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist.

(2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht. § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 findet im Nichtigkeitsverfahren keine Anwendung, wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Ist die Marke entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.

(3) Die Eintragung einer Marke kann von Amts wegen für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 14 eingetragen worden ist und

1.
das Nichtigkeitsverfahren innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren seit dem Tag der Eintragung eingeleitet wird,
2.
das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 13 auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Erklärung der Nichtigkeit besteht und
3.
die Eintragung ersichtlich entgegen den genannten Vorschriften vorgenommen worden ist.

(4) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Klage gemäß § 55 oder Antrag gemäß § 53 für nichtig erklärt und gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit älterem Zeitrang entgegensteht. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit kann auch auf mehrere ältere Rechte desselben Inhabers gestützt werden.

(2) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, soweit der Inhaber der Marke mit älterem Zeitrang die Benutzung der Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist. Das gleiche gilt für den Inhaber eines Rechts mit älterem Zeitrang an einer durch Benutzung erworbenen Marke im Sinne des § 4 Nr. 2, an einer notorisch bekannten Marke im Sinne des § 4 Nr. 3, an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 oder an einer Sortenbezeichnung im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4. Die Eintragung einer Marke kann ferner nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn der Inhaber eines der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte mit älterem Zeitrang der Eintragung der Marke vor der Stellung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit zugestimmt hat.

(3) Die Eintragung kann aufgrund einer bekannten Marke oder einer bekannten geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung an dem für den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang maßgeblichen Tag noch nicht im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3, des § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 oder des § 15 Abs. 3 bekannt war.

(4) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der Marke mit jüngerem Zeitrang aus folgenden Gründen hätte für verfallen oder nichtig erklärt und gelöscht werden können:

1.
Verfall nach § 49 oder
2.
absolute Schutzhindernisse nach § 50.
Für die Prüfung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 ist auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke abzustellen.

(5) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist.

(2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht. § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 findet im Nichtigkeitsverfahren keine Anwendung, wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Ist die Marke entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.

(3) Die Eintragung einer Marke kann von Amts wegen für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 14 eingetragen worden ist und

1.
das Nichtigkeitsverfahren innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren seit dem Tag der Eintragung eingeleitet wird,
2.
das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 13 auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Erklärung der Nichtigkeit besteht und
3.
die Eintragung ersichtlich entgegen den genannten Vorschriften vorgenommen worden ist.

(4) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

(1) Ein Dritter kann einem Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren beitreten, wenn über den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit noch keine unanfechtbare Entscheidung getroffen wurde und er glaubhaft machen kann, dass

1.
gegen ihn ein Verfahren wegen Verletzung derselben eingetragenen Marke anhängig ist oder
2.
er aufgefordert wurde, eine behauptete Verletzung derselben eingetragenen Marke zu unterlassen.
Der Beitritt kann innerhalb von drei Monaten ab Einleitung des Verfahrens nach Satz 1 Nummer 1 oder ab Zugang der Unterlassungsaufforderung nach Satz 1 Nummer 2 beantragt werden.

(2) Für die Antragstellung gilt § 53 Absatz 1 bis 3 entsprechend. Erfolgt der Beitritt im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht, erhält der Beitretende die Stellung eines Beschwerdebeteiligten.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist.

(2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht. § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 findet im Nichtigkeitsverfahren keine Anwendung, wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Ist die Marke entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.

(3) Die Eintragung einer Marke kann von Amts wegen für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 14 eingetragen worden ist und

1.
das Nichtigkeitsverfahren innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren seit dem Tag der Eintragung eingeleitet wird,
2.
das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 13 auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Erklärung der Nichtigkeit besteht und
3.
die Eintragung ersichtlich entgegen den genannten Vorschriften vorgenommen worden ist.

(4) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Klage gemäß § 55 oder Antrag gemäß § 53 für nichtig erklärt und gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit älterem Zeitrang entgegensteht. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit kann auch auf mehrere ältere Rechte desselben Inhabers gestützt werden.

(2) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, soweit der Inhaber der Marke mit älterem Zeitrang die Benutzung der Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist. Das gleiche gilt für den Inhaber eines Rechts mit älterem Zeitrang an einer durch Benutzung erworbenen Marke im Sinne des § 4 Nr. 2, an einer notorisch bekannten Marke im Sinne des § 4 Nr. 3, an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 oder an einer Sortenbezeichnung im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4. Die Eintragung einer Marke kann ferner nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn der Inhaber eines der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte mit älterem Zeitrang der Eintragung der Marke vor der Stellung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit zugestimmt hat.

(3) Die Eintragung kann aufgrund einer bekannten Marke oder einer bekannten geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung an dem für den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang maßgeblichen Tag noch nicht im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3, des § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 oder des § 15 Abs. 3 bekannt war.

(4) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der Marke mit jüngerem Zeitrang aus folgenden Gründen hätte für verfallen oder nichtig erklärt und gelöscht werden können:

1.
Verfall nach § 49 oder
2.
absolute Schutzhindernisse nach § 50.
Für die Prüfung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 ist auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke abzustellen.

(5) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

(1) Ein Dritter kann einem Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren beitreten, wenn über den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit noch keine unanfechtbare Entscheidung getroffen wurde und er glaubhaft machen kann, dass

1.
gegen ihn ein Verfahren wegen Verletzung derselben eingetragenen Marke anhängig ist oder
2.
er aufgefordert wurde, eine behauptete Verletzung derselben eingetragenen Marke zu unterlassen.
Der Beitritt kann innerhalb von drei Monaten ab Einleitung des Verfahrens nach Satz 1 Nummer 1 oder ab Zugang der Unterlassungsaufforderung nach Satz 1 Nummer 2 beantragt werden.

(2) Für die Antragstellung gilt § 53 Absatz 1 bis 3 entsprechend. Erfolgt der Beitritt im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht, erhält der Beitretende die Stellung eines Beschwerdebeteiligten.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist.

(2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht. § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 findet im Nichtigkeitsverfahren keine Anwendung, wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Ist die Marke entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.

(3) Die Eintragung einer Marke kann von Amts wegen für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 14 eingetragen worden ist und

1.
das Nichtigkeitsverfahren innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren seit dem Tag der Eintragung eingeleitet wird,
2.
das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 13 auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Erklärung der Nichtigkeit besteht und
3.
die Eintragung ersichtlich entgegen den genannten Vorschriften vorgenommen worden ist.

(4) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

(1) Ein Dritter kann einem Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren beitreten, wenn über den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit noch keine unanfechtbare Entscheidung getroffen wurde und er glaubhaft machen kann, dass

1.
gegen ihn ein Verfahren wegen Verletzung derselben eingetragenen Marke anhängig ist oder
2.
er aufgefordert wurde, eine behauptete Verletzung derselben eingetragenen Marke zu unterlassen.
Der Beitritt kann innerhalb von drei Monaten ab Einleitung des Verfahrens nach Satz 1 Nummer 1 oder ab Zugang der Unterlassungsaufforderung nach Satz 1 Nummer 2 beantragt werden.

(2) Für die Antragstellung gilt § 53 Absatz 1 bis 3 entsprechend. Erfolgt der Beitritt im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht, erhält der Beitretende die Stellung eines Beschwerdebeteiligten.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, wenn ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Marke mit jüngerem Zeitrang zurückgewiesen worden ist oder zurückzuweisen wäre,

1.
weil die Marke oder geschäftliche Bezeichnung mit älterem Zeitrang an dem für den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang maßgeblichen Tag noch nicht im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3, des § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 oder des § 15 Abs. 3 bekannt war (§ 51 Abs. 3),
2.
weil die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang wegen Verfalls oder wegen absoluter Schutzhindernisse hätte für verfallen oder für nichtig erklärt und gelöscht werden können (§ 51 Abs. 4),
3.
weil an dem für den Zeitrang der Eintragung der jüngeren Marke maßgeblichen Tag noch keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Absatz 1 Nummer 2, des § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder des § 15 Absatz 2 bestand.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann der Inhaber der eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang die Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nicht untersagen.

(1) Das Gericht kann, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen sei.

(2) Das Gericht kann ferner, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits von Feststellungszielen abhängt, die den Gegenstand eines anhängigen Musterfeststellungsverfahrens bilden, auf Antrag des Klägers, der nicht Verbraucher ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des Musterfeststellungsverfahrens auszusetzen sei.

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,

1.
wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;
2.
wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder
3.
wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,

1.
wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;
2.
wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder
3.
wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,

1.
wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;
2.
wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder
3.
wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 111/99 Verkündet am:
22. November 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
BIG
Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr
unter dem Aspekt des Serienzeichens gegeben ist.
BGH, Urt. v. 22. November 2001 - I ZR 111/99 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 22. November 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und
Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. März 1999 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Der Beklagte, der unter der Firma BIG-Spielwarenfabrik Dipl.-Ing. E. A. B. handelt, stellt Spielwaren her, vor allem Aufsitzfahrzeuge sowie Tret- und Schiebefahrzeuge, und vertreibt diese. Er ist Inhaber der Marke "BIG", die am 20. März 1973 als durchgesetztes Zeichen für "Plastikspielwaren" eingetragen wurde.
Die Klägerin beschäftigt sich mit dem Vertrieb von durch Funk ferngesteuerten Spielfahrzeugen (Autos, Flugzeuge, Schiffe). Im Jahre 1996 vertrieb sie über das Handelsunternehmen A. ein funkgesteuertes Spielfahrzeug unter der Bezeichnung "big bluster". Transporteur der Klägerin war die Firma L. in Hamburg. Der Beklagte nahm sowohl A. als auch L. wegen Verletzung seiner Marke auf Unterlassung in Anspruch. Gegen das Handelsunternehmen A. erwirkte er eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Nürnberg -Fürth. Gegen den Transporteur L. scheiterte er mit einem entsprechenden Antrag vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht Düsseldorf.
Mit der vorliegenden Klage hat die Klägerin zunächst Feststellung begehrt , daß der Beklagte nicht berechtigt sei, von ihr oder ihren Abnehmern Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung "big bluster" zu verlangen, und daß der Beklagte verpflichtet sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus entsprechenden Abnehmerverwarnungen entstanden sei. Alsdann hat sie ihren Schaden beziffert und beantragt,
den Beklagten zu verurteilen,
1. in die Löschung der deutschen Marke 903 486 "BIG" durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patentamt einzuwilligen;
2. an sie 305.425,37 DM nebst 5% Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
Der Beklagte ist dem entgegengetreten. Er hat geltend gemacht, der Bezeichnung "BIG" komme eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu.
Widerklagend hat er beantragt,
die Klägerin unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen , es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnungen
"Big Bluster"
und/oder
"Big Buffalo"
(jeweils gleichgültig in welcher Schreibweise) zu benutzen.
Er hat des weiteren Ansprüche auf Auskunftserteilung bezüglich der entsprechenden Handlungen und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Klägerin geltend gemacht.
Während des Rechtsstreits sind am 10. Juni 1997 für den Beklagten zwei weitere Marken "BIG Laster" und "BIG Büffel" eingetragen worden. Darauf hat die Klägerin den Widerklageantrag auf Unterlassung insgesamt und die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht für die Zeit seit dem 10. Juli 1997 anerkannt.
Im übrigen ist die Klägerin der Widerklage entgegengetreten.
Das Landgericht hat durch Grund-, Teil- und Anerkenntnis-Teilurteil den mit der Klage geltendgemachten Schadensersatzanspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt und die Löschungsklage abgewiesen. Der Widerklage hat es im Umfang des erklärten Anerkenntnisses, bezüglich der Auskunftserteilung und der Feststellung der Schadensersatzpflicht seit dem 10. Juli 1997, entsprochen und die Widerklage im übrigen abgewiesen.
Die Berufung ist erfolglos geblieben.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt der Beklagte sein Begehren, die (verbliebene) Klage abzuweisen, und sein Widerklagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat die Schadensersatzklage für dem Grunde nach gerechtfertigt und die Widerklage auf Auskunftserteilung und Schadensersatz über den anerkannten Teil hinaus für unbegründet erachtet. Es hat dazu ausgeführt:
Aus der Widerklagemarke "BIG" könne ebensowenig mit Erfolg gegen das Zeichen "big bluster" vorgegangen werden wie aus der entsprechenden Unternehmensbezeichnung. Die Frage einer Verwechslungsgefahr sei nach allen Umständen des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Es sei von normaler Kennzeichnungskraft sowohl der Marke "BIG" als auch der entsprechenden
Unternehmensbezeichnung auszugehen; eine darüber hinausgehende gesteigerte Kennzeichnungskraft habe der Beklagte nicht schlüssig vorgetragen. Bezüglich der Markenähnlichkeit komme es auf den Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken an. Weder die Marke noch auch das Unternehmenskürzel "BIG" könne den Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung "big bluster" prägen, weil ihnen angesichts des beschreibenden Begriffsinhalts im Sinne von "groû, dick, stark, wichtig" von Hause aus keine Unterscheidungskraft zukomme und an ihnen ein Freihaltungsbedürfnis bestehe.
Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens komme nicht in Betracht, weil "BIG" angesichts seines beschreibenden Charakters die erforderliche Originalität fehle, um als Stammbestandteil einer Zeichenserie zu dienen.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.
1. Das Berufungsgericht hat - auf der teilweise unterstellten Tatsachengrundlage - allerdings im Ergebnis zutreffend eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Widerklagemarke bzw. dem Unternehmenskürzel des Beklagten einerseits und den mit der Widerklage angegriffenen Bezeichnungen andererseits (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG) verneint.

a) Es ist bei der Prüfung einer Markenverletzung rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daû die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen ist. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Be-
tracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daû ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; zuletzt: BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, jeweils m.w.N.).
Allerdings sind die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke nicht klar. Es hat einerseits unterstellt, daû diese durch Benutzung normale Kennzeichnungskraft erlangt habe, während es an anderer Stelle seiner Begründung den Standpunkt eingenommen hat, eine Verkehrsdurchsetzung, die zu normaler Kennzeichnungskraft geführt habe , sei nicht dargetan. In der Revisionsinstanz ist angesichts dieser Diskrepanz zugunsten des Beklagten von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke auszugehen.
Das Berufungsgericht hat, ohne hierzu im einzelnen Feststellungen zu treffen, Warenidentität unterstellt. Hiervon ist auch für das Revisionsverfahren auszugehen.
Im Rahmen der Prüfung der Markenähnlichkeit ist das Berufungsgericht in tatrichterlicher Beurteilung davon ausgegangen, der Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnungen werde nicht durch deren jeweiligen Bestandteil
"Big", sondern durch die Gesamtheit der jeweiligen Bezeichnung, also durch "Big Bluster" bzw. "Big Buffalo" geprägt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen den Ausgangspunkt des Berufungsgerichts mit der Auffassung, auf die Prägung des Gesamteindrucks komme es bei einem jüngeren Zeichen, in dem die ältere Kennzeichnung identisch enthalten sei, nicht an, wenn der fragliche Bestandteil in dem jüngeren Zeichen nicht derart auf- oder untergegangen sei, daû er beim Verkehr die Erinnerung an die ältere Kennzeichnung nicht mehr wachrufe. Das steht im Gegensatz zur ständigen Rechtsprechung des Senats (BGH, Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 816 = WRP 1998, 755 - Nitrangin; BGHZ 139, 340, 351 - Lions; BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 235 = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH, je m.w.N.), von der das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen ist. Die Revision berücksichtigt bei ihrer Auffassung nicht ausreichend, daû es für die Frage der Ähnlichkeit zweier Marken nicht auf eine bloûe durch die Übereinstimmung eines Bestandteils verursachte Assoziation zur älteren Marke ankommt, sondern daû eine Verwechslungsgefahr zwischen der älteren und der jüngeren Marke gegeben sein muû. Nichts anderes besagt die gesetzliche Formulierung des gedanklichen Inverbindungbringens , die nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs keinen eigenen Rechtsverletzungstatbestand kennzeichnet, sondern den Umfang des Begriffs der Verwechslungsgefahr näher bestimmen soll (EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 18 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma).
Das Berufungsgericht hat seine Beurteilung des Gesamteindrucks der angegriffenen Bezeichnungen im wesentlichen darauf gestützt, daû der Be-
standteil "Big", der die Bedeutung von "groû", "dick", "stark" oder "wichtig" habe , deshalb vom allgemeinen Verkehr in diesem Sinne und nicht kennzeichnend verstanden werde. Der Bestandteil präge die Bezeichnungen weder ausschlieûlich noch überwiegend.
Das beanstandet die Revision ohne Erfolg mit der Rüge, für die Prägung des Gesamteindrucks genüge es, wenn der übereinstimmende Bestandteil eine gewisse eigenständige Stellung in dem Mehrwortzeichen behalten habe und nicht derart untergegangen sei, daû er in dem Gesamtzeichen aufgehört habe, für den Verkehr die Erinnerung an das ältere Zeichen wachzurufen. Auch mit dieser Auffassung vernachlässigt die Revision das Erfordernis einer durch den Gesamteindruck der Zeichen hervorgerufenen Markenähnlichkeit. Nach der Rechtsprechung des Senats reicht allein ein nur wesentliches Mitbestimmen des Gesamteindrucks in der Regel noch nicht für die Annahme aus, die anderen Markenbestandteile könnten für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, daû sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten (BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA). Viel weniger kann eine gewisse eigenständige Stellung des fraglichen Bestandteils ausreichen, um den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens in der von der vorangehend angeführten Rechtsprechung geforderten Weise zu bestimmen.
Die Verneinung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinne erscheint danach nicht erfahrungswidrig, auch wenn es gemäû der Unterstellung durch das Berufungsgericht um identische Waren geht und auch in der Revisionsinstanz eine normale Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke zu unterstellen ist. Denn die Markenähnlichkeit zwischen "BIG" und der in sei-
ner Gesamtheit zugrunde zu legenden Bezeichnung "Big Bluster" ist zu gering, um eine Gefahr, daû der Verkehr die eine Marke fälschlich für die andere hält, bejahen zu können.

b) Auch soweit das Berufungsgericht Ansprüche des Beklagten gemäû § 15 Abs. 2 MarkenG aus dessen Unternehmenskürzel "BIG" verneint hat, kann das auf der gegebenen und zum Teil zu unterstellenden Tatsachengrundlage nicht für rechtsfehlerhaft erachtet werden. In diesem Zusammenhang kommt es ebenfalls auf die zwischen der Branchennähe der Parteien, der Ähnlichkeit der Kennzeichen und der Kennzeichnungskraft der Unternehmensbezeichnung des Beklagten bestehende Wechselwirkung an (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, WRP 2001, 1207, 1209 = MarkenR 2001, 307 - CompuNet/ComNet, m.w.N.). Daû das Berufungsgericht bei unterstellter Branchenidentität und unterstellter normaler Kennzeichnungskraft von "BIG" die geringe Ähnlichkeit zwischen diesem Kennzeichen und der Bezeichnung "Big Bluster" für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht hat ausreichen lassen, läût Rechtsfehler nicht erkennen.
2. Das Berufungsgericht hat auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens verneint, weil sich aus der mangelnden Kennzeichnungskraft von "BIG" ergebe, daû dieses Zeichen nicht geeignet sei, als Stammbestandteil einer Markenserie zu dienen. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg.
Auch in diesem Zusammenhang ist zugunsten des Beklagten im Revisionsverfahren von Warenidentität und von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke auszugehen.
Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (EuGH GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGHZ 131, 122 - Innovadiclophlont; BGH, Urt. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, GRUR 1999, 587 = WRP 1999, 530 - Cefallone). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont), greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont; BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone; BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem). Die Rechtsprechung zum Serienzeichen beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für alle ihre Waren zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen für einzelne Warenarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln. Anlaû zu einer solchen Schluûfolgerung kann für den Verkehr insbesondere dann bestehen, wenn ein Unternehmen - wie hier der Beklagte nach seiner vom Berufungsgericht bisher ungeprüften Behauptung mit dem Bestandteil "BIG" - mit demselben Wortstamm innerhalb mehrerer Zeichen bereits im Verkehr aufgetreten ist,
insbesondere, wenn er den Stammbestandteil auch als Firmenschlagwort benutzt. Ist der Verkehr, wie der Beklagte unter Hinweis auf diese Tatsachen und auf seine hohen Umsätze unter Zeichen mit dem Bestandteil "BIG" dargelegt hat, an einen bestimmten Wortstamm gewöhnt, so liegt es erfahrungsgemäû fern, in einem mit diesem Wortstamm gebildeten neuen Zeichen - hier die angegriffene Bezeichnung "Big Bluster" - ein eigenständiges Zeichen zu sehen; vielmehr wird der Verkehr, der die Unterschiede der einander gegenüberstehenden Zeichen erkennt, vermuten, es handele sich bei dem neuen Zeichen um ein solches der Serie.
Der Geltendmachung einer Verwechslungsgefahr unter diesem Aspekt steht nicht entgegen, daû der Beklagte nicht aus einer oder mehreren Marken aus der von ihm in Anspruch genommenen Zeichenserie, sondern aus der Marke "BIG" und dem entsprechenden Firmenschlagwort selbst vorgeht. Voraussetzung für die Annahme einer Markenrechtsverletzung infolge Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist ein Kennzeichenrecht an dem Stammbestandteil, sei es, daû dieses in einem oder mehreren Zeichen der Serie besteht, sei es, daû der Stammbestandteil für sich kennzeichenrechtlichen Schutz genieût und der Markeninhaber des weiteren eine Zeichenserie mit diesem Bestandteil gebildet hat, also eine Fallgestaltung wie im Streitfall, oder - worum es im Streitfall nicht geht - geltend macht, der fragliche Bestandteil werde vom Verkehr als geeignet für die Bildung einer Zeichenserie angesehen (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone; BGH, Beschl. v. 25.6.1998 - I ZB 10/96, GRUR 1999, 240, 241 = WRP 1998, 1177 - STEPHANSKRONE I).
Das Berufungsgericht hat im Streitfall dem Zeichen "BIG" angesichts eines beschreibenden Inhalts als Angabe einer Eigenschaft ("groû", "dick", "stark", "wichtig"), die sich auch auf Spielwaren beziehen könne, die Eignung aberkannt, ein solcher Stammbestandteil zu sein. Dieser Auffassung kann nicht beigetreten werden.
Dabei kann offenbleiben, ob die Meinung des Berufungsgerichts zutrifft, der Marke "BIG" und dem entsprechenden Firmenschlagwort fehle jede Unterscheidungskraft , weil das Wort in der Bedeutung von "groû", "dick", "stark", "wichtig" auch dem deutschen Verkehr geläufig sei (vgl. zu einem Eigenschaftswort als Marke: BGH, Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 1/99, WRP 2001, 1445, 1446 = MarkenR 2001, 408 - INDIVIDUELLE).
Bei seiner Beurteilung hat das Berufungsgericht jedenfalls rechtsfehlerhaft unberücksichtigt gelassen, daû der Beklagte unter Bezugnahme auf vorgelegte Unterlagen ausführlich vorgetragen hat, er benutze den Bestandteil "BIG" bereits als Stammbestandteil für eine existierende Zeichenserie, bei der jeweils der Wortbestandteil "BIG" mit einem oder mehreren Bestandteilen kombiniert sei. Ist hiervon auszugehen, kommt es - entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts - nicht (mehr) darauf an, ob der fragliche Bestandteil "BIG" sich theoretisch als Stammbestandteil eignet, sondern allein darauf, ob der Beklagte den Verkehr tatsächlich an "BIG" als Stammbestandteil einer Serie gewöhnt hat. Die vom Berufungsgericht herangezogene Entscheidung des Bundesgerichtshofes "STEPHANSKRONE I" (GRUR 1999, 240, 241) befaût sich, weil nach dem dortigen Sachverhalt eine bereits existierende Zeichenserie nicht in Rede stand, allein mit der im Streitfall unerheblichen Frage der abstrakten Eignung eines Bestandteils eines einheitlichen Wortes als Stammbe-
standteil für eine Zeichenserie und stellt allein für diesen Fall Anforderungen im Sinne einer gewissen Originalität des Bestandteils.
3. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht, sofern es erneut zur Verneinung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinne gelangt, dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens nachzugehen und dabei das entsprechende Vorbringen des Beklagten einschlieûlich des Vortrags zur Bekanntheit des Zeichens "BIG" zu berücksichtigen haben, dessen Übergehen die Revision rügt.
III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 235/00 Verkündet am:
10. Oktober 2002
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
BIG BERTHA
§ 26 Abs. 1, § 49 Abs. 1 Satz 1, § 55 Abs. 1, §§ 115, 153 Abs. 1

a) Die Verwendung eines Zeichens ausschließlich als Unternehmenskennzeichen
ist keine Benutzung einer Marke i.S. von § 26 MarkenG.

b) Zur Frage der Warenähnlichkeit nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

c) Bei der Beurteilung der Bekanntheit einer Marke i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3
MarkenG ist auf den durch die Waren, für die die Marke Schutz genießt (hier:
Golfschläger und Golftaschen), angesprochenen Personenkreis abzustellen.
Maßgeblicher Zeitpunkt, in dem die Voraussetzungen der Bekanntheit der
Marke vorliegen müssen, ist auch im Falle der Kollision mit einem Unternehmenskennzeichen
der Zeitpunkt der Erlangung des Kennzeichenschutzes
des kollidierenden jüngeren Zeichens im Inland.
BGH, Urt. v. 10. Oktober 2002 - I ZR 235/00 - OLG München
LG München I
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 10. Oktober 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Prof.
Dr. Bornkamm und Dr. Büscher

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 24. August 2000 hinsichtlich der Kostenentscheidung und insoweit aufgehoben, als die Klageanträge zu 1 bis 3 insgesamt und der Klageantrag zu 4 teilweise abgewiesen worden sind und als die Klägerin auf den Widerklageantrag zu 1 zur Unterlassung verurteilt worden ist.
Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts München I - 7. Kammer für Handelssachen - vom 26. Januar 2000 wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß die Beklagte auf den Klageantrag zu 4 verurteilt wird, in die Schutzentziehung der IRMarke Nr. 612260 "BIG BERTHA" für die Waren "Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, chapellerie" einzuwilligen.
Im übrigen Umfang der Aufhebung (Klageanträge zu 1 bis 3 und Widerklageantrag zu 1) wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin ist eine in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige Gesellschaft, die Golfschläger und -zubehör herstellt und vertreibt. Sie ist Inhaberin der Wortmarken "BIG BERTHA" und zwar der am 23. Januar 1992 angemeldeten und am 18. Juni 1993 für "Golfschläger und Golftaschen" eingetragenen Marke Nr. 2 038 649 und der mit Priorität vom 11. Mai 1993 für "SportBekleidungsstücke , Sport-Schuhwaren, Sport-Kopfbedeckungen, Sweater, Pullover , Trainingsanzüge, Hosen, Jacken, Hüte, Windjacken" am 27. Mai 1994 eingetragenen Marke Nr. 2 065 932.
Die Beklagte, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach italienischem Recht, ist die am 15. März 1992 gegründete "Big Bertha S.r.l.". Sie befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Bekleidungsstücken. Die Beklagte meldete am 10. Juni 1992 in Italien die Marke "BIG BERTHA" an.
Im Jahre 1993 beabsichtigte die Beklagte, ihre Geschäfte auf Deutschland auszudehnen. Nach organisatorischen Vorbereitungen ab Mitte April 1993 trat die Beklagte als Ausstellerin während eines vom 5. bis 8. August 1993 dauernden Golfturniers in E. bei München auf und verkaufte ihre Produkte. Am 29. Dezember 1993 meldete die Beklagte ihre italienische Marke zur internatio-
nalen Registrierung an. Die IR-Marke Nr. 612 260 genießt mit Priorität vom sel- ben Tag Schutz in Deutschland unter anderem für die nachfolgend angeführten Waren der Klasse 25 "Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles , chapellerie" (Bekleidungsstücke einschließlich Stiefel, Schuhe und Hausschuhe, Hüte).
Die Klägerin sieht eine Verletzung ihrer Rechte an den Marken "BIG BERTHA" durch die Benutzung der Firma der Beklagten bei dem Vertrieb von Bekleidungsstücken in Deutschland. Sie hat vorgetragen, sie habe ihre Marken im Inland rechtserhaltend benutzt. Ihr für Golfschläger und Golftaschen eingetragenes Zeichen Nr. 2 038 649 sei eine im Inland bekannte Marke. Die Beklagte sei bei der Wahl ihrer Firma und der Markenanmeldung bösgläubig gewesen. Hierzu verweist die Klägerin auf einen Artikel in einer italienischen Zeitschrift von Juli 1993, in welchem der Prokurist der Beklagten mit der Äußerung zitiert wird, ihm sei die Bezeichnung "BIG BERTHA" vom Golf her bekannt gewesen und er habe sie deshalb als Glücksbringer für seine Firma und als Marke verwandt.
Die Klägerin hat beantragt,
1. die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in Deutschland das Zeichen "BIG BERTHA" für Bekleidung, insbesondere für Sport- und Golfbekleidung, für Schuhe und Kopfbedeckungen zu benutzen;
2. die Beklagte zu verurteilen, über den Umfang der Handlungen gemäß Ziffer 1 seit dem 27. Mai 1994 Auskunft zu erteilen, und zwar unter Angabe des in Deutschland erzielten Umsatzes sowie unter Angabe der in Deutschland betriebenen Werbung einschließlich des Versendens von Angeboten und Broschüren an Einzelinteressenten;

3. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin all denjenigen Schaden zu erstatten, der dieser seit dem 27. Mai 1994 in Deutschland durch die Handlungen gemäß Ziffer 1 entstanden ist und/oder noch entstehen wird;
4. der IR-Marke Nr. 612 260 "BIG BERTHA" für die Waren der Klasse 25 den Schutz für Deutschland zu entziehen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Verletzung der Rechte an der Marke Nr. 2 038 649 in Abrede gestellt und geltend gemacht, ihre Firmenbezeichnung sei gegenüber der Marke Nr. 2 065 932 der Klägerin prioritätsälter. Diese Marke sei zudem löschungsreif, weil sie länger als fünf Jahre nicht ernsthaft benutzt worden sei.
Die Beklagte hat unter Berufung auf ihre Firmenbezeichnung und ihre international registrierte Marke widerklagend beantragt,
1. die Klägerin zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in Deutschland die Bezeichnung "BIG BERTHA" für Bekleidung, insbesondere für Sport- und Golfbekleidung, für Schuhe und Kopfbedeckungen zu benutzen;
2. die Klägerin weiter zu verurteilen, über den Umfang der Handlungen gemäß Nr. 1 seit dem 13. April 1993 Auskunft zu erteilen , und zwar unter Angabe des in Deutschland erzielten Umsatzes mit dem Groß- und/oder Einzelhandel;
3. festzustellen, daß die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten jeden Schaden zu ersetzen, der dieser seit dem 13. April 1993 in
Deutschland durch Handlungen gemäß Nr. 1 entstanden ist und/oder noch entstehen wird und
4. die Klägerin zu verurteilen, in die Löschung der Marke Nr. 2 065 932 "BIG BERTHA" gegenüber dem Deutschen Patentamt einzuwilligen.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Entziehung des Schutzes der IR-Marke Nr. 612 260 "BIG BERTHA" nur für die Waren "les bottes, les souliers et les pantoufles, chapellerie" für die Bundesrepublik Deutschland bestätigt und im übrigen die Klage abgewiesen. Auf die Widerklage hat das Berufungsgericht unter Zurückweisung der auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichteten Widerklageanträge zu 2 und 3 die Klägerin im wesentlichen nach dem Widerklageantrag zu 1 (ausgenommen von der Untersagung, die Bezeichnung "BIG BERTHA" zu benutzen, sind nur Schuhe) und nach dem Widerklageantrag zu 4 verurteilt (OLG München OLG-Rep 2001, 200 = GRUR-RR 2002, 9).
Mit ihrer Revision begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat die Ansprüche der Klägerin auf Unterlassung der Benutzung des Zeichens "BIG BERTHA" für Bekleidung, insbesondere für Sport- und Golfbekleidung, für Schuhe und Kopfbedeckungen, auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung verneint. Dazu hat es ausgeführt:

Den Unterlagen sei nur zu entnehmen, daß die Beklagte Strickwaren aus Kaschmir vertrieben habe. Dagegen fehlten Anhaltspunkte für den Vertrieb von Sport- und Golfbekleidung, Schuhe und Kopfbedeckungen im Inland durch die Beklagte. Insoweit sei keine für einen Unterlassungsanspruch erforderliche Begehungsgefahr gegeben.
Aus der Registrierung der IR-Marke könne wegen der nach der Eintragung verstrichenen Zeit, die zum Verfall der Marke geführt habe, nicht auf eine Absicht der Beklagten geschlossen werden, das Zeichen für Sport- und Golfbekleidung , für Schuhe und für Kopfbedeckungen zu nutzen.
Ihre Ansprüche könne die Klägerin im übrigen nicht auf die Marke Nr. 2 038 649 "BIG BERTHA" stützen. Von einer Bekanntheit dieser Marke i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zum Zeitpunkt der Kollision der Zeichen der Parteien im Jahre 1993 sei nicht auszugehen. Die Klageansprüche seien auch nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gerechtfertigt. Eine Verwechslungsgefahr scheide trotz Zeichenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke aus, weil die Waren, für die die Klagemarke Schutz beanspruche (Golfschläger und Golftaschen), den von der Beklagten vertriebenen Kleidungsstücken unähnlich seien. Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn aufgrund unrichtiger Vorstellungen über wirtschaftliche Verbindungen der Parteien bestehe nicht. Besondere Umstände, die einen solchen Schluß begründeten , fehlten.
Die Klägerin könne ihre Ansprüche auch nicht aus der weiteren Marke Nr. 2 065 932 herleiten. Zwar sei diese Marke prioritätsälter als die Firmenbezeichnung der Beklagten. Durch deren Verwendung in der Zeit von April bis August 1993 bei dem Auftritt der Beklagten auf dem Golfturnier in der Nähe von München sei kein Kennzeichenschutz für die Firmierung im Inland entstanden.
Die Klägerin könne ihre Ansprüche gleichwohl nicht auf diese Marke stützen, weil sie wegen fehlender Benutzung löschungsreif sei. Die Klägerin habe eine Benutzung der Marke nur für Polohemden geltend gemacht. Ob bei einer Verwendung der Marke für diese Waren von einer Zeichenbenutzung im Sinne von §§ 25, 26 MarkenG für die Waren "Sport-Bekleidungsstücke" auszugehen sei oder eine Beschränkung dieses Warenbegriffs auf Polohemden vorgenommen werden müsse, könne dahinstehen. Die Verwendung der Marke für Polohemden sei jedenfalls nur in einem so geringen Umfang und nur wenige Wochen vor dem Eintritt der Löschungsreife erfolgt, daß sie nicht ernsthaft gewesen sei. Für die übrigen im Verzeichnis eingetragenen Waren habe die Klägerin eine Benutzung der Marke "BIG BERTHA" schon nicht dargelegt.
Der auf Entziehung des Schutzes der IR-Marke Nr. 612 260 der Beklagten gerichteten Klage hat das Berufungsgericht teilweise stattgegeben. Es hat angenommen, die Beklagte habe die am 23. Februar 1994 in das internationale Register eingetragene Marke nur für Bekleidungsstücke, nicht aber für Stiefel, Schuhe, Hausschuhe und Hüte benutzt.
Das Berufungsgericht ist weiter davon ausgegangen, daß die Widerklage zum Teil begründet ist. Hierzu hat es ausgeführt:
Die Beklagte könne aufgrund ihrer für "Vêtements" geschützten IR-Marke Nr. 612 260 "BIG BERTHA" von der Klägerin verlangen, es zu unterlassen, diese Bezeichnung für Bekleidung, insbesondere für Sport- und Golfbekleidung und für Kopfbedeckungen, zu verwenden, weil von einer Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen für diese Waren - anders als bei Schuhen - auszugehen sei.
Der Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke Nr. 2 065 932 "BIG BERTHA" der Klägerin stehe der Beklagten zu, weil die Klägerin das Zeichen nicht rechtserhaltend benutzt habe. Dagegen seien der von der Beklagten
verfolgte Schadensersatz- und der Auskunftsanspruch unbegründet. Verlet- zungshandlungen der Klägerin habe die Beklagte, die eine Markenbenutzung durch die Klägerin gerade bestritten habe, nicht dargelegt. Zur Verwendung der Marke zur Kennzeichnung der Polohemden, die im Mai 1999 verkauft worden seien, sei die Klägerin berechtigt gewesen. Die Marke sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfallen gewesen.
Die Klägerin könne sich nicht auf einen bösgläubigen Erwerb der Kennzeichenrechte der Beklagten berufen. Über in Italien verwirklichte Tatbestände hätten die italienischen Gerichte zu entscheiden. In der Ausweitung ihrer Tätigkeit nach Deutschland liege kein Sittenverstoß der Beklagten.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat teilweise Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und - unter Neufassung der Urteilsformel - zur Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils, soweit das Berufungsgericht der IR-Marke Nr. 612 260 der Beklagten "BIG BERTHA" nicht auch den Schutz für die Waren "Vêtements" entzogen hat und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit es die Klageanträge zu 1 bis 3 abgewiesen und die Klägerin auf den Widerklageantrag zu 1 zur Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "BIG BERTHA" verurteilt hat. Die weitergehende gegen die Verurteilung nach dem Widerklageantrag zu 4 gerichtete Revision ist dagegen zurückzuweisen.
Revision gegen die teilweise Abweisung des Klageantrags zu 4 (Schutzentziehung für die IR-Marke Nr. 612 260 der Beklagten) und die Verurteilung nach dem Widerklageantrag zu 4 (Einwilligung in die Löschung der Klagemarke Nr. 2 065 932)
1. Die Revision hat Erfolg, soweit sie sich dagegen richtet, daß das Berufungsgericht die Voraussetzungen einer Schutzentziehung für "Vêtements" bei der IR-Marke Nr. 612 260 "BIG BERTHA" der Beklagten verneint hat.


a) Allerdings ist die Löschungsklage wegen Schutzentziehung nach §§ 115, 55 MarkenG auf eine Verurteilung zur Einwilligung in die Schutzentziehung gerichtet (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 115 Rdn. 4; v. Schultz/ Hertz-Eichenrode, Markenrecht, § 115 Rdn. 5). Entsprechend ist der Klageantrag zu 4 auszulegen und die Urteilsformel neu zu fassen.

b) Einer international registrierten Marke ist nach § 115 i.V. mit § 55 Abs. 1, § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Schutz zu entziehen, wenn die Marke nicht innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach § 26 MarkenG benutzt worden ist.
Das Berufungsgericht hat angenommen, die am 23. Februar 1994 in das Register eingetragene Marke sei unstreitig von der Beklagten für Bekleidungsstücke benutzt worden. Dem kann nicht zugestimmt werden.
Nach der Vorschrift des § 115 Abs. 2 MarkenG begann die fünfjährige Benutzungsschonfrist nicht mit der Registrierung am 23. Februar 1994, sondern gemäß § 5 Abs. 2 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken erst mit Ablauf eines Jahres nach der internationalen Registrierung (vgl. hierzu Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 115 Rdn. 2; Ingerl/Rohnke aaO § 115 Rdn. 7; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 115 Rdn. 4). Die fünfjährige Benutzungsschonfrist begann daher am 23. Februar 1995 und lief am 23. Februar 2000 ab. Innerhalb dieser Frist hat die Beklagte die IR-Marke für Bekleidung nicht rechtserhaltend benutzt.
Von einer rechtserhaltenden Benutzung i.S. von § 26 MarkenG kann nicht ausgegangen werden, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet (vgl. Fezer aaO § 26 Rdn. 21; Ingerl/ Rohnke aaO § 26 Rdn. 20; v. Schultz/Stuckel aaO § 26 Rdn. 14; zu § 5 Abs. 7 WZG: BGH, Beschl. v. 2.3.1979 - I ZB 3/77, GRUR 1979, 551 f. = WRP 1979,
451 - lamod). Von einer Verwendung ausschließlich als Unternehmenskennzei- chen ist im Streitfall entgegen der nicht näher begründeten Annahme des Berufungsgerichts auszugehen. Denn die Beklagte hat in der Klageentgegnung in Übereinstimmung mit dem Vortrag der Klägerin geltend gemacht, sie versehe ihre Bekleidungsstücke nicht unmittelbar mit der Bezeichnung "BIG BERTHA", sondern vielmehr mit dem Zeichen "FERNANDO CIAI" und "IL CASMERE DI FERNANDO CIAI". Zum Beleg hat sie sich auf den Katalog des Jahres 1997/1998 berufen, in dem die Bezeichnung "BIG BERTHA" nur als Unternehmenskennzeichen verwendet und im Zusammenhang mit den Kleidungsstücken die Bezeichnung "IL CASMERE DI FERNANDO CIAI" benutzt wird. Gleiches gilt für den Internetauftritt der Beklagten für die Herbst/Winter-Kollektion des Jahres 1996/1997 und den Herbst/Winter-Katalog 1999/2000, bei denen die Bekleidungsstücke ebenfalls mit "IL CASMERE DI FERNANDO CIAI" bezeichnet worden sind und "BIG BERTHA" jeweils nur als Firmenbezeichnung Verwendung findet. Eine Benutzung des Zeichens "BIG BERTHA" (zugleich) als Marke hat die Beklagte dagegen nicht dargelegt.
2. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung der Klagemarke Nr. 2 065 932 "BIG BERTHA" nach § 55 Abs. 1, § 49 Abs. 1 Satz 1, § 26 Abs. 1 MarkenG.
Nach der Vorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG tritt Löschungsreife wegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. In diesem Zusammenhang reicht es aus, daß der Zeitraum der fünfjährigen Nichtbenutzung - wie vorliegend - nach Klageerhebung und vor der letzten mündlichen Verhandlung endet (vgl. BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 61 = WRP 2001, 1211 - ISCO). Dies ist bei der Marke Nr. 2 065 932 "BIG BERTHA" der Klägerin der Fall.
Die Benutzungsschonfrist von fünf Jahren endete für die am 27. Mai 1994 eingetragene Marke nach Klageerhebung (26. Februar 1999) mit Ablauf des 27. Mai 1999. Die Klägerin hat die Marke Nr. 2 065 932 nicht innerhalb der danach maßgeblichen letzten fünf Jahre vor dem Schluß der mündlichen Verhandlung nach § 25 Abs. 2 Satz 2, § 26 MarkenG benutzt. Der Schluß der mündlichen Verhandlung nach § 25 Abs. 2 Satz 2 MarkenG ist der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht am 13. Juli 2000 (vgl. Fezer aaO § 25 Rdn. 9; Ingerl/Rohnke aaO § 25 Rdn. 16; Althammer/ Klaka aaO § 25 Rdn. 13).
Den Nachweis einer Benutzung der Klagemarke nach § 26 Abs. 1 MarkenG hat die Klägerin für den maßgeblichen Zeitraum nicht geführt. Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer einer Benutzung i.S. des § 26 Abs. 1 MarkenG richten sich nach dem jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten. Dabei kommt es unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders darauf an, ob bei objektiver Betrachtung die als Benutzung in Anspruch genommenen Handlungen auch ohne Berücksichtigung des Zwecks, den Bestand der Marke zu erhalten, als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen sind (vgl. BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 996 = WRP 1999, 936 - HONKA; BGH GRUR 2002, 59, 63 - ISCO).
Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin habe nur kurz vor Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist (27. Mai 1999) in der Zeit vom 10. bis 12. Mai 1999 an sieben Kunden insgesamt 207 mit der Klagemarke gekennzeichnete Polohemden zu einem Preis von 6.210,-- DM veräußert. Die Warenanzahl und der Umsatz seien gering und die Vertriebsdauer nur kurz gewesen. Der eingeräumte Rabatt sei mit 50 % gegenüber dem von der Klägerin üblicherweise gewährten Nachlaß von 3 % außerordentlich hoch gewesen; der Verkauf sei durch keine Werbemaßnahmen unterstützt worden. Das Internetangebot von Polohemden der Lizenznehmerin der Klägerin sei ausschließlich auf den amerikanischen Markt zugeschnitten. Die Preise seien in Dollar ange-
geben, eine deutsche Version des Internetangebots sei nicht aufrufbar gewe- sen. Der erst nach Schluß der mündlichen Verhandlung eingereichte Schriftsatz der Klägerin vom 10. August 2000 habe keine Veranlassung zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung gegeben. Die mit diesem Schriftsatz eingereichten Belege über Benutzungshandlungen in der Zeit zwischen dem 17. April und 20. Juni 2000 ließen keine Benutzung der Klagemarke erkennen.
Gegen diese Beurteilung des Berufungsgerichts wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, aus den vorgelegten Katalogen ergebe sich, daß die in Rede stehende Marke für das darin enthaltene Produktsortiment im Inland benutzt worden sei. In den in englischer Sprache gehaltenen Katalogen sind jedoch lediglich zwei Kappen abgebildet, die die Aufschrift "BIG BERTHA" tragen. Daß diese Sport-Kopfbedeckungen im Inland im maßgeblichen Zeitraum vertrieben worden sind, hat die Beklagte ebenso wie die Benutzung des Zeichens im Inland für die übrigen Waren, für die die Marke Schutz genießt, bestritten. Ihren gegenteiligen Vortrag hat die Klägerin nicht unter Beweis gestellt.
Unzutreffend ist auch der von der Revision vertretene Standpunkt, die Benutzung der Klagemarke für Polohemden sei im Inland ernsthaft erfolgt. Der nur drei Tage andauernde Vertrieb von Polohemden in geringer Stückzahl verbunden mit hohen Rabatten ohne Werbemaßnahmen ist nicht verkehrsüblich und wirtschaftlich angebracht. Er stellt keine ernsthafte Benutzung des Zeichens "BIG BERTHA" im Inland für Sport-Bekleidungsstücke dar. Zu Recht hat das Berufungsgericht auch die erst nach Schluß der mündlichen Verhandlung von der Klägerin vorgelegten Belege außer acht gelassen. Ihnen ist nichts für die Benutzung des Zeichens "BIG BERTHA" bei dem Vertrieb von Polohemden zu entnehmen.
Revision gegen die Abweisung der Klageanträge zu 1 bis 3 und den Widerklageantrag zu 1

Das Berufungsgericht hat die Klageanträge zu 1 bis 3 abgewiesen und der Klägerin auf den Widerklageantrag zu 1 untersagt, die Bezeichnung "BIG BERTHA" für Bekleidung, insbesondere für Sport- und Golfbekleidung und für Kopfbedeckungen zu benutzen.
Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache in die Berufungsinstanz.
3. Die Verurteilung nach dem Widerklageantrag zu 1, die das Berufungsgericht auf die IR-Marke der Beklagten gestützt hat, kann keinen Bestand haben. Der Anspruch der Beklagten nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, Abs. 5 MarkenG ist gemäß § 25 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 MarkenG ausgeschlossen. Die Beklagte hat die IR-Marke nicht bis zur letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz (13. Juli 2000) rechtserhaltend i.S. von § 26 MarkenG benutzt (vgl. Abschn. II 1b).
Danach wird das Berufungsgericht im erneut eröffneten Berufungsrechtszug zu prüfen haben, ob die Beklagte aufgrund ihrer Firmenbezeichnung "Big Bertha" von der Klägerin gemäß § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG, § 16 UWG die beantragte Untersagung beanspruchen kann. Dies setzt die Entstehung eines inländischen Kennzeichenschutzes an der Firmenbezeichnung "Big Bertha" der Beklagten voraus. Diesen Kennzeichenschutz hat das Berufungsgericht für den Zeitraum von April bis August 1993 allein aufgrund des einmaligen Auftritts der Beklagten mit einem Ausstellungsstand auf dem Golfturnier in E. bei München mit Recht verneint. Die Beklagte hatte sich aber auch auf eine kontinuierliche Geschäftstätigkeit nach 1993 im Inland berufen. Das Berufungsgericht hat von seinem Rechtsstandpunkt folgerichtig keine Feststellungen dazu getroffen, ob die Beklagte aufgrund der von ihr behaupteten weiteren Geschäftstätigkeit ab 1993 im Inland Kennzeichenschutz nach § 5
Abs. 2 MarkenG, § 16 UWG erlangt hat und ob der Klägerin aufgrund ihrer Marke Nr. 2 038 649 "BIG BERTHA" ein prioritätsälteres Zeichenrecht gegenüber einem etwaigen Recht der Beklagten aufgrund ihrer Firmierung zusteht. Diese Prüfung wird das Berufungsgericht - gegebenenfalls nach Ergänzung des Sachvortrags der Parteien hierzu - noch nachzuholen haben.
Diese Feststellungen sind auch nicht im Hinblick auf einen von der Klägerin geltend gemachten bösgläubigen Erwerb eines inländischen Kennzeichenschutzes durch die Beklagte entbehrlich. Vergeblich wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungsgericht ein gegen die guten Sitten verstoßendes Verhalten der Beklagten verneint hat. Denn weder eine Begründung eines inländischen Kennzeichenrechts an der Firmenbezeichnung "Big Bertha" durch die Beklagte noch deren Durchsetzung gegen die Klägerin wären rechtsmißbräuchlich oder sittenwidrig.
In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist zwar anerkannt, daß bei Vorliegen besonderer Umstände die Begründung oder Ausübung eines Kennzeichenrechts sittenwidrig sein kann. Derartige Umstände können darin liegen, daß der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, einen Kennzeichenschutz begründet. Das wettbewerblich Verwerfliche kann auch darin gesehen werden, daß eine durch einen Kennzeichenschutz entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt wird (vgl. BGH, Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000; Urt. v. 23.11.2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 244 = WRP 2001, 160 - Classe E). Vom Vorliegen dieser Umstände ist im Streitfall allerdings nicht auszugehen. Entgegen der Ansicht der Revision reicht hierzu nicht aus, daß die Marke Nr. 2 038 649 der Klägerin als Vorbild für die Wahl der
Firmenbezeichnung der Beklagten diente. Vielmehr kann die Klägerin, soweit die Beklagte einen inländischen Schutz ihrer Unternehmensbezeichnung erlangt haben sollte, dagegen nur aus ihrer Marke Nr. 2 038 649 nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 oder Nr. 3 MarkenG unter den nachstehend dargelegten Voraussetzungen vorgehen (vgl. dazu Abschn. II 4).
4. Die Revision wendet sich weiter mit Recht dagegen, daß das Berufungsgericht der Beklagten nicht verboten hat, das Zeichen "BIG BERTHA" für Bekleidung, insbesondere Sport- und Golfbekleidung, für Schuhe und Kopfbedeckungen zu benutzen (Klageantrag zu 1). Die bisherigen Feststellungen hierzu vermögen die Abweisung dieses Klageantrags nicht zu rechtfertigen.

a) Zutreffend ist allerdings, daß der Klägerin kein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG aufgrund der Marke Nr. 2 065 932 "BIG BERTHA" gegen die Beklagte zusteht. Dieser ist nach § 25 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2, § 26 Abs. 1 MarkenG ausgeschlossen. Die Klägerin hat die für "SportBekleidungsstücke , Sport-Schuhwaren, Sport-Kopfbedeckungen, Sweater, Pullover , Trainingsanzüge, Hosen, Jacken, Hüte und Windjacken" eingetragene Marke nicht innerhalb der letzten fünf Jahre vor der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz rechtserhaltend benutzt (vgl. Abschn. II 2).

b) Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe auch aufgrund der für Golfschläger und Golftaschen eingetragenen Marke Nr. 2 038 649 kein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu, hält dagegen der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kann die für den Unterlassungsanspruch der Klägerin erforderliche Begehungsgefahr auch für Sport- und Golfbekleidung, für Schuhe und Kopfbedeckungen nicht zweifelhaft sein, weil die Beklagte ihre IR-Marke für entsprechende Waren hat registrieren lassen und - wie der Widerklageantrag zu 1 zeigt - für sich in Anspruch nimmt, der Klä-
gerin die Benutzung der Bezeichnung "BIG BERTHA" für diese Waren zu untersagen (vgl. hierzu auch: BGH, Urt. v. 19.1.1989 - I ZR 217/86, GRUR 1990, 361, 363 - Kronenthaler).
aa) Eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke Nr. 2 038 649 "BIG BERTHA" und der angegriffenen Bezeichnung der Beklagten hat das Berufungsgericht verneint (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Dem kann nicht beigetreten werden.
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marke und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN; Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 543 = WRP 2002, 534 - BIG).
Davon ist im Ansatz auch das Berufungsgericht ausgegangen. Seine zur Warenähnlichkeit getroffenen Feststellungen sind jedoch nicht widerspruchsfrei. Ihnen ist nicht zu entnehmen, ob das Berufungsgericht eine Warenunähnlichkeit annehmen oder eine wenn auch sehr geringe Warenähnlichkeit bejahen wollte.
Das Berufungsgericht hat einerseits festgestellt, die von der Klagemarke Nr. 2 038 649 erfaßten Waren (Golfschläger und Golftaschen) und die von der Beklagten vertriebenen Waren (Bekleidungsstücke, insbesondere Wirkwaren aus Kaschmir) seien "in hohem Maße unähnlich". Dies legt die Annahme nahe, das Berufungsgericht habe jede Warenähnlichkeit verneinen wollen.

Dagegen ist das Berufungsgericht bei seiner weiteren Beurteilung von einer von Hause aus durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke und einer Identität der Kollisionszeichen ausgegangen und hat auf der Grundlage dieser Feststellungen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne und eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne geprüft. Zur einer derartigen Prüfung hätte ersichtlich keine Veranlassung bestanden, wenn das Berufungsgericht von einer Warenunähnlichkeit ausgegangen wäre. Denn fehlt eines der beiden Tatbestandsmerkmale des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, und zwar die Marken- oder die Warenähnlichkeit, vollständig, ist eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5509 = GRUR 1998, 922 Tz. 22 = WRP 1998, 1165 - Canon; BGH, Urt. v. 12.7.2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340 f. = WRP 2002, 330 - Fabergé, m.w.N.).
Ist danach für das Revisionsverfahren von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke und Zeichenidentität auszugehen und ist aufgrund der Ausführungen des Berufungsgerichts eine, wenn auch geringe, Warenähnlichkeit nicht ausgeschlossen, kann die Verneinung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen Bestand haben.
Für das weitere Verfahren wird das Berufungsgericht folgendes zu beachten haben:
Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, etwa weil sie in
denselben Verkaufsstätten angeboten werden (vgl. BGH, Beschl. v. 26.11.1998 - I ZB 18/96, GRUR 1999, 496, 497 f. = WRP 1999, 528 - TIFFANY; Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/ BeiChem; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN).
Entgegen der Ansicht der Revision ist bei der Klagemarke nicht in die Beurteilung einzubeziehen, daß die Klägerin ein auf den Golfbereich zugeschnittenes Warensortiment verschiedener Industriezweige anbietet; vielmehr ist nur auf die Waren abzustellen, für die die Marke Schutz genießt und nach Ablauf der Benutzungsschonfrist auch benutzt wird (vgl. Fezer aaO § 14 Rdn. 333; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 243). Dies sind Golfschläger und Golftaschen.
Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Herstellung von Golfschlägern zu einem Spezialbereich der holz- und metallverarbeitenden Industrie gehört und Golftaschen als Hilfswaren zu Golfschlägern vom Verkehr demselben Produktionsbetrieb zugeordnet werden, während die Herstellung von Bekleidungsstücken der Textilindustrie und die in erster Linie von der Beklagten vertriebenen Wirkwaren aus Kaschmir einem Spezialbereich dieses Industriezweiges zuzuordnen sind.
In die Beurteilung wird aber auch mit einzubeziehen sein, ob eine Warenähnlichkeit unter dem Gesichtspunkt zu bejahen ist, daß die Waren sich ergänzen und die Vertriebswege zum Teil übereinstimmen, weil die von der Beklagten produzierten und vertriebenen Bekleidungsstücke auch bei der Ausübung des Golfsports getragen werden können und die Beklagte ihre Produktion erstmals auf einem Stand anläßlich eines Golfturniers in Deutschland angeboten hat. Bei den von der Beklagten vertriebenen Waren handelte es sich nach den Feststellungen des Berufungsgerichts zwar in erster Linie um Wirkwaren aus Kaschmir und damit nicht um eine typische Sportbekleidung. Die Be-
klagte vertreibt allerdings auch Polohemden und wirbt für diese in ihrem Katalog 1999/2000 mit der Abbildung von Golfschlägern.
Sollte das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke Nr. 2 038 649 und dem Zeichen der Beklagten bejahen, wird es weiter zu prüfen haben, ob die Kollisionslage bereits vor dem 1. Januar 1995 bestanden hat. Gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG wäre der Unterlassungsanspruch der Klägerin in einem solchen Fall nur begründet, wenn er sich auch aus den früher geltenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes ergibt.
Für die Annahme von Benutzungshandlungen der Beklagten im Inland vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes, wie sie für eine Anwendung des § 153 Abs. 1 MarkenG erforderlich ist, reicht allerdings nicht allein die Verwendung der Firmenbezeichnung durch die Beklagte anläßlich der Vorbereitung und Durchführung ihres Auftritts bei dem Golfturnier im Zeitraum von Mitte April bis Anfang August 1993 aus. Hat die Beklagte ihre Firma in der Zeit von Mitte August 1993 bis zum 31. Dezember 1994 im Inland nicht erneut verwendet, liegt keine Weiterbenutzung i.S. von § 153 Abs. 1 MarkenG vor. Vielmehr wäre nach der auf eine einzelne Teilnahme als Aussteller bei einem Golfturnier beschränkten Verwendung des Zeichens von einer anschließenden Einstellung der Benutzung im Inland auszugehen (vgl. hierzu: Ingerl/Rohnke aaO § 153 Rdn. 5; v. Schultz/v. Zumbusch aaO § 153 Rdn. 10).
bb) Die Revision wendet sich weiter mit Erfolg dagegen, daß das Berufungsgericht einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG aufgrund der Klagemarke Nr. 2 038 649 "BIG BERTHA" verneint hat. Zur Anwendung der maßgeblichen Rechtsvorschriften wird es auch hier gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG auf den Zeitpunkt der Kollisionslage ankommen (BGHZ 138, 349, 351 - MAC Dog).
Aus der Bestimmung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, die Art. 5 Abs. 2 MarkenRL umsetzt, ergibt sich, daß eine Markenverletzung vorliegt, wenn ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Die Klägerin hat sich, anders als das Berufungsgericht angenommen hat, auf die Bekanntheit ihrer Marke Nr. 2 038 649 "BIG BERTHA" für Golfschläger und Golftaschen berufen. Nicht zutreffend ist auch die weitere Annahme des Berufungsgerichts, die Klägerin habe zur Bekanntheit ihrer Marke nicht hinreichend vorgetragen.
Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfordert bei der Klagemarke einen Bekanntheitsgrad dergestalt, daß die mit der angegriffenen Bezeichnung konfrontierten Verkehrskreise auch bei nicht ähnlichen Waren oder Dienstleistungen eine Verbindung zwischen den Kollisionszeichen herstellen und hierdurch die ältere Marke beeinträchtigt werden kann. Der erforderliche Bekanntheitsgrad ist erreicht, wenn die Klagemarke einem bedeutenden Teil des Verkehrs oder einem spezielleren Teil des Publikums bekannt ist, ohne daß bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind. Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL: EuGH, Urt. v. 14.9.1999 - Rs. C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73, 74 f. Tz. 23 ff. = WRP 1999, 1130 - Chevy; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG: BGH GRUR 2002, 340, 341 - Fabergé).
Zum Bekanntheitsgrad hat die Klägerin geltend gemacht, die von ihr mit "BIG BERTHA" gekennzeichneten Produkte nähmen national und international eine Spitzenstellung ein. Sie seien bei Golfspielern aufgrund der Präsenz bei internationalen Golfturnieren und der Presseberichterstattung allgemein bekannt. Sie habe im Jahre 1993 mit Golfprodukten, die mit ihrer Marke "BIG BERTHA" gekennzeichnet gewesen seien, einen Umsatz von weltweit 205 Mio. Dollar, davon 1,8 Mio. Dollar im Inland, erzielt. Die Umsätze seien auf 800 Mio. Dollar im Jahr 1997 gestiegen, davon 33,5 Mio. Dollar im Inland, von denen 95 % auf mit "BIG BERTHA" gekennzeichnete Produkte entfielen.
Das Berufungsgericht wird aufgrund dieses Vortrags der Klägerin die erforderlichen Feststellungen zum Bekanntheitsgrad der Marke "BIG BERTHA" nachzuholen haben. Bei der Beurteilung der Bekanntheit der Klagemarke wird das Berufungsgericht auf den durch die in Frage stehenden Waren (Golfschläger und Golftaschen) angesprochenen Personenkreis abzustellen haben (vgl. BGH GRUR 2002, 340, 341 - Fabergé; Fezer aaO § 14 Rdn. 420; Ingerl/ Rohnke aaO § 14 Rdn. 473; v. Schultz/Schweyer aaO § 14 Rdn. 164). Für die Feststellung des maßgeblichen Zeitpunktes, in dem die Voraussetzungen der Bekanntheit der Klagemarke vorliegen müssen, kommt es darauf an, ob die Beklagte - wie sie geltend macht (vgl. hierzu Abschn. II 3) - im Inland kennzeichenrechtlichen Schutz an ihrer Firma erlangt hat. Ist dies der Fall, so ist der Zeitpunkt der Erlangung eines Kennzeichenschutzes der Beklagten mit "Big Bertha" maßgeblich. Dies folgt aus dem Prioritätsgrundsatz, aus dem sich im Fall einer Schutzerweiterung eines älteren Zeichens ergibt, daß deren Voraussetzungen im Zeitpunkt der Erlangung des Kennzeichenschutzes des kollidierenden jüngeren Zeichens vorliegen müssen (vgl. BGHZ 19, 23, 28 ff. - Magirus; BGH, Urt. v. 8.10.1969 - I ZR 7/68, GRUR 1970, 27, 29 - EinTannen -Zeichen). Für eingetragene Marken mit jüngerem Zeitrang ist dieser Grundsatz unter Geltung des Markengesetzes gesetzlich geregelt (§ 22 Abs. 1 Nr. 1, § 51 Abs. 3 MarkenG). Er gilt jedoch in gleicher Weise für Unternehmenskennzeichen (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 96 f. =
BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 90 f.; Fezer aaO § 22 Rdn. 2; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 482 und § 22 Rdn. 8; v. Schultz/Stuckel aaO § 22 Rdn. 2). Sollte die Beklagte mit ihrer Firma keinen Kennzeichenschutz im Inland erlangt haben, ist für die Bekanntheit der Marke der Klägerin dagegen auf den Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz abzustellen.
5. Die Abweisung der auf Auskunftserteilung und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz gerichteten Klageanträge zu 2 und 3 kann ebenfalls keinen Bestand haben, weil nicht feststeht, ob der Klägerin kennzeichenrechtliche Ansprüche zustehen.
Für die Zeit vor dem 1. Januar 1995 beurteilt sich die Rechtslage, soweit es um den Schadensersatzanspruch und den zu seiner Durchsetzung dienenden Auskunftsanspruch geht, ausschließlich nach altem Recht und soweit es um den Schutz einer bekannten Marke geht, nach § 1 UWG (vgl. BGHZ 138, 143, 153 f. - Les-Paul-Gitarren; 138, 349, 352 - MAC Dog).
Ullmann v. Ungern-Sternberg Starck
Bornkamm Büscher

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 139/99 Verkündet am:
8. November 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
IMS
Zur Verwechslungsgefahr der unter anderem für das Verarbeiten und Speichern
von Daten und Nachrichten sowie das Erstellen von Programmen für die
Datenverarbeitung auf dem Gebiet der Pharmazie, der Medizin und des Gesundheitswesens
eingetragenen Marke "IMS GMBH" mit der Bezeichnung "IMS
Image Management Solutions GmbH" für ein Unternehmen, dessen Gegenstand
auf die elektronische Dokumentenverwaltung im Kundenauftrag und die
Entwicklung von Programmen gerichtet ist.
BGH, Urt. v. 8. November 2001 - I ZR 139/99 - OLG München
LG München I
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 8. November 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und
Dr. Büscher

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 25. März 1999 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin ist aufgrund einer während des Revisionsverfahrens vorgenommenen Verschmelzung Rechtsnachfolgerin der 1959 gegründeten "IMS Institut für medizinische Statistik GmbH". Diese befaßte sich mit der Marktforschung , der Sammlung und dem Vertrieb marktstatistischen Materials sowie der Entwicklung und Bereitstellung von Systemen zur Steuerung und Erfolgskontrolle des Außendienstes für die pharmazeutische Industrie.
Die Klägerin ist Inhaberin mehrerer Marken mit dem Wortbestandteil "IMS", unter anderem der Wortmarke Nr. 396 07 658 "IMS GMBH", die am 12. August 1996 eingetragen worden ist, u.a. für "Sammeln und Liefern von Daten und Nachrichten; alle Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pharmazie, Medizin und des Gesundheitswesens; Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten, Dienstleistungen einer Datenbank; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermieten, Verpachten und Lizensieren von Datenverarbeitungsanlagen, von Programmen für die Datenverarbeitung und von Programmträgern für diese; technische Beratung bei der Anschaffung und dem Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen; alle Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pharmazie, Medizin und des Gesundheitswesens; mit Programmen versehene Datenträger; alle Waren auf dem Gebiet der Pharmazie, Medizin und des Gesundheitswesens".
Die Beklagte, eine am 18. April 1997 gegründete und am 12. Juni 1997 in das Handelsregister eingetragene GmbH firmierte mit "IMS Image Management Solutions GmbH". Ihr Unternehmensgegenstand umfaût unter anderem die elektronische Dokumentenverwaltung im Kundenauftrag, Entwicklung von Software und Programmen sowie alle weiteren Geschäfte, die in unmittelbarem und mittelbarem Zusammenhang mit der Datendokumentation auf elektronischen Datenträgern stehen.
Die Klägerin sieht in der früheren Firmenbezeichnung der Beklagten eine Verletzung ihres Unternehmenskennzeichens "IMS" und ihres Markenrechts. Sie hat geltend gemacht, zwischen ihren Kennzeichenrechten und der Bezeichnung der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr. Beide Parteien befaûten sich überwiegend mit der Erstellung von Software für Datenverarbeitungsanlagen und der Datendokumentation auf elektronischen Datenträgern.

Die Klägerin hat beantragt,
I. die Beklagte zu verurteilen, es unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs das Kennzeichen
IMS
mit oder ohne Zusätze als geschäftliche Bezeichnung und/oder zur Bezeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen beim Vertrieb und Angebot von Software für elektronische Datenund Dokumentenverwaltung in Geschäftsdrucksachen und/oder in der Werbung schriftlich und/oder in elektronischen Medien und/oder mündlich zu benutzen,
II. die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Amtsgericht F. , HRB , in die Löschung des Firmenbestandteils IMS einzuwilligen,
III. festzustellen, daû die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den ihr aus Handlungen gemäû Ziffer I seit dem 16. Mai 1997 entstandenen und noch entstehenden Schaden zu ersetzen,
IV. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft über den Umfang von Handlungen gemäû Ziffer I seit dem 16. Mai 1997 zu erteilen durch Vorlage eines chronologischen geordneten Verzeichnisses, aus dem sich ergeben müssen:


a) Angebote nach Angebotsumfang und Angebotsempfänger,
b) Lieferungen nach Lieferumfang, Lieferempfänger, Lieferzeit und Lieferpreis,
c) Werbemaûnahmen, aufgegliedert nach einzelnen Werbemitteln , gegebenenfalls deren Auflagenhöhe und die dafür aufgewandten Kosten.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Gefahr von Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen der Parteien in Abrede gestellt und vorgetragen, ihr Geschäftsgegenstand und ihr Unternehmenskennzeichen unterschieden sich ausreichend von denjenigen der Klägerin.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäû verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten unter Neufassung des Unterlassungsgebots zurückgewiesen.
Nachdem die Beklagte während des Revisionsverfahrens ihre Firmenbezeichnung in "IMASOL GmbH" geändert hat, haben die Parteien den Löschungsantrag zu II übereinstimmend für erledigt erklärt.
Mit der Revision erstrebt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Anträge zu I, III und IV. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:



I. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, Abs. 6 MarkenG, § 242 BGB und § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG bejaht. Hierzu hat es ausgeführt:
Zwischen der prioritätsälteren Marke "IMS GMBH" der Klägerin und dem Kennzeichen der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke, von Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und Zeichenidentität auszugehen. In der Marke der Klägerin und der Firmenbezeichnung der Beklagten seien allein die Bestandteile "IMS" kennzeichnend.
Die Beklagte habe schuldhaft gehandelt und sei deshalb zum Schadensersatz verpflichtet.
Die Klageansprüche folgten zudem aus § 15 MarkenG, weil zwischen den Bestandteilen "IMS" in den Firmenbezeichnungen der Parteien ebenfalls Verwechslungsgefahr bestehe.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG für begründet erachtet. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzuneh-
men. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daû ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN). Davon ist im rechtlichen Ansatz auch das Berufungsgericht ausgegangen.

b) Die Feststellungen des Berufungsgerichts zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit erweisen sich aber insofern als unvollständig, als nicht erkennbar wird, welchen Ähnlichkeitsgrad das Berufungsgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt hat.
aa) Im Ausgangspunkt zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings von einer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke der Klägerin Schutz genieût, und dem Geschäftsgegenstand des Unternehmens der Beklagten ausgegangen.
Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen, wozu insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren und Dienstleistungen gehören (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 23 - Canon; BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97,
GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.
Es hat berücksichtigt, daû die Marke der Klägerin unter anderem für das Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten sowie das Vermieten und Verpachten von Datenverarbeitungsanlagen auf pharmazeutischem und medizinischem Gebiet und im Bereich des Gesundheitswesens eingetragen ist. Die Revision macht insoweit ohne Erfolg geltend, die Tätigkeit der Klägerin sei dadurch gekennzeichnet, daû sie ihren Kunden medizinische Statistiken für deren Marktanalysen liefere. Denn für die Marke "IMS GMBH" ist auf die im Verzeichnis angeführten Waren und Dienstleistungen und nicht (nur) auf diejenigen abzustellen, für die die Klägerin die Benutzung bereits aufgenommen hat, weil sich die Marke zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz am 11. Februar 1999 noch innerhalb der Benutzungsschonfrist von fünf Jahren befand (vgl. BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 809 - P3-plastoclin; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 333; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 243).
Das Berufungsgericht hat weiter festgestellt, daû die Beklagte über Scannvorgänge Daten ihrer Kunden auf elektronische Medien transportiert, zu diesem Zweck Hard- und Software einsetzt und diese auch an ihre Kunden veräuûert.
Für die der Prüfung danach zugrundezulegenden Waren und Dienstleistungen hat das Berufungsgericht angenommen, sie befänden sich im Ähnlichkeitsbereich. Diese Annahme ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die
Beurteilung, ob Waren und Dienstleistungen i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einander ähnlich sind, liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu überprüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfaût und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird.
Das Berufungsgericht hat angenommen, daû sich das Angebot der Beklagten , die kundeneigene Daten erfaût, und das Angebot der Klägerin, deren Marke für das Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten im pharmazeutischen und medizinischen Bereich und auf dem Gebiet des Gesundheitswesens Schutz genieût und die ihren Kunden von ihr erarbeitete Daten zur Verfügung stellt, bei den sich überschneidenden Kundenkreisen zu einem Gesamtangebot ergänzen können. Das läût einen Rechtsfehler nicht erkennen.
bb) Zum Ähnlichkeitsgrad der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen der Parteien hat das Berufungsgericht jedoch - rechtsfehlerhaft - keine Feststellungen getroffen. Seinen Ausführungen ist nicht mit ausreichender Sicherheit zu entnehmen, von welchem Ähnlichkeitsgrad es ausgegangen ist. Es hat einerseits angenommen, eine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen könne nicht verneint werden, weil die Waren und Dienstleistungen, für die die Kollisionszeichen Schutz beanspruchen , sich ergänzen. Dies deutet darauf hin, daû das Berufungsgericht von einer eher geringen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ausgegangen ist. Dagegen hat es an anderer Stelle angenommen, die Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen wiesen eine so hohe Ähnlichkeit auf, daû die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Diese Ausführungen, die das Berufungsgericht
bei der Gesamtabwägung im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr getroffen hat, könnten eher dafür sprechen, daû das Berufungsgericht eine nicht unerhebliche Ähnlichkeit zugrunde legen wollte.

c) Mit Recht hat das Berufungsgericht ausschlieûlich auf den Bestandteil "IMS" in den Kollisionszeichen abgestellt und eine Zeichenidentität bejaht.
Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Buchstabenfolge "IMS" sei schutzunfähig, weil ihr die konkrete Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle und sie freihaltebedürftig gemäû § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei.
Im Markenverletzungsverfahren ist, was auch die Revision im Ansatz nicht verkennt, von der Schutzfähigkeit der Marke auszugehen, wenn sie in Kraft steht (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE; Fezer aaO § 8 Rdn. 21; Althammer / Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 41 Rdn. 4; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 197; a.A. Rohnke, Festschrift für Hertin, S. 643, 657 ff. = GRUR 2001, 696, 701 ff.). Angesichts der Aufgabenteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten ist nur den ersteren die Zuständigkeit zur Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen zugewiesen (vgl. hierzu auch Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 57 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 51). Dieser Grundsatz gilt auch, wenn - wie im Streitfall (vgl. nachstehend) - ein Bestandteil das Wesen der Klagemarke in ihrer Gesamtheit derart ausmacht, daû über die Eintragungsfähigkeit des Zeichens als Ganzes nur entschieden werden kann, wenn die Schutzfähigkeit des Bestandteils ge-
prüft ist (vgl. BGH, Urt. v. 15.4.1966 - Ib ZR 85/64, GRUR 1966, 495, 497 = WRP 1966, 369 - UNIPLAST).
Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist die Annahme des Berufungsgerichts , daû in der Klagemarke "IMS GMBH" allein der Bestandteil "IMS" kennzeichnend ist, weil der Zusatz "GMBH" nur beschreibend wirkt. Denn der das Kennzeichenrecht beherrschende Grundsatz, daû bei der Prüfung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233 f. = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH), schlieût nicht aus, daû einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen ist und deshalb die Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtzeichen begründet (vgl. BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96, GRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999, 189 - Tour de culture; BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH).
Im Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht der Kollisionsprüfung auch nicht die vollständige Firmenbezeichnung der Beklagten, sondern nur den Bestandteil "IMS" zugrunde gelegt. Ob davon, wie das Berufungsgericht angenommen hat, auszugehen ist, weil "Image Management Solutions" nur beschreibend wirkte, kann offenbleiben. Feststellungen, daû der inländische Verkehr den beschreibenden Charakter des Firmenbestandteils "Image Management Solutions" erkennt, hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Es hat jedoch aufgrund des Vortrags der Beklagten angenommen, daû "IMS" die aus-
sprechbare Abkürzung des Firmenbestandteils "Image Management Solutions" darstellt, weil der Verkehr Schwierigkeiten hat, sich diesen Firmenbestandteil einzuprägen. Damit ist das Berufungsgericht von dem im Streitfall maûgeblichen Erfahrungssatz ausgegangen, wonach der Verkehr dazu neigt, Bezeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. BGH, Urt. v. 28.2.1991 - I ZR 110/89, GRUR 1991, 475, 477 = WRP 1991, 477 - Caren Pfleger; BGHZ 139, 340, 351 - Lions).

d) Das Berufungsgericht hat der Klagemarke weiter durchschnittliche Kennzeichnungskraft beigemessen. Die bisherigen Feststellungen vermögen dies jedoch nicht zu rechtfertigen.
aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, daû der Marke der Klägerin als aussprechbare Buchstabenkombination jedenfalls von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt.
Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Ohne Erfolg beruft sich die Revision zur Begründung einer fehlenden oder zumindest reduzierten Kennzeichnungskraft auf die Entscheidungen des Senats vom 9. November 1995 - I ZB 29/93 (GRUR 1996, 202, 203 = WRP 1997, 450 - UHQ) und vom 26. Juni 1997 - I ZR 14/95 (GRUR 1998, 165, 166 = WRP 1998, 51 - RBB). Die erste der angeführten Entscheidungen ist zum Warenzeichengesetz ergangen. Unter dessen Geltung wurden Buchstaben nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 2. Altern. WZG als grundsätzlich schutzunfähig angesehen. Die zweite von der Revision in Bezug genommene Entscheidung betrifft die Schutzfähigkeit nicht aussprechbarer Buchstabenfolgen als Firmennamen nach § 16 UWG und ist bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der (aussprechbaren) Klagemarke nach dem Markengesetz daher ebenfalls nicht einschlägig (vgl. zur Schutzfä-
higkeit nicht aussprechbarer Buchstabenkombinationen als Unternehmenskennzeichen nunmehr auch: BGHZ 145, 279, 281 - DB Immobilienfonds).
bb) Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist weiterhin nicht durch eine von der Beklagten behauptete vielfache Verwendung der Bezeichnung "IMS" als Drittkennzeichen reduziert. Eine solche Schwächung stellt einen Ausnahmetatbestand dar. Sie setzt voraus, daû die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarter Branchen, Waren oder Dienstleistungen und in einem Umfang tatsächlich in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1162 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ ComNet). Diese Voraussetzungen hat die Beklagte nicht dargelegt. Die Revision zeigt das Gegenteil auch nicht auf. Das Berufungsgericht ist daher zu Recht auf den entsprechenden pauschalen Vortrag der Beklagten nicht eingegangen.
cc) Mit Erfolg rügt die Revision allerdings, das Berufungsgericht sei dem Vortrag der Beklagten nicht nachgegangen, auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung sei die Buchstabenkombination "IMS" in Groû- und Kleinschreibung seit über 20 Jahren eine weltweit verbreitete Abkürzung für "Image Management Systems" und "Image Management Solutions". Dient "IMS", wie die Beklagte geltend macht, als schlagwortartige Abkürzung für eine bestimmte Technologie der Datenspeicherung und Datenverwaltung und ist dies für die maûgeblichen Verkehrskreise leicht erkennbar, kommt der Buchstabenfolge wegen der Anlehnung an beschreibende Begriffe jedenfalls keine normale, sondern nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom;
BGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ComNet). Das Berufungsgericht durfte daher nicht von normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgehen , ohne Feststellungen dazu zu treffen, ob der entsprechende Vortrag der Beklagten zutraf.
In diesem Zusammenhang wird das Berufungsgericht gegebenenfalls auch zu prüfen haben, ob die Klagemarke, worauf die Klägerin verwiesen und wozu das Berufungsgericht bislang ebenfalls keine Feststellungen getroffen hat, über eine infolge umfänglicher Benutzung groûe Verkehrsbekanntheit und daraus folgend gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 - Drei-StreifenKennzeichnung ).
Ist danach für das Revisionsverfahren von nur geringer Kennzeichnungskraft der Klagemarke und unzureichenden Feststellungen zum Grad der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen, kann die Annahme der Gefahr von Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Zeichen gemäû § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen Bestand haben.
2. Der Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stünde auch ein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 2, Abs. 4, § 5 Abs. 2 MarkenG zu, kann ebenfalls nicht beigetreten werden.
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG, die unter Berücksichtigung aller maûgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsbereiche der Parteien, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehen-
den Bezeichnungen (BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner; BGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ ComNet). Die zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG erforderlichen Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht getroffen.
Für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Firmenbestandteils "IMS" der Klägerin gelten die vorstehenden Ausführungen zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke entsprechend (vgl. Abschn. II 1 d cc).
Zudem fehlen Feststellungen des Berufungsgerichts zur Branchennähe der Parteien.
3. Die Verurteilung der Beklagten nach den auf Auskunftserteilung und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz gerichteten Anträgen zu III und IV gemäû § 14 Abs. 6, § 15 Abs. 5 MarkenG, § 242 BGB kann ebenfalls keinen Bestand haben, weil kennzeichenrechtliche Verletzungshandlungen der Beklagten nach § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG bisher nicht feststehen.
III. Auf die Revision der Beklagten war danach das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision einschlieûlich des wegen der Umfirmierung der Beklagten übereinstimmend für erledigt erklärten Antrags zu II, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Büscher

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 223/97 Verkündet am:
13. Januar 2000
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
ATTACHÉ/TISSERAND

a) Zwischen einer zweidimensionalen Wort-/Bildmarke und einer dreidimensionalen
Aufmachung kann eine Verwechslungsgefahr bestehen.

b) Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks einer Marke als Voraussetzung für
die Prüfung der Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist
auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen
Durchschnittsverbraucher der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen
abzustellen (im Anschluß an EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736
Tz. 26 = WRP 1999, 806 - Lloyd). Die Betrachtungsweise des flüchtigen
Verkehrs ist bei der Beurteilung des Gesamteindrucks eines Zeichens auch
insoweit nicht maßgebend, als noch die Vorschriften des Warenzeichengesetzes
anzuwenden sind (Bestätigung von BGH GRUR 1998, 942, 943 =
WRP 1998, 990 - ALKA-SELTZER).
BGH, Urt. v. 13. Januar 2000 - I ZR 223/97 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 13. Januar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Dr. Bornkamm, Pokrant
und Raebel

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 29. Juli 1997 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin stellt den Weinbrand "ATTACHÉ" her und vertreibt ihn. Dieser Weinbrand wurde bis zum 1. Mai 1992 im Sortiment der P. -Märkte der R. -Gruppe geführt. Seitdem vertreiben diese den Weinbrand der Beklagten "TISSERAND".
Bis zum Jahr 1993 benutzte die Klägerin für "ATTACHÉ" eine Aufmachung , die dem farbigen Warenzeichen Nr. 1 093 017 (im folgenden: Klagemarke I, Anl. 3 u. 4) entsprach, das am 26. Juni 1986 für die "Waren/Dienstleistungen : Weinbrand" eingetragen worden ist. Danach verwendete sie eine sehr ähnliche Aufmachung, die mit ihrem farbigen, nachstehend schwarz/weiß abgebildeten Warenzeichen Nr. 2 081 870 (im folgenden: Klagemarke II, vgl. Anl. 6 u. 7), das am 21. Oktober 1994 für die "Waren/Dienstleistungen: Alkoholische Getränke, nämlich Weinbrand" eingetragen worden ist, und dem für sie eingetragenen Geschmacksmuster M 93 09 732.8 übereinstimmte.

Etwa Ende 1993 änderte die Beklagte die früher für ihren Weinbrand "TISSERAND" benutzte Aufmachung ab und benutzte nacheinander die beiden Aufmachungen, die im nachstehend angeführten Urteilsausspruch des Landgerichts (schwarz/weiß) abgebildet sind.
Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte verletze mit diesen beiden Flaschenaufmachungen ihre Klagemarken. Die Aufmachungen seien zudem unzulässige Nachbildungen ihres Geschmacksmusters. Die Beklagte handele auch wettbewerbswidrig, weil sie sich mit den im Klageantrag abgebildeten Ausstattungen ihres Weinbrands unzulässig an die Klagemarken angenähert habe; sie habe damit bezweckt, durch Ausnutzung des vertrauten Erscheinungsbilds des Weinbrands "ATTACHÉ" in den P. -Märkten den Austausch dieses Produkts durch einen anderen Weinbrand derselben Preisklasse zu verdecken, um so Werbekosten für die Einführung des neuen Produkts zu sparen und den Umsatz zu halten.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten.
Das Landgericht hat den Klageanträgen stattgegeben und wie folgt entschieden :
I. Die Beklagte wird verurteilt, 1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,-- DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,
in der Bundesrepublik Deutschland Weinbrand mit einer der nachstehend als Front- und Rückenansicht wiedergegebenen Ausstattungen zu versehen und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zum Zweck des Inverkehrbringens zu besitzen, die im wesentlichen gekennzeichnet sind durch folgende Merkmale der Frontansicht:
a) einen Flaschenkörper aus lichtgrünem, annähernd weißem Glas, der (1) vom Flaschenboden zylindrisch aufsteigt, (2) eine Höhe von etwa 30 cm besitzt und (3) sich etwa im letzten Drittel der Gesamthöhe mit bauchig ausgebildeter Schulter zur Flaschenkapsel hin verjüngt,
b) einen goldfarbenen Schraubverschluß,
c) ein rechteckiges Hauptetikett (1) mit der Grundfarbe schwarz, (2) mit der in schattierten Versalien mit vergrößertem Anfangsbuchstaben aufgeführten Aufschrift "TISSERAND" in der Farbe Gold, (3) mit der Kontur des Hauptetiketts folgendem Randstreifen in der Farbe Gold (3 a) und gegebenenfalls zusätzlich in den oberen und unteren Eckbereichen angeordneten, im Umriß etwa dreieckigen Strichornamenten in gleicher Farbe, (4) wobei im oberen Bereich des Hauptetiketts ein Wappenfeld in goldener Farbe mit rotfarbigem Wappenschild und (5) unterhalb des Wappenschildes die Bezeichnung "TISSERAND" angeordnet ist und
(6) unterhalb des Namens "TISSERAND" in nach rechts geneigter Schreibschrift und in goldener Farbe die Aufschrift "Weinbrand" steht,
d) mit einem geschweiftem Schulteretikett, das (1) auf schwarzem Grund (2) innerhalb goldfarbener Umrandung (3) in goldfarbener, nach rechts geneigter Schreibschrift die Bezeichnung "Weinbrand" trägt,
e) mit einem Halsetikett von (1) schwarzer Grundfarbe, (2) mit unterem in Goldfarbe ausgeführten Randstreifen und (3) oberhalb des Randstreifens befindlichem heraldischem Wappenfeld und Wappenschild in mit dem Wappen des Hauptetiketts identischer Gestaltung und Farbausführung, wobei unterhalb des Wappenschildes der Produktname "TISSERAND" in gleicher Schrift ausgeführt ist wie auf dem Hauptetikett; (3 a) gegebenenfalls mit oberem in Goldfarbe ausgeführtem Randstreifen in derselben Farbe, wobei unterer und oberer Randstreifen aus parallel übereinander in geringem Abstand angeordneten Linien bestehen und auf der Schauseite durch das vorstehend bezeichnete Wappenfeld und Wappenschild unterbrochen sind;

2. der Klägerin unter Angabe der nach Kalendervierteljahren aufgegliederten Liefermengen und Verkaufserlöse Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte die vorstehend zu I 1 bezeichneten Handlungen begangen hat. II. Es wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die vorstehend zu I 1 bezeichneten Handlungen der Beklagten entstanden ist und noch entstehen wird. ... Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt.
Die Klägerin hat beantragt, die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen , daß der Urteilsausspruch zu I 1 e wie folgt gefaßt wird:

e) mit einem Halsetikett (1) von schwarzer Grundfarbe, (2) mit unterem in Goldfarbe ausgeführtem Randstreifen und oberhalb des Randstreifens befindlichem heraldischem Wappenfeld und Wappenschild in mit dem Wappen des Hauptetiketts identischer Gestaltung und Farbausführung, wobei unterhalb des Wappenschildes der Produktname "TISSERAND" in gleicher Schrift ausgeführt ist wie auf dem Hauptetikett; (2 a) gegebenenfalls mit oberem in Goldfarbe ausgeführtem Randstreifen in derselben Farbe, der aus parallel übereinander in geringem Abstand angeordneten Linien besteht und auf der Schauseite durch ein Wappenfeld und Wappenschild in mit dem Wappen des Hauptetikettes identischer Gestaltung und Farbausführung unterbrochen ist.
Das Berufungsgericht hat die Berufung mit dieser Maßgabe zurückgewiesen.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe:


Das Berufungsgericht hat der Klage - entsprechend den geänderten Berufungsanträgen - allein auf der Grundlage der markenrechtlichen Ansprüche, die auf die Klagemarke II gestützt sind, stattgegeben. Die dagegen gerichtete Revision hat Erfolg; das Berufungsurteil kann mit der gegebenen Begründung nicht aufrechterhalten werden.
I. Die in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanträge sind, soweit sie auf Markenrecht gestützt sind, zunächst gemäß § 152 MarkenG nach den Bestimmungen des am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Markengesetzes zu beurteilen. Ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch gegen eine Aufmachung , die schon vor dem 1. Januar 1995 benutzt worden ist, setzt zudem voraus , daß ihre Verwendung auch schon nach altem Recht (§§ 24, 31 WZG) eine Warenzeichenverletzung darstellte (§ 153 Abs. 1 MarkenG; vgl. BGH, Urt. v. 10.4.1997 - I ZR 65/92, GRUR 1997, 629, 631 = WRP 1997, 742 - Sermion II; Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96, GRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999, 189 - Tour de culture, jeweils m.w.N.).
II. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts fehlt es hier bereits an der erforderlichen Verwechslungsgefahr für einen markenrechtlichen Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte, es zu unterlassen, für Weinbrand die im Berufungsantrag wiedergegebenen (und im Sinne einer Merkmalsanalyse näher beschriebenen) beiden Aufmachungen zu verwenden (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG).
1. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß zwischen der Klagemarke II, einem zweidimensionalen Wort-/Bildzeichen, und den beiden angegriffenen Aufmachungen Verwechslungsgefahr bestehe. Es ist dabei davon ausgegangen , daß für diese Prüfung im vorliegenden Fall bei der Anwendung der §§ 24, 31 WZG und des § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG die gleichen Maßstäbe anwendbar seien.
Für den Gesamteindruck der Klagemarke II seien neben dem Umriß und der Farbe des Flaschenkörpers und dessen goldfarbenem Schraubverschluß folgende Merkmale besonders prägend: Die schwarzgrundigen Etiketten seien goldfarben bedruckt und eingefaßt. Das rechteckige Hauptetikett sei in zwei Bereiche unterteilt, einen oberen Bereich (mit dem Produktnamen "ATTACHÉ" und der darüberstehenden Bezeichnung "Weinbrand" sowie einem den Rahmen überragenden Wappen) und einen unteren durch eine Trennlinie unterteilten Bereich, in dem sich eine mehrzeilige Aufschrift befinde. Auf dem Schulteretikett würden der Produktname "ATTACHÉ" und die Angabe "Weinbrand" in jeweils gleicher Schrift und in gleicher Anordnung wie auf dem Hauptetikett wiederholt und auf einem Halsetikett darüber - entsprechend der Anordnung auf dem Hauptetikett - das Wappen mit dem roten Wappenschild. Diese Merkmale seien für den angesprochenen Endverbraucher auch aus
weiterer Entfernung sofort sichtbar und deshalb in besonderer Weise geeignet, sich ihm einzuprägen.
In diesen für den Gesamteindruck besonders charakteristischen Merkmalen bestehe Übereinstimmung zwischen der Klagemarke II und den angegriffenen Flaschenaufmachungen. Bei beiden weise der Flaschenkörper die gleiche Gestaltung und Farbe auf wie auf dem Bild der Klagemarke II. Unterschiede gegenüber der Klagemarke II bestünden nur in folgenden Merkmalen: Bei den angegriffenen Aufmachungen "TISSERAND" liege die Schattierung der Druckbuchstaben bei dem Produktnamen auf der linken statt auf der rechten Seite. Auf dem Hauptetikett stehe der Produktname zwischen dem Wappen und der Gattungsangabe "Weinbrand" statt unter diesen. Die Aufschrift im unteren Bereich des Hauptetiketts sei übersichtlicher und - anders als bei einer Aufmachung entsprechend der Klagemarke II - auch aus einer gewissen Entfernung noch lesbar. Der Produktname werde nicht auf dem Schulteretikett, sondern auf dem Halsetikett unterhalb des Wappens wiederholt, während das - geschweift statt oval ausgebildete - Schulteretikett nur die Gattungsbezeichnung "Weinbrand" trage. Gegenüber den Gemeinsamkeiten träten diese Unterschiede jedoch zurück.
Die spätere, ebenfalls angegriffene Aufmachung unterscheide sich von der Klagemarke II zusätzlich dadurch, daß der das Hauptetikett einfassende Rahmen nicht mehr schraffiert und mit Abstand vom Etikettrand geführt sei, sondern einen einfachen, breit gehaltenen Streifen darstelle, der zugleich den Rand des Etiketts bilde. In allen vier Eckbereichen des Hauptetiketts befänden sich zudem - im Umriß etwa dreieckige - Strichornamente in goldener Farbgebung. Dem Halsetikett fehle der untere Randstreifen. Die Beschriftung sei vor
allem auf dem Halsetikett vergrößert worden. Auch diese Unterschiede fielen jedoch bei der im Verkehr üblichen flüchtigen Betrachtungsweise nicht auf.
Die Klagemarke II sei in ihrer konkreten Merkmalskombination kennzeichnungskräftig. Dem stehe nicht entgegen, daß für "ATTACHÉ" Ausstattungselemente gewählt worden seien, die bei Weinbrand und anderen Spirituosen weitgehend üblich und deshalb jeweils für sich genommen wenig kennzeichnungskräftig seien, wie etwa die Kombination der Farben schwarz und gold - als Hinweis auf Tradition und gehobene Qualität - oder die Beifügung von (Phantasie-)Wappen, die auf (gesellschaftliche) Vornehmheit hindeuten sollten.
Der Unterschied in den Wortbestandteilen der Kennzeichnungen ("ATTACHÉ" bzw. "TISSERAND") werde dabei nicht zu gering eingeschätzt. Auch wenn der Grundsatz der Rechtsprechung nicht verkannt werde, daß der Verkehr bei zusammengesetzten Zeichen dem Wortbestandteil regelmäßig besondere Bedeutung beimesse, sei hier die Flüchtigkeit des Verkehrs zu berücksichtigen. Für die Verwechslungsgefahr sei das Erinnerungsbild maßgebend , das durch die übereinstimmenden optischen Merkmale der Flaschenaufmachungen geprägt werde, unter die sich die Schriftzüge der Produktnamen - goldfarbig auf schwarzem Grund - als weiteres, eher optisches Element einreihten. Dabei sei auch zu berücksichtigen, daß der Produktname jeweils der französischen Sprache entstamme oder zumindest an sie angelehnt sei. Ein großer Teil des Publikums werde mit der (korrekten) Aussprache der Namen Schwierigkeiten haben und deshalb nur behalten, daß da in gold und schwarz ein Schriftzug mit französisch klingendem Namen stehe. Dieses Merkmal sei aber allen einander gegenüberstehenden Aufmachungen gemeinsam.

2. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Berufungsgericht hat seiner Prüfung der Verwechslungsgefahr teilweise unzutreffende rechtliche Maßstäbe zugrunde gelegt.

a) Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, daß aus der Klagemarke II, die als farbige Wort-/Bildmarke eingetragen ist, auch Ansprüche gegen dreidimensionale Warenaufmachungen hergeleitet werden können. Der markenrechtliche Schutz hat zwar von der eingetragenen Gestaltung der Marke auszugehen (vgl. BGH, Beschl. v. 4.2.1999 - I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 - LORA DI RECOARO), dies schließt aber eine Verwechslungsgefahr zwischen einer (flächenhaften) Wort-/Bildmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung nicht aus (vgl. - zum Warenzeichengesetz - BGH, Urt. v. 18.11.1955 - I ZR 208/53, GRUR 1956, 179, 180 = WRP 1956, 135 - Ettaler-Klosterliqueur; Urt. v. 18.9.1981 - I ZR 11/80, GRUR 1982, 111, 112 = WRP 1982, 214 - Original-Maraschino; vgl. weiter Fezer, MarkenR, 2. Aufl., § 14 Rdn. 197; Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl., § 9 Rdn. 107; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 72). Die - vom Berufungsgericht nicht geprüfte - Frage, ob die angegriffenen Aufmachungen markenmäßig benutzt worden sind (vgl. dazu EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97, GRUR Int. 1999, 438, 440 Tz. 31 ff. = WRP 1999, 407 - BMW), ist hier ohne weiteres zu bejahen, zumal nach § 3 Abs. 1 MarkenG nunmehr auch dreidimensionale Gestaltungen als Marke eintragungsfähig sind (vgl. Fezer aaO § 14 Rdn. 197; Althammer/Ströbele aaO § 9 Rdn. 107; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 72).

b) Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, GRUR 1998, 387, 389 Tz. 22 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. = WRP 1998, 1165 - Canon; Urt. v. 22.6.1999 - Rs. C-342/97, GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 18 = WRP 1999, 806 - Lloyd). Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ä hnlichkeit der Marken und der Ä hnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ä hnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ä hnlichkeit der Waren ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 17 - Canon; GRUR Int. 1999, 734, 736 - Tz. 19 - Lloyd; BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/ POLYFLAM; Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA, jeweils m.w.N.).

c) Angesichts der bestehenden Warenidentität und normaler Kennzeichnungskraft ist bei der Prüfung, ob durch eine markenrechtliche Ä hnlichkeit der angegriffenen Aufmachungen mit der Klagemarke II eine Verwechslungsgefahr begründet wird, ein strenger Maßstab anzulegen. Abweichend von der Ansicht des Landgerichts, die sich das Berufungsgericht durch Bezugnahme zu eigen gemacht hat, verschärft sich dieser Maßstab aber nicht deshalb, weil die Beklagte die angegriffenen Aufmachungen für einen Weinbrand benutzt, der in derselben Preisklasse wie der Weinbrand der Klägerin vertrieben wird. Für den Schutzumfang der Klagemarke ist ohne Bedeutung, wie die Waren, die mit ihr versehen sind, vertrieben werden (vgl. BGH, Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95,
GRUR 1998, 1034, 1036 = WRP 1998, 978 - Makalu; Beschl. v. 16.7.1998 - I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 166 = WRP 1998, 1078 - JOHN LOBB).

d) Das Berufungsgericht hat seiner Beurteilung weiter zutreffend zugrunde gelegt, daß bei der Prüfung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 25 - Lloyd; BGH GRUR 1999, 583, 584 - LORA DI RECOARO; Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, Umdr. S. 6 f. - RAUSCH/ELFI RAUCH, m.w.N.). Das Berufungsgericht hat auch nicht verkannt, daß bei Zeichen , die - wie hier - aus mehreren Bestandteilen bestehen, die Kennzeichnungskraft der den Gesamteindruck bestimmenden Bestandteile zu prüfen ist (vgl. dazu - zum Warenzeichengesetz - BGH, Urt. v. 31.1.1991 - I ZR 71/89, GRUR 1992, 48, 50 - frei öl, m.w.N.). Die Beurteilung dieser Frage liegt zwar im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet, sie ist aber im Revisionsverfahren darauf zu überprüfen, ob der Tatrichter einen richtigen Rechtsbegriff zugrunde gelegt, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend berücksichtigt hat (vgl. BGH GRUR 1999, 995, 997 - HONKA).
Das Berufungsgericht hat hier die Frage des Gesamteindrucks anhand eines unzutreffenden rechtlichen Maßstabs geprüft. Es hat maßgeblich darauf abgestellt, welchen Gesamteindruck gerade der flüchtige Verkehr von den einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen gewinnt. Aus diesem Grund kam es zu der Ansicht, daß die Produktnamen den angesprochenen Verbrauchern jeweils nur als ein Schriftzug in gold und schwarz mit einem französisch klingenden Namen in Erinnerung bleiben würden.
Demgegenüber kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen wirkt. Dabei ist auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 26 - Lloyd), dessen Aufmerksamkeit allerdings je nach der Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann. Der Gesamteindruck der Marke bei Verbrauchern, die sich nur flüchtig mit der Ware befassen, kann schon deshalb nicht maßgebend sein, weil für die Beurteilung der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf die Marke in ihrer den Schutz begründenden eingetragenen Form abzustellen ist. Der registerrechtliche Schutz darf nicht durch die Art der Betrachtung des Zeichens durch den flüchtigen Verkehr, d.h. den oberflächlichen und unaufmerksamen Verbraucher, erweitert verstanden werden (vgl. BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 15/96, GRUR 1998, 942, 943 = WRP 1998, 990 - ALKA-SELTZER; anders noch BGH GRUR 1982, 111, 113 - Original-Maraschino). Bei Spirituosen wie Weinbrand kann auch deshalb nicht auf den Gesamteindruck abgestellt werden, den gerade der flüchtige Verkehr von den sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen gewinnt, weil bei diesen nicht geringwertigen Waren erfahrungsgemäß der Marke Bedeutung als Hinweis auf die Qualität beigemessen wird. Zu berücksichtigen bleibt allerdings, daß der Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit hat, verschiedene Marken unmittelbar zu vergleichen , und er sich sonst auf das unvollkommene Bild verlassen muß, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 26 - Lloyd; BGHZ 126, 287, 293 - Rotes Kreuz).
3. Die Beurteilung des Berufungsgerichts kann danach keinen Bestand haben. Der Senat kann jedoch über die Frage der Verwechslungsgefahr auf
der Grundlage des feststehenden Sachverhalts selbst entscheiden, weil es sich dabei um eine Rechtsfrage handelt, deren Beurteilung auch dem Revisionsgericht offensteht (vgl. BGHZ 138, 143, 156 - Les-Paul-Gitarren, m.w.N.).

a) Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Klagemarke II ist der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, daß der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 25 - Lloyd; BGH, Beschl. v. 5.3.1998 - I ZB 28/95, GRUR 1998, 932, 933 = WRP 1998, 868 - MEISTERBRAND; Beschl. v. 2.4.1998 - I ZB 25/96, GRUR 1998, 927, 929 = WRP 1998, 872 - COMPO-SANA). Dementsprechend kann nicht angenommen werden, daß der in der Klagemarke II deutlich herausgestellte Produktname "ATTACHÉ" im Gesamteindruck derart zurücktritt, wie dies das Berufungsgericht angenommen hat.
Dies kann allerdings nicht schon dem Erfahrungssatz entnommen werden , daß sich der Verkehr bei kombinierten Wort-/Bildzeichen jedenfalls bei - wie vorliegend - normaler Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils eher an dem Wort als an den Bildbestandteilen orientiert, weil das Kennwort in der Regel die einfachste Form ist, die Ware zu bezeichnen (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; BGHZ 139, 59, 64 - Fläminger; BGH, Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 6/96, GRUR 1999, 52, 53 = WRP 1998, 986 - EKKO BLEIFREI; Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 36/95, GRUR 1998, 1014, 1015 = WRP 1998, 988 - ECCO II). Dieser Grundsatz entfaltet seine Wirkung im Regelfall, sofern es sich bei dem Bildbestandteil nicht lediglich um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende graphische Gestaltung (Verzierung) handelt,
lediglich bei der Prüfung der klanglichen Verwechslungsgefahr, weil eine bildliche Gestaltung nicht die akustische, sondern allein die visuelle Wahrnehmung anspricht. Denn es ist kein Erfahrungssatz ersichtlich, nach dem der Verkehr (auch) bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wort-/Bildmarke, um die es im gegebenen Zusammenhang allein geht, in erster Linie die Wörter (gegebenenfalls in ihrer inhaltlichen Bedeutung), nicht jedoch den Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild aufnimmt (vgl. BGHZ 139, 340, 348 - Lions; BGH, Beschl. v. 11.2.1999 - I ZB 33/96, GRUR 1999, 733, 735 - LION DRIVER).
Im Streitfall ist die Klagemarke II gleichwohl auch bildlich maßgeblich durch den Produktnamen als solchen geprägt. Der bildliche Gesamteindruck der Klagemarke II ist allerdings aus der Sicht der Durchschnittsverbraucher trotz der zweifachen blickfangartigen Herausstellung des Produktnamens "ATTACHÉ" - auf dem Haupt- und auf dem Schulteretikett - nicht nur durch diesen Produktnamen, sondern wesentlich auch durch die sonstige Gestaltung der Marke bestimmt. Dies hat seinen Grund darin, daß der Produktname in die graphische Gesamtgestaltung der - eine Weinbrandflasche darstellenden - Marke derart einbezogen ist, daß die Schriftzüge des Produktnamens zugleich tragende graphische Elemente der Marke bilden. Dies führt jedoch nicht dazu, daß der Produktname den Gesamteindruck der Marke nicht maßgeblich prägt, sondern darin zurücktritt. Denn dem Wortbestandteil "ATTACHÉ" kommt als solchem eine normale Kennzeichnungskraft zu. Dagegen besitzen die bei der graphischen Gestaltung verwendeten Einzelelemente, wie das Berufungsgericht (unter Bezugnahme auf das landgerichtliche Urteil) festgestellt hat, jeweils für sich nur eine geringe Kennzeichnungskraft. Das gilt für den dargestellten Flaschenkörper ebenso wie für die Kombination der Farben schwarz und gold, die - wie die Verwendung von Hals- und Schulteretiketten - als äußere Merk-
male einer gehobenen Ausstattung jedermann zugänglich sind (vgl. auch BGH, Urt. v. 29.9.1994 - I ZR 76/92, GRUR 1995, 60, 62 = WRP 1995, 9 - Napoléon IV; vgl. dazu auch BGH GRUR 1992, 48, 50 - frei öl; Althammer /Ströbele aaO § 9 Rdn. 129) und die Verwendung eines (Phantasie )Wappens (vgl. auch - zu Wappen als Bildbestandteil einer Marke für alkoholische Getränke - BGHZ 139, 59, 66 - Fläminger; BGH, Urt. v. 26.5.1961 - I ZR 74/60, GRUR 1961, 628, 630 - Umberto Rosso). Nur in ihrer Gesamtkombination erreichen die graphischen Elemente, wie das Berufungsgericht festgestellt hat, eine normale Kennzeichnungskraft; sie prägen deshalb den Gesamteindruck neben dem Produktnamen nicht maßgebend.

b) Die angegriffenen Aufmachungen sind in gleicher Weise wie die Klagemarke II maßgeblich durch den Produktnamen "TISSERAND" geprägt.

c) Zwischen den einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen, die im Gesamteindruck jeweils maßgeblich durch die Produktnamen geprägt sind, bestehen keine Übereinstimmungen, die ausreichend sind, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen; es fehlt bereits an einer Markenähnlichkeit im Rechtssinn. Diese Beurteilung gilt für beide aus der Klagemarke II angegriffenen Aufmachungen, da sich diese untereinander nur wenig unterscheiden.
Bei der Prüfung der markenrechtlichen Ä hnlichkeit der sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen sind insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 25 - Lloyd). Da der Verkehr derartige Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht, sondern seine Auffassung aufgrund eines Erinnerungseindrucks gewinnt, ist dabei maßgeblich nicht so
sehr auf die Unterschiede als auf die Übereinstimmungen abzustellen. Denn im Erinnerungsbild treten regelmäßig die übereinstimmenden Merkmale stärker hervor als die Unterschiede (vgl. BGHZ 126, 287, 293 - Rotes Kreuz; vgl. weiter Fezer aaO § 14 Rdn. 157; Althammer/Ströbele aaO § 9 Rdn. 72, jeweils m.w.N.). Trotz dieses Grundsatzes kann hier - bei Beurteilung aus der Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers - keine Markenähnlichkeit im Rechtssinn angenommen werden. Dem steht entgegen, daß die jeweils zweifach blickfangartig herausgestellten Produktnamen "ATTACHÉ" und "TISSERAND" gänzlich voneinander abweichen. Dazu kommt, daß den Übereinstimmungen in der graphischen Gesamtgestaltung der Kennzeichnungen, die nur in ihrer Gesamtkombination kennzeichnungskräftig sind, auch die vom Berufungsgericht dargelegten Unterschiede in der graphischen Gestaltung gegenüberstehen, die in ihrer Summe letztlich nicht unerheblich sind.
III. Aus dem Vorstehenden folgt bereits, daß die geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht nicht mit der Verletzung der Klagemarke II begründet werden können, soweit es um behauptete Verletzungshandlungen nach Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 geht. Aber auch durch Handlungen der Beklagten zur Zeit der Geltung des Warenzeichengesetzes sind derartige Ansprüche nicht entstanden. Die Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Klägerin und den angegriffenen Aufmachungen ist im vorliegenden Fall in Anwendung des Warenzeichengesetzes nicht anders als nach den Vorschriften des Markengesetzes zu beurteilen (vgl. dazu auch BGH GRUR 1998, 942, 943 - ALKA-SELTZER; BGH, Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 816 = WRP 1998, 755 - Nitrangin; BGHZ 139, 340, 344 - Lions).

IV. Ansprüche aus der Klagemarke I, die den angegriffenen Aufmachungen noch ferner steht als die Klagemarke II, werden aus den dargelegten Gründen nicht in Betracht kommen. Das Berufungsgericht wird daher nunmehr zu prüfen haben, ob die Klage auf der Grundlage der anderen von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche begründet ist.
Auf die Revision der Beklagten war danach das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Raebel

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 21/98 Verkündet am:
6. Juli 2000
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Drei-Streifen-Kennzeichnung
Zur Frage der Beurteilung des Gesamteindrucks einer komplexen bildlichen
Kennzeichnung (hier: Drei-Streifen-Kennzeichnung).
BGH, Urt. v. 6. Juli 2000 - I ZR 21/98 - OLG München
LG München I
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 6. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann
und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird unter Nichtannahme der Anschlußrevision der Beklagten das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 27. November 1997 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin, eine der weltweit größten Sportartikelherstellerinnen, kennzeichnet die von ihr vertriebenen Sportschuhe und Sporttextilien seit Jahrzehnten mit ihrer Drei-Streifen-Kennzeichnung. Bei Sporttextilien sind die drei parallelen Streifen zumeist in Längsrichtung entlang den Seitennähten angebracht. Regelmäßig steht die Farbe der Streifen im Kontrast zum Untermaterial.

Die Klägerin ist Inhaberin einer Reihe von eingetragenen Marken. Das Bildzeichen Nr. 944 623, eingetragen für Sport- und Freizeitschuhe, zeigt die Anordnung von drei schrägen Streifen auf einem Sportschuh. Das Bildzeichen Nr. 897 134, eingetragen für die Waren Sportschuhe und Sportbekleidungsstücke , zeigt ebenfalls drei schräge Streifen. Ferner ist die Klägerin Inhaberin des Wortzeichens Nr. 988 430 "Die Weltmarke mit den drei Streifen" und des ebenfalls eine Kennzeichnung mit drei Streifen enthaltenden Kombinationszeichens Nr. 1 016 436, die als durchgesetzte Zeichen unter Geltung des Warenzeichengesetzes für Sport- und Freizeitbekleidungsstücke eingetragen worden sind. Die Klägerin ist schließlich Inhaberin der Marken Nr. 720 836, Nr. 944 624, Nr. 980 375, Nr. 980 376 und Nr. 1 021 772, die eine DreiStreifen -Kennzeichnung darstellen und zum Teil für "Sportschuhe" und zum Teil für "Bekleidungsstücke" eingetragen sind. Für die Klägerin stehen auch die jeweils eine Drei-Streifen-Kennzeichnung darstellenden IR-Marken Nr. R 414 034, Nr. R 414 035 und Nr. R 414 037 für die Waren "Bekleidungsstücke , insbesondere für Sport und Freizeit", bzw. "Hemden, insbesondere Sporthemden", bzw. "Hosen, insbesondere Sporthosen" in Kraft.
Die Beklagte, eines der größten Textileinzelhandelsunternehmen in Deutschland, hat - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - die von der Klägerin angegriffenen, als Anlagen K 6 bis K 10 vorgelegten Sportbzw. Freizeitbekleidungsstücke vertrieben, die jeweils Streifenmuster tragen, wie sie aus den nachstehend wiedergegebenen Klageanträgen ersichtlich sind.
Die Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagte habe damit ihre Ausstattungsrechte an der Drei-Streifen-Kennzeichnung für Sporttextilien und ihre für Sport- und Freizeitbekleidung durch Eintragung geschützten Markenrechte
sowie ihre Markenrechte aufgrund notorischer Bekanntheit ihrer Drei-StreifenKennzeichnung verletzt. Diese seien 95% der angesprochenen Verkehrskreise bekannt. Der Umstand, daß die angegriffenen Bekleidungsstücke teilweise nur zwei Streifen aufwiesen, führe nicht aus dem Schutzbereich ihrer Marken hinaus. Darüber hinaus hänge sich die Beklagte an den Ruf der Klagemarken an. Schließlich verbinde der Verkehr mit der Drei-Streifen-Kennzeichnung eine besondere Gütevorstellung und werde irregeführt, weil er den Produkten der Beklagten die Wertschätzung entgegenbringe, die den Adidas-Produkten zukomme.
Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen,
es zu unterlassen, Kleidungsstücke gemäß den nachstehenden Abbildungen anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder einzuführen oder auszuführen sowie zu bewerben:
Die Klägerin hat die Beklagte des weiteren, rückbezogen auf den Unterlassungsanspruch , auf Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten.
Sie hat geltend gemacht, Zwei-Streifen-Muster gehörten als Zierrat zu den naheliegenden und gebräuchlichen Musterelementen im Bereich der Sportbekleidung. Die Klägerin genieße Schutz für ihre Drei-StreifenKennzeichnung nur insoweit, als es sich um drei parallel geführte, gleichbreite und gleichlange Streifen mit untereinander gleichem Abstand an einer charakteristischen Stelle handele. Ansprüche aus Markenrecht seien jedenfalls nicht gegeben, weil es insoweit an einer kennzeichenmäßigen Benutzung fehle; bei den von ihr vertriebenen Bekleidungsstücken wirkten die Zwei-Streifen-Muster nicht als Kennzeichnung, sondern als ein zum Wesen der modischen Ware gehörender Zierrat. Eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht. Der Verkehr erkenne aufgrund der Übersichtlichkeit von Zwei-Streifen-Mustern den Unterschied zu Drei-Streifen-Kennzeichnungen der Klägerin auch bei flüchtiger Betrachtung. Auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche seien nicht gegeben, da das Markengesetz sämtliche Markenfunktionen schütze. Die Klageansprüche seien auch deshalb nicht begründet, weil die Parteien den Schutzumfang der Streifenmarke der Klägerin vertraglich festgelegt hätten. Im übrigen stehe möglichen Ansprüchen der Klägerin auch der Verwirkungseinwand entgegen. Bereits seit 1974 bestehe eine Korrespondenz, die eine Situation besonderer Art geschaffen habe, wonach sie, die Beklagte, darauf habe vertrauen dürfen, daß sie speziell bei Zwei-Streifen-Gestaltungen im Bereich der Sportbekleidung frei und insoweit eine Überprüfung unter rechtlichen Gesichtspunkten nicht erforderlich sei.

Das Landgericht hat der Klage bezüglich der Sporthose gemäß Anlage K 6 und des kurzen Rocks gemäß Anlage K 7 stattgegeben. Bezüglich der weiteren Bekleidungsstücke (Anlagen K 8 bis K 10) hat es die Klage abgewiesen.
Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben. Auf die Anschlußberufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage auch hinsichtlich der Sporthose gemäß Anlage K 6 abgewiesen.
Mit ihrer Revision verfolgt die Klägerin ihre ursprünglichen Klageanträge , soweit ihnen nicht entsprochen worden ist, weiter. Die Beklagte begehrt mit ihrer Anschlußrevision die Abweisung der Klage insgesamt. Die Parteien beantragen jeweils die Zurückweisung der gegnerischen Revision.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat hinsichtlich der angegriffenen Bekleidungsstücke gemäß den Anlagen K 8, K 9, K 10 sowie K 6 eine Markenrechtsverletzung wegen fehlender Verwechslungsgefahr und einen Wettbewerbsverstoß (§§ 1, 3 UWG) wegen fehlender Annäherung an die Kennzeichen der Klägerin verneint. Bezüglich des Bekleidungsstücks gemäß Anlage K 7 hat es die geltend gemachten Ansprüche wegen Markenverletzung für begründet erachtet. Es hat ausgeführt:
Die Markenrechte der Klägerin aus ihren eingetragenen Marken sowie aus § 4 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG schützten jeweils nicht eine Streifenkennzeichnung schlechthin, sondern stets eine Drei-Streifen-Aufmachung gemäß den eingetragenen Marken oder der konkret benutzten Ausgestaltung. Hierauf sei der Kennzeichenschutz beschränkt. Zwar bestehe zwischen den die Verwechslungsgefahr bestimmenden Faktoren des Ä hnlichkeitsgrades der Marken , deren Kennzeichnungskraft sowie der Warenähnlichkeit eine Wechselwirkung , wonach der Ä hnlichkeitsgrad um so geringer sein könne, je größer die Kennzeichnungskraft oder die Warennähe sei. Gleichwohl folgere die Klägerin zu Unrecht aus dem Umstand, daß Warenidentität und auf hoher Bekanntheit beruhende starke Kennzeichnungskraft gegeben seien, der Unterschied zwischen zwei oder drei Streifen falle für den Verkehr jedenfalls dann nicht mehr entscheidend ins Gewicht, wenn die Streifen als einziges Kennzeichnungsmittel angebracht seien. Die große Bekanntheit der Klägerin und ihrer Kennzeichnung beziehe sich auf die berühmten drei Streifen. Erkenne der Verbraucher demgegenüber zwei Streifen, so komme es nicht zu einer Fehlzurechnung des Produkts auf den Markeninhaber. Gerade weil das interessierte Käuferpublikum aufgrund der großen Bekanntheit der "Marken mit den drei Streifen" für Streifenmuster sensibilisiert und ihm bekannt sei, daß auch mit Streifen versehene Produkte anderer Unternehmen auf dem Markt seien, werde der verständige Verbraucher als zwei Streifen identifizierbare Gestaltungen nicht mit der Klägerin in Verbindung bringen. Hieran ändere auch der Erfahrungssatz nichts, daß der Verbraucher die ähnlichen Marken regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnehme und miteinander vergleiche. Zwar träten bei nur undeutlicher Erinnerung an nicht unmittelbar nebeneinander auftretende Kennzeichnungen regelmäßig die übereinstimmenden Merkmale stärker hervor als die Unterschiede. Das allgemeine Publikum habe aber nicht etwa eine nur undeutliche Erinnerung an die Kennzeichnung der Klägerin, es verbinde mit ihr
nicht etwa Streifen schlechthin, sondern gerade die markanten drei Streifen. Sei dem verständigen Betrachter von Sportbekleidung die Marke der Klägerin als Drei-Streifen-Marke in Erinnerung, so werde er, wenn er auf mit Streifen versehene Sportbekleidung treffe, sein Augenmerk unwillkürlich auf die Streifenzahl richten; erkenne er zwei Streifen, so realisiere er schon deshalb, weil er wisse, wie die Klägerin kennzeichne, daß es sich gerade nicht um deren Kennzeichnung handele. Die Tatsache, daß die Klägerin ihre StreifenKennzeichnung vielfältig variiere und sich die Streifen auch in anderer Form oder an anderen Stellen finden könnten, führe nicht zu einer Verstärkung der Vorstellung von einer stets an den Seitennähten angebrachten Kennzeichnung. Ob ein Zwei-Streifen-Eindruck oder ein Drei-Streifen-Eindruck entstehe, hänge auch nicht davon ab, ob sich auf dem Bekleidungsstück noch weitere Verzierungen oder Kennzeichnungsmittel fänden.
Auch die Gefahr eines gedanklichen In-Verbindung-Bringens der kollidierenden Marken im Sinne einer Herkunftstäuschung über den Produktursprung oder dahin, daß das Publikum auf das Bestehen von geschäftlichen, wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen der miteinander nicht verbundenen Unternehmen schließe, scheide aus. Zwar sei für den Verwechslungsschutz der Marke eine Fehlvorstellung des Publikums dahin ausreichend , die kollidierenden Marken identifizierten die verschiedenen Produkte hinsichtlich der Produkteigenschaften als zusammengehörend. Es könne jedoch nicht festgestellt werden, daß eine solche Fehlzurechnung von ZweiStreifen -Gestaltungen ausgelöst werde. Das Vorliegen assoziativer Fehlvorstellungen könne nicht schon dann angenommen werden, wenn es die Beklagte , wie die Klägerin behaupte, mit ihrer Kennzeichnungspraxis darauf anlege , ihre Produkte über Zwei-Streifen-Verzierungen in die Nähe der Produkte der Klägerin zu rücken. Entscheidendes Kriterium der Verwechslungsgefahr sei
allein die objektive Eignung der gewählten Kennzeichnungen, Fehlvorstellungen hervorzurufen.
Die Klägerin könne die geltend gemachten Ansprüche auch nicht auf §§ 1, 3 UWG stützen. Die außerordentliche Bekanntheit und der hervorragende Ruf der Kennzeichnung der Klägerin bezögen sich nicht auf eine Streifenkennzeichnung schlechthin, sondern auf die allseits bekannten drei Streifen. Sehe man in der Verwendung von Zwei-Streifen-Mustern eine Annäherung an diese Kennzeichnung, so folge daraus noch nicht, daß dies wettbewerbsrechtlich unzulässig sei. Die Annäherung sei jedenfalls nicht so eng, daß die Gefahr der Verwechslung mit den Marken der Klägerin bestehe oder daß die Kennzeichnung mit dieser Marke gedanklich in Verbindung gebracht werde. Solange die Grenze der Verwechslungsgefahr nicht überschritten sei, müsse die Klägerin auch eine etwaige Begrenzung des Schutzumfangs ihres Kennzeichens durch Zwei-Streifen-Verzierungen hinnehmen.
Da auch die Trainingshose gemäß Anlage K 6 dem Verkehr als ZweiStreifen -Kennzeichnung gegenübertrete, sei auf die Anschlußberufung der Beklagten die Klage auch insoweit abzuweisen.
Anders sei dagegen die Gesamtwirkung der Streifengestaltung bei dem Bekleidungsstück gemäß Anlage K 7. Obwohl auch dieser Rock entlang den Seitennähten jeweils mit einem Band versehen sei, das zwei weiße parallele Streifen zeige, würden die beiden Außenstreifen des Bandes vom ebenfalls schwarzen Stoff des Rockes jedenfalls durch zwei dünne weiße Linien abgegrenzt , so daß bei flüchtiger wie auch bei genauerer Betrachtung drei schwarze Streifen hervorträten. Da die Beklagte diese Aufmachung kennzeichenmäßig und nicht lediglich als Zierrat benutze, verletze die für den Rock verwendete
Streifengestaltung neben den Ausstattungsrechten insbesondere die Rechte an den eingetragenen Bildmarken der Klägerin. Eine rechtsverbindliche Zusage der Klägerin, eine Streifengestaltung, die den Eindruck von drei Streifen erwecken könne, zu dulden, könne entgegen der Auffassung der Beklagten dem 1974 zwischen den Parteien geführten Briefwechsel nicht entnommen werden.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung und Zurückverweisung, soweit das Berufungsgericht zum Nachteil der Klägerin erkannt hat. Die Anschlußrevision der Beklagten wird nicht zur Entscheidung angenommen.
A. Die Revision
Die Verneinung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) hinsichtlich der vier angegriffenen Verwendungsformen (Anlagen K 6, 8, 9 und 10) ist nicht frei von Rechtsfehlern.
1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 f. Tz. 22 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. = WRP 1998, 1165 - Canon; GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 18 = WRP 1999, 806 - Lloyd; MarkenR 2000, 255, 258 Tz. 40 - Marca Mode/Adidas). Dabei besteht - wie das Berufungsgericht im Ausgangspunkt nicht verkannt hat - eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ä hnlichkeit der in Frage ste-
henden Waren, der Identität oder Ä hnlichkeit der Marken sowie der Kennzeichnungskraft der Klagekennzeichnungen. Demnach kann insbesondere ein geringerer Grad der Ä hnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ä hnlichkeit der Waren und/oder eine besondere Bekanntheit der älteren Marke im Markt ausgeglichen werden (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND, m.w.N).

a) Bei den in Betracht zu ziehenden Waren der Klagemarken und den angegriffenen Bekleidungsstücken handelt es sich - wie das Berufungsgericht zutreffend zugrunde gelegt hat - um identische Waren.

b) Bezüglich der Kennzeichnungskraft der Klagemarken hat das Berufungsgericht Feststellungen nicht getroffen; es ist davon ausgegangen, daß die Klagemarken eine auf hoher Bekanntheit beruhende starke Kennzeichnungskraft haben. Die Klägerin hat sich insoweit darauf berufen, daß es sich bei ihrer Kennzeichnung, die eine Verkehrsbekanntheit von 95% habe, um eine berühmte Marke handele. Das ist für das Revisionsverfahren zu unterstellen.

c) Das Berufungsgericht hat seiner Beurteilung zutreffend zugrunde gelegt , daß bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND, m.w.N.). Es hat es aber rechtsfehlerhaft unterlassen, den Gesamteindruck der kollidierenden Zeichen festzustellen. Wenn es anführt, bei der Klagekennzeichnung handele es sich um eine Drei-Streifen-Kennzeichnung, bei den angegriffenen Bekleidungsstücken jedoch um eine Zwei-Streifen-Kennzeichnung, erfaßt es den Gesamteindruck der Kennzeichnungen nicht und verstellt sich dadurch den Blick für den Umfang der bestehenden Markenähnlichkeit. Bei
beiden Kennzeichnungen handelt es sich um farblich kontrastierende, an den Seitennähten der Bekleidungsstücke parallel verlaufende Streifen, die sich allein in der Zahl der Streifen - bei den Klagekennzeichen drei, bei den angegriffenen Verwendungsformen zwei - unterscheiden. Das Maß der dadurch begründeten Markenähnlichkeit wird das Berufungsgericht im neu eröffneten Berufungsverfahren zu beurteilen haben.

d) Ist für das Revisionsverfahren davon auszugehen, daß zwei der für die Annahme einer Verwechslungsgefahr maßgebenden Faktoren in kaum zu steigernder Intensität vorliegen, weil neben gegebener Warenidentität auch eine durch die von der Klägerin behauptete Berühmtheit gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagekennzeichen zugrunde zu legen ist, genießen diese einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 18 - Canon; MarkenR 2000, 255, 258 Tz. 40 f. - Marca Mode/Adidas).
Diesem Grundsatz steht nicht entgegen, daß - wie das Berufungsgericht zutreffend angeführt hat - bei der Beurteilung, ob für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, nicht maßgeblich vom flüchtigen Durchschnittsverbraucher auszugehen ist, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart abzustellen ist (EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 26 - Lloyd; BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 15/96, GRUR 1998, 942, 943 = WRP 1998, 990 - ALKA-SELTZER; GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND). Denn auch dieser Durchschnittsverbraucher muß sich, da ihm die kollidierenden Marken regelmäßig nicht nebeneinander begegnen, nicht nur auf das unvollkommene Bild verlassen, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat. Es ist auch zu berücksichtigen, daß seine Aufmerksamkeit je nach der Art der in Fra-
ge stehenden Waren unterschiedlich hoch sein kann (EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 26 - Lloyd).
Darüber hinaus werden erfahrungsgemäß dem Verkehr unterscheidungskräftige , insbesondere berühmte Kennzeichnungen eher in Erinnerung bleiben. Solche ihm bekannten Kennzeichnungen wird das angesprochene Publikum deshalb auch eher in einer anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glauben (vgl. BGH, Urt. v. 17.1.1985 - I ZR 172/82, GRUR 1985, 461, 462 = WRP 1985, 338 - Gefa/Gewa; Urt. v. 28.10.1987 - I ZR 165/85, GRUR 1988, 635, 636 = WRP 1988, 440 - Grundcommerz).
Zu diesen Rechtsprechungsgrundsätzen und Erfahrungssätzen hat sich das Berufungsgericht mit seiner Annahme, angesichts der Bekanntheit der Drei-Streifen-Kennzeichnung der Klägerin sei der Verkehr für die Streifenanzahl sensibilisiert, er werde sein Augenmerk darauf richten und als ZweiStreifen -Kennzeichnungen erkennbare Gestaltungen nicht der Klägerin zurechnen , in Widerspruch gesetzt.
2. Das Berufungsgericht wird nunmehr über die Beurteilung des Gesamteindrucks der einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen hinaus das Maß der Bekanntheit der Drei-Streifen-Kennzeichnung der Klägerin festzustellen und auf dieser Grundlage die Frage einer Verwechslungsgefahr zu beantworten haben.
Es wird dabei zu beachten haben, daß der Bejahung einer Verwechslungsgefahr nicht die Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften in Sachen Marca Mode/Adidas (EuGH MarkenR 2000, 255) entgegensteht. In diesem Verfahren hat der Gerichtshof die Frage, ob eine
Markenrechtsverletzung angenommen werden könne, wenn - wie der vorlegende Hoge Raad es formuliert hatte - die Gefahr einer Verwechslung zwischen der Marke und dem Zeichen vermutet werden könne, verneint. Um diese Frage geht es im Streitfall nicht, in dem, wie vorstehend ausgeführt ist, unter Berücksichtigung aller Umstände die Gefahr von Verwechslungen für das Publikum zu beurteilen ist.
Des weiteren kann das Berufungsgericht - wie schon im angefochtenen Urteil - davon ausgehen, daß die Zwei-Streifen-Muster der Beklagten in den angegriffenen Verwendungsformen markenmäßig im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int. 1999, 438, 440 Tz. 31 ff. = WRP 1999, 407 - BMW) und nicht als bloßer Zierrat verwendet werden. Das kann angesichts der auch in diesem Zusammenhang für die Revisionsinstanz zu unterstellenden großen Bekanntheit der Klagekennzeichnungen nicht zweifelhaft sein, weil der Verkehr angesichts der Kennzeichnungspraxis der Klägerin daran gewöhnt ist, in der in Rede stehenden Aufmachung von Bekleidungsstücken einen Herkunftshinweis zu sehen.
3. Ohne Erfolg macht die Beklagte unter Berufung auf das Schreiben der Patentanwälte der Klägerin vom 13. März 1974 geltend, diese habe der Verwendung von Zwei-Streifen-Kennzeichnungen durch die Beklagte zugestimmt und könne deshalb die geltend gemachten Ansprüche nicht durchsetzen. Das Berufungsgericht hat dem Schreiben keine derartige rechtsverbindliche Zustimmung entnommen. Diese Beurteilung ist im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüfbar, ob das Berufungsgericht gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstoßen hat. Das zeigt die Beklagte in der Anschlußrevisionsbegründung nicht auf. Die vom Berufungsgericht vorgenommene Ausle-
gung des Schreibens ist möglich und deshalb revisionsrechtlich nicht angreifbar.
B. Die Anschlußrevision
Die Anschlußrevision der Beklagten wird mangels Erfolgsaussicht und wegen fehlender Grundsatzbedeutung nicht zur Entscheidung angenommen (§ 554b ZPO).
III. Danach war das Berufungsurteil, soweit zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist, aufzuheben und die Sache in diesem Umfang an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Die Anschlußrevision hat sich durch die Nichtannahme erledigt.
Erdmann Starck Bornkamm
Pokrant Büscher

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 212/98 Verkündet am:
26. April 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Bit/Bud
Der Gesamteindruck einer komplexen, aus graphischen Elementen und Wortbestandteilen
bestehenden Marke für Bier, die eine in Deutschland als solche
unbekannte, aber als Familiennamen erkennbare Unternehmensbezeichnung
enthält, wird angesichts der Bezeichnungsgewohnheiten für Bier, bei denen die
Angabe der jeweiligen Brauerei für den verständigen Durchschnittsverbraucher
im Vordergrund steht, regelmäßig durch die Unternehmensangabe mitgeprägt.
BGH, Urt. v. 26. April 2001 - I ZR 212/98 - OLG Hamburg
LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 26. April 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und
Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 18. Juni 1998 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als bezüglich des Klageantrags zu a zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Parteien betreiben Bierbrauereien und stehen miteinander im Wettbewerb.
Die Klägerin, die größte Bierbrauerei der Welt mit Sitz in den Vereinigten Staaten, vertreibt u.a. unter ihren Marken "Budweiser" und "Bud" amerikanische Biere in vielen europäischen Ländern mit Ausnahme von Deutschland. Zwischen ihr und der tschechischen Brauerei B. mit Sitz in Ceske Budejovice (bis 1918: Budweis) sind in zahlreichen Ländern Rechtsstreitigkeiten wegen der Marke "Budweiser" anhängig.
Die Klägerin beabsichtigt, ihr amerikanisches "Budweiser"-Bier unter der Bezeichnung "Anheuser Busch Bud" oder "American Bud" in Deutschland zu vertreiben. Sie ist Inhaberin der farbigen, nachfolgend in den Klageanträgen wiedergegebenen Wort-/Bildmarken Nr. 395 44 603 "Anheuser Busch Bud" und Nr. 395 44 601 "American Bud", eingetragen jeweils am 11. Dezember 1995 für die Ware "Bier".
Die Beklagte, eine bekannte deutsche Brauerei, ist Inhaberin der älteren Marken Nr. 505 912 "Bit", Nr. 502 851 "Bitburger" und Nr. 704 211 "Bitte ein
Bit", eingetragen für die Ware "Bier". Sie vertreibt ein Bier Pilsener Brauart unter der Bezeichnung "Bitburger" mit verschiedenen Flaschenetiketten, wie sie aus der Anlage B 8 ersichtlich und nachfolgend teilweise abgebildet sind:

Die Beklagte, die gegen die Marken der Klägerin Widerspruch erhoben hat, sieht in der beabsichtigten Verwendung dieser Marken eine Verletzung ihrer Markenrechte.
Deswegen begehrt die Klägerin mit der Klage die (negative) Feststellung , daß ihre Wort-/Bildmarken nicht in die Rechte der Beklagten an deren "Bit"-Marke eingreifen.
Die Klägerin hat geltend gemacht, die Marke Nr. 505 912 der Beklagten sei mangels Benutzung löschungsreif. Im übrigen bestehe zwischen ihren Wort-/Bildmarken und den Marken der Beklagten keine Verwechslungsgefahr. Ihr gehe es nicht um die Einführung der Bezeichnung "Bud" in Deutschland, sie beabsichtige nur die Verwendung ihrer Wort-/Bildmarken. Die Geltendmachung
etwaiger Unterlassungsansprüche durch die Beklagte wäre rechtsmißbräuchlich. Diese habe "Bit" als IR-Marke geschützt, sei aber in vielen europäischen Ländern hieraus nicht gegen die Verwendung der Bezeichnung "Bud" vorgegangen ; auch in den Vereinigten Staaten bestünden "Bud" und "Bit" bzw. "Bitte ein Bit" als Marken nebeneinander. Der Beklagten gehe es nur darum, sie, die Klägerin, vom deutschen Markt fernzuhalten.
Die Klägerin hat beantragt,
festzustellen, daß

a) die nachfolgend abgebildete deutsche Wort-/Bildmarke "Anheuser Busch Bud", eingetragen beim Deutschen Patentamt unter der Nr. 395 44 603,

und

b) die nachfolgend abgebildete deutsche Wort-/Bildmarke "American Bud", eingetragen beim Deutschen Patentamt unter der Nr. 395 44 601,

nicht in die Rechte der Marke "Bit" der Beklagten eingreifen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, die Klägerin bereite systematisch die Einführung ihres Bieres unter der Bezeichnung "Bud" in Deutschland vor. Die streitgegenständlichen Marken stimmten - abgesehen vom Wortbestandteil - mit einer Wort-/Bildmarke "Anheuser Busch B" der Klägerin und mit den von der Klägerin im europäischen Ausland verwendeten "Bud"-Etiketten überein. Ihre Marke "Bit" habe als reines Phantasiewortzeichen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. In der Bierbranche würden Abkürzungen sonst nicht und einsilbige Marken nur ausnahmsweise verwendet. Diese Kennzeichnungskraft werde infolge der durch ein Meinungsforschungsgutachten belegten auûergewöhnlichen Bekanntheit von "Bit" noch gesteigert. Auf den von ihr verwendeten Flaschenetiketten würden ihre Marken durch die Verwendung von "Bit" rechtserhaltend benutzt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Feststellungsbegehren weiter.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat die (negative) Feststellung für nicht begründet erachtet, weil der Beklagten Ansprüche aus ihrer Marke "Bit" gegen die Klägerin zustünden. Es hat dazu ausgeführt:
Die Beklagte habe ihre Marke "Bit" durch die Verwendung ihrer Flaschenetiketten rechtserhaltend benutzt. Auf diesen befinde sich die Angabe "Bitburger", wobei die ersten drei Buchstaben ("Bit") etwa doppelt so groû gedruckt seien wie der weitere Bestandteil. Damit sei "Bit" als Kurzbezeichnung von "Bitburger" herausgestellt und zeichenmäûig verwendet. Auch durch den zusätzlich auf den Etiketten aufgedruckten Slogan "Bitte ein Bit" werde die Kurzform "Bit" benutzt.
Zwischen der Marke "Bit" und den Marken der Klägerin bestehe auch Verwechslungsgefahr i. S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
Die Marke "Bit" habe als Phantasiewort und infolge seiner prägnanten Kürze von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Diese sei durch die Bekanntheit der Marke im Verkehr (bei 69,5 % der Gesamtbevölkerung und 83,3 % der Biertrinker bei ungestützter Frage) auf ein überdurchschnittliches Maû gesteigert.
Der Gesamteindruck der Marken der Klägerin werde durch deren jeweilige Wortbestandteile "Bud" geprägt, weil sich der Verkehr bei Wort /Bildzeichen in der Regel an den Wortbestandteilen orientiere, die die einfachste Form der Bezeichnung der Ware darstellten. Das gelte angesichts mündlicher Bestellungen vor allem auch bei Bieren. Innerhalb der Wortbestandteile "Anheuser Busch Bud" und "American Bud" sei nicht auf die jeweilige Wortkombination , sondern entscheidend auf "Bud" abzustellen. Dieser Bestandteil erscheine durch seine Alleinstellung in einer Zeile und die ornamentale Verzierung graphisch hervorgehoben und wirke damit und auch im jeweiligen Sprachfluû als eigentlicher Orientierungspunkt innerhalb der Marken. Das werde durch die Griffigkeit des Bestandteils auch für Bestellungen im Zuruf noch unterstützt. Darüber hinaus sei der Bestandteil "Anheuser Busch" das Unternehmenskennzeichen der Klägerin, das - wenn auch in Deutschland als solches nicht bekannt - wie ein Name wirke und deshalb vom Verkehr nicht als eigentlich produktkennzeichnend verstanden werde. Bei der Marke "American Bud" erweise sich der Bestandteil "American" als beschreibend und deshalb nicht kennzeichnungskräftig, weil er nur auf die geographische Herkunft des Bieres hinweise.
Bei der vorzunehmenden Gesamtwürdigung, bei der die gegebene Warenidentität , die überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Kennzeichnung "Bit" und die nicht geringe Ähnlichkeit von "Bit" und "Bud" zugrunde zu legen
seien, ergebe sich eine Verwechslungsgefahr in klanglicher wie in schriftbildlicher Hinsicht. Diese werde nicht dadurch ausgeräumt, daû die Kurzbezeichnungen "Bit" und "Bud" für die jeweiligen Langversionen "Bitburger" bzw. "Budweiser" stünden, die sich deutlicher unterschieden. Wer sich bezüglich der Kurzversion geirrt habe, habe damit automatisch auch die Langversion über den Bedeutungsgehalt der Abkürzung verwechselt.
Stehe demnach der Beklagten ein Unterlassungsanspruch bezüglich der Marken der Klägerin zu, sei die negative Feststellungsklage unbegründet.
II. Diese Beurteilung hält den Revisionsangriffen nicht in allen Punkten stand.
1. Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts , Gegenstand der negativen Feststellungsklage sei entgegen dem Wortlaut der beiden Klageanträge nicht die isolierte Rechtsfrage, ob die beiden Marken der Klägerin in die Rechte der Marke "Bit" der Beklagten eingriffen, sondern die Feststellung, daû die Beklagte die Verwendung der Marken der Klägerin nicht verbieten könne, und zwar aufgrund der "Bit"-Marken der Beklagten , worunter alle Markenrechte der Beklagten zu verstehen seien. Gegen ein solches Antragsverständnis spricht, daû die Beklagte sich im Vorfeld des Rechtsstreits lediglich geweigert hatte, der Klägerin zu bestätigen, daû deren Wort-/Bildmarken die Marke "Bit" der Beklagten nicht verletzen. Ein Anhalt dafür , daû die Klägerin gleichwohl ihre Anträge in dem weiten vom Berufungsgericht zugrunde gelegten Umfang stellen wollte, ist nicht ersichtlich und vom Berufungsgericht auch nicht angeführt worden. Deshalb kommt, soweit das Berufungsurteil aufzuheben ist, eine Prüfung der Verletzung weiterer Marken der Beklagten nicht in Betracht.

2. Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Marke "Bit" der Beklagten sei wegen mangelnder Benutzung löschungsreif. Das Berufungsgericht hat eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG angenommen, weil die Beklagte unstreitig die Flaschenetiketten gemäû Anlage B 8 verwendet. Das kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.
Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht , soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern, wobei diese Regelung auch auf Fälle anzuwenden ist, in denen die benutzte Form selbst als Marke eingetragen ist. Danach liegt eine rechtserhaltende Benutzung dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und - wie im Streitfall - den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maûgebende kennzeichnende Wirkung beimiût (BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 7/96, GRUR 1999, 167 = WRP 1998, 1083 - Karolus Magnus; Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 55 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp; Beschl. v. 30.3.2000 - I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038, 1039 = WRP 2000, 1161 - Kornkammer). Diese Beurteilung ist im wesentlichen dem Tatrichter vorbehalten und in der Revisionsinstanz nur eingeschränkt u.a. auf zutreffende Rechtsanwendung und die Beachtung der allgemeinen Lebenserfahrung überprüfbar. Entgegen der Auffassung der Revision kann insoweit nicht mehr von den strengen Grundsätzen ausgegangen werden, die früher in der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz angewendet worden sind (BGH, Urt. v. 17.7.1997 - I ZR 228/94, GRUR 1997, 744, 746 = WRP 1997, 1085 - ECCO I).
In seiner tatrichterlichen Würdigung ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daû angesichts der besonders auffälligen drucktechnischen Hervorhebung von "Bit" aus der Gesamtbezeichnung diesem Bestandteil als erkennbarer Abkürzung von "Bitburger" die besondere Bedeutung zukomme und es sich bei dem weiteren Bestandteil um etwas Unwesentliches, das bei Abkürzung weggelassen werde, handele. Das kann nicht als erfahrungswidrig erachtet werden. Das Berufungsgericht hätte für seine Auffassung auch noch die besondere Kennzeichnungskraft des Bestandteils "Bit" heranziehen können.
Auch der Hinweis der Revision auf die noch zum Warenzeichengesetz ergangene "Wurstmühle"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes (Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872, 873) führt nicht weiter. Im damaligen Fall war - anders als im Streitfall - ein reines Bildzeichen durch die Einbindung in eine wappenartige Umrahmung und durch die Zufügung der Wortbestandteile "RÜGENWALDER Teewurst" und "ECHT MIT DER MÜHLE" ergänzt worden. Daû dort die abweichende Benutzungsform als ihrerseits eigenständige - in der typischen Form eines Wort-/Bildzeichens auftretende - Herkunftskennzeichnung angesehen worden ist, beruhte auf den besonderen Gegebenheiten des damaligen Falls und kann, weil entsprechende Anhaltspunkte der Entscheidung nicht entnommen werden können, nicht als Ausspruch eines Erfahrungssatzes angesehen werden (BGH GRUR 2000, 1038, 1039 - Kornkammer ). Mit ihrem Vorbringen, die Marke "Bit" sei in "Bitburger" zu einer einheitlichen Kennzeichnung verschmolzen, setzt die Revision lediglich ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Berufungsgerichts. Damit kann sie im Revisionsverfahren nicht gehört werden. Sie vernachlässigt bei ihrer Beurteilung insbesondere die graphische Hervorhebung des Bestandteils "Bit" und dessen besondere Kennzeichnungskraft.

Das Berufungsgericht hat des weiteren in der Verwendung des Slogans "Bitte ein Bit" durch die Beklagte eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke gesehen. Auch hiergegen wendet sich die Revision ohne Erfolg. Allein die Tatsache, daû es sich bei "Bitte ein Bit" um einen Slogan handelt, schlieût die Annahme nicht aus, daû darin der kennzeichnende Bestandteil "Bit" eine selbständige Stellung als Produktkennzeichnung behalten hat (vgl. BGH GRUR 1999, 54, 55 - Holtkamp).
3. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Beklagten stünden wegen bestehender markenrechtlicher Verwechslungsgefahr mit der Marke "Bit" Ansprüche gegen die Verwendung beider Marken der Klägerin zu, ist bezüglich der Marke "American Bud" revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, dagegen bezüglich der Marke "Anheuser Busch Bud" nicht frei von Rechtsfehlern.
Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr ist nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 39 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. = WRP 1998, 1165 - Canon; GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 18 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 22.6.2000 - Rs. C-425/98, MarkenR 2000, 255 Tz. 44 - Adidas/Marca Mode). Das gilt uneingeschränkt auch für die Beurteilung nach der Regelung des die genannten Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinie umsetzenden § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dabei besteht - wie das Berufungsgericht im Ausgangspunkt nicht verkannt hat - eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren, der Identität oder
Ähnlichkeit der Marken sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und/oder eine besondere Bekanntheit der älteren Marke im Markt ausgeglichen werden (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 159 f. = WRP 2001, 41 - DreiStreifen -Kennzeichnung, jeweils m.w.N.).

a) Bei den im Streitfall in Betracht zu ziehenden Waren handelt es sich auf beiden Seiten um Bier, mithin um identische Waren i. S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

b) Bezüglich der Kennzeichnungskraft der Marke der Beklagten ist das Berufungsgericht von einer von Hause aus durchschnittlichen, durch die Bekanntheit der Marke im Markt, wie sie aus dem Meinungsforschungsgutachten des Instituts G. entnommen werden könne, überdurchschnittlich gesteigerten Kennzeichnungskraft ausgegangen. Das greift die Revision nicht mit eigenen Rügen an; Rechtsfehler sind insoweit auch nicht erkennbar.

c) Das Berufungsgericht hat des weiteren zutreffend zugrunde gelegt, daû bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (st. Rspr.; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 158, 160 - DreiStreifen -Kennzeichnung, jeweils m.w.N.). Dabei liegt die Beurteilung des Gesamteindrucks im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt u.a. darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und bestehende Erfahrungssätze angewandt hat.

aa) Es ist nicht zu beanstanden, daû das Berufungsgericht bei der Bestimmung des Gesamteindrucks der Marken der Klägerin die Bildbestandteile vernachlässigt hat und davon ausgegangen ist, daû den hervorgehobenen Wortbestandteilen für die Frage einer Verwechslungsgefahr die maûgebliche Bedeutung zukommt. Das entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, weil bei derartigen kombinierten Marken in der Regel die Wortbestandteile für den Verkehr die einfachste Möglichkeit der Benennung der Marke bieten (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; BGHZ 139, 340, 349 - Lions; BGH, Beschl. v. 20.1.2000 - I ZB 32/97, GRUR 2000, 883, 884 = WRP 2000, 1152 - Pappagallo). Eine solche ist bei der im Streitfall in Frage stehenden Ware "Bier" insbesondere bei mündlichen Bestellungen in Gastwirtschaften erforderlich. Das Berufungsgericht hätte zur Begründung auch noch die Tatsache heranziehen können, daû die Bildbestandteile der Marken der Klägerin vor allem dekorativen Charakter haben.
Die Revision macht dagegen ohne Erfolg geltend, Bier werde vor allem in Getränkemärkten "auf Sicht" gekauft, so daû es für den Käufer maûgeblich auf den optischen Eindruck der Marken ankomme. Darüber hinaus unterschieden sich die Etiketten (Marken) der Klägerin vor allem durch die dominierende Farbgebung in knallrot, weiû und mittelblau von anderen Bierflaschenetiketten so maûgeblich, daû damit besonders hohe Erinnerungswerte bei den Verbrauchern erzielt würden. Die Tatsache, daû Bier - wie manche andere Ware auch (vgl. BGHZ 139, 340, 349 - Lions) - bezüglich der Gesamtumsätze in beachtlichen Mengen auf Sicht, nämlich kistenweise in Lebensmittel- und Getränkemärkten erworben wird, schlieût die Annahme nicht aus, daû es erfahrungsge-
mäû in maûgeblichem Umfang auch auf mündliche Bestellungen in Gastwirtschaften ankommt. Der Erfahrungssatz, daû graphische Gestaltungen mehr dekorativer Art in kombinierten Wort-/Bildzeichen gegenüber Wortbestandteilen zurücktreten, wird auch nicht schon angesichts der konkreten farbigen Gestaltung der Marken (Etiketten) der Klägerin fraglich, zumal auch Bierflaschenetiketten anderer Hersteller durchaus farbig angelegt sind und die Revision nicht aufgezeigt hat, daû die von der Klägerin verwendeten Farben für sie eine herkunftshinweisende Wirkung haben.
bb) Das Berufungsgericht ist des weiteren davon ausgegangen, daû der Gesamteindruck beider Marken der Klägerin durch den jeweiligen Bestandteil "Bud" geprägt werde. Dem kann bezüglich der vom Klageantrag zu a erfaûten Marke "Anheuser Busch Bud" nicht beigetreten werden.
(1) Das Berufungsgericht hat bezüglich dieser Marke ausgeführt, daû der Wortbestandteil "Bud" schon nach der graphischen Gestaltung nicht gleichberechtigt mit den anderen Wörtern, sondern durch seine Anordnung mittig in einer eigenen Zeile mit dekorativen pfeilartigen Elementen hervorgehoben sei. Dem Verkehr biete sich der Bestandteil auch als griffige Kurzbezeichnung an. Zwar seien die weiteren Wörter "Anheuser Busch" in Deutschland nicht als Unternehmenskennzeichen der Klägerin bekannt. Sie wirkten aber wie zwei deutschstämmige Familiennamen, wie der Verkehr unschwer erkennen werde, so daû er die eigentliche Produktkennzeichnung in "Bud" sehen werde. Diese Erwägungen sind nicht frei von Rechtsfehlern.
Nach der Rechtsprechung des Senats ist zwar anerkannt, daû Wortzeichen , die aus mehreren Bestandteilen bestehen, in ihrem Gesamteindruck durch einzelne Bestandteile geprägt werden können. Voraussetzung hierfür ist
allerdings, daû hinreichende Anhaltspunkte aus der allgemeinen Lebenserfahrung vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, der Verkehr werde andere Wortbestandteile bei der Wahrnehmung einer Marke vernachlässigen. Insoweit ist in der Rechtsprechung anerkannt, daû insbesondere bei der Kombination mehrerer Wortbestandteile, zu denen die dem Verkehr bekannte oder als solche erkennbare Unternehmenskennzeichnung des Markeninhabers gehört, der Verkehr sein Augenmerk vor allem auf die eigentliche Produktkennzeichnung und nicht auf die Unternehmenskennzeichnung richten wird (BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 406 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Beschl. v. 10.7.1997 - I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997, 1186 - Ionofil; Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 816 = WRP 1998, 755 - Nitrangin; Beschl. v. 4.2.1999 - I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 - LORA DI RECOARO). Es wäre aber, wie der Bundesgerichtshof auch ausgesprochen hat, verfehlt, etwa von einem Regelsatz auszugehen , wonach einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil stets eine (mit-)prägende Bedeutung für den Gesamteindruck einer Marke abzusprechen sei. Es ist vielmehr der Beurteilung des Einzelfalls vorbehalten, ob aus der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe in den Hintergrund tritt oder nicht (BGH GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep; Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; Beschl. v. 18.4.1996 - I ZB 3/94, GRUR 1996, 774, 775 - falke-run/LE RUN). Insoweit kommt es maûgeblich darauf an, welche besonderen Gegebenheiten und Bezeichnungsgewohnheiten auf dem in Frage stehenden Warengebiet üblich sind.
Hierzu hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Das nötigt jedoch insoweit nicht zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache, weil das Revisionsgericht anhand der vorgelegten Benutzungsbeispiele selbst beurteilen kann, daû der Durchschnittsverbrau-
cher, auf dessen Vorstellung es maûgeblich ankommt (BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND), auf dem hier maûgeblichem Warengebiet in weitem Umfang mit der Verwendung des Brauereinamens als Produktkennzeichnung konfrontiert wird, so daû er - ähnlich wie im Bereich der Modebranche bezüglich der Namen von Modeschöpfern und Designern (vgl. BGH, GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; GRUR 1996, 774, 775 - falke-run/LE RUN) - nach der allgemeinen Lebenserfahrung auf die Zuordnung des konkreten Produkts zu der herstellenden Brauerei und damit auf die Herstellerangabe besonderes Gewicht legt. Deshalb ist erfahrungsgemäû davon auszugehen, daû derartige Bestandteile den Gesamteindruck der Bezeichnung jedenfalls mitprägen. Die Feststellung des Berufungsgerichts, daû die Firmenbezeichnung der Klägerin in Deutschland dem Verkehr zwar nicht bekannt sei, dieser aber die Bestandteile "Anheuser Busch" als Namen erkennen werde, läût demnach nicht den Schluû zu, daû diese Bestandteile für den angesprochenen Verkehr in den Hintergrund treten werden.
Von der Prägung des Gesamteindrucks (allein) durch den Bestandteil "Bud" kann entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts auch nicht deshalb ausgegangen werden, weil dieser Bestandteil in bestimmter Weise graphisch angeordnet und verziert ist. Insoweit macht die Revision allerdings ohne Erfolg geltend, daû die dahingehende Argumentation des Berufungsgerichts widersprüchlich sei; da die graphischen Elemente für den Verkehr in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurückträten, könnten sie zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks von einzelnen Wortbestandteilen nicht mehr beitragen. Dem kann zwar in dieser Allgemeinheit nicht beigetreten werden, weil es sich bei der vom Berufungsgericht herangezogenen graphischen Gestaltung nicht um die allgemeinen dekorativen Elemente der Marke handelt. Bei der Beurteilung der
Bedeutung der Anordnung des Bestandteils "Bud" in einer eigenen Zeile mittig mit zwei pfeilartigen Verzierungen unterhalb der anderen Wortbestandteile "Anheuser Busch" für die Prägung des Gesamteindrucks durch eben diesen Bestandteil hat das Berufungsgericht aber wesentliche Gesichtspunkte auûer Betracht gelassen. Angesichts der schon erwähnten Bezeichnungsgewohnheiten und der Bedeutung, die der Verkehr der jeweiligen Brauerei beimiût, spricht erfahrungsgemäû wenig dafür, daû für ihn durch die vom Berufungsgericht angeführten äuûerlichen Gestaltungselemente die weiteren Wortbestandteile in den Hintergrund treten. Das gilt um so mehr, als es sich bei "Bud" nicht um ein Wort der deutschen Sprache handelt und deshalb auch die Aussprache des Wortes nicht ohne weiteres zweifelsfrei erscheint.
Da auch sonstige Gründe nicht ersichtlich sind, die die Annahme der Prägung des Gesamteindrucks der Wortbestandteile "Anheuser Busch Bud" allein durch den Bestandteil "Bud" rechtfertigen könnten, ist für die Beurteilung der Markenähnlichkeit davon auszugehen, daû sich die Marke "Bit" der Beklagten und die die Marke der Klägerin insgesamt prägende Bezeichnung "Anheuser Busch Bud" gegenüberstehen.
(2) Bezüglich der Marke "American Bud" ist das Berufungsgericht dagegen rechtsfehlerfrei von einer Prägung des Gesamteindrucks durch den Bestandteil "Bud" ausgegangen.
Das kann zwar nicht allein mit der Erwägung, daû die graphische Hervorhebung von "Bud" gegenüber "American" den Verkehr zu einer solchen Vorstellung führen könne, begründet werden. Zutreffend hat das Berufungsgericht aber auch ausgeführt, daû der Bestandteil "American" als geographischer Begriff auf eine Eigenschaft des Bieres, nämlich aus Amerika (den USA) zu
stammen oder in der Art eines amerikanischen Bieres gebraut zu sein, beschreibend hinweise und daher nicht kennzeichnungskräftig und deshalb nicht zumindest mitprägend sei. Dem setzt die Revision ohne Erfolg entgegen, daû die Schutzwürdigkeit und die Schutzbedürftigkeit geographischer Herkunftsangaben die Annahme fehlender Kennzeichnungskraft widerlegten. Geographische Angaben, wie das Wort "American", erscheinen zwar - wie die Vorschriften der §§ 126 ff. MarkenG zeigen - tatsächlich schutzfähig und schutzbedürftig. Das beruht aber gerade auf ihrem beschreibenden Charakter, nämlich dem mit ihnen gegebenen geographischen Herkunftshinweis. Mit der Herkunftsfunktion einer Marke hat das - unbeschadet der besonderen Gegebenheiten bei Kollektivmarken (vgl. § 99 MarkenG) - nichts zu tun. Vielmehr unterliegen derartige Angaben einem Freihaltungsbedürfnis i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Da sie nach allgemeinem Sprachverständnis beschreibenden Charakter haben, werden sie vom Verkehr in der Regel nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Herstellerangabe verstanden (vgl. BGH, Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 61/82, GRUR 1985, 41, 44 - REHAB; Urt. v. 25.1.1990 - I ZR 83/88, GRUR 1990, 453, 455 - L-Thyroxin; Urt. v. 8.3.1990 - I ZR 65/88, GRUR 1990, 681, 683 - Schwarzer Krauser; Urt. v. 28.11.1991 - I ZR 297/89, GRUR 1992, 203, 205 - Roter mit Genever). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kann im Einzelfall allenfalls dann anzunehmen sein, wenn eine beschreibende Angabe zumindest von rechtlich beachtlichen Teilen der in Betracht kommenden Verkehrskreise als Warenkennzeichnung, nicht jedoch als bloûe warenbeschreibende Angabe aufgefaût wird (BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.). Anhaltspunkte für ein derartiges Verkehrsverständnis des Wortes "American" sind nicht ersichtlich und von der Klägerin in den Instanzen auch nicht vorgebracht worden.

d) Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Marke "Bit" der Beklagten und den Marken der Klägerin, kann danach nur bezüglich der Marke "American Bud" Bestand haben.
aa) Für die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr der Marke "Anheuser Busch Bud" mit der Marke "Bit" ist zwar von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft dieser Marke und Warenidentität auszugehen; es fehlt aber, weil sich insoweit die Kennzeichen "Bit" und "Anheuser Busch Bud" gegen - überstehen, angesichts des weiten Abstands der Bezeichnungen an der erforderlichen Markenähnlichkeit, so daû eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden kann.
bb) Bezüglich der Marke "American Bud" der Klägerin hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr sowohl im Schrift- wie im Klangbild angenommen. Es hat dazu ausgeführt, die einander gegenüberstehenden Wörter "Bit" und "Bud" bestünden aus nur einer Silbe, begännen mit "B" und endeten klanglich übereinstimmend mit "t".
(1) Die Annahme einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr ist von Rechtsfehlern beeinfluût. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daû der bildliche Gesamteindruck der Marke "American Bud" allein von den Wortbestandteilen "American Bud" geprägt werde. Hiervon kann auch keine Rede sein, da es sich - bildlich - um eine komplexe, eine Vielzahl von dekorativen und anderen bildlichen Elementen und verschiedene Wortbestandteile aufweisende Marke handelt, die - bildlich - dem Verkehr als solche und nicht in der (bildlichen) Kurzbezeichnung "Bud" entgegentritt.

(2) Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist dagegen die Annahme des Berufungsgerichts, es liege eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht vor. Die Anfangslaute der einander gegenüberstehenden Wörter "Bit" und "Bud" sind identisch, die Endlaute stimmen in üblicher deutscher Aussprache überein, wie das Berufungsgericht - insoweit unangegriffen - festgestellt hat. Der Mittellaut in den einsilbigen Wörtern ist bei "Bud", unabhängig ob als "bat" oder "but" ausgesprochen, zwar abweichend von "Bit". Dieser Unterschied, dem bei einsilbigen Wörtern, wie sie im Streitfall zu beurteilen sind, regelmäûig keine geringe Bedeutung zukommt, wird aber bei der erforderlichen Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls durch die überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Marke der Beklagten, die einen erweiterten Schutzumfang rechtfertigt (vgl. BGH GRUR 2001, 158, 160 - Drei-Streifen-Kennzeichnung), und die Tatsache ausgeglichen, daû es um identische Waren geht. Das hat der Senat im Jahre 1977 im Ergebnis ebenso gesehen, wie der Nichtannahme der Revision gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 6. Juli 1976 entnommen werden kann, mit der die Verurteilung u.a. der tschechischen Brauerei in Ceske Budejovice (und mehrerer deutscher Biergroûhandlungen) zur Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Bud" für Bier bestätigt worden ist.
4. Das Berufungsgericht hat bisher - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nicht geprüft, ob der Beklagten gegen die Marke "Anheuser Busch Bud" aus anderen Gründen als denen einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr mit ihrer Marke "Bit" Rechte zustehen.
Ob diese sich aufgrund der Marke "Bit" aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ergeben könnten, hängt, weil es sich im Streitfall um identische Waren handelt,
von der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften über die ihm vom Bundesgerichtshof in seiner "Davidoff"-Entscheidung (Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875 = WRP 2000, 1142) zur Vorabentscheidung vorgelegte dahingehende Frage und davon ab, inwieweit der Begriff der Markenähnlichkeit in den Bestimmungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG übereinstimmend auszulegen ist (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 430; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 487; Starck, MarkenR 2000, 73, 76). Das Berufungsgericht wird darüber hinaus gegebenenfalls den Vortrag der Beklagten darauf zu prüfen haben, ob sich aus ihm Hinweise auf ein wettbewerbswidriges Verhalten der Klägerin i.S. des § 1 UWG ergeben, das als solches nicht Gegenstand der markengesetzlichen Regelungen ist (vgl. hierzu BGHZ 138, 349, 351 f. - MAC Dog). Die Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften brauchte nur dann nicht abgewartet zu werden, wenn ein erweiterter Schutz der bekannten Marke "Bit" sowohl auf der Grundlage des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als auch der des § 1 UWG ausscheiden würde.
III. Danach war das angefochtene Urteil unter Zurückweisung der Revision im übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufzuheben, als über den Klageantrag zu a zum Nachteil der Klägerin entschieden worden ist, und die Sache in diesem Umfang an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Schaffert

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 136/99 Verkündet am:
30. Januar 2003
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 30. Januar 2003 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg,
Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:
Das Versäumnisurteil vom 6. Dezember 2001 wird aufrechterhalten.
Dem Kläger werden die weiteren Kosten des Rechtsstreits auferlegt.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Der Kläger, ein eingetragener Verein, betreibt seit dem 1. Januar 1995 im Auftrag der Stadt München die überregionale Jugendkultureinrichtung "Festspielhaus" in München. Seit dieser Zeit tritt der Kläger mit Werbeanzeigen für seine Veranstaltungen in Münchener Zeitungen hervor. Er ist Inhaber der Marke Nr. 2 052 697 "FESTSPIELHAUS MÜNCHEN - KOBOLD e.V.", eingetragen am 22. Dezember 1993 für die Dienstleistungen "Betrieb eines Veran-
staltungsortes und -raumes in München mit dem Ziel, kulturelle Dienstleistungen in den Bereichen Fest, Theater, Tanz, Musik, Spiel, Ausstellungen, Film /Video-Produktion und -vorführung sowie Bewirtung von Gästen zu planen, organisieren und durchzuführen". Er ist des weiteren Inhaber der nachfolgend abgebildeten Wort-/Bildmarke Nr. 397 30 568, eingetragen am 19. August 1997 für die Dienstleistungen "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Betrieb eines Veranstaltungsortes und -raumes mit dem Ziel, kulturelle Dienstleistungen in den Bereichen ... " (es folgen ähnliche Angaben wie bei der Marke Nr. 2 052 697)

Der Beklagte wurde von der "Reactorhalle und C. -Gesellschaft" gegenüber dem Kreisverwaltungsreferat München für Veranstaltungen jeweils freitags und samstags, und zwar für die Samstage erstmals ab 10. Mai 1997, für die Freitage ab 25. Juni 1997, in der Reactorhalle als Veranstalter benannt.
In Anzeigen in der Programmzeitschrift "I. München", auf Handzetteln und auf großen Plakaten wurde von Mai bis August 1997 für insgesamt 14 Veranstaltungen im Reactor, D. straße 33, unter der Bezeichnung "Festspielhaus" oder "Festspielhaus D. straße 33", später, bis ins Jahr 1998 hinein, auch unter der Bezeichnung "Schwabinger Festspielhaus" geworben.

Der Kläger hat darin eine Verletzung seiner Markenrechte und eines Rechts an der Bezeichnung "Festspielhaus", die er seit geraumer Zeit als Unternehmenskennzeichen benutzt habe, gesehen und geltend gemacht, der Beklagte sei für die Werbemaßnahmen verantwortlich, da er gegenüber dem Kreisverwaltungsreferat als Veranstalter gemeldet worden sei. Er hat Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Festspielhaus" in Alleinstellung und in Kombination mit anderen Wort- und Bildbestandteilen, insbesondere in der Form "Schwabinger Festspielhaus", sowie Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht begehrt.
Der Beklagte ist dem entgegengetreten. Bei der Bezeichnung "Festspielhaus" handele es sich um einen nicht schutzfähigen und freihaltungsbedürftigen Begriff, der auch als Unternehmenskennzeichen nicht unterscheidungskräftig sei.
Das Landgericht hat den Beklagten antragsgemäß verurteilt.
Die Berufung ist im wesentlichen erfolglos geblieben, jedoch ist im Umfang einer teilweisen Klagerücknahme die Unterlassungsverurteilung hinsichtlich der Wörter "/oder in Kombination mit anderen Wort- und/oder Bildbestandteilen" entfallen und die Verurteilung zur Auskunftserteilung sowie die Schadensersatzfeststellung auf die Zeit ab dem 10. Mai 1997 beschränkt worden.
Auf die dagegen gerichtete Revision des Beklagten hat der Senat durch Versäumnisurteil vom 6. Dezember 2001 das Urteil des Berufungsgerichts im
Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil des Beklagten erkannt worden ist. Im Umfang der Aufhebung hat er auf die Berufung des Beklagten das Urteil des Landgerichts weiter abgeändert und die Klage auch insoweit abgewiesen (BGH GRUR 2002, 814 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus).
Mit seinem Einspruch beantragt der Kläger, unter Aufhebung des Versäumnisurteils die Revision des Beklagten zurückzuweisen. Der Beklagte beantragt , das Versäumnisurteil aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgründe:


Das Versäumnisurteil wird aufrechterhalten.
I. In dem Versäumnisurteil ist der Senat davon ausgegangen, daß eine Markenverletzung durch den Beklagten nicht gegeben sei. Es fehle schon an der Grundvoraussetzung für deren Annahme, nämlich einer Verwendung der angegriffenen Bezeichnung als Marke zur Unterscheidung der in Frage stehenden Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen. Es sei aber auch eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu verneinen. Des weiteren stehe die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG der Annahme einer Markenverletzung entgegen.
II. 1. Die Rügen der Revisionserwiderung gegen die Verneinung der Ansprüche aus den eingetragenen Marken können schon deshalb keinen Erfolg haben, weil eine Markenverletzung jedenfalls wegen Fehlens einer Verwechs-
lungsgefahr zu verneinen ist. Der Senat ist davon ausgegangen, daß beide Klagemarken in ihrem Gesamteindruck nicht von dem Bestandteil "Festspielhaus" geprägt seien. Die komplexe Wortmarke enthalte mehrere kennzeichnende Bestandteile, die vom Verkehr nach der allgemeinen Lebenserfahrung so aufgenommen würden, wie sie ihm entgegenträten, so daß sie gleichermaßen den Gesamteindruck der Marke bestimmten, ohne daß der Bestandteil "Festspielhaus", der dem Verkehr weniger kennzeichnend als vielmehr den Ort der Erbringung der fraglichen Dienstleistungen beschreibend erscheinen werde , prägend hervortrete.
Hiergegen wendet sich der Kläger in der Revisionserwiderung mit der Begründung, die angesprochenen Verkehrskreise hätten von einem "Festspielhaus" konkrete Vorstellungen etwa im Sinne eines Theaters, in dem Festspiele stattfänden. Diesen Vorstellungen entsprächen die Örtlichkeiten nicht, an denen der Kläger seine Veranstaltungen durchführe. Für die von ihm angebotenen und eingetragenen Dienstleistungen könne nicht von einer freihaltungsbedürftigen Angabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgegangen werden. Dem kann nicht beigetreten werden.
Der Kläger hat seine Klage auf die für ihn eingetragenen Marken gestützt , die u.a. für die Dienstleistungen "Betrieb eines Veranstaltungsortes und -raumes in München mit dem Ziel, kulturelle Dienstleistungen in den Bereichen Fest, Theater, Tanz, Musik, Spiel, Ausstellungen, Film-/Video-Produktion und -vorführung sowie Bewirtung von Gästen zu planen, organisieren und durchzuführen" eingetragen sind. Anhaltspunkte dafür, daß hierunter nur Veranstaltungen verstanden werden müßten, die keinesfalls in Theatern oder sonstigen Örtlichkeiten stattfinden, die dem vom Kläger herangezogenen Begriffsinhalt
entsprechen, sind nicht ersichtlich. Der Schutz der Marken erstreckt sich vielmehr auf die genannten Veranstaltungen jeder Art. Deshalb ist davon auszu- gehen, daß der Begriff "Festspielhaus" als beschreibende Angabe freihaltungsbedürftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, so daß aus Rechtsgründen von einer Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarken durch ihren jeweiligen Bestandteil "Festspielhaus" nicht ausgegangen werden kann.
Da demnach zwischen den Klagemarken und den angegriffenen Bezeichnungen nur eine geringe Markenähnlichkeit besteht und die Klagemarken allenfalls über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügen, scheidet eine Verwechslungsgefahr auch dann aus, wenn von einer Identität der Dienstleistungen, für die die Bezeichnungen verwendet werden, auszugehen ist.
2. In dem Versäumnisurteil hat der Senat ausgeführt, daß sich die geltend gemachten Ansprüche auch nicht aus §§ 5, 15 MarkenG wegen der Verletzung eines für den Kläger geschützten Unternehmenskennzeichens "Festspielhaus" oder einer Kombination dieser Bezeichnung mit anderen Angaben ergäben. Die Einwände, die der Kläger hiergegen mit der Revisionserwiderung erhebt, greifen nicht durch.

a) Soweit der Kläger ein Recht aus einer besonderen Geschäftsbezeichnung "Festspielhaus" geltend macht, fehlt es an deren originärer Schutzfähigkeit. Der Begriff "Festspielhaus" ist für Dienstleistungen im Zusammenhang mit kulturellen Darbietungen, wie sie zum Gegenstand der Tätigkeit des Klägers gehören, beschreibend und deshalb nicht unterscheidungskräftig. Der Kläger beschäftigt sich im wesentlichen mit kulturellen Darbietungen im weite-
sten Sinne, wie sie auch im Dienstleistungsverzeichnis der Klagemarken ent- halten sind. Die Revisionserwiderung macht zwar geltend, daß gerade die Art der vom Kläger angebotenen Dienstleistungen den Verkehr von der naheliegenden Annahme wegführten, die Bezeichnung "Festspielhaus" werde vom Kläger im sprachüblichen Sinn einer Angabe des Veranstaltungsorts benutzt. Hiervon kann indessen nicht ausgegangen werden.
Die Revisionserwiderung verweist in diesem Zusammenhang mit einer Gegenrüge auf das Vorbringen des Klägers, wonach er keine Opern- oder sonstigen Festspiele, sondern Veranstaltungen ganz anderer Art anbiete. Nach dem Klagevortrag handelt es sich dabei um Schauspielveranstaltungen mit Elementen aus Kabarett, Satire, Commedia dell'arte, Improvisationstheater, Variéte sowie Inszenierungen mit Beteiligung des Publikums. Doch auch für solche Veranstaltungen ist die Bezeichnung "Festspielhaus" als Angabe des Ortes der Darbietung beschreibend. Zwar erbringt der Kläger darüber hinaus auch weitere Dienstleistungen, die auf anderen kulturellen Gebieten liegen und für die die Bezeichnung "Festspielhaus" nicht unbedingt das Verständnis einer Ortsangabe nahelegt. Dem Klägervortrag ist jedoch nicht zu entnehmen, daß die dem Theaterbereich zuzurechnenden Tätigkeiten dabei derart in den Hintergrund treten, daß der Verkehr die Bezeichnung "Festspielhaus" nicht mehr als Ortsangabe für die Theaterveranstaltungen, sondern als eine eigenständige Bezeichnung der anderen Angebote versteht.

b) Der Kläger kann für seine Bezeichnung auch nicht den Schutz einer Etablissementbezeichnung beanspruchen, also einer besonderen Geschäftsbezeichnung mit begrenztem örtlichen Schutzbereich. Denn auch insoweit müßte es sich entweder um eine unterscheidungskräftige Bezeichnung han-
deln, die ihrer Natur nach geeignet ist, für den Verkehr wie ein Name zu wirken (BGHZ 11, 214, 216 - KfA; BGH, Urt. v. 7.7.1976 - I ZR 113/75, GRUR 1977, 165, 166 - Parkhotel), oder um eine Bezeichnung, die Verkehrsgeltung genießt (§ 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).
Dem Begriff "Festspielhaus" kommt auch als Etablissementbezeichnung nicht die notwendige Unterscheidungskraft zu. In der Rechtsprechung ist zwar anerkannt, daß auch landläufigen Wörtern Unterscheidungs- und Namensfunktion zugebilligt werden kann, wenn sie zu einem in der Umgangssprache unüblichen Gesamtbegriff kombiniert werden (BGH GRUR 1977, 165, 166 - Parkhotel). Von einer solchen Konstellation kann aber im Streitfall nicht ausgegangen werden; denn "Festspielhaus" ist bereits ein landläufiger Begriff, der dem Verkehr als Ort der Darbietung künstlerischer Leistungen geläufig ist und dem daher - auch als Etablissementbezeichnung - keine namensmäßige Unterscheidungskraft zukommt.
Die Revisionserwiderung macht zwar mit einer weiteren Gegenrüge geltend, die Bezeichnung "Festspielhaus" sei den angesprochenen Verkehrskreisen nach dem unstreitig gebliebenen Vortrag des Klägers "auch bekannt". Diesem Vorbringen lassen sich jedoch mangels hinreichend konkreter Angaben zur Bekanntheit und zu den maßgeblichen Verkehrskreisen die Voraussetzungen der Verkehrsgeltung nicht entnehmen, bei deren Vorliegen sich auch originär nicht schutzfähige Bezeichnungen für den Kennzeichenschutz nach §§ 5, 15 MarkenG qualifizieren können.
3. Schließlich bezieht sich die Revisionserwiderung auch erfolglos darauf , daß der Kläger seine Ansprüche in der Klageschrift auch auf §§ 1, 3 UWG
gestützt habe. Diesem Vorbringen ist nicht zu entnehmen, auf welchen konkreten Sachverhalt diese Ansprüche gestützt werden. Den Ausführungen des Klägers in der Klageschrift kann hierfür kein maßgeblicher Vortrag entnommen werden.
III. Danach war das Versäumnisurteil aufrechtzuerhalten und waren dem Kläger die weiteren Verfahrenskosten aufzuerlegen (§ 91 Abs. 1 ZPO).
v. Ungern-Sternberg Starck Bornkamm
Pokrant Büscher

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 156/99 Verkündet am:
24. Januar 2002
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
BANK 24
Zur Frage, wann eine Ähnlichkeit zwischen Dienstleistungen (hier: "Finanzwesen"
bzw. "Betrieb einer bei Kauf oder Miete von Immobilien nutzbaren Datenbank
im Internet") gegeben ist.
BGH, Urt. v. 24. Januar 2002 - I ZR 156/99 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 24. Januar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und
Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 4. Mai 1999 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin, die als "Bank 24 AG" firmiert, ist eine sogenannte Direktbank , die ihre per Telefon, Telefax oder PC/Btx erreichbare Geschäftstätigkeit im September 1995 aufgenommen hat. Sie ist Inhaberin der für "Finanzwesen" am 31. März 1995 angemeldeten und am 4. August 1995 eingetragenen Wort-/ Bildmarke Nr. 395 13 986 gemäß der nachfolgenden Darstellung

und der entsprechenden am 31. März 1995 angemeldeten und am 18. Juli 1995 für "Finanzwesen" farbig eingetragenen Bildmarke Nr. 395 13 987.
Darüber hinaus verfügt die Klägerin über eine Reihe anderer mit der Zahl "24" zusammengesetzter oder diese Zahl in Alleinstellung darstellender eingetragener Zeichen, die teils früher, teils später angemeldet worden sind.
Die Beklagten betrieben unter der Bezeichnung "immobilien 24" seit Oktober 1995 im Internet eine bei Kauf oder Miete von Anbietern und Nachfragern von Immobilien nutzbare Immobiliendatenbank. Der Beklagte zu 1 war zugleich Inhaber der am 29. März 1996 angemeldeten und am 3. Dezember 1996 eingetragenen Wortmarke "IMMOBILIEN 24". Die Eintragung ist für eine größere Anzahl von Waren der Klasse 16 sowie von Dienstleistungen der
Klassen 35 und 38 erfolgt, darunter "Herausgabe von Werbetexten als Druckereierzeugnisse und/oder durch elektronische Datenübermittlung ('elektronische Zeitung'), insbesondere Übertragung und Verbreitung von Werbeinseraten Dritter auf dem Gebiet des Immobilienwesens in elektronischen Kommunikationsnetzen ; Sammeln und Liefern von Nachrichten, insbesondere auf dem Gebiet des Immobilienwesens". Ihre Beteiligung an dem Datenbankunternehmen nebst dem Recht an der Marke haben die Beklagten nach Zustellung der Klage an ein drittes Unternehmen veräuûert.
Die Klägerin sieht in dem Betrieb der Datenbank eine Verletzung ihrer Marken und ihres Unternehmenskennzeichens. Sie hat vorgetragen, sie habe das Zeichen "BANK 24" durch einen auûerordentlich hohen Werbeaufwand bereits im Jahre 1995, erst recht aber in den folgenden Jahren, zu einem hohen Bekanntheitsgrad geführt. Die Beklagten hätten einen hierdurch begründeten Ruf und die Wertschätzung ihres, der Klägerin, Unternehmens für ihre gewerbliche Betätigung ausgenutzt. Es bestehe eine Verwechslungsgefahr, zumal die angesprochenen Verkehrskreise die auf Immobilien bezogene Tätigkeit der Beklagten mit ihrer, der Klägerin, Geschäftstätigkeit in Verbindung brächten, denn als Bankunternehmen finanziere sie auch Immobiliengeschäfte. Im Verhalten der Beklagten liege auch ein Verstoû gegen § 1 UWG.
Die Klägerin hat beantragt,
1. die Beklagten unter Androhung von Ordnungsgeld zu verurteilen , es zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken die von ihnen im Internet betriebene Immobiliendatenbank mit der Kennzeichnung "IMMOBILIEN 24" zu bewerben, insbesondere wenn dies geschehe wie in den als Anlage K 4 vorgelegten InternetComputerausdrucken ;
2. den Beklagten zu 1 darüber hinaus zu verurteilen, in die Löschung der Marke "IMMOBILIEN 24", Register-Nr. 396 15 734, einzuwilligen.
Die Beklagten sind dem entgegengetreten. Sie haben eine Verwechslungsgefahr , vor allem eine Zeichen- und Dienstleistungsähnlichkeit sowie auch die behauptete Kennzeichnungskraft und Verkehrsbekanntheit der Kennzeichen der Klägerin in Abrede gestellt.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Ansprüche mangels einer Ähnlichkeit der Dienstleistungen und der Zeichen für unbegründet erachtet. Es hat dazu ausgeführt:
Ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch i.S. von § 14 Abs. 5 i.V. mit Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei mangels einer Verwechslungsgefahr zu verneinen. Es fehle bereits an einer Ähnlichkeit der durch die einander gegenüberstehenden Zeichen erfaûten Dienstleistungen. Die Beklagten betrieben unter der eingetragenen Marke "IMMOBILIEN 24" eine in das Internet eingestellte Datenbank, in der private und gewerbliche Nutzer Immobilien zum Kauf oder zur Miete anbieten und an solchen Angeboten Interessierte sich unterrichten könnten. Damit bewegten sich die Beklagten auf einem Tätigkeitsfeld, das von der durch die Klägerin ausgeübten gewerblichen Betätigung auf dem Gebiet des Finanzwesens grundverschieden sei. Selbst wenn es so anzusehen wäre, als ob die Beklagten auch Immobiliengeschäfte vermittelten, entstünde keine Dienstleistungsähnlichkeit zwischen einer derartigen Betätigung und den durch die Klagemarke erfaûten Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens. Eine Berührung der Dienstleistungsbereiche im markenrechtlichen Sinne lasse sich vor allem nicht unter dem von der Klägerin hierfür ausschlieûlich herangezogenen Gesichtspunkt begründen, sie finanziere unter anderem Immobiliengeschäfte von Kunden.
Auch eine Ähnlichkeit des angegriffenen Zeichens mit der Klagemarke sei zu verneinen. Da nur die Gesamtbezeichnung "BANK 24" für den im Verkehr entstehenden Eindruck prägend sei, nicht jedoch einzelne Bestandteile, weiche das Gesamtzeichen "IMMOBILIEN 24" hiervon ersichtlich ab.
Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens sei ebenfalls zu verneinen. Die Klägerin habe nicht vorgetragen, daû sich im Zeitpunkt , in dem die Beklagten die Benutzung des Zeichens im Oktober 1995 aufgenommen hatten, durch Gewöhnung im Verkehr bereits die Vorstellung einer von ihr, der Klägerin, verwendeten Zeichenserie mit dem Stammbestandteil "24" herausgebildet habe. Sie habe erst Mitte des Monats September 1995 damit begonnen, unter ihrem Zeichen "BANK 24" im Fernsehen zu werben; in überregionalen und regionalen Zeitungen habe sie erst seit November 1995 Leistungen unter den Zeichen "Kombi 24", "Anlage 24" und "Cash Spar 24" beworben. In so kurzer Zeit könne sich bei den durch das sogenannte Direktbanking angesprochenen Verkehrskreisen noch nicht die Vorstellung von einer serienmäûigen Verwendung des Zeichenbestandteils "24" verfestigt haben.
Wegen der fehlenden Dienstleistungsähnlichkeit komme auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne in Betracht.
Einen Schutz der Klagemarke unter dem rechtlichen Gesichtspunkt einer Ausnutzung des Rufs oder der Wertschätzung einer bekannten Marke gemäû § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG könne die Klägerin nicht beanspruchen. Insoweit fehle es schon an der erforderlichen Ähnlichkeit zwischen der Klagemarke und dem beanstandeten Zeichen. Des weiteren könne nicht festgestellt werden, daû sich die Klagemarke bei Beginn der Kollisionslage im Oktober 1995 bereits zu einer im Inland bekannten Marke entwickelt gehabt habe.
Auch aus ihrer Unternehmenskennzeichnung stehe der Klägerin der Unterlassungsanspruch nicht zu. Es fehle insoweit ebenfalls sowohl an einer Zeichenähnlichkeit als auch an der erforderlichen Branchennähe. Für das Un-
ternehmenskennzeichen sei des weiteren keine Bekanntheit feststellbar, die den Anforderungen des § 15 Abs. 3 MarkenG, bezogen auf den Beginn der Kollisionslage, entspreche. Schlieûlich sei der Unterlassungsanspruch auch nicht nach § 1 UWG gerechtfertigt.
Mangels Dienstleistungsähnlichkeit und mangels Zeichenähnlichkeit bestehe auch kein Löschungsanspruch gegenüber dem Beklagten zu 1.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand. Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache.
1. Das Berufungsgericht hat den aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG geltend gemachten Unterlassungsanspruch versagt. Das erweist sich als nicht frei von Rechtsfehlern.
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Danach kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und umgekehrt sowie durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen werden (st. Rspr.; BGH, Urt. v. 3.5.2001 - I ZR 18/99, WRP 2001, 1447, 1448 f. - Ichthyol, m.w.N.).

a) Das Berufungsgericht hat eine Ähnlichkeit zwischen den von der Klagemarke erfaûten Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens und den von den Beklagten erbrachten Dienstleistungen mittels ihrer in das Internet eingestellten Datenbank, in der private und gewerbliche Nutzer Immobilien zum Kauf oder zur Miete anbieten und an solchen Angeboten Interessierte sich unterrichten können, verneint. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
Bei der Auslegung des Begriffs der Dienstleistungsähnlichkeit i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - es handelt sich bei dieser Bestimmung um die unmittelbare Übernahme der Vorschrift des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL - ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften auch der Inhalt des 10. Erwägungsgrundes zur Markenrechtsrichtlinie heranzuziehen (EuGH Slg. 1998, I-5507 Tz. 15 = GRUR 1998, 922 - Canon). Dort heiût es, daû es der Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten, wobei der Schutz im Fall der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Dienstleistungen absolut ist, sich aber ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marken und der jeweiligen Dienstleistungen erstreckt. Dabei ist es erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit auch bezüglich der Dienstleistungen im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 15 - Canon; BGH, Beschl. v. 21.1.1999 - I ZB 15/94, GRUR 1999, 731, 733 = WRP 1999, 928 - Canon II). Bei der Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen , die das Verhältnis zwischen den Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere Art und Zweck der Dienstleistung, das heiût der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistung, und die Vorstellung des Verkehrs , daû die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung erbracht
werden (BGH, Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 165 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, m.w.N.).
Das Berufungsgericht hat angenommen, daû sich die Beklagten auf einem Tätigkeitsfeld bewegten, das von den durch die Klägerin ausgeübten gewerblichen Betätigungen auf dem Gebiet des Finanzwesens grundverschieden sei. Die Beklagten stellten dem interessierten Verkehr ein elektronisch abrufbares Informationsmedium auf dem Immobiliensektor zur Verfügung, betätigten sich jedoch selbst nicht einmal als Immobilien- oder Wohnungsvermittler, ebensowenig wie sie aus dem Nachweis und/oder der Vermittlung von Kaufoder Mietverträgen bei Immobilien gewerbliche Einkünfte erzielten. Selbst wenn die Beklagten Immobiliengeschäfte vermittelten, würde das keine Dienstleistungsähnlichkeit zwischen einer derartigen Betätigung und den durch die Klagemarke erfaûten Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens herbeiführen. Eine Berührung der Dienstleistungsbereiche lasse sich vor allem nicht unter dem von der Klägerin hierfür ausschlieûlich herangezogenen Gesichtspunkt begründen, sie finanziere unter anderem Immobiliengeschäfte von Kunden. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand; sie verstöût gegen die allgemeine Lebenserfahrung.
Allerdings hat das Berufungsgericht zutreffend die Kennzeichnungskraft der Klagemarke, insbesondere ihre Bekanntheit, bei der Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit unberücksichtigt gelassen. Das entspricht - entgegen der Auffassung der Revision - der verbindlichen Auslegung der Vorschrift des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR 1998, 922, 924 Tz. 24 - Canon).
Das Berufungsgericht hat aber rechtsfehlerhaft unberücksichtigt gelassen , daû gerade Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens und solche auf dem Gebiet des Immobilienwesens eine enge Beziehung zueinander haben. Das schlägt sich unter anderem darin nieder, daû Banken nicht nur traditionsgemäû bei der Finanzierung von Immobiliengeschäften maûgeblich beteiligt sind, sondern sich insbesondere auch selbst auf dem Gebiet des Immobilienwesens geschäftlich betätigen. Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung des weiteren vernachlässigt, daû zwar im heutigen Geschäftsleben in vielen gewerblichen Branchen eine bankenmäûige Finanzierung stattfindet, daû jedoch angesichts der regelmäûig erheblichen Preise allein auf dem G ebiet der Immobiliengeschäfte eine bankenmäûige Finanzierung vor allem auch im Bereich des privaten Immobilienerwerbs den Regelfall darstellt. Bei dieser Sachlage und unter Berücksichtigung der erwähnten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, nach der die Frage der Dienstleistungsähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist, hätte das Berufungsgericht eine - möglicherweise nur geringe - Dienstleistungsähnlichkeit nicht verneinen dürfen.
Deshalb kann die Verneinung einer Verwechslungsgefahr allein wegen fehlender Dienstleistungsähnlichkeit (vgl. BGH, Beschl. v. 16.7.1998 - I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 165 = WRP 1998, 1078 - JOHN LOBB) keinen Bestand haben.

b) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr auch verneint, weil es an einer Markenähnlichkeit fehle. Das kann zwar im Ausgangspunkt nicht beanstandet werden, weil auch das Tatbestandsmerkmal einer Markenähnlichkeit i. S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unabdingbare Vorausset-
zung der Annahme einer Verwechslungsgefahr ist (vgl. BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 247 = WRP 1999, 196 - LIBERO). Die Annahme einer absoluten Markenunähnlichkeit zwischen der Klagemarke "BANK 24" und der angegriffenen Bezeichnung "IMMOBILIEN 24" verstöût aber - auch unter Berücksichtigung der vom Berufungsgericht unbeanstandet getroffenen Feststellung, die Klagemarke werde in ihrem Gesamteindruck nicht von dem Bestandteil "24" geprägt - gegen die allgemeine Lebenserfahrung. Das Berufungsgericht hätte bei seiner Beurteilung die Übereinstimmung der Bezeichnungen in ihrem jeweiligen Bestandteil "24" nicht unberücksichtigt lassen und eine hierdurch bewirkte - wenn auch geringe - Markenähnlichkeit nicht verneinen dürfen.

c) Mit der Kennzeichnungskraft der Klagemarke hat sich das Berufungsgericht - von seinem rechtlichen Ausgangspunkt folgerichtig - nicht beschäftigt und unmittelbar hierzu Feststellungen nicht getroffen. Es hat sich allerdings im Zusammenhang mit der Prüfung einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens und des erweiterten Schutzes der bekannten Marke mit der Bekanntheit der Klagemarke befaût und diese verneint. Es hat dabei als maûgeblichen Zeitpunkt für die Kollisionsprüfung Oktober 1995 zugrunde gelegt, weil die Beklagten damals erstmals im Internet mit der angegriffenen Bezeichnung aufgetreten seien. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.
Da sich dem Unterlassungsantrag nicht ohne weiteres entnehmen läût, daû die Klägerin nur eine bestimmte Verwendungsweise der angegriffenen Bezeichnung durch die Beklagten verboten wissen will, ist in der Revisionsinstanz davon auszugehen, daû die Klägerin jede Verwendungsweise, nämlich nicht nur die Verwendung als Marke, sondern auch die Verwendung als geschäftli-
che Bezeichnung, sei es als Unternehmenskennzeichen, sei es als Werktitel, angreift. Deshalb ist, um die Kennzeichnungskraft der Klagemarke für den maûgeblichen Kollisionszeitpunkt zutreffend bestimmen zu können, für jede der vorerwähnten Verwendungsweisen auch dieser Zeitpunkt zu bestimmen.
(1) Für die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung als Marke kommt es, entgegen der Annahme des Berufungsgerichts, nicht auf den Zeitpunkt des ersten Aufeinandertreffens der einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen auf dem Markt, also auf Oktober 1995, an. Da es im Markenrecht kein Vorbenutzungsrecht gibt, ist in einem Verletzungsfall regelmäûig zu prüfen , ob im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung die Voraussetzungen für die Annahme einer Verwechslungsgefahr gegeben sind. Im Streitfall ist allerdings , weil der Beklagte zu 1 selbst Inhaber der Marke "IMMOBILIEN 24" ist, von dem Zeitpunkt der Anmeldung dieser jüngeren Marke auszugehen. Schon mit dem Zeitpunkt der Anmeldung dieser Marke und der dadurch bewirkten Zuerkennung eines Anmeldetages i.S. des § 33 Abs. 1 MarkenG war der angemeldeten Marke ein Zeitrang i.S. von § 6 Abs. 2 MarkenG zugeordnet worden, der für die Frage der Kollision maûgeblich ist.
Bezogen auf den danach maûgebenden Kollisionszeitpunkt 29. März 1996 ist auf der Grundlage des - bestrittenen - Klagevorbringens von einer nicht unerheblichen Bekanntheit der Klagebezeichnung auszugehen. Nach der von der Klägerin vorgelegten Infratest-Umfrage hätte ihre Bezeichnung bereits im November/Dezember 1995 einen Bekanntheitsgrad von insgesamt 49 % erreicht. Eine indizielle Bedeutung könnte auch dem unter Beweis gestellten Vorbringen der Klägerin zukommen, daû sie allein im letzten Quartal des Jah-
res 1995 ca. 15,63 Mio. DM für TV-Werbung und 6,2 Mio. DM für Anzeigenwerbung ausgegeben habe.
(2) Bezüglich der Verwendung der angegriffenen Bezeichnung als geschäftliche Bezeichnung i.S. von § 5 Abs. 1 MarkenG wird das Berufungsgericht zu prüfen haben, ob in dem erstmaligen Auftritt der Beklagten im Internet eine Benutzung der angegriffenen Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 MarkenG gelegen hat. Nur wenn dies festzustellen ist und in der Internet-Präsentation nicht nur die angebotene Dienstleistung individualisiert worden ist, wofür der als Unternehmensangabe zu verstehende Hinweis auf die Beklagten auf deren Homepage sprechen könnte, müûte insoweit Oktober 1995 als der maûgebliche Kollisionszeitpunkt zugrunde gelegt werden.
Hiervon wäre ebenfalls auszugehen, sofern - was das Berufungsgericht bisher nicht festgestellt hat - in dem Internet-Auftritt der Beklagten die Inbenutzungnahme der angegriffenen Bezeichnung als Werktitel i.S. von § 5 Abs. 3 MarkenG gelegen haben sollte.

d) Das Berufungsgericht hat - auf der in der Revisionsinstanz zu unterstellenden Tatsachengrundlage - zutreffend eine Verwechslungsgefahr im engeren Sinne verneint. Angesichts des beschreibenden Inhalts des Wortbestandteils "BANK" und der beschreibenden Anklänge und Deutungen im Sinne einer Verfügbarkeit der Dienstleistungen während 24 Stunden, die von der Klägerin selbst für den Bestandteil "24" angegeben worden sind, hat es eine Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarke allein durch diese Zahl verneint und hieraus abgeleitet, daû die zwischen den Bezeichnungen "BANK 24" und "IMMOBILIEN 24" bestehenden geringen Übereinstimmungen eine Verwechs-
lungsgefahr im engeren Sinne nicht zu begründen vermögen. Hiergegen wendet sich die Revision im einzelnen nicht. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht erkennbar.
Ohne Erfolg macht die Revision geltend, es bestehe die Gefahr einer mittelbaren gedanklichen Verwechslung der sich gegenüberstehenden Zeichen , weil die beschreibenden Zeichenbestandteile "BANK" einerseits und "IMMOBILIEN" andererseits begrifflich ähnlich seien. Mit ihrer Auffassung verläût die Revision den Bereich einer tatsächlich gegebenen Verwechslungsgefahr und macht im Ergebnis eine bloûe allgemeine Assoziation zum Anhaltspunkt für eine von ihr gesehene Verwechslungsgefahr. Das steht im Gegensatz zur Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofes, nach der insbesondere der Grad der Ähnlichkeit der Dienstleistungen und der Grad der Ähnlichkeit der Marken unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke zur Beantwortung der Frage einer Verwechslungsgefahr heranzuziehen ist. Diese muû auch tatsächlich festgestellt werden; sie darf weder nur vermutet werden (EuGH Slg. 2000, I4861 Tz. 34 = GRUR Int. 2000, 899 - Marca Mode/Adidas) noch reicht eine allgemeine Assoziation (BGH, Beschl. v. 25.6.1998 - I ZB 10/96, GRUR 1999, 240, 241 - STEPHANSKRONE I), wie sie von der Revision geltend gemacht wird.
Das Berufungsgericht hat auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens verneint. Es ist dabei davon ausgegangen, daû sich bei Aufnahme der Benutzung des angegriffenen Zeichens im Oktober 1995 noch keine Serie mit dem Stammbestandteil "24" herausgebildet habe. Das greift die Revision mit Erfolg an.

Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (vgl. EuGH Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 - Sàbel/Puma; BGHZ 131, 122 - Innovadiclophlont; BGH, Urt. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, GRUR 1999, 587 = WRP 1999, 530 - Cefallone; Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99 - BIG, Umdr. S. 10). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont), greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb nachfolgende Bezeichnungen , die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99 - BIG, Umdr. S. 11 m.w.N.). Die Rechtsprechung zum Serienzeichen beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für alle ihre Waren oder Dienstleistungen zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen für einzelne Waren- oder Dienstleistungsarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln. Anlaû zu einer solchen Schluûfolgerung kann für den Verkehr insbesondere dann bestehen, wenn ein Unternehmen - wie hier die Klägerin nach ihrer vom Berufungsgericht bisher ungeprüften Behauptung mit dem Bestandteil "24" - mit demselben Zeichenbestandteil innerhalb mehrerer Zeichen bereits im Verkehr aufgetreten ist. Ob die Klägerin im Tatsächlichen diese Voraussetzungen zu dem hier maûgebenden Kollisionszeitpunkt erfüllt hat - das haben die Beklagten in Abrede gestellt -,
wird das Berufungsgericht im neu eröffneten Berufungsverfahren zu prüfen haben.
Dabei kommt es in diesem Zusammenhang - wie oben zu II. 1. c) (1) ausgeführt - nicht auf den Zeitpunkt der Aufnahme der Benutzung der angegriffenen Kennzeichnung durch die Beklagten an, sondern auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke des Beklagten zu 1, den 29. März 1996.
Das macht die Revision zutreffend zum Ausgangspunkt ihrer Rüge. Zur tatsächlichen Lage und zur Bekanntheit eines Stammbestandteils "24" in diesem Zeitpunkt hat das Berufungsgericht Feststellungen bisher nicht getroffen. Insoweit ist für die Revisionsinstanz der Vortrag der Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 15. September 1997 als richtig zu unterstellen, daû die Klägerin Inhaberin von neun Marken mit dem Zeitrang vom 15. Mai 1995 ist, die in der Weise gebildet sind, daû einem beschreibenden Wortbestandteil die Zahl "24" zugefügt ist (z.B. Depot 24, Dispo 24, Konto 24) und diese im Geschäftsverkehr benutzt hat (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone).
2. Bei dem gegebenen Sach- und Streitstand lieûe sich auch noch nicht abschlieûend entscheiden, ob der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch auch unter dem Gesichtspunkt der Ausnutzung des Rufs und der Wertschätzung der - nach ihrem Vortrag - bekannten Marke "BANK 24" nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zusteht. Sofern es darauf ankommen sollte, würde das Berufungsgericht auch insoweit weitere Feststellungen, insbesondere zur Bekanntheit, zu treffen haben.
3. Soweit die Klägerin den Unterlassungsanspruch auch auf ihr Unternehmenskennzeichen "BANK 24" stützt (§ 15 Abs. 2 und 4 MarkenG), kann auf die Ausführungen bezüglich der Klagemarke verwiesen werden. Für diese Klagegrundlage ergibt sich nichts maûgeblich anderes als für den Anspruch aus der Klagemarke. Insoweit ist die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, also einer in Anbetracht der übereinstimmenden Bestandteile der einander gegenüberstehenden Kennzeichen bestehenden Verkehrsvorstellung von wirtschaftlichen oder organisatorischen Beziehungen zwischen den Parteien , nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, sofern - was bisher allerdings noch nicht festgestellt worden ist - von einer Verkehrsbekanntheit des Unternehmenskennzeichens der Klägerin auszugehen ist.
4. Das Berufungsgericht hat den von der Klägerin geltend gemachten Löschungsanspruch verneint, weil es sowohl an einer Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) als auch an einer unzulässigen Rufausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke der Klägerin (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG) fehle. Auch diese Beurteilung kann keinen Bestand haben , weil im derzeitigen Verfahrensstadium eine Verwechslungsgefahr und damit ein Löschungsanspruch nach §§ 55, 51 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ebensowenig ausgeschlossen werden kann wie ein solcher nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.
Insoweit wird das Berufungsgericht, soweit es darauf ankommen sollte, bei seiner erneuten Entscheidung zu beachten haben, daû - anders als bei der mit dem Unterlassungsanspruch angegriffenen konkreten Verwendung der angegriffenen Bezeichnung im Internet - die Frage der Waren-/Dienstleistungs-
ähnlichkeit nach den Eintragungen im Markenregister zu prüfen ist. Das Berufungsgericht wird demgemäû insbesondere zu beurteilen haben, ob die Ware "Druckereierzeugnisse" sowie die Dienstleistungen "Werbung", "Herausgabe von Werbetexten als Druckereierzeugnisse und/oder durch elektronische Datenübermittlung (©elektronische Zeitung©)" sowie "Sammeln und Liefern von Nachrichten, insbesondere auf dem Gebiet des Immobilienwesens", für die die angegriffene Marke Schutz genieût, mit den Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens, für die die Klagemarke eingetragen ist, als ähnlich zu erachten ist.
III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 4/00 Verkündet am:
8. Mai 2002
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Marke Nr. 396 27 103
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
DKV/OKV
Zur Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen den Buchstabenfolgen "DKV"
und "OKV" im Bereich des Versicherungswesens.
BGH, Beschl. v. 8. Mai 2002 - I ZB 4/00 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 8. Mai 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Pokrant und
Dr. Schaffert

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den am 14. Januar 2000 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluß des 33. Senats (MarkenBeschwerdesenats ) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 ? festgesetzt.

Gründe:


I. Gegen die am 20. Juni 1996 angemeldete und am 24. September 1996 für die Dienstleistungen "Versicherungswesen" eingetragene Wortmarke Nr. 396 27 103
"OKV-Ostdeutsche Kommunalversicherung a.G."

hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus der am 30. Juni 1995 für die Dienstleistungen
"Versicherungswesen, einschließlich Vermittlung von Versicherungen ; Finanzwesen, einschließlich Vermittlung von sowie Beratung zu Bausparverträgen, Finanzierungen, Fondsanteilen, anderen Kapitalanlagen und Leasinggeschäften; Ausgabe von Karten für die vorstehenden Dienstleistungen, einschließlich Ausgabe von KreditKarten (auch von codierten)"
eingetragenen Wortmarke Nr. 2 908 844 "DKV".
Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil es an einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken fehle.
Im Verfahren der hiergegen gerichteten Beschwerde hat die Markeninhaberin das Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke auf "Versicherungswesen , ausgenommen Krankenversicherung" beschränkt.
Die Beschwerde ist erfolglos geblieben (BPatG BlPMZ 2000, 349 Ls.).
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende ihren Widerspruch weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch für im Sinne von § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG unbegründet erachtet, weil eine Verwechslungsgefahr der Marken gemäû § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben sei. Dazu hat es ausgeführt:
Trotz der Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke lägen die in Anspruch genommenen Dienstleistungen noch im Identitätsbereich der Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, weil für diese der Oberbegriff "Versicherungswesen" allgemein eingetragen sei.
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als von Hause aus durchschnittlich einzustufen. Im Bereich der Versicherungsdienstleistungen komme der Buchstabenkombination "DKV" erkennbar der Charakter einer Firmenabkürzung zu, weil es im Versicherungsbereich einer bekannten und verbreiteten Übung der Unternehmen entspreche, derartige Buchstabenfolgen als Bestandteil des Firmennamens oder auch allein als Firmenschlagwort zu verwenden und damit auch zugleich die Dienstleistungen zu kennzeichnen. Die Kennzeichnungskraft sei nicht schon deshalb als gering zu erachten, weil im Versicherungsbereich ganz allgemein Buchstabenkombinationen als Firmenabkürzungen häufig vorkämen. Eine derartige Annahme erscheine vielmehr nur bei einer gröûeren Zahl tatsächlich ähnlicher Firmenabkürzungen geboten. Diese Voraussetzung liege bei der Widerspruchsmarke nicht ohne weiteres vor, denn Firmenabkürzungen aus einer der Bezeichnung "DKV" klanglich oder schriftbildlich ähnlichen Buchstabenfolgen kämen im Versicherungsbereich eher nur vereinzelt vor. Angesichts der unbestritten geltend gemachten Verkehrsbekanntheit von 42 % für Krankenversicherungen sei deshalb von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Bezeichnung "DKV" auszugehen. Eine erst
nach der Anmeldung der angegriffenen Marke festgestellte starke oder sogar überragende Bekanntheit könne nicht zugunsten der Widersprechenden berücksichtigt werden.
Eine Verwechslungsgefahr sei aber nicht gegeben, weil es an einer hinreichenden Markenähnlichkeit fehle. Die angegriffene Mehrwort-Marke unterscheide sich in ihrem Gesamteindruck deutlich von der Widerspruchsmarke "DKV". Der Annahme der Widersprechenden, die angegriffene Marke werde von der Buchstabenfolge "OKV" in der Weise geprägt, daû sich der Verkehr allein hieran kennzeichnend orientiere, könne in dieser Allgemeinheit nicht beigetreten werden. Zwar käme Angaben erkennbar beschreibenden Inhalts, die in einer Kombinationsmarke neben phantasievollen Wort- oder Bildelementen enthalten seien, im allgemeinen keine für den Gesamteindruck beachtliche Bedeutung zu. Anders liege es jedoch, wenn - wie im Fall der angegriffenen Marke - die beschreibenden Angaben mit einer ohne weiteres erkennbar aus deren Anfangsbuchstaben gebildeten Buchstabenfolge kombiniert seien. Der Verkehr präge sich eine solche Marke jedenfalls dann, wenn sie ersichtlich die Geschäftsbezeichnung eines Unternehmens bilde, im allgemeinen vollständig ein, weil ihm erst die Zusätze Auskunft über Art und Gegenstand der Geschäftstätigkeit gäben. Dabei hätten die erläuternden Sachangaben gerade im Versicherungsbereich wegen der dort häufig vorkommenden Firmenabkürzungen in Form von Buchstabenfolgen für den Verkehr eine maûgebliche unterscheidende Funktion.
Zwar könne bei der Wiedergabe der angegriffenen Marke im mündlichen Geschäftsleben kaum mit einer vollständigen Benennung gerechnet werden, denn der Verkehr neige hier erfahrungsgemäû zu einer vereinfachenden Ver-
kürzung auf das Firmenschlagwort "OKV". Die Buchstabenfolge "OKV" biete jedoch für sich allein keinen Anlaû zu klanglichen Verwechslungen mit der W iderspruchsmarke "DKV", weil in der relativ kurzen Buchstabenfolge der am betonten Anfang liegende Unterschied der Laute "D" und "O" akustisch deutlich hervortrete.
Der bildliche Eindruck, der sich dem Verkehr bei der visuellen Wahrnehmung der angegriffenen Marke im schriftlichen Geschäftsverkehr einpräge, umfasse neben den Buchstaben "OKV" auch die sich unmittelbar daran anschlieûenden erläuternden Bestandteile. Inwieweit dies auch im Falle einer gegenüber den weiteren Bestandteilen durch Gröûe, Schriftart oder räumliche Anordnung optisch dominierend herausgestellten Wiedergabe der Buchstaben "OKV" anzunehmen wäre, möge zweifelhaft sein. Zu weitgehend sei jedenfalls die Auffassung der Widersprechenden, der Verkehr werde sich allein deshalb, weil andere Versicherungsunternehmen ihre Firmenabkürzungen teilweise in hervorgehobener Form verwendeten, auch bei der angegriffenen Marke nur an dem Bestandteil "OKV" kennzeichnend orientieren. Da die angegriffene Marke einzeilig und in einheitlicher Schrift gestaltet sei, bestehe für den Verkehr kein erkennbarer Anlaû, beim Lesen seine Aufmerksamkeit nur auf die Buchstaben "OKV" zu richten. Präge er sich die angegriffene Marke aber vollständig ein, verbinde er mit der Buchstabenfolge "OKV" zwangsläufig die begriffliche Vorstellung von "Ostdeutsche Kommunalversicherung". Deshalb könne wie die Gefahr unmittelbarer schriftbildlicher Verwechslungen der Marken auch die Gefahr einer gedanklichen Verbindung in dem Sinne, daû der Verkehr irrtümlich annehme, bei der angegriffenen Marke handele es sich um die Widerspruchsmarke "DKV", lediglich mit beschreibendem Zusatz, ausgeschlossen werden. Denn einer Gleichstellung von "OKV" und "DKV" aufgrund einer ge-
wissen Ähnlichkeit im Schriftbild stehe der mit der Bezeichnung "OKV" verknüpfte Sinngehalt entgegen.
Schlieûlich seien selbst dann, wenn die angegriffene Marke im schriftlichen Geschäftsverkehr vereinzelt auf "OKV" verkürzt werden sollte, etwa in der Korrespondenz von Versicherungsunternehmen untereinander oder in schriftlichen Auskünften oder Mitteilungen von Versicherungsmaklern oder -vermittlern gegenüber Kunden, Verwechslungen in nennenswertem Umfang nicht zu erwarten. Dabei sei zu berücksichtigen, daû jedenfalls die Fachkreise mit dem Kennzeichen und ihrer Bedeutung vertraut seien und im übrigen der schriftbildliche Unterschied zwischen "OKV" und "DKV" keineswegs so unbeachtlich sei, daû er vom unkundigen Endverbraucher regelmäûig nicht bemerkt würde.
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg.
Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint, so daû der Widerspruch erfolglos bleiben muû (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, daû ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren /Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken
oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24, m.w.N.). Von diesen Grundsätzen ist das Bundespatentgericht zutreffend und von der Rechtsbeschwerde insoweit auch unangegriffen ausgegangen.
1. Das Bundespatentgericht hat in nicht zu beanstandender Weise eine Identität der Dienstleistungen, für die die einander gegenüberstehenden Marken Schutz genieûen, angenommen. Es handelt sich jeweils um den Oberbegriff "Versicherungswesen". Hiergegen erinnert auch die Rechtsbeschwerdeerwiderung nichts.
2. Das Bundespatentgericht ist des weiteren von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Diese hat es daraus hergeleitet, daû der Buchstabenkombination der Widerspruchsmarke ursprünglich normale Kennzeichnungskraft zugekommen sei, die durch intensive Benutzung auf dem Gebiet der Krankenversicherungen zu einem Bekanntheitsgrad von 42 % geführt habe.
Gegen diese Annahmen wenden sich Rechtsbeschwerde und Rechtsbeschwerdeerwiderung vergeblich.
Die Rechtsbeschwerdeerwiderung macht geltend, aus der Übung der Unternehmen auf dem Gebiet der Versicherungen, Buchstabenfolgen als Abkürzungen ihrer Unternehmensbezeichnungen zu verwenden, ergebe sich eine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche (geringe Unterscheidungskraft) von in dieser Weise gebildeten Marken. Dem kann - wie das Bundespatentgericht
zutreffend ausgeführt hat - in dieser Allgemeinheit nicht beigetreten werden. Nicht als Wort aussprechbare Buchstabenzusammenstellungen leiden nicht schon deshalb an einer ursprünglichen Kennzeichnungsschwäche, weil sie weit verbreitet verwendet werden und der Verkehr an sie gewöhnt ist. Zwar hat das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt, daû Firmenabkürzungen nach bisherigen Grundsätzen von Haus aus allenfalls als schwach kennzeichnend angesehen worden sind. Ihm ist aber darin beizutreten, daû daran nicht mehr festgehalten werden kann, weil nach der Rechtslage unter der Geltung des Markengesetzes von der früher zugrunde gelegten unwiderleglichen gesetzlichen Vermutung eines Freihaltungsbedürfnisses (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG) nicht mehr ausgegangen werden kann (vgl. Krings, WRP 1999, 50, 53; Goldmann /Rau, GRUR 1999, 216; s. auch Albrecht, GRUR 1996, 246). Etwas anderes kann auch nicht der "DB Immobilienfonds"-Entscheidung entnommen werden (BGH, Urt. v. 5.10.2000 - I ZR 166/98, GRUR 2001, 344, 345 = WRP 2001, 273). Dort hat der Bundesgerichtshof das Maû der der Buchstabenfolge "DB" zukommenden Kennzeichnungskraft nicht geprüft, sondern ist bei seiner Beurteilung aus revisionsrechtlichen Gründen von der vom damaligen Berufungsgericht unterstellten geringen Kennzeichnungskraft der Buchstabenkombination ausgegangen. Auch auf die sonstige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu Buchstabenmarken (vgl. BGH, Beschl. v. 15.6.2000 - I ZB 4/98, GRUR 2001, 161 = WRP 2001, 33 - Buchstabe "K"; Beschl. v. 5.7.2001 - I ZB 8/99, GRUR 2002, 261 = WRP 2002, 91 - AC; Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, WRP 2002, 705, 707 f. - IMS) kann die Rechtsbeschwerdeerwiderung ihre Meinung nicht mit Erfolg stützen.
Anhaltspunkte für die Annahme, gerade der Buchstabenfolge der Widerspruchsmarke "DKV" komme von Hause aus nur eine schwache Kennzeich-
nungskraft zu, hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt. Weder die Buchstabenfolge als Ganzes noch Teile von ihr sind auf dem in Frage stehenden Dienstleistungsgebiet durch häufige anderweitige Verwendung farblos oder nichtssagend geworden.
Aber auch die Rechtsbeschwerde wendet sich mit ihrer Rüge erfolglos gegen die Auffassung des Bundespatentgerichts, ein noch höherer Bekanntheitsgrad als 42 % und damit eine sich hieraus ergebende starke Kennzeichnungskraft könne der Widerspruchsmarke nicht zugeordnet werden, weil die nach der Auffassung der Widersprechenden einen Bekanntheitsgrad von wenigstens 60 % ergebenden Unterlagen sich auf einen Zeitpunkt nach dem Anmeldetag der angegriffenen Marke bezögen, mithin für den Kollisionszeitpunkt nicht aussagekräftig seien.
Die in ihrer Rüge zum Ausdruck kommende Auffassung der Rechtsbeschwerde , einem mittels Umfragen ermittelten bestimmten prozentualen Bekanntheitsgrad einer Marke im Verkehr sei eine bestimmte höhere oder geringere Kennzeichnungskraft zuzuordnen, vernachlässigt schon, daû der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften bei der Auslegung des Art. 5 Abs. 1 MarkenRL, der in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG umgesetzt worden ist, die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft einer Marke nicht allein durch die Ermittlung eines bestimmten prozentualen Bekanntheitsgrades als erfüllt ansieht, sondern eine Beurteilung unter Heranziehung aller relevanten Umstände für erforderlich hält, insbesondere der Eigenschaften, die die Marke von Hause aus besitzt, des Marktanteils der mit der Marke versehenen Waren, der Intensität, der geographischen Ausdehnung und der Dauer der Benutzung sowie des Werbeaufwands (EuGH Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 =
WRP 1999, 806 Tz. 23 - Lloyd/Loints; vgl. auch zur Beurteilung der Bekanntheit einer Marke i.S. von Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 = WRP 1999, 1130 Tz. 23 ff. - Chevy; BGH, Urt. v. 12.7.2001 - I ZR 100/99, WRP 2002, 330, 332 = MarkenR 2002, 23 - Fabergé).
Die Widersprechende hat zu diesen Umständen nicht vorgetragen, so daû eine entsprechende weitergehende Feststellung nicht möglich ist. Im übrigen hat das Bundespatentgericht in rechtlich nicht zu beanstandender Weise auf den Anmeldetag der angegriffenen Marke als den maûgeblichen Kollisionszeitpunkt abgestellt. Der Vortrag der Widersprechenden zu einem höheren Bekanntheitsgrad bezieht sich dagegen auf nach diesem Zeitpunkt vorgenommene Erhebungen.
3. Die Frage der Markenähnlichkeit hat das Bundespatentgericht in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter Heranziehung des jeweiligen Gesamteindrucks der einander gegenüberstehenden Marken beurteilt (BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud, m.w.N.). Es hat dabei rechtsfehlerfrei die angegriffene Marke in der eingetragenen Form zugrunde gelegt und die aus dem Briefkopf der Markeninhaberin ersichtliche hervorgehobene Verwendung des Bestandteils "OKV" unberücksichtigt gelassen. Das Bundespatentgericht ist weiter davon ausgegangen, daû der Gesamteindruck der angegriffenen Marke im mündlichen Geschäftsverkehr, also im Zusammenhang mit der klanglichen Erscheinung der angegriffenen Marke, aufgrund der Neigung des Verkehrs zu vereinfachenden Abkürzungen auf den Bestandteil "OKV" verkürzt werde. Auch das kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden und wird auch von der Rechtsbeschwerdeerwiderung nicht in Frage gestellt.

Dagegen hat das Bundespatentgericht im Zusammenhang mit der schriftbildlichen Erscheinung der angegriffenen Marke eine Verkürzung auf den Bestandteil "OKV" verneint, weil der Verkehr bei der visuellen Wahrnehmung auch die erläuternden weiteren Bestandteile inhaltlich erfassen und in Erinnerung behalten werde. Dies wird von der Rechtsbeschwerde ohne Erfolg angegriffen.
In nicht zu beanstandender Weise ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daû sich der Verkehr bei der visuellen Wahrnehmung der angegriffenen Marke an allen ihren Bestandteilen gleichermaûen orientieren werde. Es ist kein Erfahrungssatz ersichtlich, nach dem sich der Verkehr bei der rein visuellen Wahrnehmung einer aus mehreren graphisch gleichgewichtigen Bestandteilen bestehenden Wortmarke an nur einem Bestandteil orientieren wird (vgl. für Wort-/Bildmarken: BGH, Beschl. v. 1.10.1998 - I ZB 28/96, GRUR 1999, 241, 244 = WRP 1999, 192 - Lions; GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud).
Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde kann insoweit auch indiziell nichts aus der Übung der Markeninhaberin entnommen werden, auf ihren Geschäftsbögen den Bestandteil "OKV" herausgehoben und von den weiteren Bestandteilen abgesetzt zu verwenden. Ob in einer derartigen Verwendungsweise eine Verletzung der Widerspruchsmarke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegen kann, ist, was die Rechtsbeschwerde vernachlässigt, eine dem Widerspruchsverfahren entzogene im Verletzungsprozeû zu beantwortende Frage.
Es gibt aber auch sonst keinen Anhalt dafür, daû der angesprochene Verkehr die angegriffene Marke visuell allein mit ihrem Bestandteil "OKV" zur Kenntnis nimmt und verwendet. Hiergegen spricht bereits, daû es sich um eine Wortmarke handelt, bei der die einzelnen Bestandteile gleichartig angeordnet und kein Bestandteil in irgendeiner Weise bildlich hervorgehoben ist. Mit Recht ist das Bundespatentgericht auch davon ausgegangen, daû der Verkehr, wenn er erkennt, daû es sich um eine Firmenbezeichnung handelt, sich diese schriftbildlich insgesamt, nämlich die Buchstabenfolge und die mit ihr eine Einheit bildende Gesamtbezeichnung, einprägt, weil nur so das Verständnis und die begriffliche Erfassung der Buchstabenfolge ermöglicht wird. Dem steht nicht entgegen, daû die weiteren Bestandteile rein beschreibend sind.
4. Das Bundespatentgericht hat unter Heranziehung der vorstehenden Beurteilungsfaktoren eine Verwechslungsgefahr verneint. Die dagegen gerichteten Rügen der Rechtsbeschwerde greifen nicht durch.

a) Es hat eine klangliche Verwechslungsgefahr verneint, weil im Rahmen der relativ kurzen Buchstabenfolgen die am betonten Anfang liegenden Unterschiede in den Lauten "D" und "O" akustisch deutlich hervorträten. Es hat darüber hinaus herangezogen, daû in dem in den einander gegenüberstehenden Marken identisch übereinstimmenden Laut "V" nicht das kennzeichnende Schwergewicht der Widerspruchsmarke liege, weil dieser Laut im Versicherungswesen in zahlreichen Firmennamen und in Firmenabkürzungen oder Firmenschlagworten verwendet werde. Diese im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung kann im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob der Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr in zutreffender Weise zugrunde gelegt worden ist und die Beurteilung nicht
gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstöût. Derartige Rechtsfehler zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf.
Entgegen der Annahme der Rechtsbeschwerde wird eine Buchstabenfolge in der deutschen Sprache grundsätzlich nicht auf dem letzten Laut betont. Das Bundespatentgericht ist in seiner Beurteilung vielmehr zutreffend von dem Erfahrungssatz ausgegangen, daû der Verkehr in der Regel dem Wortanfang, in dem sich im Streitfall die einander gegenüberstehenden Marken nach der unangegriffenen Feststellung akustisch deutlich hervortretend unterscheiden, eine gesteigerte Aufmerksamkeit entgegenbringt. Auch die Feststellung, daû der Buchstabe "V" für Versicherung steht und deshalb im Bereich der Versicherungen aus Sachfirmen gebildeten Firmenabkürzungen und -schlagworten häufig verwendet wird, kann nicht deshalb als erfahrungswidrig angesehen werden, weil das bei 11 Beispielen, die die Widersprechende genannt hat, nicht der Fall ist.

b) Das Bundespatentgericht hat auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr verneint, weil angesichts der Unterschiede der einander gegenüberstehenden Marken "DKV" und "OKV Ostdeutsche Kommunalversicherung a.G." deren Ähnlichkeit im jeweiligen Gesamteindruck so gering sei, daû auch bei Dienstleistungsidentität und gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der Abstand hinreichend groû sei.
Aber auch soweit das Bundespatentgericht unterstellt hat, daû die angegriffene Marke im geschäftlichen Verkehr vereinzelt auf "OKV" verkürzt werden könnte, hat es eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr zu Recht verneint. Das Bundespatentgericht hat festgestellt, daû der Unterschied zwischen
den Buchstaben "D" und "O" nicht so unbeachtlich sei, daû Fachkreise, die mit den Kennzeichen und ihrer Bedeutung vertraut seien, aber auch die Endverbraucher den Unterschied nicht bemerkten. Soweit die Rechtsbeschwerde insoweit zu einer anderen Auffassung gelangt, setzt sie - im Rechtsbeschwerdeverfahren unbeachtlich - lediglich ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters. Im übrigen würde eine nur vereinzelte Verkürzung auf "OKV" noch keine Verwechslungsgefahr begründen. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde auch mit dem Hinweis auf einen Stempelabdruck der Firma der Markeninhaberin gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts. Zwar zeigt der kleine Stempelabdruck in seinem "O" in der Buchstabenfolge "OKV" tatsächlich keine gestochen scharfe und deshalb einem "D" nicht unerheblich nahekommende Ausführung. Ein derartiger Einzelfall ist aber nicht geeignet , die mit der allgemeinen Lebenserfahrung in Einklang stehende Beurteilung des Bundespatentgerichts in Frage zu stellen. Das Bundespatentgericht hätte noch heranziehen können, daû es auch in diesem Zusammenhang auf die Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers ankommt (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND).
IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Widersprechenden (§ 90 Abs. 2 MarkenG) zurückzuweisen.
Erdmann RiBGH Dr. v. Ungern-Sternberg ist Starck infolge Urlaubs an der Unterschriftsleistung verhindert. Erdmann Pokrant Schaffert

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.