Bundesgerichtshof Urteil, 25. März 2004 - I ZR 130/01
Bundesgerichtshof
Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.
Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 130/01 Verkündet am:
25. März 2004
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
EURO 2000
Einem dem Verkehr zur Benennung eines Sportereignisses geläufigen Begriff
kommt als Bestandteil einer Wort-/Bildmarke, die für Sportgeräte und für die
Durchführung von Sportveranstaltungen eingetragen ist, kein bestimmender
Einfluß für den Schutzumfang der Marke zu.
BGH, Urt. v. 25. März 2004 - I ZR 130/01 - OLG München
LG München I
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 25. März 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und
die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 1. März 2001 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin und Widerbeklagte stellt her und vertreibt Bälle, insbesondere Fußbälle.
Die Beklagte und Widerklägerin ist der Europäische Fußballverband (UEFA). Sie richtet u.a. Fußball-Europameisterschaften aus, so auch die im Jahre 2000. Die Beklagte ist Inhaberin der u.a. für "ballons de sport" und für "Organisation d'événements et d'activités sportifs" mit chutzwirkung S für Deutschland eingetragenen IR-Marke Nr. 703 249 gemäß der nachfolgenden Abbildung:
Sie ist außerdem Inhaberin der für "Spielzeug, insbesondere Bälle" am 7. Januar 1999 angemeldeten und am 29. April 1999 eingetragenen deutschen Marke Nr. 399 00 434.3:
Die Klägerin hat Bälle mit dem Aufdruck "EURO 2000" angeboten. Die Beklagte hat sie deswegen abgemahnt. Daraufhin hat die Klägerin im Wege der negativen Feststellungsklage die Feststellung begehrt, daß sie mit dem von der Beklagten beanstandeten Verhalten deren IR-Marke nicht verletzt.
Die Beklagte hat Widerklage erhoben und beantragt,
die Klägerin und Widerbeklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, auf Bällen oder ihrer Aufmachung oder Verpackung das Kennzeichen "EURO 2000" anzubringen, unter dieser Kennzeichnung Bälle anzubieten , in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen , einzuführen oder auszuführen und/oder die Kennzeichnung in der Werbung zu benutzen, insbesondere auf die nachstehend wiedergegebene Art und Weise:
Die Beklagte hat ferner Auskunftserteilung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht der Klägerin und Vernichtung aller in deren Besitz oder Gewahrsam befindlichen und widerrechtlich gekennzeichneten Bälle begehrt.
Der Widerklage ist die Klägerin entgegengetreten; die Klage haben die Parteien in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt.
Die Klägerin hat geltend gemacht, es bestehe keine Zeichenähnlichkeit. Der maßgebliche Gesamteindruck der IR-Marke der Beklagten werde wegen Schutzunfähigkeit des Wortbestandteils allein durch den Bildbestandteil ge-
prägt. Auch die deutsche Marke sei nur durch die besondere graphische Gestaltung des Schriftzuges eintragungsfähig geworden.
Das Landgericht hat die Widerklage abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klägerin antragsgemäß verurteilt. Mit ihrer Revision, die sich nicht gegen die Kostenentscheidung nach § 91a ZPO richtet, begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Marken der Beklagten gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Dazu hat es ausgeführt:
Beide Marken der Beklagten seien im Gesamteindruck durch das Wort-/ Zahlzeichen "Euro 2000" geprägt. Denn die Aussprechbarkeit des Wort-/ZahlBestandteils gebe wegen der Notwendigkeit der Nennung den Ausschlag. Der Bildbestandteil sei nicht derart originell und einprägsam, daß er die kennzeichnende Wirkung gegenüber dem Wort-/Zahl-Bestandteil übernehmen könne.
Die Kennzeichnungskraft beider Marken sei normal. Zwar könnten die Bestandteile "EURO" und "2000" jeweils allgemeine Bedeutung haben als Währungseinheit bzw. als Zahl, insbesondere als Jahreszahl; jedoch sei die Kombination beider für eine Bezeichnung auf dem Sportartikelbereich nicht gewöhnlich. Auch eine beschreibende Bezeichnung für die Europameisterschaft im Fußball des Jahres 2000 sei nicht gegeben, möge auch die Beklagte auf diese Assoziation abzielen, um die Merkfähigkeit ihrer Marken zu steigern. Infolge der
klanglichen Identität und der schriftbildlichen Fast-Identität bestehe unter Berücksichtigung der Identität der Waren eine hohe Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Beklagten und dem Zeichen der Klägerin.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Beklagten und den von der Klägerin verwendeten Zeichen (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen un d der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24; Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1042 f. = WRP 2003, 1431 - Kinder , m.w.N.).
b) Das Berufungsgericht hat eine Identität der mit den Marken der Beklagten und den Zeichen der Klägerin gekennzeichneten Waren bejaht. Das ist, soweit die Marken der Beklagten für "Bälle", insbesondere "Sportbälle" eingetragen sind, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird auch von der Revision nicht angegriffen.
c) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Ausführungen, die das Berufungsgericht im Rahmen der Verwechslungsgefahr zur Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und zur Kennzeichnungskraft der Marken der Beklagten gemacht hat. Die Revision rügt mit Recht, daß das Berufungsgericht sich bei der Ermittlung des Schutzumfangs der Marken der Beklagten nicht hinreichend mit dem Verständnis des Verkehrs von dem Wort-/ZahlBestandteil "EURO 2000" befaßt hat. Selbst die Beklagte hat vorgetragen, die Bezeichnung "EURO 2000" werde vom Verkehr als "selbstverständliche Kennzeichnung der konkret momentan stattfindenden Fußball-Europameisterschaften" und damit als beschreibende Angabe i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verstanden.
aa) Einer beschreibenden oder freizuhaltenden Angabe oder einer an eine solche angelehnten Angabe kann deshalb ein bestimmender Einfluß auf den Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Marke fehlen, weil der Verkehr beschreibende Angaben nach der Lebenserfahrung nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich als Sachhinweis versteht (vgl. BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 810 - P3-plastoclin; Beschl. v. 8.6.2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031, 1032 = WRP 2000, 1155 - Carl Link). Gerade bei Wort-/Bildmarken ist ausgesprochen worden, daß ein Wortbestandteil, dem wegen der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG jeglicher Markenschutz zu versagen ist, ohne Verkehrsdurchsetzung den Gesamteindruck einer kombinierten Wort-/Bildmarke nicht prägen kann (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus; GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder). Beschreibenden oder freizuhaltenden Bestandteilen kann jedenfalls für den Schutzumfang einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Marke nicht ein solcher Einfluß zukommen, daß eine Übereinstimmung (lediglich) in den
schutzunfähigen Bestandteilen eine Verwechslungsgefahr begründen kann (vgl. BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 22.2.2001 - I ZR 194/98, GRUR 2001, 1158, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND ; GRUR 2000, 1031, 1032 - Carl Link; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 210; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 341).
bb) Verletzung der IR-Marke Nr. 703 249
(1) Nach Ansicht des Berufungsgerichts wird der Gesamteindruck der IRMarke der Beklagten durch die beiden Wort-/Zahl-Bestandteile "EURO 2000" geprägt. Dabei ist das Berufungsgericht von dem Grundsatz ausgegangen, daß die Aussprechbarkeit der Wort-/Zahl-Bestandteile wegen der Notwendigkeit der Nennung den Ausschlag gebe; der Bildbestandteil sei nicht derart originell und einprägsam, daß er die kennzeichnende Wirkung gegenüber dem Wort-/ZahlBestandteil übernehmen könnte.
Es trifft zwar zu, daß bei Wort-/Bildzeichen regelmäßig der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil sich der Verkehr an ihm als der einfachsten Kennzeichnungsart orientiert (vgl. BGH, Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I). Dieser Grundsatz gilt allerdings nur dann uneingeschränkt, wenn der Wortbestandteil seiner Natur nach unterscheidungskräftig ist. Dies ist hinsichtlich der Angabe "EURO 2000" nicht ohne weiteres anzunehmen. Vielmehr liegt es nicht fern, daß der Verkehr die Bezeichnung "EURO" in Verbindung mit der als Jahresangabe aufgefaßten Zahl "2000" als beschreibenden Hinweis auf das Sportereignis der FußballEuropameisterschaft des Jahres 2000 versteht. Damit hat sich das Berufungsgericht nicht in dem gebotenen Maß auseinandergesetzt.
(2) Zum Gesamteindruck der Zeichen auf den Bällen der Klägerin fehlen jegliche Feststellungen des Berufungsgerichts. Ersichtlich ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß auch bei den Zeichen der Klägerin der Begriff "EURO 2000" deren Gesamteindruck prägt. Dies ist - abgesehen davon, daß es auch insoweit den Vortrag zum beschreibenden Inhalt dieser Angabe nicht berücksichtigt hat - schon deshalb rechtsfehlerhaft, weil die Bezeichnungen der Klägerin gegenüber den Marken der Beklagten Unterschiede aufweisen, die für den Gesamteindruck von maßgeblichem Einfluß sein können. So ist bei dem Zeichen auf der oberen Abbildung auf Seite 5 des Berufungsurteils die Zahl "2000" deutlich gegenüber dem Wort "EURO" graphisch hervorgehoben. Dasselbe gilt für den Wortbestandteil "EURO" im Verhältnis zur Zahl "2000" bei der Bezeichnung auf der unteren Abbildung. Der Bestandteil "EURO" ist dort nicht nur durch seine graphische Gestaltung, sondern ferner dadurch hervorgehoben, daß er zusammen mit einem "Sternenkranz" einen das gesamte Zeichen umfassenden Kreis bildet. Angesichts dieser Gestaltungen durfte das Berufungsgericht nicht ohne nähere Prüfung davon ausgehen, daß bei den Zeichen der Klägerin die beiden Bestandteile "EURO" und "2000" allein als Wort und Zahl den Gesamteindruck prägen.
(3) Bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft der Marken der Beklagten ist das Berufungsgericht allerdings auf einen beschreibenden Inhalt der Angabe "EURO 2000" eingegangen. Es hat dazu ausgeführt, eine beschreibende Bezeichnung für die Europameisterschaft im Fußball des Jahres 2000 sei nicht gegeben, möge auch die Beklagte auf diese Assoziation abzielen, um die Merkfähigkeit ihrer Marken zu steigern. Diesen Ausführungen läßt sich jedoch nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit entnehmen, aus welchen Gründen das Berufungsgericht gleichwohl eine hinreichende Unterscheidungskraft des Wortbe-
standteils "EURO 2000" für die hier in Rede stehenden Waren (Fußbälle) bejaht hat.
Möglicherweise hat das Berufungsgericht hier zum Ausdruck bringen wollen, daß die Beklagte mit der Verwendung des Bestandteils "EURO 2000" zur Kennzeichnung von Sportgeräten, insbesondere von Fußbällen, bei den angesprochenen Verkehrskreisen zwar eine Assoziation zu der Fußball-Europameisterschaft im Jahre 2000 hervorrufen wolle, diese Verknüpfung in der Vorstellung des Verkehrs aber tatsächlich nicht stattfinde. Dies ließe sich aber nicht mit dem von der Revision angeführten Vortrag der Beklagten vereinbaren, daß in der Berichterstattung über die Fußball-Europameisterschaft im Jahre 2000, wie die Beklagte durch eine Vielzahl von Berichten in Zeitungen und sonstigen Medien belegt hat, die Kurzbezeichnung "EURO 2000" regelmäßig verwendet wurde und zudem schon seit dem Jahre 1984 die Fußball-Europameisterschaften in der Weise bezeichnet worden sind, daß dem Wort "EURO" die jeweilige Jahreszahl hinzugefügt wurde. Denn nach der Lebenserfahrung ist davon auszugehen , daß sich infolge einer intensiven und andauernden Presseberichterstattung eine entsprechende Übung zur Benennung der Sportereignisse bei den angesprochenen Verkehrskreisen gebildet hat.
Sollte das Berufungsgericht dagegen gemeint haben, eine "beschreibende Bezeichnung für die Europameisterschaft des Jahres 2000" sei selbst dann nicht gegeben, wenn der Verkehr den Begriff "EURO 2000" mit diesem Sportereignis assoziiere, so wäre diese Annahme gleichfalls nicht frei von Rechtsfehlern. Für die Dienstleistung der Durchführung von Sportveranstaltungen wäre die Angabe "EURO 2000" rein beschreibend, wenn der angesprochene Verkehr sie als Kurzbezeichnung der Fußball-Europameisterschaft im Jahre 2000 verstünde. Eine rein beschreibende Angabe käme aber auch für Sportgeräte, ins-
besondere Fußbälle, in Betracht. Nach dem vom Berufungsgericht nicht beachteten Vortrag der Beklagten versteht der Verkehr den Hinweis "EURO 2000" auf Fußbällen dahin, diese Bälle hätten etwas mit der Fußball-Europameisterschaft 2000 zu tun, und zwar in der Weise, daß sie im Wettkampf oder zumindest im Training zum Einsatz kämen. Versteht der Verkehr die Bezeichnung "EURO 2000" auf Fußbällen als eine bloße Bestimmungsangabe im Sinne eines Spieloder Trainingsballs für das mit "EURO 2000" bezeichnete Sportereignis, ohne daß er damit einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verbindet, so fehlt diesem Bestandteil jede Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
(4) Daß der Bestandteil "EURO 2000" für sich die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG erfüllt, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.
(5) Ist somit für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz davon auszugehen, daß der Bestandteil "EURO 2000" einen beschreibenden Inhalt hat, so kann wegen der dann allenfalls geringen Kennzeichnungskraft der IRMarke der Beklagten unter Berücksichtigung der Identität der Waren und der Ähnlichkeit der Zeichen entgegen der Auffassung des Beru fungsgerichts nicht von einer Verwechslungsgefahr mit den angegriffenen Bezeichnungen der Klägerin ausgegangen werden. Der Schutzumfang einer Kombinationsmarke beschränkt sich, wenn einem Teil ein beschreibender Gehalt zukommt, auf diejenigen Elemente, die nicht zur Darstellung der beschreibenden Angabe erforderlich sind (vgl. BGH GRUR 2000, 608, 610 - ARD-1), also hier auf die (besondere ) graphische Gestaltung der Angabe "EURO 2000" sowie auf den Bildbestandteil der IR-Marke der Beklagten. Wegen der Unterschiede der angegriffenen Zeichen der Klägerin gegenüber der auf einen solchen Schutzumfang be-
schränkten IR-Marke der Beklagten ist dann aber eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.
cc) Verletzung der deutschen Marke Nr. 399 00 434.3
(1) Nach der Feststellung des Berufungsgerichts ist der Gesamteindruck der deutschen Marke der Beklagten durch die beiden, wenn auch schriftbildlich unterschiedlich gestalteten Wort-/Zahl-Bestandteile "Euro 2000" zusammen geprägt. Das Berufungsgericht hat sich aber auch hier nicht mit der Frage befaßt , ob wegen des naheliegenden beschreibenden Inhalts der Angabe "Euro 2000" die zur Darstellung dieser Angabe erforderlichen Merkmale der Beurteilung nicht zugrunde gelegt werden dürfen und demgemäß nur auf die besondere graphische Gestaltung des Wort- sowie des Zahl-Bestandteils abgestellt werden darf.
(2) Wie bei der IR-Marke bereits ausgeführt worden ist, fehlt der Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe schriftbildlich eine Fast-Identität zwischen den Marken der Beklagten und den beanstandeten Bezeichnungen der Klägerin auch deshalb eine hinreichende Grundlage, weil das Berufungsgericht den Gesamteindruck der Zeichen der Klägerin nicht ermittelt hat.
(3) Zur Kennzeichnungskraft der Marke Nr. 399 00 434.3 der Beklagten gilt das zur IR-Marke Ausgeführte entsprechend. Ist von einem die Bestimmung der so gekennzeichneten Ware beschreibenden Gehalt der Angabe "Euro 2000" auszugehen, so kommt der Marke allenfalls eine geringe Kennzeichnungskraft zu. Ihr Schutzumfang beschränkt sich dann auf die besondere graphische Gestaltung von "Euro 2000". Angesichts der Unterschiede in der graphischen Gestaltung dieser Angaben bei den Bezeichnungen der Klägerin ist
auch gegenüber der deutschen Marke der Beklagten eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.
2. Kommt der Angabe "EURO 2000" ein beschreibender Charakter zu oder sieht der Verkehr darin, was nach der Art der Verwendung gleichfalls in Betracht kommt, nur einen schmückenden Werbezusatz ohne Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, so rechtfertigen die Feststellungen des Berufungsgerichts ferner nicht die Annahme, die Klägerin habe mit den beanstandeten Bezeichnungen auf den von ihr angebotenen Fußbällen diese markenmäßig benutzt. Die Feststellung einer Markenbenutzung im Sinne einer Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt grundsätzlich voraus, daß die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung markenmäßig erfolgt, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient (BGH, Urt. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 964 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus, m.w.N.). Bei der Verwendung einer Angabe, die vom Verkehr nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Herstellerangabe verstanden wird (vgl. BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.), kann es an einer markenmäßigen Benutzung fehlen. Daß aufgrund der konkreten Verwendung beachtliche Teile des angesprochenen Verkehrs die Bezeichnung, so wie sie ihnen entgegentritt, als Herkunftshinweis auffassen, hat das Berufungsgericht für die von der Klägerin verwendeten Bezeichnungen nicht festgestellt.
3. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben. Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 565 Abs. 1 Satz 1 ZPO a.F.). Das Berufungsgericht wird auf der Grundlage des von ihm bislang nicht hinreichend berücksichtigten Vortrags der Parteien die erforderlichen Feststellungen zur markenmäßigen Verwendung und zur Un-
terscheidungskraft des Wort-/Zahl-Bestandteils "EURO 2000" sowie zum Gesamteindruck und zum Schutzumfang der sich gegenüberstehenden Zeichen nachzuholen haben. Sollten danach markenrechtliche Ansprüche zu verneinen sein, sind die von der Beklagten weiter geltend gemachten wettbewerbsrechtlichen Ansprüche, insbesondere gemäß § 3 UWG, zu erörtern. Sollte nach den vom Berufungsgericht zu treffenden Feststellungen der Verkehr die Vorstellung haben, die Angabe "EURO 2000" bezeichne den "offiziellen" Ball für die Fußball -Europameisterschaft im Jahre 2000, so bleibt zu prüfen, ob er durch die Verwendung dieser Angabe durch die Klägerin einer relevanten Fehlvorstellung erliegt.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann
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(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
- 1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, - 2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, - 3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, - 4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, - 5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, - 6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, - 7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, - 8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, - 9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen, - 13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder - 14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Haben die Parteien in der mündlichen Verhandlung oder durch Einreichung eines Schriftsatzes oder zu Protokoll der Geschäftsstelle den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt, so entscheidet das Gericht über die Kosten unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen durch Beschluss. Dasselbe gilt, wenn der Beklagte der Erledigungserklärung des Klägers nicht innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen seit der Zustellung des Schriftsatzes widerspricht, wenn der Beklagte zuvor auf diese Folge hingewiesen worden ist.
(2) Gegen die Entscheidung findet die sofortige Beschwerde statt. Dies gilt nicht, wenn der Streitwert der Hauptsache den in § 511 genannten Betrag nicht übersteigt. Vor der Entscheidung über die Beschwerde ist der Gegner zu hören.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 156/99 Verkündet am:
24. Januar 2002
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
BANK 24
Zur Frage, wann eine Ähnlichkeit zwischen Dienstleistungen (hier: "Finanzwesen"
bzw. "Betrieb einer bei Kauf oder Miete von Immobilien nutzbaren Datenbank
im Internet") gegeben ist.
BGH, Urt. v. 24. Januar 2002 - I ZR 156/99 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 24. Januar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und
Dr. Schaffert
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 4. Mai 1999 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin, die als "Bank 24 AG" firmiert, ist eine sogenannte Direktbank , die ihre per Telefon, Telefax oder PC/Btx erreichbare Geschäftstätigkeit im September 1995 aufgenommen hat. Sie ist Inhaberin der für "Finanzwesen" am 31. März 1995 angemeldeten und am 4. August 1995 eingetragenen Wort-/ Bildmarke Nr. 395 13 986 gemäß der nachfolgenden Darstellung
und der entsprechenden am 31. März 1995 angemeldeten und am 18. Juli 1995 für "Finanzwesen" farbig eingetragenen Bildmarke Nr. 395 13 987.
Darüber hinaus verfügt die Klägerin über eine Reihe anderer mit der Zahl "24" zusammengesetzter oder diese Zahl in Alleinstellung darstellender eingetragener Zeichen, die teils früher, teils später angemeldet worden sind.
Die Beklagten betrieben unter der Bezeichnung "immobilien 24" seit Oktober 1995 im Internet eine bei Kauf oder Miete von Anbietern und Nachfragern von Immobilien nutzbare Immobiliendatenbank. Der Beklagte zu 1 war zugleich Inhaber der am 29. März 1996 angemeldeten und am 3. Dezember 1996 eingetragenen Wortmarke "IMMOBILIEN 24". Die Eintragung ist für eine größere Anzahl von Waren der Klasse 16 sowie von Dienstleistungen der
Klassen 35 und 38 erfolgt, darunter "Herausgabe von Werbetexten als Druckereierzeugnisse und/oder durch elektronische Datenübermittlung ('elektronische Zeitung'), insbesondere Übertragung und Verbreitung von Werbeinseraten Dritter auf dem Gebiet des Immobilienwesens in elektronischen Kommunikationsnetzen ; Sammeln und Liefern von Nachrichten, insbesondere auf dem Gebiet des Immobilienwesens". Ihre Beteiligung an dem Datenbankunternehmen nebst dem Recht an der Marke haben die Beklagten nach Zustellung der Klage an ein drittes Unternehmen veräuûert.
Die Klägerin sieht in dem Betrieb der Datenbank eine Verletzung ihrer Marken und ihres Unternehmenskennzeichens. Sie hat vorgetragen, sie habe das Zeichen "BANK 24" durch einen auûerordentlich hohen Werbeaufwand bereits im Jahre 1995, erst recht aber in den folgenden Jahren, zu einem hohen Bekanntheitsgrad geführt. Die Beklagten hätten einen hierdurch begründeten Ruf und die Wertschätzung ihres, der Klägerin, Unternehmens für ihre gewerbliche Betätigung ausgenutzt. Es bestehe eine Verwechslungsgefahr, zumal die angesprochenen Verkehrskreise die auf Immobilien bezogene Tätigkeit der Beklagten mit ihrer, der Klägerin, Geschäftstätigkeit in Verbindung brächten, denn als Bankunternehmen finanziere sie auch Immobiliengeschäfte. Im Verhalten der Beklagten liege auch ein Verstoû gegen § 1 UWG.
Die Klägerin hat beantragt,
1. die Beklagten unter Androhung von Ordnungsgeld zu verurteilen , es zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken die von ihnen im Internet betriebene Immobiliendatenbank mit der Kennzeichnung "IMMOBILIEN 24" zu bewerben, insbesondere wenn dies geschehe wie in den als Anlage K 4 vorgelegten InternetComputerausdrucken ;
2. den Beklagten zu 1 darüber hinaus zu verurteilen, in die Löschung der Marke "IMMOBILIEN 24", Register-Nr. 396 15 734, einzuwilligen.
Die Beklagten sind dem entgegengetreten. Sie haben eine Verwechslungsgefahr , vor allem eine Zeichen- und Dienstleistungsähnlichkeit sowie auch die behauptete Kennzeichnungskraft und Verkehrsbekanntheit der Kennzeichen der Klägerin in Abrede gestellt.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Ansprüche mangels einer Ähnlichkeit der Dienstleistungen und der Zeichen für unbegründet erachtet. Es hat dazu ausgeführt:
Ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch i.S. von § 14 Abs. 5 i.V. mit Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei mangels einer Verwechslungsgefahr zu verneinen. Es fehle bereits an einer Ähnlichkeit der durch die einander gegenüberstehenden Zeichen erfaûten Dienstleistungen. Die Beklagten betrieben unter der eingetragenen Marke "IMMOBILIEN 24" eine in das Internet eingestellte Datenbank, in der private und gewerbliche Nutzer Immobilien zum Kauf oder zur Miete anbieten und an solchen Angeboten Interessierte sich unterrichten könnten. Damit bewegten sich die Beklagten auf einem Tätigkeitsfeld, das von der durch die Klägerin ausgeübten gewerblichen Betätigung auf dem Gebiet des Finanzwesens grundverschieden sei. Selbst wenn es so anzusehen wäre, als ob die Beklagten auch Immobiliengeschäfte vermittelten, entstünde keine Dienstleistungsähnlichkeit zwischen einer derartigen Betätigung und den durch die Klagemarke erfaûten Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens. Eine Berührung der Dienstleistungsbereiche im markenrechtlichen Sinne lasse sich vor allem nicht unter dem von der Klägerin hierfür ausschlieûlich herangezogenen Gesichtspunkt begründen, sie finanziere unter anderem Immobiliengeschäfte von Kunden.
Auch eine Ähnlichkeit des angegriffenen Zeichens mit der Klagemarke sei zu verneinen. Da nur die Gesamtbezeichnung "BANK 24" für den im Verkehr entstehenden Eindruck prägend sei, nicht jedoch einzelne Bestandteile, weiche das Gesamtzeichen "IMMOBILIEN 24" hiervon ersichtlich ab.
Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens sei ebenfalls zu verneinen. Die Klägerin habe nicht vorgetragen, daû sich im Zeitpunkt , in dem die Beklagten die Benutzung des Zeichens im Oktober 1995 aufgenommen hatten, durch Gewöhnung im Verkehr bereits die Vorstellung einer von ihr, der Klägerin, verwendeten Zeichenserie mit dem Stammbestandteil "24" herausgebildet habe. Sie habe erst Mitte des Monats September 1995 damit begonnen, unter ihrem Zeichen "BANK 24" im Fernsehen zu werben; in überregionalen und regionalen Zeitungen habe sie erst seit November 1995 Leistungen unter den Zeichen "Kombi 24", "Anlage 24" und "Cash Spar 24" beworben. In so kurzer Zeit könne sich bei den durch das sogenannte Direktbanking angesprochenen Verkehrskreisen noch nicht die Vorstellung von einer serienmäûigen Verwendung des Zeichenbestandteils "24" verfestigt haben.
Wegen der fehlenden Dienstleistungsähnlichkeit komme auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne in Betracht.
Einen Schutz der Klagemarke unter dem rechtlichen Gesichtspunkt einer Ausnutzung des Rufs oder der Wertschätzung einer bekannten Marke gemäû § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG könne die Klägerin nicht beanspruchen. Insoweit fehle es schon an der erforderlichen Ähnlichkeit zwischen der Klagemarke und dem beanstandeten Zeichen. Des weiteren könne nicht festgestellt werden, daû sich die Klagemarke bei Beginn der Kollisionslage im Oktober 1995 bereits zu einer im Inland bekannten Marke entwickelt gehabt habe.
Auch aus ihrer Unternehmenskennzeichnung stehe der Klägerin der Unterlassungsanspruch nicht zu. Es fehle insoweit ebenfalls sowohl an einer Zeichenähnlichkeit als auch an der erforderlichen Branchennähe. Für das Un-
ternehmenskennzeichen sei des weiteren keine Bekanntheit feststellbar, die den Anforderungen des § 15 Abs. 3 MarkenG, bezogen auf den Beginn der Kollisionslage, entspreche. Schlieûlich sei der Unterlassungsanspruch auch nicht nach § 1 UWG gerechtfertigt.
Mangels Dienstleistungsähnlichkeit und mangels Zeichenähnlichkeit bestehe auch kein Löschungsanspruch gegenüber dem Beklagten zu 1.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand. Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache.
1. Das Berufungsgericht hat den aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG geltend gemachten Unterlassungsanspruch versagt. Das erweist sich als nicht frei von Rechtsfehlern.
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Danach kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und umgekehrt sowie durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen werden (st. Rspr.; BGH, Urt. v. 3.5.2001 - I ZR 18/99, WRP 2001, 1447, 1448 f. - Ichthyol, m.w.N.).
a) Das Berufungsgericht hat eine Ähnlichkeit zwischen den von der Klagemarke erfaûten Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens und den von den Beklagten erbrachten Dienstleistungen mittels ihrer in das Internet eingestellten Datenbank, in der private und gewerbliche Nutzer Immobilien zum Kauf oder zur Miete anbieten und an solchen Angeboten Interessierte sich unterrichten können, verneint. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
Bei der Auslegung des Begriffs der Dienstleistungsähnlichkeit i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - es handelt sich bei dieser Bestimmung um die unmittelbare Übernahme der Vorschrift des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL - ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften auch der Inhalt des 10. Erwägungsgrundes zur Markenrechtsrichtlinie heranzuziehen (EuGH Slg. 1998, I-5507 Tz. 15 = GRUR 1998, 922 - Canon). Dort heiût es, daû es der Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten, wobei der Schutz im Fall der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Dienstleistungen absolut ist, sich aber ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marken und der jeweiligen Dienstleistungen erstreckt. Dabei ist es erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit auch bezüglich der Dienstleistungen im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 15 - Canon; BGH, Beschl. v. 21.1.1999 - I ZB 15/94, GRUR 1999, 731, 733 = WRP 1999, 928 - Canon II). Bei der Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen , die das Verhältnis zwischen den Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere Art und Zweck der Dienstleistung, das heiût der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistung, und die Vorstellung des Verkehrs , daû die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung erbracht
werden (BGH, Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 165 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, m.w.N.).
Das Berufungsgericht hat angenommen, daû sich die Beklagten auf einem Tätigkeitsfeld bewegten, das von den durch die Klägerin ausgeübten gewerblichen Betätigungen auf dem Gebiet des Finanzwesens grundverschieden sei. Die Beklagten stellten dem interessierten Verkehr ein elektronisch abrufbares Informationsmedium auf dem Immobiliensektor zur Verfügung, betätigten sich jedoch selbst nicht einmal als Immobilien- oder Wohnungsvermittler, ebensowenig wie sie aus dem Nachweis und/oder der Vermittlung von Kaufoder Mietverträgen bei Immobilien gewerbliche Einkünfte erzielten. Selbst wenn die Beklagten Immobiliengeschäfte vermittelten, würde das keine Dienstleistungsähnlichkeit zwischen einer derartigen Betätigung und den durch die Klagemarke erfaûten Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens herbeiführen. Eine Berührung der Dienstleistungsbereiche lasse sich vor allem nicht unter dem von der Klägerin hierfür ausschlieûlich herangezogenen Gesichtspunkt begründen, sie finanziere unter anderem Immobiliengeschäfte von Kunden. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand; sie verstöût gegen die allgemeine Lebenserfahrung.
Allerdings hat das Berufungsgericht zutreffend die Kennzeichnungskraft der Klagemarke, insbesondere ihre Bekanntheit, bei der Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit unberücksichtigt gelassen. Das entspricht - entgegen der Auffassung der Revision - der verbindlichen Auslegung der Vorschrift des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR 1998, 922, 924 Tz. 24 - Canon).
Das Berufungsgericht hat aber rechtsfehlerhaft unberücksichtigt gelassen , daû gerade Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens und solche auf dem Gebiet des Immobilienwesens eine enge Beziehung zueinander haben. Das schlägt sich unter anderem darin nieder, daû Banken nicht nur traditionsgemäû bei der Finanzierung von Immobiliengeschäften maûgeblich beteiligt sind, sondern sich insbesondere auch selbst auf dem Gebiet des Immobilienwesens geschäftlich betätigen. Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung des weiteren vernachlässigt, daû zwar im heutigen Geschäftsleben in vielen gewerblichen Branchen eine bankenmäûige Finanzierung stattfindet, daû jedoch angesichts der regelmäûig erheblichen Preise allein auf dem G ebiet der Immobiliengeschäfte eine bankenmäûige Finanzierung vor allem auch im Bereich des privaten Immobilienerwerbs den Regelfall darstellt. Bei dieser Sachlage und unter Berücksichtigung der erwähnten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, nach der die Frage der Dienstleistungsähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist, hätte das Berufungsgericht eine - möglicherweise nur geringe - Dienstleistungsähnlichkeit nicht verneinen dürfen.
Deshalb kann die Verneinung einer Verwechslungsgefahr allein wegen fehlender Dienstleistungsähnlichkeit (vgl. BGH, Beschl. v. 16.7.1998 - I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 165 = WRP 1998, 1078 - JOHN LOBB) keinen Bestand haben.
b) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr auch verneint, weil es an einer Markenähnlichkeit fehle. Das kann zwar im Ausgangspunkt nicht beanstandet werden, weil auch das Tatbestandsmerkmal einer Markenähnlichkeit i. S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unabdingbare Vorausset-
zung der Annahme einer Verwechslungsgefahr ist (vgl. BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 247 = WRP 1999, 196 - LIBERO). Die Annahme einer absoluten Markenunähnlichkeit zwischen der Klagemarke "BANK 24" und der angegriffenen Bezeichnung "IMMOBILIEN 24" verstöût aber - auch unter Berücksichtigung der vom Berufungsgericht unbeanstandet getroffenen Feststellung, die Klagemarke werde in ihrem Gesamteindruck nicht von dem Bestandteil "24" geprägt - gegen die allgemeine Lebenserfahrung. Das Berufungsgericht hätte bei seiner Beurteilung die Übereinstimmung der Bezeichnungen in ihrem jeweiligen Bestandteil "24" nicht unberücksichtigt lassen und eine hierdurch bewirkte - wenn auch geringe - Markenähnlichkeit nicht verneinen dürfen.
c) Mit der Kennzeichnungskraft der Klagemarke hat sich das Berufungsgericht - von seinem rechtlichen Ausgangspunkt folgerichtig - nicht beschäftigt und unmittelbar hierzu Feststellungen nicht getroffen. Es hat sich allerdings im Zusammenhang mit der Prüfung einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens und des erweiterten Schutzes der bekannten Marke mit der Bekanntheit der Klagemarke befaût und diese verneint. Es hat dabei als maûgeblichen Zeitpunkt für die Kollisionsprüfung Oktober 1995 zugrunde gelegt, weil die Beklagten damals erstmals im Internet mit der angegriffenen Bezeichnung aufgetreten seien. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.
Da sich dem Unterlassungsantrag nicht ohne weiteres entnehmen läût, daû die Klägerin nur eine bestimmte Verwendungsweise der angegriffenen Bezeichnung durch die Beklagten verboten wissen will, ist in der Revisionsinstanz davon auszugehen, daû die Klägerin jede Verwendungsweise, nämlich nicht nur die Verwendung als Marke, sondern auch die Verwendung als geschäftli-
che Bezeichnung, sei es als Unternehmenskennzeichen, sei es als Werktitel, angreift. Deshalb ist, um die Kennzeichnungskraft der Klagemarke für den maûgeblichen Kollisionszeitpunkt zutreffend bestimmen zu können, für jede der vorerwähnten Verwendungsweisen auch dieser Zeitpunkt zu bestimmen.
(1) Für die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung als Marke kommt es, entgegen der Annahme des Berufungsgerichts, nicht auf den Zeitpunkt des ersten Aufeinandertreffens der einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen auf dem Markt, also auf Oktober 1995, an. Da es im Markenrecht kein Vorbenutzungsrecht gibt, ist in einem Verletzungsfall regelmäûig zu prüfen , ob im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung die Voraussetzungen für die Annahme einer Verwechslungsgefahr gegeben sind. Im Streitfall ist allerdings , weil der Beklagte zu 1 selbst Inhaber der Marke "IMMOBILIEN 24" ist, von dem Zeitpunkt der Anmeldung dieser jüngeren Marke auszugehen. Schon mit dem Zeitpunkt der Anmeldung dieser Marke und der dadurch bewirkten Zuerkennung eines Anmeldetages i.S. des § 33 Abs. 1 MarkenG war der angemeldeten Marke ein Zeitrang i.S. von § 6 Abs. 2 MarkenG zugeordnet worden, der für die Frage der Kollision maûgeblich ist.
Bezogen auf den danach maûgebenden Kollisionszeitpunkt 29. März 1996 ist auf der Grundlage des - bestrittenen - Klagevorbringens von einer nicht unerheblichen Bekanntheit der Klagebezeichnung auszugehen. Nach der von der Klägerin vorgelegten Infratest-Umfrage hätte ihre Bezeichnung bereits im November/Dezember 1995 einen Bekanntheitsgrad von insgesamt 49 % erreicht. Eine indizielle Bedeutung könnte auch dem unter Beweis gestellten Vorbringen der Klägerin zukommen, daû sie allein im letzten Quartal des Jah-
res 1995 ca. 15,63 Mio. DM für TV-Werbung und 6,2 Mio. DM für Anzeigenwerbung ausgegeben habe.
(2) Bezüglich der Verwendung der angegriffenen Bezeichnung als geschäftliche Bezeichnung i.S. von § 5 Abs. 1 MarkenG wird das Berufungsgericht zu prüfen haben, ob in dem erstmaligen Auftritt der Beklagten im Internet eine Benutzung der angegriffenen Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 MarkenG gelegen hat. Nur wenn dies festzustellen ist und in der Internet-Präsentation nicht nur die angebotene Dienstleistung individualisiert worden ist, wofür der als Unternehmensangabe zu verstehende Hinweis auf die Beklagten auf deren Homepage sprechen könnte, müûte insoweit Oktober 1995 als der maûgebliche Kollisionszeitpunkt zugrunde gelegt werden.
Hiervon wäre ebenfalls auszugehen, sofern - was das Berufungsgericht bisher nicht festgestellt hat - in dem Internet-Auftritt der Beklagten die Inbenutzungnahme der angegriffenen Bezeichnung als Werktitel i.S. von § 5 Abs. 3 MarkenG gelegen haben sollte.
d) Das Berufungsgericht hat - auf der in der Revisionsinstanz zu unterstellenden Tatsachengrundlage - zutreffend eine Verwechslungsgefahr im engeren Sinne verneint. Angesichts des beschreibenden Inhalts des Wortbestandteils "BANK" und der beschreibenden Anklänge und Deutungen im Sinne einer Verfügbarkeit der Dienstleistungen während 24 Stunden, die von der Klägerin selbst für den Bestandteil "24" angegeben worden sind, hat es eine Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarke allein durch diese Zahl verneint und hieraus abgeleitet, daû die zwischen den Bezeichnungen "BANK 24" und "IMMOBILIEN 24" bestehenden geringen Übereinstimmungen eine Verwechs-
lungsgefahr im engeren Sinne nicht zu begründen vermögen. Hiergegen wendet sich die Revision im einzelnen nicht. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht erkennbar.
Ohne Erfolg macht die Revision geltend, es bestehe die Gefahr einer mittelbaren gedanklichen Verwechslung der sich gegenüberstehenden Zeichen , weil die beschreibenden Zeichenbestandteile "BANK" einerseits und "IMMOBILIEN" andererseits begrifflich ähnlich seien. Mit ihrer Auffassung verläût die Revision den Bereich einer tatsächlich gegebenen Verwechslungsgefahr und macht im Ergebnis eine bloûe allgemeine Assoziation zum Anhaltspunkt für eine von ihr gesehene Verwechslungsgefahr. Das steht im Gegensatz zur Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofes, nach der insbesondere der Grad der Ähnlichkeit der Dienstleistungen und der Grad der Ähnlichkeit der Marken unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke zur Beantwortung der Frage einer Verwechslungsgefahr heranzuziehen ist. Diese muû auch tatsächlich festgestellt werden; sie darf weder nur vermutet werden (EuGH Slg. 2000, I4861 Tz. 34 = GRUR Int. 2000, 899 - Marca Mode/Adidas) noch reicht eine allgemeine Assoziation (BGH, Beschl. v. 25.6.1998 - I ZB 10/96, GRUR 1999, 240, 241 - STEPHANSKRONE I), wie sie von der Revision geltend gemacht wird.
Das Berufungsgericht hat auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens verneint. Es ist dabei davon ausgegangen, daû sich bei Aufnahme der Benutzung des angegriffenen Zeichens im Oktober 1995 noch keine Serie mit dem Stammbestandteil "24" herausgebildet habe. Das greift die Revision mit Erfolg an.
Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (vgl. EuGH Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 - Sàbel/Puma; BGHZ 131, 122 - Innovadiclophlont; BGH, Urt. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, GRUR 1999, 587 = WRP 1999, 530 - Cefallone; Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99 - BIG, Umdr. S. 10). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont), greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb nachfolgende Bezeichnungen , die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99 - BIG, Umdr. S. 11 m.w.N.). Die Rechtsprechung zum Serienzeichen beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für alle ihre Waren oder Dienstleistungen zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen für einzelne Waren- oder Dienstleistungsarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln. Anlaû zu einer solchen Schluûfolgerung kann für den Verkehr insbesondere dann bestehen, wenn ein Unternehmen - wie hier die Klägerin nach ihrer vom Berufungsgericht bisher ungeprüften Behauptung mit dem Bestandteil "24" - mit demselben Zeichenbestandteil innerhalb mehrerer Zeichen bereits im Verkehr aufgetreten ist. Ob die Klägerin im Tatsächlichen diese Voraussetzungen zu dem hier maûgebenden Kollisionszeitpunkt erfüllt hat - das haben die Beklagten in Abrede gestellt -,
wird das Berufungsgericht im neu eröffneten Berufungsverfahren zu prüfen haben.
Dabei kommt es in diesem Zusammenhang - wie oben zu II. 1. c) (1) ausgeführt - nicht auf den Zeitpunkt der Aufnahme der Benutzung der angegriffenen Kennzeichnung durch die Beklagten an, sondern auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke des Beklagten zu 1, den 29. März 1996.
Das macht die Revision zutreffend zum Ausgangspunkt ihrer Rüge. Zur tatsächlichen Lage und zur Bekanntheit eines Stammbestandteils "24" in diesem Zeitpunkt hat das Berufungsgericht Feststellungen bisher nicht getroffen. Insoweit ist für die Revisionsinstanz der Vortrag der Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 15. September 1997 als richtig zu unterstellen, daû die Klägerin Inhaberin von neun Marken mit dem Zeitrang vom 15. Mai 1995 ist, die in der Weise gebildet sind, daû einem beschreibenden Wortbestandteil die Zahl "24" zugefügt ist (z.B. Depot 24, Dispo 24, Konto 24) und diese im Geschäftsverkehr benutzt hat (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone).
2. Bei dem gegebenen Sach- und Streitstand lieûe sich auch noch nicht abschlieûend entscheiden, ob der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch auch unter dem Gesichtspunkt der Ausnutzung des Rufs und der Wertschätzung der - nach ihrem Vortrag - bekannten Marke "BANK 24" nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zusteht. Sofern es darauf ankommen sollte, würde das Berufungsgericht auch insoweit weitere Feststellungen, insbesondere zur Bekanntheit, zu treffen haben.
3. Soweit die Klägerin den Unterlassungsanspruch auch auf ihr Unternehmenskennzeichen "BANK 24" stützt (§ 15 Abs. 2 und 4 MarkenG), kann auf die Ausführungen bezüglich der Klagemarke verwiesen werden. Für diese Klagegrundlage ergibt sich nichts maûgeblich anderes als für den Anspruch aus der Klagemarke. Insoweit ist die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, also einer in Anbetracht der übereinstimmenden Bestandteile der einander gegenüberstehenden Kennzeichen bestehenden Verkehrsvorstellung von wirtschaftlichen oder organisatorischen Beziehungen zwischen den Parteien , nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, sofern - was bisher allerdings noch nicht festgestellt worden ist - von einer Verkehrsbekanntheit des Unternehmenskennzeichens der Klägerin auszugehen ist.
4. Das Berufungsgericht hat den von der Klägerin geltend gemachten Löschungsanspruch verneint, weil es sowohl an einer Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) als auch an einer unzulässigen Rufausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke der Klägerin (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG) fehle. Auch diese Beurteilung kann keinen Bestand haben , weil im derzeitigen Verfahrensstadium eine Verwechslungsgefahr und damit ein Löschungsanspruch nach §§ 55, 51 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ebensowenig ausgeschlossen werden kann wie ein solcher nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.
Insoweit wird das Berufungsgericht, soweit es darauf ankommen sollte, bei seiner erneuten Entscheidung zu beachten haben, daû - anders als bei der mit dem Unterlassungsanspruch angegriffenen konkreten Verwendung der angegriffenen Bezeichnung im Internet - die Frage der Waren-/Dienstleistungs-
ähnlichkeit nach den Eintragungen im Markenregister zu prüfen ist. Das Berufungsgericht wird demgemäû insbesondere zu beurteilen haben, ob die Ware "Druckereierzeugnisse" sowie die Dienstleistungen "Werbung", "Herausgabe von Werbetexten als Druckereierzeugnisse und/oder durch elektronische Datenübermittlung (©elektronische Zeitung©)" sowie "Sammeln und Liefern von Nachrichten, insbesondere auf dem Gebiet des Immobilienwesens", für die die angegriffene Marke Schutz genieût, mit den Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens, für die die Klagemarke eingetragen ist, als ähnlich zu erachten ist.
III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 257/00 Verkündet am:
28. August 2003
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja
Kinder
Nr. 3 und Abs. 2, § 51 Abs. 4 Nr. 2, § 54
a) Die Vorschrift des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG ist im Wege teleologischer
Reduktion einschränkend dahin auszulegen, daß im Verletzungsprozeß
das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses der prioritätsälteren
Marke nicht zur Überprüfung gestellt werden kann, wenn dies noch im Löschungsverfahren
vor dem Deutschen Patent- und Markenamt durch einen
Löschungsantrag und ein Löschungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG erfolgen
kann.
b) Entfallen nach Eintragung einer Marke gem. § 8 Abs. 3 MarkenG nachträglich
die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung, begründet dies keine
Löschungsreife der Marke wegen Verfalls.
c) Dem Wortbestandteil "Kinder" einer farbigen Wort-/Bildmarke fehlt für die
Ware "Schokolade" wegen der ausschließlichen Beschreibung der Abnehmerkreise
jegliche Unterscheidungskraft. Dieser Wortbestandteil kann da-
her aus Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks der Wort-/
Bildmarke bewirken.
d) Aus einem rein beschreibenden Begriff (hier: "Kinder" für die Waren "Schokolade"
), dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, kann der Schutz des
Stammbestandteils einer Zeichenserie nur abgeleitet werden, wenn sich aufgrund
der wiederholten Verwendung des Stammbestandteils dieser im Verkehr
i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat.
BGH, Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 257/00 - OLG Köln
LG Köln
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 5. Juni 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 20. Oktober 2000 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin ist Herstellerin von Schokoladenprodukten. Sie vertreibt diese unter Verwendung von Marken, die mit dem Begriff "Kinder" beginnen. Sie ist Inhaberin der als durchgesetzte Zeichen am 11. August 1980 für "gefüllte Vollmilchschokolade" eingetragenen Wortmarke (Nr. 1006192) "Kinderschokolade" und der am 12. August 1991 für "Schokolade" eingetragenen nachfolgenden farbigen Wort-/Bildmarke "Kinder" (Nr. 1180071):
Die Beklagte stellt Süßwaren her. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom 6. Oktober 1998 am 18. Dezember 1998 für "Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren , nicht medizinische Kaugummis" eingetragenen Wortmarke "Kinder Kram".
Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Markenrechte, daß die Beklagte die Marke "Kinder Kram" benutzt hat. Sie hat geltend gemacht, die Marken der Parteien seien verwechselbar. Aufgrund der Vielzahl der von ihr mit dem Zeichen "Kinder" vertriebenen Produkte und der großen Bekanntheit ihrer Marken erwarte der Verkehr, daß mit der Marke "Kinder Kram" gekennzeichnete Waren von ihr stammten.
Die Klägerin hat beantragt,
der Beklagten zu untersagen,
Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren und nicht-medizinische Kaugummis unter der Marke
"Kinder Kram",
wie sie im Markenblatt Heft 4 vom 28. Januar 1999 auf Seite 1051 unter der Nr. 398 57 206 (wie nachfolgend eingeblendet) veröffent- licht worden ist,
anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in Verkehr zu bringen.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat bestritten, daß sich die Marke "Kinder" ohne die graphische Gestaltung durchgesetzt habe, und hat die Ansicht vertreten, die Schutzfähigkeit der Marke sei auf die konkrete Gestaltung beschränkt. An dem Zeichen bestehe ein hohes Freihaltebedürfnis.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen (OLG Köln GRUR-RR 2002, 7 = WRP 2001, 57).
Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG für begründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt:
Die Marke "Kinder Kram" der Beklagten sei für den angemeldeten Warenbereich mit der Wort-/Bildmarke "Kinder" der Klägerin verwechselbar. Im Verletzungsprozeß sei von der Schutzfähigkeit der eingetragenen Marke "Kinder" auszugehen. Die Schutzfähigkeit sei durch den von der Beklagten gestellten Löschungsantrag nicht beseitigt. Ein etwaiges Freihaltebedürfnis an der Bezeichnung "Kinder" sei durch die im Eintragungsverfahren festgestellte Verkehrsdurchsetzung überwunden. Dies sei für das Verletzungsverfahren bindend. Entgegen ihrem Wortlaut eröffne die Bestimmung des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG auch nicht die Möglichkeit, im Verletzungsverfahren zu prüfen, ob im Zeitpunkt der Eintragung der prioritätsälteren Marke die Eintragungsvoraussetzungen vorgelegen hätten. Die Klägerin könne aus ihrer Marke "Kinder" nur dann gegen die Marke "Kinder Kram" keine Rechte herleiten, wenn am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Kollisionsmarke (28. Januar 1999) die Eintragungsvoraussetzungen für die Klagemarke wieder entfallen seien. Es könne aber keine Rede davon sein, daß die Klagemarke im Januar 1999 dem Verkehr wesentlich weniger bekannt gewesen sei als zum Zeitpunkt der Eintragung 1991. Die Marke "Kinder" verfüge wegen der in dem GfK-Gutachten angeführten hohen Bekanntheit über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Diese bestehe nicht nur für das Wort-/Bildzeichen in der farbigen Gestaltung, sondern auch für das reine Wortzeichen. Die Kritik der Beklagten an dem Gutachten sei
unberechtigt. Daß die im Jahre 1997 ermittelten Ergebnisse zwischenzeitlich überholt seien, mache die Beklagte selbst nicht geltend. Eine nachhaltige Schwächung durch Drittkennzeichen sei nicht gegeben.
Die von der Beklagten erhobene Einrede der Nichtbenutzung bleibe ohne Erfolg. Die Marke "Kinder" sei auch dann ausreichend benutzt, wenn die Verwendung nicht in Alleinstellung erfolgt sei. Die Klägerin habe die Bezeichnung "Kinder" vor und nach Eintragung als Marke in derselben Form benutzt. Die Weiterverwendung eines Zeichens in der Form, die zur Eintragung als durchgesetztes Zeichen geführt habe, könne keine Nichtbenutzung darstellen. Die Eintragung beruhe ersichtlich auf der Feststellung, daß der Bestandteil "Kinder" in der charakteristischen farbigen Ausgestaltung nach Art eines Serienzeichens herkunftshinweisend wirke.
Weiterhin sei von hoher Zeichenähnlichkeit und jedenfalls geringer Warenähnlichkeit auszugehen. Die Marke der Beklagten ähnele durch die entgegen den Regeln der deutschen Rechtschreibung vorgenommene Schreibweise in zwei Wörtern der Klagemarke, die regelmäßig durch einen weiteren Begriff individualisiert werde. An der erheblichen Ähnlichkeit ändere der Umstand nichts, daß das Klagezeichen eine Wort-/Bildmarke und das Kollisionszeichen eine Wortmarke sei. Der Verkehr werde sich an die Wortmarke aufgrund ihres Sinns erinnern. Der bildliche Teil der Klagemarke werde zudem bei einer akustischen Präsentation nicht wahrgenommen.
Die Waren Schokolade, Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren sowie nicht-medizinische Kaugummis seien in Anbetracht der hohen Kennzeich-
nungskraft und großer Zeichenähnlichkeit hinreichend ähnlich, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "Kinder" und dem angegriffenen Zeichen "Kinder Kram" (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
a) Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings im vorliegenden Verletzungsprozeß im Hinblick auf die Markeneintragung vom Bestand der Klagemarke ausgegangen.
aa) Ohne Erfolg beruft sich die Revision zur Begründung ihrer gegenteiligen Ansicht, mit der sie die Löschungsreife der Marke "Kinder" im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der Kollisionsmarke "Kinder Kram" geltend macht, auf die Bestimmung des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG. Nach dieser Vorschrift hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, die Benutzung einer Marke mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, wenn ein Antrag auf Löschung der Eintragung der prioritätsjüngeren Marke zurückzuweisen wäre, weil die ältere Marke am Tage der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke wegen absoluter Schutzhindernisse hätte gelöscht werden können (§ 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2, § 50 Abs. 1 Nr. 3, § 51 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG). Nach seinem Wortlaut eröffnet § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG für den Inhaber der jüngeren eingetragenen Marke im Verletzungsverfahren die Möglichkeit, über das Vorliegen
absoluter Schutzhindernisse der prioritätsälteren Marke nach § 8 MarkenG eine (erneute) Prüfung herbeizuführen. Die Vorschrift ist jedoch im Wege teleologischer Reduktion einschränkend auszulegen. Danach kann im Verletzungsprozeß das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen der prioritätsälteren Marke nicht zur Überprüfung gestellt werden, wenn dies - wie im Streitfall - (noch) im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nach §§ 50, 54 MarkenG und im Verfahren vor dem Bundespatentgericht erfolgen kann (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 22 Rdn. 12; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 22 Rdn. 14; a.A. Rohnke, Festschrift für Hertin, S. 643, 657 ff. = GRUR 2001, 696, 701 ff.).
Unter Geltung des Warenzeichengesetzes entsprach es ständiger Rechtsprechung (vgl. RG GRUR 1934, 360, 361 - Antimott/Mott-Nie; GRUR 1943, 41, 43 - Strickende Hände; BGH, Urt. v. 15.4.1966 - Ib ZR 85/64, GRUR 1966, 495, 497 = WRP 1966, 369 - UNIPLAST; Urt. v. 25.5.1979 - I ZR 132/77, GRUR 1979, 853, 854 = WRP 1979, 780 - LILA) und einhelliger Ansicht im Schrifttum (vgl. Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 4. Aufl., Kap. 5 Rdn. 4 Anm. 3 b; Tetzner, Warenzeichengesetz, § 4 Rdn. 6; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 4 WZG Rdn. 32, m.w.N.; v. Gamm, Warenzeichengesetz, Einf. Rdn. 108 und 111; Busse/Starck, Warenzeichengesetz , 6. Aufl., § 4 Rdn. 3), daß die ordentlichen Gerichte an die Eintragungsentscheidung des Patentamts gebunden sind. Dieser Grundsatz sollte durch das Markengesetz keine Änderung erfahren (vgl. hierzu Begr. zum Regierungsentwurf , BT-Drucks. 12/6581, S. 57 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 51). Angesichts der Aufgabenverteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten ist nur den ersten die Zuständigkeit zur Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen zugewiesen (vgl. BGH, Urt. v. 9.10.1997
- I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 413 f. = WRP 1998, 373 - Analgin; Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1). Dadurch wird eine doppelte Inanspruchnahme des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts einerseits und der ordentlichen Ge- richte andererseits zur Überprüfung der Löschungstatbestände gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3, § 51 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG vermieden. Zudem werden die Aufstellung unterschiedlicher Maßstäbe bei der Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse durch die Eintragungsinstanzen und die Verletzungsgerichte und die Gefahr widersprechender Entscheidungen zu den tatsächlichen und rechtlichen Anforderungen nach § 8 MarkenG bei derselben Marke ausgeschlossen.
Eine gegenteilige, ausschließlich am Wortlaut des Gesetzes ausgerichtete Auslegung des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG würde die Rechtsdurchsetzung der älteren Marke zudem über Gebühr dadurch erschweren, daß in jedem Markenverletzungsverfahren bei entsprechendem Vortrag des Inhabers einer prioritätsjüngeren Marke das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen der Klagemarke erneut geprüft werden müßte.
Die Bestimmung des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG ist danach auf Fälle beschränkt, in denen die Löschungsreife der prioritätsälteren Marke im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nach § 54 MarkenG nicht (mehr) geltend gemacht werden kann. Dies kommt einmal in Betracht, wenn die Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG für die Antragstellung abgelaufen ist. Der Anwendungsbereich des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG ist weiterhin eröffnet, wenn am Tag der Veröffentlichung der prioritätsjüngeren Marke das absolute Schutzhindernis des § 50 Abs. 1 MarkenG nach wie vor bestand, nachfolgend jedoch entfallen ist und deshalb ein Lö-
schungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erfolglos bleiben muß (§ 50 Abs. 2 Satz 1, § 54 MarkenG). Zur Darlegung dieses inter partes wirkenden Einwandes gehört nicht nur ein substantiierter Vortrag zur Fortdauer des von Anfang an bestehenden Schutzhindernisses bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang, sondern auch der substantiierte Hinweis auf solche später eingetretenen Umstände, derentwegen ein Wegfall des behaupteten Schutzhindernisses möglich erscheint (vgl. Ekey/Klippel/Bous, Markenrecht, § 22 MarkenG Rdn. 14) und deshalb ein Löschungsantrag keine Aussicht auf Erfolg verspricht. Nur in einem solchen Fall darf der Inhaber der jüngeren Marke von der Einleitung des vorrangigen patentamtlichen Löschungsverfahrens absehen, um sich im Verhältnis zum Inhaber der prioritätsälteren Marke auf sein eingetragenes Zeichen als Zwischenrecht berufen zu können. Die Beklagte, die selbst das Löschungsverfahren betreibt, hat dahingehend nicht vorgetragen. Ein effektiver Rechtsschutz des Inhabers der jüngeren Marke gegen ein nur formal bestehendes älteres Recht wird dadurch nicht beeinträchtigt. Soweit der Inhaber der jüngeren Marke nicht ohnehin - im vorstehend ausgeführten Rahmen - die Möglichkeit hat, die Löschungsreife der älteren Klagemarke nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG im Verletzungsverfahren geltend zu machen, kann er neben dem Löschungsantrag beim Deutschen Patent- und Markenamt zugleich die Aussetzung des Verletzungsverfahrens nach § 148 ZPO anregen. Je nachdem, wie das Verletzungsgericht die Erfolgsaussichten des patentamtlichen Löschungsverfahrens und die mit der Aussetzung verbundene Prozeßverzögerung beurteilt, kann die Aussetzung des Verletzungsverfahrens geboten sein (vgl. auch BGH, Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE). Diese Verfahrensweise - Löschungsverfahren und Aussetzungsmöglichkeit des Verletzungsverfahrens bei durchgehender Löschungsreife - stellt wegen des wei-
terreichenden patentamtlichen Verfahrens mit der Folge der Löschung der Eintragung der älteren Marke gegenüber der nur zwischen den Prozeßbeteiligten wirkenden einredeweisen Geltendmachung der Löschungsreife im Verletzungsprozeß keine durchgreifende Einschränkung der Rechtsverteidigung für den Inhaber der jüngeren Marke dar.
bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG könne die Klägerin aus ihrer Marke schon dann keine Rechte gegen die Marke "Kinder Kram" herleiten, wenn am Tage der Veröffentlichung der Eintragung der Kollisionsmarke am 28. Januar 1999 die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung (§ 4 Abs. 3 WZG, § 8 Abs. 3 MarkenG) nicht mehr bestanden hätten. Dem kann aus den dargelegten Gründen nicht beigetreten werden. Der Einwand weggefallener Verkehrsdurchsetzung ist der Beklagten auch nicht über § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 1 i.V. mit § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eröffnet (a.A. Ekey/Klippel/Bous aaO § 49 MarkenG Rdn. 15).
Entfallen nach Eintragung einer Marke aufgrund Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG nachträglich deren Voraussetzungen, so begründet dies keine Löschungsreife der Marke wegen Verfalls. Der Tatbestand der Verkehrsdurchsetzung ist in § 49 Abs. 2 MarkenG nicht angeführt. Die Vorschrift des § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, die den Fall einer nachträglichen Umwandlung einer Marke zu einer gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen betrifft und dem absoluten Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entspricht, ist wegen der abschließenden Aufzählung in § 49 Abs. 2 MarkenG auf den Fortfall der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG nicht entsprechend anwendbar (vgl. auch Fezer, Markenrecht,
3. Aufl., § 49 Rdn. 25; Ingerl/Rohnke aaO § 49 Rdn. 29; v. Schultz/Stuckel, Markenrecht, § 49 Rdn. 11; Ströbele/Hacker aaO § 49 Rdn. 35 ff.).
b) Nicht frei von Rechtsfehlern ist auch die Annahme des Berufungsgerichts , die Beklagte habe mit ihrer Marke "Kinder Kram" wegen einer Verwechslungsgefahr in den Schutzbereich der Klagemarke "Kinder" eingegriffen.
aa) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 543 = WRP 2002, 534 - BIG; Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 431 f. = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA).
bb) Zwischen "Schokolade" und "Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren , nicht-medizinischen Kaugummis" hat das Berufungsgericht eine Warenähnlichkeit angenommen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird von der Revision auch nicht angegriffen.
cc) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Klagemarke verfüge über eine hohe Kennzeichnungs-
kraft. Die Feststellungen des Berufungsgerichts vermögen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft nicht zu rechtfertigen.
Das Berufungsgericht ist auf der Grundlage des von der Klägerin vorgelegten Privatgutachtens der GfK-Marktforschung für April 1997 davon ausgegangen , 71,6 % der Befragten, die sich zumindest gelegentlich mit Schokolade befaßten, seien der Meinung, "Kinder" deute im Zusammenhang mit Schokolade auf einen bestimmten Hersteller hin. Bezogen auf die Gesamtzahl der Befragten habe dieser Bekanntheitsgrad noch 63,6 % betragen. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kann aus der in dem Gutachten ermittelten Zahl derjenigen Personen, die von der Bezeichnung "Kinder" auf einen bestimmten Hersteller schließen, nicht auf die Bekanntheit der Klagemarke geschlossen werden. Zu Recht weist die Revision darauf hin, daß dadurch diejenigen Befragten in die Ermittlung des Bekanntheitsgrades des Klagezeichens einbezogen werden, die die Bezeichnung "Kinder" nicht der Klägerin, sondern anderen Unternehmen zuordnen. Vielmehr ergibt sich aus der Untersuchung der GfK-Marktforschung für April 1997 für die Gesamtheit der Befragten nur ein Bekanntheitsgrad von 48,5 % derjenigen, die die Bezeichnung "Kinder" der Klägerin unmittelbar oder mittelbar über andere Marken zuordnen (Frage 4, F. /F. -Marken). Dieser prozentuale Bekanntheitsgrad reicht für die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft im Streitfall nicht aus. Marken, die aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind, weisen, da sie die ihnen von Haus aus fehlende Unterscheidungskraft überwunden und sich als betriebliches Herkunftszeichen im Verkehr durchgesetzt haben, im Regelfall zunächst allein normale Kennzeichnungskraft auf (vgl. BGH, Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 696 - apetito/apitta, m.w.N.; Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 292).
Eine Kennzeichnungsschwäche kann für derartige Zeichen nur angenommen werden, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen. In der Rechtsprechung und Literatur ist anerkannt, daß die Anlehnung des Zeichens an beschreibende Angaben die Kennzeichnungskraft schwächt (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 629 = WRP 2002, 705 - IMS, m.w.N.; Fezer aaO § 14 Rdn. 291; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 199). Diese liegen bei der Klagemarke, was das Berufungsgericht nicht näher untersucht hat, in der die Zielgruppe der Abnehmer der Produkte in besonderem Maße beschreibenden Bezeichnung von "Kinder" vor (vgl. auch Handelsgericht Wien WRP 2002, 349, 352 = MarkenR 2002, 211; OLG Wien WRP 2003, 109 = MarkenR 2002, 267; ÖOGH, Beschl. v. 16.7.2002 - 4 Ob 156/02 y). Die Klagemarke erhält ihre Kennzeichnungskraft gerade aus der Kombination der graphischen Elemente mit dem Wortbestandteil, während der Wortbestandteil - anders als das Berufungsgericht angenommen hat - für sich genommen in bezug auf die in Rede stehenden Waren jegliche Unterscheidungskraft vermissen läßt.
dd) Das Berufungsgericht ist von einer großen Zeichenähnlichkeit ausgegangen. Es hat angenommen, auch das Klagezeichen werde, obwohl es sich um eine Wort-/Bildmarke handele, von seinem Sinn her als Wort der Umgangssprache verstanden und erinnert, während die farbliche Ausgestaltung lediglich als Individualisierung des Schriftzuges aufgefaßt werde. Zudem werde der bildliche Teil der Marke bei einer akustischen Präsentation nicht wahrgenommen. Das Kollisionszeichen passe in die Reihe von Produkten, für die die Klägerin das Zeichen "Kinder" als Serienzeichen verwende. Diese Ausführungen des Berufungsgerichts sind nicht frei von Rechtsfehlern.
(1) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 - Drei-Streifen-Kennzeichnung, jeweils m.w.N.).
(2) Den Gesamteindruck der farbigen Wort-/Bildmarke in schriftbildlicher Hinsicht hat das Berufungsgericht nicht ermittelt. Es hat auch nicht festgestellt, daß dem Wortbestandteil in dem Klagezeichen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft zukommt (vgl. hierzu: BGH GRUR 2002, 542, 543 - BIG). Von der Annahme einer Markenähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht kann aufgrund der Feststellungen des Berufungsgerichts ebenfalls nicht ausgegangen werden. Es hat eine solche Markenähnlichkeit nicht ausdrücklich bejaht. In Anbetracht des begrifflichen Unterschieds von "Kinder" und "Kinderkram" liegt dies auch fern.
(3) Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen auch eine klangliche Verwechslungsgefahr nicht. Zwar stellt bei einer kombinierten Wort-/Bildmarke in der Regel der Wortbestandteil die einfachste Möglichkeit der Benennung der Marke dar (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud). Dies setzt allerdings die Feststellung voraus, daß dem Wortbestandteil - für sich genommen - nicht wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse jeglicher Markenschutz zu versagen ist (§ 8 Abs. 2 u. Abs. 3 MarkenG). Die Wortmarke "Kinder" ist für die in Rede stehenden Produkte schutzunfähig (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Der Wortbestandteil "Kinder" der kombinierten Wort-/Bildmarke kann daher ohne Verkehrsdurchsetzung aus
Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks bewirken (vgl. BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus).
(4) Daß der Wortbestandteil "Kinder" für sich die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG erfüllt, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.
(5) Das Berufungsgericht hat angenommen, das Kollisionszeichen passe in die Reihe von Produkten der Klägerin, die das Zeichen "Kinder" als Serienzeichen tragen. Ob das Berufungsgericht damit eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens bejahen wollte (vgl. hierzu BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG), ist der Entscheidung nicht eindeutig zu entnehmen. Ohne nähere Feststellungen hierzu tragen die Ausführungen die Annahme dieser Art der Verwechslungsgefahr nicht.
Die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens ist gegeben, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24). Aus einem rein beschreibenden Begriff, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, kann der Schutz des Stammbestandteils einer Zeichenserie jedoch nur abgeleitet werden , wenn sich aufgrund der wiederholten Verwendung des Stammbestandteils dieser im Verkehr i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat. Denn der Verkehr wird einen nicht unterscheidungskräftigen Zeichenbestandteil einem be-
stimmten Unternehmen als Stamm einer Zeichenserie nur zuordnen, wenn dieser Teil des Zeichens die mangelnde Eignung, vom Verkehr als Unterschei- dungsmittel für die von dem Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, aufgrund Durchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen überwunden hat (vgl. auch BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG).
2. Das Berufungsurteil konnte daher keinen Bestand haben. Der Senat sieht sich nicht in der Lage, die Frage der Verwechslungsgefahr abschließend selbst zu beurteilen. Insbesondere müssen die Parteien zur Wahrung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs Gelegenheit erhalten, zu den für die Entscheidung maßgeblichen tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkten bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in der Tatsacheninstanz vortragen zu können.
a) Im Rahmen des wiedereröffneten Berufungsrechtszugs wird das Berufungsgericht auf der Grundlage des Vortrags der Parteien die erforderlichen Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke nachzuholen haben. Für die Feststellung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke kommt es grundsätzlich auf den Zeitpunkt an, zu dem das Kollisionszeichen kennzeichenrechtlichen Schutz erlangt hat (6. Oktober 1998), wobei allerdings eine etwaige Schwächung der Kennzeichnungskraft bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz zu beachten ist (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 21.2.1975 - I ZR 18/74, GRUR 1975, 370, 371 = WRP 1975, 298 - Protesan; vgl. auch BGH GRUR 2003, 428, 433 - BIG BERTHA). Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft wird das Berufungsgericht weiter zu berücksichtigen haben, daß der Grad der Kennzeichnungskraft einer Marke nicht allein
durch die Ermittlung eines bestimmten prozentualen Bekanntheitsgrades als erfüllt angesehen werden kann, sondern eine Beurteilung unter Heranziehung aller relevanten Umstände erforderlich ist, insbesondere der Eigenschaften, die die Marke von Hause aus besitzt, des Marktanteils der mit der Marke versehenen Waren, der Intensität, der geographischen Ausdehnung und der Dauer der Benutzung sowie des Werbeaufwandes (vgl. EuGH, Urt. v. 14.9.1999 - Rs. C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73, 75 Tz. 27 = WRP 1999, 1130 - Chevy; BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV).
b) Sollte es im weiteren Verfahren auf das Vorliegen einer Verkehrsdurchsetzung des reinen Wortzeichens "Kinder" ankommen, wird das Berufungsgericht hierzu von der Notwendigkeit einer nahezu einhelligen Verkehrsbekanntheit auszugehen haben, weil "Kinder" die Abnehmerkreise der in Rede stehenden Waren glatt beschreibt (vgl. auch EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - Rs. C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2799 = GRUR 1999, 723, 727 Tz. 50 = WRP 1999, 629 - Chiemsee).
c) Die Klägerin hat eine Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch zwischen ihrer Wortmarke "Kinderschokolade" und dem Kollisionszeichen "Kinder Kram" der Beklagten geltend gemacht. Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt folgerichtig - hierzu keine Feststellungen getroffen. Sollte es auf diesen Punkt ankommen, wird von folgendem auszugehen sein:
Die Wortmarke "Kinderschokolade" wird durch den Wortbestandteil "Kinder" nicht derart geprägt, daß der weitere Bestandteil "Schokolade" der Marke
der Klägerin dahinter so weit zurücktritt, daß er den Gesamteindruck der Wortmarke nicht mehr mitbestimmt (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud; GRUR 2002, 542, 543 - BIG). Denn die Wortbestandteile "Kinder" und "Schokolade" der Wortmarke Nr. 1006192 der Klägerin bezeichnen die Zielgruppe und das Produkt. Keiner dieser beschreibenden Wortbestandteile prägt das Gesamtzeichen allein. Gleiches gilt für das Gesamtzeichen "Kinder Kram" der Beklagten.
Ullmann Bornkamm Pokrant
Büscher Schaffert
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
- 1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, - 2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, - 3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, - 4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, - 5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, - 6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, - 7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, - 8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, - 9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen, - 13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder - 14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I ZB 12/98 Verkündet am:
8. Juni 2000
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung N 23 503/9 Wz
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Carl Link
Zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks einer aus Vor- und Familiennamen
bestehenden Marke.
BGH, Beschl. v. 8. Juni 2000 - I ZB 12/98 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 8. Juni 2000 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck,
Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Raebel
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 30. Senats (Marken -Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 7. Juli 1997 wird auf Kosten des Widersprechenden zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM festgesetzt.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM festgesetzt.
Gründe:
I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 2. Oktober 1990 eingereichten Anmeldung Markenschutz für das Wort
"LINX"
mit einer Priorität vom 4. April 1990 für die Waren:
Computersoftware, nämlich Computerprogramme zur Unterstützung von Entscheidungen in der Produktion, insbesondere zur Regelung des Nachschubes und zur Steuerung von Vorschublinien;
sowie mit dem Zeitrang des Anmeldetages für die Waren:
Computersoftware, nämlich Computerprogramme (mit Ausnahme von Computerprogrammen zur Unterstützung bei Entscheidungen im Produktionsbereich).
Der gemäß § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemachten Anmeldung hat der Inhaber der am 18. Oktober 1963 angemeldeten und seit dem 10. April 1964 eingetragenen Marke Nr. 786 900
deren Schutz sich u.a. auf die Waren
"physikalische und elektrotechnische Geräte für den Schulunterricht , Sprechmaschinen, Rechenmaschinen, Büromaschinen, Schreib- und Zählkassen" sowie "Lichtbild- und Druckereierzeugnisse"
erstreckt, widersprochen.
Die Anmelderin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.
Der Widersprechende hat Benutzungsunterlagen vorgelegt, die nach seiner Ansicht belegen, daß sein Sortiment neben Druckereierzeugnissen auch Computerprogramme umfaßt. In den Jahren 1988 bis 1990 habe er mit Computerprogrammen und Anwenderliteratur für Software Umsätze zwischen 115.000,-- bis 207.000,-- DM erzielt. Die Büro- und Rechenmaschinen würden mit seiner Zustimmung von einer Tochterfirma vertrieben; deren Umsätze hätten in demselben Zeitraum zwischen 6.000,-- und 19.000,-- DM pro Jahr betragen.
Die Prüfungsstelle für Klasse 9 Wz des Deutschen Patentamts hat durch zwei Beschlüsse die zeichenrechtliche Übereinstimmung der Zeichen verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.
Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist erfolglos geblieben.
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt der Widersprechende seinen Widerspruch weiter.
II. Das Bundespatentgericht hat - unter Anwendung des neuen Markenrechts - eine Verwechslungsgefahr der angemeldeten Marke mit der Widerspruchsmarke verneint. Es hat ausgeführt:
Die Nichtbenutzungseinrede sei statthaft. Die von dem Widersprechenden eingereichten Benutzungsunterlagen wiesen zwar, was die Rechen- und Büromaschinen betreffe, einen im Verhältnis zum Preis derartiger Ware augenfällig geringen Umsatz auf; die erforderliche Ernsthaftigkeit der Benutzung könne jedoch unterstellt werden.
Auf die Benutzung der Widerspruchsmarke für "Computerprogramme" könne sich der Widersprechende nicht berufen, weil diese Benutzung keine Waren des Verzeichnisses der Widerspruchsmarke betreffe.
Für "Druckereierzeugnisse" sei das Widerspruchszeichen als benutzt anzusehen, da die glaubhaft gemachten Umsätze für Computerprogramme darauf schließen ließen, daß auch die zugehörige Anwenderliteratur für Software entsprechende Umsätze erbracht habe.
Zwischen der Ware "Computersoftware" der Anmeldung und den als benutzt anzusehenden und unter das Warenverzeichnis des Widerspruchszeichens fallenden Waren bestehe eine enge Ä hnlichkeit.
Der Abstand der sich gegenüberstehenden Marken sei gleichwohl ausreichend , um Verwechslungen vorzubeugen. Daß der Abstand bei vollständiger Benennung der Widerspruchsmarke ausreiche, bedürfe keiner besonderen Erörterung. Eine Verwechslungsgefahr könnte allerdings nicht verneint werden, wenn das Widerspruchszeichen von maßgeblichen Teilen des Verkehrs auf "Link" verkürzt werde, denn dann stimmten die Marken klanglich nahezu überein.
Der Bestandteil "Link" sei bezüglich der als benutzt anzunehmenden Waren jedoch unmittelbar beschreibend. Das Wort "Link" habe nicht nur bei Computerprogrammen die Bedeutung von "Verbindung" und sei in diesem Sinne in die Fachliteratur eingegangen, es werde auch im Bereich der Hardware gebraucht. Verbindungsstücke und Übertragungsstecker zwischen getrennten Systemen hießen "Link". Auch werde die Schnelltaste, mit der ein Verweis auf ein Dokument, einen Ordner oder ein Laufwerk erfolge, mit Shortcut oder mit "Link" bezeichnet. "Link" sei auch für "Büro- und Rechenmaschinen" als Fachausdruck einzustufen, denn bei diesen handele es sich zu einem hohen Anteil um zweckbestimmte Datenverarbeitungsgeräte.
Bei dieser Sachlage könne es nicht darauf ankommen, daß es sich bei dem Markenbestandteil "Link" um den Familiennamen des Widersprechenden handele. Denn ebensowenig wie der Verkehr geneigt sei, bei Marken, die aus Vor- und Familiennamen bestünden, den Vornamen dann zu vernachlässigen, wenn es sich bei dem Familiennamen um einen Allerweltsnamen handele, werde er, wenn ein Namensteil für das Produkt unmittelbar beschreibend sei, nur diesen Markenteil verwenden. Auch ein Familienname mit beschreibender Bedeutung für die beanspruchten Waren könne eine Verwechslungsgefahr nicht begründen, unabhängig davon, ob dies wegen der Schutzunfähigkeit in bezug auf die maßgebenden Waren schon aus Rechtsgründen zu verneinen sei, oder ob ihm aus tatsächlichen Gründen die Fähigkeit abzusprechen sei, das Gesamtzeichen zu prägen.
Das gelte auch, soweit der Widerspruch sich auf "Druckereierzeugnisse" stütze. Zwar sei "Link" für diese Ware ganz allgemein als beschreibende Angabe nicht belegt. Im Bereich der gedruckten Programme und der Software-
Anwenderliteratur könne aber nichts anderes gelten als für die auf anderen Trägern gespeicherten Programme.
III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.
Das Bundespatentgericht hat eine der Eintragung des angemeldeten Zeichens entgegenstehende - nach §§ 152, 158 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu beurteilende - markenrechtliche Verwechslungsgefahr im Ergebnis zutreffend verneint.
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ä hnlichkeit der Marken und der Ä hnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ä hnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ä hnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; zuletzt: BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, WRP 2000, 529, 531 = MarkenR 2000, 134 - ARD-1; Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND, jeweils m.w.N.).
1. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit hat das Bundespatentgericht eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Büro- und Rechenmaschinen unterstellt sowie für Druckereierzeugnisse aufgrund der vorgelegten Unterlagen festgestellt. Es ist von einer engen Ä hnlichkeit dieser Waren mit den Waren der angemeldeten Marke ausgegangen. Die von dem Widersprechenden ebenfalls als benutzt geltend gemachte Ware "Computer-
software" hat es als nicht unter das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke fallend bei seiner Beurteilung nicht berücksichtigt. Das greift die Rechtsbeschwerde als rechtsfehlerhaft an. Die Frage bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Für das Rechtsbeschwerdeverfahren kann unterstellt werden, daß auch "Computersoftware" unter das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke fällt und hierfür auch rechtserhaltend benutzt worden ist, mithin insoweit nicht nur von enger Warenähnlichkeit, sondern von Warenidentität auszugehen ist.
2. Das Bundespatentgericht hat Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht getroffen. Da Anhaltspunkte für eine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche nicht gegeben sind und der Widersprechende sich nicht auf eine durch intensive Benutzung gestärkte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke berufen hat - auch den vorgelegten Benutzungsunterlagen können in dieser Hinsicht keine Anhaltspunkte entnommen werden - ist von normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.
3. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit hat das Bundespatentgericht zutreffend den das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz zugrunde gelegt, daß auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken abzustellen ist (BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233 f. = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH, m.w.N). Es hat des weiteren rechtsfehlerfrei angenommen, daß im Streitfall nur dann an eine Verwechslungsgefahr zu denken sei, wenn das Widerspruchszeichen in seinem Gesamteindruck durch seinen Bestandteil "Link" in einer Weise geprägt würde, daß seine weiteren Bestandteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, daß sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten. Eine derartige Prägung des Gesamteindrucks durch einen Bestandteil kommt nach der zutreffenden Ansicht des Bundespatentgerichts nicht in Betracht, wenn dieser
Bestandteil mit den anderen lediglich gleichwertig ist (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH).
Das Bundespatentgericht ist von dem Erfahrungssatz ausgegangen, daß der Verkehr dazu neigt, Bezeichnungen in einer die Aussprechbarkeit und Merkbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. BGH, Beschl. v. 1.10.1998 - I ZB 28/96 GRUR 1999, 241, 244 = WRP 1999, 192 - Lions, m.w.N.). Es ist allerdings zweifelhaft, ob das uneingeschränkt auch dann gilt, wenn es sich - wie im Streitfall - um einen Namen handelt, der nicht nur einen Teil seiner Einprägsamkeit, sondern auch seine eigentliche Individualisierungsfunktion nicht zuletzt durch den Vornamen erhält (BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH).
a) Eine besondere, das Widerspruchszeichen prägende Bedeutung kann dem Bestandteil "Link" - anders als es das Bundespatentgericht gesehen hat - nicht schon mit der Begründung abgesprochen werden, daß dieser für die in Frage stehenden Waren unmittelbar beschreibend sei.
Im Ausgangspunkt zutreffend hat das Bundespatentgericht allerdings angenommen, daß einem beschreibenden Markenbestandteil in der Regel keine prägende Kraft zugemessen werden kann, weil er vom Verkehr regelmäßig nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Hinweis auf den Hersteller verstanden wird (BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger). Nicht zu beanstanden ist auch die Annahme, daß einem beschreibenden Markenbestandteil - selbst wenn er für den Verkehr den Gesamteindruck der Marke prägen sollte - dann kein selbständiger Schutz zugesprochen werden kann, wenn er als sol-
cher nicht schutzfähig ist, weil ihm Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstehen.
Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der Bestandteil "Link" der Widerspruchsmarke sei nicht nur für Computersoftware, sondern auch für Hardware und für Druckereierzeugnisse eine unmittelbar beschreibende Aussage , aus ihr könne deshalb selbständiger Schutz nicht abgeleitet werden, kann jedoch nicht als rechtsfehlerfrei erachtet werden. Das Bundespatentgericht hat dazu ausgeführt, das Wort "Link" habe nicht nur für Computerprogramme die Bedeutung von "Verbindung" und werde so auch in Druckereierzeugnissen wie Softwarehandbüchern gebraucht, sondern bezeichne auch im Hardwarebereich Verbindungsstücke und Übertragungsstecker zwischen getrennten Systemen; es gebe einen "Link-Standard" für 9- oder 12-polige Verbindungsstecker , mit denen eine direkte Verbindung zweier Geräte zum Datenaustausch hergestellt werden könne. Daraus ergibt sich nicht, daß das Wort "Link" für die im Streitfall in Betracht zu ziehenden Computerprogramme sowie für Büro- und Rechenmaschinen beschreibend wäre; die Bezeichnung von einzelnen Programmteilen oder von untergeordneten Einzelbestandteilen komplexer technischer Geräte kann nicht als unmittelbare Beschreibung des Programms oder des Gerätes selbst angesehen werden.
b) Gleichwohl kann im Streitfall nicht von einer Prägung des Gesamteindrucks durch den Bestandteil "Link", den Familiennamen der als Namensmarke erscheinenden Widerspruchsmarke, ausgegangen werden. Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde besteht nämlich kein Erfahrungssatz dahin, daß sich der Verkehr bei Marken, die aus Vor- und Familiennamen bestehen, regelmäßig an dem Familiennamen als prägendem Bestandteil orientiere.
Auch im Streitfall ist kein Anhalt dafür ersichtlich, daß konkret auf den in Frage stehenden Warengebieten der Computersoftware, der Büro- und Rechenmaschinen und der Druckereierzeugnisse eine allgemeine Übung besteht, aus Vor- und Familiennamen bestehende Kennzeichnungen auf den Familiennamen zu verkürzen. Eine derartige Übung ergibt sich - entgegen der Annahme der Rechtsbeschwerde - nicht schon daraus, daß in den v orgelegten Benutzungsbeispielen von dem Widersprechenden selbst auch Begriffe wie "LINK-Bibliothek" oder "LINK-Formular" u.ä. verwendet werden. Ebensowenig besagt die Tatsache, daß der Carl Link Verlag in der CIP-Kurztitelaufnahme seines EDV-Handbuchs durch die Deutsche Bibliothek als "Link" gekennzeichnet ist, etwas für die Frage, durch welche Bestandteile der Verkehr den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke, insbesondere für Druckereierzeugnisse, geprägt sieht.
Gegen die Annahme einer entscheidenden Prägung des Gesamteindrucks durch den Bestandteil "Link" spricht im Streitfall maßgeblich auch die eingetragene Form der Widerspruchsmarke, bei der durch die besondere graphische Gestaltung der Zusammenhang von Vor- und Familiennamen besonders betont ist. Es ist nämlich sowohl für den Bestandteil "Carl" als auch für den Bestandteil "Link" nur ein einziges, beide Wörter insgesamt verbindendes "L" verwendet; zudem betonen die beiden Wörtern gleichermaßen unterlegten und zusammenhängenden schwarzen Parallelogramme deren Gleichgewichtigkeit.
4. Sind demnach im Streitfall die sich gegenüberstehenden Marken angesichts der sofort ins Auge fallenden klanglichen und bildlichen Unterschiede einander allenfalls entfernt ähnlich, fehlt es - wie das Bundespatentgericht für
die vollständigen Marken zutreffend angenommen hat - auch bei Unterstellung von Warenidentität an einer Verwechslungsgefahr.
IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten des Widersprechenden zurückzuweisen (§ 90 Abs. 2 MarkenG).
v. Ungern-Sternberg Starck Bornkamm
Büscher Raebel
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
- 1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, - 2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, - 3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, - 4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, - 5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, - 6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, - 7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, - 8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, - 9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen, - 13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder - 14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 136/99 Verkündet am:
30. Januar 2003
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 30. Januar 2003 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg,
Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Büscher
für Recht erkannt:
Das Versäumnisurteil vom 6. Dezember 2001 wird aufrechterhalten.
Dem Kläger werden die weiteren Kosten des Rechtsstreits auferlegt.
Von Rechts wegen
Dem Kläger werden die weiteren Kosten des Rechtsstreits auferlegt.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Der Kläger, ein eingetragener Verein, betreibt seit dem 1. Januar 1995 im Auftrag der Stadt München die überregionale Jugendkultureinrichtung "Festspielhaus" in München. Seit dieser Zeit tritt der Kläger mit Werbeanzeigen für seine Veranstaltungen in Münchener Zeitungen hervor. Er ist Inhaber der Marke Nr. 2 052 697 "FESTSPIELHAUS MÜNCHEN - KOBOLD e.V.", eingetragen am 22. Dezember 1993 für die Dienstleistungen "Betrieb eines Veran-
staltungsortes und -raumes in München mit dem Ziel, kulturelle Dienstleistungen in den Bereichen Fest, Theater, Tanz, Musik, Spiel, Ausstellungen, Film /Video-Produktion und -vorführung sowie Bewirtung von Gästen zu planen, organisieren und durchzuführen". Er ist des weiteren Inhaber der nachfolgend abgebildeten Wort-/Bildmarke Nr. 397 30 568, eingetragen am 19. August 1997 für die Dienstleistungen "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Betrieb eines Veranstaltungsortes und -raumes mit dem Ziel, kulturelle Dienstleistungen in den Bereichen ... " (es folgen ähnliche Angaben wie bei der Marke Nr. 2 052 697)
Der Beklagte wurde von der "Reactorhalle und C. -Gesellschaft" gegenüber dem Kreisverwaltungsreferat München für Veranstaltungen jeweils freitags und samstags, und zwar für die Samstage erstmals ab 10. Mai 1997, für die Freitage ab 25. Juni 1997, in der Reactorhalle als Veranstalter benannt.
In Anzeigen in der Programmzeitschrift "I. München", auf Handzetteln und auf großen Plakaten wurde von Mai bis August 1997 für insgesamt 14 Veranstaltungen im Reactor, D. straße 33, unter der Bezeichnung "Festspielhaus" oder "Festspielhaus D. straße 33", später, bis ins Jahr 1998 hinein, auch unter der Bezeichnung "Schwabinger Festspielhaus" geworben.
Der Kläger hat darin eine Verletzung seiner Markenrechte und eines Rechts an der Bezeichnung "Festspielhaus", die er seit geraumer Zeit als Unternehmenskennzeichen benutzt habe, gesehen und geltend gemacht, der Beklagte sei für die Werbemaßnahmen verantwortlich, da er gegenüber dem Kreisverwaltungsreferat als Veranstalter gemeldet worden sei. Er hat Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Festspielhaus" in Alleinstellung und in Kombination mit anderen Wort- und Bildbestandteilen, insbesondere in der Form "Schwabinger Festspielhaus", sowie Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht begehrt.
Der Beklagte ist dem entgegengetreten. Bei der Bezeichnung "Festspielhaus" handele es sich um einen nicht schutzfähigen und freihaltungsbedürftigen Begriff, der auch als Unternehmenskennzeichen nicht unterscheidungskräftig sei.
Das Landgericht hat den Beklagten antragsgemäß verurteilt.
Die Berufung ist im wesentlichen erfolglos geblieben, jedoch ist im Umfang einer teilweisen Klagerücknahme die Unterlassungsverurteilung hinsichtlich der Wörter "/oder in Kombination mit anderen Wort- und/oder Bildbestandteilen" entfallen und die Verurteilung zur Auskunftserteilung sowie die Schadensersatzfeststellung auf die Zeit ab dem 10. Mai 1997 beschränkt worden.
Auf die dagegen gerichtete Revision des Beklagten hat der Senat durch Versäumnisurteil vom 6. Dezember 2001 das Urteil des Berufungsgerichts im
Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil des Beklagten erkannt worden ist. Im Umfang der Aufhebung hat er auf die Berufung des Beklagten das Urteil des Landgerichts weiter abgeändert und die Klage auch insoweit abgewiesen (BGH GRUR 2002, 814 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus).
Mit seinem Einspruch beantragt der Kläger, unter Aufhebung des Versäumnisurteils die Revision des Beklagten zurückzuweisen. Der Beklagte beantragt , das Versäumnisurteil aufrechtzuerhalten.
Entscheidungsgründe:
Das Versäumnisurteil wird aufrechterhalten.
I. In dem Versäumnisurteil ist der Senat davon ausgegangen, daß eine Markenverletzung durch den Beklagten nicht gegeben sei. Es fehle schon an der Grundvoraussetzung für deren Annahme, nämlich einer Verwendung der angegriffenen Bezeichnung als Marke zur Unterscheidung der in Frage stehenden Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen. Es sei aber auch eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu verneinen. Des weiteren stehe die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG der Annahme einer Markenverletzung entgegen.
II. 1. Die Rügen der Revisionserwiderung gegen die Verneinung der Ansprüche aus den eingetragenen Marken können schon deshalb keinen Erfolg haben, weil eine Markenverletzung jedenfalls wegen Fehlens einer Verwechs-
lungsgefahr zu verneinen ist. Der Senat ist davon ausgegangen, daß beide Klagemarken in ihrem Gesamteindruck nicht von dem Bestandteil "Festspielhaus" geprägt seien. Die komplexe Wortmarke enthalte mehrere kennzeichnende Bestandteile, die vom Verkehr nach der allgemeinen Lebenserfahrung so aufgenommen würden, wie sie ihm entgegenträten, so daß sie gleichermaßen den Gesamteindruck der Marke bestimmten, ohne daß der Bestandteil "Festspielhaus", der dem Verkehr weniger kennzeichnend als vielmehr den Ort der Erbringung der fraglichen Dienstleistungen beschreibend erscheinen werde , prägend hervortrete.
Hiergegen wendet sich der Kläger in der Revisionserwiderung mit der Begründung, die angesprochenen Verkehrskreise hätten von einem "Festspielhaus" konkrete Vorstellungen etwa im Sinne eines Theaters, in dem Festspiele stattfänden. Diesen Vorstellungen entsprächen die Örtlichkeiten nicht, an denen der Kläger seine Veranstaltungen durchführe. Für die von ihm angebotenen und eingetragenen Dienstleistungen könne nicht von einer freihaltungsbedürftigen Angabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgegangen werden. Dem kann nicht beigetreten werden.
Der Kläger hat seine Klage auf die für ihn eingetragenen Marken gestützt , die u.a. für die Dienstleistungen "Betrieb eines Veranstaltungsortes und -raumes in München mit dem Ziel, kulturelle Dienstleistungen in den Bereichen Fest, Theater, Tanz, Musik, Spiel, Ausstellungen, Film-/Video-Produktion und -vorführung sowie Bewirtung von Gästen zu planen, organisieren und durchzuführen" eingetragen sind. Anhaltspunkte dafür, daß hierunter nur Veranstaltungen verstanden werden müßten, die keinesfalls in Theatern oder sonstigen Örtlichkeiten stattfinden, die dem vom Kläger herangezogenen Begriffsinhalt
entsprechen, sind nicht ersichtlich. Der Schutz der Marken erstreckt sich vielmehr auf die genannten Veranstaltungen jeder Art. Deshalb ist davon auszu- gehen, daß der Begriff "Festspielhaus" als beschreibende Angabe freihaltungsbedürftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, so daß aus Rechtsgründen von einer Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarken durch ihren jeweiligen Bestandteil "Festspielhaus" nicht ausgegangen werden kann.
Da demnach zwischen den Klagemarken und den angegriffenen Bezeichnungen nur eine geringe Markenähnlichkeit besteht und die Klagemarken allenfalls über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügen, scheidet eine Verwechslungsgefahr auch dann aus, wenn von einer Identität der Dienstleistungen, für die die Bezeichnungen verwendet werden, auszugehen ist.
2. In dem Versäumnisurteil hat der Senat ausgeführt, daß sich die geltend gemachten Ansprüche auch nicht aus §§ 5, 15 MarkenG wegen der Verletzung eines für den Kläger geschützten Unternehmenskennzeichens "Festspielhaus" oder einer Kombination dieser Bezeichnung mit anderen Angaben ergäben. Die Einwände, die der Kläger hiergegen mit der Revisionserwiderung erhebt, greifen nicht durch.
a) Soweit der Kläger ein Recht aus einer besonderen Geschäftsbezeichnung "Festspielhaus" geltend macht, fehlt es an deren originärer Schutzfähigkeit. Der Begriff "Festspielhaus" ist für Dienstleistungen im Zusammenhang mit kulturellen Darbietungen, wie sie zum Gegenstand der Tätigkeit des Klägers gehören, beschreibend und deshalb nicht unterscheidungskräftig. Der Kläger beschäftigt sich im wesentlichen mit kulturellen Darbietungen im weite-
sten Sinne, wie sie auch im Dienstleistungsverzeichnis der Klagemarken ent- halten sind. Die Revisionserwiderung macht zwar geltend, daß gerade die Art der vom Kläger angebotenen Dienstleistungen den Verkehr von der naheliegenden Annahme wegführten, die Bezeichnung "Festspielhaus" werde vom Kläger im sprachüblichen Sinn einer Angabe des Veranstaltungsorts benutzt. Hiervon kann indessen nicht ausgegangen werden.
Die Revisionserwiderung verweist in diesem Zusammenhang mit einer Gegenrüge auf das Vorbringen des Klägers, wonach er keine Opern- oder sonstigen Festspiele, sondern Veranstaltungen ganz anderer Art anbiete. Nach dem Klagevortrag handelt es sich dabei um Schauspielveranstaltungen mit Elementen aus Kabarett, Satire, Commedia dell'arte, Improvisationstheater, Variéte sowie Inszenierungen mit Beteiligung des Publikums. Doch auch für solche Veranstaltungen ist die Bezeichnung "Festspielhaus" als Angabe des Ortes der Darbietung beschreibend. Zwar erbringt der Kläger darüber hinaus auch weitere Dienstleistungen, die auf anderen kulturellen Gebieten liegen und für die die Bezeichnung "Festspielhaus" nicht unbedingt das Verständnis einer Ortsangabe nahelegt. Dem Klägervortrag ist jedoch nicht zu entnehmen, daß die dem Theaterbereich zuzurechnenden Tätigkeiten dabei derart in den Hintergrund treten, daß der Verkehr die Bezeichnung "Festspielhaus" nicht mehr als Ortsangabe für die Theaterveranstaltungen, sondern als eine eigenständige Bezeichnung der anderen Angebote versteht.
b) Der Kläger kann für seine Bezeichnung auch nicht den Schutz einer Etablissementbezeichnung beanspruchen, also einer besonderen Geschäftsbezeichnung mit begrenztem örtlichen Schutzbereich. Denn auch insoweit müßte es sich entweder um eine unterscheidungskräftige Bezeichnung han-
deln, die ihrer Natur nach geeignet ist, für den Verkehr wie ein Name zu wirken (BGHZ 11, 214, 216 - KfA; BGH, Urt. v. 7.7.1976 - I ZR 113/75, GRUR 1977, 165, 166 - Parkhotel), oder um eine Bezeichnung, die Verkehrsgeltung genießt (§ 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).
Dem Begriff "Festspielhaus" kommt auch als Etablissementbezeichnung nicht die notwendige Unterscheidungskraft zu. In der Rechtsprechung ist zwar anerkannt, daß auch landläufigen Wörtern Unterscheidungs- und Namensfunktion zugebilligt werden kann, wenn sie zu einem in der Umgangssprache unüblichen Gesamtbegriff kombiniert werden (BGH GRUR 1977, 165, 166 - Parkhotel). Von einer solchen Konstellation kann aber im Streitfall nicht ausgegangen werden; denn "Festspielhaus" ist bereits ein landläufiger Begriff, der dem Verkehr als Ort der Darbietung künstlerischer Leistungen geläufig ist und dem daher - auch als Etablissementbezeichnung - keine namensmäßige Unterscheidungskraft zukommt.
Die Revisionserwiderung macht zwar mit einer weiteren Gegenrüge geltend, die Bezeichnung "Festspielhaus" sei den angesprochenen Verkehrskreisen nach dem unstreitig gebliebenen Vortrag des Klägers "auch bekannt". Diesem Vorbringen lassen sich jedoch mangels hinreichend konkreter Angaben zur Bekanntheit und zu den maßgeblichen Verkehrskreisen die Voraussetzungen der Verkehrsgeltung nicht entnehmen, bei deren Vorliegen sich auch originär nicht schutzfähige Bezeichnungen für den Kennzeichenschutz nach §§ 5, 15 MarkenG qualifizieren können.
3. Schließlich bezieht sich die Revisionserwiderung auch erfolglos darauf , daß der Kläger seine Ansprüche in der Klageschrift auch auf §§ 1, 3 UWG
gestützt habe. Diesem Vorbringen ist nicht zu entnehmen, auf welchen konkreten Sachverhalt diese Ansprüche gestützt werden. Den Ausführungen des Klägers in der Klageschrift kann hierfür kein maßgeblicher Vortrag entnommen werden.
III. Danach war das Versäumnisurteil aufrechtzuerhalten und waren dem Kläger die weiteren Verfahrenskosten aufzuerlegen (§ 91 Abs. 1 ZPO).
v. Ungern-Sternberg Starck Bornkamm
Pokrant Büscher
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 194/98 Verkündet am:
22. Februar 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Dorf MÜNSTERLAND
Zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke durch
Wortbestandteile und der entsprechenden Festlegung des Schutzumfangs einer
solchen Marke im Verletzungsverfahren.
BGH, Urt. v. 22. Februar 2001 - I ZR 194/98 - OLG Hamm
LG Hagen
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 22. Februar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 9. Juni 1998 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung , auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung , auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Kläger sind nach ihrer Behauptung - als Rechtsnachfolger von E. B. - Inhaber der am 26. November 1991 angemeldeten und am 23. Dezember 1993 für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 20, 29, 33, 39, 41 und 42 u.a. "Wein, Spirituosen; Käse, Wurstwaren; Veranstaltung u.a. von Planwagenfahrten, Radtouren, Wanderungen, Tagungen, Betriebsausflügen, Tanzveranstaltungen; Beherbergung und Verpflegung von
Gästen; Betrieb von Schwimmbädern und Kegelbahnen" eingetragenen nachfolgend abgebildeten Wort-/Bildmarke Nr. 2 052 752:
Die Rechtsvorgängerin der Kläger betrieb unter der Bezeichnung "Dorf Münsterland" auf eigenen und Erbbaugrundstücken ein aus einem Hotel, mehreren Gaststätten und weiteren Freizeiteinrichtungen bestehendes Unternehmen. Im Jahre 1993 geriet sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Am 30. August 1993 wurde die Zwangsverwaltung der Grundstücke und Erbbaurechte angeordnet. Durch Beschluß vom 26. August 1994 wurde das Konkursverfahren über ihr Vermögen eröffnet.
Die Rechtsvorgängerin des Beklagten pachtete mit Vertrag vom 31. August 1993 von dem Zwangsverwalter sowohl die Grundstücke und aufstehenden Anlagen als auch den Gewerbebetrieb der E. B. . Hierzu wurde später gerichtlich festgestellt, daß die Zwangsverwaltung sich nicht auf den Gewerbebetrieb erstreckte. Nachfolgend erwarb die Rechtsvorgängerin des Beklagten die Grundstücke und Erbbaurechte sowie das Zubehör des Komplexes "Dorf Münsterland" im Wege der Zwangsversteigerung. Sie betrieb die Ein-
richtungen unter dieser Bezeichnung weiter; ihre Firma änderte sie in "Dorf Münsterland GmbH". Durch Verschmelzungsvertrag vom 20. Dezember 1995 wurde sie mit dem Beklagten durch Übertragung des Vermögens auf diesen verschmolzen. Der Beklagte verwendet für sein Unternehmen die nachfolgend abgebildeten Zeichen:
Die Kläger sehen darin eine Verletzung der Marke Nr. 2 052 752.
Sie haben beantragt,
den Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, im Geschäftsverkehr egal auf welche Weise das Zeichen "Dorf Münsterland" in der Firma zu führen oder in sonstiger Weise, insbesondere werbend zu benutzen.
Der Beklagte ist dem entgegengetreten und hat geltend gemacht, die Kläger seien weder hinsichtlich der Marke noch hinsichtlich sonstiger Kennzeichenrechte aktivlegitimiert. Außerdem fehle es an einer Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Bezeichnungen. Der Wortbestandteil "Dorf MÜNSTERLAND" der Klagemarke sei als beschreibende geographische Angabe nicht schutzfähig. Eventuell denkbare Ansprüche seien aber jedenfalls verwirkt. Auch sei das Vorgehen der Kläger rechtsmißbräuchlich.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.
Die Berufung des Beklagten hat zur Abweisung der Klage geführt.
Hiergegen richtet sich die Revision, mit der die Kläger ihren Klageantrag weiterverfolgen. Der Beklagte beantragt die Zurückweisung der Revision.
Entscheidungsgründe:
Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
I. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß der Klageantrag und die Verurteilung, soweit sie dahin gingen, dem Beklagten zu untersagen, "das Zeichen 'Dorf Münsterland' ... oder in sonstiger Weise, insbesondere werbend zu benutzen", unbestimmt und damit unzulässig seien.
Im übrigen (bezogen auf die Firma des Beklagten und die von ihm verwendeten Zeichen) hat es die Frage der Aktivlegitimation der Kläger offengelassen und entschieden, daß ihnen jedenfalls wegen des Fehlens einer Verwechslungsgefahr keine Ansprüche aus der Marke oder einem Unternehmenskennzeichen zustünden. Dazu hat es ausgeführt:
Bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr sei vom Gesamteindruck der Klagemarke auszugehen. Dieser sei durch den Bildbestandteil geprägt, weil die in der Marke enthaltenen Wörter glatt beschreibend und deshalb nicht kennzeichnungskräftig seien. Es handele sich um die Kombination aus einer Sach- und einer Ortsangabe, nämlich das Hotel- und Freizeit-Dorf MÜNSTERLAND in Legden, also eine Hotel- und Freizeitanlage im Münsterland.
Vor diesem Hintergrund scheide eine Verwechslungsgefahr mit der Firma des Beklagten aus, weil eine Kollision sich nur bezüglich eines nicht prägenden Bestandteils der Marke ergebe.
Auch hinsichtlich der beiden von dem Beklagten verwendeten Zeichen fehle es an einer Verwechslungsgefahr. Diese sei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen, zu denen insbesondere der Grad der Bekanntheit der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung, die das angegriffene Zeichen zu ihr hervorrufen könne, und der Grad der Ä hnlichkeit zwischen der Marke und dem angegriffenen Zeichen und zwischen den mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen gehörten. Trotz der Identität bei den Dienstleistungen scheide eine Verwechslungsgefahr aus, weil die Übereinstimmungen letztlich nur in den Wörtern "Dorf" und "MÜNSTERLAND"
lägen, also den nicht prägenden Bestandteilen, während die graphischen Elemente einen hinreichenden Abstand aufwiesen.
Ansprüche aus einem Unternehmenskennzeichen schieden aus. Die Kläger könnten eine Bezeichnung "Dorf Münsterland" von E. B. nicht erworben haben, weil deren Handelsgeschäft entgegen § 23 HGB ersichtlich nicht mitübertragen worden sei. Eine Abtretung der Unterlassungsansprüche sei als Umgehung der Vorschrift gegenstandslos.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
1. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Auffassung des Berufungsgerichts , dem zweiten Teil des Antrags "im Geschäftsverkehr das Zeichen ... in sonstiger Weise, insbesondere werbend zu benutzen" fehle es an der ausreichenden Bestimmtheit im Sinne von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Schon nach dem am weitesten gehenden Inhalt dieses Antrags, von dem bei der Prüfung auszugehen ist (BGH, Urt. v. 20.3.1997 - I ZR 241/94, GRUR 1997, 672, 673 = WRP 1997, 727 - Sonderpostenhändler), kann aber von Unbestimmtheit nicht die Rede sein. Der Antrag enthält keine eine Auslegung erfordernden unbestimmten Begriffe, sondern ist bestimmt, indem die Kläger mit ihm erkennbar begehren, dem Beklagten zu untersagen, das in Frage stehende Zeichen in welcher Weise auch immer im Geschäftsverkehr zu verwenden. Sofern der Antrag materiell zu weit geht, ihm also aus materiell-rechtlichen Gründen jedenfalls nicht in vollem Umfang entsprochen werden könnte, weil die möglichen Anspruchsgrundlagen diesen Umfang nicht rechtfertigen, ist das keine Frage der Zulässigkeit, also der prozessualen Bestimmtheit des Antrags, sondern seiner Begründetheit.
Entsprechendes gilt für den "insbesondere"-Teil, der keinen eigenständigen Streitgegenstand enthält, sondern die konkrete Verletzungsform näher umschreibt (BGH GRUR 1997, 672, 673 - Sonderpostenhändler).
2. In der Revisionsinstanz ist aufgrund der Unterstellung des Berufungsgerichts zugunsten der Kläger davon auszugehen, daß diese Inhaber der Klagemarke sind.
Das Berufungsgericht hat Ansprüche aus der Klagemarke (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) verneint, weil eine Verwechslungsgefahr weder im Hinblick auf die Verwendung der Firma des Beklagten noch bezüglich der besonderen im einzelnen angegriffenen Zeichen gegeben sei. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Das hat das Berufungsgericht im Ausgangspunkt nicht verkannt. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ä hnlichkeit der Marken und der Ä hnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ä hnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ä hnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; zuletzt: BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/
TISSERAND; Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, jeweils m.w.N.). Des weiteren ist bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit vom Gesamteindruck sowohl der älteren Marke als auch der jüngeren (angegriffenen) Bezeichnung auszugehen (BGH GRUR 2000, 608, 610 - ARD-1; GRUR 2001, 164 - Wintergarten, jeweils m.w.N.). Dieser kann, sofern eine Marke, wie im Streitfall, aus mehreren Bestandteilen besteht, von einem dieser Bestandteile geprägt sein. Dabei ist regelmäßig von dem Erfahrungssatz auszugehen, daß bei aus Wort- und Bildbestandteilen bestehenden Marken der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil dieser bei einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit bietet, diese zu benennen (vgl. BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; Urt. v. 18.12.1997 - I ZR 163/95, GRUR 1998, 934, 936 = WRP 1998, 759 - Wunderbaum ). Diesen Grundsätzen wird die Beurteilung durch das Berufungsgericht nicht gerecht.
b) Bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und der Firmenbezeichnung des Beklagten hat sich das Berufungsgericht damit begnügt, isoliert die Frage der Zeichenähnlichkeit zu beurteilen; es hat diese verneint, weil die einander gegenüberstehenden Bezeichnungen lediglich in ihren jeweiligen Wortbestandteilen "Dorf Münsterland" übereinstimmten, die jedoch als beschreibende Angaben am Schutz der Klagemarke nicht teilnähmen. Obwohl im Verletzungsverfahren von der eingetragenen Form der Marke und von deren Schutzfähigkeit auszugehen ist, ist es dem Verletzungsgericht bei der Beurteilung der Rechtsverletzung nicht versagt, denjenigen Bestandteilen einer Marke, die als für sich nicht unterscheidungskräftig oder als frei-
haltungsbedürftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG Ausschließlichkeitsrechte nicht zu begründen vermögen, auch im Gesamtzeichen keinen (eigenständigen) Schutz zuzubilligen (BGH GRUR 2000, 608, 610 - ARD-1). Um derartige beschreibende Angaben handelt es sich bei dem Bestandteil "Dorf MÜNSTERLAND" der Klagemarke aber nicht.
Zwar ist dem Berufungsgericht darin beizutreten, daß sowohl das Wort "Dorf" als auch das Wort "MÜNSTERLAND" je einen bestimmten Begriffsinhalt haben. Mit Recht rügt aber die Revisionsbegründung die Annahme des Berufungsgerichts als erfahrungswidrig, in der Kombination der Wörter liege eine Sachangabe für die in Frage stehenden Waren/Dienstleistungen. Schon die Bezeichnung "Dorf" hat für eine Hotel- und Freizeitanlage und die dort erbrachten Dienstleistungen keinen beschreibenden Inhalt, sie wird in diesem Zusammenhang vielmehr in ungewöhnlicher Weise verwendet. In Kombination mit der weiteren Bezeichnung "MÜNSTERLAND", die eine eher weitläufige Gegend in Norddeutschland bezeichnet, kann ihr für die in Anspruch genommenen Waren/Dienstleistungen weder die Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) abgesprochen werden noch unterliegt die Bezeichnung einem Freihaltungsbedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Wortkombination beschreibt - anders als eine konkrete Ortsbezeichnung - keinen allgemein geläufigen bestimmten geographischen Ort, sondern kennzeichnet durch zwei unterschiedliche und eigentlich nicht zusammenpassende Begriffe die von der Markeninhaberin vertriebenen Waren und erbrachten Dienstleistungen (vgl. BGH, Beschl. v. 21.9.2000 - I ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 241 = WRP 2001, 157 - SWISS ARMY).
Muß danach die (konkrete) Schutzfähigkeit der Wortbestandteile "Dorf MÜNSTERLAND" der Klagemarke für die in Anspruch genommenen Waren/ Dienstleistungen bejaht werden, steht der Anwendung des Erfahrungssatzes, daß bei Wort-/Bildmarken der Gesamteindruck regelmäßig durch die Wortbestandteile geprägt wird, nichts entgegen. Demgemäß ist der prägende Bestandteil "Dorf MÜNSTERLAND" der Firma des Beklagten gegenüberzustellen. Bei dieser Sachlage kann das Revisionsgericht auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen tatsächlichen Feststellungen unter Beachtung der Wechselwirkung zwischen dem hohen Grad der an Identität grenzenden Ä hnlichkeit der Waren/Dienstleistungen, die der Beklagte unter seiner Firma vertreibt bzw. erbringt, und dem hohen Maß der ebenfalls an Identität grenzenden Markenähnlichkeit selbst bei der Annahme einer unter dem Durchschnitt liegenden Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejahen.
c) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und den weiteren bildlich ausgestalteten angegriffenen Verwendungsformen des Beklagten im wesentlichen aus den gleichen vorangehend erörterten Gründen und auch deshalb verneint, weil die weiteren Übereinstimmungen in Wort bzw. Bild mit der Klagemarke nicht ausreichten. Diese Beurteilung kann aus den vorerwähnten Gründen ebenfalls keinen Bestand haben. Auch insoweit kann das Revisionsgericht auf der gegebenen tatsächlichen Grundlage angesichts der bestehenden Übereinstimmungen bezüglich der Waren /Dienstleistungen und bezüglich der einander gegenüberstehenden Kennzeichen im Wortbestandteil "Dorf MÜNSTERLAND" eine Verwechslungsgefahr ebenfalls bejahen.
d) Eine abschließende Entscheidung ist dem Senat allerdings trotz des Vorliegens einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht möglich, weil das Berufungsgericht - von seinem rechtlichen Ausgangspunkt aus folgerichtig - bisher Feststellungen zur Inhaberschaft der Kläger an der Klagemarke nicht getroffen und es auch offengelassen hat, ob gegebenenfalls der Beklagte infolge des Zuschlags im Zwangsversteigerungsverfahren Inhaber der Marke geworden ist (BU 9 oben).
3. Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungsgericht Ansprüche der Kläger aus einer Unternehmenskennzeichnung "Dorf Münsterland" (§§ 5, 15 Abs. 2 MarkenG) wegen fehlender Rechtsinhaberschaft verneint hat.
a) Es ist davon ausgegangen, daß die fragliche Unternehmenskennzeichnung von den verschiedenen, auch Rechte betreffenden Übertragungsakten zwischen dem Konkursverwalter und den Klägern nicht erfaßt worden sei, weil es jedenfalls an einer Übertragung des Geschäftsbetriebs gefehlt habe und deshalb nach § 23 HGB kein Übergang der Firma erfolgt sei. Das nimmt die Revision hin. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.
b) Das Berufungsgericht hat eine Abtretung der Ansprüche aus dem Firmenrecht der Gemeinschuldnerin durch die Vereinbarung vom 21. August 1996 an die Kläger durch den Konkursverwalter als Versuch der Umgehung des § 23 HGB und deshalb ins Leere gehend erachtet. Dagegen wendet sich die Revision mit der Begründung, die Abtretung der aus dem Firmenrecht erwachsenen Ansprüche gegen Dritte werde durch die Regelung in § 23 HGB nicht erfaßt. Dem kann nicht beigetreten werden.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist die Abtretung von Abwehransprüchen ohne die zugrunde liegende Rechtsposition grundsätzlich im Hinblick auf die mit der Abtretung verbundene Veränderung des Leistungsinhalts nach § 399 BGB ausgeschlossen (BGH, Urt. v. 17.2.1983 - I ZR 194/80, GRUR 1983, 379, 381 = WRP 1983, 395 - Geldmafiosi; BGHZ 119, 237, 241 - Universitätsemblem; vgl. auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Vor §§ 14-19 Rdn. 9; Köhler/Piper, UWG, 2. Aufl., Vor § 13 Rdn. 86). Deshalb scheitert das Unterlassungsbegehren von vornherein, soweit es auf eine Abtretung der geltend gemachten Ansprüche gestützt ist.
III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann Starck Pokrant
Büscher Schaffert
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 60/99 Verkündet am:
20. Dezember 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
FRÜHSTÜCKS-DRINK I
Wird eine Ausstattung (Flaschenetikett) insgesamt als Markenverletzung angegriffen
, ist die Prüfung der Frage, ob eine Benutzung als Marke, nämlich als
Unterscheidungsmittel gegenüber den Waren anderer Unternehmen, vorliegt,
grundsätzlich auf die Ausstattung als solche und nicht auf einzelne Elemente
zu beziehen.
BGH, Urt. v. 20. Dezember 2001 - I ZR 60/99 - OLG Hamburg
LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 20. Dezember 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und
Dr. Schaffert
für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 14. Januar 1999 wird auf Kosten der Klägerinnen zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Markt für Fruchtsäfte. Die Klägerin zu 2 ist ein Tochterunternehmen der Klägerin zu 1. Beide Klägerinnen nehmen die Beklagte wegen einer Flaschenausstattung in Anspruch.
Die Klägerin zu 1 brachte im Mai 1995 unter der Bezeichnung "FRÜHSTÜCKS-DRINK" ein vitaminhaltiges Mehrfruchtgetränk als neues Produkt auf den Markt. Es enthält neben den herkömmlichen Inhaltsstoffen zusätzlich Ballaststoffe aus Getreide und die Vitamine C und E sowie das Provi-
tamin A. Am 9. Februar 1996 meldete die Klägerin zu 1 die nachstehend schwarz-weiß abgebildete, inzwischen eingetragene farbige Wort-/Bildmarke Nr. 396 05 880 "FRÜHSTÜCKS-DRINK" an:
Im Juni 1996 brachte die Beklagte einen Mehrfruchtsaft mit Ballaststoffen und dem Zusatz der Vitamine A, C und E auf den Markt. Die Flaschenetiketten sind wie nachfolgend im Klageantrag abgebildet gestaltet.
Die Klägerinnen halten das für unlauter und für eine Marken- und Firmenrechtsverletzung.
Sie haben beantragt,
I. der Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verbieten, ein Fruchtsaftgetränk unter der Bezeichnung "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" mit der nachfolgend wiedergegebenen Flaschenausstattung zu vertreiben, anzubieten , feilzuhalten und/oder zu bewerben:
II. die Beklagte zu verurteilen, den Klägerinnen über den Umfang der vorstehend zu I. bezeichneten Handlungen Auskunft zu erteilen, und zwar unter Angabe des mit dem
"FRÜHSTÜCKS-TRUNK" erzielten Umsatzes sowie der Angabe des Umfangs der Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern;
III. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen allen Schaden zu ersetzen, der aus Handlungen der vorbezeichneten Art gemäß Ziffer I. entstanden ist und künftig entstehen wird.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerinnen ist erfolglos geblieben.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgen die Klägerinnen ihre Klageanträge weiter.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat marken-, firmen- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche der Klägerinnen verneint und dazu ausgeführt:
Das Landgericht habe die Klagemarke zutreffend dahin analysiert, daß ihr Gesamteindruck von dem Wortbestandteil "FRÜHSTÜCKS-DRINK" geprägt werde. Gleichermaßen würden die angegriffenen Flaschenetiketten von den Wortbestandteilen geprägt. Anders als es das Landgericht gesehen habe, wer-
de der Verkehr aber bei der Identifizierung des Getränks der Beklagten die Firmenbezeichnung "DIETZ" nicht als Dachmarke vernachlässigen. Wie bei den Gattungsbegriffen "Orangensaft" oder "Guavennektar" gewinne auch die Bezeichnung "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" in dem Etikett der Beklagten keine kennzeichnende Bedeutung. Der Begriff Trunk sei ein Synonym für Getränk. Ein Frühstückstrunk sei für jedermann sofort erkennbar ein Getränk, das für das Frühstück bestimmt sei. Die Begriffsbildung entspreche Wörtern wie "Frühstücksmilch" , "Frühstückskaffee" oder "Frühstückstee". Daû das Wort Frühstückstrunk eher einer gewählten Sprache entstamme, stehe dem nicht entgegen. Es erscheine ausgeschlossen, daû die Marke "FRÜHSTÜCKS-DRINK" das Verständnis des Verkehrs bereits dahin geprägt habe, daû dieser auch dem beschreibenden Begriff "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" eine kennzeichnende Bedeutung beimesse. Danach erscheine das Firmenschlagwort "DIETZ" als einziges kennzeichnendes Wort in dem angegriffenen Etikett, das für den Verbraucher von vornherein die Annahme unmöglich mache, "FRÜHSTÜCKSTRUNK" solle nach Art einer Marke verwendet werden. Zwar müsse der Verbraucher das ihm angebotene Produkt wegen der Vielzahl anderer Angebote der Beklagten mit dem Begriff "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" identifizieren, aber nur im Rahmen der durch das Firmenschlagwort verbundenen Angebote.
Da § 14 MarkenG nur Schutz gegen eine markenmäûige Verwendung biete, erledigten sich alle weiteren Erwägungen zur Verwechslungsgefahr.
Die geltend gemachten Ansprüche seien auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer vermeidbaren Herkunftstäuschung oder einer unlauteren Rufausbeutung nach § 1 UWG begründet.
II. Die Revision hat keinen Erfolg.
1. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht Ansprüche der Klägerinnen aus der Klagemarke verneint, so daû es auf die Frage der Aktivlegitimation , die zunächst nur für die Markeninhaberin angenommen werden kann, nicht maûgeblich ankommt.
a) Die Revision wendet sich allerdings mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe die angegriffene Bezeichnung nicht markenmäûig verwendet.
Die Frage, ob eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG grundsätzlich - wie die Revision meint - bei jeder wie auch immer gearteten Benutzung im geschäftlichen Verkehr oder nur dann angenommen werden kann, wenn die beanstandeten Handlungen auch das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal einer markenmäûigen Benutzung erfüllen, ist im deutschen Schrifttum umstritten (vgl. die Hinweise bei Althammer/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 14 Rdn. 66; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 30). Der Bundesgerichtshof hat diese Frage in seiner Rechtsprechung zunächst ausdrücklich offen gelassen (BGH, Urt. v. 15.1.1998 - I ZR 259/95, GRUR 1998, 697, 698 = WRP 1998, 763 - VENUS MULTI; BGHZ 138, 143, 157 f. - Les-Paul-Gitarren).
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften hängt die Beantwortung der Frage, ob die - durch § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG umgesetzte - Bestimmung des Art. 5 Abs. 1 MarkenRL Anwendung findet, davon ab, ob die in Rede stehende Bezeichnung zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens , also als Marke benutzt wird, oder ob die Verwendung zu anderen Zwecken erfolgt (EuGH Slg. 1999, I-905 = GRUR Int. 1999, 438, 440 Tz. 39 =
WRP 1999, 407 - BMW/Deenik). Damit hat der Gerichtshof nicht jede Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr auch schon als Markenbenutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 MarkenRL angesehen (a.A. Althammer/Klaka aaO Rdn. 67); denn er hat auf die Unterscheidungsfunktion der Marke abgehoben. Eine Markenbenutzung im vorgenannten Sinn einer Verletzungshandlung nach Art. 5 Abs. 1 MarkenRL und entsprechend nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt demnach voraus, daû sie jedenfalls im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99 - Festspielhaus, Umdr. S. 7; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 135/99 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II vgl. Fezer aaO Rdn. 39a).
Ein derartiger Gebrauch der angegriffenen Ausstattung als Marke kann - wie die Revision zu Recht geltend macht - im Streitfall angesichts der angegriffenen Benutzungsform in der Gestalt des von der Beklagten verwendeten Etiketts nicht ernsthaft in Frage gestellt werden; denn dem angesprochenen Verkehr tritt diese Ausstattung als Herkunftshinweis und Identifizierungsmittel für das in Frage stehende von der Beklagten vertriebene Getränk entgegen. Die ausdrückliche Verneinung einer markenmäûigen Verwendung durch das Berufungsgericht, bei der es aus den Augen verloren hat, daû nur die Ausstattung insgesamt angegriffen ist, kann deshalb keinen Bestand haben.
b) Die Verneinung der Verletzung der Klagemarke erweist sich jedoch aus anderen Gründen als zutreffend (§ 563 ZPO). Es fehlt - wie der Senat aufgrund der vom Berufungsgericht teils auch in anderem Zusammenhang getroffenen Feststellungen selbst beurteilen kann - an einer Verwechslungsgefahr.
Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daû ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN, m.w.N.).
Im Streitfall handelt es sich um identische Waren. Zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke haben weder das Landgericht noch das Berufungsgericht Feststellungen getroffen. Sie kann nach den gegebenen Umständen von Hause aus als normal eingestuft werden. Zugunsten der Klägerinnen kann unterstellt werden, daû die Klagemarke aufgrund der von ihnen behaupteten Bekanntheit eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt hat.
Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist, wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang zutreffend zugrunde gelegt hat, von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daû auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken abzustellen ist (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 165 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, m.w.N.).
Hinsichtlich der Klagemarke hat das Berufungsgericht angenommen, daû deren Gesamteindruck durch den Wortbestandteil "FRÜHSTÜCKSDRINK" geprägt werde. Das erweist sich als frei von Rechtsfehlern. Soweit sich
die Revisionserwiderung gegen die Beurteilung wendet, kann ihr nicht beigetreten werden. Das Landgericht, auf dessen Ausführungen sich das Berufungsgericht zu diesem Punkt gestützt hat, ist von dem anerkannten Erfahrungssatz ausgegangen, daû bei Wort-/Bildzeichen wie der Klagemarke regelmäûig der Wortbestandteil den Gesamteindruck präge, weil sich der Verkehr an ihm als der einfachsten Kennzeichnungsart orientiere. Es hat des weiteren zutreffend zugrunde gelegt, daû eine Prägung der Klagemarke durch den Bestandteil "FRÜHSTÜCKS-DRINK" nur dann in Betracht komme, wenn er seiner Natur nach unterscheidungskräftig und deshalb geeignet sei, die mit ihm versehene Ware zu identifizieren und von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Diese Funktion hat das Landgericht dem Bestandteil angesichts seiner eigentümlichen Bildung, insbesondere wegen der ungewöhnlichen Verwendung des Wortes "DRINK", das fremdsprachig sei und in der Regel für alkoholische Getränke verwendet werde, zugesprochen. Ein Verstoû gegen Erfahrungssätze oder die Denkgesetze kann darin nicht gesehen werden; einen solchen zeigt auch die Revisionserwiderung nicht auf.
Den Gesamteindruck der angegriffenen Ausstattung hat das Berufungsgericht als von dem Wortbestandteil "DIETZ", nicht von der Bezeichnung "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" geprägt angesehen, weil es sich bei dieser Wortzusammenstellung um eine für die in Frage stehenden Waren beschreibende Angabe im Sinne eines Getränks für das Frühstück handele. Das beanstandet die Revision ohne Erfolg.
Die Revision rügt, daû das Berufungsgericht in "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" eine beschreibende Angabe gesehen hat, obwohl der Begriff in keinem Wörterbuch oder Sprachführer zu finden sei. Das greift nicht durch. Angesichts der in der deutschen Sprache gegebenen Möglichkeit, beliebig zusammengesetzte
Wörter zu bilden, deren begriffliche Bedeutung in der Regel für den Verkehr ohne weiteres erkennbar ist, kann es auf einen lexikalischen Nachweis einer Wortzusammenstellung nicht maûgeblich ankommen.
Ohne Erfolg macht die Revision auch geltend, eine beschreibende Angabe setze voraus, daû der Verkehr aus ihr die Art des so bezeichneten Produkts und seine wesentlichen Eigenschaften erkennen könne. Diese Anforderungen vernachlässigen, daû Gattungsbegriffe nicht nur die Art und die wesentlichen Eigenschaften eines Produkts bezeichnen können, sondern auch andere Merkmale, etwa die Bestimmung eines Produkts, worum es im Streitfall geht. Mit der Bestimmung eines Getränks (vorzugsweise) zum Verzehr beim Frühstück, wie es die angegriffene Bezeichnung angibt, wird das Getränk dieser Bestimmung nach beschrieben.
Zu Unrecht beanstandet die Revision des weiteren, das Berufungsgericht habe sich nicht mit der Möglichkeit befaût, daû die angegriffene Bezeichnung trotz ihres beschreibenden Inhalts vom Verkehr herkunftskennzeichnend verstanden werde. Diesen Aspekt hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei in seine Beurteilung einbezogen, wenn es ausführt, es erscheine ausgeschlossen , daû die Marke "FRÜHSTÜCKS-DRINK" das Verständnis des Verkehrs bereits dahin geprägt habe, daû dieser auch dem beschreibenden Begriff "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" eine kennzeichnende Bedeutung beimesse. Das Berufungsgericht hätte in diesem Zusammenhang auch die Vorstellung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers heranziehen können (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND).
Das Berufungsgericht ist in seiner Beurteilung auch nicht deswegen widersprüchlich , weil es einerseits dem Wortbestandteil "FRÜHSTÜCKS-DRINK" der Klagemarke Unterscheidungskraft zugebilligt, den Bestandteil "FRÜHSTÜCKS -TRUNK" der angegriffenen Bezeichnung andererseits als rein beschreibend , also nicht unterscheidungskräftig angesehen hat. Beide Bezeichnungen unterscheiden sich in ihrer Bildung schon dadurch wesentlich, daû der Bestandteil der Klagemarke durch seinen aus der englischen Sprache stammenden Wortteil, der zudem regelmäûig im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken verwendet wird, einen Phantasiegehalt aufweist, während der Bestandteil der angegriffenen Bezeichnung sich im Rahmen üblicher deutscher Wortbildung hält. Zwar kennzeichnet das Wort "Trunk" in anderen Zusammenstellungen (z.B. Umtrunk, Trunksucht), worauf die Revision zu Recht hinweist, auch den Umgang mit alkoholischen Getränken. In Alleinstellung kommt diese Bedeutung dem Wort Trunk aber ebensowenig zu wie in der im Streitfall in Rede stehenden Zusammenstellung.
Angesichts der angegriffenen komplexen Ausstattung und des beschreibenden Inhalts kann schlieûlich auch der Annahme der Revision nicht beigetreten werden, in der Bezeichnung "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" liege ein im geschäftlichen Verkehr verwendetes Bestellzeichen, das die Annahme einer Markenrechtsverletzung rechtfertigen könne.
Kann demnach nicht von einer Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Etiketten durch den allein eine Kollision mit der Klagemarke begründenden Bestandteil "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" ausgegangen werden, ist wegen fehlender Markenähnlichkeit eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG selbst bei unterstellter gesteigerter Kennzeichnungskraft zu verneinen, und zwar auch in der Form eines gedankli-
chen Inverbindungbringens im Sinne einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.
2. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht Ansprüche der Klägerin zu 2 aus ihrem Unternehmenskennzeichen "Frühstücks-Drink GmbH" (§§ 5, 15 MarkenG) verneint. Insoweit ist zwar ohne weiteres von originärer Unterscheidungskraft des Kennzeichens auszugehen, weil dieses für ein Unternehmen keinen beschreibenden Inhalt hat. Auch im Zusammenhang mit dem Unternehmenskennzeichen fehlt es aber an einer Zeichenähnlichkeit, weil, wie vorangehend begründet ist, der Gesamteindruck der angegriffenen Ausstattung nicht durch den allein eine Kollision begründenden Bestandteil "FRÜHSTÜCKS -TRUNK" geprägt wird.
3. Das Berufungsgericht hat schlieûlich auch Ansprüche aus § 1 UWG unter den Gesichtspunkten einer vermeidbaren Herkunftstäuschung oder wegen unlauterer Rufausnutzung verneint. Diese Beurteilung erweist sich ebenfalls als rechtsfehlerfrei.
Für die Prüfung in der Revisionsinstanz ist von einer wettbewerblichen Eigenart der Kennzeichnung der Produkte der Klägerinnen auszugehen.
Zutreffend hat das Berufungsgericht insoweit allein auf die übereinstimmenden Elemente in den einander gegenüberstehenden Aufmachungen abgestellt und die Produktidentität auûer Betracht gelassen. Soweit die Revision sich auf eine annähernd identische Produktnachahmung stützt und beanstandet , daû sich die Beklagte an die Produktinnovationen der Klägerinnen angehängt habe, hat das für die Frage einer Herkunftstäuschung infolge der Verwendung einer Ausstattung oder einer Rufausbeutung durch Anhängen an eine
Ausstattung, wie sie mit den Klageanträgen allein angegriffen ist, keine maûgebliche Bedeutung.
Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Aufmachungen ergäben durch die unterschiedlichen bildlichen Gestaltungen je einen abweichenden Eindruck für den Verkehr, beruht im wesentlichen auf tatrichterlicher Würdigung , die revisionsrechtlich nur eingeschränkt überprüft werden kann.
Das Berufungsgericht hat angesichts der unterschiedlichen Anmutungen der einander gegenüberstehenden Aufmachungen eine Ähnlichkeit oder eine Herkunftstäuschung für nicht gegeben erachtet. Es hat dabei Ähnlichkeiten in einzelnen Elementen, die allenfalls allgemeine Assoziationen erwecken können , für nicht ausreichend gehalten, um den durch die unterschiedlichen Wortbestandteile hervorgerufenen unterschiedlichen Eindruck zu überspielen. Das kann nicht als erfahrungswidrig angesehen werden.
III. Danach war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
- 1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, - 2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, - 3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, - 4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, - 5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, - 6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, - 7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, - 8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, - 9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen, - 13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder - 14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 60/01 Verkündet am:
20. März 2003
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
AntiVir/AntiVirus
Aus Rechtsgründen kann die Verwechslungsgefahr zwischen einer an
eine freihaltungsbedürftige Sachangabe angelehnten Klagemarke und
der als Marke benutzten Sachangabe selbst zu verneinen sein.
BGH, Urteil vom 20. März 2003 - I ZR 60/01 - OLG Stuttgart
LG Stuttgart
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 20. März 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 16. Februar 2001 aufgehoben.
Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 11. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Stuttgart vom 2. Mai 2000 wird zurückgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittel.
Von Rechts wegen
Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 11. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Stuttgart vom 2. Mai 2000 wird zurückgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittel.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin ist Inhaberin der Wort-/Bildmarke Nr. 1 181 218 wie nachstehend dargestellt:
Die Marke genießt Schutz für "Datenverarbeitungsprogramme".
Die Beklagte vertreibt ein Datenverarbeitungsprogramm, das der Aufdeckung von Computerviren dient, unter der Bezeichnung "AntiVirus" in der nachfolgend (verkleinert) abgebildeten Aufmachung:
Die Klägerin hat hierin eine Verletzung ihrer Marke gesehen und die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.
Sie hat geltend gemacht, die Beklagte benutze die angegriffene Bezeichnung markenmäßig. Diese liege klanglich und schriftbildlich im engsten Ähnlichkeitsbereich ihrer Marke. Sie hat tatsächliche Verwechslungen in der Form behauptet, daß Telefonanrufe von Benutzern der Ware der Beklagten bei der Hotline der Klägerin angekommen seien.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagte antragsgemäß verurteilt.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihr Klageabweisungsbegehren weiter.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angenommen und dazu ausgeführt:
Die Beklagte verwende die Bezeichnung "AntiVirus" in produktidentifizierender Weise zur Kennzeichnung ihrer Waren. Das ergebe sich daraus, daß im Eindruck des Verkehrs die Bezeichnung auf der Verpackung und ihre Verwendungsweise im Benutzerhandbuch und auf der CD einen Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware aus einem bestimmten Betrieb gebe.
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung seien die Kennzeichnungskraft und der durch deren Grad vorgegebene Schutzumfang des Klagezeichens sowie der Ähnlichkeitsgrad der kollidierenden Bezeichnungen und der erfaßten Warenbereiche sowie eine Wechselwirkung zwischen diesen Faktoren dergestalt zu berücksichtigen, daß ein geringer Schutzumfang durch einen hohen Ähnlichkeitsgrad der Bezeichnungen oder des Warenbereichs kompensiert werde. Hieraus ergebe sich eine klangliche Verwechslungsgefahr, weil erfahrungsgemäß Endsilben eines Begriffs in der Aussprache untergehen könnten; auch werde ihnen in der Regel weniger Aufmerksamkeit zuteil als dem Wortanfang oder Wortstamm. Der Schutzumfang der Klagemarke reiche zwar nicht weit, weil sie an eine beschreibende Angabe angelehnt sei; auch dürfe nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe (Antivirus ) abgestellt werden. Maßgeblich bleibe aber der Gesamteindruck der in sieben Buchstaben und der Schreibweise übereinstimmenden Bezeichnungen. Die Beklagte schreibe ihre Bezeichnung ebenfalls mit großem Anfangsbuchstaben und großem Mittelbuchstaben und halte ebenso wie bei der Klagemarke
keinen Abstand zwischen zwei Wortteilen ein. Durch diese Übereinstimmungen dringe die Beklagte in den Schutzbereich der Klagemarke ein.
Auf die durch § 23 Nr. 2 MarkenG bezeichnete Schutzschranke könne sich die Beklagte nicht berufen.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand. Die von der Klägerin aus ihrem Markenrecht geltend gemachten Ansprüche sind nicht begründet.
1. Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, daß eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG grundsätzlich nur dann angenommen werden kann, wenn die beanstandeten Handlungen das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal einer markenmäßigen Verwendung erfüllen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften hängt die Beantwortung der Frage, ob die - durch § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG umgesetzte - Bestimmung des Art. 5 Abs. 1 MarkenRL Anwendung findet , davon ab, ob die in Rede stehende Bezeichnung zur Unterscheidung von Waren als solche eines bestimmten Unternehmens, also als Marke, benutzt wird, oder ob die Verwendung zu anderen Zwecken erfolgt (EuGH Slg. 1999, I-905 = GRUR Int. 1999, 438, 440 Tz. 39 - BMW/Deenik). Die Annahme einer Markenbenutzung i.S. einer Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt demnach voraus, daß die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren eines Unternehmens von denen anderer dient (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus; Urt.
v. 20.12.2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 135/99, GRUR 2002, 812, 813 = WRP 2002, 985 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II).
Das Berufungsgericht hat die markenmäßige Verwendung der angegriffenen Bezeichnung daraus entnommen, daß die Anbringung der Bezeichnung auf der Verpackung sowie ihre Verwendungsweise im Benutzerhandbuch und auf der CD im Eindruck des Verkehrs einen Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware aus einem bestimmten Betrieb gebe. Das erschließe sich insbesondere daraus, daß sich an den bezeichneten Stellen keine Hinweise auf einen Hersteller finden ließen und außerdem die Beklagte die Bezeichnung auf der Verpackung in einer das Produkt selbst erfassenden Weise verwende. So würden z.B. auf der Verpackungsvorderseite insgesamt vier Eigenschaften aufgezählt, die ersichtlich jeweils auf die oberhalb abgedruckte Bezeichnung "AntiVirus" bezogen seien und inhaltlich nur das Produkt selbst betreffen könnten, so daß auch dadurch die Bezeichnung als Produktbezeichnung erscheine. Dies setze sich auf der Rückseite der Verpackung fort, indem dort die sonstigen Eigenschaften und der Lieferumfang der Verpackung angegeben werde. In den dort verwendeten Formulierungen "Zur Zeit kennt AntiVirus über 28.000 verschiedene Viren", "AntiVirus schützt auch vor noch unbekannten Viren ...", "AntiVirus bietet Ihnen ...", "Zum Schutz Ihrer Daten liegt AntiVirus eine DateiVerschlüsselung bei ..." stehe, ebenso wie im Benutzerhandbuch, die Bezeichnung gleichsam für das Produkt selbst, d.h. für ein Software-Programm mit den beschriebenen Eigenschaften.
Diese im wesentlichen tatrichterliche Beurteilung kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden. Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daß sich die Frage der markenmäßigen Benutzung einer Bezeichnung nach der Auffassung des Verkehrs und zwar eines durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers bestimmt (BGH GRUR 2002, 812, 813 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II). Dieser wird, wie es in nicht zu beanstandender Weise zugrunde gelegt hat, wegen der konkreten Art der Verwendung der Bezeichnung, die die Annahme eines Produktnamens nahelegt, in ihr einen Herkunftshinweis sehen.
Dem steht nicht der anerkannte Erfahrungssatz entgegen, daß eine nach Art einer Marke verwendete Bezeichnung, die eine reine Gattungsbezeichnung darstellt oder jedenfalls nach allgemeinem Sprachverständnis beschreibenden Charakter hat, vom Verkehr in der Regel nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Herstellerangabe verstanden wird (BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.; BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96, GRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999, 189 - Tour de culture; vgl. auch BGH, Urt. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 994 = WRP 1999, 931 - BIG PACK). Nach den Feststellungen des Landgerichts handelt es sich bei der angegriffenen Bezeichnung "AntiVirus" um eine, wenn auch graphisch leicht verfremdete , glatt beschreibende und in diesem Sinne vielfach benutzte Angabe. Auch das Berufungsgericht hat festgestellt, daß in der einschlägigen Branche die Bezeichnung "Antivirus" vielfach beschreibend benutzt werde, wenn auch eine Verwendung jeweils entweder als Bestandteil einer Gesamtbezeichnung oder neben einer Herstellerangabe zu beobachten sei. Gleichwohl ist angesichts der konkreten Aufmachung der Verpackung und des Handbuchs davon
auszugehen, daß rechtlich beachtliche Teile des angesprochenen Verkehrs die Bezeichnung - mangels einer anderen für den Durchschnittsverbraucher hinreichend erkennbaren Kennzeichnung - so wie sie ihm hervorgehoben entgegentritt , als Herkunftshinweis auffaßt (vgl. BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.).
Insofern ist die Sachlage im Streitfall mit dem Sachverhalt vergleichbar, der - noch unter der Geltung des Warenzeichengesetzes - der Entscheidung "Luxor-Luxus" (BGH, Urt. v. 10.5.1955 - I ZR 91/53, GRUR 1955, 484) zugrunde gelegen hat. Dort ging es um die Bezeichnung "LUXUS-SEIFE". Sie war auf einer Seifenverpackung blickfangartig auf beiden Seiten diagonal und farblich auffällig sowie in einer besonderen verzierten Schreibweise angebracht und ist deswegen als markenmäßige Kennzeichnung erachtet worden. Gleichermaßen besteht die Auffälligkeit im Streitfall darin, daß die angegriffene Bezeichnung nicht nur wie üblicherweise ein Substantiv einen großen Anfangsbuchstaben aufweist, sondern auch in der Wortmitte mit einem großen Buchstaben geschrieben ist und sie - vor allem größenmäßig - hervorgehoben mehrfach in der Warenausstattung verwendet wird.
2. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr der angegriffenen Bezeichnung mit der Klagemarke i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.
a) Die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist, wie das Berufungsgericht im Ausgangspunkt zutreffend zugrunde gelegt hat, nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Heranziehung aller
Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung der maßgeblichen Faktoren der Warenidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Klagemarke in dem Sinne auszugehen, daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und/oder eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke aufgewogen wird und umgekehrt (BGH, Urt. v. 5.12.2002 - I ZR 91/00, GRUR 2003, 332, 334 = WRP 2003, 521 - Abschlußstück, m.w.N.).
b) Im Streitfall ist Warenidentität gegeben.
c) Die tatrichterlichen Feststellungen zur hohen Markenähnlichkeit (Übereinstimmung in den ersten sieben Lauten/Buchstaben) durch annähernd gleiche Aussprache bei identischer Betonung sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
d) Aufgrund der danach gegebenen Übereinstimmungen hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr bejaht. Das hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.
Das Berufungsgericht ist zwar zutreffend davon ausgegangen, daß der Schutzumfang der Klagemarke deshalb nicht weit reiche, weil sie an eine beschreibende Angabe, nämlich Antivirus, angelehnt sei. Es hat aber die sich hieraus ergebende rechtliche Konsequenz für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht gezogen.
Im Fall von Marken oder Markenbestandteilen, die, wie die Klagemarke, an eine beschreibende Angabe angelehnt sind und nur wegen der (geringfügigen ) Veränderung gegenüber der Originalangabe selbst als Marke eingetragen werden konnten, ist der Schutzumfang der eingetragenen Marke, wie das Berufungsgericht im Ansatz zutreffend erkannt hat, eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft, die dem Zeichen - trotz seiner Anlehnung an die freizuhaltende Angabe - die Eintragungsfähigkeit verleiht (vgl. BGH, Beschl. v. 1.12.1988 - I ZB 5/87, GRUR 1989, 264, 265 - REYNOLDS R 1/EREINTZ; Beschl. v. 14.12.1988 - I ZB 6/87, GRUR 1989, 349, 350 - ROTH-HÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy; BGH GRUR 1999, 238, 240 - Tour de culture). Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe selbst gleichkommen würde.
Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts sind diese Grundsätze, die in der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz entwickelt worden sind und für die Rechtslage nach dem Markengesetz gleichermaßen Geltung haben , nicht auf solche Fälle beschränkt, in denen der an sich freizuhaltende Bestandteil in Kombination mit einer schutzfähigen Bezeichnung verwendet wird. Das war zwar in den vom Bundesgerichtshof entschiedenen Markenrechtsbeschwerden der Fall, auf diese Besonderheit der damaligen Sachverhalte ist aber in den Entscheidungen nicht abgehoben worden, wenn es heißt, "aber auch soweit ... der Zeichenbestandteil "R 1" zu würdigen ist". Ein Grund für eine derartige Differenzierung wird auch vom Berufungsgericht nicht angeführt. Ein solcher ist auch nicht ersichtlich (vgl. BGH GRUR 1999, 238, 240 - Tour de culture).
Bei Zeichen, die sich wie "AntiVir" als Abwandlungen freihaltungsbe- dürftiger Angaben darstellen, kann demnach bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe selbst abgestellt werden. Maßgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr muß vielmehr gegenüber der angegriffenen Bezeichnung der Eindruck der Klagemarke in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestaltung sein.
Hiervon ausgehend reicht die gegebene Markenähnlichkeit auch bei identischen Waren und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke aus Rechtsgründen nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr bejahen zu können. Insbesondere beruht die Eigenprägung und Unterscheidungskraft der Klagemarke, anders als es das Berufungsgericht angenommen hat, nicht allein auf der Zusammenschreibung und dem großen Mittelbuchstaben "V". Diese Elemente liegen im Rahmen eines üblichen Schriftbildes. Die Klagemarke wird geprägt durch die charakteristische Verkürzung der Sachangabe "Antivirus" auf "AntiVir". Gerade insoweit fehlt es aber an einer Übereinstimmung der einander gegenüberstehenden Zeichen.
III. Danach war auf die Revision das angefochtene Urteil aufzuheben und das landgerichtliche Urteil wiederherzustellen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann Starck Bornkamm Büscher Schaffert
Die für die Berufung geltenden Vorschriften über die Anfechtbarkeit der Versäumnisurteile, über die Verzichtsleistung auf das Rechtsmittel und seine Zurücknahme, über die Rügen der Unzulässigkeit der Klage und über die Einforderung, Übersendung und Zurücksendung der Prozessakten sind auf die Revision entsprechend anzuwenden. Die Revision kann ohne Einwilligung des Revisionsbeklagten nur bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung des Revisionsbeklagten zur Hauptsache zurückgenommen werden.
(1) Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig.
(2) Geschäftliche Handlungen, die sich an Verbraucher richten oder diese erreichen, sind unlauter, wenn sie nicht der unternehmerischen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, das wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers wesentlich zu beeinflussen.
(3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern sind stets unzulässig.
(4) Bei der Beurteilung von geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern ist auf den durchschnittlichen Verbraucher oder, wenn sich die geschäftliche Handlung an eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern wendet, auf ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustellen. Geschäftliche Handlungen, die für den Unternehmer vorhersehbar das wirtschaftliche Verhalten nur einer eindeutig identifizierbaren Gruppe von Verbrauchern wesentlich beeinflussen, die auf Grund von geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen, Alter oder Leichtgläubigkeit im Hinblick auf diese geschäftlichen Handlungen oder die diesen zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen besonders schutzbedürftig sind, sind aus der Sicht eines durchschnittlichen Mitglieds dieser Gruppe zu beurteilen.