Bundesgerichtshof Urteil, 29. Juni 2006 - I ZR 110/03

bei uns veröffentlicht am29.06.2006
vorgehend
Landgericht Hamburg, 3, 5 O 103/96
Hanseatisches Oberlandesgericht, 5 U 192/01, 06.03.2003

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 110/03 Verkündet am:
29. Juni 2006
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Ichthyol II
Wird die ältere Marke lediglich für einen Teil der Waren, für die sie eingetragen
ist, benutzt, so gilt sie zur Beurteilung der Warenähnlichkeit im Kollisionsfall lediglich
für diesen Teil als eingetragen. Gibt es für die mit der Marke versehenen
Arzneimittel verschiedener Anwendungsgebiete keinen gemeinsamen speziellen
Begriff, kommt für die Beurteilung der Warenähnlichkeit im Kollisionsfall nur
das jeweilige Mittel mit seinem Anwendungsbereich in Betracht. Unerheblich ist,
in welchem Umfang die Nichtbenutzung zu einer Löschung führen müsste.
BGH, Urt. v. 29. Juni 2006 - I ZR 110/03 - OLG Hamburg
LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 6. April 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und
die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 6. März 2003 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin, ein im Jahr 1884 gegründetes mittelständisches pharmazeutisches Unternehmen, stellt medizinische Präparate auf der Basis von sulfonierten Schieferölen her und vertreibt diese. Ihre Tätigkeit begann mit der Entwicklung und Herstellung eines in der Dermatologie einsetzbaren Rohstoffs mit dem Namen "Ichthyol". Inzwischen umfasst das Sortiment der Klägerin eine Reihe weiterer Präparate, die nicht nur äußerlich aufgetragen werden, sondern auch in den Darreichungsformen Tablette, Kapsel und Zäpfchen für die Bereiche Dermatologie, Gynäkologie, Orthopädie und Urologie angeboten werden. Unter der Bezeichnung "Ichthyol" vertreibt die Klägerin einen Rohstoff als Re- zeptursubstanz und eine Salbe als rezeptfrei in Apotheken erhältliches Fertigarzneimittel. Sie verwendet die Bezeichnung "Ichthyol" außerdem auf ihren weiteren Präparaten in Form ihres auch als Wort-/Bildmarke Nr. 617 931 mit Zeitrang vom 24. Dezember 1963 für Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen sowie weitere Waren geschützten Firmenlogos (farbig angelegtes auf der Spitze stehendes Quadrat mit der die Diagonale füllenden Schrift "Ichthyol"). Die Klägerin ist darüber hinaus Inhaberin zweier Wortmarken "Ichthyol" (Nr. 10 764 mit Zeitrang von 1895, geschützt für aus schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffen hergestellte chemische und pharmazeutische Produkte, und Nr. 97 437 mit Zeitrang vom 18. Februar 1907, geschützt für eine Vielzahl von Waren aus unterschiedlichen Warenklassen , unter anderem auch für Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische und hygienische Zwecke, pharmazeutische Drogen und Präparate).
2
Die Bezeichnung "Ichthyol" wird von der Klägerin als verkürzter Bestandteil ihres Firmennamens im täglichen Gebrauch verwendet. Im Jahr erwirtschaftet sie mit ihrer gesamten Produktpalette einen Umsatz von etwa 18 Mio. €. Auf die "Ichthyol"-Salbe entfiel im Jahre 1995 ein Umsatz von 77.000 DM.
3
Die Beklagte, ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung neuer Krebsbehandlungsmittel und -therapien befasst, meldete am 28. April 1994 beim Deutschen Patentamt die Marke "ETHYOL" für in der Krebsbehandlung in Verbindung mit Chemo- und Strahlentherapie zu verabreichende therapeutische Arzneimittel an. Die Klägerin legte hiergegen Widerspruch gemäß § 5 Abs. 4 Satz 1 WZG ein. Inzwischen ist das Warenverzeichnis der Marke "ETHYOL" auf "therapeutische in Verbindung mit Chemo- und Strahlentherapie mittels Injektion zu verabreichende, verschreibungspflichtige Arzneimittel in der Krebsbehandlung" beschränkt worden. Am 29. März 1996 meldete die Beklagte außerdem die Marken "Eth-YOL Essex Pharma", "Eth-YOL U.S. Bioscience" und "Eth-YOL" für in Verbindung mit Chemo- und Strahlentherapie bei der Behandlung von Krebs zu verabreichende pharmazeutische Erzeugnisse an.
4
Noch vor der Eintragung der Marke "ETHYOL" ließ die Beklagte ein Präparat unter dieser Bezeichnung durch ihre Lizenznehmerin Essex Pharma auf dem deutschen Markt einführen. Vertrieben wird "Ethyol" als Trockensubstanz mit dem Inhaltsstoff "Amifostin", welcher gegen Zytotoxizität ionisierender Strahlen - in der Strahlentherapie - sowie alkylierende Substanzen und Platinanaloga - in der Chemotherapie - schützt. Es handelt sich um ein verschreibungspflichtiges hochspezialisiertes Arzneimittel, das die Linderung der starken körperlichen Belastungen, die mit der Chemo- oder Strahlentherapie in der Krebsbehandlung einhergehen, bezweckt. Die auf dem Markt angebotene Verpackungseinheit Ethyol (drei Injektionsflaschen mit je 1000 mg Trockensubstanz ) kostet rund 1.000 €.
5
Die Klägerin hat sich aus den genannten Marken "Ichthyol" sowie ihrem Firmenschlagwort gegen die Benutzung der Bezeichnung "ETHYOL" in jeder Schreibweise gewandt und Rücknahme der Markenanmeldungen der Beklagten begehrt. Sie hat die Auffassung vertreten, dass angesichts des hohen Bekanntheitsgrades der eingeführten Marke "Ichthyol", der deshalb ein weiter Schutzbereich zukomme, eine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Bereits die Übereinstimmung in der Lautfolge "thyol" reiche hierfür aus. Die erforderliche Warenähnlichkeit sei schon deshalb gegeben, weil die sich gegenüberstehenden Zeichen jeweils für Arzneimittel verwendet würden. Auch die von der Beklagten angemeldeten Marken in den unterschiedlichen Schreibweisen begründeten eine Verwechslungsgefahr mit den Klagekennzeichnungen. Die Beklagte hänge sich an den guten Ruf von "Ichthyol" an. Auf das derzeitige, eng begrenzte Anwendungsgebiet für "Ethyol" könne nicht abgestellt werden, weil die Beklagte für sich in Anspruch nehme, die Marke auch für weitere Anwendungsgebiete zu verwenden.
6
Die Klägerin hat beantragt, 1. die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, die Bezeichnung "ETHYOL", auch in der Schreibweise "Eth-YOL", in Alleinstellung oder in Kombination mit Firmennamen wie "U.S. Bioscience" oder "Essex Pharma" auf Arzneimitteln , insbesondere auf therapeutischen, in Verbindung mit Chemo- und Strahlentherapie zu verabreichenden Arzneimitteln in der Krebsbehandlung oder auf deren Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dem Zeichen "ETHYOL", auch in den genannten Schreibweisen und Kombinationen mit Firmennamen , diese Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, unter dem Zeichen "ETHYOL", auch in den genannten Schreibweisen und Kombinationen mit Firmennamen, diese Waren einzuführen oder auszuführen, zur Nutzung dieses Zeichens "ETHYOL", auch in den genannten Schreibweisen und Kombinationen mit Firmennamen, für diese Waren Lizenzen zu erteilen oder das Zeichen "ETHYOL", auch in den genannten Schreibweisen und Kombinationen mit Firmennamen, in Geschäftspapieren, Ankündigungen , Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen und dgl. oder in der Werbung zu benutzen oder benutzen zu lassen; 2. die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patentamt die Warenzeichenanmeldung U Wz "ETHYOL" und die drei am 29. März 1996 vorgenommenen Warenzeichenanmeldungen "Eth-YOL U.S. Bioscience", "Eth-YOL Essex Pharma" und "Eth-YOL" zurückzunehmen; 3. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin über den Umfang der vorstehend unter Ziffer 1 bezeichneten Handlungen Rechnung zu legen unter Angabe des erzielten Umsatzes sowie unter An- gabe der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern , Kalendervierteljahren und Bundesländern; 4. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den vorstehend unter Ziffer 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist oder künftig entstehen wird.
7
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
8
Die hiergegen gerichtete Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben (OLG Hamburg NJWE-WettbR 1999, 81).
9
Auf die Revision der Klägerin hat der Senat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen (BGH, Urt. v. 3.5.2001 - I ZR 18/99, GRUR 2002, 65 = WRP 2001, 1447 - Ichthyol I).
10
Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin auch in seinem zweiten Berufungsurteil zurückgewiesen (OLG Hamburg, Urt. v. 6.3.2003 - 5 U 192/01, in Juris veröffentlicht).
11
Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter. Die Beklagte beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


12
A. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten marken- und wettbewerbsrechtlichen Ansprüche der Klägerin verneint und dazu ausgeführt:
13
Die Klage sei nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet. Die Klagemarke "Ichthyol" verfüge allerdings von Haus aus über eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Diese sei nicht durch ähnlich klingende Drittkennzeichen geschwächt, sondern, da die Klagemarke seit vielen Jahren auf dem Markt vertreten, weiten Teilen der angesprochenen Verkehrskreise bekannt und namhaft sei, im Gegenteil nicht unerheblich gestärkt. Die von der Klägerin dargelegten Umstände rechtfertigten allerdings nicht die Bejahung eines Bekanntheitsschutzes aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Die Bezeichnungen "Ichthyol" und "Ethyol" seien zwar ähnlich; wegen der erkennbaren Unterschiede sei die Ähnlichkeit aber nicht sehr groß und die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslung daher nicht sehr ausgeprägt. Wegen der völlig unterschiedlichen Anwendungsgebiete der von den Parteien vertriebenen Arzneimittel sei nicht von Warenidentität auszugehen und auch die Warenähnlichkeit nicht erheblich ausgeprägt. Damit stünden sich im Rahmen der für die Bestimmung der Verwechslungsgefahr zu betrachtenden Wechselwirkung der einzelnen Komponenten die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Marke "Ichthyol", eine nicht unerhebliche , allerdings auch nicht sehr ausgeprägte Zeichenähnlichkeit der Begriffe "Ichthyol" und "Ethyol" sowie eine mäßige, ebenfalls nicht stark ausgeprägte Warenähnlichkeit der unter den kollidierenden Zeichen vertriebenen Produkte gegenüber. Die Gesamtabwägung dieser Umstände ergebe, dass die Zeichen "Ichthyol" und "Ethyol" letztlich nicht miteinander verwechslungsfähig seien.
14
Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen der Zeichen sei ebenfalls nicht zu bejahen. Der Verkehr habe trotz der identischen Wortendung keine hinreichende Veranlassung anzunehmen, die beiderseitigen Produkte bzw. alle Produkte, die auf "thyol" endeten, stammten von ein und demselben Hersteller. Die von der Klägerin angegriffene Bezeichnungsalternative "Eth-YOL" in unterschiedlicher Schreibweise und mit oder auch ohne Hinzufügung einer Unternehmenskennzeichnung liege von der Klagemarke in jedem Fall weiter entfernt, so dass insoweit eine Verwechslungsgefahr erst recht nicht gegeben sei.
15
Ansprüche aus § 15 MarkenG bestünden ebenfalls nicht, weil es insoweit im Wesentlichen aus denselben Gründen, aus denen im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eine hinreichende Warenähnlichkeit zu verneinen sei, auch an der erforderlichen Branchennähe fehle. Da sich die Klägerin allein gegen die Verwendung der Bezeichnung "Ethyol" wende, seien die Klageansprüche schließlich auch nicht gemäß § 1 UWG a.F. unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden Leistungsschutzes wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung oder wegen unlauterer Rufausbeutung begründet.
16
B. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.
17
I. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass der Klägerin gegen die Beklagte unter Berücksichtigung der dabei maßgeblich in Betracht zu ziehenden Gesichtspunkte der Zeichenähnlichkeit, der Warenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Klagemarke, zwischen denen eine Wechselwirkung besteht (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 6.5.2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 784 = WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX, m.w.N.), kein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zusteht.

18
1. Vergeblich wendet sich die Revision gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts , die Zeichenähnlichkeit der Bezeichnungen "Ichthyol" und "Ethyol" sei wegen der erkennbaren Unterschiede nicht sehr stark ausgeprägt. Diese Beurteilung liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet und lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die von der Revision in dieser Hinsicht erhobenen Verfahrensrügen sind vom Senat geprüft und für nicht durchgreifend erachtet worden; von einer Begründung wird gemäß § 564 Satz 1 ZPO abgesehen.
19
2. Ebenfalls ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Arzneimittel, die unter den sich gegenüberstehenden Zeichen vertrieben würden, seien allenfalls in einem nur geringen Maß ähnlich.
20
a) Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit geht das Berufungsgericht von der von der Revision nicht angegriffenen Feststellung aus, dass die Klägerin die Wort-/Bildmarke Nr. 617 931 als Dachmarke zur Kennzeichnung von Arzneimitteln in den Bereichen Analgetika, Antirheumatika, Balneotherapeutika, Dermatologika, Gynäkologika und Urologika verwendet. Dieser Arzneimittelbereich sei mit dem für die Beklagte unter ihrer Marke eingetragenen und von ihr effektiv vertriebenen Produkt nicht identisch und ihm auch nicht in gesteigertem Maße ähnlich. Die Ähnlichkeit werde zusätzlich dadurch geschwächt, dass für die Beklagte nur verschreibungspflichtige pharmazeutische Erzeugnisse geschützt seien und vertrieben würden. Wegen des damit gegebenen erheblichen Unterschieds zwischen den Waren, für die die Klägerin ihre Marke nutze, und dem von der Beklagten unter der Bezeichnung "Ethyol" vertriebenen Produkt bestehe allenfalls eine geringe bis mäßige Warenähnlichkeit. Zur Beurteilung der Frage der Warenähnlichkeit könne auf den übereinstimmenden Oberbegriff "Arzneimittel" im Hinblick auf die klar erkennbaren unterschiedlichen Indikationsgebiete nicht abgestellt werden. Ein sonstiger, die Indikationsgebiete der Ichthyol-Mittel der Klägerin enger beschreibender Oberbegriff lasse sich nicht finden.
21
b) Das Berufungsgericht ist damit entgegen der Auffassung der Revision nicht unter Verstoß gegen § 563 Abs. 2 ZPO von der rechtlichen Beurteilung abgewichen, die der erkennende Senat im ersten Revisionsurteil der Aufhebung des ersten Berufungsurteils zugrunde gelegt hat. Im ersten Revisionsurteil war in Anbetracht der von der Klägerin vorgetragenen umfangreichen Produktpalette dem Berufungsgericht zu bedenken gegeben worden, dass eine Beschränkung der mit den Klagezeichen beanspruchten "Arzneimittel" allenfalls auf einen die benutzten Bereiche umfassenden Begriff in Betracht komme. Eine bindende Aussage dahingehend, dass auf den Warenbegriff "Arzneimittel" zur Beurteilung der Gleichartigkeit abzustellen sei, wenn sich kein geeigneter die tatsächlichen Anwendungsgebiete umfassender Begriff finden lasse, ist dem zurückverweisenden Urteil nicht zu entnehmen. Auch ist in ihm keine Stellungnahme enthalten, ob die für das Löschungsverfahren im Interesse der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit des Markeninhabers entwickelte Rechtsprechung zur Einschränkung von Oberbegriffen (vgl. BGH, Urt. v. 7.6.1978 - I ZR 125/76, GRUR 1978, 647, 648 = WRP 1978, 813 - TIGRESS; Urt. v. 21.4.1994 - I ZR 291/91, GRUR 1994, 512, 514 f. = WRP 1994, 621 - Simmenthal; Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 62 f. = WRP 2001, 1211 - ISCO) auch für das Markenverletzungsverfahren gilt (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 25 Rdn. 24).
22
c) Die genannte Frage ist mit dem Berufungsgericht zu verneinen. Die gegenteilige Auffassung wäre schon mit dem Wortlaut des Art. 11 Abs. 4 MarkenRL, der mit der - in dieser Hinsicht weniger deutlichen - Bestimmung des § 25 Abs. 2 Satz 3 MarkenG in das nationale Recht umgesetzt worden ist, nur schwerlich zu vereinbaren. Außerdem gebieten es der Sinn und der Zweck des Benutzungszwangs, die Marke in Kollisionsfällen nach Ablauf der Schonfrist so zu behandeln, als sei sie nur für die konkret benutzten Waren eingetragen. Die gegenteilige Auffassung führte zu einer nicht zu rechtfertigenden Bevorzugung des Inhabers einer Marke für ein Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis mit einem weit gefassten Oberbegriff gegenüber demjenigen, der die Eintragung von Anfang an auf die sodann benutzte Ware beschränkt hat, und im Übrigen auch zu einer nicht hinnehmbaren Beeinträchtigung der Rechtssicherheit bei der Prüfung, ob eine Kollisionslage vorliegt (Ingerl/Rohnke aaO § 25 Rdn. 27). Wird die ältere Marke lediglich für einen Teil der Waren, für die sie eingetragen ist, benutzt, so gilt sie im Kollisionsfall lediglich für diesen Teil als eingetragen (Art. 11 Abs. 4 MarkenRL). Unerheblich ist, in welchem Umfang die Nichtbenutzung zu einer Löschung führen müsste (vgl. auch Ingerl/Rohnke aaO § 49 Rdn. 31).
23
3. Das Berufungsgericht hat - insoweit von der Revision unbeanstandet - angenommen, dass die Klagemarke über originäre und zudem kraft Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt. Eine darüber hinausreichende Kennzeichnungskraft oder eine Kennzeichnungskraft, wie sie einer bekannten Marke i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zukommt, hat es entgegen der Ansicht der Revision mit Recht verneint.
24
a) Das Berufungsgericht hat sich bei seinen Ausführungen zu der Frage der Kennzeichnungskraft der Klagemarke auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (Urt. v. 4.5.1999 - C-108 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 Tz. 49 ff. = GRUR 1999, 723 = WRP 1999, 629 - Chiemsee; Urt. v. 14.9.1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 Tz. 23 ff. = GRUR Int. 2000, 73 = WRP 1999, 1130 - Chevy) und des erkennenden Senats (Urt. v.
12.7.2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340, 341 = WRP 2002, 330 - Fabergé) gestützt. Danach seien - so hat das Berufungsgericht ausgeführt - bei der Prüfung , ob eine Marke bekannt sei, insbesondere ihr Marktanteil, die Intensität, geographische Ausdehnung und Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der zu ihrer Förderung getätigten Investitionen von Bedeutung. Insoweit sei zwar von einem hohen Wiedererkennungswert des Zeichens "Ichthyol" auszugehen, wie dies insbesondere seine Zitierung im "Duden" belege. Die von der Klägerin vorgetragenen, allein auf ärztliche Fachkreise bezogenen Werbemaßnahmen seien aber ebenso wenig wie die von ihr genannten Umsatzzahlen geeignet, eine Bekanntheit der Marke "Ichthyol" (auch) innerhalb der allgemeinen Verkehrskreise zu belegen.
25
b) Die Revision rügt, das Berufungsgericht habe hierbei nicht berücksichtigt , dass der Name "Ichthyol" sich nicht nur im "Duden" finde, sondern mit entsprechender Kennzeichnung als Marke auch in den anderen großen Konversationslexika wie im "Brockhaus" oder in "Meyers Enzyklopädischem Lexikon" genannt sei. Zudem hätte auch erwogen werden müssen, dass im Zweiten Weltkrieg, als Antibiotika noch nicht bekannt gewesen seien, praktisch jeder Soldat "Ichthyol"-Produkte bei sich gehabt habe. Die Revision stützt sich dabei jedoch nicht auf von der Klägerin in den Vorinstanzen gehaltenen Sachvortrag.
26
c) Die Revision rügt weiter, das Berufungsgericht hätte den von der Klägerin für die Richtigkeit ihrer Behauptung, dass die Marke "Ichthyol" einen den Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entsprechenden Bekanntheitsgrad aufweise, angebotenen Sachverständigenbeweis erheben müssen. Das Beweisangebot sei ausdrücklich nicht auf Fachärzte als angesprochene Verbraucherkreise beschränkt gewesen.
27
Die Revision berücksichtigt hierbei aber nicht genügend, dass der Richter , soweit er das Verständnis des Verkehrs ohne sachverständige Hilfe ermittelt , davon ausgeht, dass er aufgrund eigenen Erfahrungswissens selbst über die dazu erforderliche Sachkunde verfügt. Dementsprechend ist die Frage, ob diese Annahme zutrifft, grundsätzlich nach denselben Regeln zu beurteilen, die auch ansonsten für die Beantwortung der Frage gelten, ob ein Gericht auf die Einholung eines Sachverständigengutachtens verzichten und statt dessen aufgrund eigener Sachkunde entscheiden kann (vgl. BGHZ 156, 250, 254 - Marktführerschaft ; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 237). Die Beurteilung , ob die Feststellung der Verkehrsauffassung kraft eigener richterlicher Sachkunde möglich ist oder eine Beweisaufnahme erfordert, ist dabei vorrangig tatrichterlicher Natur. Sie ist daher in der Revisionsinstanz nur daraufhin zu überprüfen, ob der Tatrichter den Prozessstoff verfahrensfehlerfrei ausgeschöpft und seine Beurteilung der Verkehrsauffassung frei von Widersprüchen mit Denkgesetzen und Erfahrungssätzen vorgenommen hat (vgl. BGH, Urt. v. 5.7.1990 - I ZR 164/88, GRUR 1990, 1053, 1054 = WRP 1991, 100 - Versäumte Meinungsumfrage; Urt. v. 18.10.2001 - I ZR 193/99, GRUR 2002, 550, 552 = WRP 2002, 527 - Elternbriefe; Lange aaO Rdn. 237). Die von der Revision in dieser Hinsicht erhobenen Rügen greifen nicht durch.
28
d) Die Revision rügt ferner, das Berufungsgericht habe insbesondere verkannt, dass seine auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zugeschnittene Bestimmung der Parameter, die erfüllt sein müssten, damit eine Marke als "bekannte Marke" gelten könne, noch nichts über den Bekanntheitsgrad besage, der zu einer gesteigerten Kennzeichnungskraft einer Marke führe. Eine starke Marke erlange einen erweiterten Schutzumfang nicht erst dann, wenn ihre Kennzeichnungskraft den Bekanntheitsgrad erreiche, der den Bekanntheitsschutz außerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG oder gar den Verwässerungsschutz einer berühmten Marke begründe. Zu berücksichti- gen seien vielmehr auch eine Bekanntheit und Beliebtheit der Marke, die auf langer ungebrochener Tradition ihrer Verwendung, besonderer sprachlicher Einprägsamkeit und/oder besonderer Eigenart der mit ihr bezeichneten Ware beruhten, wie dies in ihrer Erwähnung in populären Nachschlagebüchern und berühmten Filmen zum Ausdruck komme.
29
Die Revision lässt in diesem Zusammenhang allerdings die im angefochtenen Urteil zu Ziff. I.3.c.bb. der Entscheidungsgründe getroffenen Feststellungen unberücksichtigt. Das Berufungsgericht hat sich dort unter Bezugnahme auf die entsprechenden Ausführungen des erkennenden Senats im ersten Revisionsurteil sowie auf seine vorangegangenen eigenen Ausführungen zu der Frage, ob es sich bei der Klagemarke um eine bekannte Marke i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG handelt, ausdrücklich und ausführlich mit der Frage befasst , ob die Kennzeichnungskraft der Bezeichnung "Ichthyol" ungeachtet dessen gestärkt war, dass nach seiner Auffassung die Voraussetzungen für einen Bekanntheitsschutz nicht vorlagen. Es hat in diesem Zusammenhang die Gesichtspunkte , deren Nichtberücksichtigung die Revision rügt, sämtlich angesprochen und ist auf dieser Grundlage zu der Beurteilung gelangt, dass die Kennzeichnungskraft der Bezeichnung "Ichthyol" erheblich gestärkt gewesen sei. Ein Rechtsfehler zu Lasten der Klägerin ist insoweit nicht ersichtlich.
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4. Die Revision rügt des Weiteren, die vom Berufungsgericht versäumte Berücksichtigung des Gesichtspunkts der Arzneimittelsicherheit hätte einen weiteren triftigen Grund für die Annahme der Verwechslungsgefahr geliefert. Das Mittel "Ethyol" sei aus der Kampfstoffforschung hervorgegangen und werde bei schwersten Erkrankungen mit hoher Mortalität eingesetzt, wobei es sich um ein hoch gefährliches Präparat mit erheblichen Nebenwirkungen handele. Für die Klägerin bestehe daher bei einer negativen Berichterstattung über dieses Mittel, sofern das Publikum eine gedankliche Verbindung zwischen "Ethyol" und "Ichtyol" herstelle, ein gesteigertes Risiko für eine erhebliche Rufbeeinträchtigung. Das Berufungsgericht hätte bei der Abwägung der für und gegen die Verwechslungsgefahr sprechenden Gesichtspunkte zudem berücksichtigen müssen, dass die Beklagte den Namen "Ethyol" für ihr Präparat willkürlich im Ähnlichkeitsbereich des Markennamens der Klägerin gewählt habe.
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Auch damit hat die Revision keinen Erfolg. Einer - wie auch immer gearteten - Gefährdung des guten Rufs der von der Markeninhaberin vertriebenen Produkte kommt für die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorzunehmende Abwägung keine Bedeutung zu.
32
5. Ohne Erfolg wendet sich die Revision auch gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, die im Hinblick auf die Wechselwirkung der einzelnen Komponenten vorgenommene Gesamtabwägung führe zu dem Ergebnis, dass die Zeichen "Ichthyol" und "Ethyol" letztlich nicht miteinander verwechselt werden könnten.
33
a) Die Revision macht in dieser Hinsicht geltend, das Berufungsgericht habe, da es bei durchschnittlicher Zeichenähnlichkeit, gesteigerter Kennzeichnungskraft der Klagemarke und unterdurchschnittlicher Warenähnlichkeit die Verwechselbarkeit der Zeichen verneint habe, die horizontale Wechselwirkung zwischen der Markenähnlichkeit und der Produktähnlichkeit entweder nicht beachtet oder jedenfalls nicht richtig gewichtet. Zur Begründung verweist sie darauf , dass die Verwechslungsgefahr um so größer ist, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt, und außerdem die horizontale Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Produktähnlichkeit bei der Feststellung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen ausgleichen kann, was an Ähnlichkeit der Marken fehlt. Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass das Berufungsgericht diese Grundsätze bei der von ihm vorgenommenen Prü- fung vernachlässigt hat. Die Revision setzt insoweit nur ihren eigenen Maßstab an die Stelle des berufenen Tatrichters, ohne eine Verletzung des Rechts aufzuzeigen.
34
b) Die Revision rügt weiter, das Berufungsgericht hätte auf der Grundlage der "Canon II"-Entscheidung des erkennenden Senats (Beschl. v. 21.1.1999 - I ZB 15/94, GRUR 1999, 731 = WRP 1999, 928) selbst ohne Berücksichtigung der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke zu dem Ergebnis gelangen müssen, dass bei festgestellter mäßiger, nicht stark ausgeprägter Warenähnlichkeit und nicht unerheblicher, allerdings auch nicht sehr ausgeprägter Zeichenähnlichkeit Verwechslungsgefahr bestehe. Auch hierzu gilt das zuvor unter a) Gesagte. Der Streitfall ist zudem mit dem der dortigen Entscheidung zugrunde liegenden Fall nicht vergleichbar, weil es sich bei dem Klagezeichen in jenem Fall um eine bekannte Marke handelte und diese mit dem beanstandeten Zeichen "CANNON" in klanglicher Hinsicht übereinstimmte.
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6. Das Fehlen einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen der sich gegenüberstehenden Zeichen hat das Berufungsgericht zum einen damit begründet, dass die Gestaltung der Produktnamen auf Seiten der Klägerin trotz der häufig wiederkehrenden Zeichenbestandteile "Ichth" und "thol" bzw. "thyol" ausgesprochen vielfältig sei. Zum anderen hat es darauf abgestellt , dass die Klägerin mit Ausnahme der Bezeichnung "Ichthyol" über keinen einzigen weiteren Produktnamen verfüge, der die Endung "thyol" aufweise. Außerdem sei der Verkehr auf dem Gebiet der Arzneimittel daran gewöhnt, einer außerordentlich hohen Zahl von Zeichen zu begegnen, und schließe auch aus diesem Grund nicht vorschnell aus bei ihnen bestehenden Ähnlichkeiten auf eine Identität der Herkunftsstätten oder auf organisatorische oder wirtschaftliche Beziehungen zwischen diesen. Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang - anders als die Revision meint - durchaus bedacht, dass eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen auch dann besteht , wenn der Verkehr zwar nicht an ein und denselben Hersteller, wohl aber an zusammenarbeitende Hersteller oder daran denkt, dass der Verletzer für sein Produkt die mit der Klagemarke ähnliche Marke als Lizenznehmer des Inhabers der älteren Marke verwendet. Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist des Weiteren auch seine Auffassung, dass ein entsprechender Fall vorliegend nicht gegeben sei. Das Berufungsgericht hat namentlich mit Recht darauf abgestellt, dass auf dem Gebiet der Arzneimittel mehr als auf anderen Warengebieten übereinstimmende Zeichenbestandteile anzutreffen sind und diesen dort daher jedenfalls für sich allein gesehen grundsätzlich die Eignung fehlt, die Vorstellung einer übereinstimmenden Herkunft auszulösen.
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7. Die Revision meint, das Berufungsgericht habe bei der Verneinung einer Verwechslungsgefahr zwischen "Ichthyol" und der von der Beklagten gewählten Bezeichnungsalternative "Eth-YOL" nicht die höhere Gefahr der Verwechslung bedacht, die sich daraus ergebe, dass die Kombination des Zeichens mit Firmennamen die Vorstellung besonders nahe lege, der Hersteller der bekannten "Ichthyol"-Produkte, der diesen Markennamen auch als Firmenschlagwort aufgenommen habe, habe für sein auf anderem Indikationsgebiet liegendes (nur in der Krebsbehandlung anwendbares) Präparat ein Tochterunternehmen als Produzent und Vertreiber gegründet oder fremde Unternehmen lizenziert. Sie berücksichtigt dabei allerdings nicht, dass eine insoweit etwa bestehende Gefahr nach den Klageanträgen auch schon bei der Prüfung, ob die Zeichen "Ichthyol" und "Ethyol" miteinander verwechselbar sind, mit zu berücksichtigen war. Es kann auch nicht angenommen werden, dass das Berufungsgericht diesen Gesichtspunkt bei der dortigen Prüfung übersehen hat. Seine Erwägung, übereinstimmende Zeichenbestandteile seien auf dem Gebiet der Arzneimittel für sich allein nicht geeignet, übereinstimmende Herkunftsvorstellungen auszulösen, trifft auch für den Fall zu, dass das Zeichen "Ethyol" oder "Eth-YOL" mit den Firmennamen "U.S. Bioscience" oder "Essex Pharma" kombiniert wird. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang insbesondere, dass diese Firmennamen und das von der Klägerin auch als Firmenschlagwort verwendete Zeichen "Ichthyol" einander völlig unähnlich sind.
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II. Bei seiner Prüfung, ob die Klage aus der geschäftlichen Bezeichnung der Klägerin gemäß § 15 MarkenG begründet ist, ist das Berufungsgericht mit Recht davon ausgegangen, dass für den danach zu gewährenden Schutz bei der Beurteilung der Branchennähe auch Ausweitungstendenzen mit zu berücksichtigen sind, die aus der Sicht des Verkehrs nicht gänzlich fern liegen. Dies könne aber, so hat das Berufungsgericht ausgeführt, jedenfalls bei der Ab- bzw. Eingrenzung umfangreicher und weitgehend konturenloser Oberbegriffe nicht dazu führen, dass der Schutzbereich der Geschäftsbezeichnung weiter reiche als derjenige der Marke eines Unternehmens für dieselben Produkte. Vielmehr seien mögliche Ausweitungstendenzen schon bei der Festlegung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren oder Dienstleistungen angemessen zu berücksichtigen.
38
Die Revision rügt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe dabei den Vortrag der Klägerin zu der von ihr betriebenen Grundlagenforschung und zu der Ausdehnung ihres Geschäftsbetriebs auf neue Produktgebiete übergangen. Die Klägerin hat an den von der Revision in diesem Zusammenhang in Bezug genommenen Aktenstellen lediglich ganz allgemein geltend gemacht, sie treibe ihre Grundlagenforschung immer weiter und entwickle dabei auch neue Medikamente , so dass es auch durchaus sein könnte, dass sie in Zukunft Arzneimittel in der Krebsbehandlung entwickeln werde. Die Beklagte hat diesen Vortrag in zulässiger Weise mit Nichtwissen bestritten, ohne dass die Klägerin hierauf die Richtigkeit ihres Vortrags unter Beweis gestellt hat. Das Berufungsgericht hat seiner Entscheidung daher mit Recht zugrunde gelegt, dass der im Zeit- punkt seiner Entscheidung bestehende Zustand, dass - wie es von der Revision unbeanstandet festgestellt hat - "(d)ie (beiderseitigen) Produkte … - bildlich gesprochen - an entfernten Enden des gemeinsamen Oberbegriffs 'Arzneimittel' (liegen)", voraussichtlich auch in der Zukunft andauern wird. Aus diesem Grund ist es im Rahmen des § 15 MarkenG mangels einer absehbaren Entwicklung hin zu einer Verringerung der in dieser Hinsicht gegenwärtig bestehenden Unterschiede mit Recht von einer nur geringen Branchennähe ausgegangen. Für die unternehmenskennzeichenrechtliche Beurteilung der Branchennähe reicht es nicht aus, dass beide Parteien Pharmaunternehmen sind. Andererseits ist es nicht notwendig, dass die vertriebenen Produkte den Begriff der Warenähnlichkeit im markenrechtlichen Sinne erfüllen. Erforderlich ist jedoch, dass sich die Parteien mit ihren Produkten auf dem Markt auch tatsächlich begegnen, d.h. jedenfalls eine Überschneidung der Kreise der Adressaten der jeweiligen Leistungen gegeben ist (vgl. BGH, Urt. v. 7.6.1990 - I ZR 298/88, GRUR 1990, 1042, 1045 = WRP 1991, 83 - Datacolor; Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 470 = WRP 1997, 1093 - NetCom I; Urt. v. 11.4.2002 - I ZR 185/99, Mitt. 2003, 71, 72 - NetCom II). Diese Voraussetzung hat das Berufungsgericht im Hinblick auf den speziellen Anwendungsbereich des unter den angegriffenen Zeichen vertriebenen Arzneimittels rechtsfehlerfrei verneint.
39
III. Nach dem zu vorstehend I. und II. Ausgeführten stehen der Klägerin die geltend gemachten Auskunfts- und Schadensersatzansprüche ebenfalls nicht zu. Aus denselben Gründen hat auch der auf die Verpflichtung der Beklagten zur Zurücknahme der von dieser betriebenen Markenanmeldungen gerichtete Klageantrag keinen Erfolg.
40
C. Nach allem ist die Revision der Klägerin nicht begründet und daher mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Bergmann Schaffert
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 29.01.1997 - 315 O 103/96 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 06.03.2003 - 5 U 192/01 -

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(1) Im Falle der Aufhebung des Urteils ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Die Zurückverweisung kann an einen anderen Spruchkörper des Berufungsgerichts erfolgen. (2) Das Berufungsgerich

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(1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, au

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(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war.

(2) Werden Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c wegen Verletzung einer eingetragenen Marke im Wege der Klage geltend gemacht, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, gemäß § 26 benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zum Zeitpunkt der Klageerhebung seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorlagen. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(1) Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb.

(2) Vorschriften zur Regelung besonderer Aspekte unlauterer geschäftlicher Handlungen gehen bei der Beurteilung, ob eine unlautere geschäftliche Handlung vorliegt, den Regelungen dieses Gesetzes vor.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 223/01 Verkündet am:
6. Mai 2004
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX
Ein übereinstimmender beschreibender Bestandteil, der trotz seines beschreibenden
Charakters zum Gesamteindruck sich gegenüberstehender Wortzeichen
beiträgt, ist bei der Bestimmung der Ähnlichkeit d er Zeichen zu berücksichtigen.
BGH, Urt. v. 6. Mai 2004 - I ZR 223/01 - OLG München
LG München I
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 6. Mai 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die
Richter Pokrant, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 21. Juni 2001 aufgehoben.
Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts München I, 4. Kammer für Handelssachen, vom 19. Oktober 2000 wird zurückgewiesen.
Die Beklagte trägt die Kosten der Rechtsmittel.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin ist Inhaberin der am 11. Februar 1982 angemeldeten und am 27. August 1982 u.a. für "Pharmazeutische Erzeugnisse" eingetragenen Wortmarke Nr. 1 037 415 "NEURO-VIBOLEX". Die Beklagte ist im Wege der Rechtsnachfolge Inhaberin der am 13. Januar 1962 angemeldeten und am 12. November 1962 für Arzneimittel eingetragenen Wortmarke Nr. 767 289 "FIBRAFLEX" sowie der am 18. Januar 1994 angemeldeten und am 16. März 1994 für Arzneimittel eingetragenen Wortmarke Nr. 2 059 953 "NEUROFIBRAFLEX" geworden. Sie vertreibt unter der Bezeichnung "NEUROFIBRAFLEX" ein Vitamin-B-Präparat, das der Behandlung neurologischer Systemerkrankungen durch nachgewiesenen Vitamin-B-Mangel dient.
Auf den Widerspruch der Klägerin vom 21. Juni 1994 aus der Klagemarke "NEURO-VIBOLEX" hat das Deutsche Patentamt die Marke "NEUROFIBRAFLEX" gelöscht. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin ist der Widerspruch vom Bundespatentgericht mit Beschluß vom 13. Januar 2000 zurückgewiesen worden, weil die Klägerin auf die erhobene Einrede der Nichtbenutzung eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht habe.
Daraufhin hat die Klägerin die Beklagte mit Schreiben vom 12. April 2000 wegen Verletzung ihrer eingetragenen Marke abgemahnt und mit Schriftsatz vom 18. Juli 2000 Klage erhoben.
Sie hat beantragt,
der Beklagten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "Neuro-Fibraflex" für Mittel gegen neurologische Systemerkrankungen durch Vitaminmangel zu benutzen, insbesondere das Zeichen auf den genannten Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dem Zeichen die genannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder unter dem Zeichen die genannten Waren einzuführen oder auszuführen und/oder das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.
Ferner hat die Klägerin die Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung und Einwilligung in die Löschung der Marke "NEURO-FIBRAFLEX" begehrt sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten beantragt.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Auffassung vertreten , eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen bestehe nicht. Jedenfalls seien die Ansprüche der Klägerin verwirkt, weil ein Vitaminpräparat mit der Bezeichnung "NEURO-FIBRAFLEX" bereits seit 1986 im Handel sei.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat sie auf die Berufung der Beklagten abgewiesen (OLG München PharmaR 2002, 257).
Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung mit der Begründung verneint, zwischen der prioritätsälteren Marke "NEURO-VIBOLEX" der Klägerin und der jüngeren Marke der Beklagten "NEURO-FIBRAFLEX" bestehe keine Verwechslungsgefahr.
Es sei von einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszugehen. Dies gelte auch dann, wenn der Bestandteil "NEURO-" rein beschreibend sei, weil für die Feststellung der Kennzeichnungskraft, wie auch sonst bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr, auf den Gesamteindruck des in Rede stehenden Zeichens abzustellen und nicht nach dem selbständigen Schutz eines Bestandteils zu fragen sei. Hieraus folge zugleich, daß ein tatsächlich beschreibender Bestandteil im Gesamteindruck auch dann mitzuberücksichtigen sei, wenn dieser im wesentlichen durch einen anderen Bestandteil - hier "VIBOLEX" - geprägt werde.
Ausgehend von der normalen Kennzeichnungskraft der Marke der Klägerin , dem Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen nach deren Gesamteindruck und der gegebenen Warenidentität sei eine Verwechslungsgefahr auch unter Berücksichtigung der zwischen den genannten Faktoren bestehenden Wechselwirkung nicht gegeben. Die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen wiesen trotz des jeweils den Anfang bildenden gemeinsamen Bestandteils "NEURO-" nach ihrem jeweiligen Gesamteindruck keine solche Ähnlichkeit auf, daß selbst bei - im Hinblick auf die identischen Indikationen gesteigerter - Warenidentität und Berücksichtigung der Wechselwirkung ernsthaft vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden könne.

Zunächst sei festzustellen, daß den sich gegenüberstehenden Zeichen der jeweils den Anfang der Gesamtbezeichnung bildende Bestandteil "NEURO-" gemeinsam sei, welcher allerdings rein beschreibenden Charakter habe und daher nicht geeignet sei, den Gesamteindruck wesentlich zu prägen. Hieraus folge allerdings nicht, daß der Bestandteil "NEURO-" bei der Feststellung des Gesamteindrucks und der Beurteilung der Verwechslungsgefahr einfach außer Betracht bleiben könne. Vielmehr seien auch beschreibende Bestandteile bei der Prüfung der Ähnlichkeit der sich gege nüberstehenden Zeichen nach deren Gesamteindruck mitzuberücksichtigen. Andererseits sei hiernach davon auszugehen, daß die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen wesentlich durch ihre jeweiligen weiteren Bestandteile "VIBOLEX" und "FIBRAFLEX" mitgeprägt würden.
Die sich gegenüberstehenden Zeichen wiesen allerdings in ihren den Gesamteindruck im wesentlichen prägenden jeweiligen weiteren Bestandteilen "VIBOLEX" und "FIBRAFLEX" optisch und akustisch so wenig Ähnlichkeiten auf, daß sie den erforderlichen Abstand voneinander einhielten. Die in dem Beschluß des Deutschen Patentamts vom 8. Juli 1998 - dem das Landgericht gefolgt sei - vorgenommene zergliedernde Betrachtung übereinstimmender Vokale und Konsonanten könne bei der Beurteilung der Ähnl ichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen nach ihrem Gesamteindruck nicht maßgeblich zugrunde gelegt werden, weil sie sich weit vom geschriebenen und/oder gesprochenen Wort entferne. Vielmehr wiesen die sich gegenüberstehenden Zeichen bei ungekünstelter Betrachtungsweise in optischer und akustischer Hinsicht so wenig Übereinstimmungen auf, daß sie einen ausreichend großen Abstand voneinander wahrten. Dies gelte auch unter Berücksichtigung des jeweils den Anfang der Zeichen bildenden gemeinsamen Bestandteils "NEURO". Denn der
Grundsatz, daß der Verkehr regelmäßig die Wortanfänge stärker beachte, finde dort seine Grenze, wo der den Anfang bildende Bestandteil keine eigenständige Unterscheidungskraft entfalte.
Auf den von der Beklagten erhobenen Verwirkungseinwand komme es danach nicht mehr an. Es sei gleichwohl darauf hinzuweisen, daß auf der Grundlage des bisherigen Sachvortrags der Parteien keine Anhaltspunkte für ein rechtsmißbräuchliches Vorgehen der Klägerin ersichtlich seien.
II. 1. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stünden Ansprüche aus § 14 Abs. 5 und 6 i.V. mit Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht zu, weil zwischen der Klagemarke "NEUROVIBOLEX" und dem angegriffenen Zeichen "NEURO-FIBRAFLEX" keine Verwechslungsgefahr bestehe, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Die Frage der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder ein e erhöhte Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens ausgeglichen werden (vgl. BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360, 362 - Davidoff II; Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 148/01, GRUR 2004, 239 = WRP 2004, 353 - DONLINE, jeweils m.w.N.).


b) Das Berufungsgericht ist von einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgegangen. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von der Revision auch nicht angegriffen.

c) Das Berufungsgericht hat weiter unangegriffen festgestellt, daß hinsichtlich der von den sich gegenüberstehenden Zeichen erfaßten Waren Identität besteht. Demzufolge ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein strenger Maßstab anzulegen (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 991 = WRP 1999, 1041 - Schlüssel).

d) Den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen hat das Berufungsgericht dagegen nicht rechtsfehlerfrei bestimmt.
aa) Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres kla nglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht in aller Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1046 = WRP 2003, 1436 - Kelly).
Dabei kommt es, wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist, auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an (BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly). Dies entspricht dem Erfahrungssatz, daß der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten , und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht (vgl. BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM; Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240,
241 = WRP 2004, 355 - MIDAS/medAS, m.w.N.). Demzufolge kann auch ein Bestandteil, der einer beschreibenden Angabe entnommen ist, zum Gesamteindruck beitragen (BGHZ 131, 122, 125 f. - Innovadiclophlont; BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM).
Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht daher angenommen, daß der Bestandteil "NEURO", der dem Verkehr wegen des ohne weiteren erkennbaren Bezugs zum Nervensystem einen Hinweis auf die mutmaßliche Indikation des Präparats gebe, wegen seines beschreibenden Charakters nicht bei der Feststellung des Gesamteindrucks einfach außer Betracht bleiben kann, sondern mitzuberücksichtigen ist. Bereits aus diesem Grunde ist es, wie das Berufungsgericht zu Recht ausgeführt hat, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen "NEURO-VIBOLEX" und "NEURO-FIBRAFLEX" unerheblich, daß die Beklagte Inhaberin einer älteren Marke "FIBRAFLEX" ist.
Rechtlich zutreffend ist das Berufungsgericht ferner davon ausgegangen, daß bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 12.2.1998 - I ZB 32/95, GRUR 1998, 924, 925 = WRP 1998, 875 - salvent/Salventerol, m.w.N.).
bb) Bei Anwendung dieser Grundsätze kann der Auffassung des Berufungsgerichts , die sich gegenüberstehenden Zeichen wiesen in ihrem Gesamteindruck optisch und akustisch so wenig Ähnlichkeiten auf, daß eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei, aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden.
Den Ausführungen des Berufungsgerichts läßt sich nicht hinreichend entnehmen, wie sich nach seiner Auffassung der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen in klanglicher und in schriftbildlicher Hinsicht bestimmt , wenn der Bestandteil "NEURO", wovon das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei ausgegangen ist, bei der Feststellung des Gesamteindrucks mitzuberücksichtigen ist. Aus der Annahme des Berufungsgerichts, der Bestandteil "NEURO" sei wegen seines beschreibenden Charakters nicht geeignet, den Gesamteindruck der Zeichen wesentlich zu prägen, die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen würden vielmehr durch ihre jeweiligen weiteren Bestandteile "VIBOLEX" und "FIBRAFLEX" mitgeprägt, ergibt sich nicht, daß die sich gegenüberstehenden Zeichen nach ihrem schriftbildlichen und klanglichen Gesamteindruck von so geringer Ähnlichkeit sind, um bei der gegebenen Warenidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr verneinen zu können.
Soweit das Berufungsgericht die in den Erwägungen des Beschlusses des Deutschen Patentamts vom 8. Juli 1998 vorgenommene Bestimmung des Gesamteindrucks der Zeichen in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht, der das Landgericht gefolgt ist, wegen der dort seiner Ansicht nach vorgenommenen zergliedernden Betrachtung übereinstimmender Vokale und Konsonanten als nicht maßgeblich verworfen hat, läßt dies gleichfalls nicht erkennen, worin demgegenüber das Berufungsgericht den klanglichen und schriftbildlichen Gesamteindruck der Zeichen sieht.
cc) In dem Beschluß des Deutschen Patentamts vom 8. Juli 1998 ist ausgeführt, angesichts der weitgehenden Übereinstimmung in der Buchstabenfolge "Neurofib ... leks" reichten die klanglichen Unterschiede nicht aus, die Zeichen in ihrem akustischen Gesamteindruck hinreichend anders zu prägen. Sie
stimmten in den den Klang bestimmenden Merkmalen der Silbengliederung und der Betonung überein und besäßen ähnliche Vokalfolgen "eu-o-i-a(o)-e". In klanglicher Hinsicht dominierten die übereinstimmenden Wortteile ohnehin durch ihre bestimmte Stellung am Zeichenanfang und -ende. Die unterschiedlichen Lautgruppen in der unbetonten Zeichenmitte träten nicht hinreichend hervor , um dem Gesamtklang eine andere Prägung zu geben; in ihrer Klangwirkung würden sie vielmehr wegen ihrer Klangschwäche bzw. Klangnähe ("a"/"o") von den Gemeinsamkeiten überlagert.
dd) Diese Bestimmung des klanglichen Eindrucks der sich gegenüberstehenden Zeichen stellt entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts keine unzulässige zergliedernde Betrachtung dar. Sie beruht vielmehr auf der zutreffenden Berücksichtigung der bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks zu beachtenden Erfahrungssätze (zur Bedeutung der Vokalfolge bei der Beurteilung des klanglichen Gesamteindrucks vgl. BGH, Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1163 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ ComNet). Zwar führt der Erfahrungssatz, daß der Verkehr den Wortanfang regelmäßig stärker beachtet, hier wegen des beschreibenden Inhalts nicht zu einer besonderen Gewichtung des Bestandteils "NEURO". Welchen Einfluß Silben in der Wortmitte auf den klanglichen Gesamteindruck haben, ist eine Frage des Einzelfalls (BGH GRUR 2001, 1161, 1163 - CompuNet/ComNet). Im vorliegenden Fall kommt angesichts der gleichen Silbenzahl, der Silbengliederung und -länge sowie der Betonung der beiden Zeichen den Abweichungen in der Zeichenmitte keine für die Bestimmung des Gesamteindrucks maßgebliche Bedeutung zu. Wegen des hohen Maßes an Übereinstimmungen besteht somit eine erhebliche klangliche Zeichenähnlichkeit. Unter Berücksichtigung der normalen Kennzeichnungskraft und der Warenidentität kann danach eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht nicht verneint werden.

2. Der von der Beklagten erhobene Verwirkungseinwand gemäß § 21 Abs. 4 MarkenG, § 242 BGB greift nicht durch.
Hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs setzt die Verwirkung voraus, daß bei der Beklagten infolge eines längerdauernden ungestörten Gebrauchs der angegriffenen Bezeichnung ein schutzwürdiger Besitzstand entstanden ist, der ihr nach Treu und Glauben erhalten bleiben soll, weil sie aufgrund des Verhaltens der Klägerin darauf vertrauen konnte, diese dulde die Verwendung des Zeichens (vgl. BGH, Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1037 = WRP 1998, 978 - Makalu, m.w.N.). Einen schutzwürdigen Besitzstand hat die Beklagte jedoch nicht dargetan. Sie hat, wie schon das Landgericht ausgeführt hat, in der ersten Instanz weder zum Grad der Bekanntheit noch zu dem Umsatz , der unter Verwendung der Kennzeichnung erzielt worden ist, noch zum Werbeaufwand vorgetragen. Ihr zweitinstanzlicher Vortrag zu dem auf das Präparat "NEURO-FIBRAFLEX" entfallenden Umsatzanteil in den Jahren 2000 und 2001 reichte zur Darlegung eines schutzwürdigen Besitzstands schon deshalb nicht aus, weil ein Besitzstand, der erst nach dem Einschreiten des Berechtigten gegen die angegriffene Kennzeichnung entstanden ist, grundsätzlich außer Betracht zu bleiben hat (vgl. BGH, Urt. v. 28.1.1966 - Ib ZR 29/64, GRUR 1966, 427, 430 - Prince Albert, m.w.N.; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 21 Rdn. 52; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 21 Rdn. 51).
Hinsichtlich des Löschungs- sowie des Schadensersatzanspruchs hängt der Eintritt der Verwirkung zwar nicht von dem Bestehen eines wertvollen Besitzstands ab (vgl. BGHZ 146, 217, 222 f. - Temperaturwächter; BGH, Urt. v. 21.11.1969 - I ZR 135/67, GRUR 1970, 315, 319 - Napoléon III, m.w.N.). Insoweit fehlt es aber an der Darlegung eines schutzwürdigen Vertrauens der Be-
klagten darauf, die Klägerin werde nicht mehr mit solchen Ansprüchen an sie herantreten. Schadensersatz begehrt die Klägerin nur insoweit, als Verletzungshandlungen der Beklagten nach dem 1. Januar 2000 vorgenommen worden sind. Zu Recht hat das Landgericht ausgeführt, daß die Beklagte wegen des Widerspruchs der Klägerin gegen die Eintragung auf den Bestand der Marke "NEURO-FIBRAFLEX" nicht vertrauen konnte.
III. Danach ist auf die Revision das angefochtene Urteil aufzuheben und die Berufung der Beklagten gegen das landgerichtliche Urteil zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann Pokrant Büscher
Schaffert Bergmann

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

Die Entscheidung braucht nicht begründet zu werden, soweit das Revisionsgericht Rügen von Verfahrensmängeln nicht für durchgreifend erachtet. Dies gilt nicht für Rügen nach § 547.

(1) Im Falle der Aufhebung des Urteils ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Die Zurückverweisung kann an einen anderen Spruchkörper des Berufungsgerichts erfolgen.

(2) Das Berufungsgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

(3) Das Revisionsgericht hat jedoch in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die Aufhebung des Urteils nur wegen Rechtsverletzung bei Anwendung des Gesetzes auf das festgestellte Sachverhältnis erfolgt und nach letzterem die Sache zur Endentscheidung reif ist.

(4) Kommt im Fall des Absatzes 3 für die in der Sache selbst zu erlassende Entscheidung die Anwendbarkeit von Gesetzen, auf deren Verletzung die Revision nach § 545 nicht gestützt werden kann, in Frage, so kann die Sache zur Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 187/98 Verkündet am:
17. Mai 2001
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
ISCO
§§ 152, 153, 161 Abs. 2

a) Auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes setzt die Entscheidung über
die auf zeichenrechtliche Gründe gestützte Eintragungsbewilligungsklage
(§ 44 MarkenG) voraus, daß das Deutsche Patent- und Markenamt zuvor im
Widerspruchsverfahren (§ 42 MarkenG) die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1
Nr. 1 oder 2 MarkenG bejaht hat. Eine Eintragungsbewilligungsklage vor Abschluß
des Widerspruchsverfahrens ist jedoch zulässig, wenn es auf das
Vorliegen der genannten Schutzhindernisse nicht ankommt, weil dieses zwischen
den Parteien außer Streit steht oder die Eintragungsbewilligungsklage
bei Unterstellung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 MarkenG
aufgrund bestehender Löschungsreife der älteren Marke wegen Nichtbenutzung
Erfolg haben kann.

b) Bei der Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) steht dem Kläger ein
Anspruch auf Eintragung gegen den Inhaber des Widerspruchszeichens zu,
wenn der Kläger die Löschung des Widerspruchszeichens wegen Nichtbenutzung
beantragen könnte oder wenn für sein Zeichen ein Recht auf Koexistenz
neben der Widerspruchsmarke besteht.

c) Die Prüfung des Verfalls wegen mangelnder Benutzung darf nicht auf den
Eintritt der Löschungsreife des älteren Zeichens vor der Veröffentlichung der
angemeldeten Marke beschränkt werden. Es reicht aus, wenn der Zeitraum
der fünfjährigen Nichtbenutzung nach § 49 Abs. 1 Satz 1, § 26 MarkenG
nach Klageerhebung und vor der letzten mündlichen Verhandlung endet.

d) Die Einschränkung eines im Warenverzeichnis eingetragenen Oberbegriffs
kann auch unter der Geltung des Markengesetzes vorzunehmen sein, wenn
die Marke nur für einen Teil der Waren benutzt wird, die unter den weiten
Oberbegriff fallen (§ 49 Abs. 3 MarkenG).

e) Zu den Voraussetzungen und zum Umfang einer Einschränkung eines weiten
Oberbegriffs im Warenverzeichnis.
BGH, Urt. v. 17. Mai 2001 - I ZR 187/98 - OLG Celle
LG Göttingen
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 18. Januar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und
Dr. Büscher

für Recht erkannt:
Auf die Revisionen der Klägerin zu 2 und der Beklagten zu 3 wird unter Zurückweisung der weitergehenden Revision der Klägerin zu 2 das Urteil des 13. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Celle vom 20. Mai 1998 hinsichtlich der Kostenentscheidung, soweit nicht die Erstattung der außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1 und 2 durch die Klägerinnen zu 1 und 2 angeordnet ist, und insoweit aufgehoben, als die Klage im Umfang des im Berufungsverfahren gestellten Antrags zu II. 4. und die Widerklage abgewiesen worden sind und als die Klägerin zu 2 auf den Widerklageantrag zu a) zur Einwilligung in die teilweise Löschung der Marke Nr. 453 811 und auf den Widerklageantrag zu b) zur Unterlassung verurteilt worden ist.
Die Berufung der Klägerin zu 2 gegen das Urteil der 3. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Göttingen vom 16. Januar 1990 wird zurückgewiesen, soweit sie sich gegen die Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung der für sie beim Deutschen Patentamt eingetragenen Warenzeichen Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" richtet.
Im übrigen Umfang der Aufhebung (Klageantrag zu II. 4. und Widerklageantrag zu a), bezogen auf die Marke Nr. 453 811, sowie Widerklageantrag zu b)) wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin zu 1, die J. S. Optische Werke AG, war Inhaberin des für
"Chemische, geodätische, nautische, Wäge- und KontrollApparate , -Instrumente und -Geräte, Meßinstrumente. Photographische Erzeugnisse"
seit 1933 eingetragenen Warenzeichens Nr. 453 811 "Isco". Über ihr Vermögen wurde im August 1982 das Konkursverfahren eröffnet.
Die im November 1982 gegründete Klägerin zu 2, die u.a. elektrotechnische , elektronische und optische Geräte herstellt und vertreibt, erwarb vom Konkursverwalter wesentliche Teile des Betriebsvermögens einschließlich der Warenzeichen der Klägerin zu 1.
Die Klägerin zu 2 ist weiter Inhaberin der Marken Nr. 1 051 762 "Isco" (eingetragen am 1. August 1983) und Nr. 1 055 530 "ISCO" (eingetragen am 2. November 1983). Die Marke Nr. 453 811 "Isco" ist am 16. Januar 1984 auf sie als Inhaberin umgeschrieben worden.
Am 14. März 1989 meldete sie die Marke "Isco" (Sch 35166/9 Wz) beim Deutschen Patentamt für eine Vielzahl von Waren an, u.a. "Physikalische, opto -elektronische (optronische), optische, fotografische und kinematografische Apparate, Instrumente und Geräte sowie Teile sämtlicher vorgenannten Wa-
ren; Zubehör für optische, fotografische und kinematografische Apparate, Geräte und Instrumente".
Die Beklagte zu 1, die ISCO-Optische Werke GmbH, war eine Tochtergesellschaft der Klägerin zu 1. Über das Vermögen der Beklagten zu 1 wurde im Oktober 1982 das Konkursverfahren eröffnet. Der Konkursverwalter übertrug im November 1982 der Beklagten zu 3 die für "Optische und fotografische Apparate und Geräte und deren Teile, insbesondere fotografische und kinematografische Objektive, Projektions- und Vergrößerungsobjektive" eingetragenen Marken Nr. 654 780 "ISCO-Göttingen" (angemeldet am 20. Juni 1953 und eingetragen am 11. März 1954) und Nr. 722 114 "ISCO" (angemeldet am 25. Januar 1958 und eingetragen am 13. Februar 1959).
Am 29. September 1984 meldete die Beklagte zu 3 u.a. für "Optische, fotografische und kinematografische Apparate und Geräte soweit in Klasse 9 enthalten" die Marke J 19514/9 Wz "ISCO" an. Aufgrund dieser Markenanmeldung und ihrer Marken Nr. 654 780 "ISCO-Göttingen" und Nr. 722 114 "ISCO" erhob die Beklagte zu 3 Widerspruch gegen die Anmeldung der Marke "Isco" (Sch 35166/9 Wz) durch die Klägerin zu 2.
Die Klägerinnen haben gegen die Beklagte zu 3 u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Verwendung verschiedener Warenzeichen, Einwilligung in die Löschung der Firma ISCO-Optic GmbH, Rücknahme von Widersprüchen gegen Warenzeichenanmeldungen, Übertragung von Marken und Auskunftserteilung geltend gemacht und die Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zu 3 zum Schadensersatz beantragt.
Die Beklagte zu 3 hat gegen die Klägerin zu 2 Widerklage erhoben.

Das Berufungsgericht hat durch rechtskräftiges Teilurteil vom 18. Juli 1991 über einen Teil der wechselseitig geltend gemachten Ansprüche erkannt.
Die Klägerin zu 2 hat im Anschluß an das Teilurteil - soweit für die Revisionsentscheidung noch von Bedeutung - beantragt,
die Beklagte zu 3 zu verurteilen,
II. 4.
die aufgrund der Warenzeichen bzw. der Warenzeichenanmeldung

a) Nr. 654 780 "ISCO-Göttingen"
b) Nr. 722 114 "ISCO"
c) Nr. J 19514/9 Wz "ISCO"
erhobenen Widersprüche gegen die Warenzeichenanmeldung
Sch 35166/9 Wz "Isco"
der Klägerin zu 2 durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Deutschen Patentamt zurückzunehmen.
Die Beklagte zu 3 ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, sie habe ihre Marken Nr. 654 780 "ISCO-Göttingen", Nr. 722 114 "ISCO" und J 19514/9 Wz "ISCO", die gegenüber dem von der Klägerin zu 2 angemeldeten Zeichen "Isco" (Sch 35166/9 Wz) prioritätsälter seien, rechtserhaltend benutzt.

Das Warenzeichen Nr. 453 811 "Isco" der Klägerin zu 2 sei dagegen löschungsreif , weil es länger als fünf Jahre nicht benutzt worden sei. Zentrierprüfgeräte und CCTV-Objektive, auf deren rechtserhaltende Benutzung sich die Klägerin zu 2 berufe, seien optische Geräte, die vom Warenverzeichnis der Marke Nr. 453 811 nicht umfaßt würden. Die von der Klägerin zu 2 angemeldeten Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" seien gegenüber den Marken "ISCO-Göttingen" und "ISCO" prioritätsjünger.
Die Beklagte zu 3 hat widerklagend beantragt,
die Klägerin zu 2 zu verurteilen,

a) in die Löschung der für sie beim Deutschen Patentamt eingetragenen Warenzeichen Nr. 1 051 762 "Isco" sowie Nr. 1 055 530 "ISCO" sowie Nr. 453 811 "Isco" in vollem Umfang einzuwilligen,

b) es zu unterlassen, die Bezeichnung "Isco" und/oder damit als Bestandteil gebildete Bezeichnungen im Geschäftsverkehr zu verwenden.
Das Landgericht hat die Klägerin zu 2 auf die Widerklage zur Einwilligung in die Löschung und zur Unterlassung verurteilt, hiervon jedoch bei dem Warenzeichen Nr. 453 811 und bei der Verurteilung zur Unterlassung optische Zentrierprüfgeräte ausgenommen.
Auf die Berufung der Klägerin zu 2 und die Anschlußberufung der Beklagten zu 3 hat das Berufungsgericht den erstmals in der Berufungsinstanz
verfolgten Antrag der Klägerin zu 2 auf Rücknahme der Widersprüche gegen die Warenzeichenanmeldung Sch 35166/9 Wz "Isco" abgewiesen und der Widerklage stattgegeben, soweit nicht die folgenden Waren betroffen sind: Optische Kontroll-Apparate, optische Kontroll-Instrumente, optische Kontroll-Geräte sowie optische Meßinstrumente.
Dagegen richten sich die Revisionen der Klägerin zu 2 und der Beklagten zu 3. Die Klägerin zu 2 erstrebt mit ihrem Rechtsmittel weiterhin die Verurteilung der Beklagten zu 3 zur Rücknahme der Widersprüche gegen die Markenanmeldung Sch 35166/9 Wz "Isco" und die vollständige Abweisung der Widerklage. Die Beklagte zu 3 verfolgt mit ihrer Revision die auf Einwilligung in die Löschung und Unterlassung gerichteten Widerklageanträge in vollem Umfang weiter. Die Klägerin zu 2 und die Beklagte zu 3 beantragen, die Revision der Gegenseite zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerin zu 2 auf Rücknahme der Widersprüche gegen die angemeldete Marke Sch 35166/9 Wz "Isco" verneint. Dazu hat es ausgeführt:
Das von der Klägerin zu 2 angemeldete Zeichen stimme mit den prioritätsälteren Widerspruchszeichen der Beklagten zu 3 überein, die 1953, 1958 und 1984 angemeldet worden seien. Daß diese Zeichen von der Beklagten zu 3 nicht benutzt worden und deshalb löschungsreif seien, habe die Klägerin zu 2 nicht bewiesen. Vielmehr stehe das Gegenteil fest.

Der auf Einwilligung in die Löschung und Unterlassung gerichteten Widerklage hat das Berufungsgericht teilweise stattgegeben und hierzu ausgeführt :
Der Beklagten zu 3 stehe sowohl nach dem Warenzeichengesetz als auch nach dem Markengesetz ein Anspruch auf Einwilligung in die teilweise Löschung der Marke Nr. 453 811 "Isco" zu. Die Beklagte zu 3 habe die Löschungsklage am 4. Oktober 1985 eingereicht. Entscheidend sei daher, ob die Klägerin zu 2 oder ihre Rechtsvorgängerin die Marke von Oktober 1980 bis zum Zugang der Löschungsandrohung am 1. November 1984 benutzt hätten. In diesem Zeitraum habe die Klägerin zu 2 die Marke für optische KontrollApparate , Kontroll-Instrumente, Kontroll-Geräte sowie Meßinstrumente benutzt, die unter die Waren fielen, für die die Marke eingetragen sei. Zu diesen Waren rechneten, wie das Berufungsgericht näher ausführt, CCTV-Objektive und Zentrierprüfgeräte, für die die Klägerin zu 2 die Marke Nr. 453 811 im Inland im maßgeblichen Zeitraum ernsthaft benutzt habe. Die Löschung der Eintragung sei für die Waren ausgeschlossen, die nach der Verkehrsauffassung zum gleichen Warenbereich gehörten wie die benutzten Waren. Dies seien optische Kontroll-Apparate, -Instrumente und -Geräte sowie optische Meßinstrumente.
Ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" stehe der Beklagten zu 3 im zuerkannten Umfang nach § 12 BGB, § 16 UWG, § 15 Abs. 2 MarkenG zu. Die Beklagte zu 3 habe im November 1982 wirksam von der Beklagten zu 1 das Recht erworben , den in der Firma enthaltenen Namensteil "ISCO", den die Beklagte zu 1 seit 1953 geführt habe, zu benutzen. Das Recht der Beklagten zu 3 an der Firma und dem Namen, den diese seit 1982 führe, habe die Klägerin zu 2
durch die Anmeldung und Eintragung der Zeichen verletzt. Soweit die Klägerin zu 2 sich nicht auf das prioritätsältere Warenzeichen (Nr. 453 811 "Isco") für optische Kontroll-Apparate, -Instrumente, -Geräte und optische Meßinstrumente berufen könne, verletzten die Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530 schutzwürdige Interessen der Beklagten zu 3. Der Unterlassungsanspruch sei im zuerkannten Umfang ebenfalls begründet, weil die Klägerin zu 2 das Firmen - und Warenzeichenrecht der Beklagten zu 3 verletzt habe und eine Wiederholungsgefahr nicht ausgeräumt sei.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin zu 2 und die Revision der Beklagten zu 3 führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit die Klage der Klägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 auf Rücknahme der Widersprüche gegen die Warenzeichenanmeldung Sch 35166/9 Wz "Isco" zurückgewiesen worden ist und soweit das Berufungsgericht unter Abweisung der weitergehenden Widerklage die Klägerin zu 2 zur Einwilligung in die teilweise Löschung der Marke Nr. 453 811 und zur Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Isco" verurteilt hat. Die Revision der Klägerin zu 2 gegen die Verurteilung zur Einwilligung in die teilweise Löschung der Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" ist zurückzuweisen. Dagegen hat die Revision der Beklagten zu 3 gegen die teilweise Abweisung der Widerklage zur Einwilligung in die (vollständige) Löschung dieser Marken Erfolg.
A. Revision der Klägerin zu 2 gegen die Abweisung des Klageantrags zu II. 4.
Die Verneinung eines Anspruchs der Klägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 auf Rücknahme der Widersprüche aufgrund der Marken Nr. 654 780
"ISCO-Göttingen", Nr. 722 114 "ISCO" und J 19514/9 Wz "ISCO" gegen die Warenzeichenanmeldung Sch 35166/9 Wz "Isco" der Klägerin zu 2 ist nicht frei von Rechtsfehlern.
1. Die Klage auf Rücknahme der Widersprüche stellt eine vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens nach §§ 42, 43 MarkenG erhobene Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) dar (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 44 Rdn. 16; Althammer/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 44 Rdn. 19).
Auf diese finden im Streitfall die Bestimmungen des Markengesetzes Anwendung (§ 152 MarkenG), auch wenn die sich gegenüberstehenden Zeichen vor dem 1. Januar 1995 angemeldet worden sind, weil in den §§ 153 ff. MarkenG keine Ausnahme angeordnet ist. Dies gilt auch, soweit die Klägerin zu 2 die Eintragungsbewilligungsklage auf die Löschungsreife der Widerspruchszeichen stützt. Die Bestimmung des § 161 Abs. 2 MarkenG, wonach die Löschungsklage sowohl nach den vor dem 1. Januar 1995 geltenden Vorschriften als auch nach den Vorschriften des Markengesetzes begründet sein muß, gilt insoweit nicht. Sie greift nur bei vor dem 1. Januar 1995 erhobenen Löschungsklagen ein. Denn die Löschung wirkt auf den Zeitpunkt der Klageerhebung zurück (§ 52 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Nur wenn die Einrede der Löschungsreife die Feststellung eines Löschungszeitpunkts vor dem 1. Januar 1995 voraussetzt, wovon im Streitfall nicht auszugehen ist, findet neben den Vorschriften des Markengesetzes auch die Bestimmung des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG Anwendung (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 52 Rdn. 8).
2. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe die sich gegenüberstehenden Zeichen zu Unrecht als übereinstimmend angesehen, greift nicht durch.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter der Geltung des Warenzeichengesetzes war anerkannt, daß die Entscheidung über die auf zeichenrechtliche Gründe gestützte Eintragungsbewilligungsklage grundsätzlich voraussetzt, daß das Deutsche Patentamt zuvor im Widerspruchsverfahren über die Zeichenübereinstimmung entschieden hat, weil dieser Entscheidung für das ordentliche Gericht Bindungswirkung zukomme. Eine Eintragungsbewilligungsklage vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens war jedoch zulässig, wenn es auf die Frage der Zeichenübereinstimmung und der Warengleichartigkeit nicht ankam, weil diese zwischen den Parteien außer Streit standen oder die Eintragungsbewilligungsklage bei unterstellter Zeichenübereinstimmung und Warengleichartigkeit aufgrund bestehender Löschungsreife wegen Nichtbenutzung Erfolg haben konnte (vgl. BGH, Urt. v. 4.7.1980 - I ZR 56/78, GRUR 1981, 53, 55 - Arthrexforte, m.w.N.). Diese Grundsätze gelten nach Inkrafttreten des Markengesetzes für die Eintragungsbewilligungsklage entsprechend (vgl. Fezer aaO § 44 Rdn. 8; Althammer/Klaka aaO § 44 Rdn. 11; Ingerl /Rohnke aaO § 44 Rdn. 31). Denn die Vorschrift des § 44 MarkenG sollte, von der hier nicht interessierenden kürzeren Frist für die Erhebung der Eintragungsbewilligungsklage abgesehen, keine sachliche Ä nderung gegenüber der Rechtslage unter Geltung des Warenzeichengesetzes herbeiführen (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 93 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 87). Danach ist vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens für die Klage auf Rücknahme der Widersprüche im Streitfall die Warenähnlichkeit und die Zeichenübereinstimmung zu unterstellen.
3. Die Revision macht zutreffend geltend, das Berufungsgericht sei zu Unrecht von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken ausgegangen.

Die Eintragungsbewilligungsklage nach § 44 MarkenG dient dazu, den Inhaber eines Widerspruchszeichens zur Bewilligung der Eintragung zu zwingen , wenn dem Kläger ein materiell-rechtlicher Anspruch auf Eintragung gegen den Beklagten zusteht. Ein solches Recht hat die Klägerin zu 2, wenn sie die Löschung der Widerspruchszeichen wegen Nichtbenutzung beantragen könnte (vgl. zu § 6 Abs. 2 WZG: BGH, Urt. v. 9.6.1978 - I ZR 67/76, GRUR 1978, 642, 644 = WRP 1978, 814 - SILVA; Ingerl/Rohnke aaO § 44 Rdn. 9). Ein derartiges Recht steht der Klägerin zu 2 aber auch dann zu, wenn sie für ihr Zeichen neben den Widerspruchsmarken der Beklagten zu 3 ein Recht auf Koexistenz hat (vgl. hierzu Althammer/Klaka aaO § 49 Rdn. 19; Ingerl/Rohnke aaO § 22 Rdn. 11).

a) Ohne Erfolg rügt die Revision allerdings, das Berufungsgericht habe nicht beachtet, daß es bei den Widerspruchszeichen Nr. 654 780 und Nr. 722 114 auf einen Fünfjahreszeitraum für die Prüfung der Benutzung ankomme , der mit Klageerhebung am 24. Juni 1985 geendet habe. Zwar hat die Klägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 bei Klageerhebung mit dem Hilfsantrag zu III auch auf Löschung der Marken Nr. 654 780 und Nr. 722 114 geklagt. Diese Löschungsklage, die durch rechtskräftiges Teilurteil des Berufungsgerichts vom 18. Juli 1991 abgewiesen worden ist, hat die Klägerin zu 2 jedoch nicht auf eine Löschungsreife der Widerspruchsmarken wegen fehlender Benutzung nach § 11 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 WZG gestützt, sondern auf einen rechtsmißbräuchlichen Erwerb der Zeichenrechte.
Hat die Klägerin zu 2 aber keine auf Nichtbenutzung gestützte Klage gegen die Widerspruchsmarken Nr. 654 780 und Nr. 722 114 erhoben, kommt es auf die Frage, ob die Zeichen am 24. Juni 1985 nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG
löschungsreif waren, nicht entscheidend an. Denn die Löschungsreife wegen Nichtbenutzung entfällt und die Zeichen erlangen erneut Schutz, wenn sie (wieder) benutzt werden. Nur gegenüber Zwischenrechten, die während bestehender Löschungsreife entstanden sind, ist der Schutz eingeschränkt (vgl. zum WZG: BGH, Urt. v. 28.4.1983 - I ZR 52/81, GRUR 1983, 764, 766 - Haller II; Urt. v. 16.12.1993 - I ZR 231/91, GRUR 1994, 288, 291 = WRP 1994, 252 - Malibu; Großkomm./Teplitzky, UWG, § 16 Rdn. 255; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 11 Rdn. 59). Zu Recht hat das Berufungsgericht daher seiner Prüfung der Löschungsreife wegen Nichtbenutzung nicht den Fünfjahreszeitraum vor der Erhebung der Klage am 24. Juni 1985 zugrunde gelegt, sondern auf die Zeit bis zur Anmeldung der Marke "Isco" (Sch 35166/9 Wz) am 14. März 1989 abgestellt. Denn eine bis zur Anmeldung der angegriffenen Marke aufgenommene rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchszeichen reichte aus, deren Schutz jedenfalls erneut zu begründen und die Entstehung eines Zwischenrechts mit Priorität vor den Widerspruchszeichen zu verhindern.
Das Berufungsgericht ist von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken zwischen dem 20. September 1984 und der Zeichenanmeldung am 14. März 1989 ausgegangen. Es hat aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der Aussage des Zeugen Sch. den Verkauf einer Vielzahl von Objektiven unter Verwendung von Verpackungskartons mit der Aufschrift "ISCO" festgestellt. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

b) Die Revision rügt jedoch mit Erfolg, daß das Berufungsgericht bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken nur auf den Zeitraum bis zur Anmeldung des angegriffenen Zeichens Sch 35166/9 Wz
am 14. März 1989 abgestellt und die Regelungen des Markengesetzes dabei unberücksichtigt gelassen hat.
Nach der Vorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG tritt Löschungsreife wegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt wird. Das Berufungsgericht hätte daher auch prüfen müssen, ob seit dem 1. Januar 1995 Löschungsreife wegen Verfalls aufgrund mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarken innerhalb der letzten fünf Jahre nach § 49 Abs. 1 Satz 1 i.V. mit § 26 MarkenG eingetreten ist. Die Prüfung des Verfalls wegen mangelnder Benutzung darf nicht auf den Eintritt der Löschungsreife des älteren Zeichens vor Veröffentlichung der angemeldeten Marke beschränkt werden. Denn es reicht aus, wenn der Zeitraum der fünfjährigen Nichtbenutzung nach Klageerhebung und vor der letzten mündlichen Verhandlung endet (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 49 Rdn. 8). Auch im Widerspruchsverfahren ist die Bestimmung des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG neben § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG selbständig anwendbar (vgl. BGH, Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN, m.w.N.) und eröffnet nach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke eine neue Fünfjahresfrist. Für die rechtserhaltende Benutzung der älteren Widerspruchsmarken kann es nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG daher auch auf den Zeitraum nach Eintragung der angegriffenen Marke ankommen.
Das Berufungsgericht wird daher zu prüfen haben, ob die Widerspruchsmarken während eines zwischen dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 und dem Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung über die Eintragungsbewilligungsklage endenden Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt worden sind und das Zeichen Sch 35166/9 Wz zu einem Zwischen-
recht erstarkt ist, gegen das die Beklagte zu 3 aus ihren prioritätsälteren Widerspruchsmarken nicht mehr vorgehen kann. Dies könnte entsprechend den obigen Ausführungen unter II. 3. zum einen der Fall sein, wenn die Widerspruchsmarken zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung löschungsreif sind, und zum anderen dann gegeben sein, wenn das Zeichen Sch 35166/9 Wz ein Recht auf Koexistenz erlangt hat, weil die Benutzung der Widerspruchsmarken nach vorausgegangener Löschungsreife wieder aufgenommen worden ist (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 22 Rdn. 11 und § 49 Rdn. 21; Althammer/Klaka aaO § 49 Rdn. 19; zum WZG: BGH, Urt. v. 26.10.1973 - I ZR 67/72, GRUR 1974, 276, 278 = WRP 1974, 142 - King; Großkomm. /Teplitzky aaO § 16 Rdn. 255 ff.; Baumbach/Hefermehl aaO § 11 Rdn. 64 f.).
Im erneut eröffneten Berufungsrechtszug wird das Berufungsgericht gegebenenfalls auch der Frage nachzugehen haben, ob der Geltendmachung von Rechten aus den Widerspruchsmarken gegen das von der Klägerin zu 2 1989 angemeldete Zeichen Sch 35166/9 Wz prioritätsältere Rechte der Klägerin zu 2 aus der Marke Nr. 453 811 entgegenstehen.
B. Revision der Klägerin zu 2 und Revision der Beklagten zu 3 gegen die Entscheidung über die Widerklage
1. Widerklageantrag zu a)
Die Annahme des Berufungsgerichts, die Klägerin zu 2 sei auf die Widerklage der Beklagten zu 3 verpflichtet, in die teilweise Löschung der Marken Nr. 453 811 "Isco", Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" einzuwilligen , hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Revisionen der
Klägerin zu 2 und der Beklagten zu 3 haben hinsichtlich der Marke Nr. 453 811 Erfolg und führen insoweit zur Aufhebung und Zurückverweisung. Die Revision der Beklagten zu 3 erweist sich auch hinsichtlich der beiden anderen Marken als begründet und führt insoweit zur Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.
Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die Klägerin zu 2 zur Einwilligung in die Löschung der Marken aufgrund der vor dem 1. Januar 1995 erhobenen Klage nur verpflichtet ist, wenn der Klage sowohl nach den bis dahin geltenden Vorschriften als auch nach den Vorschriften des Markengesetzes stattzugeben ist (§ 161 Abs. 2 MarkenG).

a) Marke Nr. 453 811 "Isco"
aa) Nach der Vorschrift des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG kann ein Dritter die Löschung eines Warenzeichens beantragen, wenn das Warenzeichen mindestens fünf Jahre in der Warenzeichenrolle eingetragen ist und der Zeicheninhaber das Zeichen innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Antrag auf Löschung nicht benutzt hat.
(1) In der Sache hat das Berufungsgericht angenommen, daß die Klägerin zu 2 die Marke im maßgeblichen Zeitraum für CCTV-Objektive und für ein Zentrierprüfgerät verwendet hat. Hierzu hat es festgestellt, die Fachabkürzung "CCTV" stehe für "Closed circuit television". Darunter sei jeder Einsatz des Fernsehens zu verstehen, bei dem keine Sendungen für den öffentlichen Empfang ausgestrahlt würden, sondern Programme nur auf speziellen Empfängern gesehen werden könnten, die mit der Fernsehkamera durch Anschlüsse verbunden seien. Derartige Kameras würden insbesondere zu Kontrollzwecken beispielsweise in den Schalterräumen von Banken, als Eingangskontrollen von öffentlichen und privaten Gebäuden und zur Überwachung technischer Vorgänge eingesetzt. CCTV-Kameras würden nicht ausschließlich zu Kontrollzwecken eingesetzt; hier liege allerdings ihr wesentliches Anwendungsgebiet. Der Annahme, daß CCTV-Objektive optische Kontroll-Apparate, -Instrumente oder -Geräte seien, stehe nicht entgegen, daß sie diese Funktion nur in Verbindung mit einer Kamera wahrnehmen könnten. Die Objektive stellten einen so wesentlichen Bestandteil der Überwachungseinheit dar, daß sie nach der Verkehrsauffassung selbst als Überwachungsapparate, -instrumente oder -geräte anzusehen seien. Diese Objektive habe die Klägerin zu 2 bzw. ihre Rechtsvorgängerin in der Zeit von Oktober 1980 bis Oktober 1984 mit der Aufschrift "ISCO" vertrieben. Darüber hinaus sei bewiesen, daß die Klägerin
zu 2 die Marke Nr. 453 811 im Mai und Juni 1984 für den Verkauf von drei zum Export bestimmten Zentrierprüfgeräten an die Firma O. und für ein weiteres an die Firma St. verkauftes Zentrierprüfgerät benutzt habe. Der Verkauf des Zentrierprüfgeräts an die Firma St. unter Verwendung der Marke stelle eine ernsthafte Benutzung im Inland dar.
Aufgrund dieser Feststellungen ist das Berufungsgericht von einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke für optische Kontroll-Apparate, optische Kontroll-Instrumente, optische Kontroll-Geräte sowie optische Meßinstrumente ausgegangen und hat diese als von den im Warenverzeichnis aufgeführten Kontroll-Apparaten, Kontroll-Instrumenten und Kontroll-Geräten sowie Meßinstrumenten umfaßt angesehen.
(2) Das Berufungsgericht ist - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zutreffend davon ausgegangen, daß sich die Wörter "chemische, geodätische, nautische" im Warenverzeichnis der Marke Nr. 453 811 nicht auf Wäge- und Kontroll-Apparate beziehen, sondern wegen des vom Warenverzeichnis vor Wäge- und Kontroll-Apparate gesetzten Kommas, auf Apparate, Instrumente und Geräte. Dies entspricht dem Wortlaut des Warenverzeichnisses und der Auskunft des Deutschen Patentamts vom 4. Dezember 1991 zu den üblichen Formulierungen und dem Verständnis von Warenverzeichnissen.
(3) Im rechtlichen Ansatz zutreffend ist auch die Annahme des Berufungsgerichts , daß eine Einschränkung eines im Verzeichnis eingetragenen Oberbegriffs vorzunehmen sein kann, wenn die Marke nur für einen Teil der Waren benutzt wird, die unter den weiten Oberbegriff fallen.
Wird eine Marke nur für einen Teil der Waren rechtserhaltend benutzt, so ist im Löschungsverfahren die Marke nicht zwingend auf die tatsächlich benutzten konkreten Waren zu beschränken. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigt es, im Warenverzeichnis über die benutzte konkrete Ware hinaus auch die Waren zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden. Andererseits ist es nicht gerechtfertigt, einen Oberbegriff uneingeschränkt nur deshalb im Warenverzeichnis zu belassen, weil die tatsächlich benutzte Ware unter diesen (weiten ) Oberbegriff fällt. In diesem Fall kann eine Beibehaltung des Oberbegriffs unter Beschränkung auf die allein noch zulässigen, durch die Benutzung gedeckten Waren in Betracht kommen (vgl. zum WZG: BGH, Urt. v. 7.6.1978 - I ZR 125/76, GRUR 1978, 647, 648 = WRP 1978, 813 - TIGRESS; Urt. v. 13.7.1989 - I ZR 157/87, GRUR 1990, 39, 40 - Taurus; Urt. v. 21.4.1994 - I ZR 291/91, GRUR 1994, 512, 515 = WRP 1994, 621 - Simmenthal).
Mit Recht wenden sich - mit jeweils unterschiedlicher Zielrichtung - die Revision der Klägerin zu 2 und die Revision der Beklagten zu 3 jedoch gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Verwendung der Marke Nr. 453 811 für CCTV-Objektive und ein Zentrierprüfgerät stelle eine rechtserhaltende Benutzung für optische Kontroll-Apparate, optische Kontroll-Instrumente, optische Kontroll-Geräte und optische Meßinstrumente dar.
Das Berufungsgericht konnte seine Feststellungen zur rechtserhaltenden Benutzung durch Verwendung der CCTV-Objektive nicht auf die Auskunft des Deutschen Patentamts vom 4. Dezember 1991 stützen. Zu der Frage, ob CCTV-Objektive den Waren des Verzeichnisses der Marke Nr. 453 811 zuzu-
ordnen sind, hat das Berufungsgericht die Auskünfte des Deutschen Patentamts vom 4. September und 4. Dezember 1991 eingeholt. Nach der Auskunft des Deutschen Patentamts vom 4. September 1991 fallen CCTV-Objektive nicht unter die Warenoberbegriffe "chemische, geodätische, nautische, Wägeund Kontroll-Apparate, -Instrumente und -Geräte, Meßinstrumente"; vielmehr soll es sich bei CCTV-Objektiven um optische Instrumente handeln. Nach der weiteren Auskunft des Deutschen Patentamts vom 4. Dezember 1991 ist zwar nicht generell ausgeschlossen, daß es Objektive gibt, die technisch die Aufgabe der Kontrolle oder Überwachung wahrnehmen und daher (optische) Kontroll -Apparate, -Geräte oder -Instrumente sein können. Das Deutsche Patentamt hat jedoch auch in der Auskunft vom 4. Dezember 1991 angegeben, daß die wesentliche Funktion von CCTV-Objektiven grundsätzlich nicht in Kontrollzwecken besteht.
Mit Recht rügt aber auch die Revision der Klägerin zu 2, das Berufungsgericht habe nicht aufgezeigt, inwiefern die Benutzung der Marke für CCTVObjektive nicht nur, wie vom Berufungsgericht angenommen, eine Verwendung für optische Geräte oder Meßinstrumente sei, und nicht auch für chemische, geodätische und nautische Apparate, Instrumente und Geräte.
Das Berufungsurteil kann auch insoweit keinen Bestand haben, als das Berufungsgericht von einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke Nr. 453 811 für optische Meßinstrumente ausgegangen ist.
Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist allerdings die Annahme des Berufungsgerichts, daß die Klägerin zu 2 die Marke Nr. 453 811 im Juni 1984 rechtserhaltend für Zentrierprüfgeräte benutzt hat.
Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer einer Benutzung i.S. von § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG richten sich nach dem jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten. Dabei kommt es unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders darauf an, ob bei objektiver Betrachtung die als Benutzung in Anspruch genommenen Vertriebshandlungen auch ohne Berücksichtigung des Zwecks, den Bestand der Marke zu erhalten, als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen sind (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 17.1.1985 - I ZR 107/83, GRUR 1985, 926, 927 - topfitz/topfit; Urt. v. 5.6.1985 - I ZR 151/83, GRUR 1986, 168, 169 - Darcy).
Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Klägerin zu 2 die Marke im Juni 1984 für den Verkauf eines Zentrierprüfgeräts im Inland benutzt hat. Dabei handelte es sich um ein im Preis (81.500,-- DM zuzüglich Umsatzsteuer) hochliegendes Spezialprodukt für - im wesentlichen - industrielle Hersteller, die meist nur ein Zentrierprüfgerät oder wenige Geräte benötigten. Außerdem hat die Klägerin zu 2 nach den Feststellungen des Berufungsgerichts auch drei für den Export bestimmte Zentrierprüfgeräte mit der Marke Nr. 453 811 versehen. Auch diese Benutzungshandlungen sind zu berücksichtigen; denn es genügt, wenn die Ware im Inland mit dem Zeichen versehen wird und hier die innerbetriebliche Sphäre verläßt, mag der Vertrieb wie bei einer nur für den Export bestimmten Ware auch ausschließlich im Ausland erfolgen (vgl. Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., § 5 Rdn. 53 m.w.N.; so jetzt auch ausdrücklich § 26 Abs. 4 MarkenG). Danach durfte das Berufungsgericht von einer ernsthaften Benutzung der Marke ausgehen.
Dem Berufungsgericht kann allerdings nicht darin beigetreten werden, daß damit eine rechtserhaltende Benutzung für optische Meßinstrumente gegeben ist. Sollte das Berufungsgericht bei der erneuten Prüfung wiederum zu
dem Ergebnis kommen, daß CCTV-Objektive unter die Oberbegriffe der Kontroll -Apparate, Kontroll-Instrumente oder Kontroll-Geräte fallen, wird es festzustellen haben, ob die Objektive nicht schwerpunktmäßig unter einen dieser Oberbegriffe fallen. Denn in einem solchen Fall besteht kein Anlaß für die Beibehaltung mehr als eines gegebenenfalls durch Bildung einer Untergruppe einzuschränkenden Oberbegriffs (vgl. zum WZG: BGH GRUR 1978, 647, 648 - TIGRESS; 1990, 39, 40 - Taurus; GRUR 1994, 512, 515 - Simmenthal). Dies gilt für die vom Berufungsgericht festgestellte rechtserhaltende Benutzung durch Verwendung der Marke für Zentrierprüfgeräte entsprechend. Das Berufungsgericht wird auch insoweit festzustellen haben, ob Zentrierprüfgeräte nicht unter einen (welchen?) der einheitlichen Warenoberbegriffe fallen.
bb) Das Berufungsgericht wird in Betracht zu ziehen haben, daß die vorstehenden Ausführungen im Streitfall jedenfalls grundsätzlich auch für eine Löschung der Marke Nr. 453 811 "Isco" nach dem Markengesetz, § 49 Abs. 1, Abs. 3, § 26 Abs. 1 MarkenG, zugrunde zu legen sind. Dies gilt auch - wie im Schrifttum vertreten - für die unter Geltung des Warenzeichengesetzes entwikkelten Grundsätze der rechtserhaltenden Benutzung für einen Teil der unter einen weiten Oberbegriff fallenden Waren (vgl. Fezer aaO § 26 Rdn. 56; Althammer /Ströbele aaO § 26 Rdn. 109; differenzierend für Löschungs- und Kollisionsverfahren Ingerl/Rohnke aaO § 25 Rdn. 23 ff., § 49 Rdn. 22 ff.). Die Einführung des Benutzungszwangs sollte unter Entlastung des Deutschen Patentamts im Interesse aller Neuanmelder von Warenzeichen und damit der gesamten Wirtschaft die Möglichkeiten für die Eintragung neuer Warenzeichen verbessern. Um zu verhindern, daß entgegen dem Zweck des Benutzungszwangs ein Anreiz geschaffen wird, Warenzeichen nicht nur für Waren anzumelden , für die das Zeichen benutzt werden soll, sondern auch für alle mit diesem Zeichen gleichartigen Waren, sollte die Benutzung des Zeichens für be-
stimmte Waren nicht als Benutzung für die mit diesen Waren gleichartigen Waren gelten (vgl. BGH GRUR 1978, 647, 648 - TIGRESS; 1990, 39 - Taurus). Dieser Zweck des Benutzungszwangs liegt auch der Markenrichtlinie und dem Markengesetz zugrunde. Die unter Geltung des Warenzeichengesetzes zu ausgewogenen Ergebnissen führende Rechtsprechung ist nach der Begründung zum Regierungsentwurf im Ergebnis auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes zugrunde zu legen (vgl. hierzu Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 83 = BlPMZ 1994, Sonderheft S. 77). Dafür läßt sich auch die achte Begründungserwägung zur Ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/ EWG) anführen, wonach verlangt werden muß, daß eingetragene Marken tatsächlich benutzt werden, um nicht zu verfallen, um die Gesamtzahl der in der Gemeinschaft eingetragenen und geschützten Marken und damit die Anzahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte zu verringern, und Art. 10 der Richtlinie über die Benutzung der Marke, der durch § 26 MarkenG umgesetzt worden ist.
Danach wird das Berufungsgericht im erneut eröffneten Berufungsrechtszug - gegebenenfalls sachverständig beraten - festzustellen haben, unter welche Waren des Warenverzeichnisses der Marke Nr. 453 811 CCTV-Objektive und Zentrierprüfgeräte einzuordnen sind.

b) Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO"
Die gegen eine teilweise Löschung der Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" gerichtete Revision der Klägerin zu 2 hat keinen Erfolg. Dagegen erweist sich die Revision der Beklagten zu 3 als begründet, soweit
sie sich dagegen wendet, daß das Berufungsgericht die Klägerin zu 2 nicht zur Einwilligung in die vollständige Löschung der Marken verurteilt hat.
Das Berufungsgericht hat angenommen, daß der Beklagten zu 3 gegen die Klägerin zu 2 hinsichtlich der in Rede stehenden Marken ein Anspruch auf teilweise Löschung nach § 12 BGB, § 16 UWG, § 15 Abs. 2 MarkenG zusteht, weil die Beklagte zu 3 von der Beklagten zu 1 das Recht zur Führung des Namensteils "ISCO" erworben hat.
aa) Ohne Erfolg wendet sich die Revision der Klägerin zu 2 gegen diese Beurteilung des Berufungsgerichts mit der Begründung, der Klägerin zu 2 stehe aufgrund der Marke Nr. 453 811 ein Recht mit älterer Priorität gegenüber dem Firmenschlagwort "ISCO" der Beklagten zu 3 mit der Priorität 1953 zu. Gegen einen Löschungsanspruch nach § 55 Abs. 1, § 51 Abs. 1, §§ 12, 5 MarkenG und § 16 UWG aufgrund eines gegenüber den Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" prioritätsälteren Firmenrechts der Beklagten zu 3 kann die Klägerin zu 2 aus ihrer Marke Nr. 453 811 keine Rechte ableiten. Denn aufgrund des Teilurteils des Berufungsgerichts vom 18. Juli 1991 steht rechtskräftig fest, daß der Klägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 aufgrund ihrer gegenüber dem Firmenrecht der Beklagten zu 3 prioritätsälteren Marke kein Recht auf Unterlassung der Benutzung und auf Einwilligung in die Löschung der Firma der Beklagten zu 3 zusteht.
Die Revision der Klägerin zu 2 beruft sich weiter ohne Erfolg darauf, das Berufungsgericht habe keine Feststellungen zur Warenähnlichkeit getroffen.
Für das Vorliegen einer unter § 16 UWG, § 15 Abs. 2 MarkenG fallenden Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kommt es darauf an, ob der Ver-
kehr im Hinblick auf die Übereinstimmung oder Ä hnlichkeit der beiderseitigen Kennzeichen aus der Nähe bzw. der Verschiedenheit der beiderseitigen Waren und Branchen und aus dem Grad der Unterscheidungskraft der Kennzeichnungen irrigerweise auf wirtschaftliche und organisatorische Zusammenhänge zwischen den Parteien schließt (vgl. BGH, Urt. v. 7.6.1990 - I ZR 298/88, GRUR 1990, 1042, 1044 = WRP 1991, 83 - Datacolor). Die für die Annahme einer Verwechslungsgefahr erforderliche Waren- und Branchennähe hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei bejaht. In Anbetracht der Identität bzw. der fast vollständigen Übereinstimmung des Firmenschlagworts der Beklagten zu 3 mit den Warenzeichen der Klägerin zu 2 und der vom Berufungsgericht festgestellten Branchenidentität sind an die Warennähe nur geringe Anforderungen zu stellen. Das Berufungsgericht konnte daher bei den Warenverzeichnissen der Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530 von einer ausreichenden Warennähe ausgehen.
bb) Demgegenüber erweist sich die Revision der Beklagten zu 3 gegen die vom Berufungsgericht nur eingeschränkt ausgesprochene Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung der Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530 als begründet, weil die Klägerin zu 2 - angesichts der insoweit rechtskräftig vorentschiedenen Rechtslage - aufgrund ihrer prioritätsälteren Marke Nr. 453 811 kein Recht gegenüber dem Firmenrecht der Beklagten zu 3 ableiten kann. Das Firmenrecht der Beklagten zu 3 ist prioritätsälter als die Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530 der Klägerin zu 2. Die Marke Nr. 453 811 berechtigt die Klägerin zu 2 - unabhängig vom Schutzumfang dieser Marke - nicht zu weiteren mit dem Firmenrecht der Beklagten zu 3 kollidierenden Markenanmeldungen.
2. Widerklageantrag zu b)
Das Berufungsgericht hat die Verurteilung der Klägerin zu 2, es zu unterlassen , die Bezeichnung "ISCO" und/oder damit als Bestandteil gebildete Bezeichnungen im Geschäftsverkehr zu verwenden, soweit nicht folgende Waren betroffen sind: optische Kontroll-Apparate, optische Kontroll-Instrumente, optische Kontroll-Geräte sowie optische Meßinstrumente, auf eine Verletzung des Unternehmenskennzeichens "ISCO" und der Warenzeichen der Beklagten zu 3 gestützt.
Die gegen diese Entscheidung gerichteten Revisionen der Klägerin zu 2 und der Beklagten zu 3 haben Erfolg.
Ob ein Unterlassungsanspruch der Beklagten zu 3 aus § 14 Abs. 2, Abs. 5, § 15 Abs. 2, Abs. 4, § 153 MarkenG, § 16 UWG, §§ 24, 31 WZG gegeben ist, hängt, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, vom Bestand der prioritätsälteren Marke Nr. 453 811 der Klägerin zu 2 ab. Da das Berufungsgericht hierzu weitere Feststellungen treffen muß, kann auch die Verurteilung der Klägerin zu 2 gemäß dem Antrag zu b) der Widerklage in dem vom Berufungsgericht ausgesprochenen Umfang keinen Bestand haben.
III. Danach war das Berufungsurteil auf die Revision der Klägerin zu 2 hinsichtlich des Klageantrags zu II. 4. aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Hinsichtlich des auf die Marke Nr. 453 811 bezogenen Widerklageantrags zu a) und des Widerklageantrags zu b) führten die Revisionen der Klägerin zu 2 und die der Beklagten zu 3 ebenfalls zur Aufhebung und Zurückverweisung. Hinsichtlich des auf die Marken Nr. 1 051 762
und Nr. 1 055 530 bezogenen Widerklageantrags zu a) war das Berufungsurteil auf die Revision der Beklagten zu 3 unter Zurückweisung der Revision der Klägerin zu 2 aufzuheben und das landgerichtliche Urteil wieder herzustellen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Büscher

(1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war.

(2) Werden Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c wegen Verletzung einer eingetragenen Marke im Wege der Klage geltend gemacht, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, gemäß § 26 benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zum Zeitpunkt der Klageerhebung seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorlagen. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 100/99 Verkündet am:
12. Juli 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Fabergé
Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Marke als bekannte Marke im
Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG anzusehen ist.
BGH, Urt. v. 12. Juli 2001 - I ZR 100/99 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 12. Juli 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 2. März 1999 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin zu 1, eine Aktiengesellschaft nach niederländischem Recht, ist eine von insgesamt zwei Holding-Gesellschaften des weltweit tätigen U. - Konzerns. Die Klägerin zu 2 ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Klägerin zu 1; sie beschäftigt sich mit dem Vertrieb von kosmetischen Produkten des U. -Konzerns in Deutschland.
Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der am 4. Juli 1989 angemeldeten Wort-/ Bildmarke Nr. 1 189 993 (Klagemarke 2) gemäß der nachfolgenden Darstellung

eingetragen für eine Fülle von Waren der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, darunter Seifen, Parfümerien, Juwelier- und Schmuckwaren, sowie der am 13. Januar 1990 angemeldeten Wortmarke Nr. 1 164 222 "FABERGÉ" (Klagemarke 3), eingetragen für zahlreiche Waren der Klassen 3, 9, 14, 18, 24 bis 27, unter anderem für Seifen, Parfümerien, Brillen, Juwelier- und Schmuckwaren.
Die Beklagte ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 2 018 855 "Fabergé", angemeldet am 22. April 1992, eingetragen am 13. August 1992 für "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)", der deutschen Wortmarke Nr. 395 21 321 "Fabergé", angemeldet am 22. Mai 1995, eingetragen am 5. Oktober 1995 für verschiedene Getränkearten, u.a. für "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)", der deutschen Wortmarke 395 25 334 "Fabergé", angemeldet am 21. Juni 1995, eingetragen am 24. November 1995 u.a. für verschiedene alkoholfreie Getränkearten und Biere, sowie der Gemeinschaftsmarke Nr. 7252 "Fabergé", angemeldet am 1. April 1996, eingetragen am 6. Oktober 1997 u.a. für alkoholfreie und alkoholische Getränke.
Die Beklagte beabsichtigt, unter ihren Marken "Fabergé" verschiedene hochpreisige alkoholische Getränke, u.a. Sekt, zu vertreiben.
Mit ihrer Klage haben die Klägerinnen unter Berufung auf marken- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie auf Löschung der drei deutschen Marken "Fabergé" in Anspruch genommen.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Im Berufungsverfahren haben die Parteien die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt. Die Klägerinnen haben die Klage im übrigen auch auf die Löschung der Gemeinschaftsmarke erweitert. Die Berufung ist ohne Erfolg geblieben.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgen die Klägerinnen ihre Klageanträge weiter.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat marken- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche der Klägerinnen verneint und dazu ausgeführt:
An einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fehle es schon deshalb, weil eine Ähnlichkeit zwischen den Waren, für welche die Klagemarken Schutz genössen, und den Produkten der Beklagten nicht gegeben sei.

Der weitergehende Schutz für bekannte Marken nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG greife nicht ein, weil es an der erforderlichen Bekanntheit der Klagemarken fehle. Den beiden von den Klägerinnen vorgelegten Meinungsforschungsgutachten könne lediglich entnommen werden, daß etwa 16 % bzw. 17,5 % der Befragten die Bezeichnung "Fabergé" überhaupt als Warenkennzeichnung bekannt sei. Hiervon müßten noch Abschläge gemacht werden, so daß nur von einem Bekanntheitsgrad von 8,1 % bzw. 12,64 % ausgegangen werden könne. Es sei nicht gerechtfertigt, der rechtlichen Beurteilung nur die durchweg höheren Prozentsätze zugrunde zu legen, die sich in der Gruppe der Befragten mit höherem Bildungsstand und überdurchschnittlichem Einkommen ergeben hätten. Es sei nicht ersichtlich, daß als aktuelle oder potentielle Abnehmer der unter den Klagemarken vertriebenen Waren ausschließlich oder zumindest überwiegend Käufer aus dieser Gruppe angesprochen würden. Dem Vorbringen der Klägerinnen, Einkäufern von Handelsunternehmen für Luxusgüter seien die Klagemarken zu weit über 70 % bekannt, brauche nicht weiter nachgegangen zu werden, weil allein eine hohe Bekanntheit der Marken beim (Groß- oder Einzel-) Handel für die Feststellung, es handele sich um eine im Inland bekannte Marke im Sinne der vorgenannten Bestimmung, nicht ausreiche.
Auch aus § 1 UWG ergäben sich die Klageansprüche nicht. Es fehle an einem wettbewerbswidrigen Verhalten der Beklagten. Von einer wettbewerbswidrigen Rufausbeutung könne nicht ausgegangen werden, weil nicht festgestellt werden könne, daß der Verkehr mit den Klagemarken den Ruf von Hochpreisigkeit und Exklusivität in dem erforderlichen hohen Umfang verbinde.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.
1. Soweit die angegriffenen Kennzeichnungen (hier die Wortmarke Nr. 2 018 855) bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 angemeldet und eingetragen worden sind, stehen den Klägerinnen die aus Markenrecht geltend gemachten Ansprüche nach § 153 Abs. 1 MarkenG nur zu, wenn sie sowohl nach den bis dahin geltenden Vorschriften als auch nach den Vorschriften des Markengesetzes gegeben sind.
Für die Prüfung in der Revisionsinstanz ist aufgrund der Unterstellung des Berufungsgerichts davon auszugehen, daû die Klägerin zu 1 Inhaberin der Klagemarken ist und daû der Klägerin zu 2 daran ein ausschlieûliches Benutzungsrecht zusteht.
2. Im Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht markenrechtliche Ansprüche der Klägerinnen wegen einer Verwechslungsgefahr verneint.
In nicht zu beanstandender Weise hat es eine Verletzung der Klagemarken gemäû § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG infolge Verwechslungsgefahr schon wegen fehlender Ähnlichkeit der von den Klagemarken erfaûten Waren und der von der Beklagten für einen Vertrieb vorgesehenen alkoholischen Getränke für nicht gegeben erachtet. Hiergegen wendet sich die Revision nicht. Rechtsfehler sind auch nicht ersichtlich.
Aus der in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unmittelbar übernommenen Vorschrift des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL ergibt sich, daû eine Verwechs-
lungsgefahr dann nicht angenommen werden kann, wenn eines der beiden Tatbestandsmerkmale der Bestimmung, nämlich die Marken- oder die Warenähnlichkeit , gänzlich fehlt. Denn in derartigen Fällen ist es nicht (mehr) möglich, davon auszugehen, daû ”wegen ihrer ... Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der ... Ähnlichkeit der ... erfaûten Waren ... für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht” (vgl. für die Warenähnlichkeit z. B. EuGH Slg. 1998, I-5509 = GRUR 1998, 922 Tz. 22 - Canon; BGH, Beschl. v. 13.11.1997 - I ZB 22/95, GRUR 1999, 158, 159 = WRP 1998, 747 - GARIBALDI; Beschl. v. 16.7.1998 - I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 166 = WRP 1998, 1078 - JOHN LOBB).
3. Das Berufungsgericht hat den Klagemarken auch den weitergehenden Schutz für bekannte Marken im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG versagt. Hiergegen wendet sich die Revision mit Erfolg.

a) Nach dieser Vorschrift liegt eine Markenverletzung vor, wenn ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genieût, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Das Berufungsgericht hat für die Klagemarken die Voraussetzung, daû es sich um bekannte Marken handelt, verneint, weil schon der aus den vorgelegten Meinungsforschungsgutachten entnehmbare Bekanntheitsgrad der
Klagemarken nicht ausreiche, deren Einstufung als bekannte Marken zu rechtfertigen. Das erweist sich im Ergebnis als nicht frei von Rechtsfehlern.

b) Schon der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts erscheint, soweit dieses für die Annahme einer Bekanntheit der Marke im Inland im Sinne der vorgenannten Bestimmung eine bestimmte prozentuale Bekanntheit im Verkehr voraussetzen will, nicht zutreffend. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat - nach Erlaû des Berufungsurteils - im Rahmen der ihm nach Art. 234 EG zustehenden, die nationalen Gerichte bindenden Auslegungskompetenz die Bestimmung des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL, auf der die Regelung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG beruht, dahin ausgelegt, daû die erste in der Richtlinienbestimmung aufgestellte Voraussetzung einen bestimmten Bekanntheitsgrad der älteren Marke beim Publikum erfordere, ohne daû ein bestimmter Prozentsatz zu fordern sei. Denn nur wenn die Marke einen genügenden Bekanntheitsgrad habe, könne das Publikum, wenn es mit der jüngeren Marke konfrontiert werde, bei nichtähnlichen Waren oder Dienstleistungen, eine Verbindung zwischen den beiden Marken herstellen, so daû die ältere Marke beeinträchtigt werden kann (EuGH Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 = WRP 1999, 1130 = MarkenR 1999, 388 Tz. 23 ff. - Chevy). Der erforderliche Bekanntheitsgrad sei danach als erreicht anzusehen, wenn die ältere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfaûten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, also je nach der vermarkteten Ware oder Dienstleistung die breite Öffentlichkeit oder ein spezielleres Publikum, z. B. ein bestimmtes berufliches Milieu. Bei der danach anzustellenden Prüfung der Bekanntheit könne weder nach dem Buchstaben noch nach dem Geist des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL verlangt werden, daû die Marke einem bestimmten Prozentsatz des in dieser Weise definierten Publi-
kums bekannt sei. Bei der Prüfung dieser Voraussetzung habe das (nationale) Gericht bei der Anwendung der auf Art. 5 Abs. 2 MarkenRL beruhenden nationalen Rechtsvorschriften alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen , also insbesondere den Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie den Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt habe.

c) Das Berufungsgericht hat sich dagegen bei seinen Feststellungen zur Bekanntheit der Klagemarken im wesentlichen mit den aus den Meinungsforschungsgutachten ersichtlichen Prozentsätzen zur Kenntnis von den Klagemarken im Verkehr beschäftigt und seine Schluûfolgerungen allein darauf gestützt. Das kann nach den vorerwähnten Rechtsprechungsgrundsätzen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften für die Verneinung der Bekanntheit im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht mehr als rechtsfehlerfrei erachtet werden. Auf die gegen die vom Berufungsgericht festgestellten Prozentsätze gerichteten Angriffe der Revision kommt es daher nicht entscheidend an.
Nach den vorerwähnten, für die Auslegung von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verbindlichen Vorgaben des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften sind für die Prüfung, ob eine Marke bekannt ist, also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat, von Bedeutung. Hierzu haben die Parteien - mit Ausnahme des Vortrags der Klägerinnen zu den erteilten Lizenzen - im Rechtsstreit bisher, weil die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erst nach Abschluû der Be-
rufungsinstanz bekannt geworden ist, nicht vorgetragen. Deshalb war das Berufungsverfahren erneut zu eröffnen, um ihnen Gelegenheit zu weiterem Vorbringen zu geben.
Allerdings hat das Berufungsgericht bei dem für die Beurteilung der Bekanntheit zu bestimmenden Kreis der von den in Frage stehenden Waren angesprochenen Personen zutreffend den allgemeinen Verkehr und die Einkäufer der entsprechenden Güter zugrunde gelegt. Bei den in Betracht zu ziehenden Waren, insbesondere auch den Seifen, Parfümerien, Juwelier- und Schmuckwaren, handelt es sich nach deren Eigenschaften, auf die es maûgeblich ankommt, um Produkte des persönlichen täglichen Bedarfs, die sich an alle Verkehrskreise wenden. Die Revision vertritt die Auffassung, darüber hinaus gebe es einen exklusiven Bereich von Luxusgütern, der nach dem Vortrag der Klägerinnen den Kern ihres Markenverwertungssystems ausmache, und sich in den Lizenzvergaben an die Firma V. M. (Fabergé-Schmuckwaren ), die Firma A. & D. (Fabergé-Damast-Seiden) und die Firma L. d M. S.A. (Fabergé-Brillengestelle) widerspiegelten. Mit diesen Gütern wendeten sich die Klägerin zu 2 und die Lizenznehmer der Klägerin zu 1 an Verbraucher mit höherem Bildungsstand und überdurchschnittlichem Einkommen ; mithin seien es die Angehörigen dieser Personengruppe, die als Nachfrager in Betracht kämen. Damit vernachlässigt die Revision, daû die Produkte bei der markenrechtlichen Beurteilung, wie auch im Rahmen der Prüfung der Warenähnlichkeit, einander nach Warengattungen gegenüberstehen. Diese sind nach dauerhaften charakteristischen Kriterien zu beurteilen, nicht nach Werbekonzeptionen, die jederzeit geändert werden können (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 284). Darüber hinaus hat das Berufungsgericht festgestellt, daû unter den Klagemarken auch Waren des persönlichen
täglichen Gebrauchs vertrieben werden, die selbst für Bezieher niedriger Einkommen erschwinglich sind. So würden von der Klägerin zu 2 die Herrenserien "Hero" und "Axe" unter den Klagemarken zu Verkaufspreisen um 10 DM vertrieben. Des weiteren biete die Firma V. M. eine Vielzahl von Schmuckstücken an, die mit Verkaufspreisen unter 1000 DM auch für Durchschnittsverdiener bezahlbar seien. Die Revision macht dagegen geltend, jedenfalls gebe es einen exklusiven Bereich von Luxusgütern, die den Kern des von der Klägerin zu 1 entwickelten Markenverwertungssystems ausmache. Hierauf kann es jedoch nicht maûgeblich ankommen, weil dieser Bereich, wie die Revisionserwiderung zu Recht hervorhebt, in den von den Klägerinnen vorgelegten Meinungsforschungsgutachten keinen ausreichenden Niederschlag findet. So haben von den Bevölkerungsgruppen mit höherem Bildungsstand und/oder höherem Einkommen, obwohl Mehrfachnennungen möglich waren und erfolgt sind, lediglich zwischen 5 und 12 % die Bezeichnung "Fabergé" mit "Luxusgütern (auch teure Produkte, exklusiv)" in Verbindung gebracht. Schon daraus ergibt sich, daû eine gemischte Werbe- und Vertriebskonzeption, wie sie von den Klägerinnen praktiziert wird, nicht geeignet ist, die Art der maûgeblichen Warengattung auf hochpreisige Luxusgüter zu beschränken.
Aber auch auf die von der Revision hervorgehobene Tatsache, daû die Klagemarken, wie das Berufungsgericht als zutreffend unterstellt hat, den Einkäufern von Handelsunternehmen für Luxusgüter zu weit über 70 % bekannt seien, kann nicht maûgeblich abgestellt werden. Nach der angeführten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften kommt es jedenfalls auch auf die Bekanntheit in den von den Waren betroffenen Kreisen des Publikums an. Damit sind jedoch nicht lediglich die als Einkäufer in ihrer beruflichen Tätigkeit betroffenen Personen gemeint, sondern auch die von den
Waren als Verbraucher angesprochenen Personen, mithin bei den in Betracht zu ziehenden Waren der allgemeine Verkehr.
Die weiteren für die Beurteilung der Bekanntheit der Klagemarken erforderlichen Feststellungen und gegebenenfalls auch die weiteren tatbestandlichen Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wird das Berufungsgericht noch zu treffen haben.
4. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche auch aus § 1 UWG verneint. Das kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden. Nach der Rechtsprechung des Senats stellt sich der Schutz der bekannten Marke im Markengesetz als eine umfassende spezialgesetzliche Regelung dar, mit welcher der bislang in der Rechtsprechung entwickelte Schutz fixiert und ausgebaut werden sollte (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs BT-Drucks. 12/ 6581, S. 72 = BlPMZ 1994 Sonderheft S. 66). Diese Regelung ist an die Stelle des bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten und läût in ihrem Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 BGB grundsätzlich keinen Raum (BGHZ 138, 349, 351 - MAC Dog). Dieser Grundsatz gilt auch im Streitfall. Die Klägerinnen haben in ihrem Vortrag keine zusätzlichen wettbewerbswidrigen Umstände geltend gemacht , die nicht schon der Prüfung im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zugrunde gelegen haben. Auf § 1 UWG ist die Revision selbst auch nicht mehr zurückgekommen.
III. Danach war das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Schaffert

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 193/99 Verkündet am:
18. Oktober 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Elternbriefe

a) Bei der Ermittlung des Verkehrsverständnisses macht es grundsätzlich keinen
Unterschied, ob der Tatrichter seine Sachkunde und Lebenserfahrung
zur Bejahung oder zur Verneinung einer Irreführungsgefahr einsetzen
möchte.

b) In der Verwendung amtlich erlangter Informationen zu dem Zweck, unter
Ausnutzung amtlicher Autorität eigenen oder fremden Wettbewerb zu fördern
, kann eine nach § 1 UWG unlautere Randnutzung einer öffentlichen
Einrichtung liegen (hier: gemeinsame Versendung sog. Elternbriefe einer
staatlichen Stelle und Werbematerial einer Landesbausparkasse gegen
Übernahme der Portokosten).
BGH, Urt. v. 18. Oktober 2001 - I ZR 193/99 - OLG Bremen
LG Bremen
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 18. Oktober 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Prof. Dr. Bornkamm und
Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
I. Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen vom 24. Juni 1999 aufgehoben.
II. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil der 2. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Bremen vom 8. Oktober 1998 abgeändert: 1. Die Beklagte zu 1 wird verurteilt, es zu unterlassen, Werbematerial ihres Unternehmensbereiches Landesbausparkasse Bremen, insbesondere solches, welches schlagwortartig mit der Bezeichnung "Elterninfo" überschrieben ist, zusammen mit "Elternbriefen" der Beklagten zu 2 durch diese und/oder durch von dieser eingeschaltete Dritte in Briefumschlägen versenden zu lassen, welche mit der Absenderangabe des Amtes für Soziale Dienste der Freien Hansestadt Bremen versehen sind.
2. Die Beklagte zu 2 wird verurteilt, es zu unterlassen, das unter vorstehender Ziffer 1 bezeichnete Werbematerial zusammen mit ihren "Elternbriefen" in Briefumschlägen zu versenden und/oder versenden zu lassen, welche eine Absenderangabe nach vorstehender Ziffer 1 aufweisen.
3. Den Beklagten wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld bis zu 500.000 DM angedroht.
4. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin über den Umfang von Handlungen gemäß vorstehenden Ziffern 1 und 2 Auskunft zu erteilen.
5. Es wird festgestellt, daß die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin alle Schäden zu ersetzen, die ihr aus den Handlungen gemäß vorstehenden Ziffern 1 und 2 entstanden sind und künftig entstehen werden.
III.Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Beklagte zu 2, die Freie Hansestadt Bremen, versendet seit Juni 1971 durch ihr Amt für Soziale Dienste sogenannte Elternbriefe an die Eltern in Bremen lebender Kinder. Diese während der ersten acht Lebensjahre der Kin-
der in regelmäûigen Zeitabständen übersandten Schriften behandeln pädagogische Probleme, die in dem jeweiligen Lebensalter des Kindes auftreten können. Seit Mai 1982 legt die Beklagte zu 2 den Elternbriefen sogenannte Elterninfos der Beklagten zu 1, der Sparkasse in Bremen, bei, mit denen diese für die Leistungen ihres Unternehmensbereichs Landesbausparkasse Bremen wirbt. Als Gegenleistung erstattet die Beklagte zu 1 der Beklagten zu 2 die Portokosten der Sendungen. Als deren Absender geht aus dem Freistempleraufdruck auf den Briefumschlägen das Amt für Soziale Dienste hervor.
Die Klägerin, eine Bausparkasse, die mit der Beklagten zu 1 in Wettbewerb steht, hält diese Form der Werbung für wettbewerbswidrig und irreführend. Sie ist der Auffassung, die Beklagte zu 1 nutze die besondere staatliche Funktion der Beklagten zu 2 in unzulässiger Weise aus. Aufgrund der Absenderangabe auf den Briefumschlägen würden die Sendungen als Behördenpost durchweg geöffnet und ihr Inhalt zur Kenntnis genommen. Dadurch erfahre auch die Werbebeilage der Beklagten zu 1 im Unterschied zu gewöhnlichen Werbebriefen, die groûenteils ungelesen weggeworfen würden, eine besondere Aufmerksamkeit, weil der Behördenpostempfänger zunächst einmal erkennen müsse, was staatliche oder private Information sei. Durch die Verwendung der Überschrift "Elterninfo" und die Erwähnung der "Landesbausparkasse" stelle die Beklagte zu 1 eine Verbindung zum "Elternbrief" der Beklagten zu 2 und zum Staat her, zumal Sparkassen grundsätzlich öffentlich-rechtlich organisiert seien. Die gemeinsame Versendung der Elterninfos mit den Elternbriefen und die Anlehnung an die staatliche Autorität täusche den Verkehr zugleich über Inhalt und Herkunft der Sendung.
Die Klägerin hat zuletzt beantragt,

1. die Beklagte zu 1 unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen , es zu unterlassen, Werbematerial ihres Unternehmensbereiches Landesbausparkasse Bremen, insbesondere solches, welches schlagwortartig mit der Bezeichnung "Elterninfo" überschrieben ist, durch die Beklagte zu 2 und/oder durch von der Beklagten zu 2 eingeschaltete Dritte in Briefumschlägen versenden zu lassen, welche mit der Absenderangabe des Amtes für Soziale Dienste der Freien Hansestadt Bremen versehen sind; 2. die Beklagte zu 2 unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen , es zu unterlassen, das unter vorstehender Ziffer 1. bezeichnete Werbematerial in Briefumschlägen zu versenden und/ oder versenden zu lassen, welche eine Absenderangabe nach vorstehender Ziffer 1. aufweisen; 3. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen über den Umfang von Handlungen gemäû vorstehenden Ziffern 1. und 2.; 4. festzustellen, daû die Beklagten verpflichtet sind, als Gesamtschuldner der Klägerin alle Schäden zu ersetzen, die ihr aus den Handlungen gemäû vorstehenden Ziffern 1. und 2. entstanden sind und künftig entstehen werden. Die Beklagten sind dem entgegengetreten. Sie haben die Auffassung vertreten, es liege keine Ausnutzung staatlicher Autorität und auch keine unsachliche Einfluûnahme auf die Empfänger der Briefsendungen vor. Diese seien daran gewöhnt, daû staatliche Stellen sich zur Einsparung von Haushaltsmitteln der Unterstützung privater Unternehmen bedienten und dafür deren Werbung als Randnutzung öffentlicher Einrichtungen zulieûen. Sie unterschieden deshalb ohne weiteres zwischen der staatlichen Information und der gestatteten Werbung Dritter und hielten diese nicht für eine staatliche Empfehlung. Die Beklagte zu 2 hat darüber hinaus geltend gemacht, sie handele nicht in der Absicht, fremden Wettbewerb zu fördern, sondern wolle ausschlieûlich
die weitere Versendung der Elternbriefe sicherstellen, die ohne die finanzielle Unterstützung der Beklagten zu 1 wegen fehlender Haushaltsmittel eingestellt werden müûte.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben (OLG Bremen WRP 1999, 945).
Mit ihrer Revision verfolgt die Klägerin ihre zuletzt gestellten Klageanträge weiter. Die Beklagten beantragen, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat gemeint, das Verhalten der Beklagten verstoûe weder gegen § 1 UWG noch gegen § 3 UWG. Dazu hat es ausgeführt:
Ein Miûbrauch des der öffentlichen Verwaltung im allgemeinen entgegengebrachten Vertrauens durch das Empfehlen der Leistungen der Beklagten zu 1 seitens der Beklagten zu 2 liege nicht vor. Daû den Elternbriefen über Jahre hinweg kommentarlos die Werbebeilage beigefügt werde, erwecke nicht den Eindruck einer Empfehlung, weil für den Empfänger offenkundig sei, daû es in den Elternbriefen der Beklagten zu 2 um die Erörterung und Lösung pädagogischer Probleme gehe, während die Werbebeilage der Beklagten zu 1 das rein kommerzielle Interesse erkennen lasse, Kunden für die Landesbausparkasse anzuwerben. Erst recht liege unter diesen Umständen kein Miûbrauch staatlicher Autorität dahingehend vor, daû die Wahrnehmung des Angebots
eines privaten Leistungsanbieters im Interesse amtlich vertretener Belange erwünscht sei.
Die Randnutzung öffentlicher Einrichtungen für eigene erwerbswirtschaftliche Zwecke durch die Gestattung von Werbung privater Unternehmen zur Erzielung von Einnahmen und Entlastung der öffentlichen Haushalte sei wettbewerbsrechtlich zulässig, wenn dabei - wie im Streitfall - der Bereich öffentlicher und privater Tätigkeit deutlich getrennt und der Eindruck vermieden werde, daû eine erwerbswirtschaftliche Betätigung zugleich der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben diene. Die mittelbare Nutzung des bei der Beklagten zu 2 vorhandenen Datenmaterials und der erhöhten Aufmerksamkeit, die behördlichen Briefsendungen von ihren Empfängern allgemein entgegengebracht werde , sei danach als unbedenklich anzusehen.
Der Umstand, daû die Werbebeilage der Beklagten zu 1 sich in einem Umschlag befinde, der als Absender die Beklagte zu 2 angebe, führe einen verständigen, durchschnittlich aufmerksamen und informierten Empfänger der Sendung nicht zu der Annahme, daû auch die Werbebeilage selbst von der Beklagten zu 2 stamme; denn nach Inhalt und Aufmachung der Beilage sei klar erkennbar, daû es sich um eine Werbung der Beklagten zu 1 handele.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Zwar hat das Berufungsgericht mit Recht eine amtliche Empfehlung verneint (1.). Auch einen Autoritätsmiûbrauch hat es zutreffend abgelehnt (2.). Das Verhalten der Beklagten ist jedoch deswegen als nach § 1 UWG wettbewerbswidrig anzusehen, weil in der mittelbaren Nutzung des amtlichen Datenmaterials für kommerzielle Zwecke eine unzulässige Randnutzung einer öffent-
lichen Einrichtung zu sehen ist (3.). Die Revision führt daher zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Verurteilung der beiden Beklagten gemäû den Klageanträgen.
1. Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, daû kein Miûbrauch des der öffentlichen Verwaltung im allgemeinen entgegengebrachten Vertrauens durch Empfehlung der Leistungen der Beklagten zu 1 seitens der Beklagten zu 2 vorliegt.
Das Empfehlen der Leistungen eines privaten Unternehmens durch eine staatliche Stelle verstöût gegen § 1 UWG, wenn dadurch das der öffentlichen Verwaltung entgegengebrachte Vertrauen in die Objektivität und Neutralität ihrer Amtsführung miûbraucht wird. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Empfehlung nicht das Ergebnis einer sachlichen und unparteiischen Wertung ist, sondern von geschäftlichen Interessen bestimmt wird und die Gleichbehandlung von Mitbewerbern beeinträchtigt (vgl. BGHZ 19, 299, 304 ff. - Bad Ems; BGH, Urt. v. 30.10.1963 - Ib ZR 72/62, GRUR 1964, 210, 213 = WRP 1964, 85 - Landwirtschaftsausstellung; Urt. v. 4.4.1984 - I ZR 9/82, GRUR 1984, 665, 667 = WRP 1984, 399 - Werbung in Schulen; Urt. v. 19.6.1986 - I ZR 53/84, GRUR 1987, 119, 121 f. = WRP 1987, 25 - Kommunaler Bestattungswirtschaftsbetrieb II; Urt. v. 24.2.1994 - I ZR 59/92, GRUR 1994, 516, 517 = WRP 1994, 506 - Auskunft über Notdienste).
Das beanstandete Verhalten der Beklagten ist unter diesem rechtlichen Gesichtspunkt jedoch schon deshalb nicht als wettbewerbswidrig anzusehen, weil es nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts nicht den Eindruck einer Empfehlung erweckt. Die Revision rügt ohne Erfolg, es sei
verfahrensfehlerhaft, daû das Berufungsgericht den empfehlenden Charakter der jahrelangen gemeinsamen Versendung von Elternbrief und Elterninfo verneint habe, ohne das von der Klägerin zum Beweis einer abweichenden Verkehrsauffassung beantragte demoskopische Gutachten einzuholen.

a) Anders als die Revision meint, ist das Berufungsgericht nicht davon ausgegangen, daû die von ihm festgestellte Verkehrsauffassung wegen Offenkundigkeit im Sinne von § 291 ZPO nicht beweisbedürftig sei. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, es sei für den Empfänger offenkundig, daû es bei den Elternbriefen der Beklagten zu 2 um die Erörterung und Lösung von pädagogischen Problemen gehe, während die Werbebeilage der Beklagten zu 1 lediglich das rein kommerzielle Interesse erkennen lasse, Kunden für die Landesbausparkasse anzuwerben. Demnach hat das Berufungsgericht lediglich angenommen , es sei für den Empfänger der Briefsendung offenkundig im sprachlichen Sinne, inwiefern Elternbriefe und Werbebeilagen sich voneinander unterschieden ; dagegen hat es nicht gemeint, es sei im Sinne des § 291 ZPO offenkundig , wie der Empfänger der Briefsendung diese verstehe.

b) Da andere Feststellungsgrundlagen nicht ersichtlich sind, ist davon auszugehen, daû das Berufungsgericht seine Feststellungen - unausgesprochen - aufgrund eigener Sachkunde und Lebenserfahrung getroffen hat. Die Revision rügt ohne Erfolg, das Berufungsgericht sei nicht in der Lage gewesen, die Anschauungen der angesprochenen Personenkreise aufgrund eigener Sachkunde wiederzugeben, weil es nur einen Teil der angesprochenen Verkehrskreise repräsentiere.
Die Briefsendungen sind an die Eltern in Bremen lebender Kinder bis zum achten Lebensjahr gerichtet. Daû sie von diesen Eltern anders als von anderen Personen verstanden werden könnten, macht die Revision nicht geltend und ist auch nicht ersichtlich. Die Briefe sind daher nicht anders zu beurteilen als Schreiben, die sich an die Allgemeinheit wenden. Zur Feststellung der Verkehrsauffassung der Allgemeinheit ist der Tatrichter als Teil dieser Allgemeinheit regelmäûig ohne weiteres in der Lage. Dies bedurfte - anders als die Revision meint - keiner näheren Darlegungen im Berufungsurteil.

c) Entgegen der Ansicht der Revision sind an die Feststellung der Verkehrsauffassung kraft eigener Sachkunde und Lebenserfahrung nicht deshalb höhere Anforderungen zu stellen, weil das Berufungsgericht den empfehlenden Charakter des Verhaltens der Beklagten verneint hat. Es gelten grundsätzlich keine unterschiedlichen Anforderungen einerseits für die Bejahung und andererseits für die Verneinung einer bestimmten Verkehrsauffassung.
Der Senat hat allerdings in früheren Entscheidungen, in denen zu prüfen war, ob nach der Verkehrsauffassung eine Irreführungsgefahr bestand, ausgesprochen , daû eine Feststellung aufgrund eigener Sachkunde und Lebenserfahrung im Hinblick auf die Zugehörigkeit zu dem angesprochenen Verkehrskreis eher in Betracht komme, wenn es um die Bejahung einer Irreführungsgefahr gehe, als dann, wenn diese verneint werden solle (BGH, Urt. v. 20.2.1992 - I ZR 32/90, GRUR 1992, 406, 407 = WRP 1992, 469 - Beschädigte Verpakkung I, m.w.N.). Er hat sich dabei von der Erwägung leiten lassen, daû hinsichtlich der Vorstellungen einer Minderheit, auf die es für die Bejahung einer Irreführungsgefahr ankommt, weil dafür die Feststellung ausreicht, daû ein nicht ganz unerheblicher Teil des Verkehrs irregeführt werden kann, verläûli-
che Feststellungen aufgrund eigener Sachkunde und Lebenserfahrung eher getroffen werden können als hinsichtlich der Anschauungen einer Mehrheit, auf die bei der Verneinung der Irreführungsgefahr abzustellen ist; denn diese Verneinung erfordert die Feststellung, daû ein weit überwiegender Teil des Verkehrs nicht irregeführt werden kann.
Diese Erwägung beruhte ihrerseits auf der Annahme, daû die Verkehrsauffassung - insbesondere wenn der angesprochene Verkehr aus einem weitgespannten und vielschichtigen Personenkreis besteht (vgl. BGH, Urt. v. 13.7.1962 - I ZR 43/61, GRUR 1963, 270, 273 = WRP 1962, 404 - Bärenfang; Urt. v. 7.7.1978 - I ZR 38/77, GRUR 1978, 652, 653 = WRP 1978, 656 - miniPreis ) - uneinheitlich ist, weil sie davon abhängt, wie aufmerksam, informiert und verständig die einzelnen Verbraucher sind. Unter dieser Voraussetzung besagte die Verneinung der Irreführungsgefahr durch den Richter nicht stets, daû auch für eine nicht ganz unerhebliche Minderheit von Verbrauchern keine Irreführungsgefahr bestand.
Der Senat geht in seiner neueren Rechtsprechung jedoch davon aus, daû bei der Ermittlung des Verkehrsverständnisses auf einen situationsadäquat durchschnittlich aufmerksamen, informierten und verständigen Verbraucher abzustellen ist (BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 167/97, GRUR 2000, 619, 621 = WRP 2000, 517 - Orient-Teppichmuster; Urt. v. 17.2.2000 - I ZR 239/97, GRUR 2000, 820, 821 = WRP 2000, 724 - Space Fidelity PeepShow ; Urt. v. 5.7.2001 - I ZR 104/99, Umdruck S. 10 - Fernflugpreise). Ist aber die Vorstellung eines situationsadäquat aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers maûgeblich und kommt es demnach nicht auf die möglicherweise hiervon abweichenden Anschauungen einer Minderheit von Verbrauchern an, so macht
es grundsätzlich keinen Unterschied, ob der Tatrichter seine Sachkunde und Lebenserfahrung zur Bejahung oder zur Verneinung einer Irreführungsgefahr einsetzen möchte (vgl. Bornkamm, WRP 2000, 830, 832 f., 834).

d) Die Revision macht ohne Erfolg geltend, das Berufungsgericht habe die Verkehrsauffassung auch deshalb nicht aufgrund eigener Sachkunde ohne Einholung des beantragten demoskopischen Gutachtens feststellen dürfen, weil - was das Berufungsgericht auûer acht gelassen habe - verschiedene gewichtige Indizien dafür sprächen, daû die beteiligten Verkehrskreise in der Beifügung der Werbebeilage der Beklagten zu 1 eine Empfehlung durch die Beklagte zu 2 sähen.
Die Beurteilung, ob die Feststellung der Verkehrsauffassung kraft eigener richterlicher Sachkunde möglich ist oder eine Beweisaufnahme erfordert, ist tatrichterlicher Natur. Sie ist daher in der Revisionsinstanz nur darauf zu überprüfen, ob die Vorinstanz den Tatsachenstoff verfahrensfehlerfrei ausgeschöpft und ihre Beurteilung frei von Widersprüchen mit Denkgesetzen und Erfahrungssätzen vorgenommen hat (vgl. BGH, Urt. v. 5.7.1990 - I ZR 164/88, GRUR 1990, 1053, 1054 = WRP 1991, 100 - Versäumte Meinungsumfrage). Eine Beweiserhebung kann danach insbesondere dann geboten sein, wenn Umstände vorliegen, die eine bestimmte Auffassung als bedenklich erscheinen lassen (BGH, Urt. v. 10.2.1982 - I ZR 65/80, GRUR 1982, 491, 492 = WRP 1982, 409 - Möbel-Haus, m.w.N.). Ein entsprechender Rechtsfehler ist im Berufungsurteil jedoch nicht zu erkennen.
Das Berufungsgericht hat die nach der Ansicht der Revision auûer acht gelassenen Gesichtspunkte durchaus berücksichtigt. Es hat in seine Erwägungen einbezogen, daû die Beklagte zu 2 über viele Jahre hinweg regelmäûig ausschlieûlich Werbematerial der Beklagten zu 1 ohne Hinweis auf die ihr dafür geleistete finanzielle Unterstützung beigefügt hat, und hat sich ferner hinreichend damit auseinandergesetzt, daû zwischen den Elterninfos der Beklagten zu 1 und den Elternbriefen der Beklagten zu 2 in Titel, Stil, Aufmachung, Gestaltung und Inhalt gewisse Übereinstimmungen oder jedenfalls Ähnlichkeiten bestanden.
Die Auffassung des Berufungsgerichts, die beteiligten Verkehrskreise sähen unter Berücksichtigung dieser Umstände in der Beifügung der Werbebeilage der Beklagten zu 1 gleichwohl keine Empfehlung durch die Beklagte zu 2, widerspricht auch nicht der Lebenserfahrung. Soweit das Berufungsgericht gemeint hat, die über Jahre hinweg erfolgende kommentarlose Beifügung der Werbebeilage erwecke nicht den Eindruck einer Empfehlung, weil für den Empfänger offenkundig sei, daû es bei den Elternbriefen der Beklagten zu 2 um die Erörterung und Lösung von pädagogischen Problemen gehe, während die Werbebeilage der Beklagten zu 1 allein das rein kommerzielle Interesse der Kundenwerbung erkennen lasse, ist dies ebensowenig erfahrungswidrig wie seine Annahme, die Beklagte zu 1 habe durch die Bezeichnung "Elterninfo" und die Anrede "Liebe Eltern" keine inhaltliche Beziehung zu den durch die Elternbriefe vermittelten pädagogischen Anliegen hergestellt, sondern lediglich eine persönlich gehaltene Ansprache gewählt, die den Blick auf den kommerziellen Charakter der Werbebeilage nicht verstellt habe (vgl. OLG Köln GRUR 1995, 433, 434 zu einer Fallgestaltung, bei der eine Werbebeilage nicht nur beigefügt, sondern auf sie ausdrücklich Bezug genommen wurde). Angesichts
der rechtsfehlerfrei festgestellten deutlichen Unterschiede zwischen den Elternbriefen und der Werbebeilage brauchte das Berufungsgericht demnach auch mit Blick auf die von der Revision hervorgehobenen Umstände keine Zweifel daran zu hegen, daû die Empfänger der Briefsendung nicht annahmen, die Beklagte zu 2 empfehle die in der Werbebeilage genannten Leistungen der Beklagten zu 1.
2. Das Berufungsgericht hat auch ohne Rechtsverstoû einen Autoritätsmiûbrauch im Sinne der bisher ergangenen Rechtsprechung verneint.
Allerdings ist nach den vom Berufungsgericht in anderem Zusammenhang rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen davon auszugehen, daû behördlichen Briefsendungen von ihren Empfängern im allgemeinen eine erhöhte Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. Da sich die Werbebeilage der Beklagten zu 1 in einem Briefumschlag befindet, dessen Freistempleraufdruck das Amt für Soziale Dienste der Beklagten zu 2 als Absender ausweist, wird ihr demnach besondere Aufmerksamkeit zuteil.
Entgegen der Ansicht der Revision ist jedoch allein in dem bloûen Erwecken von Aufmerksamkeit kein Miûbrauch amtlicher Autorität zu sehen. Ein solcher Miûbrauch kann zwar anzunehmen sein, wenn eine psychische Zwangslage herbeigeführt oder sonst ein sachwidriger Druck ausgeübt wird, um auf eine bestimmte Entscheidung hinzuwirken (vgl. BGH, Urt. v. 22.9.1972 - I ZR 73/71, GRUR 1973, 530, 531 - Crailsheimer Stadtblatt; Urt. v. 3.11.1978 - I ZR 90/77, GRUR 1979, 157, 158 = WRP 1979, 117 - Kindergarten-Malwettbewerb ; Köhler/Piper, UWG, 2. Aufl., § 1 Rdn. 467). Davon kann aber - wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat - unter den im Streitfall gegebe-
nen Umständen, nach denen das gemeinsame Versenden von Elternbrief und Elterninfo von den Empfängern der Briefsendungen noch nicht einmal als Empfehlung aufgefaût wird, nicht ausgegangen werden.
3. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht jedoch in der mittelbaren Nutzung des bei der Beklagten zu 2 vorhandenen Datenmaterials und in der erhöhten Aufmerksamkeit, die behördlichen Briefsendungen von ihren Empfängern allgemein entgegengebracht wird, eine unbedenkliche Randnutzung einer öffentlichen Einrichtung gesehen. Die Ausnutzung der amtlich erlangten Informationen über Namen und Adressen aller Eltern von Kindern unter acht Jahren in Bremen unter gleichzeitiger Ausnutzung staatlicher Autorität durch die gemeinsame Versendung von Elternbrief und Elterninfo in Briefumschlägen, die mit der Absenderangabe des Amtes für Soziale Dienste versehen sind, ist wettbewerbswidrig.
Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, daû die Randnutzung öffentlicher Einrichtungen für eigene erwerbswirtschaftliche Zwecke wettbewerbsrechtlich grundsätzlich zulässig ist, wenn die öffentliche Tätigkeit deutlich von der privaten getrennt und der Eindruck vermieden wird, die erwerbswirtschaftliche Betätigung sei noch Teil der hoheitlichen Aufgabenerfüllung (vgl. GroûKomm.UWG/Köhler, § 1 Rdn. E 43; Köhler/Piper aaO § 1 Rdn. 472 m.w.N.). Unter diesen Voraussetzungen ist es als zulässig angesehen worden, daû die öffentliche Hand Werbung privater Unternehmen zuläût (H. Schricker, Wirtschaftliche Tätigkeit der öffentlichen Hand und unlauterer Wettbewerb, 2. Aufl. 1987, S. 187 f. und 224, m.w.N.) und beispielsweise amtliche Veröffentlichungen durch die entgeltliche Aufnahme privater Werbeanzeigen wirtschaftlich ausnutzt, um die so erzielten Mittel für die Erfüllung öffentli-
cher Aufgaben zu verwenden (BGH, Urt. v. 4.12.1970 - I ZR 96/69, GRUR 1971, 168, 170 = WRP 1971, 219 - Ärztekammer; BGH GRUR 1973, 530, 531 - Crailsheimer Stadtblatt). In gleicher Weise ist auch die Randnutzung amtlich erlangter Informationen oder Beziehungen im Wettbewerb regelmäûig nicht bereits deshalb unlauter, weil die Verwaltung damit von Möglichkeiten Gebrauch macht, über die sie nur aufgrund ihrer öffentlich-rechtlichen Sonderstellung verfügt.
Die Unlauterkeit einer Nutzung solcher Mittel kann sich jedoch aus dem Verwendungszweck ergeben. So ist es als unlauter anzusehen, wenn die öffentliche Hand amtlich erlangte Informationen oder Beziehungen dazu ausnutzt , sich oder Dritten einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorsprung vor Mitbewerbern zu verschaffen, denen diese Informationen und Beziehungen nicht ohne weiteres in gleicher Weise zugänglich sind (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.1974 - I ZR 8/73, GRUR 1974, 733, 735 = WRP 1974, 397 - Schilderverkauf; Urt. v. 19.6.1986 - I ZR 54/84, GRUR 1987, 116, 118 = WRP 1987, 22 - Kommunaler Bestattungswirtschaftsbetrieb I; Urt. v. 11.5.1989 - I ZR 91/87, GRUR 1989, 603, 604 = WRP 1989, 587 - Kommunaler Bestattungswirtschaftsbetrieb III; OLG Hamm NJW-RR 1992, 1071 f.; OLG Köln WRP 1991, 259, 262 f.; H. Schricker aaO S. 204 f., m.w.N.; GroûKomm.UWG/Köhler § 1 Rdn. E 40; Köhler/Piper aaO § 1 Rdn. 470). Das Verhalten der Beklagten ist unter diesem Gesichtspunkt allerdings nicht zu beanstanden. Weder hat die Klägerin geltend gemacht noch ist sonst ersichtlich, daû sich die Beklagte zu 2 geweigert hätte, interessierten Mitbewerbern in gleicher Weise wie der Beklagten zu 1 die Nutzung der Daten zu ermöglichen. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Beklagte zu 2 der Klägerin vielmehr angeboten, sich mit ihr
"zwecks Vereinbarung einer eventuellen wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Form eines Werbeengagements in Verbindung zu setzen", weil ihr "nicht an der einseitigen Bevorzugung eines Kreditinstitutes bzw. einer Bausparkasse gelegen sei".
Als unlauter ist es aber auch zu erachten, wenn amtlich erlangte Informationen dazu verwendet werden, um unter Ausnutzung amtlicher Autorität eigenen oder fremden Wettbewerb zu fördern. So liegt es im Streitfall. Dadurch , daû das Elterninfo der Beklagten zu 1 zusammen mit dem Elternbrief der Beklagten zu 2 in einem das Amt für Soziale Dienste als Absender ausweisenden Briefumschlag versandt wird, wird der Werbebeilage nach der allgemeinen Lebenserfahrung die durch die amtliche Briefsendung geweckte Erwartung besonderer Seriosität zuteil. Die Empfänger der Briefsendung werden erfahrungsgemäû annehmen, daû eine staatliche Behörde ihren amtlichen Briefen jedenfalls keine Werbung für unseriöse Produkte beifügt. Diese durch die gemeinsame Versendung beider Schreiben bewirkte Anlehnung an die staatliche Autorität mag für sich genommen nicht ohne weiteres zu beanstanden sein. Sie gewinnt im Streitfall aber deshalb den Charakter einer wettbewerbswidrigen Ausnutzung amtlicher Autorität, weil die von den Beklagten mit den Schreiben jeweils verfolgten Interessen - mögen diese auch, wie das Berufungsgericht angenommen hat, klar voneinander unterscheidbar bleiben - dieselbe Zielrichtung haben. Dadurch, daû die Elterninfos der Beklagten zu 1 sich jedenfalls insofern inhaltlich an die Elternbriefe der Beklagten zu 2 anhängen , als sie ebenso wie diese an die Verantwortung der angeschriebenen Eltern für die Zukunft ihrer Kinder appellieren, nutzen sie unter Verwendung amtlichen Datenmaterials die Autorität der Beklagten zu 2 in unzulässiger Weise für die Absatzwerbung der Beklagten zu 1 aus. In dieser Verknüpfung staatli-
cher Autorität mit einer mittelbaren Nutzung der amtlich erlangten Informationen für kommerzielle Zwecke ist hier eine unlautere Randnutzung einer öffentlichen Einrichtung zu sehen.
4. Für diesen Wettbewerbsverstoû sind beide Beklagte in gleicher Weise verantwortlich. Die Beklagte zu 2 bedient sich der amtlich erlangten Anschriften , um das Elterninfo zusammen mit dem Elternbrief in einem mit der Absenderangabe des Amtes für Soziale Dienste versehenen Briefumschlag an alle Eltern von Kindern unter acht Jahren in Bremen zu versenden. Die Beklagte zu 1 wirkt hierauf durch den Abschluû der Vereinbarung hin, nach der sie für das Beifügen der Werbebeilage die Portokosten der Beklagen zu 2 übernimmt. Sie macht sich das zu beanstandende Verhalten darüber hinaus für eigene Wettbewerbszwecke zunutze. Für den schuldhaft begangenen Wettbewerbsverstoû haften beide Beklagte der Klägerin daher als Mittäter auf Unterlassung , Auskunftserteilung und Schadensersatz.
5. Die Beklagte zu 2 wendet ohne Erfolg ein, sie handele nicht in der Absicht, fremden Wettbewerb zu fördern, sondern wolle ausschlieûlich die weitere Versendung der Elternbriefe sicherstellen, die ohne die finanzielle Unterstützung der Beklagten zu 1 wegen fehlender Haushaltsmittel eingestellt werden müûte.
Allerdings besteht bei Kommunalgemeinden, soweit sie - wie im Streitfall - auûerhalb des erwerbswirtschaftlichen Tätigkeitsbereichs handeln, anders als bei Gewerbetreibenden und Wirtschaftsverbänden, keine auf entsprechender Lebenserfahrung beruhende tatsächliche Vermutung, daû eine objektiv den Wettbewerb eines anderen fördernde Handlung auch in Wettbewerbsabsicht
erfolgt sei. Handlungen von Gemeindeverwaltungen auûerhalb des erwerbswirtschaftlichen Tätigkeitsbereichs verfolgen im allgemeinen nicht das Ziel, fremden Wettbewerb zu fördern, sondern dienen regelmäûig der Wahrnehmung der diesen im öffentlichen Interesse übertragenen Aufgaben. Das schlieût jedoch das Bestehen einer Wettbewerbsabsicht im Einzelfall nicht aus. Diese kann insbesondere dann gegeben sein, wenn eine Gemeinde an dem wirtschaftlichen Erfolg eines Gewerbetreibenden, dessen Wettbewerb zu fördern ihr Handeln geeignet ist, ein Interesse hat, weil sie davon aufgrund vertraglicher oder sonstiger Beziehungen profitiert (BGH, Urt. v. 21.9.1989 - I ZR 27/88, GRUR 1990, 463, 464 = WRP 1990, 254 - Firmenrufnummer, m.w.N.). So liegt es im Streitfall.
Die Beklagte zu 1 übernimmt für das Beifügen der Werbebeilage die Portokosten der Beklagten zu 2. Die Förderung des Wettbewerbs der Beklagten zu 1 liegt damit zugleich im eigenen wirtschaftlichen Interesse der Beklagten zu 2. Der Annahme eines Handelns mit Wettbewerbsförderungsabsicht steht nicht entgegen, daû die Beklagte zu 2 die damit erzielten finanziellen Mittel für die Versendung der Elternbriefe und damit zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe verwendet. Es genügt, wenn die Verfolgung des Wettbewerbszweckes nur das Mittel für die Erreichung des darüber hinaus verfolgten Endzweckes ist, sofern - wie im Streitfall - die Wettbewerbsabsicht nicht völlig hinter dem anderen Beweggrund zurücktritt (vgl. BGH, Urt. v. 22.2.1990 - I ZR 78/88, GRUR 1990, 611, 613 = WRP 1990, 626 - Werbung im Programm, insoweit nicht in BGHZ 110, 278 abgedruckt; GRUR 1964, 210, 212 - Landwirtschaftsausstellung ; Urt. v. 7.3.1969 - I ZR 116/67, GRUR 1969, 418, 419 f. - Standesbeamte).
6. Die Revisionserwiderung der Beklagten zu 2 macht ohne Erfolg geltend , einer Verfolgung der behaupteten wettbewerbsrechtlichen Ansprüche stehe jedenfalls der Einwand der Verwirkung entgegen; denn die Klägerin sei, nachdem die Beklagte zu 1 ihre Ansprüche bereits mit Schreiben vom 18. Januar 1995 zurückgewiesen habe, erst mit Schreiben vom 9. Dezember 1997 an die Beklagten mit der Aufforderung herangetreten, entsprechende Unterlassungs - und Verpflichtungserklärungen abzugeben, und habe so durch ihr fast drei Jahre währendes Zuwarten in zurechenbarer Weise einen Duldungsanschein erweckt. Ansprüche, deren Durchsetzung auch im Allgemeininteresse liegt, sind nach der ständigen Rechtsprechung des Senats grundsätzlich unverwirkbar (BGH, Urt. v. 14.3.1985 - I ZR 66/83, GRUR 1985, 930, 931 - JUSSteuerberatungsgesellschaft , m.w.N.). Im Streitfall kommt eine Verwirkung demnach schon deshalb nicht in Betracht, weil die Durchsetzung der Ansprüche dem Schutz der Allgemeinheit vor einer Ausnutzung amtlich erlangter Informationen und amtlicher Autorität dient.
III. Der Klage war danach den Klageanträgen entsprechend stattzugeben. Die Klageanträge zu den Ziffern 1 und 2 gehen entgegen dem Vorbringen der Beklagten zu 2 in der mündlichen Revisionsverhandlung nicht zu weit. Aus der Klagebegründung, die zur Auslegung der Klageanträge und des Urteilsausspruchs heranzuziehen ist, ergibt sich zweifelsfrei, daû den Beklagten lediglich untersagt sein soll, zusammen mit den "Elternbriefen" der Beklagten zu 2 Werbematerial, insbesondere "Elterninfos" der Beklagten zu 1 in Briefumschlägen zu versenden, die mit der Absenderangabe des Amtes für Soziale Dienste versehen sind. Zur Klarstellung war der Urteilsausspruch entsprechend zu fassen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Bornkamm Schaffert

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 185/99 Verkündet am:
11. April 2002
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 11. April 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und
Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 24. Juni 1999 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die in M. ansässige Klägerin ist seit dem 26. Februar 1987 unter ihrer Firma NetCom Sicherheitstechnik GmbH im Handelsregister eingetragen. Als Unternehmensgegenstand ist vermerkt: "An-/Verkauf elektronischer Geräte,
Programme und Einrichtungen im überwachungs- und sicherheitstechnischen Bereich, sowie die entsprechende Schulung und Beratung".
Die in F. ansässige Beklagte wurde am 30. Mai 1996 unter ihrer Firma NetComData Gesellschaft für Kommunikation und Datenverarbeitung mbH in das Handelsregister eingetragen. Als Gegenstand ihres Unternehmens ist im Handelsregister eingetragen: "Die Erstellung von Software und der Vertrieb von Hard-, Software, Telekommunikationseinrichtungen sowie die Durchführung von Schulungen, Beratung und alle hiermit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen im Bereich Computertechnik und Netzwerktechnologien".
Die Klägerin hat behauptet, sie bediene sich auch zur Installation von Sicherheitsanlagen der Netzwerktechnik. Darüber hinaus biete sie die individuelle Konzeption und Einrichtung von Netzwerken in allen denkbaren Bereichen an. Daher bestehe wegen Branchennähe eine Verwechslungsgefahr zwischen ihrer Geschäftsbezeichnung und derjenigen der Beklagten. Ihr Unternehmen sei aus der NETCOM DATENTECHNIK GMBH hervorgegangen, von der sie im Jahre 1988 die Rechte am Namen Netcom erworben habe.
Die Klägerin hat zuletzt beantragt,
1. die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken und zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebes die Bezeichnung
"NetCom Data"
zu führen;
2. die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung des Firmenbestandteils
"NetCom Data"
einzuwilligen;
3. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin über den Umfang der unter Führung des Namens "NetCom Data" verfolgten Geschäftstätigkeit seit dem 9.10.1997 Rechnung zu legen, unter Angabe des erzielten Umsatzes sowie unter Angabe der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, Kalendervierteljahren und Bundesländern.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Branchennähe in Abrede gestellt und vorgetragen, sie selbst beschäftige sich schwerpunktmäßig mit der sogenannten Netzwerktechnik, d.h. dem Verbund von Rechenanlagen, die gemeinsam kommunizierten, um Programme und Daten gemeinsam nutzen zu können. Dagegen liefere die Klägerin lediglich die Software für Alarmanlagen mit Signalweiterleitung. Des weiteren konzentriere sie, die Beklagte, ihre Tätigkeit auf den Großraum K., wo die Klägerin unbekannt sei. Beide Parteien wendeten sich an unterschiedliche Adressatenkreise. Die Firma NETCOM DATENTECHNIK habe ihr im Jahre 1998 mit einer "Duldungserklärung" die Führung des Namens "NETCOM" gestattet.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagte antragsgemäß verurteilt.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat eine Firmenrechtsverletzung i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG angenommen und dazu ausgeführt:
Es sei davon auszugehen, daß dem allein kennzeichnenden Bestandteil "NetCom" der Firma der Klägerin eine, wenn auch schwache, Kennzeichnungskraft von Hause aus zukomme. Zwischen diesem Firmenbestandteil und der angegriffenen Bezeichnung "NetComData", die die Beklagte in Alleinstellung oder neben rein beschreibenden Zusätzen als ihre Firma benutze, bestehe angesichts der Beurteilungsfaktoren der Kennzeichnungskraft, der Zeichenähnlichkeit und der Branchennähe eine Verwechslungsgefahr.
Für eine Stärkung der von Hause aus schwachen Kennzeichnungskraft von "NetCom" gebe es allerdings keinen konkreten hinreichenden Anhalt. Die Zeichenähnlichkeit müsse aber als sehr groß eingestuft werden, weil die Beklagte die Bezeichnung der Klägerin einschließlich der ungewöhnlichen Schreibweise identisch übernommen und lediglich um den nachgestellten im Bereich der Datenverarbeitung völlig farblosen Bestandteil "Data" ergänzt ha-
be. Dieser Bestandteil habe innerhalb der angegriffenen Bezeichnung keine (mit-)prägende Bedeutung.
Auch eine Branchennähe zwischen den Tätigkeitsbereichen der Parteien sei zu bejahen. Die Klägerin biete jedenfalls auf dem speziellen Anwendungsgebiet der Sicherheitstechnik ähnliche Computernetzwerke an, wie sie die Beklagte allgemein, also ohne Beschränkung auf bestimmte Anwendungsgebiete , vertreibe. Zwar könnten zwischen den konkret angebotenen NetzwerkLösungen erhebliche Unterschiede bestehen; die Parteien mögen sich auch an unterschiedliche Abnehmerkreise wenden. Gleichwohl wiesen die Unternehmensgegenstände wegen des Schnittbereichs der Netzwerke so starke Berührungspunkte auf, daß eine Branchennähe gegeben sei.
Unter Berücksichtigung aller Umstände liege zumindest eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vor; der Verkehr könne insbesondere annehmen , zwischen den Parteien bestünden organisatorische Zusammenhänge der Art, daß die Beklagte sich mit der Netzwerktechnik im allgemeinen, die Klägerin sich dagegen mit deren Anwendung im speziellen Bereich der Sicherheitsanlagen befasse.
Für eine örtliche Begrenzung des Schutzes der Unternehmensbezeichnung der Klägerin bestehe kein Anlaß, weil die Leistungen, um die es im Streitfall gehe, generell überregional angeboten und erbracht würden.
Aus der Duldungserklärung der Firma NETCOM DATENTECHNIK könne die Beklagte gegenüber der Klägerin schon deshalb keine Rechte herleiten, weil dieses Unternehmen jedenfalls zuvor das Benutzungsrecht an der Be-
zeichnung an die Klägerin mit der Folge "abgetreten" habe, daß ihm an dieser nur ein einfaches Benutzungsrecht verblieben sei.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache, weil auf der Grundlage der bislang getroffenen Feststellungen noch nicht abschließend über die aus § 15 Abs. 2 MarkenG geltend gemachten Ansprüche entschieden werden kann.
1. Entgegen der Ansicht der Revision ist das angefochtene Urteil nicht schon wegen eines Verstoßes gegen § 308 ZPO aufzuheben. Zwar hat die Klägerin in der Berufungsinstanz ihren Antrag insoweit verändert, als sie - entgegen ihren Anträgen in der ersten Instanz, die sich auf die Bezeichnung "NetComData" bezogen - die Verurteilung der Beklagten hinsichtlich der Bezeichnung "NetCom Data" begehrt und durch das angefochtene Urteil erreicht hat. Darin hat aber weder eine unzulässige Klageänderung noch eine über den Antrag hinausgehende Verurteilung gelegen, sondern ein offensichtliches Schreibversehen, das gemäß § 319 ZPO in jeder Lage des Verfahrens, auch noch in der Revisionsinstanz, von Amts wegen berichtigt werden kann.
2. Im Ausgangspunkt zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen , daß dem Bestandteil "NetCom" des Unternehmenskennzeichens der Klägerin für sich kennzeichenrechtlicher Schutz zukommt. Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann nämlich der Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich hierbei um einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen.
Das hat der Bundesgerichtshof bezüglich des Bestandteils "NetCom" der Firma der Klägerin bereits entschieden (BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom). Hiervon abzuweichen besteht kein Anlaß. Soweit die Revision demgegenüber geltend macht, angesichts der nur schwachen Kennzeichnungskraft des Bestandteils liege es fern, ihm eine den Gesamteindruck des Unternehmenskennzeichens prägende Bedeutung beizumessen, läßt sie unberücksichtigt, daß dem weiteren Bestandteil "Sicherheitstechnik" aufgrund seines rein beschreibenden Charakters keinerlei Kennzeichnungskraft zukommt, so daß auch die Annahme einer Mitprägung des Gesamteindrucks durch diesen Bestandteil ausscheidet.
Auch bei Zugrundelegung des Vortrags der Beklagten über eine Vielzahl anderer Firmen und Angebote mit dem Bestandteil "NetCom" auf dem Markt und einer Vielzahl von Internet-Ausdrucken mit der Bezeichnung "NetCom" ergibt sich nichts anderes, weil - wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat - diese Benutzungen nicht beschreibend, sondern kennzeichnend erfolgen, so daß sie allenfalls die aktuelle Kennzeichnungskraft des Bestandteils schwächen , ihn aber nicht zu einer beschreibenden Angabe machen können. Im übrigen ist dem angesprochenen Vortrag der Beklagten im einzelnen nicht zu entnehmen, in welcher Nähe zu den Tätigkeiten der Klägerin die vorerwähnten Verwendungen des Bestandteils "NetCom" stehen und welchen genauen Umfang sie haben.
3. Die weitere Annahme des Berufungsgerichts, zwischen dem Unternehmenskennzeichen "NetCom" der Klägerin und der angegriffenen Bezeichnung "NetComData" der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr i.S. des § 15 Abs. 2 MarkenG, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung aber nicht stand.
In rechtlicher Hinsicht ist das Berufungsgericht bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr allerdings zutreffend von einer Wechselwirkung der in Betracht zu ziehenden Beurteilungsfaktoren der Kennzeichnungskraft der Klagekennzeichnung , der Zeichenähnlichkeit und der Branchennähe ausgegangen (BGH GRUR 1997, 468, 469 f. - NetCom; Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 493 = WRP 1999, 523 - Altberliner; Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1162 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ ComNet).

a) Hinsichtlich der Zeichenähnlichkeit hat das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß eine große Nähe angenommen. Diese Beurteilung greift die Revision mit ihrer Rüge, der Gesamteindruck der Klagekennzeichnung werde nicht allein durch den Bestandteil "NetCom" geprägt, ohne Erfolg an. Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß ein kennzeichenrechtlicher Schutz für den Bestandteil "NetCom" unabhängig davon in Betracht kommt, ob die Klägerin diesen Bestandteil ihrer Firma bereits im Kollisionszeitpunkt in Alleinstellung benutzt hat; ebensowenig ist erforderlich, daß sich diese Kurzbezeichnung für die Klägerin schon im damaligen Zeitpunkt im Verkehr durchgesetzt hatte. Es genügt die Eignung eines unterscheidungskräftigen Firmenbestandteils, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Das ist hier der Fall (vgl. oben unter II. 2.).
In nicht zu beanstandender Weise ist das Berufungsgericht des weiteren davon ausgegangen, daß der für die Prüfung der Zeichenähnlichkeit maßgebliche Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung "NetComData" wesentlich durch den Bestandteil "NetCom" bestimmt werde, weil der Zusatz "Data" im hier maßgeblichen Bereich der Datenverarbeitung angesichts seines beschreibenden Inhalts vom angesprochenen Verkehr nur als ganz farblos und nicht
kennzeichnend verstanden wird, so daß ihm eine den Gesamteindruck mitprägende Bedeutung nicht zukommt. Diese tatrichterliche Würdigung, die im Revisionsverfahren nur eingeschränkt u.a. darauf überprüft werden kann, ob sie erfahrungswidrig ist, hält dieser Prüfung stand. Die Revision zeigt nicht auf, inwiefern der Verkehr sich nach der allgemeinen Lebenserfahrung auch an dem die zu verarbeitenden Daten bezeichnenden Bestandteil "Data" orientieren wird, zumal auch ein Erfahrungssatz dahin besteht, daß einem Bestandteil am Ende einer Bezeichnung in der Regel nur eine geringere Aufmerksamkeit gewidmet wird als den vorangehenden Teilen. Darüber hinaus hat das Berufungsgericht zutreffend der - wenn auch schwachen - Kennzeichnungskraft des Bezeichnungsteils "NetCom" Bedeutung beigemessen. Soweit die Revision zu einer anderen Beurteilung gelangt, setzt sie - revisionsrechtlich unzulässig - ihre eigene Würdigung an die Stelle derjenigen des Tatrichters.

b) Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, dem Klagekennzeichen komme angesichts seiner Anlehnung an beschreibende Begriffe von Hause aus nur eine geringe Unterscheidungskraft zu; diese bedinge, weil sie nicht durch intensive Benutzung mit hohen Umsatzzahlen und durch besondere Werbeanstrengungen gestärkt worden sei, nur eine schwache aktuelle Kennzeichnungskraft der Bezeichnung. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Auch die Revisionserwiderung erhebt insoweit keine Gegenrügen.

c) Im Ausgangspunkt zutreffend hat das Berufungsgericht eine Branchennähe nicht bereits deshalb bejaht, weil sich beide Parteien mit elektronischer Datenverarbeitung befassen; denn mit Blick auf die Vielfältigkeit der verschiedenen Waren und Dienstleistungen, die in diesem Bereich angeboten werden, kann nicht ohne weiteres angenommen werden, daß sich die Parteien
allein wegen des Bezugs zur Datenverarbeitung in einem ins Gewicht fallenden Umfang am Markt begegnen (BGH GRUR 1997, 468, 470 - NetCom).
Das Berufungsgericht hat eine Branchennähe der Parteien bejaht, weil die Klägerin jedenfalls auf dem speziellen Anwendungsgebiet der Sicherheitstechnik ähnliche Computernetzwerke anbiete, wie sie die Beklagte allgemein , also ohne Beschränkung auf bestimmte Anwendungsgebiete, vertreibe. Das beanstandet die Revision mit Erfolg. Auf der Grundlage der bisher getroffenen Feststellungen kann eine relevante Branchennähe nicht zugrunde gelegt werden.
Das Berufungsgericht ist von einer Branche "Einrichtung und Betrieb von Computernetzwerken", dem nach seiner Auffassung beide Parteien angehören, ausgegangen. Diese aus der Verwendung von Computernetzwerken eher theoretisch abgeleitete Übereinstimmung in der Betätigung der Parteien berücksichtigt die realen Gegebenheiten auf dem Markt nicht ausreichend. Eine relevante Branchennähe kann nur dann angenommen werden, wenn sich die Parteien auf dem Markt auch tatsächlich begegnen, wenn also jedenfalls eine Überschneidung der Kreise der Adressaten der jeweiligen Leistungen gegeben ist. Zutreffend weist die Revisionsbegründung insoweit darauf hin, daß der Begriff einer Netzwerktechnik schon bei der Verbindung der Grundausstattungselemente moderner Bürotechnik erfüllt ist. Damit erweist sich die Auffassung des Berufungsgerichts als nicht haltbar, daß es in derartigen Bereichen jedenfalls einen "Schnittbereich" gebe, in dem sich die Branchennähe manifestiere. Die Verwendung der Verbindung von Computern untereinander, so daß mit ihnen Programme und Daten gemeinsam benutzt werden können, eine in weitem Umfang in ganz unterschiedlichen Bereichen verwendete Basistechnik, kann nicht schon eine Branchennähe begründen, ohne daß hierfür eine hinrei-
chende Grundlage in der Auffassung des angesprochenen Verkehrs festgestellt wird.
Eine Überschneidung der Abnehmerkreise hat die Klägerin, worauf die Revisionserwiderung zutreffend hinweist, geltend gemacht, indem sie vorgetragen hat, daß sie sich über das Gebiet der Sicherheitstechnik hinaus ganz allgemein mit Datennetzwerken befasse und auch solche installiere. Diesem - von der Beklagten bestrittenen - Vortrag ist das Berufungsgericht bisher nicht nachgegangen. Das wird es nachzuholen haben, um zu einer tragfähigen Tatsachengrundlage für die Beurteilung der Branchennähe zu gelangen.
4. Von einer Zurückverweisung der Sache könnte nur dann abgesehen werden, wenn der von der Beklagten analog § 986 BGB erhobene Einwand durchgriffe, die gegenüber der Klägerin prioritätsältere Firma NETCOM DATENTECHNIK habe der Beklagten mit der sogenannten Duldungserklärung vom 19. November 1998 die Namensführung gestattet (vgl. BGHZ 122, 71, 74 - Decker; BGH, Urt. v. 21.4.1994 - I ZR 22/92, GRUR 1994, 652, 653 = WRP 1994, 536 - Virion). Hiervon kann aber nicht ausgegangen werden.
Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob die Firma NETCOM DATENTECHNIK im Zeitpunkt des Abschlusses der Duldungserklärung noch Inhaberin der Rechte an der fraglichen Firma gewesen ist oder die Rechte bereits durch Aufgabe ihrer werbenden Tätigkeit im Jahre 1988 verloren hatte. In der Revisionsinstanz ist deshalb vom Fortbestehen der Rechte der NETCOM DATENTECHNIK auszugehen.
Der von der Beklagten erhobene Einwand greift jedoch nur durch, wenn die NETCOM DATENTECHNIK, dem Rechtsgedanken des § 986 BGB ent-
sprechend, im Verhältnis zur Klägerin auch berechtigt war, ihre Rechtsposition an die Beklagte weiterzugeben (BGHZ 122, 71, 75 - Decker). Das war jedoch nicht der Fall; denn das Berufungsgericht hat unangegriffen festgestellt, daß die NETCOM DATENTECHNIK bereits am 15. Juni 1988 mit der Klägerin eine Vereinbarung getroffen hatte, die es ihr unmöglich machte, anderen Unternehmen mit Wirkung gegenüber der Klägerin zu gestatten, die Unternehmensbezeichnung "NetCom" zu führen.
III. Danach war auf die Revision das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)