Bundesgerichtshof Beschluss, 28. Okt. 2014 - X ZR 93/13

Gründe:

1

I. Der gerichtliche Sachverständige hat sein am 19. August 2005 in Auftrag gegebenes schriftliches Gutachten pauschal mit 22.040,-- EUR einschließlich Umsatzsteuer abgerechnet; dabei hat er für 19 Tage einen Tagessatz von 1.000,-- EUR netto zugrunde gelegt, wobei er sich auf die Üblichkeit dieses Satzes bei öffentlichen Institutionen berufen hat. Während die Klägerin dem Vergütungsvorschlag zugestimmt hat, hat die Beklagte ihm widersprochen. Auf Aufforderung des Gerichts hat der Sachverständige die aufgewendete Stundenzahl aufgeschlüsselt, und zwar hat er angesetzt: 5 Stunden für Durchsicht zur Ermittlung, ob seine fachliche Kompetenz ausreichend ist; 18 Stunden für Durcharbeit der Akten; 12 Stunden für Vorentwurf; 8 Stunden für Literaturdurchsicht; 20 Stunden für Prüfung der erfinderischen Tätigkeit; 54 Stunden für Prüfung der Neuheit; 4 Stunden für Prüfung der geänderten Anspruchsfassung; 33 Stunden für Fertigstellung des Gutachtens.

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Insgesamt seien somit 154 Stunden angefallen. Der Beklagte hat den Zeitansatz des gerichtlichen Sachverständigen als unangemessen bezeichnet. Außerdem meint er, dass lediglich ein Stundensatz von 75,-- EUR je Stunde berechnet werden könne.

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II. Die vom gerichtlichen Sachverständigen verlangte Vergütung kann diesem nur teilweise zuerkannt werden; der weitergehende Antrag des gerichtlichen Sachverständigen ist daher zurückzuweisen.

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1. Für die Vergütung des gerichtlichen Sachverständigen ist auf Grund der Erteilung des Gutachtensauftrags nach den 30. Juni 2004 das Justizvergütungs - und Entschädigungsgesetz (JVEG; BGBl. I 2004 S. 718, 776) maßgeblich.

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2. Die Vergütung von Sachverständigen im Patentnichtigkeitsverfahren wird in den in § 9 Abs. 1 JVEG gebildeten Honorargruppen nicht erfasst. Deshalb ist sie nach billigem Ermessen einer der im Gesetz vorgesehenen Honorargruppen zuzuordnen (§ 9 Abs. 1 Satz 3 JVEG). Angesichts der Schwierigkeiten , die sich für den Sachverständigen im Patentnichtigkeitsverfahren regelmäßig stellen, und die eine eingehende Auseinandersetzung mit der geschützten Erfindung und dem Stand der Technik auf einem hohen Niveau erfordern, kann es im Einzelfall angemessen sein, den oberen Bereich des durch die verschiedenen Honorargruppen eröffneten Gebührenrahmens auszuschöpfen. So ist es auch hier. Allein schon der Umfang des Gutachtens (57 Seiten) zeigt, dass die Befassung des gerichtlichen Sachverständigen mit der zu beurteilenden Materie im vorliegenden Fall nicht einfach war und jedenfalls deutlich mehr als routinemäßiges Vorgehen erforderte. Daher sieht es der Senat als angemessen an, auf die Honorargruppe 10 zurückzugreifen, nach der der Stundensatz 95,-- EUR beträgt.

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3. Allerdings kann der gerichtliche Sachverständige die von ihm angesetzten 154 Stunden nicht in vollem Umfang in Rechnung stellen.

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a) Für die Zeit, die der Sachverständige zur Prüfung aufwendet, ob er zur Gutachtenerstellung in der Lage ist, steht ihm i.d.R. ein Entschädigungsanspruch nicht zu (Sen.Beschl. v. 20.3.1979 - X ZR 21/76, MDR 1979, 754 = Rpfleger 1979, 259 - Tragvorrichtung; v. 23.4.2002 - X ZR 83/01, GRUR 2002, 732 = Mitt. 2002, 378 f. - Massedurchfluss). Gegenüber dieser sich schon aus § 3 des Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen- und Sachverständigen (ZuSEG) ergebenden Rechtslage hat die Neuregelung in § 8 JVEG nichts geändert , denn auch nach dieser Bestimmung erhält der gerichtliche Sachverständige ein Honorar für seine Leistung und grundsätzlich nicht für die Überprü- fung, ob er zu dieser Leistung überhaupt in der Lage ist. Gesichtspunkte, die hier ausnahmsweise den Ansatz der Prüfungszeit dennoch als gerechtfertigt erscheinen lassen könnten, sind nicht ersichtlich.

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b) Gegen den verbleibenden Ansatz von 149 Stunden für die Gutachtenserstellung bestehen hier keine durchgreifenden Bedenken. Wenn auch einzelne Stundenansätze nicht völlig plausibel erscheinen, muss die Arbeitsweise des gerichtlichen Sachverständigen doch grundsätzlich diesem selbst überlassen bleiben. Einem Stundenaufwand von weniger als 150 Stunden kann bei einem eingehenden Gutachten in einer Patentnichtigkeitssache die Erforderlichkeit jedenfalls nicht ohne weiteres abgesprochen werden; dies gilt auch im vorliegenden, einen Schnellerwärmungsofen betreffenden Fall mit vier Entgegenhaltungen , mehreren geänderten Anspruchsfassungen, der Prüfung von sechs Unteransprüchen, und im Vergleich mit anderen, dem Senat bekannt gewordenen Fällen (vgl. u.a. Sen.Beschl. v. 16.12.2003 - X ZR 206/98, GRUR 2004, 446 = Mitt. 2004, 284 f. - Sachverständigenentschädigung III, wo 125 Sachverständigenstunden und 53 Mitarbeiterstunden anerkannt wurden; v. 7.11.2006 - X ZR 65/03, wo 150 Sachverständigenstunden anerkannt wurden; vgl. weiter Sen.Beschl. v. 14.3.1967 - Ia ZR 53/64, GRUR 1967, 553 f.: 152 Stunden).

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4. Damit ergibt sich für den gerichtlichen Sachverständigen zunächst eine gesetzliche Vergütung von 149 Stunden zu je 95,-- EUR. Dieser Satz kann nicht unter Zugrundelegung des vom gerichtlichen Sachverständigen in Rechnung gestellten Stundensatzes von 125,-- EUR (Tagessatz von 1.000,-- EUR bei einem mit acht Stunden angesetzten Arbeitstag) erhöht werden. Zwar hat sich die Berufungsbeklagte hiermit einverstanden erklärt. Auch würde das Eineinhalbfache des nach § 9 JVEG zulässigen Honorars nicht überschritten. Der Erhöhung steht jedoch entgegen, dass der eingezahlte Vorschuss von 12.500,-- EUR nicht ausreicht. § 13 Abs. 1 JVEG lässt die Gewährung einer besonderen Vergütung nur dann zu, wenn ein ausreichender Betrag an die Staatskasse gezahlt ist. Dies gilt nicht nur dann, wenn sich die Parteien mit dieser Vergütung einverstanden erklärt haben, sondern auch in dem Fall des § 13 Abs. 2 JVEG, wenn nur die Erklärung einer Partei hierzu vorliegt; diese Bestimmung regelt nur die Voraussetzungen, unter denen das Einverständnis der anderen Partei entbehrlich ist, stellt aber nicht von dem Vorschusserfordernis frei. Nachdem die gesetzliche Vergütung bereits über dem einbezahlten Vorschuss liegt, kann die besondere Vergütung hier nicht aus dem an die Staatskasse bezahlten Betrag geleistet werden (vgl. Hartmann, Kostengesetze, 36. Aufl. 2006, § 13 JVEG Rdn. 15, sowie zur Vorgängerbestimmung des § 7 Abs. 2 ZuSEG OLG München OLGR München 2001, 108).

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5. a) Eine Kappung der Sachverständigenvergütung auf den vorschussweise gezahlten Betrag hat dagegen schon deshalb nicht zu erfolgen, weil dem Sachverständigen die gesetzliche Vergütung und nicht etwa eine besondere Vergütung zuerkannt wird.

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b) Von einem dem Vergütungsanspruch allenfalls entgegenstehenden Verstoß gegen die Pflicht des gerichtlichen Sachverständigen, den durch den gezahlten Kostenvorschuss gezogenen Rahmen zu beachten (§ 407a Abs. 3 ZPO; vgl. OLG Koblenz MDR 2005, 1258), kann hier schon deshalb keine Rede sein, weil dem Sachverständigen der eingeforderte Vorschuss nicht mitgeteilt worden ist; eine Erkundigungspflicht traf ihn insoweit nicht.

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6. Der Abrechnung des Sachverständigen sind die Schreibaufwendungen hinzuzusetzen (§ 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 JVEG); diese schätzt der Senat auf 2.000 Anschläge je Seite. Daraus ergibt sich ein weiterer Betrag von 85,50 EUR.

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7. Daraus folgt folgende Abrechnung: 149 Stunden je 95,-- EUR 13.155,00 EUR Schreibauslagen 85,50 EUR Summe 13.240,50EUR Umsatzsteuer 2.118,48EUR insgesamt 15.358,98EUR

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III. Die Entscheidung über die Verlustigkeit und die Kostenentscheidung beruhen auf §§ 99 Abs. 1, 121 Abs. 2 PatG, § 516 Abs. 3 ZPO in entsprechender Anwendung.

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IV. Hinsichtlich der Festsetzung des Streitwerts hat der Senat auf die übereinstimmenden Angaben der Parteien in der Vorinstanz abgestellt. Soweit diese nunmehr abweichende Angaben machen, ist nicht ersichtlich, dass diese den gemeinen Wert des Patents zugrunde legen (grundlegend zur Bemessung des Streitwerts weiterhin BGH, Beschl. v. 11.10.1956 - I ZR 28/55, GRUR 1957, 79 - Streitwert; vgl. Benkard/Rogge, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, § 84 PatG Rdn. 21; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. 2003, § 84 PatG Rdn. 48; Schulte, PatG, 7. Aufl. 2005, § 2 PatKostG Rdn. 36 ff.).

Gründe:

1

I. Die Beklagte hat wegen Verletzung des Streitpatents Klage erhoben, die u.a. eine auf 32.672.592 € bezifferte Schadensersatzforderung zum Gegenstand hat. Der Verletzungsprozess ist mit Blick auf das inzwischen abgeschlossene Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt worden. Der Senat hat den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme zur Wertfestsetzung gegeben.

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Die Klägerin hält lediglich den Wert von 2.500.000 € für angemessen, den auch das Bundespatentgericht erstinstanzlich festgesetzt hat. Sie macht geltend, von der Schadensersatzforderung der Beklagten seien schon deshalb erhebliche Abstriche zu machen, weil das Oberlandesgericht im Verletzungsverfahren zu Unrecht eine unmittelbare Patentverletzung anstatt der allenfalls vorliegenden mittelbaren angenommen habe, wobei zudem 80 % der Lieferun- gen in das Ausland erfolgt seien und insoweit keine schadensbegründende Handlung vorliege. Des Weiteren habe die Beklagte ihrer Schadensberechnung auch nicht berücksichtigungsfähige Umsätze zugrunde gelegt und dort in großem Umfang nicht erstattungsfähige Positionen eingestellt, insbesondere Kosten für Entwicklung/Konstruktion sowie Herstellung und Vertrieb. Der Gewinn der Klägerin reduziere sich schon deshalb auf unter 12.500.000 €. Dieser Gewinn stehe aber nicht in vollem Umfang in ursächlichem Zusammenhang mit der ihr vorgeworfenen Patentverletzung, sondern schätzungsweise nur in Höhe von 10 %, so dass der Verletzergewinn sogar deutlich unter dem erstinstanzlich festgesetzten Streitwert liege.

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Die Beklagte regt an, den Streitwert auf 2.500.000 € festzusetzen. Zwar sei nach den Grundsätzen der bisherigen Rechtsprechung auch ein Streitwert in der Größenordnung des Betrags der Schadensersatzklage gut vertretbar, jedoch müsse auch mit Blick auf den Popularklagencharakter des Patentnichtigkeitsverfahrens vermieden werden, dass von der Wertfestsetzung eine prohibitive Wirkung ausgehe.

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II. Das Prozessgericht hat den Wert für die zu erhebenden Gebühren festzusetzen, sobald eine Entscheidung über den gesamten Streitgegenstand ergeht (§ 63 Abs. 2 Satz 1 GKG). Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt, nachdem das Nichtigkeitsberufungsverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist.

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Der Wert des Gegenstands des Nichtigkeitsverfahrens ist nach § 51 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats sind dafür im Allgemeinen der Betrag der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen und der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Klage bzw. bei Einlegung der Berufung maßgeblich (Sen.Beschl. v.

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Ist zu diesem Zeitpunkt über die streitige Höhe des wegen Verletzung des Streitpatents bereits entstandenen Schadens noch keine abschließende gerichtliche Entscheidung ergangen, entspricht es regelmäßig billigem Ermessen , den bezifferten Betrag der Schadensersatzforderung in voller Höhe in die Wertbestimmung einzustellen. Gegenstand des Verfahrens zur Wertfestsetzung im Rahmen eines im Allgemeininteresse liegenden Verfahrens auf Nichtigerklärung eines Patents ist nicht die gegebenenfalls im Wege gesetzlich zulässiger Schätzung vorzunehmende Ermittlung der durch die unerlaubte Benutzung der patentierten Lehre entstandenen Schadensersatzansprüche. Das ist den Verletzungsgerichten im Rahmen eines Patentverletzungsprozesses vorbehalten. Dementsprechend gehen auch beide Parteien in ihren Stellungnahmen zu der Frage des Streitwerts für das Nichtigkeitsberufungsverfahren übereinstimmend davon aus, dass es nicht Aufgabe des Senats ist, zum Zwecke der Wertfestsetzung eine konkrete Schadensermittlung vorzunehmen. Dann aber ist Klagesumme der bezifferten Schadensersatzforderung regelmäßig der insoweit einzige substanzielle Anhaltspunkt für die Wertbestimmung. Der Wert der Klageforderung erlaubt - abgesehen davon, dass der Zahlbetrag das betragsmäßige Interesse des Beklagten an der Schadensersatzklage darstellt - objektiv, von einem mindestens entsprechenden Interesse des Klägers auszugehen, weil mit der erstrebten Vernichtung des Streitpatents der Patentverletzungsklage die Grundlage entzogen werden soll. Angesichts dessen wäre jede von dem mittels Klage bezifferten Schadensersatzbetrag abweichende Festlegung einer bereits entstandenen Schadensersatzforderung im Rahmen der Streitwertbestimmung regelmäßig ohne sachlichen Bezug.

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Es ist nicht ersichtlich und auch nicht dargetan, dass hier ausnahmsweise eine andere Wertung geboten sein könnte. Das Argument der Klägerin, angesichts der geltend gemachten Mängel der Berechnung der eingeklagten Schadensersatzforderung durch die Beklagte könne und werde der Schadenersatzprozess bei weitem nicht zu dem beantragten Verurteilungsbetrag führen, betrifft lediglich die Frage der Berechtigung der Schadensersatzforderung, die nach dem Vorgesagten ausschließlich im Patentverletzungsprozess zu klären ist. Auch der erhobene Vorwurf, die Beklagte habe einen völlig unrealistischen "Phantasiewert" eingeklagt, kann daher nicht als berechtigt erkannt werden. Angesichts der Vorschusspflichten, die der eingeklagte außerordentlich hohe Betrag für die Beklagte mit sich gebracht hat, kann abgesehen davon jedenfalls hier nicht angenommen werden, dass die Beklagte sich von Beweggründen hat leiten lassen, die auch im Streitwertfestsetzungsverfahren keine Beachtung verdienen.

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In Anbetracht der Regelung in § 144 PatG, § 51 Abs. 2 GKG erfordert schließlich eine andere Entscheidung auch nicht der in der Stellungnahme der Beklagten anklingende Gesichtspunkt, wenn der Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren unter Berücksichtigung des vollen Betrags einer hohen Schadensersatzklage festgesetzt werde, könne womöglich das verfassungsmäßige Recht auf Zugang zu den Gerichten betroffen sein. Durch die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit, auf gesonderten Antrag gegebenenfalls nach einem herabgesetzten Streitwert (Teilstreitwert) eine gerichtliche Entscheidung über den Bestand eines Patents zu erlangen, ist gewährleistet, nicht wegen eines auf Grund einer bezifferten Schadensersatzklage festzusetzenden Streitwerts und der deshalb drohenden Kosten von der Nichtigkeitsklage Abstand nehmen zu müssen, die als Reaktion auf die Patentverletzungsklage für geboten erachtet wird.

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Da die Klagesumme im Verletzungsprozess vorliegend über 32.000.000 € beträgt, ist allerdings die - bereits zur maßgeblichen Zeit der Einlegung des Rechtsmittels (§ 40 GKG) geltende - Kappungsgrenze von 30.000.000 € (§ 39 Abs. 2 GKG a.F.) zu berücksichtigen. Deshalb ist der Wert des Nichtigkeitsberufungsverfahrens in dieser Höhe festzusetzen. Auf den an sich additiv zu berücksichtigenden gemeinen Wert des Streitpatents in der Zeit von der Berufungseinlegung bis zum Ablauf der Schutzdauer kommt es danach nicht mehr an.

Gründe:

1

Die Klägerin hat, nachdem sie ihre Nichtigkeitsklage zurückgenommen hat, den Streitwert für das Berufungsverfahren mit 2 Millionen € angegeben. Auf diesen Betrag hat das Bundespatentgericht in erster Instanz den Streitwert festgesetzt. Nach Mitteilung der Beklagten ist in dem parallelen Verletzungsverfahren der Streitwert vorläufig ebenfalls auf 2 Millionen € festgesetzt worden. Mit Beschluss vom 14. März 2011 hat der Senat den Streitwert für das Berufungsverfahren auf 2.500.000 € festgesetzt. Mit ihrer Gegenvorstellung macht die Beklagte geltend, das Bundespatentgericht habe den Streitwert auf 2 Millionen € festgesetzt und bestimmt, dass von den Kosten des Rechtsstreits die Beklagte zwei Drittel zu tragen habe. Da nur die Beklagte gegen dieses Urteil Berufung eingelegt habe, betrage der Streitwert 1.333.333 €.

2

Der Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach § 51 Abs. 1 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist dafür im Allgemeinen der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Klage bzw. der Einlegung der Berufung zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen maßgeblich (BGH, Beschluss vom 11. Oktober 1956 - I ZR 28/55, GRUR 1957, 79; Senat, Beschluss vom 7. November 2006 - X ZR 138/04, GRUR 2007, 175 - Sachverständigenentschädigung IV; Beschluss vom 28. Juli 2009 - X ZR 153/04, GRUR 2009, 1100 - Druckmaschinen-Temperierungssystem III). Ist zu diesem Zeitpunkt über die streitige Höhe des wegen Verletzung des Streitpatents bereits entstandenen Schadens noch keine abschließende gerichtliche Entscheidung ergangen, entspricht es regelmäßig billigem Ermessen, den bezifferten Betrag der Schadensersatzforderung in voller Höhe in die Wertbestimmung einzustellen (Beschluss vom 28. Juli 2009, aaO). Mangels solcher oder weiterer Anhaltspunkte legt der Senat die (vorläufige) Streitwertfestsetzung im Verletzungsverfahren zugrunde. Diese beziffert regelmäßig das Interesse des Nichtigkeitsklägers an der erstrebten Vernichtung des Streitpatents, mit der der Patentverletzungsklage die Grundlage entzogen werden soll. Eine Streitwertfestsetzung im Nichtigkeitsverfahren unterhalb dieses Betrages kommt daher regelmäßig nicht in Betracht.

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Damit ist der in der Regel über das Interesse des Nichtigkeitsklägers hinausgehende gemeine Wert des Patents jedoch noch nicht in seiner Gesamtheit erfasst; insbesondere ist noch nicht der Eigennutzung des Streitpatents durch den Patentinhaber Rechnung getragen. Diese berücksichtigt der Senat in seiner neueren Praxis mangels anderer Anhaltspunkte regelmäßig mit einem Zuschlag von 25 % auf den nach den zuvor erörterten Gesichtspunkten ermittelten Streitwert.

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Von dem sich danach hier ergebenden Betrag von 2.500.000 € ist jedoch , wie die Beklagte zu Recht geltend macht, ein Drittel abzuziehen. Das Patentgericht hat das Streitpatent teilweise für nichtig erklärt und der Klägerin ein Drittel sowie der Beklagten zwei Drittel der Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Da nur die Beklagte Berufung eingelegt hat, geht in den Berufungsstreitwert nur deren in erster Linie weiter verfolgtes Ziel ein, die vollständige Abweisung der Nichtigkeitsklage zu erreichen. Dem ist durch eine Ermäßigung des Streitwerts um den Anteil Rechnung zu tragen, in dem das erstinstanzliche Urteil nicht angefochten ist (BGH, Beschluss vom 12. Juli 2005 - X ZR 56/04, GRUR 2005, 972 - Streitwert im Nichtigkeitsberufungsverfahren). Mangels anderer Anhaltspunkte ist daher im vorliegenden Fall eine Ermäßigung um ein Drittel vorzunehmen.