Bundesgerichtshof Beschluss, 28. Okt. 2010 - I ZB 13/10

bei uns veröffentlicht am28.10.2010

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 13/10
vom
28. Oktober 2010
in dem Rechtsbeschwerdeverfahren
betreffend die Marke Nr. 300 85 104
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. Oktober 2010 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert,
Dr. Bergmann und Dr. Koch

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den am 22. Dezember 2009 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats ) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:


1
I. Die Antragstellerin hat die Löschung der am 20. November 2000 angemeldeten und am 14. März 2001 für die Markeninhaberin für "Pharmazeutische Erzeugnisse , insbesondere Humanarzneimittel" eingetragenen Wortmarke Nr. 300 85 104 Ivadal beantragt, weil diese bösgläubig angemeldet worden sei.
2
Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die Beschwerde der Antragstellerin ist ohne Erfolg geblieben. Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat der Senat die Beschwerdeentscheidung aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen (BGH, Beschluss vom 2. April 2009 - I ZB 8/06, GRUR 2009, 780 = WRP 2009, 820 – Ivadal I). Das Bundespatentgericht hat den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts nunmehr aufgehoben und die Löschung der Marke angeordnet. Dagegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde.
3
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Beschwerde habe auf der Grundlage der vom Bundesgerichtshof in seinem Beschluss vom 2. April 2009 dargelegten Rechtsauffassung Erfolg. Es bestehe keine Veranlassung, dem Gerichtshof der Europäischen Union Fragen zur Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit vorzulegen.
4
III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.
5
1. Die Statthaftigkeit der form- und fristgerecht eingelegten Rechtsbeschwerde folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) und hat dies im Einzelnen ausgeführt. Für die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde kommt es nicht darauf an, ob die Rüge durchgreift (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschluss vom 24. April 2008 - I ZB 72/07, GRUR 2008, 1126 Rn. 6 = WRP 2008, 1550 - Weisse Flotte).
6
2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegründet. Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht verletzt die Markeninhaberin nicht in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör.
7
a) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe dadurch gegen den Anspruch der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör verstoßen, dass es sich geradezu "sklavisch" am Beschluss des Senats vom 2. April 2009 orientiert habe und damit eine eigene Entscheidung vermissen lasse, ist unbegründet. Das Bundes- patentgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass es nach der Zurückverweisung der Sache an die rechtliche Beurteilung gebunden war, die der Senat in seinem Beschluss vom 2. April 2009 der Aufhebung der ersten Beschwerdeentscheidung zugrunde gelegt hat (§ 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG). Die nach der bindenden Rechtsansicht der Senatsentscheidung vom 2. April 2009 maßgeblichen Tatsachen, insbesondere welche Personenkreise ernsthaft als mögliche Lizenznehmer oder Erwerber der angemeldeten Marke in Betracht kommen, hat das Bundespatentgericht festgestellt und dabei auch den nach der Zurückverweisung von der Markeninhaberin gehaltenen neuen Vortrag berücksichtigt. Aus seiner Feststellung, im vorliegenden Fall kämen für eine beabsichtigte Lizenzierung oder Veräußerung der Marke ernsthaft nur der Hersteller des Arzneimittels "Ivadal" und die Parallelimporteure als Interessenten in Betracht, folgt, dass auch die weitere Rüge der Rechtsbeschwerde ohne Erfolg bleibt, das Bundespatentgericht habe den Anspruch der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör verletzt, weil es deren Vortrag übergangen habe, dass eine mögliche Zielgruppe für den Erwerb der Marke oder einer Lizenzierung die Parallelimporteure seien.
8
b) Soweit die Rechtsbeschwerde eine Verletzung der Pflicht zur Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV rügt, kann offenbleiben , ob diese Rüge die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 3 MarkenG eröffnet (vgl. dazu BGH, Beschluss vom 10. April 2008 - I ZB 98/07, GRUR 2008, 1027 Rn. 24 = WRP 2008, 1438 - Cigarettenpackung; Beschluss vom 20. Mai 2009 - I ZB 107/08, GRUR 2009, 994 Rn. 10 = WRP 2009, 1102 - Vierlinden, mwN). Das Bundespatentgericht hat nicht gegen die Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV und daher auch nicht gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2, Art. 103 Abs. 1 GG verstoßen.
9
aa) Eine Verletzung des Grundsatzes des gesetzlichen Richters im Sinne des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG wegen eines Verstoßes gegen die Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV setzt voraus, dass die Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union willkürlich unterblieben ist, weil sie bei Würdigung der das Grundgesetz bestimmenden Gedanken nicht mehr verständlich erscheint und offensichtlich unhaltbar ist (BVerfGE 82, 159, 194 f.; BGH, GRUR 2009, 994 Rn. 11 - Vierlinden). Davon ist auszugehen, wenn ein letztinstanzliches Gericht zur Klärung der Auslegung einer gemeinschaftsrechtlichen Vorschrift eine Vorlage überhaupt nicht erwägt, obwohl es Zweifel an der zutreffenden Beurteilung der entscheidungserheblichen Auslegungsfrage hat oder das Bestehen einer Vorlagepflicht jedenfalls naheliegt (vgl. BVerfG [Kammer], GRUR 2010, 999 Rn. 50), oder wenn das erkennende Gericht bewusst von einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union abweicht, ohne vorzulegen und es in den genannten Fällen den ihm insoweit notwendig zukommenden Beurteilungsrahmen dadurch in unvertretbarer Weise überschreitet (BVerfG [Kammer], NJW 2010, 1268, 1269). Dabei kommt es für die Prüfung einer Verletzung von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG nicht in erster Linie auf die Vertretbarkeit der fachgerichtlichen Auslegung des für den Streitfall maßgeblichen materiellen Unionsrechts an, sondern auf die Vertretbarkeit der Handhabung der Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV (BVerfG [Kammer], GRUR 2010, 999 Rn. 48 mwN).
10
bb) Diese Voraussetzungen einer Verletzung der Vorlagepflicht sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Das Bundespatentgericht hat eine Vorlage erwogen und seine Entscheidung auch nicht in bewusster Abweichung von der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union getroffen. Es hat von einer Vorlage vielmehr abgesehen, weil der Gerichtshof in seiner Entscheidung vom 11. Juni 2009 - C-529/07, Slg. 2009-I, 4893 = GRUR 2009, 763 - Lindt & Sprüngli ./. Franz Hauswirth zur Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV bereits Stellung genommen hat. Der Gerichtshof habe dort, so das Bundespatentgericht in dem angefochtenen Beschluss, ausgeführt, dass bei der Beurteilung der Frage, ob der Anmelder bösgläubig sei, das nationale Gericht gehalten sei, alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die dem von ihm zu entscheiden- http://www.juris.de/jportal/portal/t/exp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE010100000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/exp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE316392006&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/exp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE316392006&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint - 6 - den Fall eigen seien und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke vorlägen; dazu gehörten insbesondere die Tatsache, dass der Anmelder wisse oder wissen müsse, dass ein Dritter in mindestens einem Mitgliedstaat ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware verwende, die Absicht des Anmelders , diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern , sowie der Grad des rechtlichen Schutzes, der dem Zeichen des Dritten und dem angemeldeten Zeichen zukomme. Nach dieser Rechtsprechung des Gerichtshofs könne - so das Bundespatentgericht weiter - der Umstand, wer eine Marke anmelde und wie er oder andere sie bereits benutzten, relevant dafür sein, ob der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei. Wenn - wie vorliegend - ein Anmelder die Marke nicht selbst benutzen, sondern mit ihr nur verhindern wolle, dass andere sie im Inland benutzen könnten (und Parallelimporteure umzeichnen müssten oder dürften), bestehe kein Anlass, die von der Markeninhaberin vorgeschlagenen Fragen dem Gerichtshof vorzulegen. Diese Fragen beträfen außerdem allenfalls einen Ausschnitt des vorliegenden Sachverhalts und umfassten nicht alle Umstände des Einzelfalls. Sie könnten daher vom Gerichtshof auch nur dahingehend beantwortet werden, dass alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen seien. Es seien hier keine relevanten Umstände erkennbar, die der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsbeschwerdeentscheidung nicht bereits berücksichtigt habe und die die Bindungswirkung des § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG aufgrund höherrangigen Rechts entfallen lassen könnten (vgl. dazu BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2006 - I ZB 86/05, GRUR 2007, 55 Rn. 12 - Farbmarke gelb/grün II).
11
Damit hat das Bundespatentgericht den Beurteilungsrahmen, der einem letztinstanzlichen Gericht bei der Prüfung der Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV zukommt, nicht in unvertretbarer Weise überschritten. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei die zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV ergangene Entscheidung des Gerichtshofs vom 11. Juni 2009 in Sachen Lindt & Sprüngli ./. Franz Hauswirth zur Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit des Markenanmelders im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Buchst. d MarkenRL herangezogen; zwischen beiden Vorschriften besteht insoweit kein Unterschied. Der österreichische Oberste Gerichtshof hatte in der Sache Lindt & Sprüngli ./. Franz Hauswirth den Gerichtshof der Europäischen Union gefragt, ob bei Vorliegen der in den Vorlagefragen im Einzelnen aufgeführten Umstände ein Anmelder einer Gemeinschaftsmarke als bösgläubig anzusehen sei. Der Gerichtshof hat die ihm vorgelegten Fragen weder bejaht noch verneint, sondern unter Hinweis darauf, dass er nur mit der Fallgestaltung der ihm vorgelegten Rechtssache befasst und die Bösgläubigkeit des Anmelders im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV umfassend zu beurteilen sei, geantwortet, dass das nationale Gericht für die Beurteilung der Frage, ob der Anmelder bösgläubig sei, gehalten sei, alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die dem von ihm zu entscheidenden Fall eigen seien und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke vorlägen, insbesondere die in den Vorlagefragen angeführten Faktoren (EuGH, GRUR 2009, 763 Rn. 36 f., 53). Die Auffassung des Bundespatentgerichts , eine Vorlage an den Gerichtshof sei daher im vorliegenden Fall nicht geboten, weil dieser mögliche Vorlagefragen auch nur dahingehend beantworten könne, dass alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen seien, begegnet demzufolge aus Rechtsgründen keinen Bedenken. Jedenfalls hat das Bundespatentgericht damit seinen Beurteilungsrahmen nicht in unvertretbarer Weise überschritten.
12
cc) Folglich hat es unter dem Gesichtspunkt eines Verstoßes gegen die Vorlagepflicht auch den Anspruch der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) nicht verletzt.
13
c) Das Bundespatentgericht hat den Anspruch der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör ferner nicht dadurch verletzt, dass es, wie die Rechtsbeschwerde rügt, nicht näher auf den Wertungswiderspruch eingegangen ist, den die Markeninhaberin im Hinblick auf das Senatsurteil vom 12. Juli 2007 - I ZR 148/04, BGHZ 173, 230 - CORDARONE geltend gemacht hat. In der Rechtsbeschwerdeentscheidung des Senats vom 2. April 2009 ist bereits aufgezeigt worden, aus welchen Gründen die vorliegende Fallgestaltung im Hinblick auf die Bösgläubigkeit bei der Anmeldung anders zu beurteilen ist als der der Senatsentscheidung "CORDARONE" zugrunde liegende Sachverhalt (vgl. BGH, GRUR 2009, 780 Rn. 24 f. – Ivadal I). Darauf hat sich das Bundespatentgericht in der angefochtenen Entscheidung bezogen. Zu einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Vorbringen der Markeninhaberin war das Bundespatentgericht zur Wahrung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör nicht gehalten.
14
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.
Bornkamm Pokrant Schaffert
Bergmann Koch
Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 22.12.2009 - 25 W(pat) 224/03 -

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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - GG | Art 101


(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. (2) Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz errichtet werden.

Markengesetz - MarkenG | § 83 Zugelassene und zulassungsfreie Rechtsbeschwerde


(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschl

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Weise versuchen, Dritte zum Erwerb der Markenrechte zu veranlassen.
Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn Marken nicht im Hinblick auf eine
Vielzahl in Betracht kommender, im Einzelnen noch unbestimmter und allenfalls nach
abstrakten Merkmalen umschriebener potentieller Interessenten auf Vorrat angemeldet
werden, sondern im Zeitpunkt der Anmeldung die Veräußerung an einzelne, bereits
bestimmte Dritte naheliegt, deren Interesse an einem Erwerb der Markenrechte
jedoch im Wesentlichen nur durch den Umstand begründet wird, dass sie infolge der
Eintragung der Marke auf den Anmelder an der Verwendung der bislang ungeschützten
Kennzeichnung gehindert werden können.
BGH, Beschl. v. 2. April 2009 - I ZB 8/06 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 18. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und
die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Koch

beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der am 17. Januar 2006 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des 25. Senats (Marken -Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Gründe:


1
I. Die Antragstellerin hat die Löschung der am 20. November 2000 angemeldeten und am 14. März 2001 für die Markeninhaberin für "Pharmazeutische Erzeugnisse , insbesondere Humanarzneimittel" eingetragenen Wortmarke Nr. 300 85 104 Ivadal beantragt, weil diese bösgläubig angemeldet worden sei.
2
Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die Beschwerde der Antragstellerin ist ohne Erfolg geblieben.
3
Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.
4
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass der Löschungsgrund nach § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht gegeben sei, weil die Markeninhaberin die Marke nicht bösgläubig angemeldet habe. Zur Begründung hat es ausgeführt :
5
Von einer bösgläubigen Markenanmeldung sei auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig sei, wobei die Bösgläubigkeit bereits zum Anmeldezeitpunkt gegeben sein müsse. Insoweit bestünden bei der in Rede stehenden Markenanmeldung keine ausreichenden Anhaltspunkte.
6
Ein bösgläubiger Markenerwerb könne darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines im Inland bestehenden schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren anmelde, mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren. Die Antragstellerin habe die Marke "Ivadal" jedoch nicht im Inland, sondern nur im Ausland (z.B. in Österreich) benutzt. In Deutschland werde das entsprechende Arzneimittel unter der Marke "Stilnox" vertrieben. Es gebe auch keine Anzeichen dafür, dass die Markeninhaberin mit der Markenanmeldung in rechtsmissbräuchlicher Weise beabsichtigt habe, die Antragstellerin vom Einsatz ihrer ausländischen Marke auf dem deutschen Markt abzuhalten. Eine entsprechende wettbewerbswidrige Sperrabsicht sei nicht erkennbar, da nichts darauf hindeute, dass die Antragstellerin die im Ausland geschützte Marke in Zukunft auf dem deutschen Markt einsetzen wolle. Die bloße Möglichkeit, dass die Antragstellerin eines Tages ihre Marken auf dem europäischen Markt vereinheitlichen wolle, reiche für die Annahme einer Bösgläubigkeit der Markenanmeldung nicht aus.
7
Aus dem Umstand, dass die Markeninhaberin systematisch Marken angemeldet habe, die für Arzneimittel im Ausland von der Antragstellerin oder anderen Arzneimittelunternehmen benutzt würden, welche im Inland unter einer anderen Bezeichnung vertrieben würden (so genannte Zwei-Marken-Strategie), könne allein noch nicht auf eine Bösgläubigkeit bei der Anmeldung geschlossen werden. Da es sich bei der Markeninhaberin um eine Markenagentur handele, entspreche es ihrer Geschäftstätigkeit, dass sie eine Vielzahl von Marken anmelde und systematisch vorgehe. Weder das Geschäftsprinzip, Marken anzumelden, die im Inland nicht geschützt seien und im Ausland von einem anderen benutzt würden, noch der zeitliche Rahmen der vorliegenden wie auch weiterer Anmeldungen ließen hinreichend erkennen , dass die Marken tatsächlich bösgläubig als Sperr- und Behinderungsmarken angemeldet worden seien. Es lägen keine konkreten Anhaltspunkte vor, dass die Markeninhaberin den Parallelimport behindern oder etwa als Strohmann für einen Parallelimporteur eine Zwangslage schaffen wolle, so dass dieser für die importierten Waren die Inlandsmarke der Antragstellerin benutzen dürfe. Nur denkbare, künftige wettbewerbswidrige Handlungen könnten eine Löschung wegen bösgläubiger Anmeldung nicht rechtfertigen, wenn sie noch keinen greifbaren Niederschlag gefunden hätten und auch nicht als zwangsläufige Folge des Erwerbs des Markenrechts angesehen werden könnten.
8
III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben Erfolg. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen für eine Löschung der Marke nach § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG rechtsfehlerhaft verneint.
9
1. Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beruht auf Art. 3 Abs. 2 lit. d MarkenRL. Nach dieser Vorschrift kann jeder Mitgliedstaat vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit der Antragsteller die Eintragung der Marke bösgläubig beantragt hat. Nach Art. 4 Abs. 4 lit. g MarkenRL kann jeder Mitgliedstaat ferner vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit die Marke mit einer Marke verwechselt werden kann, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung im Ausland benutzt wurde und weiterhin dort benutzt wird, wenn der Anmelder die Anmeldung bösgläubig eingereicht hat.
10
Der deutsche Gesetzgeber hat von der Option in Art. 3 Abs. 2 lit. d MarkenRL zunächst in der Weise Gebrauch gemacht, dass er die bösgläubige Anmeldung in § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. nur als einen auf einen Löschungsantrag zu berücksichtigenden Nichtigkeitsgrund geregelt hat. Durch Art. 2 Abs. 9 Nr. 1 lit. c des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I 2004, 390) ist die bösgläubige Anmeldung seit dem 1. Juni 2004 nach § 8 Nr. 10 MarkenG ein bereits im patentamtlichen Prüfungsverfahren zu berücksichtigendes absolutes Eintragungshindernis. Damit steht ein markenrechtlicher Anspruch zur Verfügung, um rechtsmissbräuchliche oder sittenwidrige Markenanmeldungen zu verhindern oder zur Löschung zu bringen (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf des Markenrechtsreformgesetzes , BT-Drucks. 12/6581, S. 79, 95 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 73, 89 zu § 50 MarkenG). In erster Linie sollen Fälle erfasst werden, bei denen die Anmeldung der Marke nur dem Ziel dient, Unterlassungs- oder Geldersatzansprüche gegen Dritte durchzusetzen (Begründung des Regierungsentwurfs zum Geschmacksmusterreformgesetz , BT-Drucks. 15/1075, S. 67 = BlPMZ 2004, 222, 253). Mit dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG soll den Fällen begegnet werden, in denen Privat- oder Geschäftsleute bestimmte Bezeichnungen als "Hinterhaltsmarken" schützen lassen, um ihre formelle Rechtsposition zur Geltendmachung ungerechtfertigter Lizenz- oder Abmahnkostenerstattungsansprüche auszunutzen (BT-Drucks. 15/1075, S. 67 unter Hinweis auf BGH, Urt. v. 23.11.2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 244 = WRP 2000, 160 - Classe E).
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2. Mit dem Begriff der Bösgläubigkeit der Anmeldung hat der deutsche Gesetzgeber den in der Markenrechtsrichtlinie verwendeten Begriff übernommen (vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 79, 95 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 73, 89). Dieser Begriff ist allerdings weder im Markengesetz noch in der Markenrechtsrichtlinie definiert (vgl. auch Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston v. 12. März 2009, Tz. 36 in der Sache C-529/07 - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth). Nach der Rechtsprechung des Senats ist eine Markenanmeldung bösgläubig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, wenn der Anmelder das angemeldete Zeichen nicht als Marke , d.h. als Herkunftshinweis, benutzen, sondern die formale Rechtsstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts lediglich zum Zwecke der rechtsmissbräuchlichen oder sittenwidrigen Behinderung Dritter einsetzen will (BGHZ 167, 278 Tz. 41 - FUSSBALL WM 2006; BGH, Urt. v. 20.1.2005 - I ZR 29/02, GRUR 2005, 581, 582 = WRP 2005, 881 - The Colour of Elégance, jeweils m.w.N.; vgl. auch Sharpston aaO Tz. 48/49). Die Bösgläubigkeit muss, wie bereits aus dem Gesetzeswortlaut folgt, im Zeitpunkt der Anmeldung gegeben sein. Mit dem Zeitpunkt der Anmeldung ist, da es sich um ein absolutes Eintragungshindernis handelt, der Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung gemeint (BGHZ 167, 278 Tz. 42 - FUSSBALL WM 2006; BT-Drucks. 15/1075, S. 68 zu § 50 Abs. 2 MarkenG). Einer Marke ist auch dann die Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zu versagen, wenn die Anmeldung (erst) im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung als bösgläubig zu beurteilen ist. Nach der Eintragung liegende Umstände können dagegen als solche das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht begründen. Sie können jedoch im Löschungsverfahren nach § 50 Abs. 1, § 54 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zu beachten sein, wenn sie den Schluss zulassen, dass bereits die Anmeldung bösgläubig war. Im Löschungsverfahren ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles zu beurteilen, ob nach der Überzeugung des Gerichts (§ 286 ZPO) bereits die Anmeldung bösgläubig war. Anders als im Anmeldeverfahren muss die Bösgläubigkeit der Anmeldung im Löschungsverfahren nicht ersichtlich (§ 37 Abs. 3 MarkenG), d.h.
nicht ohne weiteres erkennbar sein (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs zum Geschmacksmusterreformgesetz, BT-Drucks. 15/1075, S. 67 = BlPMZ 2004, 222, 253; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 428).
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3. Von diesen Grundsätzen ist zwar auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Seiner Auffassung, es seien keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit der Markeninhaberin bereits im Zeitpunkt der Anmeldung festzustellen, kann jedoch aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. Das Bundespatentgericht hat die relevanten objektiven Umstände des vorliegenden Falles, anhand deren die Frage der Bösgläubigkeit der Anmeldung zu beurteilen ist, nicht hinreichend gewürdigt (Verstoß gegen § 286 ZPO).
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a) Der Anmelder eines Zeichens, der weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, handelt bei der Anmeldung bösgläubig, wenn besondere Umstände hinzutreten, die die Erwirkung der Zeicheneintragung als rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erscheinen lassen. Derartige Umstände können darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen anmeldet (vgl. BGH, Urt. v. 10.1.2008 - I ZR 8/05, GRUR 2008, 621 Tz. 1 = WRP 2008, 785 - AKADEMIKS; Urt. v. 26.6.2008 - I ZR 190/05, GRUR 2008, 917 Tz. 20 = WRP 2008, 1319 - EROS, m.w.N.).
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b) Die Rechtsbeschwerdeführerin hat die Bezeichnung "Ivadal" nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts im Inland nicht benutzt. Sie hat lediglich im Ausland die Marke "Ivadal" eintragen lassen und für ein pharmazeutisches Präparat mit dem Wirkstoff "Zolpidem" verwendet. Wegen des im Markenrecht geltenden Ter- ritorialitätsgrundsatzes (vgl. auch Art. 6 PVÜ) ist es, wie das Bundespatentgericht mit Recht angenommen hat, an sich grundsätzlich rechtlich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Umstands angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe Zeichen im benachbarten Ausland als Marke für gleiche oder sogar identische Waren benutzt (BGHZ 173, 230 Tz. 19 - CORDARONE, m.w.N.).

c) Als besondere Umstände, die zur Kenntnis von der Benutzung im Ausland
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hinzutreten und das Verhalten des Anmelders als bösgläubig erscheinen lassen können , kommen wegen des markenrechtlichen Territorialitätsgrundsatzes nur solche Sachverhalte in Betracht, die einen hinreichenden Inlandsbezug haben. Über einen inländischen Besitzstand an der Bezeichnung "Ivadal" hat die Rechtsbeschwerdeführerin mangels Benutzung im Inland nicht verfügt. Auch ohne einen inländischen Besitzstand eines Vorbenutzers kann die Anmeldung einer Marke allerdings als bösgläubig zu beurteilen sein, wenn der Anmelder den Inhaber eines wertvollen ausländischen Zeichens, der dieses demnächst auch auf dem inländischen Markt benutzen will, daran durch die mit der Eintragung der angemeldeten Marke verbundene zeichenrechtliche Sperre hindern will (BGHZ 173, 230 Tz. 21 - CORDARONE, m.w.N.). Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts deutete jedoch im Zeitpunkt der Anmeldung nichts darauf hin, dass die Rechtsbeschwerdeführerin ihre im Ausland geschützte Marke in Zukunft auf dem deutschen Markt einsetzen wollte. Das entsprechende Präparat wurde in Deutschland vielmehr unter einer anderen Bezeichnung ("Stilnox") vertrieben und auch in den meisten anderen Ländern wurde nicht die Bezeichnung "Ivadal" als Kennzeichen verwendet. Die Rechtsbeschwerde verweist insoweit ohne Erfolg auf den Vortrag der Antragstellerin, diese so genannte "ZweiMarken -Strategie" habe im Regelfall ihre Ursache darin, dass bei Markteinführung eines neuen Präparats nicht immer in allen dafür vorgesehenen Ländern Markenschutz verfügbar sei, etwa weil dort bereits identische oder ähnliche Marken eingetragen seien. Diesem Vorbringen lässt sich schon nicht entnehmen, dass und aus welchen Gründen die Antragstellerin vor der Anmeldung der Marke durch die Mar- keninhaberin daran gehindert war, ihr Arzneimittel auch in Deutschland unter der im Ausland verwendeten Bezeichnung "Ivadal" zu vertreiben und diese Bezeichnung im Inland als Marke schützen zu lassen, und die Rechtsbeschwerdegegnerin daher mit einer entsprechenden Markenanmeldung der Antragstellerin nach einem Wegfall des Eintragungshindernisses rechnen musste.
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d) Auch das Fehlen eines ernsthaften Benutzungswillens des Anmelders kann jedoch die Annahme nahelegen, er wolle die Marke zu dem Zweck verwenden, Dritte , die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, in rechtsmissbräuchlicher Weise mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (vgl. BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E). Die Annahme des Bundespatentgerichts, davon könne bei der Anmeldung der Markeninhaberin nicht ausgegangen werden, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
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aa) Das Bundespatentgericht hat darauf abgestellt, dass es sich bei der Markeninhaberin um eine Markenagentur handele, deren Geschäftstätigkeit es entspreche , eine Vielzahl von Marken anzumelden und dabei systematisch vorzugehen. Es hat seiner Entscheidung ersichtlich zugrunde gelegt, dass die Markeninhaberin bei der Anmeldung der Marke in der Absicht gehandelt habe, diese nach der Eintragung im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit als Markenagentur zu verwenden. Diese tatrichterliche Feststellung kann zwar als solche im Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf überprüft werden, ob sie verfahrensfehlerhaft getroffen worden ist oder ob das Bundespatentgericht gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstoßen hat. Ein derartiger Rechtsfehler wird von der Rechtsbeschwerde nicht aufgezeigt. Sie rügt aber mit Erfolg, dass das Bundespatentgericht es rechtsfehlerhaft unterlassen hat, den Umstand , dass die Markeninhaberin eine Markenagentur betreibt, bei der Prüfung der Bösgläubigkeit der Anmeldung in eine Gesamtbetrachtung der relevanten Umstände einzubeziehen.
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bb) Die Feststellung, ob der Anmelder die Eintragung der Marke bösgläubig beantragt hat, erfordert eine Beurteilung unter Berücksichtigung aller sich aus den relevanten Umständen des Einzelfalls ergebenden Anhaltspunkte (vgl. Sharpston aaO Tz. 61). Soweit der - einheitliche nationale und gemeinschaftsrechtliche (vgl. Sharpston aaO Tz. 42; Ullmann GRUR 2009, 364, 365) - Begriff der Bösglaubigkeit der Anmeldung eine subjektive Einstellung des Anmelders im Sinne einer unredlichen Absicht oder eines sonstigen unlauteren Motivs voraussetzt, ist darauf aus den relevanten objektiven Umständen zu schließen (vgl. auch Sharpston aaO Tz. 58).
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cc) Die Anmeldung einer Marke ist grundsätzlich bösgläubig, wenn sie in der Absicht vorgenommen wird, die Marke nicht selbst zu benutzen, sondern (nur) andere an ihrer Benutzung zu hindern. Da eine Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb nicht (mehr) besteht (vgl. § 27 Abs. 1 und 2 MarkenG), genügt es für das Vorliegen eines Benutzungswillens des Anmelders allerdings, wenn er die Absicht hat, die Marke im geschäftlichen Verkehr zwar nicht selbst zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, sie aber der Benutzung durch einen Dritten - im Wege der Lizenzerteilung oder nach einer Übertragung - zuzuführen (BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E). Ein solcher genereller Benutzungswille kann demnach auch bei Markenagenturen gegeben sein, die im Hinblick auf eine bestehende oder potentielle Geschäftsbeziehung zu ihren Kunden Marken anmelden, um sie diesen für deren spezielle Vermarktungsbedürfnisse zur Verfügung zu stellen (BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E). Es ist auch hinsichtlich solcher Anmelder grundsätzlich von der Vermutung auszugehen, dass sie die Marke jedenfalls der Benutzung durch einen Dritten zuführen wollen (BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E).
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dd) Kommt wegen des Unternehmensgegenstands des Anmelders - wie hier - nur eine Benutzung der Marke durch Lizenzierung oder Veräußerung an Dritte in Betracht , kann bereits die Anmeldung als bösgläubig zu beurteilen sein, wenn nach den tatsächlichen Umständen des Falles der Schluss gerechtfertigt ist, der Anmelder werde in rechtsmissbräuchlicher Weise versuchen, Dritte zum Erwerb der Markenrechte zu veranlassen. Die tatsächliche Vermutung, der Anmelder werde unter rechtsmissbräuchlichem Einsatz seiner aus der Marke folgenden Ausschließlichkeitsrechte zum Zwecke der Lizenzierung oder Veräußerung der Marke auf Dritte einwirken , kann insbesondere dann begründet sein, wenn Marken nicht im Hinblick auf eine Vielzahl in Betracht kommender, im Einzelnen noch unbestimmter und allenfalls nach abstrakten Merkmalen umschriebener potentieller Interessenten auf Vorrat angemeldet werden, sondern im Zeitpunkt der Anmeldung die Veräußerung an einzelne , bereits bestimmte Dritte naheliegt, deren Interesse an einem Erwerb der Markenrechte jedoch im Wesentlichen nur durch den Umstand begründet wird, dass sie infolge der Eintragung der Marke auf den Anmelder an der Verwendung der bislang ungeschützten Kennzeichnung gehindert werden können.
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Das Bundespatentgericht ist insoweit zwar mit Recht davon ausgegangen, dass nur denkbare künftige unlautere Handlungen, die für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden können, für die es jedoch im Zeitpunkt der Anmeldung noch keinen greifbaren Anhaltspunkt gibt und die auch nicht als zwangsläufige Folge des Erwerbs des Markenrechts angesehen werden können, zur Widerlegung der Vermutung nicht ausreichen, die Markeninhaberin habe im Zeitpunkt der Anmeldung die Absicht gehabt, die Marke in zulässiger Weise im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit als Markenagentur der Benutzung durch einen Dritten zuzuführen. Andererseits setzt die Annahme, die Anmeldung sei bösgläubig erfolgt, aber auch nicht voraus, dass für den Zeitpunkt der Eintragung jede - auch noch so theoretische - Möglichkeit, die Marke in rechtlich unbedenklicher Weise zu benutzen, ausgeschlossen werden kann. Es ist vielmehr für die Beurteilung maßgeblich darauf abzustellen, welche Benutzungshandlungen - aus der Sicht der im Zeitpunkt der Anmeldung gegebenen Umstände - nach der Lebenserfahrung naheliegen, wobei davon auszugehen ist, dass der Anmelder im Regelfall nur von einer für ihn wirtschaftlich sinnvollen Verwendung der Marke Gebrauch machen wird.
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Das Bundespatentgericht hat insoweit nicht hinreichend berücksichtigt, dass unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falles die Möglichkeiten der Markeninhaberin, die Marke durch Lizenzierung oder Veräußerung einer wirtschaftlichen Nutzung zur Kennzeichnung von Arzneimittel zuzuführen, schon im Zeitpunkt der Anmeldung erheblich eingeschränkt waren. Es kamen nur bestimmte Unternehmen in Betracht, für die eine Nutzung der Marke "Ivadal" für Arzneimittel von Interesse sein konnte. Allerdings benötigten diese Unternehmen im Zeitpunkt der Anmeldung für ihre Zwecke keinen Markenschutz an der Bezeichnung "Ivadal". Diese Lage änderte sich dagegen mit der Eintragung der Marke für die Antragsgegnerin, weil nunmehr damit gerechnet werden musste, dass diese aus ihrer Marke gegen die Verwendung der Bezeichnung "Ivadal" durch Dritte vorgehen werde. Unter diesen Umständen begründete bereits die Anmeldung die objektiv naheliegende Gefahr, die Markeninhaberin werde von ihren durch die Eintragung begründeten Ausschließlichkeitsrechten nur zu dem Zweck Gebrauch machen, um eines der in Betracht kommenden Unternehmen zu einem Erwerb eigener Kennzeichenrechte an der Bezeichnung "Ivadal" zu veranlassen. Dies genügt für den Schluss auf eine rechtsmissbräuchliche Verwendungsabsicht schon bei der Anmeldung.
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(1) Die Markeninhaberin hat es sich zum Geschäftsprinzip gemacht, Marken für Arzneimittel anzumelden, die im Inland nicht geschützt sind, im Ausland von anderen Unternehmen jedoch zur Kennzeichnung bestimmter Arzneimittel benutzt werden. Die betreffenden Arzneimittel werden von Parallelimporteuren im Inland unter der jeweiligen ausländischen Marke vertrieben. Die von ihr angemeldeten Marken will die Markeninhaberin nicht selbst für den Vertrieb von Arzneimitteln benutzen; vielmehr hat sie die Markenrechte nur zu dem Zweck erworben, sie an Dritte zu veräußern oder ihnen Lizenzen an den Markenrechten zu erteilen. Als potentielle Lizenznehmer oder Erwerber dieser Marken kommen unter diesen Umständen nur der Hersteller des betreffenden Arzneimittels oder die Parallelimporteure in Betracht, die es im Inland vertreiben. Für sonstige Arzneimittelunternehmen ist der Erwerb von Mar- kenschutz wegen des Umstands, dass unter diesen Bezeichnungen bereits entsprechende parallelimportierte Arzneimittel in Deutschland vertrieben werden, nicht von Interesse.
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(2) Die Antragstellerin als Herstellerin des Arzneimittels hatte im Zeitpunkt der Anmeldung allerdings gleichfalls kein Interesse an einer eigenen inländischen Marke für die Bezeichnung "Ivadal", weil sie für das unter dieser Bezeichnung im Ausland vertriebene Arzneimittel in Deutschland die Marke "Stilnox" verwendete. Ein solches Interesse konnte sich aber zukünftig für den Fall ergeben, dass die Antragstellerin etwa aus Gründen der Kosteneinsparung oder eines einheitlichen Marktauftritts beabsichtigte , das Arzneimittel in allen dafür vorgesehenen Ländern unter derselben Bezeichnung zu vertreiben. Daran wäre sie hinsichtlich der Bezeichnung "Ivadal" durch die Markeneintragung der Antragsgegnerin gehindert. Zwar kann, wie das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat, von einer Bösgläubigkeit der Anmeldung nicht bereits dann ausgegangen werden, wenn ein Anmelder den Umstand , dass einzelne Arzneimittel im Ausland unter nur dort, nicht aber im Inland geschützten Marken vertrieben werden, für eigene Zwecke ausnutzt, indem er die Bezeichnung im Inland für sich als Marke anmeldet und mit ihr gekennzeichnete - aus dem Ausland parallelimportierte - Arzneimittel vertreibt (vgl. BGHZ 173, 230 Tz. 21 ff. - CORDARONE). Will der Anmelder die Marke dagegen nicht selbst für den Vertrieb von Arzneimitteln benutzen, sondern lässt er sie in der Erwartung, der Hersteller des Arzneimittels könne die Marke in Zukunft zur Vereinheitlichung der Kennzeichnung seines Arzneimittels benötigen, zu dem Zweck eintragen, sich die Markenrechte von diesem abkaufen zu lassen, handelt er den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel zuwider und damit bösgläubig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, Art. 3 Abs. 2 lit. d MarkenRL (zur Bösgläubigkeit der Anmeldung bei Verstoß gegen anständige Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel vgl. Sharpston aaO Tz. 51 ff., 60 m.w.N.).
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(3) Die Unternehmen, die das Arzneimittel aus dem Ausland parallelimportierten und im Inland unter der Beibehaltung der Kennzeichnung "Ivadal" vertrieben, benötigten im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke gleichfalls keine eigenen Markenrechte an dieser Bezeichnung. Der Vertrieb des aus dem Ausland importierten Arzneimittels unter der mit der ausländischen Bezeichnung übereinstimmenden, im Inland jedoch nicht geschützten Marke war weder markenrechtlich zu beanstanden (vgl. BGHZ 173, 230 Tz. 21 ff. - CORDARONE) noch stellte er eine nach §§ 3, 4 Nr. 9 UWG unlautere Wettbewerbshandlung dar, da es schon an der Tatbestandsvoraussetzung einer Nachahmung von Waren eines Mitbewerbers fehlte. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin konnte ein Interesse eines Parallelimporteurs an dem Erwerb eines (eigenen) Markenschutzes an der Bezeichnung "Ivadal" auch nicht deswegen angenommen werden, weil er als Inhaber der Markenrechte davon hätte absehen können, die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften für einen zulässigen Parallelimport geforderten Voraussetzungen einzuhalten (vgl. dazu EuGH, Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, Slg. 2007, I-3391 = GRUR 2007, 586 Tz. 21 = WRP 2007, 627 - Boehringer Ingelheim/Swingward II). Diese Rechtsprechungsgrundsätze kommen von vornherein nur zum Tragen, wenn der Vertrieb des gekennzeichneten Arzneimittels im Inland an sich nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, § 24 Abs. 2 MarkenG eine Verletzung einer mit der ausländischen Kennzeichnung übereinstimmenden inländischen Marke darstellte. Weder die Antragstellerin noch ein sonstiges Unternehmen verfügte jedoch vor der Anmeldung der Antragsgegnerin im Inland über einen Markenschutz an der Bezeichnung "Ivadal", so dass der Vertrieb von parallelimportierten Arzneimitteln unter dieser Bezeichnung markenrechtlich unbedenklich war. Die arzneimittelrechtlichen Zulässigkeitsbedingungen für einen Parallelimport des Arzneimittels mussten dagegen unabhängig von dem Bestehen eines Markenschutzes eingehalten werden. Auch für Parallelimporteure entstand ein etwaiges Bedürfnis, einen (eigenen) Markenschutz an der Bezeichnung "Ivadal" zu erwerben, mithin erst durch die Eintragung der Marke auf die Antrags- gegnerin und der damit verbundenen Gefahr, dass der weitere Parallelimport des Arzneimittels unter der bisherigen eingeführten Kennzeichnung "Ivadal" aufgrund der von der Antragsgegnerin erworbenen Markenrechte untersagt werden könnte. Nach der Lebenserfahrung ist davon auszugehen, dass ein Anmelder mit der Anmeldung eines Zeichens zumindest auch die Absicht verfolgt, nach der Eintragung die aus der Marke folgenden Ausschließlichkeitsrechte gegebenenfalls Dritten gegenüber geltend zu machen. Unter den Umständen des vorliegenden Falles folgt daraus die objektiv naheliegende Gefahr, dass die Antragsgegnerin ihre Markenrechte einzelnen Parallelimporteuren gegenüber (nur) zu dem Zweck geltend macht, sich die Rechte von dem in Anspruch genommenen Parallelimporteur abkaufen zu lassen. Dies genügt für die tatsächliche Vermutung, dass die Antragsgegnerin auch im Hinblick auf eine mögliche Lizenzierung oder Veräußerung der Markenrechte an einen Parallelimporteur bereits bei der Anmeldung der Marke in rechtsmissbräuchlicher Absicht und damit bösgläubig gehandelt hat.
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(4) Stand somit bereits im Zeitpunkt der Anmeldung fest, dass nur einzelne bestimmte Unternehmen als potentielle Lizenznehmer oder Erwerber der angemeldeten Marke in Betracht kamen, und war im Hinblick auf eine Lizenzierung oder Veräußerung an diese Interessenten von der naheliegenden Gefahr des rechtsmissbräuchlichen Einsatzes der Markenrechte auszugehen, so ist aufgrund der dadurch begründeten tatsächlichen Vermutung der Schluss begründet, die Markeninhaberin habe bei der Anmeldung bösgläubig i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gehandelt.
27
IV. Danach ist der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).
Bornkamm Pokrant Büscher
Koch Bergmann
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.01.2006 - 25 W(pat) 224/03 -

(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.

(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn

1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder
2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es nicht, wenn gerügt wird,

1.
daß das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2.
daß bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3.
daß einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4.
daß ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5.
daß der Beschluß aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6.
daß der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.

6
1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde ist zulässig. Ihre Statthaftigkeit folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter , die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs und hat dies im Einzelnen begründet. Auf die Frage, ob die erhobenen Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaftigkeit des Rechtsmit- tels nicht an (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschl. v. 10.4.2007 – I ZB 15/06, GRUR 2007, 628 Tz. 7 = WRP 2007, 788 – MOON, m.w.N.).

(1) Die Entscheidung über die Rechtsbeschwerde ergeht durch Beschluß. Die Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung getroffen werden.

(2) Der Bundesgerichtshof ist bei seiner Entscheidung an die in dem angefochtenen Beschluß getroffenen tatsächlichen Feststellungen gebunden, außer wenn in bezug auf diese Feststellungen zulässige und begründete Rechtsbeschwerdegründe vorgebracht sind.

(3) Die Entscheidung ist zu begründen und den Beteiligten von Amts wegen zuzustellen.

(4) Im Falle der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ist die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Das Bundespatentgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.

(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn

1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder
2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es nicht, wenn gerügt wird,

1.
daß das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2.
daß bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3.
daß einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4.
daß ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5.
daß der Beschluß aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6.
daß der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.

24
Mit der Rüge eines Verstoßes gegen Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip und einer Verletzung des Willkürverbots ist die Rechtsbeschwerde im Verfahren nach § 83 Abs. 3 MarkenG ausgeschlossen. Die in § 83 Abs. 3 MarkenG aufgeführten Verfahrensmängel, die die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde begründen, sind abschließend (allg. Meinung: Fezer, Markenrecht , 3. Aufl., § 83 Rdn. 13; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 83 Rdn. 26; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 83 Rdn. 32; v. Schultz/Donle, Markenrecht, 2. Aufl., § 83 Rdn. 13; HK-MarkenR/v. Gierke, § 83 Rdn. 16; ebenso zu § 41p Abs. 3 PatG (1961): BGH, Beschl. v. 11.4.1967 - Ia ZB 5/66, GRUR 1967, 548, 550 - Schweißelektrode II; zu § 100 Abs. 3 PatG: Benkard/Rogge, PatG GebrMG, 10. Aufl., § 100 Rdn. 121). Der Senat hat zwar erwogen, ob die Verletzung der Vorlagepflicht an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 EG die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG wegen einer nicht vorschriftsmäßigen Besetzung des angerufenen Gerichts oder nach § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG wegen Versagung des rechtlichen Gehörs eröffnen kann (BGH, Beschl. v. 2.10.2002 - I ZB 27/00, GRUR 2003, 546, 547 = WRP 2003, 655 - TURBOTABS ). Daraus folgt aber nicht, dass die Aufzählung der in § 83 Abs. 3 MarkenG angeführten Gründe für die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht abschließend ist. Der Senat hat die Frage gerade unter dem Blickwinkel erörtert , ob in einem solchen Fall ein Zulassungsgrund nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 oder 3 MarkenG gegeben ist.
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aa) Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ist zwar gesetzlicher Richter i.S. des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (BVerfGE 73, 339, 366; BVerfG NVwZ 2004, 1224, 1127; JZ 2007, 87). Das Bundespatentgericht ist auch letztinstanzliches Gericht i.S. des Art. 234 Abs. 3 EG, wenn es die Rechtsbeschwerde , wie im vorliegenden Fall geschehen, nicht nach § 83 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 MarkenG zulässt (BGH, Beschl. v. 2.10.2002 - I ZB 27/00, GRUR 2003, 546, 548 = WRP 2003, 655 - TURBO-TABS; Steinbeck, MarkenR 2002, 273, 279 f.; Stjerna, MarkenR 2004, 271, 275). Die Frage, ob eine Verletzung der Vorlagepflicht nach Art. 234 Abs. 3 EG durch das Bundespatentgericht mit der Besetzungsrüge nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG angegriffen werden kann (bejahend Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht , Medienrecht, § 83 MarkenG Rdn. 24; a.A. Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Bd. 1, 1. Teil, Kap. 2 Rdn. 659: Verfassungsbeschwerde ), hat der Senat bislang offengelassen (BGH GRUR 2003, 546, 547 - TURBO-TABS; BGH, Beschl. v. 10.4.2008 - I ZB 98/07, GRUR 2008, 1027 Tz. 24 = WRP 2008, 1438 - Cigarettenpackung). Sie braucht auch im vorliegenden Verfahren nicht entschieden zu werden.

(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.

(2) Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz errichtet werden.

(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.

(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.

(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden.

(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.

(2) Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz errichtet werden.

(1) Die Entscheidung über die Rechtsbeschwerde ergeht durch Beschluß. Die Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung getroffen werden.

(2) Der Bundesgerichtshof ist bei seiner Entscheidung an die in dem angefochtenen Beschluß getroffenen tatsächlichen Feststellungen gebunden, außer wenn in bezug auf diese Feststellungen zulässige und begründete Rechtsbeschwerdegründe vorgebracht sind.

(3) Die Entscheidung ist zu begründen und den Beteiligten von Amts wegen zuzustellen.

(4) Im Falle der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ist die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Das Bundespatentgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

12
Die Bindung an die rechtliche Beurteilung der aufhebenden Entscheidung entfällt, wenn sich die Rechtslage oder die rechtliche Beurteilung (rückwirkend) durch übergeordnete gerichtliche Entscheidungen geändert hat (vgl. GmS-OGB in BGHZ 60, 392, 398 f.). Erst recht entfällt die Bindung, wenn ein oberstes Bundesgericht seine Rechtsauffassung nicht kraft eigener Erkenntnis geändert hat, sondern sich die abweichende Rechtsauffassung aus einer zwischenzeitlich ergangenen Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ergibt, der zur verbindlichen Klärung des Richtlinienrechts allein zuständig ist (Art. 234 EG). Die Beachtung des höherrangigen Rechts gebietet das Zurücktreten der verfahrensrechtlichen Bindung (BGHZ 129, 178, 185; BVerwGE 87, 154, 165).

(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.

(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.

(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 148/04 Verkündet am:
12. Juli 2007
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja
CORDARONE

a) Die Voraussetzungen, bei deren Vorliegen sich der Originalhersteller dem Vertrieb
eines parallelimportierten Arzneimittels in einer neuen Verpackung nicht unter
Berufung auf sein Markenrecht widersetzen kann, weil sich dessen Ausübung
als eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten
i.S. von Art. 30 Satz 2 EG darstellt, gelten auch dann, wenn der Markeninhaber
für dasselbe Produkt im Inland und im Ausland unterschiedliche Marken verwendet
und gegen den Vertrieb des parallelimportierten Arzneimittels im Inland unter
der im Ausland verwendeten Bezeichnung aus seiner inländischen Marke unter
dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr vorgeht.

b) Für die Prüfung, ob das Erfordernis, dass das Umpacken eines parallelimportierten
Arzneimittels notwendig ist, um die Ware in dem Einfuhrmitgliedstaat vermarkten
zu können, als eine der Voraussetzungen dafür erfüllt ist, dass sich der Markeninhaber
dem Vertrieb des Arzneimittels in einer neuen Verpackung unter Wiederanbringung
der Marke nicht widersetzen kann, kommt es nur auf das konkrete
im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebrachte Warenexemplar an
und nicht auf mit diesem identische oder ähnliche Waren.
Vertreibt der Markeninhaber ein Arzneimittel im Inland und im Ausland unter unterschiedlichen
Marken, so ist, wenn der Parallelimporteur die im Ausland verwendete,
im Inland aber bislang nicht geschützte Bezeichnung für sich im Inland als Marke
eintragen lässt und das Arzneimittel unter dieser Bezeichnung (weiter-)vertreibt, eine
unlautere Mitbewerberbehinderung nur gegeben, wenn zur Kenntnis von der Benutzung
im Ausland besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Parallelimporteurs
als wettbewerbswidrig erscheinen lassen.
BGH, Urt. v. 12. Juli 2007 - I ZR 148/04 - OLG Hamburg
LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 12. Juli 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und
die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 2. September 2004 aufgehoben.
Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg , Zivilkammer 12, vom 26. Februar 2002 wird zurückgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittel.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin ist seit dem 19. Mai 1987 Inhaberin der für "Produits et spécialités pharmaceutiques" eingetragenen IR-Marke "CORDARONE", deren Schutz mit Wirkung zum 19. Januar 2001 auf Deutschland erstreckt worden ist. Unter dieser Marke wird von Gesellschaften, die zum Konzern der Klägerin ge- hören, in Belgien ein Herzmittel in Packungsgrößen zu 20 und 60 Tabletten vertrieben. In Deutschland wird dieses Arzneimittel in Packungsgrößen zu 20, 50 und 100 Tabletten unter der Marke "CORDAREX" vertrieben. Inhaberin der am 21. März 1994 für "Herzmittel" eingetragenen Marke "CORDAREX" ist eine Tochtergesellschaft der Klägerin, die dieser eine Lizenz zur Nutzung der Marke erteilt hat.
2
Die Beklagten zu 1 und 2 importieren das Arzneimittel "CORDARONE" in der Packungsgröße zu 60 Tabletten aus Belgien und vertreiben es in Deutschland unter der Bezeichnung "CORDARONE" in von ihnen hergestellten neuen äußeren Umverpackungen zu 20 und 100 Tabletten. Die Beklagte zu 3, die Muttergesellschaft der Beklagten zu 1 und 2, ist Inhaberin der am 29. September 2000 angemeldeten und am 19. April 2001 für "pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege ; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster, Verbandsmaterial; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckerzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehrund Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; ärztliche Versorgung , Gesundheits- und Schönheitspflege; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" eingetragenen deutschen Wortmarke "Cordarone".
3
Die Klägerin beanstandet das Anbieten und den Vertrieb des aus Belgien importierten Arzneimittels in Deutschland unter der Bezeichnung "CORDARONE" in neuen Umverpackungen zu 20 und 100 Tabletten als Verletzung ihrer Markenrechte. Die von den Beklagten verwendete Bezeichnung "CORDARONE" sei mit ihrer IR-Marke identisch und mit der Marke "CORDAREX" verwechselbar. Die Markenrechte seien nicht erschöpft, weil die Verwendung von neuen Umverpackungen nicht erforderlich sei. Die Beklagten könnten das Arzneimittel in Deutschland in den Packungsgrößen zu 20 und 100 Tabletten vertreiben, indem sie die gleichfalls in Belgien vertriebenen Packungsgrößen zu 20 Tabletten importierten und überklebten und die Packungsgröße zu 100 Tabletten durch Bündeln von fünf Packungen zu 20 Tabletten herstellten. Der Geltendmachung der Rechte aus ihren Marken stehe die prioritätsältere Marke der Beklagten zu 3 nicht entgegen, weil deren Anmeldung als rechtsmissbräuchliche "Sperrmarke" eine unlautere Behinderung i.S. von § 1 UWG a.F. darstelle.
4
Die Klägerin hat beantragt, 1. die Beklagten zu 1 und 2 zu verurteilen, es zu unterlassen, das Arzneimittel "CORDARONE" aus Belgien zu importieren, umzupacken und in der Bundesrepublik Deutschland in eigenen Umverpackungen à 20 und 100 Tabletten anzubieten und/oder zu vertreiben; 2. die Beklagte zu 3 zu verurteilen, in die Löschung der Eintragung der Marke Nr. 3072735 "CORDARONE" vor dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen.
5
Die Beklagten haben demgegenüber geltend gemacht, Rechte aus der Marke "CORDAREX" würden mangels Verwechslungsgefahr nicht verletzt. Auf die IR-Marke "CORDARONE" könne die Klägerin ihre Ansprüche nicht stützen, weil die Marke der Beklagten zu 3 prioritätsälter sei. Eine Behinderungsabsicht habe bei deren Anmeldung nicht vorgelegen. Die Klägerin habe in Deutschland nur die Marke "CORDAREX" benutzt, die IR-Marke "CORDARONE" sei dage- gen 13 Jahre lang nicht auf Deutschland erstreckt und hier auch nicht benutzt worden.
6
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
7
Das Oberlandesgericht hat die Beklagten auf die Berufung der Klägerin antragsgemäß verurteilt (OLG Hamburg OLG-Rep 2005, 401).
8
Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision begehren die Beklagten die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Klägerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


9
I. Das Berufungsgericht hat den gegen die Beklagten zu 1 und 2 gerichteten Unterlassungsanspruch der Klägerin gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 bis 5 MarkenG und den gegen die Beklagte zu 3 gerichteten Löschungsanspruch nach § 4 Nr. 10, § 8 Abs. 1 UWG für begründet erachtet. Zur Begründung hat es ausgeführt:
10
Der Unterlassungsanspruch sei aus der Marke "CORDARONE" begründet ; auf die Marke "CORDAREX" komme es daher nicht an. Die Rechte aus der Marke "CORDARONE" seien hinsichtlich der in Belgien in Verkehr gebrachten Arzneimittel nicht erschöpft, weil das Umpacken in neue Umverpackungen nicht erforderlich sei und die Klägerin sich daher der Markenbenutzung beim weiteren Vertrieb der Waren durch die Beklagten zu 1 und 2 aus berechtigten Gründen i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen könne. Die in Deutschland übli- che Packungsgröße zu 20 Tabletten ließe sich unter Verwendung der belgischen Original-Umverpackung zu 20 Tabletten mit Überklebungen unschwer herstellen. Die Packungsgröße zu 100 Tabletten könne durch Bündeln der überklebten Originalpackungen erreicht werden. Da es in Belgien die Packungsgrößen zu 20 und 60 Tabletten gebe, seien Bündelungen sogar in zweifacher Weise möglich, nämlich durch Bündeln von 5 x 20 Tabletten sowie durch Zusammenfassung einer Packung zu 60 Tabletten und zweier Packungen zu 20 Tabletten.
11
Die hinsichtlich der Priorität vorrangige Marke der Beklagten zu 3 stehe den Rechten der Klägerin aus deren Marke "CORDARONE" nicht entgegen, weil die Anmeldung der Marke der Beklagten zu 3 offensichtlich in gezielter unlauterer Behinderungsabsicht erfolgt sei. Den Beklagten gehe es nur um den Zweitvertrieb des parallelimportierten Arzneimittels der Klägerin in Deutschland. Dafür benötigten sie kein eigenes Markenrecht an der Bezeichnung des Arzneimittels. Die Marke der Beklagten zu 3 solle demgemäß allein dazu dienen, den Parallelimport ohne Rücksicht auf die Rechte der Klägerin durchsetzen zu können.
12
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Wiederherstellung der klageabweisenden Entscheidung des Landgerichts.
13
1. Die Auffassung des Berufungsgerichts, die Klägerin habe aus ihrer Marke "CORDARONE" gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG einen Anspruch gegen die Beklagten zu 1 und 2, es zu unterlassen, das aus Belgien in Packungsgrößen zu 60 Tabletten importierte Arzneimittel "CORDARONE" in eigenen Umverpackungen zu je 20 und 100 Tabletten in Deutschland unter die- ser Bezeichnung anzubieten und/oder zu vertreiben, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
14
a) Das Unterlassungsbegehren der Klägerin richtet sich dagegen, dass die Beklagten zu 1 und 2 das Arzneimittel der Klägerin in der Packungsgröße zu 60 Tabletten aus Belgien importieren und dann in Deutschland in eigenen Umverpackungen zu je 20 und 100 Tabletten unter der Bezeichnung "CORDARONE" anbieten und vertreiben. Soweit die Beklagten solche Handlungen vor dem 19. Januar 2001 vorgenommen haben, scheidet eine Verletzung der IRMarke der Klägerin gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schon deshalb aus, weil für diese Marke bis zu diesem Zeitpunkt in Deutschland kein Schutz bestanden hat. Der Schutz der IR-Marke der Klägerin ist erst mit Wirkung zum 19. Januar 2001 gemäß Art. 3bis, Art. 3ter MMA auf Deutschland erstreckt worden. Gemäß Art. 4 Abs. 1 Satz 1 MMA, § 112 Abs. 1 MarkenG treten die Schutzwirkungen in Deutschland erst mit dem Zeitpunkt der Erstreckung ein.
15
b) Soweit eine nach diesem Zeitpunkt begründete Begehungsgefahr in Betracht kommt, kann die Klägerin den Beklagten zu 1 und 2 das Anbieten und Vertreiben des aus Belgien in der Packungsgröße zu 60 Tabletten importierten Arzneimittels unter der Bezeichnung "CORDARONE" ab dem 19. Januar 2001 nicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG untersagen, weil die Beklagten zu 1 und 2 sich insoweit auf das vorrangige Recht der Beklagten zu 3 aus deren Marke "Cordarone" stützen können.
16
aa) Das aus einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang folgende Schutzhindernis (hier: aus § 107 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG) kann einredeweise im Verletzungsprozess auch von Dritten geltend gemacht werden, denen der Inhaber des prioritätsälteren Rechts die Benutzung schuldrechtlich gestattet hat (vgl. BGHZ 122, 71, 73 f. - Decker; 150, 82, 88 - Hotel Adlon; BGH, Urt. v. 9.10.2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513 = WRP 2004, 610 - Leysieffer). Der Zeitrang der Marke der Beklagten zu 3 bestimmt sich nach dem Tag ihrer Anmeldung am 29. September 2000 (§ 6 Abs. 2, § 33 Abs. 1 MarkenG). Sie ist damit prioritätsälter als die IR-Marke der Klägerin, für deren Zeitrang der zwischen den Parteien unstreitige Zeitpunkt der Schutzerstreckung zum 19. Januar 2001 maßgeblich ist (vgl. § 112 Abs. 1 MarkenG). Nach dem von der Klägerin nicht bestrittenen Vortrag der Beklagten hat die Beklagte zu 3 den Beklagten zu 1 und 2 die Benutzung ihrer Marke gestattet.
17
bb) Die Klägerin kann sich demgegenüber nicht darauf berufen, die Beklagte zu 3 habe die Marke "Cordarone" in der Absicht angemeldet, sie gezielt zu behindern.
18
(1) Den aus einer Marke hergeleiteten Ansprüchen kann allerdings, wovon das Berufungsgericht mit Recht ausgegangen ist, nach der Rechtsprechung des Senats einredeweise entgegengehalten werden, dass auf Seiten des Markeninhabers Umstände vorliegen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als sittenwidrig i.S. des § 826 BGB oder als unlauter i.S. des § 3 UWG erscheinen lassen (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 417 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck , m.w.N.). Solche Umstände können insbesondere darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne hinreichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1036 f. = WRP 1998, 978 - Makalu; Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000, m.w.N.). Das wettbewerbsrechtlich Unlautere (vgl. §§ 3, 4 Nr. 10 UWG) kann auch darin liegen, dass ein Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Zeichenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen will (vgl. BGH, Urt. v. 28.9.1979 - I ZR 125/75, GRUR 1980, 110, 111 - TORCH; Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin; Urt. v. 20.1.2005 - I ZR 29/02, GRUR 2005, 581, 582 = WRP 2005, 881 - The Colour of Elégance ).
19
(2) Über einen schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung "CORDARONE" verfügte die Klägerin im Inland zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke der Beklagten zu 3 nicht. Die Erstreckung des Schutzes der IR-Marke der Klägerin auf Deutschland war noch nicht erfolgt. Die Klägerin hat die Bezeichnung "CORDARONE" im Inland vor der Anmeldung der Marke der Beklagten zu 3 auch nicht benutzt. Die durch die IR-Marke der Klägerin geschützte Bezeichnung ist von ihr vielmehr nur im Ausland verwendet worden. Wegen des im Markenrecht geltenden Territorialitätsgrundsatzes ist es grundsätzlich rechtlich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Umstands angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe Zeichen im benachbarten Ausland als Marke für gleiche oder sogar identische Waren benutzt (vgl. zum Warenzeichenrecht BGH, Urt. v. 2.4.1969 - I ZR 47/67, GRUR 1969, 607, 609 - Recrin; Urt. v. 6.11.1986 - I ZR 196/84, GRUR 1987, 292, 294 - KLINT). Nur wenn zur Kenntnis von der Benutzung im Ausland besondere Umstände hinzutreten , die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen , steht der markenrechtliche Territorialitätsgrundsatz der Anwendung des inländischen Wettbewerbsrechts nicht entgegen.
20
(3) Solche besonderen Umstände sind hier entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht gegeben.
21
Die Anmeldung einer Marke kann als wettbewerbswidrig zu beurteilen sein, wenn der Anmelder den Inhaber eines wertvollen ausländischen Zeichens, der dieses demnächst auch auf dem inländischen Markt benutzen will, daran durch die mit der Eintragung der angemeldeten Marke verbundene zeichenrechtliche Sperre hindern will (BGH GRUR 1969, 607, 609 - Recrin, m.w.N.). Das Berufungsgericht hat jedoch nicht festgestellt, dass die Klägerin bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke der Beklagten zu 3 beabsichtigte, den Schutz ihrer IR-Marke auf Deutschland zu erstrecken, und die Beklagte zu 3 dies wusste. Aus dem Vorbringen der Klägerin und den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen ergibt sich auch nicht, dass sich der Beklagten zu 3 ein entsprechender Schluss hätte aufdrängen müssen. Der Umstand, dass die Klägerin ihr Arzneimittel in Deutschland unter der Bezeichnung "CORDAREX" vertreibt, während dafür im Ausland seit über zehn Jahren die IR-Marke "CORDARONE" benutzt wird, legt die Annahme einer Absicht der Klägerin, die Bezeichnung "CORDARONE" in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen, nicht nahe. Die nach der Anmeldung der Marke der Beklagten zu 3 veranlasste Schutzerstreckung der IR-Marke der Klägerin ist für die Beurteilung der Wettbewerbswidrigkeit des Verhaltens der Beklagten zu 3 ohne Bedeutung. Maßgebend für die Rechtmäßigkeit des Zeichenerwerbs der Beklagten zu 3 sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Anmeldung ihrer Marke (vgl. BGH GRUR 1969, 607, 609 - Recrin).
22
Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann die Wettbewerbswidrigkeit der Anmeldung der Marke der Beklagten zu 3 nicht darin gesehen werden, dass die Beklagten die Marke beim Vertrieb des aus Belgien importierten und mit einer neuen Verpackung versehenen Arzneimittels der Kläge- rin benutzen. Die vom Berufungsgericht festgestellte Absicht der Beklagten zu 3, ihren Parallelimport mit dem Erwerb einer eigenen Marke an der Bezeichnung "Cordarone" ohne Rücksicht auf die Rechte der Klägerin durchsetzen zu können, ist nicht auf eine unlautere gezielte Behinderung der Klägerin i.S. von §§ 3, 4 Nr. 10 UWG gerichtet. Das Berufungsgericht meint mit den von ihm in diesem Zusammenhang angesprochenen "selbstverständlich auch geschützten" Rechten der Klägerin die Rechte des Originalherstellers eines Arzneimittels , die der Parallelimporteur beachten muss, wenn er das aus dem Ausland importierte Arzneimittel im Inland vertreiben will. Dabei handelt es sich in der Regel um inländische Markenrechte des Originalherstellers an Zeichen, die mit den Kennzeichnungen übereinstimmen, unter denen er oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen das Arzneimittel im Ausland in den Verkehr gebracht hat. Solche inländischen Markenrechte, auf welche die Beklagte zu 3 möglicherweise hätte Rücksicht nehmen müssen, standen der Klägerin an der Bezeichnung "CORDARONE" im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke der Beklagten zu 3 jedoch nicht zu.
23
Die Wettbewerbswidrigkeit des Zeichenerwerbs der Beklagten zu 3 folgt auch nicht daraus, dass die Beklagten für den Vertrieb des parallelimportierten Arzneimittels der Klägerin in Deutschland kein eigenes Markenrecht an der Bezeichnung des Arzneimittels benötigen. Da im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke der Beklagten zu 3 Dritten an der als Marke angemeldeten Bezeichnung "Cordarone" für die beanspruchten Waren im Inland keine besseren Rechte zustanden, kann die Berechtigung der Beklagten zu 3, diese Marke anzumelden , nicht davon abhängen, ob für sie ein Bedürfnis bestand, diese Bezeichnung als Marke für ein bestimmtes Erzeugnis zu benutzen. Der Inhaber einer Marke hat grundsätzlich das Recht, diese für alle Erzeugnisse des eingetragenen Warenverzeichnisses unbeschränkt benutzen zu dürfen. Ob er die betreffenden Erzeugnisse auch ohne Markenschutz unter dieser oder unter einer an- deren Bezeichnung vertreiben könnte, ist ohne Belang. Eine in diesem Sinne zwar nicht notwendige, im Übrigen aber nicht zu beanstandende Markenbenutzung führt als solche nicht zu einer Behinderung, die über diejenige Sperrwirkung hinausgeht, die mit jedem Markenerwerb und mit jeder Markenverwendung verbunden ist und daher von Dritten, die diese Bezeichnung gleichfalls benutzen wollen, hingenommen werden muss.
24
Der Umstand, dass die Beklagte zu 3 unter ihrer Marke ein fremdes Produkt , nämlich ein vom Konzern der Klägerin in Belgien in den Verkehr gebrachtes Arzneimittel, vertreiben lässt, stellt ebenfalls keine unlautere gezielte Behinderung der Klägerin i.S. von §§ 3, 4 Nr. 10 UWG dar. Mit der vom Berufungsgericht angeführten Erwägung, die Beklagten könnten den Vertrieb eines an sich fremden Produkts mit einem eigenen Markenrecht nach eigenem Gutdünken in letztlich beliebiger Packungsaufmachung erzwingen, kann die Unlauterkeit des Verhaltens der Beklagten nicht begründet werden, weil Dritten der Vertrieb eines von ihnen veränderten Produkts eines anderen Markeninhabers nicht generell untersagt ist. Der Hersteller einer Markenware, der diese unter seiner Marke in den Verkehr bringt, hat nicht grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass die Ware nur unter Belassung seiner Marke und in unverändertem Zustand weitervertrieben wird. Unter Berufung auf sein Markenrecht kann er sich dem weiteren Vertrieb von ihm in Verkehr gebrachter Waren in einem veränderten Zustand vielmehr nur dann widersetzen, wenn bei dem weiteren Vertrieb der Waren die Marke weiterbenutzt wird, aus der ihm Rechte zustehen (vgl. § 24 Abs. 1 und 2 MarkenG). Wird die Ware - verändert oder unverändert - nach Beseitigung der vom Hersteller angebrachten Marke weiterveräußert, stehen ihm insoweit markenrechtliche Ansprüche nicht zu, weil es an einer Benutzung seiner Marke fehlt (vgl. BGH, Urt. v. 13.10.2004 - I ZR 277/01, GRUR 2004, 1039, 1041 = WRP 2004, 1486 - SB-Beschriftung). Der Markeninhaber kann sich unter Berufung auf sein Markenrecht auch nicht dagegen wenden, dass das von ihm in Verkehr gebrachte Produkt nicht unter seiner Marke, sondern nach Veränderung der Ware oder ihrer Verpackung unter Anbringung einer fremden Marke weitervertrieben wird. Die Hauptfunktion der Marke, die darin besteht, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten , wird nicht verletzt, wenn die ursprüngliche Kennzeichnung mit der zunächst angebrachten Marke beseitigt und die Ware mit der Marke eines anderen Markeninhabers neu gekennzeichnet wird. Denn die mit der Kennzeichnung einer Ware durch eine Marke verbundene Garantiefunktion kann nur dem Inhaber derjenigen Marke zugerechnet werden, unter der die Ware dem Verkehr entgegentritt.
25
Eine andere Beurteilung ist im vorliegenden Fall nicht deshalb angebracht , weil die Marke der Beklagten zu 3 mit der IR-Marke der Klägerin übereinstimmt. In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, dass der prioritätsälteren Marke der Beklagten zu 3 in Deutschland gegenüber der IRMarke der Klägerin markenrechtlich der Vorrang zukommt. Für die zeichenrechtliche Beurteilung ist deshalb davon auszugehen, dass die Ware nach dem Umpacken und (Wieder-)Anbringen der Bezeichnung "CORDARONE" durch die Beklagten beim Vertrieb im Inland nicht (mehr) mit der in Belgien angebrachten und dort geschützten IR-Marke der Klägerin, sondern nunmehr mit der Marke der Beklagten zu 3 gekennzeichnet ist. Demgegenüber kann sich die Klägerin aus ihrer IR-Marke nicht auf Identitätsschutz und auf Schutz gegen Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG berufen, weil dieser Schutz ihrer IR-Marke erst ab dem Zeitpunkt der Schutzerstreckung auf Deutschland zukommt. Wegen des Vorrangs des Markenrechts sind deshalb auch wettbewerbsrechtliche Einwendungen der Klägerin wegen einer etwaigen Gefahr der Verwechslung der Marken ausgeschlossen. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für das Vorliegen der Gefahr einer anderweitigen Irreführung der beteiligten Verkehrskreise (§ 5 UWG). Nach dem Sachvortrag der Parteien ist davon auszugehen, dass die Beklagten bei dem Vertrieb des umgepackten Arzneimittels die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften bestehenden Informationspflichten (vgl. zuletzt EuGH, Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, GRUR 2007, 586 Tz. 21, 32 = WRP 2007, 627 - Boehringer Ingelheim/Swingward II, m.w.N.) erfüllen und daher auf der neuen Verpackung klar angeben, wer das Arzneimittel umgepackt hat und wer dessen Hersteller ist. Auch ein Bekanntheitsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG kommt nicht in Betracht. Dieser setzt zwar weder eine Schutzerstreckung noch eine Benutzung im Inland zwingend voraus. Einer ausländischen Marke kommt Schutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG jedoch nur dann zu, wenn sie im Inland bekannt ist; die alleinige Bekanntheit im Ausland genügt nicht (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 166; Piper, GRUR 1996, 429, 433). Die Klägerin, die für ihr Arzneimittel in Deutschland die Bezeichnung "CORDAREX" benutzt, hat nicht geltend gemacht, dass für die im Ausland verwendete Bezeichnung "CORDARONE" im Inland in dem Zeitpunkt, der für den Zeitrang der Marke der Beklagten zu 3 maßgeblich ist (vgl. dazu BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 433 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA, m.w.N.), die Voraussetzungen eines Schutzes als bekannte Marke nach § 4 Nr. 2 oder 3 MarkenG i.V. mit § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vorgelegen haben.
26
Der vom Berufungsgericht ferner angesprochene Umstand, dass die Beklagte zu 3 unter Berufung auf ihr Markenrecht andere Parallelimporteure an der Verwendung der Bezeichnung "CORDARONE" für das Arzneimittel der Klägerin hindern könnte, führt ebenfalls nicht zur Annahme eines sittenwidrigen Zeichenerwerbs der Beklagten zu 3. Die Beklagten haben unwidersprochen vorgetragen, sie gingen nicht dagegen vor, dass andere Parallelimporteure das Arzneimittel unter der Bezeichnung "CORDARONE" vertrieben. Im Übrigen wären andere Parallelimporteure an dem Vertrieb des importierten Arzneimittels in Deutschland selbst dann nicht gehindert, wenn sich die Beklagte zu 3 ihnen gegenüber auf ihre besseren Rechte an der Bezeichnung "CORDARONE" berufen würde. In diesem Falle wären die anderen Parallelimporteure berechtigt, beim Vertrieb in Deutschland anstelle der Bezeichnung "CORDARONE" die von der Klägerin in Deutschland verwendete Marke "CORDAREX" zu benutzen. Der Parallelimporteur ist zu einer solchen Markenersetzung befugt, wenn der tatsächliche Zugang zu den Märkten des Einfuhrmitgliedstaats durch die ältere inländische Marke eines anderen Zeicheninhabers behindert ist (vgl. BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 219/99, GRUR 2002, 1059, 1061 = WRP 2002, 1163 - Zantac/Zantic, m.w.N.).
27
2. Aus den vorstehend unter II 1 b bb genannten Gründen steht der Klägerin auch der auf § 4 Nr. 10 UWG gestützte Anspruch auf Einwilligung der Beklagten zu 3 in die Löschung ihrer Marke "CORDARONE" nicht zu.
28
III. Das angefochtene Urteil stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als (teilweise) richtig dar (§ 561 ZPO). Soweit die Klägerin den Unterlassungsantrag auch auf eine Verletzung ihrer Marke "CORDAREX" nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützt hat, ist ihre Klage gleichfalls unbegründet. Das Berufungsgericht hat zwar zur Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken "CORDARONE" und "CORDAREX" keine Feststellungen getroffen, so dass dem Senat insoweit eine eigene Beurteilung nicht möglich ist. Die Sache muss deswegen jedoch nicht an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden, weil der geltend gemachte Unterlassungsanspruch selbst dann nicht gegeben ist, wenn man für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz von einer Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen "CORDARONE" und "CORDAREX" ausgeht. Auch in diesem Fall kann die Klägerin nach den Grundsätzen, die der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zur Zulässigkeit des Umpackens von parallelimportierten Arzneimitteln entwickelt hat, den Beklagten zu 1 und 2 das Anbieten und den Vertrieb der aus Belgien in der Packungsgröße zu 60 Tabletten importierten Arzneimittel in neuen Umverpackungen zu 20 und 100 Tabletten nicht untersagen.
29
1. Die Beklagten zu 1 und 2 können sich gegenüber Ansprüchen, die die Klägerin auf die Marke "CORDAREX" stützt, allerdings nicht auf Erschöpfung berufen. Nach § 24 Abs. 1 MarkenG, Art. 7 Abs. 1 MarkenRL erschöpfen sich nur die Rechte aus der Marke, unter der die betreffenden Waren in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind. Die aus Belgien importierten Arzneimittel in der Packungsgröße zu 60 Tabletten sind dort nicht unter der Marke "CORDAREX", sondern unter der Marke "CORDARONE" in den Verkehr gebracht worden.
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2. Die auf Art. 28, 30 EG gestützte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zur Zulässigkeit des Umpackens von parallelimportierten Arzneimitteln ist jedoch nicht auf die Fälle beschränkt, in denen der Markeninhaber dasselbe Produkt im In- und Ausland unter derselben Marke vertreibt und somit aus der Marke vorgeht, mit der er die Arzneimittel im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht hat und unter der der Parallelimporteur sie im Inland weitervertreiben will. Die Prüfung, ob sich die Ausübung von Markenrechten als eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten i.S. von Art. 30 Satz 2 EG darstellt, ist vielmehr auch dann vorzunehmen, wenn der Markeninhaber das gleiche Produkt in verschiedenen Mitgliedstaaten unter verschiedenen Marken vertreibt. Für den Fall, dass der Parallelimporteur wegen einer solchen "Zwei-Marken-Strategie" des Originalherstellers beim Weitervertrieb der Waren dessen inländische Marke anstelle der von diesem ursprünglich im Ausland verwendeten Marke benutzt (Markenersetzung), ist die Anwendung der vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften entwickelten Grundsätze zur Zulässigkeit des Parallelimports anerkannt (vgl. EuGH, Urt. v. 12.10.1999 - C-379/97, Slg. 1999, I-6927 Tz. 28 = GRUR Int. 2000, 159 = WRP 1999, 1264 - Pharmacia & Upjohn/Paranova; BGH GRUR 2002, 1059, 1061 - Zantac/Zantic). Für den hier zu beurteilenden Fall, dass der Markeninhaber, der für das gleiche Produkt im In- und Ausland unterschiedliche Marken verwendet, gegen den Vertrieb des parallel importierten Arzneimittels nicht (nur) aus der ausländischen, sondern (auch) - unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr - aus der von ihm für das gleiche Produkt verwendeten inländischen Marke vorgeht, stellt sich die Frage, ob hierin eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten i.S. von Art. 30 Satz 2 EG liegt, in gleicher Weise. Demnach kann sich der Markeninhaber auch in einem solchen Fall dem weiteren Vertrieb des umgepackten parallelimportierten Arzneimittels im Inland unter Beibehaltung der im Ausland verwendeten Bezeichnung nicht unter Berufung auf eine Verwechslungsgefahr mit seiner inländischen Marke widersetzen, wenn der Parallelimporteur die aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften folgenden Voraussetzungen für den weiteren Vertrieb des umgepackten und mit der ursprünglichen Kennzeichnung versehenen Produkts beachtet. Diese Voraussetzungen werden entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts von den Beklagten im vorliegenden Fall erfüllt.
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a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist die Erschöpfung der Marke in den Fällen des Re- oder Parallelimports von fünf Bedingungen abhängig (EuGH GRUR Int. 1996, 1144 Tz. 79 - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova): (1) Die Geltendmachung der Rechte aus der Marke trägt erwiesenermaßen zu einer künstlichen Abschottung der Märkte bei. Von einer solchen Marktabschottung ist auszugehen, wenn der Markeninhaber das gleiche Arzneimittel in verschiedenen Mitgliedstaaten in unterschiedlichen Packungen in Verkehr gebracht hat und das Umpacken durch den Importeur erforderlich ist, um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können. (2) Der Originalzustand des Arzneimittels darf durch das Umpacken nicht beeinträchtigt werden. (3) Auf der Verpackung müssen sowohl das die Umverpackung vornehmende Unternehmen als auch der Hersteller genannt sein. (4) Das umgepackte Arzneimittel darf nicht so aufgemacht sein, dass der Ruf der Marke geschädigt wird. Dies bedeutet, dass die Verpackung nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein darf. (5) Der Importeur muss den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster liefern.
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b) Das Erfordernis, dass das Umpacken notwendig ist, um die Ware in dem Einfuhrmitgliedstaat zu vermarkten, gilt nur für das Umpacken der Ware als solches sowie für die Wahl, ob die Wiederanbringung der Marke durch Neuverpackung oder durch Aufkleben eines Etiketts auf die Verpackung der Ware erfolgt. Es gilt dagegen nicht für die Art und Weise, in der das Umpacken durchgeführt wird (EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 38 - Boehringer Ingelheim/ Swingward II; EFTA-Gerichtshof, Urt. v. 8.7.2003 - E-3/02, GRUR Int. 2003, 936 Tz. 41-45 - Paranova/Merck).
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c) Das Umpacken der in Belgien in der Packungsgröße zu 60 Tabletten in Verkehr gebrachten und von dort durch die Beklagten importierten Arzneimittel ist im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften für deren weiteren Vertrieb in Deutschland erforderlich. Denn in der Originalverpackung lassen sich diese Arzneimittel in Deutschland nicht vertreiben , weil hier nur Packungsgrößen zu 20, 50 und 100 Tabletten üblich sind. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kommt es insoweit nicht darauf an, ob die Beklagten das gleiche Arzneimittel in der Packungsgröße zu 20 Tabletten aus Belgien importieren und in Deutschland ohne Umverpackung weitervertreiben könnten. Bei dem durch Art. 28, 30 EG bezweckten Schutz des freien Warenverkehrs ist ebenso wie beim Erschöpfungsgrundsatz des Art. 7 MarkenRL nur auf das konkrete im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebrachte Warenexemplar und nicht auf mit diesem identische oder ähnliche Waren abzustellen (vgl. zu Art. 7 MarkenRL EuGH, Urt. v. 1.7.1999 - C-173/98, Slg. 1999, I-4103 Tz. 19/20 = GRUR Int. 1999, 870 = WRP 1999, 803 - Sebago). Wird ein Erzeugnis in verschiedenen Gestaltungen in einem Mitgliedstaat in Verkehr gebracht, so liegt eine Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten auch dann vor, wenn das Erzeugnis in anderen Mitgliedstaaten nur in einigen dieser Gestaltungen vertrieben werden kann, andere Gestaltungen dagegen ausgeschlossen sind. Dies folgt im Übrigen auch daraus , dass nach Art. 28 EG mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten grundsätzlich verboten sind.
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d) Die Art und Weise, in der die Beklagten das Umpacken durchführen, hat die Klägerin nicht beanstandet. Es ist auch nichts dafür ersichtlich, dass durch das Umpacken etwa der Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Arzneimittel beeinträchtigt oder der Ruf der Marke "CORDAREX" der Klägerin beschädigt werden könnte. Die Beklagten geben auf der neuen Umverpackung auch an, dass sie die Arzneimittel eingeführt und umverpackt haben und wer deren Hersteller ist.
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IV. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Die Berufung der Klägerin gegen das klageabweisende Urteil des Landgerichts ist zurückzuweisen.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Bornkamm v. Ungern-Sternberg Pokrant
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Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 26.02.2002 - 312 O 668/01 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 02.09.2004 - 3 U 63/02 -

(1) Sind an dem Verfahren mehrere Personen beteiligt, so kann der Bundesgerichtshof bestimmen, daß die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Bestimmung kann auch getroffen werden, wenn der Beteiligte die Rechtsbeschwerde, die Anmeldung der Marke, den Widerspruch oder den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit ganz oder teilweise zurücknimmt oder wenn die Eintragung der Marke wegen Verzichts oder wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer ganz oder teilweise im Register gelöscht wird. Soweit eine Bestimmung über die Kosten nicht getroffen wird, trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst.

(2) Wird die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen oder als unzulässig verworfen, so sind die durch die Rechtsbeschwerde veranlaßten Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen. Hat ein Beteiligter durch grobes Verschulden Kosten veranlaßt, so sind ihm diese aufzuerlegen.

(3) Dem Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts können Kosten nur auferlegt werden, wenn er oder sie die Rechtsbeschwerde eingelegt oder in dem Verfahren Anträge gestellt hat.

(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) entsprechend.