Die Antragsgegnerin begehrt im Wege des Widerspruchs die Aufhebung einer einstweiligen Verfügung, mit der ihr gestützt auf zwei dreidimensionale Unionsmarken der Antragstellerin untersagt wurde, im geschäftlichen Verkehr der Europäischen Union bestimmte, durch Abbildung konkretisierte Inhalatoren anzubieten und zu vertreiben.
Die Antragstellerin gehört zum Pharmakonzern G... mit Sitz in L., einem international tätigen Arzneimittelhersteller, Forschungskonzern und Anbieter von Gesundheitsprodukten mit weltweit ca. 100.000 Mitarbeitern in mehr als 150 Ländern. Der Pharmakonzern zählt zu den größten Arzneimittelherstellern weltweit.
Unter anderem vertreibt der Pharmakonzern, dem die Antragstellerin angehört, seit 1998 in einigen europäischen Ländern und seit Ende 1999 in Deutschland (Anlage ASt 1) Pulverinhalatoren zur Behandlung von Asthma und chronisch obstruktiver Lungenkrankheit, nämlich den nachfolgend abgebildeten sog. „Diskus-Inhalator“, der u.a. mit der Wirkstoffkombination Salmeterol und Fluticason unter verschiedenen Handelsnamen (in Deutschland: „Viani“; in Europa überwiegend: „Seretide“ - im Folgenden: „Viani“) auf dem Markt erhältlich ist:
Der „Diskus-Inhalator“ wird dabei stets gemeinsam mit einer bestimmten Wirkstoffkombination vertrieben. Eine Wiederbefüllung ist grundsätzlich nicht vorgesehen und auch technisch nicht möglich. Die Gestaltung des unter der Marke „Viani“ vertriebenen Inhalators erhielt seit der Einführung weltweit zahlreiche prestigereiche Designpreise und wurde im Februar 2003 im Design Museum London ausgestellt. In Deutschland erhielt das Produkt im Jahr 1996 den Deutschen Verpackungspreis des Deutschen Verpackungsinstitutes (Anlagen ASt 5, ASt 6).
Zur Bereitstellung des im Inhalator enthaltenen Wirkstoffs hatte die Antragstellerin eine neue Technik entwickelt, die durch das mittlerweile abgelaufene Patent DE 41 06 379 (Anlage ASt 13) geschützt war. Entsprechend dieser Erfindung enthält der von der Antragstellerin vertriebene Pulverinhalator „Viani Diskus“ im Inneren einen Spendermechanismus mit einem aufgerollten Blisterstreifen mit Boden- und Deckelfolie aus Aluminium-Kunststoff, auf dem sich die auf einen Monatsbedarf ausgerichteten, versiegelten Einzelportionen des Inhalationspulvers befinden. Durch das Aufrollen und Trennen beider Folien wird jeweils exakt eine Einzeldosis zur Inhalation freigesetzt und so sichergestellt, dass stets die vorgesehene Wirkstoffmenge inhaliert wird. Nach dem Inhalt der Patentschrift des abgelaufenen Patents DE 41 06 379 kommen in Bezug auf die Umsetzung des technischen Mechanismus mindestens sechs Produktgestaltungen in Betracht.
Die Antragstellerin ist Inhaberin der folgenden am 21.09.2012 angemeldeten und am 28.10.2014 mit Wirkung für die Europäische Union eingetragenen dreidimensionalen Marke EM 011131588 (im Folgenden: Verfügungsmarke 1), die in Klasse 10 Schutz für „Medizinische und chirurgische Apparate und Instrumente, Inhalatoren, Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren, alle soweit sie in Klasse 10 enthalten sind“ beansprucht (Anlage ASt 8):
Die Antragstellerin ist weiter Inhaberin der folgenden am 08.08.2012 angemeldeten und am 23.02.2015 mit Wirkung für die Europäische Union eingetragenen dreidimensionalen Marke EM 011104106 (im Folgenden: Verfügungsmarke 2), die in Klasse 10 Schutz für „Trockenpulverinhaliergeräte zur Behandlung von Asthma und chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen“ beansprucht (Anlage ASt 9):
Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Verfügungsmarken im Jahr 2012 stellte sich das Marktumfeld vergleichbarer Inhalatoren wie folgt dar:
Das heutige Marktumfeld vergleichbarer Inhalatoren stellt sich wie folgt dar:
Die Antragsgegnerin ist die im Jahr 2010 gegründete deutsche Tochtergesellschaft der ..., welche einen im Jahr 1977 als reinen Generikahersteller gegründeten, inzwischen international tätigen Pharma- und Biotechnologiekonzern mit Sitz in Mumbai, Indien führt. Nach eigenen Angaben auf der deutschen Homepage zählt der indische Pharmakonzern zu den 80 umsatzstärksten Pharma- und Biotechnologieunternehmen weltweit und widmet sich der Erforschung chemischer und biologischer Wirkstoffe sowie der Entwicklung patentfreier Arzneimittel, d.h. Generika. Die Antragsgegnerin hält für zahlreiche Medikamente des Konzerns die deutsche Marktzulassung und verantwortet Vertrieb und Vermarktung in Deutschland. Nach eigenen Angaben auf ihrer o.a. Website zählt sie im deutschen Generikasegment zu den Top 20 Pharmaunternehmen (Anlage ASt 10).
In diesem Zusammenhang ist sie Inhaberin der deutschen Marktzulassung für ein Generikum zu dem von der Antragstellerin vertriebenen Kombinationspräparat „Viani“, das im Oktober 2018 auf dem deutschen Markt lanciert und in nachfolgend abgebildetem Pulverinhalator unter dem Handelsnamen „S...“ vertrieben wurde:
Dieser Pulverinhalator mit dem Handelsnamen „S...“ war bereits Gegenstand eines Verfügungsverfahrens vor dem Landgericht Mannheim (Az. 7 O 132/18). Mit Urteil vom 07.12.2018 wurde der Antragsgegnerin durch die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim der Vertrieb eines Pulverinhalators in der oben abgebildeten Form auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland untersagt. Das Urteil ist nach Aktenlage nicht rechtskräftig.
Die Muttergesellschaft der Antragsgegnerin lancierte und vertrieb bereits ab Anfang des Jahres 2018 unter dem Handelsnamen „Salmex“ ein Generikum zum Pulverinhalator der Antragstellerin im europäischen Ausland, konkret ab März 2018 in Dänemark und seit August 2018 in Schweden, nämlich den nachfolgend abgebildeten Pulverinhalator:
Dieses Produkt, das inzwischen auch in Norwegen erhältlich ist, ist Gegenstand des vorliegenden Verfügungsverfahrens und Gegenstand eines in London, Großbritannien, von der Antragstellerin gegen unter anderen die Muttergesellschaft der Antragsgegnerin betriebenen Hauptsacheverfahrens vor dem High Court of Justice, mit welchen die Antragstellerin jeweils das Ziel eines unionsweiten Vertriebsverbots verfolgt. Die Antragstellerin hat bislang keine rechtlichen Maßnahmen gegen die Zulassung und den Vertrieb des oben abgebildeten Produkts in Schweden und in Dänemark ergriffen. Inzwischen wird das angegriffene Produkt in Schweden und in Dänemark nicht mehr von ihrer Muttergesellschaft, sondern von der Antragsgegnerin selbst vertrieben (vgl. Anlage ASt 12).
Im Rahmen des durch die Antragstellerin betriebenen Hauptsacheverfahrens vor dem High Court of Justice in London erhielt sie über ihren Prozessbevollmächtigten am 24.01.2019 davon Kenntnis, dass der ...-Konzern in Erwartung des Brexits fortlaufend bestehende Arzneimittelzulassungen von der Muttergesellschaft auf die Antragsgegnerin übertrage (vgl. Anlage ASt 16), und dass die Muttergesellschaft der Antragsgegnerin die Arzneimittelzulassung für das angegriffene Produkt bereits für Norwegen und Dänemark auf die Antragsgegnerin übertragen hatte. Für Schweden, Finnland und Island stand in diesem Zeitpunkt die Übertragung unmittelbar bevor.
Auf den bei Gericht am 19.02.2019 eingegangenen Antrag der Antragstellerin vom 18.02.2019 hat die Kammer am 01.04.2019 nach Anhörung der Antragsgegnerin die auf Blatt 151/155 der Akte befindliche Beschlussverfügung erlassen und mit dieser der Antragsgegnerin bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel in Ziffer I. verboten,
im geschäftlichen Verkehr der Europäischen Union Pulverinhalatoren enthaltend die Wirkstoffe Fluticasonpropinat und Salmeterol zur Behandlung von Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu diesem Zweck zu besitzen; und/oder einzuführen oder auszuführen; und/oder vorgenannte Handlungen durch Dritte vornehmen zu lassen, wenn dies geschieht wie nachfolgend abgebildet:
Gegen diese Entscheidung richtet sich der Widerspruch der Antragsgegnerin.
Die Antragsgegnerin trägt vor, ausschlaggebend für das Design des von der Antragstellerin vertriebenen Diskus-Inhalators seien weder ästhetische noch gestalterische Gesichtspunkte. Die konkrete Aufmachung sei vielmehr rein funktional bedingt. So mache die Arzneimittelverpackung - und allein als solche sei der von der Antragstellerin vertriebene Inhalator anzusehen - von einer technischen Lösung Gebrauch. Der alleinige Zweck sei folglich in der Umsetzung einer im Inneren des Inhalators befindlichen technischen Lösung zu sehen.
Die Antragsgegnerin meint zunächst, für den Erlass einer einstweiligen Verfügung fehle es an der erforderlichen Dringlichkeit. Die Antragstellerin habe spätestens im März 2018 erstmalig Kenntnis von den vermeintlichen Kennzeichenverletzungen der Antragsgegnerin erfahren. Jedenfalls werde das angegriffene Produkt seit etwa 10 Monaten in Dänemark vertrieben, ab August 2018 habe es in Schweden erworben werden können. In keinem der Vertriebsländer habe die Antragstellerin bislang einstweilige Maßnahmen ergriffen, die nach den Rechtsordnungen beider Länder möglich seien. Deshalb habe die Antragstellerin hinreichend deutlich gemacht, dass ihr an einem sofortigen Verbot der angeblichen Verletzungshandlungen nicht gelegen sei. Die Übertragung der arzneimittelrechtlichen Zulassung auf die Antragsgegnerin ändere an der rechtlichen Bewertung nichts. Hiermit ginge keine neue, den Verfügungsgrund wiederaufleben lassende Eingriffsqualität einher.
Die Antragsgegnerin meint weiter, der Schutzumfang der eingetragenen Marken sei - so man einen solchen überhaupt anerkenne - in mehrfacher Hinsicht begrenzt. Grundsätzlich gegen die Annahme einer Schutzfähigkeit spreche, dass die Gestaltung der Verfügungsmarke allein der Umsetzung einer technischen Lösung geschuldet sei. Der Antragstellerin gehe es folglich vordergründig darum, eine ursprünglich patentgeschützte Lösung unter Missbrauch des Systems der gewerblichen Schutzrechte im Wege des Markenschutzes auf alle Ewigkeit für sich zu monopolisieren und damit Generikahersteller dauerhaft von einer gemeinfrei gewordenen Lösung auszuschließen. Aufgrund der technischen Bedingtheit der Verfügungsmarken i.S.d. Art. 7 Abs. 1 lit. e. ii. UMV sei eine Löschung der Marken, die von der Antragsgegnerin beim EUIPO beantragt worden sei, mit Sicherheit zu erwarten, zumal sich aus den Dokumenten des Eintragungsverfahrens der Schluss ziehen lasse, dass der technische Hintergrund der Verpackungsform sowie die Existenz der Patente der Antragstellerin vor dem Hintergrund der Frage einer etwaigen technischen Bedingtheit der Verpackungsform von den Eintragungsinstanzen noch nicht geprüft worden sei. Dieser Aspekt sei deshalb auch bei der Frage nach dem Vorliegen der Dringlichkeit zu beachten mit der Folge, dass die Annahme einer solchen auch aus diesem Grund ausscheide. Aber auch aus anderen Gründen komme den Verfügungsmarken nur ein geringer Schutzumfang zu. Bereits aus der für die Beurteilung der Frage nach dem Vorliegen eine: Markenverletzung einzig relevanten Registereintragung sei nicht ersichtlich, was Gegenstand des Markenschutzes sei. Die erfolgte Eintragung sei bereits mit Blick auf die Verfügungsmarke 1 perplex. Zum einen sei die Formmarke nicht von allen Seiten abgebildet, zum anderen sei nicht erkennbar, was die insgesamt vier Skizzen eigentlich zeigen sollten. In Bezug auf beide Marken sei weiter von Relevanz, dass diese lediglich Schutz für Waren der Klasse 10 beanspruchen könnten. Zwar beziehe sich der Markenschutz insoweit auch auf Trockenpulverinhaliergeräte zur Behandlung von Asthma und chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen. Aus einem Vergleich zu den in Klasse 5 geschützten Waren, bei denen für bestimmte Arzneimittel Markenschutz beansprucht werden könne, folge aber, dass die in Klasse 10 geschützten Waren denklogisch nur solche Inhalatoren erfasse, die wiederbefüllt werden könnten. Erfolge der Vertrieb, wie im Falle des Medikaments „Viani“ sowie des Generikums „Salmex“, stets gemeinsam mit einem nicht wiederbefüllbaren Inhalator, so könne Markenschutz nur dann beansprucht werden, wenn eine Eintragung für Waren der Klasse 5 erfolgt sei. Aus dem Antrag der Antragstellerin folge aber explizit, dass diese allein Schutz für das von ihr vertriebene Arzneimittel „Viani“ beanspruche. Dies sei aber auf Grundlage ihrer bestehenden Markenregistrierung schon nicht möglich.
Gerade letztgenannter Gesichtspunkt wirke sich auch auf die Fragen der markenmäßigen Benutzung, der Verwechslungsgefahr, der rechtserhaltenden Benutzung und des Vorliegens einer Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr aus. Alle diese Voraussetzungen lägen im Streitfall nicht vor.
Die Antragsgegnerin ist der Auffassung in dem Vertrieb des Generikums „Salmex“ in der angegriffenen Verpackung liege aus zwei Gründen keine markenmäßige Benutzung. In diesem Zusammenhang sei zunächst darauf hinzuweisen, dass die von der Rechtsprechung für den Bereich der Formmarken entwickelten Grundsätze im Arzneimittelbereich wegen der regelmäßig vorliegenden besonderen Erwerbssituation der Medikamente nur eingeschränkt Anwendung finden könnten. Neben dem Aspekt, dass die Antragsgegnerin ein Arzneimittel vertreibe, die Antragstellerin allerdings nur Schutz für wiederbefüllbare Inhalatoren beanspruchen könne - also schon keine Benutzung der Marke der Antragstellerin vorliege - ergebe sich die fehlende markenmäßige Benutzung aber gerade in Bezug auf die Verfügungsmarke 2 aus der Überlegung, dass dort - soweit man dies überhaupt beurteilen könne - ein Inhalator in geöffnetem Zustand abgebildet sei. Das Produkt „Salmex“ werde von der Antragsgegnerin aber in geschlossenem Zustand vertrieben und vom insoweit maßgeblichen Verkehr auch so wahrgenommen.
Unter anderem deshalb liege auch keine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV vor. Eine solche scheide mit Blick auf beide Verfügungsmarken aber auch wegen fehlender Zeichenähnlichkeit aus. Bei einer Gegenüberstellung der Verfügungsmarken mit dem angegriffenen Produkt sei eine solche nicht feststellbar. Weiter fehle es an Warenidentität, zumal die Antragsgegnerin ein Arzneimittel vertreibe, die Verfügungsmarken aber nur Schutz für Inhalatoren beanspruchen könnten. Schließlich seien die Verfügungsmarken vor allem aufgrund technischer Bedingtheit und mangelnder Unterscheidungskraft allenfalls schwach kennzeichnungskräftig, was zur Folge habe, dass sich der Schutz auf identitätsgleiche Benutzungen beschränke. Gegen die Annahme von Verwechslungsgefahr spreche auch der regelmäßig hohe Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise.
Die Antragsgegnerin erhebt ferner den Einwand der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung. Sie ist der Auffassung, wenn die Antragstellerin behaupte, sie habe die Verfügungsmarken im Zusammenhang mit der Herstellung, dem Vertrieb und der Vermarktung des Pulverinhalators „Viani“ benutzt, so sei dies unzutreffend, denn die Verfügungsmarken könnten nur Schutz für selbständig vertriebene Inhalatoren im Sinne eines Medizinproduktes beanspruchen. Bei „Viani“ handele es sich aber schon nach dem Vortrag der Antragstellerin um ein Arzneimittel, das untrennbar mit einem Pulver-Inhalator verbunden sei. Zudem nähmen die angesprochenen Verkehrskreise die Produktform nicht als Marke wahr. Aufgrund der Kennzeichnung der Produkte mit den Wortmarken „Viani“ und „Diskus“ orientierten sich die betroffenen Verkehrskreise bei der betrieblichen Zuordnung in erster Linie an diesen Marken und nicht an der im Übrigen nur sehr schwach unterscheidungskräftigen Warenform.
Auf Grundlage dieser Überlegungen könne nach Auffassung der Antragsgegnerin weder eine Wiederholungs- noch eine Erstbegehungsgefahr angenommen werden. Die Antragsgegnerin habe zu keinem Zeitpunkt Pulverinhalatoren als eigenständiges Produkt des Wirtschaftsverkehrs angeboten. Auch bestünden keine tatsächlichen Anhaltspunkte dahingehend, dass ein solcher Vertrieb unmittelbar bevorstehe.
Die Antragsgegnerin beantragt daher:
Aufhebung der einstweiligen Verfügung vom 01.04.2019 und Zurückweisung des Verfügungsantrags
Die Antragstellerin beantragt:
Bestätigung der einstweiligen Verfügung vom 01.04.2019
Die Antragstellerin bringt vor, sie habe die Verfügungsmarken seit Ende 1998 in Europa und seit Ende 1999 in Deutschland in Zusammenhang mit der Herstellung, dem Vertrieb und der Vermarktung des „Diskus-Inhalators“, der in Deutschland unter dem Handelsnamen „Viani“ und in Europa überwiegend unter dem Handelsnamen „Seretide“ vertrieben werde, umfangreich benutzt. Bei „Viani“ handle es sich um eines der meistverschriebenen und bestbekanntesten Kombinationspräparate zur Dauerbehandlung von Asthma und chronisch obstruktiver Lungenkrankheit (COPD). Das Produkt „Viani“ sei in diesem Zusammenhang ein wahrer Blockbuster, weshalb gerade der Inhalator und seine außergewöhnliche Form den relevanten Verkehrskreisen bestens bekannt sei. Zur Bereitstellung des Wirkstoffs sei zwar seinerzeit eine neue Technik entwickelt worden, die aufgrund eines zwischenzeitlich abgelaufenen Patents geschützt worden sei. Bei der Entwicklung des Inhalators sei aber einer modernen, ästhetisch ansprechenden Aufmachung großer Stellenwert eingeräumt worden. Dahinter habe das Motiv gestanden, die betroffenen Patienten sensibel durch eine ihren ästhetischen Bedürfnissen und emotionalen Belangen Rechnung tragende äußere Produktgestaltung dabei zu unterstützen, die Erkrankung und die damit verbundene medikamentöse Therapie im Alltag besser anzunehmen. Zur Erreichung dieses Ziels seien deshalb im Laufe eines aufwendigen, kostenintensiven Designprozesses viele Designsätze verfolgt und wieder verworfen worden. Die Kosten für den Designprozess hätten sich auf etwa 12.000 Pfund belaufen. Das Ergebnis sei eine bahnbrechende, innovative Form eines handschmeichelnden, flachen runden Inhalators gewesen.
Die Antragstellerin bringt weiter vor, das unter den Verfügungsmarken vertriebene Produkt, den „Viani-Diskus“, gegenüber Fachkreisen intensiv beworben und mit Hilfe einer aufwendigen Marketingkampagne (Informationsbroschüren für Patienten, Promotionsmaterialien für Ärzte, Poster, Werbeartikel, Rollups, Lichtpanels, Werbeanzeigen in Fachmagazinen) vermarktet zu haben. Diese aufwendige Marketingstrategie sei mit immensen Kosten verbunden gewesen. Seit 2000 habe die Antragstellerin europaweit 250 Millionen Pfund zur Bewerbung des Produkts ausgegeben. Auch wegen den kostenintensiven Marketingbemühungen habe sich das Produkt „Viani“ zu einem Blockbuster-Medikament entwickelt und gehöre zu den umsatzstärksten Medikamenten im Arzneimittelsektor. G... habe in Deutschland über nahezu 20 Jahre mit dem Diskus-Inhalator und „A...“ einen Marktanteil von 20-30 % erreicht und jährliche Umsätze im Durchschnitt zwischen 100 und 200 Millionen Euro erzielt. Im Jahr 2013 sei „Viani“ die Nr. 2 der bestverkauften Arzneimittel weltweit gewesen (vgl. Anlage ASt 7 a). Durch die optisch attraktive und handschmeichlerische Form habe sich der „Diskus“ bereits im Zeitpunkt der Produkteinführung sowie im Zeitpunkt der Eintragung der Verfügungsmarken erheblich von anderen marktüblichen Inhalatoren abgehoben. Die Folge sei ein hoher Wiedererkennungswert dahingehend, dass vor allem Patienten die Form des Inhalators mit dem Unternehmen der Antragstellerin verbinden würden. Die überragende Bekanntheit der Verfügungsmarke 1 ergebe sich zudem aus zwei Verkehrsbefragungen bei Ärzten und Apothekern (Anlagen ASt 18 a und ASt 18 b).
Die Antragstellerin behauptet zudem, weder das Gehäusekonstrukt noch die Form des Inhalators beruhten auf seinem technischen, vormals patentgeschützten Innenleben. Bereits aus der Patentschrift DE 41 06 379 C 2 (Anlage ASt 13) ergebe sich, dass das Patent zur Bereitstellung der Blister keine konkrete Form schütze, sondern vielmehr mehrere Umsetzungen möglich seien.
Die Antragstellerin bringt weiter vor, mit jeder Arzneimittelzulassung drohe ihr durch jeden einzelnen Tag, an dem die rechtsverletzende Nachahmung erhältlich sei, ein beträchtlicher wirtschaftlicher Schaden.
Die Antragstellerin meint, ihr stehe ein Unterlasungsanspruch, den sie kumulativ auf beide Verfügungsmarken stütze, aus Art. 9 Abs. 2 S. 1 lit. b, 130 Abs. 1 UMV zu.
Dabei sei in Herstellung und Vertrieb des angegriffenen Produkts „Salmex“ eine markenmäßige Benutzung zu sehen. Beiden Verfügungsmarken würde aufgrund der Tatsache, dass sie durch Herstellung und Vertrieb von „Viani“ benutzt würden, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukommen, weshalb der Verkehr in der Warenform einen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft erblicken würde. Gerade im Lebens- und Arzneimittelbereich würden eigentümliche Formen die Erinnerbarkeit bei den angesprochenen Verkehrskreisen erhöhen und könnten bei erheblicher Abweichung vom in der Branche Üblichen als Herkunftshinweis fungieren.
Die Antragstellerin meint ferner, die Verfügungsmarken beanspruchten auch Schutz gegenüber den von der Antragsgegnerin vertriebenen Produkten. Insoweit sei die fehlende Möglichkeit der Wiederbefüllung des Inhalators nicht maßgeblich. Diese Differenzierung lasse sich der Nizza-Klassifikation nicht entnehmen, zudem bestünde ein zwingendes Exklusivitätsverhältnis zwischen Waren der Klasse 10 und solchen der Klasse 5 gerade nicht. Unter Waren der Klasse 10 würden folglich sämtliche Arten von Inhalatoren fallen, ob befüllt oder unbefüllt.
Ausgehend hiervon sei von Warenidentität auszugehen. Zwischen den Verfügungsmarken und dem angegriffenen Produkt bestünde zudem hochgradige Zeichenähnlichkeit. Den Verfügungsmarken komme schließlich eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren sei von Verwechslungsgefahr auszugehen
Die Antragstellerin ist ferner der Meinung, die für den Erlass einer einstweiligen Verfügung erforderliche Dringlichkeit liege vor. Eine Untätigkeit könne ihr nicht zum Vorwurf gemacht werden, zumal sie in London wegen des Vertriebs des angegriffenen Produkts ein kostspieliges Hauptsacheverfahren gegen die Muttergesellschaft der Antragsgegnerin und weitere konzernangehörige Gesellschaften angestrengt habe. Aufgrund der unionsrechtlichen Zuständigkeitsregelungen sei ein Vorgehen in den einzelnen Vertriebsländern nicht sinnvoll, weil insoweit nur ein Verbot für diese Länder zu erlangen wäre. Die Antragstellerin müsse sich aber nicht auf ineffektive Rechtsschutzmöglichkeiten verweisen lassen. Die Antragsgegnerin ignoriere zudem, dass die Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes in den betreffenden Ländern der EU zum Teil unterschiedlich ausgestaltet seien, insbesondere unterschiedliche Anforderungen an die Dringlichkeit gestellt würden. Somit sei auch vor diesem Hintergrund die Behauptung einer Untätigkeit verfehlt. Vielmehr habe die Antragstellerin binnen kürzester Zeit nach Kenntniserlangung von der Übertragung der Arzneimittelzulassung und der Begründung einer internationalen Zuständigkeit deutscher Gerichte einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt. Zudem sei zu berücksichtigen, dass es sich bei der Antragsgegnerin um eine selbständige Gesellschaft handele. Mit Übertragung der Zulassungen habe somit die Person des Verletzers gewechselt und diesem gegenüber sei ein neuer Unterlassungsanspruch entstanden, der unabhängig von den vorherigen Überlegungen ein neues, die Dringlichkeit auslösendes Moment darstelle.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die wechselseitigen Schriftsätze samt Anlagen und die Sitzungsniederschrift vom 16.04.2019 Bezug genommen.
Die einstweilige Verfügung war zu bestätigen, weil im maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung Verfügungsanspruch und Verfügungsgrund glaubhaft gemacht sind (§§ 935, 936, 920 Abs. 2, 294 ZPO).
I. Ein Verfügungsgrund ist glaubhaft gemacht.
1. Grundsätzlich ist für die Annahme eines Verfügungsgrundes nach § 920 Abs. 2 ZPO erforderlich, dass die erstrebte Regelung dringlich ist. Dies ist wiederum dann der Fall, wenn eine Entscheidung in einem Hauptsacheverfahren nicht abgewartet werden kann, weil ansonsten ein effektiver Rechtsschutz faktisch vereitelt werden würde. Für Ansprüche, die auf Verletzung einer Marke gestützt werden, sieht § 140 Abs. 3 MarkenG eine Vermutung für das Vorliegen der Dringlichkeit vor. Die Dringlichkeitsvermutung ist wegen Art. 129 Abs. 3 UMV auch in Verfahren betreffend die Verletzung von Unionsmarken anwendbar.
2. Eine Widerlegung der Dringlichkeitsvermutung ist der Antragsgegnerin nicht gelungen. Vielmehr hat die Antragstellerin die insoweit maßgeblichen, dringlichkeitsbegründenden Umstände substantiiert dargelegt, indem sie vorgebracht hat, sie habe erstmals im Rahmen des in Großbritannien betriebenen Hauptsacheverfahrens gegen die Konzernobergesellschaft der Antragsgegnerin am 24.01.2019 davon erfahren, dass diese im Begriff sei, wegen des bevorstehenden Brexit Arzneimittelzulassungen für verschiedene Mitgliedstaaten auf die hiesige Antragsgegnerin zu übertragen und somit zu besorgen sei, dass das angegriffene Produkt fortan von der Antragsgegnerin auf dem Gebiet der Europäischen Union in den Verkehr gebracht werde. Sie hat ferner ausgeführt, mit jeder Arzneimittelzulassung drohe ihr durch jeden einzelnen Tag, an dem die rechtsverletzende Nachahmung erhältlich sei, ein beträchtlicher wirtschaftlicher Schaden. In diesem Zusammenhang ist ferner von Relevanz, dass das angegriffene Produkt von der Antragsgegnerin selbst inzwischen in Dänemark und Schweden vertrieben wird.
Auf Grundlage dieser Überlegungen geht die Kammer davon aus, dass der Antragstellerin nicht zugemutet werden kann, eine Entscheidung in der Hauptsache abzuwarten.
3. Anhaltspunkte für das Vorliegen dringlichkeitsschädlicher Umstände, insbesondere in Form eines längeren Zuwartens der Antragstellerin (vgl. nur BGH GRUR 2000, 151, 152 - Späte Urteilsbegründung; OLG München WRP 2008, 972, 976; OLG Hamburg GRUR-RR 2010, 57; OLG Koblenz GRUR 2011, 451, 452; OLG Stuttgart WRP 2018, 369 Rn. 41) waren für die Kammer nicht ersichtlich. Die insoweit von der Antragsgegnerin vorgebrachten Einwände greifen nicht durch.
a. Aus mehreren Gründen als nicht anschlussfähig erwies sich nach Auffassung der Kammer zunächst die Argumentation der Antragsgegnerin, die Antragstellerin habe bislang in keinem europäischen Land, in dem das Medikament „Salmex“ erhältlich sei, einstweilige Maßnahmen gegen die Muttergesellschaft ergriffen, d.h. ein entsprechendes Vertriebsverbot für das Medikament „Salmex“ erwirkt, weshalb ein dringlichkeitsschädliches längeres Zuwarten vorliege.
aa. Die Antragsgegnerin setzt im Rahmen der vorgebrachten Argumentation implizit voraus, dass sich die dringlichkeitsschädliche längere Untätigkeit explizit auf Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes beziehen muss. Diese Argumentation ist aber keinesfalls zwingend. Gerade in Fallgestaltungen mit internationalen Bezügen mag es Sachverhalte geben, in denen sich das Ergreifen anderer rechtlicher Maßnahmen als die schnellere und effektivere Maßnahme darstellt bzw. sogar rechtlich geboten ist. Nach dem insoweit unbestrittenen Vortrag der Antragstellerin hat sie gegen die Konzernobergesellschaft und die britische Schwestergesellschaft der Antragsgegnerin in London, Großbritannien, eine Hauptsachklage erhoben mit dem Ziel, den Vertrieb des angegriffenen Produkts im Rechtsverkehr der Europäischen Union zu unterbinden. Von einer generellen Untätigkeit der Antragstellerin kann also nicht ausgegangen werden. Ob oder inwieweit in Großbritannien auch eine einstweilige Regelung hätte erwirkt werden können, hat die Antragsgegnerin weder dargetan noch glaubhaft gemacht.
bb. Die Antragstellerin muss sich auch nicht auf die Ergreifung einstweiliger Maßnahmen in denjenigen Ländern verweisen lassen, in denen das angegriffene Produkt bereits von der Muttergesellschaft vertrieben wurde. Zunächst hat die insoweit darlegungs- und beweisbelastete Antragsgegnerin nicht hinreichend konkret vorgetragen, welche Maßnahmen in welchen Ländern durch die Antragstellerin überhaupt hätten ergriffen werden können. Vor dem Hintergrund einer vermeintlichen Untätigkeit der Antragstellerin hat sie insbesondere etwaige Fristen zur Erlangung einstweiliger Regelungen nicht dargetan. Aus den in der mündlichen Verhandlung überreichten Rechtsgutachten für die Länder Dänemark und Schweden (Anlagen zum Protokoll vom 16.04.2019) ergeben sich - unabhängig von ihrer generellen Eignung als Mittel der Glaubhaftmachung - diese relevanten Aspekte nicht. Das zur Rechtslage in Dänemark überreichte Gutachten führt insoweit lediglich aus, dass den dortigen Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes in Markenstreitigkeiten eine geringe praktische Relevanz zukommt und eine einstweilige Regelung nicht vor Ablauf von drei bis fünf Monaten nach Antragstellung zu erwarten ist.
b. Mit der Übertragung der Arzneimittelzulassungen von der Muttergesellschaft mit Sitz in Großbritannien auf die Antragsgegnerin mit Sitz in Deutschland und dem entsprechenden Wechsel der Vertriebszuständigkeit in Bezug auf das angegriffene Produkt ging gleichzeitig wegen der grundsätzlichen rechtlichen Selbständigkeit von Konzerngesellschaften (§ 15 AktG) ein Wechsel in der Person des (potentiellen) Verletzers einher. Das führte zum Entstehen eines neuen, vom Anspruch gegen die Konzernobergesellschaft grundsätzlich unabhängigen Unterlassungsanspruch. Wegen des Sitzes in einem anderen Mitgliedstaat als die den Vertrieb bis dahin eruopaweit betreibende Muttergesellschaft änderten sich damit auch die Anforderungen an eine Anspruchsdurchsetzung. Zudem kommt in Bezug auf Herstellung und Vertrieb des angegriffenen Produkts nunmehr unabhängig von etwaigen konzernrechtlichen Verflechtungen der Antragsgegnerin als alleinige Verantwortliche für das Inverkehrbringen des Medikaments (vgl. § 4 Abs. 18 AMG) im Hinblick auf Ausmaß und Intensität der zu befürchtenden Verletzungen die zentrale Rolle zu. Deshalb liegt in der Übertragung der Arzneimittelzulassungen für das Produkt „Salmex“ auf die Antragsgegnerin jedenfalls ein Qualitätssprung, der ein neues dringlichkeitsauslösendes Moment darstellt (vgl. insoweit zur Parallelfrage bei lauterkeitsrechtlichen Verstößen OLG Frankfurt GRUR-RR 2014, 82 - Qualitätssprung).
c. Der Verfügungsgrund entfällt schließlich nicht wegen Schutzunfähigkeit der Verfügungsmarken. Nach der Rechtsprechung ist insoweit ein strenger Maßstab anzulegen. Gefordert wird in diesem Zusammenhang, dass die in Frage stehende Marke „offensichtlich zu Unrecht eingetragen“ (OLG München GRUR 2015, 590, 594 - Adler im Kreis) und somit ihre Löschung „so gut wie feststehend“ ist (OLG Hamburg GRUR-RR 2008, 293 - Rotkoffer). Anhaltspunkte dafür, dass die Löschung der Verfügungsmarken wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse so gut wie feststehend ist, d.h. ohne vernünftigen Zweifel zu erwarten ist, konnte die Kammer auch unter Zugrundelegung der von der Antragsgegnerin vorgebrachten Argumente nicht erblicken. Die Eintragungen der Verfügungsmarken sind nicht offensichtlich widersprüchlich (siehe hierzu unten II.3.b.aa. (1)). Auch sind die eingetragenen Formen nicht offensichtlich technisch bedingt (siehe hierzu unten II.3..b.aa (2)).
II. Die Antragstellerin hat auch einen Verfügungsanspruch glaubhaft gemacht.
Der Antragstellerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus Art. 9 Abs. 2 lit. b), 130 UMV zu. Die Verfügungsmarken können dabei Schutz auch als solche beanspruchen und wurden rechtserhaltend benutzt (hierzu 1.). Die Herstellung und der Vertrieb des Produkts „Salmex“ stellt sich als markenmäßige Benutzung der angegriffenen Produktaufmachung dar (hierzu 2.). Schließlich besteht zwischen den Verfügungsmarken und der markenmäßig genutzten Produktaufmachung der Antragsgegnerin Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlichen Sinne (hierzu 3.).
1. Die Verfügungsmarken genießen Schutz auch als solche. Die Antragstellerin hat die Verfügungsmarken in Form des von ihr hergestellten und vertriebenen Produkts „Viani“ auch rechtserhaltend markenmäßig benutzt.
a. Das Verletzungsgericht ist gem. Art. 127 Abs. 1 UMV auch im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes an die erfolgte Eintragung der Marke gebunden (statt aller BGH GRUR 2003, 1042, 1042 - Kinder, BGH NJW 2003, 1669 - Abschlussstück; speziell für das Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes OLG Hamburg GRUR-RR 2008, 293 - Rotkoffer). Folglich ist das angerufene Gericht aufgrund der erfolgten Eintragung der in Frage stehenden Marken daran gehindert, ihnen jegliche Schutzwirkung abzusprechen (BGH GRUR 2007, 780, 782 - Pralinenform I).
b. Die Antragstellerin oder andere konzernangehörige Gesellschaften mit Zustimmung der Antragstellerin haben die Verfügungsmarken auch rechtserhaltend in Form des „Viani Diskus“ (hierzu aa.) herkunftshinweisend (hierzu bb.) und für Waren, für welche die Verfügungsmarken eingetragen sind (hierzu cc.), benutzt. Die von der Antragsgegnerin erhobene Einrede der mangelnden rechtserhaltenden Benutzung (Art. 18 UMV) greift folglich nicht durch.
aa. Die Antragstellerin oder andere konzernangehörige Gesellschaften mit Zustimmung der Antragstellerin haben die Verfügungsmarken in der Form des „Viani Diskus“ benutzt. Nach Art. 18 Abs. 1 UMV ist für die Beanspruchung des Markenschutzes erforderlich, dass der Inhaber einer Unionsmarke diese binnen fünf Jahren nach ihrer Anmeldung ernsthaft benutzt. Als Benutzung gilt nach Art. 18 Abs. 2 lit. a) UMV auch, wenn die Unionsmarke in einer Form benutzt wird, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird. Dies ist vorliegend der Fall. Die Verfügungsmarken wurden und werden durch die Antragstellerin oder andere konzernangehörige Gesellschaften mit Zustimmung der Antragstellerin durch den Vertrieb des „Viani Diskus“ benutzt. Das Produkt weicht nur in wenigen Details von den Verfügungsmarken ab, wie an der nachfolgenden Gegenüberstellung (Bl. 261 d.A.) zu erkennen ist:
Von den Verfügungsmarken weicht die benutzte Form in nur wenigen kleinen Details ab. Die Verfügungsmarken werden dadurch nicht charakteristisch verändert. Auffällig ist allein, dass die zentrierte runde Fläche der Vertriebsform mit einem Etikett beklebt ist, was dazu führt, dass der auf den Verfügungsmarken sichtbare runde Punkt in der Mitte nicht wahrnehmbar ist. Zudem weist das vertriebene Produkt im äußeren Gehäuseteil eine wellenförmige Riffelung auf. Diese kleinen Unterschiede lassen es aber fernliegend erscheinen, in dem Absatz des „Viani Diskus“ keine Benutzung der eingetragenen Verfügungsmarken zu erblicken, zumal die charakteristischen und stilprägenden Elemente der eingetragenen Verfügungsmarken sich im vertriebenen Produkt „Viani Diskus“ wiederfinden. Genannt seien in diesem Zusammenhang insbesondere die abgerundete Diskusform, die runde Einkerbung, die dem Öffnen des Inhalators dient, die kreisförmige Rundung in der Mitte, auf der sich bei dem vertriebenen Produkt das Produktetikett befindet. Gleiches gilt soweit die Verfügungsmarken 1 und 2 die eingetragene Form in geöffnetem Zustand zeigen. Hier gleichen sich vor allem Gestaltung und Position des Hebels, der zum Auslösen des Spendermechanismus dient sowie das Mundstück, über welches das Medikament vom Anwender letztlich inhaliert wird.
Als unschädlich stellt sich demgegenüber dar, dass die konkrete Benutzung der Verfügungsmarken mit einem aufgeklebten Etikett erfolgt. Denn es besteht ein Erfahrungssatz dahingehend, dass der Verkehr das bedruckte Etikett regelmäßig als Additiv zum eigentlichen Produkt wahrnimmt. In diesem Zusammenhang ist es auch ohne rechtliche Bedeutung, dass auf dem betreffenden Etikett die eigenständigen Wortmarken „Viani“ und „Diskus“ aufgedruckt sind. Denn für die rechtserhaltende Benutzung ist gerade nicht erforderlich, dass eine Marke getrennt von anderen Marken benutzt wird (EuGH GRUR 2013, 922, 923 - Specsavers; vgl. auch EuGH GRUR 2013, 722, 724 - Stofffähnchen).
bb. Die Benutzung der Verfügungsmarken in Form des „Viani Diskus“ erfolgte auch herkunftshinweisend, also markenmäßig.
(1) Grundsätzlich setzt eine rechtserhaltende Benutzung nach Art. 18 UMV voraus, dass der Inhaber der Marke diese gemäß der ihr zugedachten Funktion, nämlich Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, benutzt hat (EuGH GRUR 2003, 425, 428 - Ansul/Ajax). In diesem Zusammenhang ist auf die Sichtweise der betroffenen Verkehrskreise abzustellen, wobei im Kontext von Formmarken die Besonderheit zu berücksichtigen ist, dass der Durchschnittsverbraucher einer Warenform regelmäßig keinen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft entnimmt. Im Vergleich zu gewöhnlichen Wort- oder Bildmarken ist nach allgemeiner Lebenserfahrung vielmehr davon auszugehen, dass der Verkehr die Formgestaltung einer Ware vielmehr als funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware auffassen wird. Auch eine besondere Gestaltung der Ware selbst wird danach eher diesem Umstand zugeschrieben werden als der Absicht, auf die Herkunft der Ware hinzuweisen (vgl. BGH GRUR 2003, 322 - Abschlussstück; BGH GRUR 2007, 780 - Pralinenform I; BGH GRUR 2010, 1103, 1105 - Pralinenform II). Etwas anderes gilt aber in solchen Fällen, in denen sich entweder in der betroffenen Branche gewisse Gewohnheiten herausgebildet haben, die Form der Ware herkunftshinweisend zu gestalten (BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck; BGH GRUR 2010, 138, 140 - ROCHER-Kugel), oder aber sich die betroffene Form in ihrer Gestaltung in irgendeiner Weise erheblich vom Branchenüblichen abhebt (EuGH GRUR Int 2006, 842 Tz. 25 f. - Form eines Bonbons II; BGH GRUR 2007, 780, 783. - Pralinenform I). Gleichzeitig sind die Umstände zu berücksichtigen, unter denen die angesprochenen Verkehrskreise die Form der Ware wahrnehmen (BGH GRUR 2010, 1103, 1105 - Pralinenform II). Herausragende Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem Grad der Kennzeichnungskraft der Verfügungsmarken zu. Denn der Grad der Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke hat Auswirkungen darauf, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er ihr als Form einer Ware begegnet (vgl. dazu auch BGH GRUR 2010, 1103, 1105 - Pralinenform II m.w.N.). Insgesamt ist zwar davon auszugehen, dass die Marke ihre Hauptfunktion in dem Moment entfaltet, in dem sie in den Verkehr gebracht wird. Allerdings ist anerkannt, dass eine herkunftshinweisende Wirkung sich auch erst im Stadium der Benutzung denjenigen Verkehrskreisen, die das Produkt bestimmungsgemäß verwenden, zeigen kann. Es besteht daher auch für das Stadium der Benutzung ein legitimes Interesse des Markeninhabers am Schutz vor verwechslungsfähigen Zeichen (BGH GRUR 2010, 1103, 1105 - Pralinenform II).
(2) Gemessen hieran wurden die Verfügungsmarken herkunftshinweisend benutzt.
(a) Beiden Verfügungsmarken kommt zunächst eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu, die durch die umfangreiche Benutzung und Bewerbung leicht gesteigert wurde. Dies folgt aus den von der Antragstellerin vorgetragenen und glaubhaft gemachten (vgl. die in der mündlichen Verhandlung vom 16.04.2019 vorgelegte zum Protokoll genommene eidesstattliche Versicherung) erheblichen und kostenintensiven Marketingbemühungen, Marktanteilen von zwischen 20 und 30 % sowie der weitreichenden geographischen Verbreitung des „Diskus“.
(b) Zudem ist zu sehen, dass sich die Verfügungsmarken sowohl im Zeitpunkt der Eintragung im Jahr 2012 als auch noch heute erheblich vom Marktumfeld abheben. So zeichnen sich die weiteren vergleichbaren Inhalatoren bei unbefangener Betrachtung durch eine eher schlichte und den Gedanken der Zweckmäßigkeit und Funktionalität entsprechenden Gestaltungsweise aus. Die Gestaltung der Verfügungsmarken steht hierzu regelrecht in Kontrast und zeichnet sich durch eine nahezu filigrane und geradlinig wirkende Formensprache aus. Auf den ersten, unbefangenen Blick ähnelt sie daher eher einer Schachtel zum Aufbewahren bestimmter Gegenstände, als dass sie als das aufgefasst werden würde, was sie tatsächlich ist: Ein Inhalator, der ein Medikament zur Behandlung chronischer Lungenkrankheiten enthält. Als stilprägend und damit vom Branchenüblichen abweichend sind dabei folgende Merkmale anzusehen: Die Diskusform, d.h. eine nahezu vollständige runde äußere Form mit abgerundeter Außenseite, die geschwungene Einkerbung, die zum Öffnen des Inhalators dient und nach Betätigung das Mundstück freigibt, das ovalförmig zugeschnittene Mundstück im geöffneten Zustand sowie die Wellenform als eine vom äußeren Gebäudeteil gebildete geschwungene Linie.
Diese für die Verfügungsmarken charakteristischen Merkmale, die aufgrund der leicht überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft verstärkt werden, lassen die unter den Marken benutzte Form aus Sicht des Durchschnittsverbrauchers, zu denen auch die Mitglieder der erkennenden Kammer gehören, als Zeichen zur Unterscheidung von den Produkten anderer Unternehmen erscheinen.
cc. Die Antragstellerin hat die Verfügungsmarken in Form des „Viani Diskus“ auch für solche Waren benutzt, für die sie nach der Eintragung Schutz beansprucht. Mit dem „Viani Diskus“ wird ein Inhalationsgerät i.S.d. Waren der Klasse 10 nach der Nizza-Klassifikation vertrieben.
Zu Unrecht geht die Antragsgegnerin davon aus, Klasse 10 der Nizza-Klassifikation erfasse nur wiederbefüllbare Inhalatoren. Diese Ansicht findet weder im Wortlaut der Aufzählung in Klasse 10 noch in der Systematik der Klassifikation eine Stütze. Vielmehr lässt sich der Klassifizierung ihrem Inhalt und Zweck nach gerade kein zwingendes Exklusivitätsverhältnis von Waren, die Schutz in Klasse 10, und solchen Produkten, die Schutz in Klasse 5 (Arzneimittel) beanspruchen, entnehmen.
2. Die Antragsgegnerin hat die angegriffene Form markenmäßig benutzt.
a. Eine Verletzungshandlung nach Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig benutzt wird. Erforderlich ist, dass sie aus Sicht des maßgeblichen Verkehrs im Rahmen des Produktabsatzes zumindest auch zur Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient (EUGH GRUR 2993, 55 - Arsenal Football Club; BGH GRUR 2003, 322 - Abschlussstück; BGH GRUR 2007, 780, 782 f. - Pralinenform I). Dabei sind erneut die für Formmarken geltenden Besonderheiten, insbesondere die Relevanz der Kennzeichnungskraft für die Eignung als Herkunftshinweis, zu berücksichtigen. Besteht zwischen einer dreidimensionalen Verfügungsmarke und der beanstandeten, für identische Waren verwendeten Form eine relevante Ähnlichkeit, so ist im Regelfall davon auszugehen, dass der Verkehr nicht nur die Form der Klagemarke, sondern auch die angegriffene Gestaltung als herkunftshinweisend wahrnimmt (in diesem Sinne auch BGH GRUR 2016, 197, 199 - Bounty).
b. Hiernach ist eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Gestaltungsform - entsprechend den Ausführungen zur markenmäßigen Benutzung der Verfügungsmarken - zu bejahen.
c. Unerheblich ist, ob die angegriffene Form, der Salmex-Inhalator, in einer Verpackung verkauft wird, d.h. der Durchschnittsverbraucher die angegriffene Form letztlich erst im Stadium der Benutzung wahrnehmen wird. Es ist anerkannt, dass eine Marke auch gegenüber denen, die das gekennzeichnete Produkt bestimmungsgemäß verwenden, herkunftshinweisend wirken kann (vgl. EuGH GRUR Int 2006, 842 - Form eines Bonbons II; BGH GRUR 2006, 763 - Seifenspender, BGH GRUR 2007, 780, 782 f. - Pralinenform I). Das aus der Eintragung folgende Markenrecht kann deshalb auch gegen verwechslungsfähige Zeichen, die erst im Stadium des Verbrauchs der Ware wahrgenommen werden, zu schützen sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, Rn. 57 - Arsenal Football Club).
3. Die Antragsgegnerin hat die angegriffene Form in Bezug auf die Verfügungsmarken in einer die Gefahr von Verwechslungen begründenden Weise benutzt.
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur BGH, GRUR 2008, 905 - Pantohexal; BGH GRUR 2010, 235 - AIDA/AIDU; BGH GRUR 2011, 824 - Kappa; BGH GRUR 2012, 1040, 1042 - pjur/pure). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR 2010, 933 - Barbara Becker, BGH GRUR 2012, 64 - Maalox/Melox-GRY). Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt vor, wenn der Verkehr die Unterschiede zwischen den Zeichen zwar erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber davon ausgeht, bei den Zeichenverwendern handele es sich um verbundene Unternehmen (BGH GRUR 2009, 772 Rn. 69 - Augsburger Puppenkiste; BGH GRUR 2008, 905, 908 - Pantohexal).
Hier besteht Identität der von den Zeichen beanspruchten Waren (hierzu a.). Den Verfügungsmarken kommt eine leicht überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu (hierzu b.). Zwischen den Verfügungsmarken und der angegriffenen Gestaltung besteht zudem eine zumindest mittlere Zeichenähnlichkeit (hierzu c.). Unter Berücksichtigung der relevanten Umstände und der Wechselwirkung der einzelnen Faktoren liegt Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlichen Sinne vor (hierzu d.).
a. Es liegt Warenidentität zwischen den von der Verfügungsmarke und von der angegriffenen Gestaltungsform erfassten Waren vor. Die Verfügungsmarken genießen Schutz für „Inhalatoren“ bzw. „Trockenpulverinhaliergeräte zur Behandlung von Asthma und chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen“. Die Antragsgegnerin vertreibt in der angegriffenen Gestaltungsform Inhalationsgeräte, mithin identische Waren. Unter Inhalatoren i.S.d. Klasse 10 der Klassifikation von Nizza fallen auch solche Gegenstände, die gleichzeitig bereits ein Arzneimittel enthalten und nicht wiederbefüllbar sind. Die von der Antragsgegnerin vorgetragene Sichtweise, wonach unter Waren der Klasse 10 nur Inhalatoren als Medizinprodukte gemeint seien, mit anderen Worten solche, die regelmäßig isoliert und ohne Arzneimittel vertrieben werden und ihrem Sinn und Zweck nach zur mehrmaligen Verwendung bestimmt sind, findet weder im Wortlaut der Bestimmungen noch in ihrer Systematik eine hinreichende Stütze. Unabhängig davon kommt der Klasseneinteilung für die Frage nach dem Vorliegen von Warenähnlichkeit schon keine unmittelbare Bedeutung zu (vgl. EuG GRUR Int 2006, 507, 508 - Comp USA; Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 9 Rn. 100). Denn die Einteilung von Waren und Dienstleistungen nach der Nizza-Klassifikation hat in erster Linie verwaltungstechnische Gründe. Unmittelbare materiell-rechtliche Wirkungen ergeben sich aus der Einteilung gerade nicht, weshalb Waren derselben Klasse grundsätzlich unähnlich und Waren aus unterschiedlichen Klassen grundsätzlich ähnlich sein können. Dieser Grundsatz findet zudem in Art. 39 Abs. 7 MarkenRL-2015 seinen positivrechtlichen Niederschlag.
b. Die Verfügungsmarken weisen leicht überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf.
Beiden Verfügungsmarken kommt zunächst eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu (hierzu aa.), die durch die umfangreiche Benutzung und Bewerbung leicht gesteigert wurde (hierzu bb.), wie bereits oben im Rahmen der markenmäßigen Benutzung ausgeführt worden war.
aa. Aufgrund der Eintragung ist zunächst von originärer Kennzeichnungskraft auszugehen. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin liegen keine Gesichtspunkte vor, die eine Reduzierung der originären Kennzeichnungskraft rechtfertigen. Solche sind weder darin begründet, dass bereits die erfolgte Eintragung widersprüchlich wäre (hierzu (1)), noch liegt unabhängig von der Frage der Berücksichtigungsfähigkeit im Verletzungsprozess das absolute Schutzhindernis der technischen Bedingtheit nach Art. 7 Abs. 1 lit. e) ii. UMV vor (hierzu (2)).
(1) Die Markeneintragungen sind nicht widersprüchlich Die Verfügungsmarke 1 zeigt bei genauer Betrachtung insgesamt vier Abbildungen desselben Gegenstandes, wobei die Pfeile verdeutlichen, dass bei zwei Abbildungen eine Abdeckung nach hinten geschoben wurde. Die unbefangenen Betrachter, zu denen sich auch die Mitglieder der erkennenden Kammer zählen, werden in den Pfeilen regelmäßig eine Funktionsbeschreibung dergestalt erblicken, dass inneres und äußeres Gehäuseteil gegeneinander drehbar sind. Mit anderen Worten zeigen die Bilder denselben Gegenstand einmal in geöffnetem und einmal in geschlossenem Zustand, was schon aufgrund der Wertung des Art. 4 UMV, wonach grundsätzlich auch die Verpackung einer Ware Markenschutz beanspruchen kann, nicht zu beanstanden ist (vgl. LG Mannheim, 7 O 132/18, S. 23). Dass die Marke nicht von allen Seiten abgebildet ist, ist hingegen unschädlich (BGH GRUR 2013, 929, 930 - Schokoladenstäbchen II), kann aber bei der Bestimmung des Schutzumfanges im konkreten Fall Bedeutung erlangen.
Auch die Eintragung der Verfügungsmarke 2 ist nicht widersprüchlich, zumal sich hier die Darstellung der geschützten Form auf eine Abbildung beschränkt.
(2) Eine Schmälerung der originären Kennzeichnungskraft folgt auch nicht aus einer technischen Bedingtheit der Form. Die den Verfügungsmarken zugrundeliegende Gestaltung ist nicht technisch bedingt. Die Form der Verfügungsmarken ist nicht zur Erreichung des im Inneren des Inhalators befindlichen technischen Mechanismus erforderlich. Die auf dem abgelaufenen Patent nachfolgend abgebildete Figur 14 legt zwar die Gestaltung eines diskusförmigen Inhalators nahe:
Bezüglich der konkreten Aufmachung ist sie allerdings keinesfalls zwingend. Zu Recht weist auch das LG Mannheim in seinem Urteil (7 O 132/18) darauf hin, dass in Bezug auf die konkrete Gestaltung des Inhalators eine flache Zylinderform zumindest technisch nähergelegen hätte als die abgerundete Diskusform, weshalb es sich hierbei um ein haptisch-ästhetisches Gestaltungsmittel handele. Auch sind aus der in der Patentschrift enthaltenen Figur keine Vorgaben bezüglich der Gestaltung des Öffnungs- und Schließmechanismus sowie des Mundstücks erkennbar, sodass die Gestaltung der Verfügungsmarken diesbezüglich rein ästhetische Elemente aufweist, die für den Gesamteindruck wesentlich sind. Dass die Form der Verfügungsmarken zur Erreichung der technischen Wirkung nicht erforderlich ist, belegt nicht zuletzt die von der Antragstellerin vorgebrachte Aufmachung des Konkurrenzprodukts „S...“ von ..., der sich exakt dem Bereitstellungsmechanismus aus dem Patent bedient, ohne jedoch die in den Patentfiguren enthaltenen Vorschläge hinsichtlich der äußeren Gestaltung zu übernehmen (vgl. Bl. 313 d.A.). Hierdurch wird aber deutlich, dass im Sinne der Rechtsprechung die in Frage stehende technische Lösung auch im Rahmen weiterer Formgebungen umsetzbar ist:
bb. Durch umfangreiche Benutzung und Bewerbung der Verfügungsmarken hat die Kennzeichnungskraft eine leichte Steigerung erfahren.
Zur Meidung von Wiederholungen wird auf die Ausführungen oben II.1.b. bb. (2) (a) und (b) Bezug genommen.
c. Zwischen den Verfügungsmarken und der angegriffenen Form besteht in Bezug auf die stilprägenden Merkmale (Form, Öffnungsmechanismus und Mundstück) zumindest mittlere Zeichenähnlichkeit.
aa. Grundsätzlich ist die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen in Ansehung ihres Gesamteindrucks nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, zumal sämtliche Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 - La Española/Carbonell; BGH GRUR 2009, 1055 - airdsl). Stehen sich allein dreidimensionale Zeichen gegenüber, so kann sich die Zeichenähnlichkeit nur in bildlicher oder begrifflicher Hinsicht ergeben (BGH GRUR 2016, 197, 200 - Bounty). Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist stets auf den Gesamteindruck der Zeichen aus Sicht eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Waren abzustellen (EuGH GRUR Int. 2010, 129 - Aceites del Sur-Coosur; BGH WRP 2016, 199, 202 - Bounty; Ingerl/Rohnke, 3. Aufl. 2010, MarkenG § 14 Rn. 453 m.w.N.). Dabei ist von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass der insoweit maßgebliche Verkehr die Zeichen im Regelfall nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht und deshalb seine Auffassung aufgrund eines unvollkommenen Bildes gewinnt (EuGH GRUR Int. 2007, 718 - Alcon), wobei regelmäßig davon auszugehen ist, dass Übereinstimmungen stärker wahrgenommen werde als Unterschiede (BGH GRUR 2003, 1047, 1049 - Kellogg’s/Kelly’s; BGH WRP 2016, 199, 202 - Bounty; Ingerl/Rohnke, 3. Aufl. 2010, MarkenG § 14 Rn. 859 m.w.N). Folglich kann durch eine deutlich sichtbare Kennzeichnung auf dem in Frage stehenden Produkt die Zeichenähnlichkeit nur dann ausgeräumt werden, wenn die angesprochenen Verkehrskreise die jeweiligen Produkte nicht allein aufgrund ihrer Gestaltung einem Hersteller zuordnen, sondern sich beim Kauf auch an den Herstellerangaben in der Werbung, den Angebotsunterlagen oder einer am Produkt angebrachten Herstellerkennzeichnung orientieren (BGH GRUR 2017, 734, 740 - Bodendübel, zur Parallelfrage des Vorliegens einer Herkunftstäuschung in Bezug auf § 4 Nr. 9 UWG a.F., § 4 Nr. 3 UVVG). Grundsätzlich wird angenommen, dass der Endverbraucher allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal; EuG, GRUR-Prax 2018, 497 - UROAKUT/UroCys; BPatG, BeckRS 2019, 8366 Rn. 31- contracep/Contragel).
bb. Ausgehend von diesen Überlegungen besteht zwischen der angegriffenen Gestaltung und den Verfügungsmarken eine zumindest mittlere Zeichenähnlichkeit, wie nachfolgende Gegenüberstellungen zeigen:
Dabei ist erkennbar, dass die angegriffene Form mehrere für die Verfügungsmarken charakteristische Gestaltungen übernimmt. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang insbesondere die nahezu runde Form der angegriffenen Gestaltung, die nur durch die in den Boden einmündende Trapezform etwas abgemildert wird, die Gestaltung des Mundstücks, das der Aufnahme des Medikaments dient und der Hebel zum Spannen nach Öffnen des äußeren Gehäuseteils. Die verbleibenden Unterschiede, namentlich vor allem der Aufdruck des Etiketts in Trapezform und die Ersetzung der Einbuchtung zum Öffnen des Inhalators durch einen kleinen Aufsatz sind dabei als nicht derart gravierend anzusehen, dass sie die Annahme einer zumindest mittlerer Zeichenähnlichkeit ausschließen würden. In Bezug auf die Gestaltung zum Aufdruck des Warenetiketts folgt dieses Ergebnis aus der Überlegung, dass dieses Element im Vergleich zu anderen dominierenden Merkmalen unter Berücksichtigung des unbestritten gebliebenen Marktumfeldes bei den angesprochenen Verkehrskreisen eher eine untergeordnete Bedeutung einnehmen wird. Denn das absolut dominierende Element stellt die Formensprache der Verfügungsmarken im Sinne der diskusförmigen Gestaltung dar. Im Vergleich zu den gewöhnlichen Gestaltungen vergleichbarer Inhalatoren ist diese Formensprache als überraschend, wenn nicht sogar als Bruch mit dem bis dato gängigen Stil anzusehen. Innerhalb vergleichbarer Gestaltungen kommt der Formensprache der Verfügungsmarken der Charakter eines Alleinstellungsmerkmals zu, weshalb davon auszugehen ist, dass die betroffenen Verkehrskreise regelmäßig bereits aufgrund der Form des Gegenstandes auf das Unternehmen der Antragstellerin schließen werden. Was den auf dem angegriffenen Gegenstand angebrachten Aufsatz anbelangt, der zum Öffnen des Inhalators dient, so werden die angesprochenen Verkehrskreise bei lebensnaher Betrachtung in dieser Gestaltung regelmäßig eine Weiterentwicklung der Verfügungsmarken erblicken.
d. Unter Abwägung der genannten Umstände und unter Berücksichtigung, dass die relevanten Faktoren (Kennzeichnungskraft, Warenidentität, Zeichenähnlichkeit) in einem Wechselwirkungsverhältnis stehen mit der Folge, dass ein Weniger auf der einen Seite durch ein Mehr auf der anderen Seite ausgeglichen werden kann, ist die Kammer der Auffassung, dass infolge der leicht überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Verfügungsmarken, der jedenfalls mittleren Zeichenähnlichkeit und der bestehenden Warenidentität Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlichen Sinne gegeben ist.
4. Schließlich besteht auch die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr. Die im Gebiet eines Mitgliedsstaats begangene Verletzungshandlung begründet eine Wiederholungsgefahr für das gesamte Unionsgebiet (BGH GRUR 2019, 173 Tz. 31 - combit/commit). Eine strafbewehrte Unterlassungserklärung hat die Antragsgegnerin nicht abgegeben.
III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. Einer gesonderten Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit bedarf es nicht.
