Bundesgerichtshof Urteil, 10. Juni 2009 - I ZR 34/07

Tatbestand:

1

Der Kläger ist der Zentralverband der deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer. Er führte zunächst den Namen „Zentralverband der deutschen Haus- und Grundeigentümer“. Am 14. Mai 1992 beschloss die Mitgliederversammlung des Klägers, dem Vereinsnamen den Bestandteil „Haus & Grund“ voranzustellen. Die Eintragung der Namensänderung in das Vereinsregister erfolgte am 29. September 1992. Seitdem führt der Kläger den Namen „Haus & Grund Deutschland – Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V.“.

2

Mitglieder des Klägers sind unter anderem die Landesverbände der Hausund Grundeigentümervereine. Dazu zählt auch der Landesverband N. (nachfolgend: Landesverband). Dessen Mitgliederversammlung beschloss am 16. November 1991, der bisherigen Verbandsbezeichnung die Ergänzung „Haus + Grund N. “ voranzustellen. Die Eintragung der Namensänderung in das Vereinsregister erfolgte am 18. März 1992.

3

Mitglieder der Landesverbände des Klägers sind die Ortsvereine. Der Beklagte zu 1 war ursprünglich Mitglied eines solchen Landesverbands. Er kündigte seine Mitgliedschaft mit Schreiben vom 27. November 2000 zum 31. Dezember 2001. Der Beklagte zu 1 führte ursprünglich den Namen „Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümerverein H. “. Seine Mitgliederversammlung beschloss am 8. Mai 1992, dem Namen die Bezeichnung „Haus & Grund“ voranzustellen. Diese Namensänderung wurde am 22. Juli 1992 in das Vereinsregister eingetragen. Seitdem führt er den Vereinsnamen „Haus & Grund H. , Verband der privaten Wohnungswirtschaft e.V.“.

4

Der Kläger ist Inhaber der beiden deutschen Wort-/Bildmarken mit Priorität vom 1. April 1998 und 1. Oktober 1998.

5

Die Beklagte zu 2 ist ein Tochterunternehmen des Beklagten zu 1. Ihre Firma lautete ursprünglich „Leistungsgesellschaft n. Haus-, Wohnungsund Grundeigentümer mbH“. Die Umbenennung der Gesellschaft in „Leistungsgesellschaft Haus & Grund N. “ wurde am 9. April 1992 in das Handelsregister eingetragen. Die danach vorgenommene Umfirmierung in „Haus & Grund I. GmbH“ wurde am 10. Januar 2000 in das Handelsregister eingetragen.

6

Der Beklagte zu 1 nutzte auch nach Beendigung seiner Mitgliedschaft im Landesverband seinen Vereinsnamen sowie die Wortkombination „Haus & Grund“ unter anderem in seinen Werbe- und Internet-Auftritten.

7

Der Kläger ist der Auffassung, der Beklagte zu 1 verletze mit seinen gewerblichen Auftritten unter der Bezeichnung „Haus & Grund“ seine, des Klägers, vorrangigen Zeichenrechte. Die Bezeichnung „Haus & Grund“ sei den Mitgliedsorganisationen des Klägers vorbehalten. Bei den angesprochenen Verkehrskreisen werde der falsche Eindruck erweckt, der Beklagte zu 1 gehöre noch zur „Konzernorganisation“ des Klägers. Der Beklagte zu 1 könne sich nicht darauf berufen, dass er mit der Bezeichnung „Haus & Grund“ früher als der Kläger in das Vereinsregister eingetragen worden sei. Entscheidend sei, dass die Aufnahme des Zusatzes „Haus & Grund“ gerade auf seine, des Klägers, Initiative zurückzuführen sei. Mit dem Austritt des Beklagten zu 1 aus dem Landesverband hätten die Beklagten das Recht zur Nutzung der Bezeichnung „Haus & Grund“ verloren.

8

Für den Fall, dass er mit seinem eigenen Namensrecht keinen Erfolg hat, hat der Kläger die Klageansprüche auf Namensrechte des Landesverbands gestützt; diese mache er im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft geltend. Der Landesverband habe den Kläger ausdrücklich ermächtigt, dessen Ansprüche im eigenen Namen geltend zu machen. Ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Geltendmachung dieser Ansprüche ergebe sich aus dem Bedürfnis, als Zentralverband die der Durchsetzung des Schutzes des gemeinsamen Kennzeichens dienende Prozesse zentral steuern und führen zu können.

9

Weiterhin macht der Kläger – ebenfalls im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft – auch die Namensrechte des Verlages „Haus & Grund“ einschließlich der Titelschutzrechte für die von diesem Verlag herausgegebene Zeitung geltend.

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Der Kläger hat zuletzt beantragt, 1. den Beklagten zu 1 unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen , im geschäftlichen Verkehr im Immobilienwesen zur Kennzeichnung seines Geschäftsbetriebs und/oder des Geschäftsbetriebs der Beklagten zu 2 folgende Bezeichnungen zu benutzen: (1) Haus & Grund H. , Verband der privaten Wohnungswirtschaft (2) HAUS & GRUND H. (3) HAUS & GRUND

(4)

(5) haus-und-grund-h. .de

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hilfsweise, die auf dem obigen Foto abgebildeten Bildbestandteile (7) HAUS & GRUND I. GmbH

(8)

(9) Haus & Grund Mitgliederservice (10) Haus & Grund Rechtsberatung (11) Haus & Grund Immobilien (12) Haus & Grund Medien und/oder
(13) Haus & Grund Service-Center; 2. die Beklagte zu 2 unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen , im geschäftlichen Verkehr im Immobilienwesen zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebs und/oder des Geschäftsbetriebs des Beklagten zu 1 folgende Bezeichnungen zu benutzen: (1) HAUS & GRUND I. GmbH (2) HAUS & GRUND (3) HAUS & GRUND H.

(4)

und/oder (5) haus-und-grund-h. .de; 3. den Beklagten zu 1 zu verurteilen,
a) die Löschung seines Namens „Haus & Grund H. , Verband der privaten Wohnungswirtschaft“ beim zuständigen Vereinsregister zu beantragen,
b) gegenüber der DENIC auf die Internetdomain „haus-und-grund-h. .de“ zu verzichten; 4. die Beklagte zu 2 zu verurteilen, die Löschung ihres Namens HAUS & GRUND I. GmbH beim zuständigen Handelsregister zu beantragen; 5. den Beklagten zu 1 zu verurteilen, dem Kläger Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang er Handlungen gemäß Antrag 1 seit dem 15. März 2002 begangen hat, und zwar über die Umsätze, die unter den streitgegenständlichen Bezeichnungen gemacht wurden; 6. die Beklagte zu 2 zu verurteilen, dem Kläger Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie Handlungen gemäß Antrag 2 seit dem 15. März 2002 begangen hat, und zwar über die Umsätze, die unter den streitgegenständlichen Bezeichnungen gemacht wurden; 7. festzustellen, dass der Beklagte zu 1 dem Kläger alle Schäden zu ersetzen hat, die dem Kläger seit dem 15. März 2002 aus den im Antrag 1 beschriebenen Handlungen bereits entstanden sind oder künftig noch entstehen werden; 8. festzustellen, dass die Beklagte zu 2 dem Kläger alle Schäden zu ersetzen hat, die dem Kläger seit dem 15. März 2002 aus den im Antrag 2 beschriebenen Handlungen bereits entstanden sind oder künftig noch entstehen werden.

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Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie sind der Ansicht, ihnen stehe das bessere Recht an der Bezeichnung „Haus & Grund“ zu; sie berufen sich hierfür unter anderem auf die Gestattung eines Verbandes namens „Haus & Grund V. e.V.“. Unabhängig davon fehle den Klagezeichen die originäre Unterscheidungskraft; Verkehrsgeltung könne der Wortkombination „Haus & Grund“ nicht beigemessen werden. Die Zeichen seien im Übrigen nicht verwechselbar. Schließlich haben sie die Verwirkung der Ansprüche geltend gemacht.

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Aus gewillkürter Prozessstandschaft stünden dem Kläger die streitgegenständlichen Ansprüche ebenfalls nicht zu, da es sowohl an einer Ermächtigung als auch an einem eigenen wirtschaftlichen Interesse des Klägers an der Geltendmachung fremder Rechte fehle. Jedenfalls seien Ansprüche des Landesverbands und des Verlages „Haus & Grund“ auch verwirkt.

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Das Landgericht hat die Klage abgewiesen (LG Bochum, Urt. v. 12.5.2005 – 14 O 35/05, juris). Die Berufung des Klägers ist ohne Erfolg geblieben (OLG Hamm GRUR-RR 2006, 161). Mit seiner vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren weiter. Die Beklagten beantragen, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

A.

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Das Berufungsgericht hat in einzelnen Punkten Zweifel hinsichtlich des Rechtsschutzbedürfnisses des Klägers geäußert, die geltend gemachten Ansprüche aber letztlich für unbegründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt:

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Der Kläger könne die gegen den Beklagten zu 1 geltend gemachten Unterlassungsansprüche nicht aus eigenen Rechten herleiten, da dem Beklagten zu 1 an der Bezeichnung „Haus & Grund“ die bessere Priorität zustehe. Als Anspruchsgrundlage für das Verbotsbegehren des Klägers komme § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG in Betracht. Sowohl der Kläger als auch der Beklagte zu 1 gebrauchten ihre Namen im geschäftlichen Verkehr. Der Vereinsname des Klägers verfüge über ausreichende Kennzeichnungskraft. Die Bezeichnung „Haus & Grund“ sei nicht nur rein beschreibender Natur, sondern habe einen mehrdeutigen Inhalt. Die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen seien auch zumindest im weiteren Sinne verwechselbar, da in beiden Vereinsnamen der Bestandteil „Haus & Grund“ jeweils prägend sei. Der Beklagte zu 1 erscheine dem Verkehr als Untergliederung des Klägers. Die Aufgabenbereiche – Förderung des privaten Grundeigentums – stimmten ebenfalls überein. Dem Beklagten zu 1 komme mit seinem Namensrecht jedoch die bessere Priorität gegenüber dem Namensrecht des Klägers zu. Für den Zeitpunkt des Erwerbs des Namensrechts sei die Benutzungsaufnahme maßgebend. Im Streitfall sei insoweit auf die jeweilige Eintragung der Namensänderung in das Vereinsregister abzustellen; diese sei für den Kläger am 29. September 1992 und für den Beklagten zu 1 am 22. Juli 1992 erfolgt. Die Schutzwirkung für einen neuen Namen könne zwar grundsätzlich auch schon vor dessen Eintragung in das Vereinsregister beginnen, wenn der Verein bereits vor der Registrierung unter dem neuen Namen massiv hervorgetreten und tätig geworden sei. Davon könne jedoch weder beim Kläger noch bei dem Beklagten zu 1 ausgegangen werden.

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Die bessere Priorität des Namens des Beklagten zu 1 habe auch nach seinem Austritt aus dem Landesverband Bestand. Der Beklagte zu 1 habe unabhängig vom Kläger ein eigenes Namensrecht mit besserer Priorität erworben. Der Kläger könne sich nicht mit Erfolg auf eine Abrede berufen, nach der der Beklagte zu 1 seinen Vereinsnamen nur während seiner Mitgliedschaft im Landesverband habe führen dürfen. Eine solche Beschränkung ergebe sich auch nicht aus einer besonderen Treuepflicht des Beklagten zu 1 gegenüber dem Landesverband oder dem Kläger. Der Beklagte zu 1 habe nach Beendigung seiner Mitgliedschaft im Landesverband vielmehr die Stellung eines beliebigen Dritten im Hinblick auf das Namensrecht des Klägers. Schließlich könne dem Beklagten zu 1 auch nicht vorgeworfen werden, dass er mit der Benutzung des Bestandteils „Haus & Grund“ in seinem Namen arglistig oder rechtsmissbräuchlich handele. Aus seinen Marken könne der Kläger ebenfalls nicht erfolgreich gegen den Beklagten zu 1 vorgehen, da die Marken im Vergleich zum Vereinsnamen des Beklagten zu 1 prioritätsjünger seien.

17

Der Kläger könne dem Beklagten zu 1 die Namensführung auch nicht aus abgeleitetem Recht des Landesverbands untersagen, da es bereits an den Voraussetzungen für eine gewillkürte Prozessstandschaft fehle. Es sei schon zweifelhaft , ob der Landesverband den Kläger überhaupt ermächtigt habe, seine Rechte im Wege der Klage gegen den Beklagten zu 1 geltend zu machen. Zumindest aber fehle ein schutzwürdiges Interesse des Klägers an der Geltendmachung der Namensrechte des Landesverbands. Es komme dem Kläger nicht speziell auf den Landesverband und dessen Namensschutz an. Er wolle im Ergebnis vielmehr nur seiner eigenen schlechteren Priorität abhelfen. Bei der Prozessstandschaft gehe es indessen nicht darum, dem Ermächtigten einen Prozesserfolg zu verschaffen, an dem der Ermächtigende selbst kein Interesse habe. Aber selbst wenn von einer wirksamen Prozessstandschaft ausgegangen werde, änderte sich am Ergebnis nichts. Dem Landesverband stehe im Verhältnis zum Beklagten zu 1 zwar die bessere Priorität an der Wortfolge „Haus & Grund“ zu, die auch in seinem Vereinsnamen prägend sei. Ebenso sei Verwechslungsgefahr gegeben. Einem Unterlassungsanspruch des Landesverbands stehe aber der Einwand der Verwirkung nach § 242 BGB entgegen. Der Vortrag des Klägers biete keine Anhaltspunkte dafür , dass der Landesverband gegenüber dem Beklagten zu 1 zu irgendeiner Zeit seine Namensrechte beansprucht habe. Da der Beklagte zu 1 unter seinem neuen Namen eine umfangreiche Tätigkeit entfaltet habe, könne auch von einem gesicherten Besitzstand des Beklagten zu 1 ausgegangen werden.

Ansprüche des Klägers aus Namensrechten des Verlages „Haus & Grund“

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seien ebenfalls nicht gegeben. Insoweit fehle es ebenfalls an einem eigenen schutzwürdigen Interesse des Klägers, diese Ansprüche im eigenen Namen geltend zu machen.

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Die Klage gegen die Beklagte zu 2 sei unbegründet, weil für diese ebenfalls die bessere Priorität an der Bezeichnung „Haus & Grund“ streite. Eine Umfirmierung der Beklagten zu 2 in „Leistungsgesellschaft Haus & Grund N. GmbH“ sei bereits am 9. April 1992 erfolgt.

B.

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Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

21

I. Hinsichtlich der Zulässigkeit der Klage bestehen keine durchgreifenden Bedenken.

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1. Das Berufungsgericht hat angenommen, dem Rechtsschutzinteresse des Klägers dürfte bereits dadurch genügt sein, dass dem Beklagten zu 1 die Verwendung des im Vereinsregister eingetragenen Vereinsnamens verboten werde; es sei nicht zu erwarten, dass der Beklagte zu 1 nach einer Umbenennung die unter Ziffer 1 des Berufungsantrags im Einzelnen aufgeführten Bezeichnungen mit dem Bestandteil „Haus & Grund“ weiterhin verwenden werde. Diese Beurteilung wird von der Revision mit Recht angegriffen.

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Entscheidend ist, dass der Beklagte zu 1 die Bezeichnung „Haus & Grund“ in der im Klageantrag zu 1 wiedergegebenen Art und Weise tatsächlich benutzt hat. Dadurch wird die tatsächliche Vermutung für das Vorliegen einer Wiederholungs- gefahr begründet, die grundsätzlich nur durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung oder durch einen rechtskräftigen Unterlassungstitel ausgeräumt wird (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urt. v. 19.12.2002 – I ZR 160/00, GRUR 2003, 450, 452 = WRP 2003, 511 – Begrenzte Preissenkung; Bornkamm in Hefermehl/ Köhler/Bornkamm, UWG, 26. Aufl., § 8 Rdn. 1.38 und 1.46 m.w.N.). Solange die Wiederholungsgefahr – wie im Streitfall – nicht beseitigt ist, steht dem Verletzten ein an der konkreten Verletzungshandlung ausgerichteter Unterlassungsanspruch zu, für dessen gerichtliche Geltendmachung das Rechtsschutzbedürfnis nicht zweifelhaft ist.

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2. Die Revision wendet sich auch mit Erfolg gegen die Auffassung des Berufungsgerichts , der Kläger könne nur die Löschung des verletzenden Teils „Haus & Grund“ im Vereinsnamen des Beklagten zu 1 beanspruchen, weil die weiteren Namensbestandteile nicht störten.

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Der kennzeichenrechtliche Löschungsanspruch zielt in der Regel darauf ab, dass der Verletzer die beanstandete Bezeichnung in ihrer konkreten Gestalt nicht mehr benutzen darf. Für ein Schlechthinverbot des Bestandteils „Haus und Grund“ besteht kein Anlass, weil nicht auszuschließen ist, dass der angegriffene Bestandteil – wenn er mit anderen Bestandteilen kombiniert wird – keine Verwechslungsgefahr begründet (vgl. BGH, Urt. v. 26.6.1997 – I ZR 14/95, GRUR 1998, 165, 167 = WRP 1998, 51 – RBB; Urt. v. 14.10.1999 – I ZR 90/97, GRUR 2000, 605, 607 = WRP 2000, 525 – comtes/ComTel; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Vor §§ 14-19 Rdn. 79; anders noch BGH, Urt. v. 26.9.1980 – I ZR 69/78, GRUR 1981, 60, 64 – Sitex).

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3. Die Revision weist mit Recht auch darauf hin, dass der Klageantrag zu 1 darauf gerichtet ist, dem Beklagten zu 1 zu untersagen, die einzeln aufgeführten Bezeichnungen zur Kennzeichnung seines eigenen und des Geschäftsbetriebs der Beklagten zu 2 zu benutzen. Soweit es dabei um Bezeichnungen für den Ge- schäftsbetrieb der Beklagten zu 2 geht, ist dieser Antrag – entgegen der Annahme des Berufungsgerichts – nicht darauf gerichtet, den Beklagten zu 1 dazu zu bestimmen, der Beklagten zu 2 die Verwendung bestimmter Bezeichnungen zu verbieten. In Rede steht allein ein eigenes Verhalten des Beklagten zu 1.

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II. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts , dem Kläger stünden im Hinblick auf den schlechteren Zeitrang keine Ansprüche aus eigenem Recht wegen der Verletzung seines Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG gegen den Beklagten zu 1 zu.

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1. Die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen tragen die Abweisung der Klage mit dem gegen den Beklagten zu 1 gerichteten Unterlassungsantrag (Antrag zu 1) nicht. Vielmehr kann der Kläger nach dem in der Revisionsinstanz zu unterstellenden Sachverhalt aufgrund seines Kennzeichenrechts an der Kurzbezeichnung „Haus & Grund“ verlangen, dass der Beklagte zu 1 die Verwendung der beanstandeten, sämtlich durch den Bestandteil „Haus & Grund“ geprägten Bezeichnungen für den eigenen Verein unterlässt. Aus seiner Sicht folgerichtig hat das Berufungsgericht keine Feststellungen dazu getroffen, ob der Beklagte zu 1 die im Antrag zu 1 aufgeführten Bezeichnungen in der Vergangenheit auch zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs der Beklagten zu 2 verwendet hat.

29

a) Das Berufungsgericht hat allerdings mit Recht angenommen, dass dem Namen eines Vereins grundsätzlich als geschäftliche Bezeichnung gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG Schutz zukommen kann. Nach dieser Vorschrift gelten solche Zeichen als Unternehmenskennzeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name eines Geschäftsbetriebs oder Unternehmens benutzt werden. Der Namensschutz steht auch eingetragenen Vereinen zu (BGH, Urt. v. 19.5.1976 – I ZR 81/75, GRUR 1976, 644, 645 = WRP 1976, 609 – Kyffhäuser; Urt. v. 23.6.1994 – I ZR 15/92, GRUR 1994, 844, 845 = WRP 1994, 822 – Rotes Kreuz; Urt. v. 16.12.2004 – I ZR 69/02, GRUR 2005, 517, 518 = WRP 2005, 614 – Literaturhaus ). Voraussetzung ist lediglich, dass der Name im geschäftlichen Verkehr benutzt wird, was auch bei einem Idealverein i.S. des § 21 BGB in Betracht kommt (BGH GRUR 2005, 517 – Literaturhaus; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz , 8. Aufl., § 5 Rdn. 40; vgl. ferner BGH, Urt. v. 23.1.1976 – I ZR 95/75, GRUR 1976, 370, 371 = WRP 1976, 235 – Lohnsteuerhilfeverein I). Es steht einer nach außen in Erscheinung tretenden wirtschaftlichen Betätigung gleich, wenn ein Verein gegenüber seinen Mitgliedern durch den Mitgliedsbeitrag entgoltene Leistungen erbringt, die auch auf dem Markt gegen Entgelt angeboten werden. Das Berufungsgericht hat bei seinen Ausführungen den vollständigen Namen des Klägers („Haus & Grund Deutschland – Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungsund Grundeigentümer e.V.“) in den Blick genommen, der durch den Bestandteil „Haus & Grund“ geprägt werde. Kennzeichenrechtlichen Schutz kann indessen nicht nur der vollständige Vereinsname, sondern auch die aus ihm abgeleitete – für sich genommen unterscheidungskräftige – Kurzbezeichnung „Haus & Grund“ beanspruchen, die der Verein entweder selbst im geschäftlichen Verkehr benutzt oder die geeignet ist, dem Verkehr als Kurzbezeichnung zu dienen.

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Das Berufungsgericht ist daher zutreffend davon ausgegangen, dass der Kläger am geschäftlichen Verkehr teilnimmt und gemeinsam mit seinen Landesverbänden und Ortsvereinen Beratungsleistungen für Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer anbietet. Die Angebote des Klägers, der Landesverbände und der Ortsvereine stellen sich als eine Einheit dar. Dem Kläger kommt dabei die Aufgabe des auch nach außen in Erscheinung tretenden Dachverbandes zu, der für das einheitliche Konzept verantwortlich ist und die Interessen der – ihm über die Landesverbände und Ortsvereine indirekt angehörenden Mitglieder – auf Bundesebene vertritt.

31

b) Ebenfalls nicht zu beanstanden ist die Annahme des Berufungsgerichts, der Namensbestandteil „Haus & Grund“ des Klägers sei hinreichend unterscheidungskräftig.

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Das Berufungsgericht hat der Bezeichnung „Haus & Grund“ eine noch ausreichende originäre Unterscheidungskraft zugesprochen; sie sei nicht rein beschreibender Natur, sondern habe einen mehrdeutigen Inhalt, so dass sich nicht unmittelbar auf das Tätigkeitsfeld des Klägers schließen lasse. Damit sei die Bezeichnung als individueller Herkunftshinweis geeignet. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand. Einem als Schlagwort verwendeten Namensbestandteil kann kennzeichnungsrechtliche Unterscheidungskraft von Haus aus zugesprochen werden, wenn er ohne weiteres geeignet ist, bei der Verwendung im Verkehr als Name des Unternehmens zu wirken (BGH, Urt. v. 21.2.2002 – I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 = WRP 2002, 1066 – defacto; Urt. v. 22.7.2004 – I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 338 – soco.de). Die Anforderungen an die Unterscheidungskraft dürfen dabei nicht überspannt werden. Eine besondere Originalität, etwa durch eigenartige Wortbildung oder eine Heraushebung aus der Umgangssprache, ist nicht Voraussetzung für die Annahme der Unterscheidungskraft. Vielmehr reicht es aus, dass eine bestimmte beschreibende Verwendung nicht festzustellen ist (BGH, Urt. v. 28.1.1999 – I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 – Altberliner).

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Im Streitfall sind freilich der Bezeichnung „Haus & Grund“ beschreibende Anklänge nicht abzusprechen. Bei Verbandsnamen ist indessen ein großzügiger Maßstab anzulegen. Der Verkehr ist bei derartigen Namen – ähnlich wie bei Zeitungstiteln – an Bezeichnungen gewöhnt, die aus einem Sachbegriff gebildet sind und sich an den jeweiligen Tätigkeitsbereich anlehnen; er entnimmt ihnen trotz der Anlehnung an beschreibende Begriffe einen Herkunftshinweis (OLG Frankfurt GRUR 1980, 1002 f.; GroßKomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 213; Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, 2. Aufl., § 5 Rdn. 144).

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An diesem Maßstab gemessen kann dem Klagezeichen die Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Wortfolge „Haus & Grund“ nicht unmittelbar auf einen bestimmten Dienstleistungsbereich hinweist. Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Begriffe „Haus“ und „Grund“ gehören zwar für sich genommen zur Alltagssprache und können in vielfacher Weise in einen beschreibenden Zusammenhang mit Dienstleistungen für Haus- und Grundbesitzer gesetzt werden. Als Bezeichnung für einen Verein wie den Kläger beschreibt die Wortfolge „Haus & Grund“ aber nicht konkret dessen satzungsgemäße Aufgaben. Es kommt hinzu, dass die Verbindung von für sich genommen beschreibenden Wörtern zu einem einheitlichen Begriff unterscheidungskräftig sein kann, wenn sich gerade aus der Zusammensetzung eine Kennzeichnung von individueller Eigenart ergibt (vgl. BGH, Urt. v. 26.6.1997 – I ZR 56/95, GRUR 1997, 845 f. = WRP 1997, 1091 – Immo-Data; Urt. v. 15.2.2001 – I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161 = WRP 2001, 1207 – CompuNet/ ComNet I). Dies ist dann der Fall, wenn ein einprägsamer Gesamtbegriff entsteht, der das Tätigkeitsgebiet des Unternehmens nur schlagwortartig umreißt, ohne es konkret zu beschreiben (vgl. BGH, Urt. v. 12.11.1976 – I ZR 45/75, GRUR 1977, 226, 227 = WRP 1977, 95 – Wach- und Schließ; OLG Hamburg GRUR 1986, 475). So verhält es sich auch im Streitfall. Die aus den Begriffen „Haus“ und „Grund“ gebildete Wortkombination „Haus & Grund“ ergibt ein einprägsames Schlagwort, dem als schlagwortartige Kurzbezeichnung des klagenden Verbandes Unterscheidungskraft zukommt.

35

c) Ob der Verkehr die Beklagte aufgrund des beanstandeten Unternehmenskennzeichens unmittelbar mit dem Kläger verwechselt, bedarf keiner Entscheidung. Jedenfalls hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bejaht. Diese ist gegeben, wenn der Verkehr die sich gegenüberstehenden Zeichen zwar auseinanderhalten, aufgrund vorhandener Übereinstimmungen jedoch den Eindruck gewinnen kann, zwischen den beteiligten Unternehmen bestünden vertragliche, organisatorische oder sonstige wirtschaftliche Verbindungen (BGH, Urt. v. 5.10.2000 – I ZR 166/98, GRUR 2001, 344, 345 = WRP 2001, 273 – DB Immobilienfonds; GRUR 2002, 898, 900 – defacto ; Urt. v. 22.7.2004 – I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 867 = WRP 2004, 1281 – Mustang).

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aa) Die Beurteilung, ob Verwechslungsgefahr i.S. des § 15 Abs. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens des Klägers und der Nähe der Unternehmensbereiche (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urt. v. 19.7.2007 – I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 15 = WRP 2007, 1193 – Euro Telekom). Hiervon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

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bb) Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass die Branchen, in denen die Parteien tätig sind, nahezu identisch sind. Beide Parteien sind der Förderung des privaten Grundeigentums verpflichtet. Zwar nimmt der Kläger als Zentralverband die Interessen des privaten Grundeigentums auf Bundesebene wahr und koordiniert die Tätigkeit der Landesverbände und Ortsvereine, während der Beklagte zu 1 seine Mitglieder unmittelbar berät und betreut. Dies ändert aber nichts daran, dass die Tätigkeitsbereiche der Parteien sich teilweise überschneiden und damit jedenfalls nahe beieinander liegen.

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cc) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass der Vereinsname des Beklagten zu 1 (Haus & Grund H. Verband , der privaten Wohnungswirtschaft e.V.) durch den Bestandteil „Haus & Grund“ geprägt wird, während die rein beschreibenden geographischen und Funktionsangaben in den Hintergrund treten. Damit ist von einer großen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen auszugehen.

39

dd) Mit Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, unter den gegebenen Umständen bestehe jedenfalls die Gefahr, dass der Verkehr den unzutreffenden Eindruck gewinne, zwischen den Parteien bestünden vertragliche, organisatorische oder sonstige wirtschaftliche Verbindungen (Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne). Durch die vollständige Übereinstimmung in dem prägenden Bestandteil „Haus & Grund“ wird der Verkehr den Eindruck gewinnen, beim Beklagten handele es sich um eine Unterorganisation des Klägers. Die Verwechslungsgefahr wird durch den (beschreibenden) geographischen Zusatz „H. “ im Vereinsnamen des Beklagten zu 1 sogar noch verstärkt. Denn durch diesen Zusatz erweckt der Beklagte zu 1 den Eindruck, als handele es sich bei ihm um eine der zahlreichen Untergliederungen des Klägers, die die Bezeichnung „Haus und Grund“ mit einem auf die jeweilige Stadt oder die jeweilige Region bezogenen geographischen Zusatz führen.

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d) Dagegen hält die weitere Annahme des Berufungsgerichts, die vom Kläger geltend gemachten Unterlassungsansprüche scheiterten daran, dass dem Beklagten zu 1 gegenüber dem Namensrecht des Klägers die bessere Priorität an der Bezeichnung „Haus & Grund“ zukomme, der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

aa) Das Berufungsgericht hat seine Beurteilung darauf gestützt, dass der

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Vereinsname des Beklagten zu 1 mit dem Bestandteil „Haus & Grund“ am 22. Juli 1992 und damit früher als der jetzige Vereinsname des Klägers in das Vereinsregister eingetragen worden ist. Der Kläger habe ein Recht an der Bezeichnung „Haus & Grund“ erst mit Eintragung seines jetzigen Vereinsnamens in das Vereinsregister am 29. September 1992 erlangt. Er habe nicht dargelegt, dass er bereits vor der Eintragung unter dem neuen Namen hervorgetreten und tätig geworden sei.

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bb) Ohne Erfolg macht die Revision allerdings geltend, der Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme der Bezeichnung „Haus & Grund“ als Bestandteil des jetzigen Vereinsnamens des Klägers liege bereits im Jahr 1991. Der Kläger habe im Rahmen einer Initiative zur Schaffung einer „Corporate Identity“ die Änderung des Namens in Form einer Hinzufügung der Bezeichnung „Haus & Grund“ geplant und seine Absichten auch kundgetan. Der Schutz eines neuen Vereinsnamens entsteht jedoch erst mit der Benutzungsaufnahme. Diese setzt Maßnahmen der geschäftlichen Betätigung voraus, die nach außen gerichtet sind. Interne Vorbereitungshandlungen , wie beispielsweise die Ausarbeitung einer geschäftlichen Konzeption , reichen nicht aus (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 5 Rdn. 56). Dementsprechend genügt es nicht, wenn der Kläger gegenüber seinen Mitgliedern die Absicht bekundet hat, sich umbenennen zu wollen, und geäußert hat, dass er auch entsprechende Umbenennungen seiner Mitgliedsverbände und -vereine anstrebe. Aus dem Klagevortrag, auf den die Revision in diesem Zusammenhang verweist, ergibt sich nicht, dass der Kläger seinen neuen Namen vor der Eintragung in das Vereinsregister außerhalb des Mitgliederkreises bekannt gegeben und benutzt hat.

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cc) Mit Recht rügt die Revision jedoch, dass das Berufungsgericht den vom Kläger vorgetragenen Sachverhalt in anderer Hinsicht nicht erschöpfend gewürdigt hat. Zwar teilt das als Unternehmenskennzeichen geschützte Schlagwort, das einen Teil des Vereinsnamens bildet, den Zeitrang des Gesamtkennzeichens (BGH, Urt. v. 24.2.2005 – I ZR 161/02, GRUR 2005, 871, 872 = WRP 2005, 1164 – Seicom ; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 5 Rdn. 22 m.w.N.). Das Berufungsgericht hätte bei seiner Beurteilung aber auch in Erwägung ziehen müssen, ob der Kläger an der Bezeichnung „Haus & Grund“ schon vor deren Aufnahme in seinen jetzigen Vereinsnamen durch Nutzung als besondere Geschäftsbezeichnung i.S. des § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG Schutz erlangt hatte.

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Eine besondere Geschäftsbezeichnung dient – ebenso wie der Name oder die Firma – dazu, das Unternehmen zu benennen. Der Bezeichnung muss mithin eine Namensfunktion beigemessen werden können (vgl. BGH, Urt. v. 17.5.1989 – I ZR 181/87, GRUR 1989, 626, 627 = WRP 1989, 590 – Festival Europäischer Musik). Diese Voraussetzung ist in Bezug auf die Bezeichnung „Haus & Grund“ erfüllt , da ihr originäre Unterscheidungskraft zukommt (s. die Darlegungen unter B II 1 b).

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Der Kläger hat vorgetragen, das Schlagwort „Haus & Grund“ sei spätestens seit 1957 von ihm und seinen Mitgliedsverbänden umfangreich als geschäftliche Bezeichnung genutzt worden. Die Nutzung durch die ihm zugehörigen Landesverbände und Ortsvereine komme auch ihm zugute, da unter ihm als übergeordnetem Zentralverband eine hierarchisch gegliederte Organisationsstruktur bestehe. Der Verkehr erkenne regelmäßig solche Strukturen und vermute daher einen organisatorischen Zusammenhang. Das Berufungsgericht ist diesem Vortrag nicht nachgegangen, weil es unzutreffenderweise davon ausgegangen ist, ein Verein dürfe stets nur unter seinem vollständigen Vereinsnamen auftreten. Das trifft nicht zu. Einem eingetragenen Verein ist es ebenso wie anderen juristischen Personen unbenommen, im Geschäftsverkehr unter einer vom offiziellen Vereinsnamen abweichenden Kurzbezeichnung aufzutreten.

46

Der Kläger hat seinen Vortrag durch Vorlage diverser Unterlagen belegt. Mit Recht rügt die Revision, dass das Berufungsgericht hätte prüfen müssen, ob sich aus diesen Unterlagen Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Verkehr die Verwendung der Bezeichnung „Haus & Grund“ durch Mitgliedsverbände auch dem Kläger zurechnet. Bei dieser – dem Tatrichter vorbehaltenen – Prüfung kommt es darauf an, ob die vorgelegten Unterlagen auf einen Gebrauch der Bezeichnung „Haus & Grund“ durch den Kläger hindeuten. Einer Zuordnung zum Kläger steht nicht von vornherein entgegen, dass etliche der vorgelegten Unterlagen – wie die Revisionserwiderung geltend macht – nicht vom Kläger, sondern von Landesverbänden und Ortsvereinen stammen. Denn es ist anerkannt, dass einzelnen Mitgliedsunternehmen einer Unternehmensgruppe die Verkehrsbekanntheit eines einheitlich benutzten Unternehmenskennzeichens zugute kommen kann, wenn der Verkehr das Kennzeichen auch dem einzelnen Unternehmen zuordnet (vgl. BGH, Urt. v. 13.10.2004 – I ZR 66/02, GRUR 2005, 61, 62 = WRP 2005, 97 – CompuNet /ComNet II, m.w.N.). Entscheidend ist stets, wie der Verkehr die gemeinschaftliche Benutzung desselben Schlagworts durch verschiedene Unternehmen auffasst (vgl. BGH, Urt. v. 18.5.1973 – I ZR 12/72, GRUR 1973, 661, 662 – Metrix; Urt. v. 27.6.1975 – I ZR 81/74, GRUR 1975, 606, 607 = WRP 1975, 668 – IFA). Unerheblich ist dagegen, ob der Kläger tatsächlich einen beherrschenden Einfluss auf die Mitgliedsverbände hat. Die (unterstellte) Benutzung der Bezeichnung „Haus & Grund“ ist nur dann dem Kläger zuzuordnen, wenn der Verkehr das Schlagwort nicht nur jeweils dem Ortsverein oder Landesverband zuordnet, dem er begegnet, sondern der gesamten Organisation und damit auch dem Dachverband.

47

Für das Revisionsverfahren ist danach zugunsten des Klägers zu unterstellen , dass er die Bezeichnung „Haus & Grund“ bereits 1957 als besondere Geschäftsbezeichnung in Gebrauch genommen hat. Die Bezeichnung genießt unter diesen Umständen einen besseren Zeitrang als der Vereinsname des Beklagten zu 1, der am 22. Juli 1992 in das Vereinsregister eingetragen worden ist. Für eine vor dem Eintragungszeitpunkt liegende Ingebrauchnahme des Schlagworts „Haus & Grund“ durch den Beklagten zu 1 sind Anhaltspunkte nicht ersichtlich.

48

e) Ob sich die Abweisung des Antrags zu 1 im Hinblick auf die von den Beklagten geltend gemachte Verwirkung als zutreffend erweist, kann in der Revisionsinstanz auf der Grundlage der bislang getroffenen Feststellungen nicht beurteilt werden.

49

f) Das Berufungsurteil kann danach keinen Bestand haben, soweit es die Abweisung des gegen den Beklagten zu 1 gerichteten Unterlassungsantrags bestätigt hat.

50

2. Für eine Entscheidung über die anderen gegen den Beklagten zu 1 gerichteten Anträge – Antrag zu 3 (Löschung des Verbandsnamens, Verzicht auf den Domainnamen), Antrag zu 5 (Auskunft) und Antrag zu 7 (Feststellung der Schadensersatzpflicht ) – fehlt demnach ebenfalls die Grundlage. Auch insoweit kann das die Klageabweisung bestätigende Berufungsurteil daher keinen Bestand haben.

51

III. Mit Erfolg wendet sich die Revision ferner gegen die Annahme des Berufungsgerichts , der Kläger könne dem Beklagten zu 1 die Führung des Vereinsnamens auch nicht aus abgeleitetem Recht des Landesverbands verbieten lassen. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts hat der Kläger die Voraussetzungen für eine gewillkürte Prozessstandschaft schlüssig dargelegt.

52

1. Eine Ermächtigung zur Prozessführung kann formlos und auch durch konkludentes Handeln erteilt werden (BGHZ 94, 117, 122). Sie muss sich auf einen bestimmten Anspruch aus einem bestimmten Rechtsverhältnis beziehen (MünchKomm.ZPO/Lindacher, 3. Aufl., § 50 Rdn. 56).

53

a) Der Kläger hat mit Schriftsatz vom 24. August 2005 vorgetragen, der Landesverband N. habe ihn schon vor Anfertigung der Klage ermächtigt , auch die Unterlassungsansprüche des Landesverbands gegen die Beklagten geltend zu machen. Mit Schriftsatz vom 15. November 2005 hat der Kläger des Weiteren vorgetragen, die Ermächtigung sei im Rahmen von Telefongesprächen mit seinem Prozessbevollmächtigten vor Einreichung der Klage erteilt worden. Dieser Vortrag lässt hinreichend deutlich erkennen, dass der Vorsitzende des Landesverbands damit einverstanden war, dass der Kläger kennzeichenrechtliche Unterlassungsansprüche des Landesverbands gegen die Beklagten im eigenen Namen geltend macht. Das Berufungsgericht wäre deshalb gehalten gewesen, den Beweisangeboten des Klägers zur Ermächtigung nachzugehen. Für die Revisionsinstanz ist daher davon auszugehen, dass der Kläger vom Landesverband Niedersachsen ermächtigt worden ist, den fraglichen Anspruch im eigenen Namen zu verfolgen.

54

b) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann ein Dritter aufgrund einer Ermächtigung des Rechtsinhabers aus dessen Recht dann auf Unterlassung klagen, wenn er ein eigenes schutzwürdiges Interesse hat (BGHZ 145, 279, 286 – DB Immobilienfonds). Bei einem Anspruch aus einer geschäftlichen Bezeichnung kann sich das schutzwürdige Interesse aus einer besonderen Beziehung zum Rechtsinhaber ergeben; dabei können auch wirtschaftliche Interessen herangezogen werden (BGH, Urt. v. 13.10.1994 – I ZR 99/92, GRUR 1995, 54, 57 = WRP 1995, 13 – Nicoline). Das schutzwürdige Interesse wird beispielsweise bejaht , wenn eine Konzernmutter von der von ihr beherrschten Konzerntochter ermächtigt wird oder wenn zwischen Ermächtigendem und Ermächtigtem ein Ver- triebsvertrag hinsichtlich der gekennzeichneten Produkte besteht (vgl. BGHZ 145, 279, 286 – DB Immobilienfonds; BGH GRUR 1995, 54, 57 – Nicoline).

55

c) Eine besondere Rechtsbeziehung zwischen Ermächtigendem und Ermächtigtem besteht im Streitfall aufgrund der Mitgliedschaft des Landesverbands im Zentralverband des Klägers. Es ist nicht erforderlich, dass das in Rede stehende Kennzeichenrecht ausdrücklich Gegenstand der Rechtsbeziehung ist. Ausreichend ist vielmehr, dass seine Beeinträchtigung wirtschaftlich auch in hohem Maße zu Lasten des ermächtigten Unternehmens geht. Dies ist anzunehmen, wenn ein Firmenschlagwort sowohl vom Ermächtigenden als auch vom Ermächtigten genutzt wird (vgl. BGH GRUR 1995, 54, 57 – Nicoline). Der Kläger strebt zur Wahrung seiner „Corporate Identity“ an, dass die Mitgliedsverbände das gleiche Firmenschlagwort wie der Kläger als Zentralverband in ihren Namen führen. Daraus ergibt sich ein wirtschaftliches Interesse, den Namen eines Mitgliedsverbands, der das Schlagwort enthält, gegenüber Rechtsverletzungen Dritter zu verteidigen.

56

2. Dem Landesverband N. gegen steht den Beklagten zu 1 ein Unterlassungsanspruch aus § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG zu. Ihm kommt an der Wortfolge „Haus & Grund“ der bessere Zeitrang zu. Der neue Vereinsname des Landesverbands „Haus und Grund N. Landesverband N. Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümervereine“ wurde am 18. März 1992 in das Vereinsregister eingetragen und nach den Feststellungen des Berufungsgerichts seither auch im geschäftlichen Verkehr benutzt. Für den Beklagten zu 1, der vormals „Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Verein H. “ hieß, wurde der neue Vereinsname mit dem Bestandteil „Haus & Grund“ erst am 22. Juli 1992 in das Vereinsregister eingetragen.

57

3. Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zwischen dem Vereinsnamen des Landesverbands und dem Namen des Beklagten zu 1 bejaht. Zwar ist die Kennzeichnungskraft der Bezeichnung „Haus & Grund“ von Haus aus nur gering. Das geringe Maß an Kennzeichnungskraft reicht jedoch zur Begründung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aus. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts besteht Branchenidentität. Denn die Satzungsziele des Landesverbands und des Beklagten zu 1 stimmen überein. Beide Vereine verfolgen das Ziel der Förderung des privaten Grundeigentums. Nach den weiteren Feststellungen des Berufungsgerichts wird der Gesamteindruck der dem Klagezeichen „Haus & Grund“ gegenüberstehenden Bezeichnung des Beklagten zu 1 durch den Bestandteil „Haus & Grund“ geprägt. Die übrigen Bestandteile seines Vereinsnamens haben rein beschreibenden Charakter. Es besteht damit eine hohe Zeichenähnlichkeit. Zu Recht sieht das Berufungsgericht die Gefahr, dass der Verkehr aufgrund der Ähnlichkeit der prägenden Namensbestandteile von einem organisatorischen Zusammenhang des Landesverbands und des Beklagten zu 1 ausgeht.

58

4. Dem Unterlassungsanspruch des Landesverbands steht nicht der Einwand der Verwirkung nach § 242 BGB i.V. mit § 21 Abs. 4 MarkenG entgegen. Die Verwirkung von Abwehransprüchen setzt im Kennzeichenrecht voraus, dass infolge eines länger andauernden ungestörten Gebrauchs der angegriffenen Bezeichnung bei dem Anspruchsgegner ein schutzwürdiger Besitzstand entstanden ist, der ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben soll, weil er aufgrund des Verhaltens des Rechtsinhabers darauf vertrauen konnte, dieser dulde die Verwendung des Zeichens (BGH, Urt. v. 6.5.2004 – I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 784 = WRP 2004, 1043 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX, m.w.N.). Der Beklagte zu 1 hat seine Mitgliedschaft im Landesverband am 27. Januar 2000 zum 31. Dezember 2001 gekündigt. Während der Zeit der Mitgliedschaft war der Landesverband damit einverstanden, dass der Beklagte zu 1 die Bezeichnung „Haus & Grund“ führt, wobei von einer konkludenten Gestattung auszugehen ist. Der Anschein ei- ner Duldung der rechtswidrigen Zeichennutzung konnte danach frühestens ab dem 1. Januar 2002 entstehen. In der Folgezeit entstand jedoch kein berechtigtes Vertrauen des Beklagten zu 1 auf eine Duldung der Benutzung der Bezeichnung „Haus & Grund“ durch den Landesverband. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht dem Vortrag des Klägers keine Bedeutung beigemessen, wonach der Beklagte zu 1 seit dem Wirksamwerden der Kündigung bis November 2004 Verhandlungen über seinen Wiedereintritt in den Landesverband geführt hat. Der Beklagte zu 1 konnte nicht damit rechnen, dass der Landesverband während der laufenden Verhandlungen sein Namensrecht geltend machen würde, weil dadurch die Gespräche über einen Wiedereintritt des Beklagten zu 1 in den Landesverband hätten gefährdet werden können. Auch in der Zeit nach dem Scheitern dieser Gespräche wurde kein besonderer Vertrauenstatbestand geschaffen. Selbst wenn der Landesverband während der Verhandlungen nicht ausdrücklich darauf hingewiesen haben sollte, dass die weitere Namensführung des Beklagten zu 1 von seiner Mitgliedschaft im Landesverband abhängt, konnte der Beklagte zu 1 nicht davon ausgehen, dass die Namensführung danach unbeanstandet bleiben würde.

59

5. Dem Kläger stehen aus abgeleitetem Recht des Landesverbands allerdings keine Ansprüche auf Beseitigung, Auskunft und Schadensersatz gegen den Beklagten zu 1 zu. Eine Ermächtigung des Klägers durch den Landesverband für die Geltendmachung dieser Folgeansprüche ist nicht dargelegt. Es wird daher insoweit darauf ankommen, ob der Kläger ein eigenes prioritätsälteres Recht an der Bezeichnung „Haus & Grund“ hat (vgl. dazu oben unter B II 2).

60

IV. Mit Erfolg wendet sich die Revision des Weiteren gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Kläger könne Ansprüche gegen die Beklagte zu 2 weder aus eigenem noch aus abgeleitetem Recht des Landesverbands herleiten.

61

Der Erfolg der gegen die Beklagte zu 2 gerichteten Klage aus eigenem Recht hängt davon ab, ob dem Kläger an der Bezeichnung „Haus & Grund“ im Verhältnis zur Beklagten zu 2 die bessere Priorität zusteht. Hierzu bedarf es noch weiterer Feststellungen des Berufungsgerichts. Insoweit kann auf die Darlegungen unter B II 1 d cc verwiesen werden.

62

Ob die gegenüber der Beklagten zu 2 erhobene Klage aus abgeleitetem Recht des Landesverbands Erfolg hat, hängt ebenfalls von weiteren Feststellungen ab. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts hat der Kläger die Voraussetzungen für eine gewillkürte Prozessstandschaft auch insoweit schlüssig dargelegt. Das Berufungsgericht wird daher gegebenenfalls den Beweisangeboten des Klägers bezüglich der behaupteten Ermächtigung nachzugehen haben. Ein eigenes rechtliches Interesse des Klägers liegt ebenfalls vor. Insoweit kann auf die Ausführungen unter B III 1 c verwiesen werden.

63

Für die Revisionsinstanz ist zugunsten des Klägers zu unterstellen, dass eine ausreichende Ermächtigung des Landesverbands gegeben ist. Ob dem Landesverband gegen die Beklagte zu 2 ein Unterlassungsanspruch zusteht, hängt gleichfalls von weiteren Feststellungen ab. Die Verwechslungsgefahr zwischen dem Vereinsnamen des Landesverbands und der Firma der Beklagten zu 2 hat das Berufungsgericht – von seinem Standpunkt aus folgerichtig – nicht geprüft.

64

Zu Recht wendet sich die Revision ferner gegen die Annahme des Berufungsgerichts , der von der Beklagten zu 2 erhobene Verwirkungseinwand greife durch. Die Beklagte zu 2 ist eine Tochtergesellschaft des Beklagten zu 1. Sie musste deshalb in Betracht ziehen, dass der Landesverband die Benutzung der Bezeichnung „Haus & Grund“ auch durch die Beklagte zu 2 nur während der Zeit der Mitgliedschaft des Beklagten zu 1 im Landesverband und während der Zeit der Verhandlungen über den Wiedereintritt des Beklagten zu 1 duldete. Anhaltspunkte für einen besonderen, über mehrere Jahre entstandenen Vertrauenstatbestand sind aus den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht zu ersehen.

65

V. Ohne Erfolg bleiben dagegen die Angriffe der Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Kläger könne dem Beklagten zu 1 die Namensführung nicht aus abgeleitetem Recht des Verlags „Haus & Grund“ verbieten.

66

Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass es an einem eigenen schutzwürdigen Interesse des Klägers fehlt, mögliche Ansprüche des Verlags gegen den Beklagten zu 1 im eigenen Namen geltend zu machen. Beim Verlag „Haus & Grund“ handelt es sich um eine Tochtergesellschaft nicht des Klägers, sondern des Landesverbands „Haus & Grund R. Verband Rheinischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V.“. Die Revision hat keinen Vortrag des Klägers aufgezeigt, aus dem sich Leistungsbeziehungen zwischen dem Verlag und dem Kläger entnehmen lassen könnten. Ein eigenes schutzwürdiges Interesse des Klägers an der Geltendmachung von Rechten des Verlages „Haus & Grund“ ist daher nicht ersichtlich.

67

VI. Vergeblich wendet sich die Revision schließlich auch gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Kläger könne aus seinen Marken nicht mit Erfolg gegen die Beklagten vorgehen. Mit Recht hat das Berufungsgericht darauf verwiesen , dass die Marken, aus denen der Kläger vorgeht, prioritätsjünger sind als der Vereinsname des Beklagten zu 1 und als die Firma der Beklagten zu 2. Zwar ist die heutige Firma der Beklagten zu 2 erst im Jahre 2000 und damit nach der Anmeldung der Klagemarken im Handelsregister eingetragen worden. Der Beklagten zu 2 kommt aber zugute, dass sie bereits seit 1992 eine Firmenbezeichnung verwendet , die mit ihrer heutigen Firma im kennzeichnenden Teil identisch ist.

C.

68

Das Berufungsurteil kann danach keinen Bestand haben. Es ist auf die Revision des Klägers aufzuheben. Die Sache ist, da noch weitere Feststellungen zu treffen sind, zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Bornkamm RiBGH Pokrant ist in Urlaub Schaffert und kann daher nicht unterschreiben. Bornkamm RiBGH Dr. Bergmann ist in Urlaub und kann daher nicht unterschreiben. Bornkamm Koch
Vorinstanzen:
LG Bochum, Entscheidung vom 12.05.2005 - 14 O 35/05 -
OLG Hamm, Entscheidung vom 24.11.2005 - 4 U 93/05 -

Tatbestand:

Die Klägerin nimmt die Beklagte, die im Laufe des Revisionsverfahrens die ursprüngliche Beklagte "N. GmbH" in S. (im folgenden: die Beklagte) im Wege der Verschmelzung übernommen hat, auf Einwilligung in die Löschung einer Marke in Anspruch.
Die Klägerin, deren Unternehmensgegenstand in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Computern und Kommunikationssystemen be-
steht, ist am 3. Dezember 1993 unter der Firma "Seicom Communication Systems GmbH" in das Handelsregister von M. eingetragen worden. Sie benutzt seither den Firmenbestandteil "Seicom" als Firmenabkürzung.
Die Beklagte, die ebenfalls auf dem Gebiet der Erbringung von Netz- und Kommunikationsdienstleistungen tätig ist, hatte im Frühjahr/Sommer 1993 ihre Geschäftstätigkeit unter der Firma "Seicom Computer Vertriebs- und Service GmbH" aufgenommen. Mit dem Eintritt einer Tochtergesellschaft der norwegischen T. -Gruppe in das Unternehmen wurde die Firmenbezeichnung der Beklagten durch Gesellschaftsvertrag vom 15. Februar 2000 in "N. ge ändert. GmbH" Die Beklagte ist Inhaberin der deutschen Wortmarke 398 30 724 "seicom" mit Zeitrang vom 2. Juni 1998, deren Warenverzeichnis die folgenden Waren- und Dienstleistungen umfaßt:
"Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Netzwerksysteme, im wesentlichen bestehend aus Computer-Hard- und -Software; organisatorische Planung und Durchführung von Werbemaßnahmen, Gestaltung von Werbung, technische Beratung, organisatorische Beratung, EDV-Beratung, Bearbeitung von elektronischen Bilddateien (z.B. Retusche); Bereitstellung des Zugangs zu Datennetzen, insbesondere zum Internet, Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten über das Internet, Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art in elektronischer Form; Schulung in den Bereichen Programmierung, Netzwerkverwaltung, Internet/Intranet, Netzwerk-Sicherheit, Standardsoftware; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung, Betrieb einer Datenbank, Gestalten von Web-Seiten, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen und Computerbanken, Installation von Hardware, Installation von Software, Vermietung von Computern und daraus zusammengestellten Systemen." Die Klägerin begehrt die Löschung der Wortmarke "seicom".

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie ist der Ansicht, die Marke "seicom" habe weiterhin teil am Schutz des prioritätsälteren Firmenbestandteils "Seicom". Sie habe die Benutzung dieses Firmenschlagworts nicht endgültig aufgegeben. Die Bezeichnung "seicom" werde nach wie vor als InternetAdresse zur Weiterleitung von Kundenanfragen und als E-Mail-Adresse von Mitarbeitern benutzt. Ein etwaiger Löschungsanspruch sei zudem verwirkt.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt.
Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, erstrebt die Beklagte die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Löschungsanspruch gemäß §§ 12, 51 Abs. 1 MarkenG für begründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt :
Die Klägerin könne der Beklagten aufgrund ihres prioritätsälteren Rechts an der geschäftlichen Bezeichnung "Seicom" die Benutzung der eingetragenen Marke "seicom" untersagen. Mit dem Wegfall des Bestandteils "Seicom" in der Firma der Beklagten habe diese die ihr aufgrund der früheren Benutzung innerhalb ihrer Firmenbezeichnung zustehende Priorität verloren. Dem Löschungs-
anspruch der Klägerin gegenüber der eingetragenen Marke könne daher nicht mehr entgegengehalten werden, der Beklagten stehe ein prioritätsälteres Recht an der Bezeichnung "Seicom" zu.
Dieser Beurteilung stehe nicht entgegen, daß die Internet-Domains "seicom.de" und "seicom.com" weiterhin verwendet würden und die Mitarbeiter der Beklagten diese Adresse als E-Mail-Anschrift beibehalten hätten. Entscheidend sei, daß die Domainnamen gerade nicht als Hinweis auf eine existente Firma oder einen unter dieser Bezeichnung tätigen Geschäftsbetrieb verwendet würden , sondern als Anlaufstelle für die Weiterleitung von ehemaligen Kunden nunmehr an die N. -Gruppe dienten. Durch die Aussage "Seicom ist jetzt N. " werde deutlich gemacht, daß die ursprüngliche Firma nicht mehr existiere und das Unternehmen in der N. -Gruppe aufgegangen sei. Der Eindruck einer nur vorübergehenden Unterbrechung der Benutzung der geschäftlichen Bezeichnung werde dadurch gerade nicht vermittelt.
Mit dem Erlöschen des Rechts aus der geschäftlichen Bezeichnung "Seicom" könne sich die Beklagte nicht mehr auf dessen Priorität berufen. Der maßgebliche Zeitrang der eingetragenen Marke bestimme sich daher gemäß § 6 MarkenG nach dem Zeitpunkt ihrer Anmeldung, so daß der Klägerin gegenüber der eingetragenen Marke ein früheres und damit vorrangiges Recht zustehe. Die Geltendmachung des Löschungsanspruchs durch die Klägerin sei auch nicht rechtsmißbräuchlich.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.
Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, daß der Klägerin gegen die Beklagte gemäß §§ 12, 51 Abs. 1 MarkenG ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der eingetragenen Marke "seicom" zusteht, weil die Klägerin aus ihrem prioritätsälteren Unternehmenskennzeichen (§ 5 Abs. 2 MarkenG ) "Seicom" der Beklagten nach § 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG die Benutzung der für diese eingetragenen Marke untersagen kann.
1. Die Klagebefugnis der Klägerin ergibt sich aus § 55 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Sie ist Inhaberin des Firmenschlagworts "Seicom", das als unterscheidungskräftiger Bestandteil der Firma des Unternehmens deren Priorität genießt. Die Klägerin ist seit Ende Dezember 1993 unter der zuvor eingetragenen Firma geschäftlich tätig.
2. Die Beklagte ist als eingetragene Markeninhaberin gemäß § 55 Abs. 1 MarkenG für die Löschungsklage passivlegitimiert, ohne daß es darauf ankommt , ob sie auch materiell Inhaberin der Marke ist (BGH, Urt. v. 22.1.1998 - I ZR 113/95, GRUR 1998, 699, 700 = WRP 1998, 600 - SAM). Es ist daher verfahrensrechtlich ohne Bedeutung, ob - wie die Beklagte behauptet hat - die streitgegenständliche Marke an den ehemaligen Mehrheitsgesellschafter der Beklagten H. veräußert worden ist.
3. Die Klägerin kann von der Beklagten aus ihrer geschäftlichen Bezeichnung "Seicom" gemäß § 51 Abs. 1, § 12 i.V. mit § 5 Abs. 2 MarkenG die Löschung der eingetragenen Marke "seicom" beanspruchen. Die Revision
macht demgegenüber ohne Erfolg geltend, es fehle an der für den Löschungsanspruch erforderlichen Verwechslungsgefahr.

a) Nach den unangegriffen gebliebenen Feststellungen des Berufungsgerichts handelt es sich bei der Klägerin um ein Unternehmen, das sich seit dem Beginn ihrer Geschäftstätigkeit Ende 1993 mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Computern und Kommunikationssystemen befaßt. Die Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, liegen nach den ebenfalls nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts auf dem Gebiet der Erbringung von Netz- und Kommunikationsdienstleistungen. Danach ist zumindest eine Dienstleistungs- und Warenähnlichkeit zwischen dem Angebot der Klägerin und dem Warenverzeichnis der Beklagten gegeben. Aufgrund der Identität zwischen der eingetragenen Marke "seicom" der Beklagten und des allein unterscheidungskräftigen Bestandteils "Seicom" in der Firma der Klägerin besteht mithin die für einen Löschungsanspruch erforderliche Verwechslungsgefahr.
Die Revision meint demgegenüber, die Verwechslungsgefahr sei ausgeschlossen , weil sich im Streitfall eine geschäftliche Bezeichnung und eine Marke gegenüberstünden und im konkreten Fall ausnahmsweise nicht die Gefahr bestehe, daß der unbefangene Durchschnittsbetrachter in der verwendeten Form der Geschäftsbezeichnung der Klägerin (auch) einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft von Waren erblicke. Der Verkehr wisse, daß die Klägerin sich lediglich als Händlerin betätige und in ihrem Warenangebot nur anders lautende Markenprodukte vorhanden seien. Es bestehe daher nicht die Gefahr, daß der Verkehr unter der angegriffenen Marke angebotene Waren und Dienstleistungen mit dem Unternehmen der Klägerin in Verbindung bringen könne. Dem kann nicht beigetreten werden.


b) Der Senat ist in seiner Rechtsprechung zum früheren § 16 UWG ebenso wie zu §§ 5, 15 MarkenG stets davon ausgegangen, daß firmen- und markenmäßige Benutzung infolge der allen Kennzeichenrechten gemeinsamen Herkunftsfunktion ineinander übergehen (BGHZ 145, 279, 282 - DB Immobilienfonds; 150, 82, 93 - Hotel Adlon; BGH, Urt. v. 9.10.2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 514 = WRP 2004, 610 - Leysieffer m.w.N.). Eine Unternehmensbezeichnung kann daher auch dadurch verletzt werden, daß sie von einem Dritten als Bezeichnung für Dienstleistungen oder Waren, also als Marke, verwendet wird, ebenso wie umgekehrt eine Marke dadurch verletzt werden kann, daß ein Dritter, der ähnliche Waren oder Dienstleistungen anbietet, sie als Bezeichnung seines Unternehmens verwendet. Dem liegt die Erwägung zugrunde, daß eine solche Bezeichnung häufig auch das Unternehmen bezeichnet und umgekehrt die Unternehmensbezeichnung zumindest mittelbar auch die Herkunft der aus dem Betrieb stammenden Waren oder von ihm angebotenen Dienstleistungen kennzeichnet (BGH GRUR 2004, 512, 514 - Leysieffer). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz besteht nur dann, wenn durch besondere Umstände ausgeschlossen ist, daß der unbefangene Durchschnittsbetrachter in der verwendeten Form der Geschäftsbezeichnung (auch) einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung sieht oder umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 24.11.1983 - I ZR 124/81, GRUR 1984, 354, 356 - Tina-Spezialversand II). Solche Umstände sind bei den der Eintragung zugrundeliegenden Waren- oder Dienstleistungen nicht ersichtlich.
4. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daß das Recht der Klägerin an ihrer geschäftlichen Bezeichnung "Seicom" über einen älteren Zeitrang verfügt als die angegriffene Marke.

a) Der Zeitrang ist nach § 6 MarkenG für jedes Schutzrecht gesondert zu bestimmen. Für die Bestimmung des Zeitrangs von Rechten i.S. des § 5 MarkenG ist nach § 6 Abs. 3 MarkenG der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem das Recht erworben wurde. Bei dem unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil als Unternehmenskennzeichen der Klägerin gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG kommt es auf den Zeitpunkt der Aufnahme der Geschäftstätigkeit der Klägerin unter ihrer Firma an. Diesen hat das Berufungsgericht für Ende 1993 festgestellt. Auf die weitere Feststellung des Berufungsgerichts, daß die Klägerin "Seicom" bereits zu diesem Zeitpunkt als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet hat, kommt es nicht entscheidend an (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom).

b) Der Zeitrang der für die Beklagte eingetragenen Marke "seicom" bestimmt sich gemäß § 6 Abs. 2 MarkenG nach dem Anmeldetag 2. Juni 1998. Danach verfügt die Klägerin mit der Unternehmensbezeichnung "Seicom" über ein gegenüber der Marke der Beklagten prioritätsälteres Kennzeichenrecht i.S. des § 12 MarkenG.

c) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Auffassung des Berufungsgerichts , daß die Beklagte sich gegenüber dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin nicht auf die ältere Priorität ihrer ursprünglichen Firma "Seicom Computer Vertriebs- und Service GmbH" und des daraus abgeleiteten Firmenschlagworts "Seicom" berufen kann. Die Beklagte hatte zwar bereits im Frühjahr/Sommer 1993 unter dieser Firma ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen und damit ein gegenüber dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin prioritätsälteres Recht erworben. Dieses Unternehmenskennzeichen ist jedoch erloschen. Die hierzu getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts sowie seine rechtliche Beurteilung sind revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

aa) Das Erlöschen des Schutzes an einer geschäftlichen Bezeichnung ist im Markengesetz nicht ausdrücklich geregelt. Ähnlich wie be i der Entstehung des Kennzeichenschutzes ist bei der Beurteilung der Frage, wann der Kennzeichenschutz erlischt, darauf abzustellen, ob die geschäftliche Bezeichnung noch in einer Art und Weise verwendet wird, die der Verkehr als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen ansieht.
Nach § 5 Abs. 2 MarkenG entsteht der Schutz eines Kennzeichenrechts durch die tatsächliche Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs. Daraus folgt, daß grundsätzlich nur die Bezeichnung eines Unternehmens schutzfähig ist, unter der es sich am geschäftlichen Verkehr beteiligt. Denn der Schutz des Unternehmenskennzeichens greift nur dann ein, wenn der Gebrauch einer Bezeichnung durch einen anderen geeignet ist, Verwechslungen mit dem Zeichen des Berechtigten hervorzurufen. Dieser Schutz entfällt mithin regelmäßig, wenn der Berechtigte entweder den Betrieb des von ihm geführten Unternehmens aufgibt (vgl. BGHZ 150, 82, 89 - Hotel Adlon m.w.N.; BGH, Urt. v. 2.5.2002 - I ZR 300/99, GRUR 2002, 972, 974 = WRP 2002, 1156 - FROMMIA) oder das Unternehmenskennzeichen in seiner charakteristischen Eigenart ändert (BGH, Urt. v. 17.11.1994 - I ZR 136/92, GRUR 1995, 505, 507 = WRP 1995, 600 - APISERUM; zu § 16 UWG a.F.: BGH, Urt. v. 18.5.1973 - I ZR 12/72, GRUR 1973, 661 - Metrix). Ausnahmsweise geht der Schutz des Unternehmenskennzeichens nicht verloren , wenn der Geschäftsbetrieb nur zeitweise stillgelegt wird, jedoch in seinem für die Wiedereröffnung wesentlichen Bestand erhalten bleibt und wenn die Absicht und die Möglichkeit gegeben sind, ihn innerhalb eines solchen Zeitraums fortzusetzen, so daß die Stillegung nach der dafür maßgeblichen Verkehrsauffassung noch als vorübergehende Unterbrechung erscheint (vgl. BGHZ 136, 11,
21 f. - L'Orange; 150, 82, 89 - Hotel Adlon; BGH GRUR 2002, 972, 974 - FROMMIA).
bb) Das Berufungsgericht hat diese Grundsätze auf den Streitfall zutreffend angewandt. Das ältere Recht der Beklagten an dem Firmenschlagwort "Seicom" ist mit dem Wegfall der Firma, deren Bestandteil es war, erloschen.
cc) Der Schutz an der aufgegebenen geschäftlichen Bezeichnung besteht nicht dadurch fort, daß die Bezeichnung noch in den Domain-Namen "seicom.de" und "seicom.com" sowie als Bestandteil der E-Mail-Adresse von Mitarbeitern der Beklagten existiert. Eine solche Art der Verwendung rechtfertigt nicht die Annahme, die frühere Bezeichnung "Seicom" im Firmennamen der Beklagten werde als besondere geschäftliche Bezeichnung prioritätswahrend fortgeführt.
Grundsätzlich kann zwar auch durch die Benutzung eines DomainNamens ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen erworben werden. Eine solche Annahme liegt dann nahe, wenn der Verkehr in der als Domain-Namen gewählten Bezeichnung einen Herkunftshinweis erkennt (vgl. OLG München CR 1999, 778 zu "tnet.de"; Revision nicht angenommen: BGH, Beschl. v. 25.5.2000 - I ZR 269/99). Wird der Domain-Name, der an sich geeignet ist, auf die betriebliche Herkunft und die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens hinzuweisen , jedoch ausschließlich als Adreßbezeichnung verwendet, wird der Verkehr annehmen, es handele sich dabei um eine Angabe, die - ähnlich wie eine Telefonnummer - den Zugang zu dem Adressaten eröffnen, ihn aber nicht in seiner geschäftlichen Tätigkeit namentlich bezeichnen soll (vgl. BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 338 - soco.de).
Bei den Domain-Namen "seicom.de" und "seicom.com" handelt es sich aufgrund ihrer konkreten Verwendung und des Inhalts der bei ihrem Aufruf im Internet erscheinenden Einstiegsseite um Angaben, die lediglich in Form einer Nachsendeadresse verwendet werden. Denn einziger Inhalt der bei ihrem Aufruf erscheinenden Einstiegsseite ist die Information "Seicom ist jetzt N. " mit einem Verweis zu der Homepage des Unternehmens "N. ". Durch die Angabe "Seicom ist jetzt N. " wird das Erlöschen der Firmenbezeichnung "Seicom" herausgestellt und dem Internet-Nutzer deutlich gemacht, daß der ursprüngliche Name des Unternehmens der Beklagten aufgegeben worden ist. Ein Unternehmen der Beklagten mit dem Firmenbestandteil "Seicom" existiert nicht mehr. Mithin kann auch nicht in der Verwendung der Domain-Namen "seicom.de" und "seicom.com" ein Hinweis auf ein so bezeichnetes Unternehmen gesehen werden.
Gleiches gilt für die Verwendung des Bestandteils "seicom" in der E-MailAdresse von Mitarbeitern der Beklagten. Angesichts des deutlichen Außenauftritts der Beklagten unter dem Firmenschlagwort "N. " kann in der Weiterverwendung der alten E-Mail-Adresse nur eine Anschrift, nicht aber ein Hinweis auf einen fortbestehenden Namen des Unternehmens der Beklagten gesehen werden. Soweit einzelne Kunden der ehemaligen Firma "Seicom Computer Vertriebs - und Service GmbH" auf ihren Internetseiten "seicom.net" erwähnen, handelt es sich bereits nicht um eine der Beklagten zuzurechnende Fortführung der alten Bezeichnung "seicom".
dd) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei keine Anhaltspunkte dafür gesehen, daß die Beklagte ihre ursprüngliche geschäftliche Bezeichnung nur vorübergehend geändert haben könnte. Einer solchen Annahme steht insbesondere entgegen, daß die Firmenänderung im Zeitpunkt der letzten Tatsa-
chenverhandlung bereits zwei Jahre zurücklag, ohne daß die Beklagte nach außen Handlungen vorgenommen hätte, die darauf schließen ließen, daß sie die Bezeichnung "Seicom" als Hinweis auf ihren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten wollte.

d) Entgegen der Auffassung der Revision steht dem Löschungsbegehren der Klägerin ein Recht der Beklagten auch dann nicht entgegen, wenn diese die Domain-Namen "seicom.de" und "seicom.com" als besondere Geschäftsbezeichnung i.S. von § 5 Abs. 2 Satz 1 Altern. 3 MarkenG für den "Nameserver" und die "Adressenverwaltung" als einen abgrenzbaren Geschäftsbereich der Firma "N. " nutzen sollte. Solcher Kennzeichenschutz genießt Priorität erst ab der Aufnahme eines entsprechenden Geschäftsbereichs unter dem von der Firma des Unternehmens abweichenden Kennzeichen. Frühester Zeitpunkt hierfür ist der Tag der Änderung der ursprünglichen Fi rma der Beklagten im Februar 2000. Denn der Schutz der von der Firma abweichenden Unternehmenskennzeichen des § 5 Abs. 2 MarkenG entsteht erst durch die Vornahme entsprechender tatsächlicher Handlungen im geschäftlichen Verkehr. Eine Tätigkeitsaufnahme für den Bereich "Adreßverwaltung" der Firma "N. " kann erst mit der Umfirmierung der Beklagten im Februar 2000 stattgefunden haben. Anhaltspunkte für einen bereits früher bestehenden, nurmehr fortgeführten selbständigen Geschäftsbereich mit eigener Kennzeichnung "seicom" hat das Berufungsgericht zu Recht nicht für gegeben erachtet.
5. Die Revision rügt auch ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe verkannt , daß die besondere Fallgestaltung sowie die gesamte firmen- und kennzeichenrechtliche Situation zwischen den Parteien eine strikt auf den Prioritätsgrundsatz abstellende Entscheidung verböten. Sie meint, der hier zu beurteilende Sachverhalt lege die entsprechende Anwendung der für das Recht der
Gleichnamigen und das Bestehen einer Gleichgewichtslage entwickelten Grundsätze nahe. Solange die Beklagte in ihrer Firmenbezeichnung den Bestandteil "Seicom" geführt habe, sei die Klägerin gehindert gewesen, gegen die Eintragung der Marke und die Führung der Firmenbezeichnung vorzugehen. Vielmehr hätte die Beklagte ihrerseits aufgrund ihrer älteren Rechte an dem Firmenschlagwort den Gebrauch von "Seicom" als Firmenschlagwort auf Seiten der Klägerin verbieten lassen können. Andererseits habe die Klägerin davon Abstand genommen, den Firmenbestandteil "Seicom" zur Bezeichnung von Waren zu benutzen. Hiermit sei eine für beide Parteien zufriedenstellende und interessengerechte, zur Koexistenz führende Abgrenzung vorgenommen worden , die beiden Seiten einen beachtlichen Besitzstand an dem Zeichen "Seicom" verschafft habe.
Die Revision berücksichtigt dabei nicht hinreichend, daß Marke und Unternehmenskennzeichen eigenen Rechtsregeln, auch zur Priorität, unterliegen und es auf einer selbst bestimmten Entscheidung der Beklagten zur Umfirmierung beruhte, daß ihr Recht am Unternehmenskennzeichen "Seicom" erloschen ist.
III. Danach war die Revision der Beklagten mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Schaffert Bergmann

Tatbestand:

Die Klägerin beschafft, installiert und wartet PC-Netzwerke für gewerbliche Kunden. Sie firmierte unter "CompuNet Computer AG & Co. oHG". Während des ersten Revisionsverfahrens änderte sie ihre Firma in "GE CompuNet Computer AG & Co. oHG". Inzwischen lautet die Firmierung der Klägerin "CC CompuNet AG & Co. oHG".
Die Beklagte ist eine am 1. April 1990 gegründete und am 30. Mai 1990 in das Handelsregister eingetragene GmbH, die die Firma "ComNet Computer im Netzwerk Vertriebs GmbH" führt. Sie beschäftigt sich mit dem Vertrieb von PC-Hard- und Software.
Die Klägerin hat geltend gemacht, ihr Unternehmenskennzeichen werde durch die Firmenbezeichnung der Beklagten verletzt. Zwischen den allein kennzeichnenden Bezeichnungen "CompuNet" und "ComNet" bestehe Verwechslungsgefahr. Sie sei Rechtsnachfolgerin der 1985 in K. ansässig gewesenen "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH". Diese sei 1992 durch Verschmelzung mit mehreren anderen Gesellschaften der CompuNet-Gruppe in der "CompuNet DATA SERVICE Computer Vertriebs- und Beteiligungs-GmbH" aufgegangen, die 1994 mit der Klägerin verschmolzen worden sei.
Die Klägerin hat beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung ihres Unternehmens die Firma "ComNet Computer im Netzwerk Vertriebs GmbH" zu verwenden;
hilfsweise: die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Firma zur Bezeichnung ihrer Filiale A. straße … in F. zu verwenden.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.
Das Landgericht hat der Klage nach dem Hauptantrag stattgegeben und der Beklagten eine Umstellungsfrist eingeräumt. Die dagegen gerichtete Berufung hat das Berufungsgericht zurückgewiesen (OLG Köln WRP 1998, 1109).

Auf die Revision der Beklagten hat der Senat die Entscheidung des Berufungsgerichts aufgehoben und die Sache zur Feststellung der Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens der Klägerin zurückverwiesen (BGH, Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ComNet I).
Das Berufungsgericht hat die Klage daraufhin abgewiesen.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4 MarkenG, §§ 1 und 16 UWG a.F. verneint und hierzu ausgeführt:
Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen der Parteien i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG, § 16 UWG a.F. bestehe nicht. Diese erfordere nach der Revisionsentscheidung eine deutliche Steigerung der von Haus aus nur geringen Kennzeichnungskraft der Firmenbezeichnung der Klägerin, weil der Bundesgerichtshof eine große Zeichenähnlichkeit verneint habe. Bei der Beurteilung der Steigerung der Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens "CompuNet" der Klägerin sei aufgrund des für die Berufungsentscheidung bindenden Revisionsurteils nur auf die "CompuNet Computer Vertriebs GmbH" und nicht auf eine etwaige Bekanntheit der Unternehmensgruppe
"CompuNet", der die Klägerin angehöre, abzustellen. Im Streitfall bestehe auch die Besonderheit, daß nicht einmal feststehe, daß die CompuNet Computer Vertriebs GmbH, mit der die Klägerin verschmolzen worden sei und von der sie ihre Priorität ableite, im Zeitpunkt der ersten Kollision im Jahre 1990 überhaupt im Verkehr als "CompuNet" bezeichnet worden sei. Die Gesellschaft sei im Januar 1984 als "AMC Microcomputerware Vertriebs GmbH" gegründet worden und habe erst im August 1985 in "CompuNet Computer Vertriebs GmbH" umfirmiert , obwohl die Konzernmutter den Bestandteil "CompuNet" bereits seit 1984 in ihrer Firma geführt habe. Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung der Firmengruppe sei nicht auszuschließen, daß die Gesellschaft "AMC" einige Bekanntheit erlangt und auch nach der Umfirmierung bis zum Kollisionszeitpunkt im Frühjahr 1990 weiter unter "AMC" aufgetreten oder zumindest bekannt geblieben sei. Die Klägerin habe keine Umstände vorgetragen, die eine besondere Verkehrsbekanntheit für die "CompuNet Computer Vertriebs GmbH" im Jahre 1990 begründeten. Eine deutliche Erhöhung der von Hause aus schwachen Kennzeichnungskraft von "CompuNet" könne für die Klägerin danach nicht festgestellt werden.
Ein Anspruch gemäß § 1 UWG a.F. unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung sei ebenfalls nicht begründet, weil nicht festgestellt werden könne, daß der Verkehr im Jahre 1990 die Bezeichnung "CompuNet" gerade mit der "CompuNet Computer Vertriebs GmbH" verbunden habe.
II. Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe der geltend gemachte Unterlassungsanspruch (§ 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG,
§ 16 UWG a.F., § 153 MarkenG) nicht zu, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
1. Der Bezeichnung "CompuNet" in der Firma der Klägerin kommt kennzeichenrechtlicher Schutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG zu. Das hat der Senat bereits in seinem ersten Urteil angenommen (GRUR 2001, 1161). Dies gilt auch nach den zwischenzeitlich erfolgten Umfirmierungen der Klägerin und ist zwischen den Parteien nicht umstritten. Weiterhin kann die Klägerin als Rechtsnachfolgerin der 1985 in K. ansässig gewesenen "CompuNet Computer Vertriebs -GmbH" deren Priorität in Anspruch nehmen.
2. Der Auffassung des Berufungsgerichts, zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen der Parteien bestehe keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG, § 16 UWG a.F., kann auf der Grundlage der Feststellungen des Berufungsgerichts nicht gefolgt werden.
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 15 Abs. 2 MarkenG, die unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichke itsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien (BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner; Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 f. = WRP 2002, 1066 - defacto).

a) Bei den Geschäftsbereichen der Parteien ist Branchenidentität gegeben (vgl. BGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ComNet I).

b) Entgegen der Auffassung der Revision ist das Berufungsgericht in der angefochtenen Entscheidung zutreffend von keiner hohen Zeichenähnlichkeit ausgegangen und hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG von dem Grad der Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens der Klägerin abhängig gemacht. Dies entspricht der rechtlichen Beurteilung in der ersten Revisionsentscheidung, in der der Senat anders als das Berufungsgericht in seinem ersten Urteil eine große Ähnlichkeit der Kollisionszeichen "CompuNet" und "ComNet" verneint hat, weil die mittlere Silbe "pu" im Klagekennzeichen dessen Gesamteindruck maßgeblich mitprägt und diese Silbe in dem Firmenbestandteil "ComNet" der Beklagten nicht enthalten ist. Daran war das Berufungsgericht gemäß § 565 Abs. 2 ZPO a.F. gebunden (vgl. BGHZ 3, 321, 324 f.; BGH, Urt. v. 3.4.1985 - IVb ZR 18/84, NJW 1985, 2029, 2030; Urt. v. 19.6.1995 - II ZR 58/94, NJW 1995, 3115, 3116; Zöller/Gummer, ZPO, 24. Aufl., § 563 Rdn. 3a; Wieczorek/Rössler, ZPO, 2. Aufl., § 565 Anm. B II b; Stein/Jonas/Grunsky, ZPO, 21. Aufl., § 565 Rdn. 8 und Rdn. 10). Denn die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG und der Zeichenähnlichkeit als einer ihrer Faktoren ist eine Rechtsfrage (vgl. BGHZ 138, 143, 156 - Les-Paul-Gitarren, m.w.N.; BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/ TISSERAND; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 146 f.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 512; v. Schultz/Schweyer, Markenrecht, § 14 Rdn. 71; zu § 16 UWG a.F.: Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 316). Allerdings setzt die Prüfung der Zeichenähnlichkeit tatsächliche Feststellungen zum Gesamteindruck der Zeichen voraus (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 343 = WRP 2002, 326 - ASTRA/ ESTRA-PUREN). Soweit sich in der Tatsacheninstanz insoweit ein neuer Sachverhalt ergibt, greift die Bindungswirkung nach § 565 Abs. 2 ZPO a.F. nicht ein (vgl. BGH NJW 1985, 2029, 2030; Zöller/Gummer aaO § 563 Rdn. 3a). Anders
als die Revision meint, hat sich aber in bezug auf die Ähnlichkeit von "CompuNet" und "ComNet" kein neuer Sachverhalt ergeben, aus dem eine höhere Zeichenähnlichkeit folgen könnte. Nach den im ersten Revisionsurteil zugrunde gelegten Feststellungen wird der klangliche Gesamteindruck des Klagekennzeichens durch die Vokalfolge, der bei der Beurteilung des klanglichen Gesamteindrucks eine besondere Bedeutung zukommt, sowie dadurch geprägt, daß es drei Silben aufweist. Die mittlere Silbe "pu" des Klagekennzeichens hat der Senat als mitprägend erachtet, weil sich diese Silbe nicht an einer unauffälligen Stelle befindet. An dieser Beurteilung ändert sich auch dann im Ergebnis nichts, wenn entgegen der weiteren Annahme des Senats im ersten Revisionsurteil der Vokal der mittleren Silbe nicht wie bei der mittleren Silbe des Wortes "Computer" lang, sondern kurz ausgesprochen werden sollte, wie die Beklagte nach der Zurückverweisung vorgetragen und unter Beweis gestellt hat.
Durch die zwischenzeitlichen Umfirmierungen auf seiten der Klägerin ist die für die Prüfung der Verwechslungsgefahr maßgebliche Zeichenähnlichkeit nicht weiter verringert worden. Entscheidend für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist bei dem Klagekennzeichen weiterhin der Firmenbestandteil "CompuNet".

c) Die Firmenbezeichnung "CompuNet" weist von Hause aus nur geringe Kennzeichnungskraft auf (vgl. hierzu BGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ComNet I, unter II 2 b aa).
Das Berufungsgericht meint, für die Feststellung einer Steigerung der Kennzeichnungskraft von "CompuNet" sei allein auf die Verkehrsbekanntheit des Unternehmenskennzeichens der 1992 mit der Unternehmensgruppe verschmolzenen CompuNet Computer Vertriebs GmbH abzustellen. Die durch die gesamte Unternehmensgruppe erlangte Bekanntheit des Firmenbestandteils
komme der Klägerin nicht zugute. Dieser rechtlichen Beurteilung des Berufungsgerichts kann nicht zugestimmt werden.
Den einzelnen Mitgliedsunternehmen einer Unternehmensgruppe kommt die Verkehrsbekanntheit eines einheitlich benutzten Unternehmenskennzeichens zugute, wenn der Verkehr das Kennzeichen auch dem einzelnen Unternehmen zuordnet (allg. Meinung: BGH, Urt. v. 17.3.1965 - Ib ZR 58/63, GRUR 1966, 38, 41 - Centra; Urt. v. 27.6.1975 - I ZR 81/74, GRUR 1975, 606, 607 = WRP 1975, 668 - IFA; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 224 f.; Ingerl /Rohnke aaO § 15 Rdn. 56; zum Markenschutz: BGHZ 34, 299, 309 - Almglocke; BGH, Urt. v. 13.3.1964 - Ib ZR 119/62, GRUR 1964, 381, 384 - WKS-Möbel; Urt. v. 11.10.2001 - I ZR 168/99, GRUR 2002, 616, 617 = WRP 2002, 544 - Verbandsausstattungsrecht). Abweichendes ergibt sich auch nicht aus der Entscheidung im ersten Revisionsverfahren. Der Senat hat in diesem Urteil beanstandet, daß das Berufungsgericht die von der Klägerin behaupteten Umsatzzahlen von 1994 zugrunde gelegt hatte, obwohl sie bestritten waren, und diese auf das Jahr 1990 zurückgerechnet hatte, ohne daß eine kontinuierliche Geschäftsentwicklung dargelegt war. Daraus konnte das Berufungsgericht nicht den Schluß ziehen, für die Verkehrsbekanntheit des in Rede stehenden Unternehmenskennzeichens sei nicht auf die gesamte Unternehmensgruppe, sondern nur auf die CompuNet Computer Vertriebs GmbH abzustellen. Zu Recht macht die Revision geltend, daß auch die weitere vom Berufungsgericht für seine gegenteilige Ansicht herangezogene Begründung, es sei nicht auszuschließen , daß die Gesellschaft viereinhalb Jahre nach ihrer Umfirmierung noch unter der früheren Firmenbezeichnung "AMC" im Verkehr aufgetreten oder zumindest bekannt gewesen sei, ohne jeden Anhalt im Parteivortrag war und vom Berufungsgericht daher wegen des spekulativen Charakters dieser Annahme seiner Entscheidung nicht zugrunde gelegt werden durfte.
Das Berufungsgericht wird daher, wie der Senat bereits in der ersten Entscheidung ausgeführt hat, die weiteren Feststellungen zu der von der Klägerin geltend gemachten Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Verkehrsbekanntheit für den maßgeblichen Kollisionszeitpunkt im Frühjahr 1990 zu treffen haben. Dabei wird es auf die gesamte unter dem Unternehmenskennzeichen "CompuNet" auftretende Unternehmensgruppe abzustellen haben. Sollte das Berufungsgericht die erforderlichen Feststellungen nicht aufgrund der vorgelegten Unterlagen treffen können, wird es den von der Klägerin angebotenen Zeugenbeweis zu den Umsatzzahlen der CompuNet-Gruppe zu erheben und, sollte dies ebenfalls für die abschließende Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens der Klägerin nicht ausreichen, das beantragte Sachverständigengutachten einzuholen haben.
Ullmann Bornkamm Büscher Schaffert Bergmann

Tatbestand:

Die Parteien sind Wettbewerber bei der Herstellung und dem Vertrieb von Zigaretten. Die in den USA ansässige Klägerin zu 1 hat der Klägerin zu 2 ausschlieûliche Lizenzrechte zur Herstellung und zum Vertrieb von Zigaretten der Marke Marlboro erteilt und sie ermächtigt, sämtliche sich aus Markenverletzungen ergebenden Rechte im eigenen Namen geltend zu machen.
Die Zigarettenpackungen der Marlboro-Markenfamilie sind so gestaltet, daû der gröûere untere Teil der Schauseite weiû gehalten und der kleinere obere Teil farblich abgesetzt ist, wobei diese beiden Farbfelder winkelförmig voneinander abgegrenzt sind, so daû eine Art "Dach", das sogenannte "Marlboro -Dach", entsteht. Bei der Marlboro-Kingsize-Zigarette, der mit Abstand umsatzstärksten Zigarette in der Bundesrepublik Deutschland, ist der obere Teil der Verpackung rot. Der Schriftzug "Marlboro" befindet sich jeweils im weiûen Feld.
Am 6. Dezember 1989 erwirkte die Klägerin zu 1 aufgrund nachgewiesener Verkehrsgeltung die Eintragung des - nachstehend verkleinert wiedergegebenen - farbigen (rot/weiû) Bildzeichens Nr. 1 150 900:

Darüber hinaus ist sie Inhaberin dreier verschiedener Wort-/Bildzeichen aus den Jahren 1956 (Nr. 618 241), 1977 (Nr. 641 686) und 1993 (Nr. 652 151).
Die Beklagte ist die Muttergesellschaft des R.-Konzerns. Sie ist Rechtsnachfolgerin des VEB Tabak N., der zum VEB Kombinat Tabak D. gehörte. Die Beklagte produziert und vertreibt - wie schon ihre Rechtsvorgänger - Zigaretten unter der Marke "CABINET" im Beitrittsgebiet.
Die seit 1972 vertriebenen Zigarettenpackungen hatten ursprünglich eine Schauseite, deren oberer gröûerer Teil hell-cremefarben und deren unterer winkelförmig abgegrenzter kleinerer Teil braun und mit einem Hahnentrittmuster versehen war. Auf dem oberen hellen Teil befand sich der Schriftzug "CABINET" und im Scheitelpunkt des Winkels war ein Wappen angebracht.
Ab 1990 änderte die Beklagte die Packungsgestaltung mehrfach. Für den oberen Teil wurde die Farbe weiû und für den unteren, winkelförmig abgegrenzten Teil ein dunkler Braunton mit Hahnentrittmuster (für die "CABINET würzig") bzw. ein Rotton mit Hahnentrittmuster (für die "CABINET mild") gewählt. Ab Mitte 1993 entfiel das Hahnentrittmuster.
Die Klägerinnen haben behauptet, die aufgrund von Verkehrsgeltung eingetragene Bildmarke ("Marlboro-Dach") sei überragend bekannt. Sie haben geltend gemacht, die Beklagte habe sich bei der Gestaltung der Verpackung der "CABINET mild" immer mehr an die der "Marlboro-Kingsize" angenähert und verletze durch die seit Mitte 1993 benutzte Verpackung Marken- und Ausstattungsrechte der Klägerinnen. Darüber hinaus sei dieses Verhalten unlauter i.S. von § 1 UWG.
Die Klägerinnen haben beantragt,
I. die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen , es zu unterlassen, 1. Zigaretten in Kleinverkaufspackungen herzustellen und/oder in den Verkehr zu bringen oder in den Verkehr bringen zu lassen und/oder feilzuhalten oder feilhalten zu lassen, die dadurch gekennzeichnet sind, daû der gröûere obere Teil der Vorder- und Rückseite in weiûer Farbe und der kleinere untere Teil in roter Farbe ausgeführt ist, wobei diese beiden Farbfelder winkelförmig abgegrenzt sind, insbesondere wenn die Kleinverkaufspackungen gemäû nachfolgender Abbildung

gestaltet sind; 2. Zigaretten in Gebindeverpackungen herzustellen und/oder in den Verkehr zu bringen oder in den Verkehr bringen zu lassen und/oder feilzuhalten oder feilhalten zu lassen, die dadurch gekennzeichnet sind, daû der gröûere obere Teil der Vorder- und Rückseite sowie der beiden Schmalseiten in weiûer Farbe und der untere Teil in roter Farbe ausgeführt ist, wobei diese beiden Farbfelder winkelförmig abgegrenzt sind,
insbesondere wenn die Gebindeverpackungen gemäû nachfolgender (verkleinerten) Abbildung

gestaltet sind; 3. auf Gebindeverpackungen und/oder in der Werbung ein Logo zu verwenden und/oder verwenden zu lassen, das dadurch gekennzeichnet ist, daû unterhalb des in schwarzer Farbe auf weiûem Feld dargestellten Markennamens "CABINET" bzw. "CABINET mild" ein flaches Fünfeck in roter Farbe dargestellt ist, dessen obere Begrenzungslinie winkelförmig gegenüber dem weiûen Feld abgegrenzt ist, insbesondere wenn dieses Logo gemäû nachfolgender Abbildung

gestaltet ist; II. festzustellen, daû die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen den Schaden zu ersetzen, der diesen aus Handlungen gemäû Ziffer I entstanden ist und noch entstehen wird; III. die Beklagte zu verurteilen, den Klägerinnen Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie Handlungen gemäû Ziffer I vorgenommen hat, und zwar durch Vorlage eines Verzeichnisses , aus dem die Umsätze sowie Art und Umfang der Werbemaûnahmen hervorgehen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat die Ansicht vertreten, für die Beurteilung sei allein die Situation in den neuen Bundesländern maûgebend. Auf dieses Gebiet sei das vor der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten aufgrund von Verkehrsgeltung eingetragene Bildzeichen der Klägerin zu 1 ("Marlboro-Dach") nicht erstreckt worden. Durch Benutzung entstandene Rechte würden von den Wirkungen des Erstreckungsgesetzes nicht erfaût, weil sich dieses nach seinem Wortlaut nur auf eingetragene Rechte beziehe; durch Benutzung entstandene Rechte könnten dort nicht bestehen, wo eine Benutzung nicht stattgefunden habe. Darüber hinaus fehle es auch an einer Verwechslungsgefahr.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen (OLG Hamburg GRUR 1999, 172).
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgen die Klägerinnen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche für unbegründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:
Die Klageansprüche seien nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gerechtfertigt. Zwar könne die Klägerin zu 1 für ihr aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenes Bildzeichen seit Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes am 1. Mai 1992 auch im Beitrittsgebiet Schutz beanspruchen. Es fehle aber an einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr.
Eine Verwechslungsgefahr im engeren Sinne scheide aus, weil bei aus Wort- und Bildelementen zusammengesetzten Zeichen erfahrungsgemäû dem Wortbestandteil (bei der angegriffenen Packungsgestaltung: "CABINET") eine höhere Kennzeichnungskraft zukomme. Dies führe im Ergebnis dazu, daû trotz Warenidentität und Zugrundelegung einer - unterstellt - hohen Kennzeichnungskraft des Klagebildzeichens nicht von einer Verwechslungsgefahr (im engeren Sinne) ausgegangen werden könne.
Ebensowenig sei eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne anzunehmen. Darunter fielen nicht nur eine unrichtige Vorstellung von wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zwischen den Parteien, sondern auch ein gedankliches In-Verbindung-Bringen, d.h. auch sonstige Fehlvorstellungen , z.B. die unzutreffende Zurechnung von Produkteigenschaften und bestimmten Gütevorstellungen. Unter Berücksichtigung der groûen Bekanntheit der Marke "CABINET" auf dem Gebiet der ehemaligen DDR einerseits und der gegenüber der überragenden Bekanntheit der (Wort-)Marke "Marlboro" deutlich reduzierten Bekanntheit der Bildmarke ("Marlboro-Dach") andererseits erscheine es zwingend, daû der Verkehr die angegriffene Gestaltung ungeachtet der leichten, vor allem farblichen Veränderungen der Verpackung ohne weiteres der CABINET-Markenfamilie zuordne und keinen Zusammenhang mit der - weiter entfernt liegenden - Marke "Marlboro" herstelle. Die Verwendung der Farben rot/weiû sei nicht in besonderem Maûe kennzeichnend; kennzeichnen-
de Wirkung komme vielmehr im wesentlichen der graphischen Verteilung der Farben zu, was nicht zuletzt dadurch verdeutlicht werde, daû die Kombination rot/weiû von vielen Zigarettenherstellern verwendet werde. Die beteiligten Verkehrskreise seien damit vertraut, daû die unterschiedliche Stärke von Zigaretten im Rahmen einer Markenfamilie durch eine abweichende Farbgebung bei gleichbleibender Verpackungsgestaltung ausgedrückt werde. Daû der Verkehr eine bekannte, ihm vertraute Marke aufgrund einer farblichen Veränderung einem anderen Unternehmen zurechne bzw. fehlerhaft Gütevorstellungen oder Produkteigenschaften der Marlboro auf die ihm bekannte und vertraute Marke "CABINET" übertrage, sei nicht anzunehmen. Eine mögliche Assoziation zu "Marlboro" oder "Philip Morris" müsse ferner nicht auf der Packungsgestaltung beruhen, sondern könne auch damit zusammenhängen, daû alle Zigaretten vor der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten den Aufdruck "VEB Kombinat Tabak D." getragen hätten.
Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG scheiterten bereits daran, daû diese Bestimmung im Streitfall wegen der gegebenen Warenidentität nicht anwendbar sei.
Die geltend gemachten Ansprüche könnten auch nicht mit Erfolg auf § 1 UWG gestützt werden. Eine - unterstellte - Schwächung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke beruhe darauf, daû die Beklagte zur Kenntlichmachung verschiedener Geschmacksrichtungen - bei ansonsten gleichbleibender Verpackungsgestaltung - auch auf die Farbe Rot zurückgreife. Darin könne aber nichts Unlauteres erblickt werden. Für die behauptete Rufausbeutung fehle es an der insoweit erforderlichen Rufübertragung, weil "CABINET" hinreichend bekannt sei und selbst über ein positives Markenimage verfüge. Eine planmäûige Annäherung an die "Marlboro"-Bildmarke sei nicht zu erkennen, da die
markante Gestaltung der beiden Farbflächen schon immer Grundlage der Pakkungsgestaltung der "CABINET" gewesen sei.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die geltend gemachten Ansprüche sind, da sich das am 6. Dezember 1989 eingetragene Bildzeichen der Klägerin zu 1 ("Marlboro-Dach") und die angegriffene Gestaltung der "CABINET mild" bereits seit Mitte 1993 im Verkehr begegnen, zum Teil ausschlieûlich nach der vor Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 geltenden Rechtslage (§§ 15, 24, 25, 31 WZG) zu beurteilen, soweit sie auf zeichenrechtliche Vorschriften gestützt sind. Dies gilt für die Schadensersatzfeststellungs- und Auskunftserteilungsansprüche, soweit Benutzungshandlungen bis zum 31. Dezember 1994 in Rede stehen (vgl. BGHZ 131, 308, 315 - Gefärbte Jeans; BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96, GRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999, 189 - Tour de culture). Im übrigen - soweit es sich um Benutzungshandlungen seit dem 1. Januar 1995 handelt sowie hinsichtlich der Unterlassungsansprüche - hängt ein Erfolg der auf die eingetragenen und durch Benutzung entstandenen Marken gestützten Klage davon ab, daû die Ansprüche sowohl nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes als auch nach den Bestimmungen des Markengesetzes gerechtfertigt sind (§§ 152, 153 Abs. 1 MarkenG).
2. Erfolgreich wendet sich die Revision dagegen, daû das Berufungsgericht den Klägerinnen markenrechtliche Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen fehlender Verwechslungsgefahr versagt hat.

a) Im rechtlichen Ansatz zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, daû dem eingetragenen (reinen) Bildzeichen ("MarlboroDach" ) der Klägerin zu 1, auf das die Klage in erster Linie gestützt ist, ein selbständiger zeichenrechtlicher Schutz zukommt, der im gesamten Bundesgebiet in Kraft steht.
Das genannte Bildzeichen ist seit dem 6. Dezember 1989 aufgrund nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung gemäû § 4 Abs. 3 WZG eingetragen. Den sich daraus ergebenden räumlichen Schutzumfang des Zeichens hat das Berufungsgericht zutreffend und von der Revision unbeanstandet als mit Wirkung vom 1. Mai 1992 auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt angesehen. Nach den rechtsfehlerfreien Ausführungen des Berufungsgerichts knüpft § 1 Abs. 1 ErstrG, der den Schutzbereich der zum 1. Mai 1992 in den sogenannten Altbundesländern bestehenden gewerblichen Schutzrechte, u.a. der Warenzeichen, auf das Beitrittsgebiet erweitert, nicht an deren Entstehungsgrund , sondern lediglich an deren Bestehen an. Danach kommt es für die Erstreckung der Klagemarke allein darauf an, ob diese im genannten Zeitpunkt bestanden hat, nicht darauf, ob sie sich auch im Beitrittsgebiet im Verkehr durchgesetzt hat. Gegen diese Beurteilung hat auch die Revisionserwiderung nichts erinnert.
Auf die weitere, vom Berufungsgericht gegenteilig beantwortete Frage, ob bei infolge Benutzung entstandenen Rechten (Ausstattungsrecht) ein gesonderter Nachweis der Verkehrsgeltung auch im Beitrittsgebiet erforderlich ist (vgl. hierzu Knaak, GRUR Int. 1993, 18, 22, 24; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., Einl. Rdn. 45a), kommt es nicht an, weil beim gegenwärtigen Sach- und Streitstand nichts dafür ersichtlich ist, daû Ansprüche aus einem derartigen Recht weiterführen könnten.


b) In rechtlich nicht zu beanstandender Weise ist das Berufungsgericht - wenn auch nur stillschweigend - von einer markenmäûigen Benutzung des angegriffenen Bildelements auf der beanstandeten Verpackung der "CABINET mild" ausgegangen. Hierfür ist ausreichend, daû das an der Basis der Zigarettenschachtel in roter Farbe ausgeführte, symmetrische Winkelelement vom Verkehr nicht lediglich als schmückendes Beiwerk oder als Zierat, sondern herkunftskennzeichnend verstanden wird (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/ TISSERAND; EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97, GRUR Int. 1999, 438, 440 Tz. 31 ff. = WRP 1999, 407 - BMW). Dies ist hier der Fall. Die angesprochenen Verkehrskreise (Raucher) sind nach der allgemeinen Lebenserfahrung daran gewöhnt, daû bildliche Gestaltungselemente einschlieûlich geometrischer Formen und Farben auf Zigarettenpackungen im wesentlichen gleichbleibend, d.h. nicht willkürlich und beliebig variierend, sondern bewuût zur Unterscheidung von Zigaretten anderer Herkunft eingesetzt werden. Soweit das Berufungsgericht in einem anderen Zusammenhang davon ausgegangen ist, daû die farbliche Gestaltung der Winkelform für den Verkehr - gleichsam beschreibend - lediglich eine Unterscheidungshilfe für die verschiedenen Geschmacksnoten von Zigaretten bedeute, fehlt es an konkreten Feststellungen dazu, daû es auf dem einschlägigen Warengebiet der Fertigzigaretten oder Tabakwaren üblich ist, eine bestimmte Geschmacksrichtung unabhängig vom Hersteller und einer etwaigen Marke mit einer bestimmten Farbe (rot) und/oder einer roten Winkelform kenntlich zu machen. Damit kommt (auch) der bildlichen Gestaltung der "CABINET mild"-Packung eine warenidentifizierende Wirkung zu.

c) Die weitere Annahme des Berufungsgerichts, zwischen dem eingetragenen Bildzeichen der Klägerin zu 1 und der angegriffenen Bildgestaltung der
"CABINET mild" fehle es an einer Verwechslungsgefahr, ist jedoch auf der Grundlage der bisher getroffenen Feststellungen nicht frei von Rechtsfehlern.
Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofes ist die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, GRUR 1998, 387, 389 Tz. 22 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. = WRP 1998, 1165 - Canon; BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 159 = WRP 2001, 41 - Drei-Streifen-Kennzeichnung, m.w.N.). Dazu gehören insbesondere - wie das Berufungsgericht im Ausgangspunkt nicht verkannt hat - die zueinander in einer Wechselbeziehung stehenden drei Beurteilungselemente der Identität oder Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie der Kennzeichnungskraft der Klagemarke. Dabei kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und/oder eine besondere Bekanntheit der prioritätsälteren Kennzeichnung ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 158, 160 - Drei-StreifenKennzeichnung ; Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN, jeweils m.w.N.).
aa) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsverstoû Identität zwischen den unter dem Klagezeichen und den unter der angegriffenen Bezeichnung vertriebenen Waren angenommen; in beiden Fällen handelt es sich um Fertigzigaretten.
bb) Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft des zugunsten der Klägerin zu 1 eingetragenen Bildzeichens hat das Berufungsgericht keine näheren Feststellungen getroffen. Im Hinblick darauf, daû es sich um ein gemäû § 4 Abs. 3 WZG aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragenes Bildzeichen handelt, ist - von Hause aus - von normaler Unterscheidungskraft auszugehen (vgl. BGHZ 113, 115, 118 - SL, m.w.N.). Für die Frage der (aktuellen) Kennzeichnungskraft ist im Streitfall allerdings in Betracht zu ziehen, daû diese - worauf sich die Klägerinnen bezogen haben - aufgrund einer erhöhten Bekanntheit des Bildzeichens möglicherweise erheblich gesteigert ist. Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft sind nicht frei von Widersprüchen. So hat das Berufungsgericht für die Klagemarke eine hohe Bekanntheit , und zwar auch im Beitrittsgebiet, unterstellt und ist dementsprechend von einer hohen Kennzeichnungskraft ausgegangen. Zum Teil unterscheidet es allerdings zwischen einer (unterstellt überragenden) Bekanntheit der "geschützten Marke" bzw. der "Wortmarke Marlboro" und der demgegenüber deutlich reduzierten Bekanntheit der "hier allein maûgeblichen Bildmarke". Diese Ausführungen lassen nicht eindeutig erkennen, ob das Berufungsgericht die von den Klägerinnen behauptete und unter Beweis gestellte auûerordentliche Bekanntheit der Klage-Bildmarke unterstellt hat und dementsprechend von einer deutlich erhöhten Kennzeichnungskraft ausgegangen ist. Der für die Bestimmung des Maûes der Kennzeichnungskraft bedeutsamen Frage, ob die Klage-Bildmarke auûerordentlich bekannt oder sogar berühmt ist, kann aber unter Umständen streitentscheidende Bedeutung zukommen, weil das hierzu in Beziehung zu setzende Ergebnis der Beurteilung der Markenähnlichkeit (vgl. unten cc) entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht von vornherein gegen das Bestehen einer Verwechslungsgefahr spricht, zumal auch die in Frage stehenden Waren - was ebenfalls in die Beurteilung einzubeziehen ist - identisch sind.

cc) Nach den Ausführungen des Berufungsgerichts besteht zwischen der angegriffenen Benutzungsform und der Bildmarke der Klägerin zu 1 nur eine geringe Ähnlichkeit, weil bei kombinierten Wort-/Bildmarken erfahrungsgemäû dem Wortbestandteil eine höhere Kennzeichnungskraft zukomme. Dieser Erfahrungssatz , wonach in derartigen Fällen eine Orientierung in erster Linie anhand des Wortbestandteils erfolge, werde im Streitfall durch die besondere Markentreue der für die Beurteilung maûgebenden Verkehrskreise (Raucher) noch untermauert, die eine sehr genaue Kenntnis von "ihrer" Marke hätten.
Dieser Beurteilung kann nicht beigetreten werden. Sie vernachlässigt die Besonderheiten der Fallgestaltung, indem sie einseitig auf einen - an sich zutreffenden, aber nicht uneingeschränkt verallgemeinerungsfähigen (vgl. BGH, Urt. v. 2.2.1989 - I ZR 150/86, GRUR 1989, 425, 427 - Herzsymbol) - Erfahrungssatz abstellt.
Ohne Rechtsverstoû ist das Berufungsgericht allerdings für die Beurteilung der Markenähnlichkeit vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen ausgegangen (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 158, 159 - Drei-Streifen-Kennzeichnung, m.w.N.). Es hat diesen für die angegriffenen Ausführungsformen aber nicht rechtsfehlerfrei bestimmt, weil es einzelne Gegebenheiten des Streitfalls nicht hinreichend berücksichtigt hat.
Das in den Klageanträgen abstrakt formulierte Begehren, der Beklagten die Verwendung von im einzelnen beschriebenen, rot/weiû gehaltenen winkelförmigen bildlichen Bezeichnungen zu verbieten, entbindet den Tatrichter nicht davon zu prüfen, in welchem markenmäûig bedeutsamen Gesamtzusammenhang die als verwechselbar beanstandete Kennzeichnung benutzt wird (BGH
GRUR 1989, 425, 426 - Herzsymbol). Dieser Gesamtzusammenhang ergibt sich vorliegend aus den in den "insbesondere-Zusätzen" wiedergegebenen konkreten Verletzungsformen, die jeweils aus Wort- und Bildbestandteilen bestehen. Demnach stehen einander im Streitfall die farbig eingetragene Bildmarke der Klägerin zu 1 und die konkreten, aus Wort- und (farbigen) Bildbestandteilen bestehenden Gestaltungen der Einzelpackungen und Gebindeverpackungen sowie des sogenannten Logos der "CABINET mild" der Beklagten gegenüber. Dies hat das Berufungsgericht nicht verkannt.
Ist auf den Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen bestehenden Kennzeichnung abzustellen, so wird dies in vielen Fällen dazu führen, daû der Ähnlichkeitsgrad geringer zu bemessen sein wird als in einer Situation, in der sich lediglich die übereinstimmenden bzw. ähnlichen Einzelbestandteile gegenüberstehen. Wäre im Streitfall der Ähnlichkeitsgrad lediglich anhand der Bildbestandteile der angegriffenen Ausstattungen zu bestimmen, würde dies zur Annahme eines verhältnismäûig hohen Ähnlichkeitsgrades führen, weil - wie das Berufungsgericht beanstandungsfrei festgestellt hat - die Bildmarke der Klägerin zu 1 und der Bildbestandteil der angegriffenen Ausstattungen übereinstimmend einen gröûeren weiûen Teil aufweisen, der winkelförmig von einem kleineren roten Teil abgegrenzt ist, wobei das Winkelmaû ähnlich und der Rotton im helleren Bereich der fast unmerklich ineinander übergehenden Farbabstufungen mit der Klage-Bildmarke fast identisch ist. Diese ausgeprägte Ähnlichkeit wird in dem in Rede stehenden Kennzeichnungselement, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht allein deshalb maûgeblich gemindert, weil sich der rote Teil bei den Ausstattungen der Beklagten am unteren Ende, gleichsam als "Rinne", bei der Klagemarke dagegen oben, sozusagen als "Dach", findet. Diesem Gesichtspunkt kann keine ausschlaggebende Bedeutung beigemessen werden, weil die angegriffenen Ausführungsformen
nach der Lebenserfahrung im geschäftlichen Verkehr den angesprochenen Verkehrskreisen nicht immer in ein und derselben Ausrichtung gegenübertreten.
Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der angegriffenen konkreten Ausstattungen ist nicht auszuschlieûen, daû die Erscheinung eines Zeichens durch die Verwendung eines weiteren Zeichens überlagert wird, was zur Folge haben kann, daû ungeachtet einer bestehenden Identität oder Ähnlichkeit des einen Bestandteils mit der Klagemarke aufgrund der zusätzlichen Kennzeichnung das auf diese Weise entstandene zusammengesetzte Zeichen vom Schutzbereich des Klagezeichens nicht mehr erfaût wird. Diese Überlegung hat auch im Zusammenhang mit der Erweiterung des Markenschutzes auf weitere Zeichenformen, etwa die Form- oder die konturlose Farbmarke, an Bedeutung gewonnen und ist infolgedessen im neueren Schrifttum Gegenstand von Erörterungen geworden (vgl. Völker/Semmler, GRUR 1998, 93, 98; v. Schultz, GRUR 1997, 714, 716; Ullmann, GRUR 1996, 712, 714; Tilmann, GRUR 1996, 701, 703; Fuchs-Wissemann, GRUR 1995, 470, 471; Kunz-Hallstein, MarkenR 2000, 389, 395).
In derartigen Fällen kommt es maûgeblich darauf an, ob die angegriffene Gestaltung vom angesprochenen Verkehr wie bei einem Gesamtzeichen im Zusammenhang wahrgenommen wird oder ob - möglicherweise aufgrund bestimmter Werbemaûnahmen oder aufgrund bestimmter Kennzeichnungsgewohnheiten , z.B. der häufigen Verwendung von Zweitmarken (vgl. BGH, Urt. v. 1.7.1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana) allgemein oder insbesondere auf dem in Frage stehenden Warengebiet - der Verkehr daran gewöhnt ist, in einer Gesamtaufmachung wie den angegriffenen Verpakkungen einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungs-
funktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen. Für eine derartige Verkehrsanschauung könnte im Streitfall etwa eine Übung der Verwendung von Zweitmarken bei Fertigzigaretten, insbesondere aber auch die von den Klägerinnen behauptete besondere Bekanntheit der Klagemarke sprechen. Diese wird im wesentlichen zusammen mit der "Marlboro" -Wortmarke verwendet, vom Verkehr nach deren Behauptung aber in erheblichem Umfang als auf die Klägerinnen hinweisend und nicht gegenüber der Wortmarke zurücktretend verstanden, so daû auch sonst, insbesondere bei den angegriffenen Verpackungen, ein entsprechendes Verständnis des Verkehrs naheliegen könnte.
Wäre im Streitfall der Beurteilung ein derartiges Verständnis des Verkehrs zugrunde zu legen, könnte nicht davon ausgegangen werden, daû die angegriffene Gesamtausstattung vom Verkehr als Ganzes wahrgenommen und deren Gesamteindruck nach den zuvor schon erwähnten Erfahrungssätzen wie bei einer aus mehreren Bestandteilen bestehenden Marke möglicherweise durch (nur) einen prägenden Bestandteil, nämlich ihren Wortbestandteil, bestimmt wird. Diese Beurteilung liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet , so daû sie das Berufungsgericht - gegebenenfalls nach Feststellung der tatsächlichen Gegebenheiten auf dem hier in Frage stehenden Warengebiet - im neueröffneten Berufungsverfahren vorzunehmen hat.
Es wird dabei auch zu berücksichtigen haben, daû Bildzeichen, aber auch konturlose Farben und konkrete Farbzusammenstellungen grundsätzlich geeignet sind, kennzeichnend zu wirken, indem sie dem Publikum die Herkunft der Ware anzeigen (§ 3 Abs. 1 MarkenG; BGHZ 140, 193, 195 - Farbmarke gelb/schwarz; BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 57/98, Umdr. S. 6 - Farbmarke violettfarben, m.w.N.; vgl. auch Völker/Semmler, GRUR 1998, 93, 98;
v. Schultz, GRUR 1997, 714, 719; Fuchs-Wissemann, GRUR 1995, 470, 471; Kunz-Hallstein, MarkenR 2000, 389, 395).
Es gehört darüber hinaus zum allgemeinen Erfahrungswissen, daû Farben , wie z.B. jedem Autofahrer aufgrund der bekannten Hausfarben der Mineralölgesellschaften bekannt ist, jedenfalls in bestimmten Fällen deutlich schneller wahrgenommen werden als Text und Bild, sich dabei auch nicht als minder einprägsam erweisen als letztere und vor allem in besonderer Weise geeignet sind, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu erregen (vgl. v. Schultz, GRUR 1997, 714, 716; Beier, GRUR 1980, 600, 604; Schulze zur Wiesche, GRUR 1965, 129).
Soweit das Berufungsgericht davon ausgegangen ist, die farbliche Gestaltung der Winkelform bedeute für den Verkehr - gleichsam beschreibend - lediglich eine Unterscheidungshilfe für die verschiedenen Geschmacksnoten der Zigaretten, fehlt es, wie schon zuvor ausgeführt (oben zu Ziff. 2. b), an konkreten Feststellungen dazu, daû es auf dem einschlägigen Gebiet des Vertriebs von Fertigzigaretten oder Tabakwaren üblich ist, eine bestimmte Geschmacksrichtung hersteller- und markenübergreifend mit einer bestimmten Farbe oder konkret einer roten Winkelform kenntlich zu machen.
Ebenso kann, was das Berufungsgericht bisher unberücksichtigt gelassen hat, für die Frage, ob der angesprochene Verkehr einem Bestandteil innerhalb einer Gesamtaufmachung eine selbständig kennzeichnende Funktion beimiût, auch die Art und Weise eine Rolle spielen, in der die Bestandteile verwendet werden, insbesondere ihre räumliche Anordnung. So liegt die Annahme einer selbständigen Kennzeichnungsfunktion bei einem von mehreren Bestandteilen einer Aufmachung näher, wenn sie nicht ineinander verwoben
oder eng miteinander verbunden, sondern - wie hier - deutlich voneinander abgesetzt sind (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 370 - alpi/Alba Moda; Tilmann, GRUR 1996, 701, 703).
dd) Das Berufungsgericht wird bei seiner erneuten Beurteilung demnach das Maû der Kennzeichnungskraft der Klagemarke festzulegen und einen Grad der Ähnlichkeit der Marken festzustellen haben. Bei der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr wird es schlieûlich zu beachten haben, daû diese grundsätzlich um so gröûer ist, je stärker sich die Kennzeichnungskraft der geschützten Kennzeichnung darstellt. Mag auch die Gefahr tatsächlicher Verwechslungen mit zunehmendem Bekanntheitsgrad des Zeichens sinken, weil das Zeichen dem Verkehr so häufig begegnet, daû er Fehlvorstellungen über sein tatsächliches Aussehen weniger unterliegen wird, werden doch erfahrungsgemäû dem Verkehr besonders kennzeichnungskräftige, insbesondere bekannte oder sogar berühmte Kennzeichnungen eher in Erinnerung bleiben. Solche ihm bekannte Kennzeichnungen wird der angesprochene Verkehr deshalb auch eher in einer anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glauben. Demgemäû genieûen derart besonders kennzeichnungskräftige oder sogar bekannte Marken grundsätzlich einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (BGH GRUR 2001, 158, 159 - DreiStreifen -Kennzeichnung, m.w.N.).

d) Sollte das Berufungsgericht erneut zu der Beurteilung gelangen, daû eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne, daû die eine Marke für die andere gehalten wird, nicht gegeben ist, wird es bei der Prüfung, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne eines gedanklichen In-Verbindung-Bringens (Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens oder unmittelbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn) anzunehmen ist, zu beachten
haben, daû für das Vorliegen eines Serienzeichens (Stammbestandteil "Marlboro -Dach") auf der Grundlage des bisherigen Sachvortrags der Klägerinnen nichts spricht.
Die angegriffene Gestaltung der Frontseite der "CABINET mild" rechtfertigt auch die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn (Annahme organisatorischer oder wirtschaftlicher Verbindungen) auf der Grundlage der bisherigen Tatsachenfeststellungen nicht. Es fehlt an Feststellungen dafür, daû sich die Klagemarke - was Voraussetzung für diese Art der Verwechslungsgefahr ist (BGH, Urt. v. 2.7.1998 - I ZR 273/95, GRUR 1999, 155, 156 = WRP 1998, 1006 - DRIBECK's LIGHT, m.w.N, insoweit in BGHZ 139, 147 nicht abgedruckt) - allgemein zu einem Hinweis auf die Unternehmen der Klägerinnen entwickelt hat. Auch bei weitem Verständnis des Begriffs der unmittelbaren Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (vgl. EuGH, Urt. v. 30.11.1993 - Rs. C-317/91, GRUR 1994, 286, 287 f. - Quattro/Quadra; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon) kann diese nicht bejaht werden, so daû sich insoweit auch die - von der Revision angeregte - Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zur Vorabentscheidung erübrigt.
3. Schlieûlich wird das Berufungsgericht, sofern es zur Annahme einer Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt, im oben (Ziff. II. 1.) genannten Umfang eine Prüfung der geltend gemachten Ansprüche nach dem Warenzeichengesetz nachzuholen haben.
Nur wenn das Berufungsgericht Ansprüche wegen Markenrechtsverletzung aufgrund gegebener Verwechslungsgefahr nach dem Markengesetz oder dem Warenzeichengesetz verneinen sollte, hätte es der Frage nachzugehen,
ob die geltend gemachten Ansprüche den Klägerinnen aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG oder § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt einer unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder des Rufes der Klagemarke zustehen. Soweit Ansprüche aus der markenrechtlichen und solche aus der wettbewerbsrechtlichen Anspruchsgrundlage nicht zum selben Ergebnis führen würden, müûte das Vorabentscheidungsersuchen des Senats an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875 = WRP 2000, 1142 - Davidoff) berücksichtigt und gegebenenfalls die Vorabentscheidung zur Frage der Anwendung von Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) auûerhalb des Warenunähnlichkeitsbereichs , d.h. im - hier gegebenen - Falle von identischen oder ähnlichen Waren, abgewartet werden.
III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision , an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert

Tatbestand:

1

Die Klägerin ist auf dem Gebiet der Datenkommunikation und Informationstechnik tätig. Sie firmiert seit dem 7. August 1989 als "InterConnect Gesellschaft für Datenkommunikation mbH" und ist Inhaberin der am 6. Mai 1991 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 11 75 842 für Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Organisationsberatung, Installation und Montage von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten, Reparatur und Instandhaltung von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten, Erstellen von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, Dienstleistungen eines Ingenieurs.

2

Die Beklagte ist das größte inländische Telekommunikationsunternehmen. Sie ist Inhaberin der am 29. Januar 1997 angemeldeten und in den Farben Grau/Magenta eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 397 03 680 sowie der am 23. Januar 1997 angemeldeten Wortmarke Nr. 397 02 720 "T-InterConnect", deren Schutz sich u.a. erstreckt auf das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen, Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern, Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation. Die Beklagte verwendet im geschäftlichen Verkehr und in ihrer Werbung für Netzdienstleistungen für Geschäfte im Internet auch das Kennzeichen "T-InterConnect".

3

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte.

4

Die Beklagte ist bereits durch Anerkenntnisurteil des Senats vom 3. April 2003 (I ZR 209/00) verpflichtet, es zu unterlassen, zur Kennzeichnung von Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte das Kennzeichen "T-InterConnect" zu verwenden, unter diesem Kennzeichen Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte anzubieten oder in den Verkehr zu bringen, und Auskunft über Verletzungshandlungen zu erteilen.

5

Im vorliegenden Rechtsstreit nimmt die Klägerin die Beklagte wegen der Verletzung ihrer Kennzeichenrechte auf Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz und hilfsweise nach den Grundsätzen des Bereicherungsrechts auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr in Anspruch. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Einrede der Verjährung erhoben.

6

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat dem Feststellungsantrag hinsichtlich der Verpflichtung zum Schadensersatz für die Zeit ab 1. Januar 2000 stattgegeben und für die Zeit davor die Verpflichtung der Beklagten festgestellt, der Klägerin nach den Grundsätzen des Bereicherungsrechts eine angemessene Lizenzgebühr zu bezahlen.

7

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihr Ziel der Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

8

I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt :

9

Die Feststellungsklage sei zulässig. Das erforderliche Feststellungsinteresse liege aufgrund der Besonderheiten im gewerblichen Rechtsschutz vor, obwohl auch im Wege der Stufenklage auf - noch unbezifferte - Leistung hätte geklagt werden können. Das erforderliche Rechtsschutzinteresse sei gegeben, weil zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der Klage noch keine vollständige Auskunft erteilt gewesen sei. Die spätere Auskunftserteilung berühre den Fortbestand des Rechtsschutzinteresses nicht.

10

Die Feststellungsklage sei auch begründet. Der Schadensersatzanspruch der Klägerin folge für die Zeit ab dem 26. Juli 2000 aus der Bindungswirkung der rechtskräftigen Vorverurteilung zur Unterlassung der streitgegenständlichen Zeichennutzung. Einer Verurteilung aus einer vertraglichen Unterlassungspflicht komme Rechtskraftwirkung für den Schadensersatzanspruch zu. Entsprechendes müsse für die Verurteilung aus einer gesetzlichen Unterlassungspflicht gelten. Die Bindungswirkung, die auch die Rechtswidrigkeit der Handlungen erfasse, könne aber erst ab dem 26. Juli 2000, der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung im Vorverfahren, eintreten.

11

Für den Zeitraum davor folge der Schadensersatzanspruch grundsätzlich aus Markenrecht. Die Klagemarke sei (gering) kennzeichnungskräftig. Trotz weitgehender klanglicher und bildlicher Identität des Begriffs "InterConnect" mit dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" scheide allerdings eine unmittel- bare Verwechslungsgefahr aus. Der Zeichenbestandteil "T-", der sich im Verkehr als Hinweis auf die Beklagte durchgesetzt habe, präge das angegriffene Zeichen derart, dass die "sprechende" Angabe "InterConnect" vollständig dahinter zurücktrete.

12

Zwischen der Klagemarke sowie dem Unternehmenskennzeichen "InterConnect" der Klägerin und dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" für identische Dienstleistungen bestehe aber eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Der Verkehr könne die Zeichen zwar auseinanderhalten, gehe aber vom Vorliegen organisatorischer oder wirtschaftlicher Zusammenhänge aus. Ihm sei bekannt, dass die Beklagte den Stammbestandteil "T-" ihren Zeichen voranstelle. Der Verkehr könne deshalb verführt sein zu glauben, die Beklagte habe sich die Klägerin einverleibt und das bisherige Recht der Klägerin erworben.

13

Soweit die markenrechtlichen Schadensersatzansprüche für die Zeit vor dem 1. Januar 2000 verjährt seien, folge der Anspruch aus Bereicherungsrecht.

14

II. Die Revision der Beklagten hat keinen Erfolg. Die zulässige Feststellungsklage ist in dem vom Berufungsgericht zugesprochenen Umfang begründet. Die Beurteilung des Schadensersatz- und Bereicherungsanspruchs der Klägerin durch das Berufungsgericht hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung jedenfalls im Ergebnis stand.

15

1. Die Feststellungsklage ist zulässig.

16

a) Das nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ist gegeben. Es entfällt im gewerblichen Rechtsschutz in der Regel nicht schon dann, wenn der Kläger im Wege der Stufenklage auf Leistung klagen könnte (BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 189/99, GRUR 2001, 1177 f. = WRP 2001, 1164 - Feststellungsinteresse II, m.w.N.; Urt. v. 15.5.2003 - I ZR 277/00, GRUR 2003, 900, 901 = WRP 2003, 1238 - Feststellungsinteresse III). Dafür sprechen prozessökonomische Erwägungen, weil die Schadensberechnung auch nach erteilter Auskunft häufig Schwierigkeiten bereitet und eine eingehende Prüfung der Berechnungsmethode des Schadens erfordert. Zudem schützt die Feststellungsklage den Verletzten in stärkerem Maße vor Verjährung. Die Erhebung der Stufenklage hat nur eine Hemmung der Verjährung zur Folge, die gemäß § 204 Abs. 2 Satz 1 und 2 BGB sechs Monate nach einem Stillstand des Verfahrens endet. Soll die Verjährungsfrist nicht weiterlaufen, muss der Verletzte nach Erteilung der Auskunft innerhalb dieser sechs Monate den Prozess fortsetzen. Dies ist besonders problematisch bei Streit über die Vollständigkeit der Auskunft. Es entspricht zudem prozessualer Erfahrung, dass die Parteien nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung in vielen Fällen aufgrund des Feststellungsurteils auch ohne Inanspruchnahme der Gerichte zu einer Schadensregulierung finden. Deshalb besteht kein Anlass, aus prozessualen Gründen dem Verletzten zu gebieten, das Gericht nach Rechnungslegung mit einem Streit über die Höhe des Schadensbetrags zu befassen (BGH GRUR 2003, 900, 901 - Feststellungsinteresse III).

17

Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn der Verletzte auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung klagt, nachdem der Verletzer rechtskräftig zu Unterlassung und Auskunft verurteilt worden ist. Der Verletzte ist nicht verpflichtet , die Erteilung der Auskunft abzuwarten oder im Wege der Vollstreckung durchzusetzen, um erst dann auf Leistung zu klagen. Eine derartige Verpflichtung würde dazu führen, dass der Verletzer den Eintritt der Verjährung durch verzögerte Auskunftserteilung herbeiführen könnte. Der Verletzte, der bei seiner ersten Klage keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht hat, ist deshalb nicht gehindert, im Anschluss an den ersten Prozess eine Schadensersatzklage zu erheben. Diese kann vor erteilter Auskunft zweckmäßig nur auf Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichtet sein. Nachdem die Beklagte die geschuldete Auskunft vor Erhebung der Klage unstreitig nicht erteilt hat, ist die Feststellungsklage auch nicht mißbräuchlich.

18

b) Die Klägerin war nicht verpflichtet, ihre zulässig erhobene Feststellungsklage nach erteilter Auskunft auf eine Leistungsklage umzustellen. Grundsätzlich besteht keine Verpflichtung des Verletzten, von der Feststellungsklage auf die Leistungsklage überzugehen, wenn letztere während des Prozesses möglich wird (BGH, Urt. v. 18.12.1986 - I ZR 67/85, GRUR 1987, 524, 525 - Chanel No. 5 II). Eine Ausnahme hat der Bundesgerichtshof lediglich dann angenommen, wenn der Kläger lange vor Beendigung des ersten Rechtszugs zur Leistungsklage hätte übergehen können, ohne dass dadurch die Sachentscheidung verzögert worden wäre (BGH, Urt. v. 31.1.1952 - III ZR 131/51, LM § 256 ZPO Nr. 5 = NJW 1952, 546 [LS]). Für einen derartigen Ausnahmefall fehlen hier Anhaltspunkte. Die Beklagte hat Auskunft nicht nur am 29. August 2003, sondern nochmals am 9. Januar 2004 erteilt und damit erst nach der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung vom 14. Oktober 2003 und nur wenige Tage vor der Verkündung des erstinstanzlichen Urteils am 13. Januar 2004. Damit war der Klägerin eine Bezifferung des Schadensersatzanspruchs oder des - bei Verjährung des markenrechtlichen Anspruchs eingreifenden - bereicherungsrechtlichen Anspruchs erst zu einem Zeitpunkt möglich, zu dem der Übergang zur Leistungsklage eine Verzögerung der Sachentscheidung zur Folge gehabt hätte.

19

2. Der Klägerin steht der beantragte Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte zu. Das Berufungsgericht hat die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung allerdings rechtsfehlerhaft für die Zeit ab dem 26. Juli 2000, dem Tag der letzten mündlichen Verhandlung im Hauptsacheverfahren 6 U 222/99 vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe, auf eine Bindungswirkung des Anerkenntnisurteils des erkennenden Senats vom 3. April 2003 (I ZR 209/00) gestützt. Eine solche Bindungswirkung dieses Unterlassungsurteils für den vorliegenden Schadensersatzprozess besteht nicht (vgl. BGHZ 150, 377, 383 - Faxkarte ). Der noch unverjährte Schadensersatzanspruch ab dem 1. Januar 2000 steht der Klägerin aber aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG zu. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht eine Verwechslungsgefahr zwischen dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" und der Klagemarke bejaht.

20

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 12 = WRP 2006, 92 - coccodrillo; BGHZ 167, 322 Tz. 16 - Malteserkreuz).

21

b) Das Berufungsgericht ist zutreffend und von den Parteien unbeanstandet im Umfang des von der Klägerin verfolgten Anspruchs von Dienstleistungsidentität ausgegangen.

22

c) Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke lassen ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen.

23

Allein kennzeichnender Bestandteil der Klagemarke ist der Wortbestandteil "INTERCONNECT". Denn der Verkehr orientiert sich bei einer komplexen Wort-/Bildmarke erfahrungsgemäß an dem Wortbestandteil, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende grafische Gestaltung aufweist (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 30 - Malteserkreuz, m.w.N.; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 809). Der rein beschreibende Wortbestandteil "Ges. für Datenkommunikation mbH" hat gleichfalls keine Kennzeichnungskraft.

24

Der allein kennzeichnende Bestandteil "INTERCONNECT" besitzt als in der deutschen Sprache nicht vorhandenes Fantasie- und Kunstwort einen eigenschöpferischen Gehalt. Er hat damit trotz beschreibender Anlehnung an die von der Klagemarke erfassten Netzdienstleistungen ("Inter" für "zwischen" oder als abkürzende Anspielung auf "international" sowie "Connect" für "Verbindung /verbinden") jedenfalls geringe originäre Kennzeichnungskraft. Es liegt keine rein beschreibende Angabe ohne Kennzeichnungskraft vor, sondern nur ein beschreibender Anklang. Auch bei Kenntnis von der Bedeutung der Begriffe "inter" und "connect" kann der Verkehr keine klare, umfassende und erschöpfende Zuordnung zu den konkreten Dienstleistungen der Klägerin vornehmen (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom; Urt. v. 26.6.1997 - I ZR 56/95, GRUR 1997, 845, 846 = WRP 1997, 1091 - Immo-Data; Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner).

25

d) Das Berufungsgericht hat auch zutreffend angenommen, dass für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr die Übereinstimmung des allein kennzeichnenden Bestandteils der Klagemarke "INTERCONNECT" mit dem Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Bezeichnung nicht genügt. Denn der Bestandteil "InterConnect" prägt das angegriffene Zeichen nicht derart, dass der weitere Bestandteil "T-" im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund tritt.

26

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05 P, GRUR 2007, 700 Tz. 41 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz, jeweils m.w.N.).

27

Der Zeichenbestandteil "T-" tritt im angegriffenen Zeichen nicht weitgehend in den Hintergrund, obwohl er Unternehmens- und Serienkennzeichen der Beklagten ist. Zwar ist in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass bei zusammengesetzten Zeichen ein Bestandteil, der für den Verkehr erkennbar Unternehmens- und/oder Serienkennzeichen ist, im Allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in derartigen Fällen im anderen Bestandteil erblickt. Dieser Erfahrungssatz besagt aber nicht, dass die tatrichterliche Würdigung des Einzelfalls unter Heranziehung aller Umstände nicht zu einem abweichenden Er- gebnis führen kann (vgl. BGH, Beschl. v. 2.4.1998 - I ZB 25/96, GRUR 1998, 927, 929 = WRP 1998, 872 - COMPO-SANA; Beschl. v. 4.2.1999 - I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 - LORA DI RECOARO; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN, je m.w.N.). Dies ist vorliegend der Fall.

28

Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts besteht keine Neigung des Verkehrs zur Verkürzung des mehrgliedrigen angegriffenen Zeichens "T-InterConnect". Danach wird der durch das bekannte "Telekom -T" herausgestellte Bezug zur Beklagten auch bei mündlicher Aussprache regelmäßig zum Ausdruck gebracht, zumal der Bestandteil "InterConnect" nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt. Vernachlässigt der Verkehr den vorangestellten Bestandteil "T-" nicht, kommt diesem jedenfalls eine das angegriffene Gesamtzeichen mitprägende Bedeutung zu.

29

Zu Recht wendet sich die Klägerin aber gegen die Annahme des Berufungsgerichts , der Bestandteil "InterConnect" trete vollständig in den Hintergrund. Das Berufungsgericht hat dabei den Erfahrungssatz vernachlässigt, dass der Verkehr in einem neben dem erkennbaren Unternehmens- und Serienkennzeichen vorhandenen Bestandteil im Allgemeinen die eigentliche Produktkennzeichnung erblickt (für das Unternehmenskennzeichen: BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Beschl. v. 10.7.1997 - I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997, 1186 - IONOFIL; BGH GRUR 1999, 583, 584 - LORA DI RECOARO; BGH, Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten ; Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 882 = WRP 2003, 1228 - City Plus; für den Stammbestandteil einer Zeichenserie: BGH, Beschl. v. 4.7.1996 - I ZB 6/94, GRUR 1996, 977, 977 f. = WRP 1997, 571 - DRANO/P3- drano; BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Ein Bestandteil mit produktkennzeichnender Funktion, der - wie hier - über Unterscheidungskraft verfügt, tritt im Regelfall in der Wahrnehmung des Verkehrs nicht vollständig zurück. Besondere Umstände, die ausnahmsweise zu einem anderen Ergebnis führen könnten, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt; sie sind von der Beklagten auch nicht vorgetragen worden.

30

Trotz der Bekanntheit des Unternehmens- und Serienkennzeichens "T-" und der produktkennzeichnenden Funktion des weiteren Bestandteils "InterConnect" ist allerdings nicht davon auszugehen, dass der Verkehr diese Bestandteile statt als einheitlichen Herkunftshinweis als zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen auffasst mit der Folge, dass die Übereinstimmung der Klagemarke mit dem Bestandteil "InterConnect" zu einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führen könnte (vgl. zur Möglichkeit der Wahrnehmung eines Zeichenbestandteils als Zweitkennzeichen im Rahmen der Markenverletzung BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung BGH, Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Tz. 13, 14 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night). Der Verkehr wird mehrere Zeichenbestandteile regelmäßig nur dann als jeweils eigenständige Zeichen wahrnehmen, wenn sie voneinander abgesetzt sind. Das ist bei dem angegriffenen Zeichen nicht der Fall. Die Bestandteile "T-" und "InterConnect" sind vielmehr in der Wortmarke durch einen Bindestrich und in der Wort-/Bildmarke durch eine Reihe hinter den Buchstaben durchlaufender "Digits" in einer Weise miteinander verbunden, die eine Zusammengehörigkeit als Gesamtzeichen dokumentiert (vgl. BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ ESTRA-PUREN; BPatG GRUR 2003, 64, 66 - T-Flexitel/Flexitel).

31

e) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens verneint. Diese Art der Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens erkennt, und dass er deshalb nachfolgende Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem Inhaber des Serienzeichens zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG, m.w.N.; Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24). Vorliegend besteht aber gerade keine Übereinstimmung in einem Stammbestandteil ; vielmehr stimmt die Klagemarke umgekehrt mit dem weiteren, produktidentifizierenden Bestandteil des angegriffenen Zeichens überein.

32

f) Die Übereinstimmung des allein kennzeichnenden Bestandteils der Klagemarke mit dem Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Marke begründet aber, wie das Berufungsgericht im Ergebnis zu Recht angenommen hat, unter Berücksichtigung der Dienstleistungsidentität und trotz der geringen Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

33

aa) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt vor, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz). Dasselbe gilt, wenn der Inhaber einer Markenserie ein zusammengesetztes Zeichen benutzt , das den bekannten Bestandteil der Markenserie mit einem Bestandteil kombiniert, der mit einem anderen nicht oder weniger bekannten Kennzeichen übereinstimmt. Sowohl beim Unternehmens- als auch beim Serienkennzeichen ist nämlich der bereits erörterte Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr in einem neben dem erkennbaren Unternehmens- und Serienkennzeichen vorhandenen Bestandteil grundsätzlich die eigentliche Produktkennzeichnung erblickt (s.o. unter d unter Hinweis auf BGH GRUR 1996, 977 - DRANO/ P3-drano; GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Dem Bestandteil kommt damit eine eigenständige, produktbezogene Kennzeichnungsfunktion zu, die ihm eine selbständig kennzeichnende Stellung verleiht. Stimmt der selbständig kennzeichnende, produktbezogene Bestandteil mit einer anderen Marke überein, besteht grundsätzlich die Gefahr, dass der Verkehr diese andere Marke dem Inhaber des Unternehmens- oder Serienkennzeichens zuordnet und meint, sie bezeichne dessen Produkte oder Dienstleistungen, oder dass der Verkehr jedenfalls davon ausgeht, die Waren oder Dienstleistungen stammten von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. So liegt der Fall hier.

34

bb) Die Klagemarke stimmt mit dem selbständig kennzeichnenden Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Bezeichnung "T-InterConnect" überein. Es besteht deshalb die Gefahr, dass der Verkehr die Klagemarke gedanklich mit der Beklagten als Inhaberin des bekannten Serien- und Unternehmenskennzeichens "T-" in Verbindung bringt.

35

Das Berufungsgericht hat dazu unangegriffen festgestellt, dass dem Verkehr sowohl die Zeichenstrategie der Beklagten als auch der Umstand bekannt ist, dass die Beklagte den mit ihrem bekannten Unternehmenskennzeichen übereinstimmenden Bestandteil "T-" als Stammbestandteil einer Zeichenserie mit weiteren, auf die jeweiligen Dienstleistungsbereiche bezogenen Bestandteilen kombiniert. Aus der produktbezogenen Kennzeichnungsfunktion des Bestandteils "InterConnect" folgt seine selbständig kennzeichnende Stellung in der zusammengesetzten Marke der Beklagten, für die angesichts der Bekanntheit des mit diesem Bestandteil kombinierten Unternehmens- und Serienkennzeichens auch die geringe Kennzeichnungskraft ausreicht. Denn je bekannter das Unternehmens- und Serienkennzeichen ist, desto deutlicher tritt die eigenständige , produktbezogene Kennzeichnungsfunktion des weiteren Bestandteils in den Vordergrund, die die selbständig kennzeichnende Stellung begründet. Entgegen dem Vorbringen der Revision ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nicht, dass eine selbständig kennzeichnende Stellung eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft voraussetzt. Soweit der Gerichtshof in der Entscheidung "THOMSON LIFE" die normale Kennzeichnungskraft des Bestandteils erwähnt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 37), ist dies auf die vom nationalen Gericht gestellte Vorlagefrage zurückzuführen. Aus dem Gesamtzusammenhang der Entscheidungsgründe ergibt sich, dass grundsätzlich jeder unterscheidungskräftige Bestandteil über selbständige Kennzeichnungskraft verfügen kann.

36

Das Berufungsgericht hat weiter festgestellt, der Verkehr könne bei Wahrnehmung von "T-InterConnect" glauben, die im Markt bedeutende, auf Expansion ausgerichtete Beklagte habe sich die Klägerin einverleibt oder deren bisheriges Recht erworben. Diese Beurteilung ist entgegen dem Vorbringen der Revision nicht erfahrungswidrig. Sie stimmt vielmehr mit den zuvor genannten Erfahrungssätzen überein und folgt daraus, dass der mit der Klagemarke übereinstimmende Bestandteil "InterConnect" in der angegriffenen Bezeichnung über eine selbständig kennzeichnende Stellung verfügt.

37

g) Die weiteren Anspruchsvoraussetzungen hat das Berufungsgericht zutreffend und von den Parteien unbeanstandet bejaht. Das für den Schadensersatzanspruch erforderliche Verschulden liegt vor. Die Beklagte hat zumindest fahrlässig gehandelt.

38

3. Unter den gegebenen Umständen bedarf es keiner Entscheidung, ob sich die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auch aus einer Verletzung des Unternehmenskennzeichens "InterConnect" der Klägerin ergeben.

39

4. Soweit für die Zeit vor dem 1. Januar 2000 gegenüber dem zeichenrechtlichen Schadensersatzanspruch die Verjährungseinrede gemäß § 20 MarkenG durchgreift, steht der Klägerin - wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat - ein bereicherungsrechtlicher Anspruch zu, der sich aus der in § 20 Satz 2 MarkenG enthaltenen Rechtsfolgenverweisung auf § 852 BGB ergibt (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 20 Rdn. 34).

40

5. Die Revision der Beklagten ist daher mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

41

Eine Änderung der Kostenentscheidung des Berufungsgerichts von Amts wegen ist entgegen dem Vorbringen der Revisionserwiderung nicht veranlasst. Das Berufungsgericht hat die Klägerin mit einem Viertel der Kosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens belastet, weil es die auf Verletzungshandlungen aus der Zeit vor dem 1. Januar 2000 beruhenden Ansprüche nur nach dem Hilfsantrag und nicht nach dem Hauptantrag zugesprochen hat. Es hat die Kostenquote vertretbar damit begründet, dass der aufgrund des Hilfsantrags zugesprochene Bereicherungsanspruch gegenüber dem mit dem Hauptantrag geltend gemachten Schadensersatzanspruch weniger weit reicht, weil nur die Abrechnungsmethode der Lizenzanalogie zur Verfügung steht, während bei dem Schadensersatzanspruch die drei anerkannten Arten der Schadensberechnung eröffnet gewesen wären. Insbesondere richtet sich der Bereicherungsanspruch nicht auf Herausgabe des Verletzergewinns, der nur im Rahmen eines Schadensersatzanspruchs geltend gemacht werden kann (BGHZ 99, 244, 248 f. - Chanel No. 5 I).

Bornkamm Pokrant Büscher
Schaffert Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Stuttgart, Entscheidung vom 13.01.2004 - 41 O 123/03 KfH -
OLG Stuttgart, Entscheidung vom 29.07.2004 - 2 U 36/04 -

Tatbestand:

1

Die Klägerin zu 2 betreibt in den USA, Kanada und Mexiko Bau- und Heimwerkermärkte unter der Kennzeichnung "THE HOME DEPOT". Die Klägerin zu 1 ist eine Tochtergesellschaft der Klägerin zu 2 und Inhaberin der am 1. April 1996 angemeldeten und am 16. Februar 2000 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke Nr. 51458 "THE HOME DEPOT" und der nachfolgend wiedergegebenen , am 1. April 1996 angemeldeten und am 24. März 2000 eingetragenen (schwarz-weißen) Gemeinschaftswort-/Bildmarke Nr. 51482:

2

Beide Marken sind eingetragen für folgende Waren und Dienstleistungen: Bau- und Konstruktionsmaterialien, nicht aus Metall; Werbung, betriebswirtschaftliche Beratung; Erstellung von Geschäftsgutachten; Direktversand von Werbematerial; Verkaufsförderung; Dienstleistungen eines Innenarchitekten; Landschaftsgartengestaltung; Beratung auf dem Gebiet des Bauwesens, der Reparatur, Wartung und Installation von Wohnraumeinrichtungen, Dekorationen , Befestigungen und Bestandteilen.

3

Die Beklagte ist die Zweigniederlassung deutschen Rechts der schweizerischen Bauhaus AG. Unter dem Namen BAUHAUS werden 114 Bau- und Heimwerkermärkte in Deutschland, 22 in Österreich, 6 in Dänemark, 3 in Spanien sowie je ein Markt in der Tschechischen Republik und in der Türkei betrieben. Die BAUHAUS-Märkte haben Ende der 1990er Jahre begonnen, an die Bezeichnung BAUHAUS den Zusatz "THE HOME STORE" in einem roten Feld mit schräggestellten weißen Buchstaben anzufügen. Zudem wurden in diesem Zeichen dem Namen BAUHAUS drei Häuschensymbole vorangestellt:

4

Die Klägerin zu 2 und die Beklagte verhandelten Anfang des Jahres 2000 ergebnislos über eine Kooperation in Europa.

5

Die Klägerinnen sind der Auffassung, dass die Benutzung der BAUHAUS -Kennzeichnung mit dem Wort-/Bildbestandteil "THE HOME STORE" ihre Marken- und Firmenrechte verletze. Der Verkehr fasse diesen Bestandteil als Zweitzeichen auf. Zudem drohe die isolierte Verwendung des Wort-/ Bildbestandteils "THE HOME STORE" auch deshalb, weil die Beklagte durch die niederländische D. B.V. entsprechende Marken angemeldet habe.

6

Die Klägerinnen haben - soweit für das Revisionsverfahren noch von Bedeutung - beantragt, die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, 1. es zu unterlassen, 1.1. zur Kennzeichnung eines auf den Betrieb von Baumärkten gerichteten Geschäftsbetriebes einschließlich des zugehöri- gen Katalog- und Internethandels, die Kennzeichnung "THE HOME STORE" wie nachfolgend abgebildet in den Ländern der Europäischen Union zu benutzen; … 2. die Beklagte zu verurteilen, Auskunft zu erteilen über den Umfang der Benutzungshandlungen gemäß vorstehender Ziffer 1 durch Angabe der mit dem Betrieb von BAUHAUSMärkten und BAUHAUS-Kataloghandel erwirtschafteten Umsätze seit dem 14. Dezember 2000, und zwar unter Angabe der jeweils in einem Mitgliedstaat der EU erwirtschafteten Bruttoverkaufsumsätze abzüglich nach Kostenarten aufgesplitterter Betriebskosten sowie unter weiterer Angabe von Werbemitteln, gegliedert nach Werbeträgern und Kosten für Werbeaufwendungen; 3. Schadensersatz wegen sämtlicher Benutzungshandlungen gemäß Ziffer 1 seit dem 14. Dezember 2000 in einer nach Auskunftserteilung zu bestimmenden Höhe zu leisten.

7

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat gegen die Klägerin zu 1 Widerklage erhoben und beantragt, deren Gemeinschaftsmarken Nr. 51458 und Nr. 51482 für nichtig zu erklären.

8

Das Landgericht hat die Beklagte zur Unterlassung und zur Auskunftserteilung verurteilt sowie ihre Verpflichtung zum Schadensersatz festgestellt. Die Widerklage hat es abgewiesen. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben (OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 251).

9

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihre Anträge auf Klageabweisung und aus der Widerklage weiter. Die Klägerinnen beantragen, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

10

A. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch für das gesamte Gebiet der Europäischen Union zuerkannt und dazu ausgeführt:

11

Die Beklagte sei, obwohl sie die Baumärkte nicht selbst betreibe, passivlegitimiert. Die Klägerinnen hätten ausreichend dargelegt, dass die Beklagte für den Markenauftritt des gesamten BAUHAUS-Konzerns verantwortlich sei.

12

Das Wort-/Bildzeichen "THE HOME STORE" sei zwar bisher nur zusammen mit dem Kennzeichen BAUHAUS und dem Dreihäuschensymbol verwendet worden. Es bestehe aber Erstbegehungsgefahr für eine isolierte Verwendung des Wort-/Bildzeichens "THE HOME STORE", weil die D. B.V. - der Beklagten zurechenbar - das Wortzeichen "THE HOME STORE" in Deutschland und den Beneluxstaaten angemeldet habe. Da das Wort-/ Bildzeichen bereits seit einigen Jahren zusammen mit dem Namen "BAUHAUS" und dem Dreihäuschensymbol in einer bestimmten graphischen Gestaltung verwendet werde, sei zu erwarten, dass die Beklagte auch die angemeldeten Wortzeichen in entsprechender Gestaltung benutzen werde. Die von der Beklagten vor dem Landgericht abgegebene Erklärung, die Marken seien lediglich aus prozesstaktischen Gründen angemeldet worden, reiche nicht aus, um die Erstbegehungsgefahr auszuräumen. Ebensowenig genüge die von der Beklagten in der Berufungsinstanz abgegebene strafbewehrte Unterlassungserklä- rung, weil sie sich nur auf das Wortzeichen, nicht jedoch auf die Benutzung von "THE HOME STORE" in der graphischen Gestaltung gemäß dem Klageantrag zu 1.1. beziehe.

13

Die Beklagte benutze zudem das Wort-/Bildzeichen "THE HOME STORE" nicht nur als Firmennamen, sondern auch markenmäßig und verletze dadurch die Gemeinschaftsmarke Nr. 51482 der Klägerinnen. Werde der Bestandteil "THE HOME STORE" neben der bekannten Unternehmensbezeichnung BAUHAUS verwendet, erscheine er innerhalb der mit dem Dreihäuschensymbol zusammengesetzten Bezeichnung wie ein selbständiger Bestandteil. Dieser sei räumlich abgetrennt sowie in anderer Sprache und anderer graphischer Gestaltung gehalten. Es bestehe daher die Gefahr, dass jedenfalls rechtlich erhebliche Teile des Verkehrs das Wort-/Bildelement als selbständige Zweitkennzeichnung verstünden, zumal die Beklagte den Unternehmensnamen BAUHAUS seit Jahrzehnten ohne diesen Zusatz in gleichbleibender graphischer Gestaltung verwende. Die Beklagte benutze zudem den Unternehmensnamen BAUHAUS seit einiger Zeit nach Art eines Stammbestandteils für die Produktbereiche "THE HOME STORE" für Endverbraucher und "PROFI DEPOT" für Fachhandwerker. Die Kennzeichnung BAUHAUS könne auch deshalb für rechtlich erhebliche Teile des Verkehrs in den Hintergrund treten.

14

Es bestehe eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei durchschnittlich. Ihr Begriffsinhalt sei nicht rein beschreibend; die besondere graphische Gestaltung bewirke eine zusätzliche Unterscheidungskraft. Es sei weitgehend Warenidentität gegeben. Die Klagemarke und das isolierte Zeichen "THE HOME STORE" in seiner graphischen Ausgestaltung seien hochgradig zeichenähnlich.

15

Jedenfalls sei aber eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu bejahen , obwohl die Klägerin zu 2 ein Unternehmen mit Sitz außerhalb der Europäischen Union sei und im Inland noch keine dauernde wirtschaftliche Betätigung aufgenommen habe. Der Verkehr rechne aufgrund der Globalisierung mit einer Kooperation mit ausländischen Unternehmen; diese dürften nicht bereits während der Benutzungsschonfrist dazu gezwungen werden, unter ihrem Firmennamen in Europa tätig zu werden, um zu verhindern, dass ein Verletzer ihre Marke mit seinem Firmennamen kombiniere. Es sei nicht rechtsmissbräuchlich, dass die Klägerinnen aus Marken vorgingen, die sich noch in der Benutzungsschonfrist befänden.

16

Das Berufungsgericht hat die Beklagte nach deutschem Recht auch im Hinblick auf Benutzungshandlungen ihrer Baumärkte in anderen EU-Ländern zur Auskunft verurteilt und ihre Verpflichtung zum Schadensersatz festgestellt. Es bestehe die Besonderheit, dass die Markenverwendung in einem Konzernverbund einheitlich erfolge und von Deutschland aus bestimmt werde. Dies rechtfertige eine einheitliche Anknüpfung der Folgeansprüche an das deutsche Recht. Jedenfalls aber hätten die Parteien stillschweigend die Anwendbarkeit deutschen Rechts vereinbart.

17

Die Widerklage sei nicht begründet. Nichtigkeitsgründe gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. b und c GMV lägen nicht vor.

18

B. Die Revision ist begründet, soweit sie sich gegen die Verurteilung der Beklagten richtet. Dagegen hat sie keinen Erfolg, soweit das Berufungsgericht die Widerklage abgewiesen hat.

19

I. Klage

20

1. Das Berufungsurteil hat hinsichtlich der Verurteilung der Beklagten bereits deshalb keinen Bestand, weil sich der mit dem Klageantrag verfolgte Unterlassungsanspruch auch gegen einen rein firmenmäßigen Gebrauch des angegriffenen Zeichens richtet, gegen den die Gemeinschaftsmarke keinen Schutz gewährt.

21

a) Nach dem Wortlaut ihres Antrags wenden sich die Klägerinnen gegen einen firmenmäßigen Gebrauch des angegriffenen Zeichens. Sie begehren, der Beklagten die Benutzung des Zeichens "THE HOME STORE" allgemein "zur Kennzeichnung eines auf den Betrieb von Baumärkten gerichteten Geschäftsbetriebs" zu verbieten. Auch aus dem Klagevortrag, der zur Antragsauslegung heranzuziehen ist (vgl. BGHZ 168, 179 Tz. 15 - Anschriftenliste; BGH, Urt. v. 2. 7. 1998 - I ZR 77/96, GRUR 1999, 272, 274 = WRP 1999, 183 - Die Luxusklasse zum Nulltarif), ergibt sich kein anderes Verständnis des gestellten Unterlassungsantrags.

22

b) Ein rein firmenmäßiger Gebrauch ist jedoch keine Benutzungshandlung i.S. von Art. 9 GMV. Eine Benutzung "für Waren oder Dienstleistungen" i.S. von Art. 5 Abs. 1 der Markenrechtsrichtlinie ist nicht gegeben, wenn ein Firmenzeichen nur für die Bezeichnung eines Geschäfts verwendet wird (vgl. EuGH, Urt. v. 11. 9. 2007 - C-17/06, Tz. 21 - Céline; Urt. v. 21. 11. 2002 - C-23/01, Slg. 2002, I-10913 Tz. 27 ff. = GRUR 2003, 143 = WRP 2003, 66 - Robelco; vgl. http://localhost:8081/jportal/portal/t/13/page/dvdwettbewerbundimgr.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=9&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE016902301&doc.part=S&doc.price=0.0# - 10 - auch BGH, Urt. v. 21. 7. 2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO, zur rechtserhaltenden Benutzung nach § 26 MarkenG). Für Art. 9 Abs. 1 GMV gilt kein anderer Benutzungsbegriff. Nach Art. 14 Abs. 1 GMV bestimmt sich die Wirkung der Gemeinschaftsmarke ausschließlich nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung. Die durch Art. 5 Abs. 5 der Markenrechtsrichtlinie unter bestimmten Voraussetzungen eröffnete ergänzende Anwendung des nationalen Rechts, um ein Zeichen gegen die Verwendung zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen zu schützen - also auch gegen einen firmenmäßigen Gebrauch - ist damit für Gemeinschaftsmarken ausgeschlossen. Die Gemeinschaftsmarke ist nicht gegen rein firmenmäßigen Gebrauch geschützt.

23

2. Aus dem Vorbringen der Klägerinnen geht aber hervor, dass sie sich mit ihrer Klage auch gegen firmenmäßige Benutzungshandlungen wenden, die zugleich eine Benutzung "für Waren oder Dienstleistungen" i.S. von Art. 9 GMV sind. Dies ist der Fall, wenn eine Verbindung zwischen dem firmenmäßig genutzten Zeichen und den vom Dritten vertriebenen Waren oder den von ihm erbrachten Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. EuGH, Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, Tz. 23, 36 - Céline). Eine solche Verbindung zu einzelnen angebotenen Waren oder Dienstleistungen kann grundsätzlich auch in einem Katalog oder im Rahmen eines Internetauftritts geschaffen werden (vgl. BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO). Nach dem Vortrag der Klägerinnen, die dazu insbesondere einen Katalog der BAUHAUS-Märkte vorgelegt haben (Anlage K 4), bezog sich ihr Unterlassungsbegehren auch auf solche Fälle.

24

Die Klage kann deshalb beim derzeitigen Verfahrensstand nicht als insgesamt unbegründet abgewiesen werden. Vielmehr ist die Sache insoweit an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Das Berufungsgericht hätte den Klägerinnen nach § 139 Abs. 1 ZPO Gelegenheit geben müssen, auf die konkret beanstandeten Verletzungsformen bezogene Klageanträge zu stellen und gegebenenfalls weiteren sachdienlichen Vortrag dazu zu halten. Dementsprechend ist hier im Hinblick auf den Anspruch der Parteien auf ein faires Gerichtsverfahren von der Abweisung der Klage als insgesamt unbegründet abzusehen.

25

3. Für die erneute Verhandlung wird das Berufungsgericht auf Folgendes hingewiesen:

26

a) Nach dem Klagevorbringen benutzt die Beklagte das Wort-/Bildzeichen "THE HOME STORE" nicht selbst. Die Klägerinnen werfen ihr vielmehr vor, die Benutzung durch die rechtlich selbständigen BAUHAUS-Niederlassungen in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zu steuern und damit deren Rechtsverletzungen zu veranlassen. Dem muss die Fassung von Unterlassungsanträgen Rechnung tragen.

27

b) Das Berufungsgericht hat die Passivlegitimation der Beklagten in tatrichterlicher Würdigung anhand der Umstände des Falls ohne Rechtsfehler bejaht. Die von ihm festgestellten Tatsachen reichen in ihrer Gesamtschau für die Annahme aus, dass die Beklagte den Marken- und Firmenauftritt der BAUHAUS -Märkte zentral steuert und daher jedenfalls als Teilnehmerin der behaupteten Markenverletzungen anzusehen ist. So umfasst der im Handelsregister eingetragene Geschäftszweck der Beklagten insbesondere die Entwicklung und Errichtung von Facheinkaufszentren für den Bau- und Hausbedarf sowie den Do-it-yourself-Bedarf, die Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland sowie sämtliche Geschäfte, die mit den vorgenannten Zielen zusammenhängen. Das Berufungsgericht hat weiter dargelegt, dass einige der Geschäftsführer der Beklagten zugleich Geschäftsführer der einzelnen Regionalgesellschaften sind, die die Baumärkte unmittelbar betreiben, dass der einheitliche Marken- und Firmenauftritt der BAUHAUS-Märkte zentral gesteuert werden müsse und dass der Bestandteil "THE HOME STORE" auf Initiative des Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Beklagten an das in den Baumärkten verwendete Zeichen angefügt worden sei. Schließlich habe die D. B.V. die Anmeldung der Wortmarken "THE HOME STORE" für die Beklagte vorgenommen.

28

c) Die Benutzung eines Zeichens kann aufgrund einer Gemeinschaftsmarke nur verboten werden, wenn sie die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, gegenüber den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Das ist der Fall, wenn das angegriffene Zeichen in der Weise benutzt wird, dass die Verbraucher es als Ursprungsbezeichnung für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen auffassen. Als Benutzungshandlung kommt außer einer Anbringung auf Waren auch ein firmenmäßiger Gebrauch in Betracht, der zugleich eine Verbindung zu den vertriebenen Waren oder Dienstleistungen herstellt (vgl. EuGH, Urt. v. 11. 9. 2007 - C-17/06, Tz. 23, 26 f., 36 - Céline).

29

Das Berufungsgericht wird daher, falls entsprechende Anträge gestellt werden, zu prüfen haben, wie der Verkehr die Verwendung des angegriffenen Kennzeichens bei den von den Klägerinnen vorgetragenen Benutzungshandlungen auffasst. So kann der Verkehr etwa die Verwendung des Zeichens in dem BAUHAUS-Katalog nur als Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs der BAUHAUS-Märkte oder des von vielen verschiedenen Herstellern stammenden Gesamtsortiments dieser Märkte auffassen. Es ist aber auch möglich, dass der Verkehr das Zeichen - etwa in Abgrenzung zu Markenartikeln - konkret auf bestimmte der in dem Katalog angebotenen Produkte bezieht. Im letzteren Fall läge ein markenmäßiger Gebrauch vor (vgl. BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO).

30

d) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass zwischen der Gemeinschaftswort -/Bildmarke Nr. 51482 und dem von der Beklagten benutzten Zeichen Verwechslungsgefahr bestehe. Das begegnet keinen Bedenken.

31

aa) Das Berufungsgericht hat seiner Prüfung zutreffend eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung ihrer graphischen Gestaltung ist deren von Haus aus bestehende Kennzeichnungskraft nicht als gering anzusehen (vgl. BGH, Beschl. v. 19.3.1998 - I ZB 29/95, GRUR 1998, 925, 927 - Bisotherm-Stein). Dem Begriff "THE HOME DEPOT" kommt bereits als solchem für die Waren und Dienstleistungen , für die die Klagemarke eingetragen ist, Unterscheidungskraft zu. Unabhängig davon, ob der Begriff als Gattungsbezeichnung für ein Depot oder Lagerhaus für Waren, die in Heim oder Wohnung benötigt werden, zu verstehen ist, ist er wegen seiner Unschärfe und Verschwommenheit in Bezug auf die von der Klagemarke erfassten Waren und Dienstleistungen nicht rein beschreibend. Er weist vielmehr insoweit allenfalls geringe beschreibende Anklänge auf. Denn der Verkehr kann ihn nicht ohne weiteres und eindeutig den konkreten Waren und Dienstleistungen der Klagemarke zuordnen (vgl. BGH, Beschl. v. 7.6.1996 - I ZB 10/94, GRUR 1996, 771, 772 = WRP 1996, 1160 - THE HOME DEPOT).

32

Dass für die amerikanischen Eintragungen ein Disclaimer abgegeben worden ist, ändert an dieser Beurteilung nichts. Der Disclaimer bezieht sich auch nach dem Vortrag der Revision allein darauf, dass kein Ausschließlichkeitsrecht an dem Zeichenbestandteil "HOME" beansprucht wird (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 990 = WRP 1999, 1038 - HOUSE OF BLUES).

33

bb) Keinen Bedenken begegnet auch die tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichts, erhebliche Teile des Verkehrs könnten das Wort-/Bild- element "THE HOME STORE" in dem Zeichen der Beklagten als Zweitkennzeichnung verstehen (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 Tz. 28 f. = GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05 P, GRUR 2007, 700 Tz. 41 - HABM/Shaker; BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 f. = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang; Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Tz. 13 f. = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 803). Bei dem Bestandteil BAUHAUS handelt es sich um den bekannten Unternehmensnamen der Beklagten. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass das Element "THE HOME STORE" von dem Element BAUHAUS räumlich abgetrennt ist und in einer anderen Sprache sowie anderen graphischen Gestaltung - schräg in sogenannter Westernschrift - ausgeführt ist. Dass der Zusatz "THE HOME STORE" die Abteilung für Endverbraucher von der für Profihandwerker unterscheiden soll, steht einem Verständnis als Zweitmarke nicht entgegen, sondern bestätigt es.

34

cc) Die Klagemarke ist weitgehend für dieselben Waren eingetragen, für die das Zeichen der Beklagten verwendet wird.

35

dd) Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass das als selbständiges Zweitkennzeichen aufzufassende Wort-/Bildelement "THE HOME STORE" in bildlicher und begrifflicher Hinsicht eine hohe Zeichenähnlichkeit mit der Klagemarke Nr. 51482 "THE HOME DEPOT" aufweist. Rechtsfehler sind auch insoweit nicht ersichtlich.

36

(1) Das Berufungsgericht hat zutreffend neben dem Wortbestandteil auch die graphischen Elemente für den Gesamteindruck der Klagemarke berücksichtigt. Die Bildbestandteile eines Wort-/Bildzeichens prägen dessen Gesamtein- druck bei der visuellen Wahrnehmung im Regelfall mit, sofern es sich nicht nur um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende graphische Gestaltung (Verzierung) handelt (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT). Die graphische Gestaltung ist vorliegend keine bloße Verzierung. Selbst wenn das graphische Einzelelement der Westernschrift - wie die Revision geltend macht - für die Heimwerkerbranche typisch sein sollte, ist der Schriftzug "THE HOME DEPOT" in die graphische Gesamtgestaltung derart einbezogen, dass er zugleich ein tragendes graphisches Element der Marke bildet (vgl. BGH GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND).

37

(2) Der Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens entspricht sehr weitgehend demjenigen der Klagemarke. In beiden Marken wird eine von links unten nach rechts oben verlaufende, schräge "Westernschrift" verwendet, die ausschließlich aus Großbuchstaben besteht und in der jeweils das Wort "HOME" durch deutlich größere Schrifttypen hervorgehoben wird. Bei beiden Zeichen ist die Schrift weiß und in ein einfarbig dunkleres Viereck eingefügt. Demgegenüber fallen die Unterschiede zwischen den Zeichen nicht maßgeblich ins Gewicht. Die Worte "DEPOT" und "STORE" haben die gleiche Anzahl Buchstaben. Sie stimmen außerdem inhaltlich überein und werden im Englischen als Synonyme für Lager(haus) gebraucht (vgl. Dietl/Lorenz, Wörterbuch für Recht, Wirtschaft und Politik, Englisch-Deutsch, 6. Aufl. 2000; Langenscheidts Handwörterbuch Englisch, Englisch-Deutsch, 2000; Collins/Pons, Großwörterbuch für Experten und Universität, 4. Aufl. 1999). Dass dem Betrachter durch die andere Füllfarbe der Quader (rot bei der Beklagten statt schwarz in der Wort-/Bildmarke der Klägerin zu 1) ein anderes Bild des Kennzeichens vermittelt wird, ist nicht ersichtlich (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 23 - Malteserkreuz ). Ebensowenig begründet die Verwendung eines Rechtecks mit einem Seitenverhältnis von 3:2 gegenüber dem Quadrat der Klagemarke einen wesentlichen Unterschied.

38

ee) Die hohe Zeichenähnlichkeit und die weitgehende Warenidentität begründen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Auf die hilfsweisen Ausführungen des Berufungsgerichts zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne und die dagegen vorgebrachten Angriffe der Revision wird es daher nicht ankommen.

39

e) Das Berufungsgericht wird in der erneuten Verhandlung gegebenenfalls auch den Einwand der Nichtbenutzung zu prüfen haben. Sollte es wiederum zu einer Verurteilung der Beklagten gelangen, hat es den Unterlassungsanspruch für das gesamte Gebiet der Europäischen Gemeinschaft zu gewähren. Die Gemeinschaftsmarke ist einheitlich und im gesamten Gebiet der Gemeinschaft wirksam (Art. 1 Abs. 2 Satz 1 und 2 GMV; vgl. die Zweite und die Fünfzehnte Begründungserwägung der Gemeinschaftsmarkenverordnung). Das Schutzgebiet der Gemeinschaftsmarke ist damit das Gebiet der gesamten Gemeinschaft. Eine Verletzungshandlung, die in einem Mitgliedstaat begangen wird, begründet jedenfalls in der Regel eine Begehungsgefahr für das ganze Gebiet der Europäischen Gemeinschaft (vgl. Rohnke, GRUR Int. 2002, 979, 980, 982 f.; Bumiller, ZIP 2002, 115, 117; Eisenführ/Schennen, GMV, Art. 1 Rdn. 36; Knaak in Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, GMV, Rdn. 307). Es ist nicht erforderlich, dass eine Verletzung tatsächlich in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erfolgt ist oder droht.

40

Umstritten ist allerdings, ob es die Gemeinschaftsmarkenverordnung in besonders gelagerten Fällen zulässt oder sogar erfordert, territorial begrenzte Verbote auszusprechen. Dabei geht es um Fälle, in denen die Verwechslungs- gefahr wegen sprachlicher Unterschiede, einer räumlich abweichenden Verkehrsauffassung oder einer unterschiedlichen Kennzeichnungskraft in einzelnen , regional begrenzten Gebieten vorliegt, in anderen hingegen nicht (vgl. zur diesbezüglichen Diskussion v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, § 6 Rdn. 3 bis 7; Knaak, GRUR 2001, 21, 22 f.; ders. in Schricker/Bastian /Knaak aaO GMV Rdn. 192, 193 ff.; Rohnke, GRUR Int. 2002, 979, 983 ff.; Hye-Knudsen/Schafft, MarkenR 2004, 209 ff.; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht , Rdn. 210). Dafür ist hier nichts ersichtlich.

41

f) Im Unterschied zum autonom geregelten Unterlassungsanspruch enthält die Gemeinschaftsmarkenverordnung keine Regelungen zu den Ansprüchen auf Auskunft und Schadensersatz (im Weiteren: Folgeansprüche), die sich aus Verletzungshandlungen ergeben. Art. 98 Abs. 2 GMV verweist insoweit auf das Recht des Mitgliedstaates, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder drohen, einschließlich dessen Internationalen Privatrechts.

42

Insoweit wird entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ein deutscher Handlungsort nicht schon dadurch begründet, dass die Beklagte von Deutschland aus die Markenverwendung in den einzelnen Märkten steuert. Denn das stellt keine relevante Benutzungshandlung i.S. von Art. 9 Abs. 2 GMV dar (vgl. auch Sack, WRP 2000, 269, 271).

43

Die nach dem Klagevortrag allein in Betracht kommenden Verletzungshandlungen durch den vorgelegten Katalog dürften sich nur auf die Tätigkeit von BAUHAUS-Märkten in Deutschland beziehen und deshalb nur einen deutschen Begehungsort begründen. Es besteht deshalb kein Anlass, auf die Frage einzugehen, welches Recht bei Verletzungshandlungen in verschiedenen Staaten der Europäischen Union auf die Folgeansprüche anwendbar wäre. In einem solchen Fall könnte nach Art. 98 Abs. 2 GMV jedenfalls nicht ohne weiteres von der Anwendbarkeit deutschen Rechts ausgegangen werden.

44

Allerdings durfte das Berufungsgericht nicht von einer Parteivereinbarung zur Anwendung deutschen Rechts auf die Folgeansprüche ausgehen (wobei deren Zulässigkeit im Anwendungsbereich des Art. 98 Abs. 2 GMV ohnehin fraglich ist; vgl. dazu Tilmann, GRUR Int. 2001, 673, 676; v. Mühlendahl/Ohlgart aaO § 26 Rdn. 8). Eine stillschweigende Rechtswahl kann nur angenommen werden, wenn die Parteien während des Rechtsstreits von der Anwendung einer bestimmten Rechtsordnung, vor allem durch Anführen ihrer Vorschriften, ausgehen (vgl. BGH, Urt. v. 12.12.1990 - VIII ZR 332/89, NJW 1991, 1292, 1293). Im Gegensatz zum Unterlassungsanspruch haben die Klägerinnen weder in der Klageschrift noch sonst Ausführungen zu dem auf die Folgeansprüche anwendbaren Recht gemacht. Die Beklagte hat sich bereits in erster Instanz gegen eine europaweite Verurteilung zur Unterlassung gewandt, was zumindest nahelegt, dass dies auch für die Folgeansprüche gelten soll. In ihrer Berufungsschrift hat die Beklagte sich auch ausdrücklich gegen die Anwendung des deutschen Rechts auf die Folgeansprüche verwahrt.

45

g) Gegen die Bestimmtheit des Auskunftsantrags bestehen keine Bedenken (vgl. BGHZ 159, 66, 70 f. - Taxameter; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 9. Aufl., Kap. 52 Rdn. 5). Soweit nach der erneuten Verhandlung allein ein Schadensersatz nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie in Betracht kommen sollte, kann zwar Auskunft über den Umfang der unter dem verletzenden Kennzeichen erzielten Umsätze verlangt werden. Angaben über die Betriebskosten und deren Aufschlüsselung sind dann aber nicht erforderlich (vgl. BGH, Urt. v. 2.2.1995 - I ZR 16/93, GRUR 1995, 349, 352 = WRP 1995, 393 - Objektive Schadensberechnung; Urt. v. 29.9.1994 - I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 54 - Indorektal/Indohexal). Dasselbe gilt für die begehrte Auskunft über die Werbemittel.

46

h) Bei den Ansprüchen auf Auskunft und Schadensersatz wird hinsichtlich der Aktivlegitimation der Klägerin zu 2 zu berücksichtigen sein, dass diese nicht Inhaberin, sondern lediglich Lizenznehmerin der Gemeinschaftsmarken ist, aus denen sie klagt (vgl. BGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 93/04, GRUR 2007, 877 Tz. 27 ff. = WRP 2007, 1187 - Windsor Estate).

47

II. Widerklage

48

Das Berufungsgericht hat unter Bezugnahme auf die Ausführungen des Landgerichts die Widerklage auf Nichtigkeitserklärung der Gemeinschaftsmarken Nr. 51458 und Nr. 51482 gemäß Art. 96, 51, 52 GMV abgewiesen, weil weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV vorliege noch ein Freihaltebedürfnis nach Art. 7 Abs. 1 lit. c bestehe. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.

49

1. Das Landgericht hat unter Bezugnahme auf die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse festgestellt, dass die Bezeichnung "THE HOME DEPOT" für die von den Marken erfassten Waren und Dienstleistungen keine rein beschreibende Gattungsbezeichnung ist. Rechtsfehler liegen insoweit nicht vor (siehe oben unter I 3 d aa).

50

2. Das Landgericht hat auch ein Freihaltebedürfnis nach Art. 7 Abs. 1 lit. c GMV zu Recht verneint. Die Bezeichnung "THE HOME DEPOT" ist wegen ihres unklaren und unspezifischen Begriffsinhalts keine beschreibende Angabe, die für die Allgemeinheit freizuhalten ist (vgl. BGH GRUR 1996, 771, 772 - THE HOME DEPOT).

51

3. Zu dem für die Beurteilung der Widerklage maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht (Januar 2005) war die fünfjährige Benutzungsschonfrist für die Klagemarken noch nicht abgelaufen. Der zwischenzeitliche Ablauf dieser Frist kann in der Revisionsinstanz keine Berücksichtigung finden. Dass die Klägerinnen keinen ernsthaften Benutzungswillen haben, hat die Beklagte nicht nachgewiesen (vgl. dazu BGH, Urt. v. 23.11.2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 245 = WRP 2001, 160 - Classe E). Insbesondere ist nicht nachgewiesen, dass die Klägerinnen Pläne, ihre Geschäftstätigkeit nach Europa auszudehnen, endgültig aufgegeben haben. Soweit die Revision dies in Frage stellt, ersetzt sie lediglich die tatrichterliche Würdigung durch ihre eigene.

52

C. Das Urteil des Berufungsgerichts ist danach im Kostenpunkt und insoweit aufzuheben, als die Berufung der Beklagten gegen ihre Verurteilung durch das Landgericht zurückgewiesen worden ist. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Dagegen hat die Abweisung der Widerklage Bestand.

v. Ungern-Sternberg Pokrant Schaffert
Kirchhoff Bergmann
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 20.01.2004 - 312 O 360/02 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 27.01.2005 - 5 U 36/04 u. 5 U 152/04 -

Tatbestand:

Die Klägerin firmiert seit 1965 unter "Mustang Bekleidungswerke GmbH & Co.". Sie gehört zu den größten Jeansherstellern in Deutschland. Spätestens seit 1996 vertreibt sie auch Schuhe.
Die Klägerin ist Inhaberin der am 2. März 1959 für "Bekleidungsstücke, ausgenommen gewirkte und gestrickte" eingetragenen Wortmarke Nr. 722 702 "MUSTANG", der mit Priorität vom 25. April 1981 für "Schuhe" eingetragenen Wortmarke Nr. 1 058 413 "MUSTANG" und der u.a. für "Bekleidungsstücke, Sportbekleidung, Bekleidungsstücke aus Leder, Gürtel für Bekleidung, Schuhwaren , Sportschuhe" am 4. September 1995 angemeldeten und am 9. Januar 1996 eingetragenen nachfolgenden Wort-/Bildmarke Nr. 395 36 135

Die am 18. September 1995 gegründete, in Spanien ansässige Beklagte stellt Schuhwaren her und firmiert unter "Mustang Inter S.L.". Sie ist Inhaberin der für "Schuhe und Schuhwaren" am 7. April 1998 angemeldeten und am 13. Mai 1998 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751, wie sie im Klageantrag zu I 1 c) wiedergegeben ist.
Während der vom 6. bis 8. Februar 1998 dauernden Fachmesse "Interjeans" in Köln stellte die Beklagte mit dem Zeichen "MUSTANG" versehene Schuhe aus. Auf der Fachmesse "G.D.S.", die in der Zeit vom 17. bis 20. September 1998 in Düsseldorf stattfand, verwandte sie auf ihrem Messestand einen ihrer Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 entsprechenden Aufsteller.
Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Firmen- und Markenrechte durch die Beklagte. Sie hat behauptet, ihre Firma und ihre Marken verfügten über eine außerordentlich hohe Bekanntheit.
Mit einem nicht in die Revisionsinstanz gelangten Teil der Klage hat die Klägerin von der Beklagten verlangt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung ihres auf den Vertrieb von Schuhen und Stiefeln gerichteten Geschäftsbetriebs die Bezeichnung "MUSTANG BOOTS & SHOES" und/oder "MUSTANG INTER S.L." zu benutzen sowie Schuhe und Stiefel unter dem Zeichen "MUSTANG" anzubieten (Klageanträge zu I 1 a und b).
Darüber hinaus hat die Klägerin beantragt,
I. die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen , 1. c) es zu unterlassen, die Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 "Sixtyseven by Mustang Inter" entsprechend der nachstehend wiedergegebenen Abbildung

zu gebrauchen;
I. 2. in die Löschung der vorstehend wiedergegebenen Wort-/ Bildmarke Nr. 398 19 751 "Sixtyseven by Mustang Inter" einzuwilligen ; I. 3. der Klägerin über den Umfang der vorstehend zu I 1 c) bezeichneten Handlungen Auskunft zu erteilen und zwar unter Angabe
a) der Mengen der ausgelieferten Schuhe und Stiefel,
b) des mit den Schuhen und Stiefeln erzielten Gesamtumsatzes,
c) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer vorstehend bezeichneter Schuhe und Stiefel,
d) des Umfangs der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) des mit den Schuhen und Stiefeln erzielten Gewinns unter Angabe sämtlicher Kostenfaktoren, soweit hierbei die Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 ge braucht wurde. II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den vorstehend unter Ziffer I 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig entstehen wird. Die Beklagte ist dem entgegengetreten.
Das Landgericht hat den Klageanträgen zu I 1 a) und b) und den darauf gerichteten Anträgen auf Auskunft und Schadensersatzfeststellung stattgegeben und die Klageanträge zu I 1 c) und I 2 und die darauf bezogenen Anträge zu I 3 (Auskunftsantrag) und II (Schadensersatzfeststellungsantrag) abgewiesen (LG Düsseldorf Mitt. 2001, 456). Die dagegen gerichteten Berufungen der Parteien hat das Berufungsgericht zurückgewiesen.
Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie weiterhin eine Verurteilung der Beklagten nach den Klageanträgen zu I 1 c) und I 2 sowie nach dem darauf bezogenen Auskunfts- und dem Feststellungsantrag erstrebt.

Entscheidungsgründe:

I. Über den Revisionsantrag ist, da die Revisionsbeklagte trotz ordnungsgemäßer Ladung im Revisionsverhandlungstermin nicht vertreten war, auf Antrag der Revisionsklägerin durch Versäumnisurteil zu entscheiden.
II. Das Berufungsgericht hat die gegen den Gebrauch und auf die Löschung der Marke der Beklagten gerichteten Ansprüche der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, Abs. 5 und Abs. 6, § 15 Abs. 2 und Abs. 3 i.V. mit Abs. 4 MarkenG und den darauf bezogenen Auskunfts- und den Schadensersatzanspruch verneint. Dazu hat es ausgeführt:
Die Wort-/Bildmarke der Beklagten sei mit den Zeichen der Klägerin nicht verwechselbar. Es fehle an der erforderlichen Zeichenähnlichkeit. Die Marke der Beklagten werde in ihrem Gesamteindruck nicht durch den Bestandteil "MUSTANG" in einer Weise geprägt, daß ihre weiteren Bestandteile für den Verkehr zurückträten und vernachlässigt werden könnten. Dies gelte selbst dann, wenn zugunsten der Klägerin von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der angeblich bekannten "MUSTANG"-Zeichen auszugehen sei. Die Schrift "by Mustang Inter Sl Spain" sei das unauffälligste und kleinste Element der Marke der Beklagten, die nach ihrer grafischen Gestaltung durch das fünffach wiederholte Element "Sixtyseven" und die Zahl "67" beherrscht werde. Selbst eine Gleichgewichtigkeit des Bestandteils "by Mustang Inter Sl
Spain" mit dem Element "Sixtyseven" sei nicht ausreichend, um von der Prägung des Gesamteindrucks des Kollisionszeichens durch den Wortbestandteil "Mustang" auszugehen. Endgültig entfalle die Eignung des Bestandteils "by Mustang Inter Sl Spain", weil es sich eindeutig um eine Herstellerangabe handele. Für den Produktbereich "Schuhe" habe die Klägerin aber nicht vorgetragen , daß der Verkehr die Ware nach dem Namen des Herstellers unterscheide, wie dies bei Bekleidung der Fall sei. Dagegen spreche auch die fehlende Warenähnlichkeit zwischen Schuhen und Bekleidungsstücken.
III. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Verurteilung nach den von der Klägerin in der Revisionsinstanz weiterverfolgten Klageanträgen.
1. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung der Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 der Beklagten aufgrund ihrer prioritätsälteren Marken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zu.

a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen , wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der W aren oder Dienstlei-
stungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Z eichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, WRP 2004, 763, 764 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, WRP 2004, 909, 912 - FerrariPferd

).

b) Zwischen den Waren, für die die Klagemarken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 eingetragen sind (Schuhe und Schuhwaren), und den Waren, für die die Kollisionsmarke Schutz beansprucht, besteht Warenidentität.

c) Das Berufungsgericht hat zugunsten der Klägerin eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft ihrer Marken unterstellt. Die Beklagte ist dem Vortrag der Klägerin zur Bekanntheit ihrer Kennzeichenrechte entgegengetreten. Im Revisionsverfahren ist daher der Entscheidung nur eine normale Kennzeichnungskraft der Klagemarken von Hause aus zugrunde zu legen.

d) Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts , zwischen den Marken der Klägerin und der Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 der Beklagten bestehe keine Zeichenähnlichkeit.
aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist, wie das Berufungsgericht nicht verkannt hat, von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360 - Davidoff II; Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240 = WRP 2004, 355 - MIDAS/ medAS). Das schließt es aber nicht aus, daß einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kenn-
zeichnungskraft beizumessen und deshalb bei Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen zu bejahen ist. Dies setzt voraus, daß die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es danach, daß der übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die prioritätsältere Marke oder das angegriffene Zeichen die zusätzlichen Bestandteile aufweist (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus, m.w.N.). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.
bb) Bei einer angegriffenen Gestaltung kann der Verkehr unter Umständen aufgrund der Aufmachung, bestimmter Werbemaßnahmen oder Kennzeichnungsgewohnheiten allgemein oder auf dem betreffenden Warengebiet einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuerkennen (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach). In entsprechender Weise kann der Verkehr in besonders gelagerten Fällen bei einem zusammengesetzten Zeichen einen Zeichenbestandteil auch im Sinne eines sonst selbständig verwendeten Zweitkennzeichens auffassen. Wäre davon im Streitfall für den Wortbestandteil "by Mustang Inter Sl Spain" auszugehen, könnte eine Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken und dem angegriffenen Zeichen auch durch eine Äh nlichkeit mit diesem Zeichenbestandteil begründet sein.
Ob dem Bestandteil "by Mustang Inter Sl Spain" in der Kollisionsmarke der Beklagten eine solche selbständige kennzeichnende Funktion zukommt, ist eine Tatfrage. Entsprechende Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht
getroffen, obwohl ein entsprechendes Verständnis des Verkehrs gerade wegen des auf einen Hersteller hinweisenden Zusatzes "by" in der Kollisionsmarke naheliegend ist. Dies nötigt jedoch nicht zu einer Zurückverweisung der Sache in die Berufungsinstanz zur Nachholung der entsprechenden Feststellungen.
cc) Im Streitfall ist, auch wenn auf den Eindruck der Kollisionsmarke der Beklagten in ihrer Gesamtheit abgestellt wird, nicht von (vollständiger) Zeichenunähnlichkeit auszugehen.
Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts kann der Wortbestandteil "by Mustang Inter Sl Spain" bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Marke der Beklagten nicht deshalb vernachlässigt werden, weil es sich erkennbar um den Herstellerhinweis handelt. Allerdings kommt dem Bestandteil eines Zeichens , der für den Verkehr erkennbar nicht das Produkt, sondern das dahinterstehende Unternehmen bezeichnet, regelmäßig keine prägende Bedeutung zu. Denn der Verkehr wird bei zusammengesetzten Zeichen, insbesondere bei der Kombination mehrerer Wortbestandteile, zu denen eine dem Verkehr bekannte oder als solche erkennbare Unternehmenskennzeichnung gehört, die eigentliche Produktkennzeichnung nicht in der Unternehmenskennzeichnung, sondern in den anderen Bestandteilen erblicken (BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten ). In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist jedoch anerkannt, daß einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil nicht stets eine (mit-)prägende Bedeutung für den Gesamteindruck der Marke abzusprechen ist. Vielmehr kommt es letztlich auf die Beurteilung des Einzelfalls an, ob die Herstellerangabe aus Sicht des Verkehrs in den Hintergrund tritt oder nicht (vgl. BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 = WRP 1997,
567 - JUWEL; Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 = WRP 2002, 326 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Insoweit sind die besonderen Gegebenheiten der Zeichengestaltung und der üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Warensektor von Bedeutung.
Für den Modebereich hat der Senat aufgrund der dort üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten wiederholt angenommen, daß der Verkehr daran gewöhnt ist, den Herkunftshinweis in der Herstellerangabe zu sehen (BGH GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; BGH, Beschl. v. 18.4.1996 - I ZB 3/94, GRUR 1996, 774 - falke-run/LE RUN; Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 36/95, GRUR 1998, 1014, 1015 = WRP 1998, 988 - ECCO II). Anders als das Berufungsgericht meint, sind die für den Modesektor maßgeblichen Kennzeichnungsgewohnheiten auch bei Schuhen und Schuhwaren üblich, die ebenfalls zum Modesektor zählen (vgl. auch den der Entscheidung BGH GRUR 1998, 1014 f. - ECCO II - zugrundeliegenden Sachverhalt, in dem die Zeichen Schutz ebenfalls für Schuhwaren beanspruchten). Es entspricht der Lebenserfahrung, daß eine Vielzahl von Unternehmen ihre Schuhe mit der Herstellerangabe kennzeichnet.
Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Kollisionsmarke der Beklagten kann danach die Herstellerangabe nicht außer Betracht bleiben.
dd) Zu Recht macht die Revision geltend, daß die Herstellerbezeichnung "Mustang" in der Marke der Beklagten deren Gesamteindruck mitprägt.
Das Landgericht, auf dessen Entscheidung das Berufungsgericht Bezug genommen hat, hat angenommen, bei der von der Beklagten benutzten Bezeichnung "MUSTANG INTER S.L." sei allein die Bezeichnung "MUSTANG"
prägend, während die Bestandteile "INTER" als Abkürzung für "International" und "S.L." als Angabe der Rechtsform (Sociedad Limitada) nur beschreibend seien. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Auch die weitere Angabe "Spain" hat als geographische Angabe beschreibenden Charakter und wird vom Verkehr in der Regel nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Teil der Herstellerangabe verstanden (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 170 - Bit/Bud, m.w.N.). Von den Wortbestandteilen "Mustang Inter Sl Spain" der Kollisionsmarke hat danach allein "Mustang" eine herkunftshinweisende Funktion.
Der Gesamteindruck der Marke der Beklagten wird auch durch diese in ihr enthaltene Herstellerangabe mitbestimmt. Der Verkehr wird in ihr entsprechend der Funktion der Marke den Hinweis auf die Ursprungsidentität der Ware sehen, die ihm die Gewähr bietet, daß alle Waren, die derart gekennzeichnet sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für die Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. hierzu EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 48 = GRUR 2003, 55 = WRP 2002, 1415 - Arsenal). An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand nichts, daß die Marke der Beklagten neben den Wortbestandteilen weitere Bildbestandteile enthält. Zu Recht macht die Revision in diesem Zusammenhang geltend, daß diese Bildbestandteile eine Mitprägung des Gesamteindrucks der Marke der Beklagten durch die Herstellerangabe nicht ausschließen.
Wird die Marke der Beklagten durch die Herstellerangabe aber mitgeprägt , kann von einer vollständigen Zeichenunähnlichkeit zwischen den Klagemarken und der Kollisionsmarke der Beklagten nicht ausgegangen werden.

e) Die Zeichenähnlichkeit zwischen den "Mustang"-Marken der Klägerin und der Wort-/Bildmarke der Beklagten in ihrer Gesamtheit ist trotz Warenidentität bei normaler Kennzeichnungskraft allerdings zu gering, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen.

f) Im Streitfall ist jedoch von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne auszugehen.
Ist eine Marke zugleich Unternehmenskennzeichen, so kann eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu bejahen sein, wenn der Verkehr die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgeht (vgl. EuGH, Urt. v. 30.11.1993 - Rs. C-317/91, Slg. 1993, I-6260 Tz. 36 und 37 = GRUR 1994, 286 = WRP 1994, 294 - quattro/Quadra; BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 289/01, WRP 2004, 907, 909 - Kleiner Feigling, m.w.N.). So liegen die Dinge im vorliegenden Fall. Die Klägerin benutzt "Mustang" auch als Unternehmenskennzeichen. Die angesprochenen Verkehrskreise erkennen in der Kollisionsmarke den mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin identischen Wortbestandteil infolge der Herausstellung durch das vorangestellte "by" ohne weiteres als Herstellerangabe. Unter Berücksichtigung der Identität der Waren, für die die Klagemarken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 und die Marke der Beklagten Schutz beanspruchen , wird der Verkehr bei der mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin identischen Herstellerangabe in der Kollisionsmarke von wirtschaftlichen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgehen.
2. Der auf Einwilligung in die Löschung der Wort-/Bildmarke der Beklagten gerichtete Klageantrag zu I 2 ist nach § 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, § 51, § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG begründet. Die Klagemarken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 sind ältere Rechte, bei denen die Gefahr von Verwechslungen mit der Marke der Beklagten i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht (vgl. vorstehend Abschn. II 1).
3. Der Schadensersatzanspruch (Klageantrag zu II) folgt aus § 14 Abs. 6 MarkenG. Die Beklagte hat die Markenrechte der Klägerin schuldhaft verletzt. Ein etwaiger Rechtsirrtum vermag die Beklagte nicht zu entlasten. Denn sie mußte eine von ihrer eigenen Einschätzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit des fraglichen Verhaltens in Betracht ziehen (vgl. BGH, Urt. v. 11.4.2002 - I ZR 317/99, GRUR 2002, 706, 708 = WRP 2002, 691 - vossius.de). Die Verurteilung zur Auskunftserteilung (Klageantrag zu I 3) beruht auf § 19 MarkenG, § 242 BGB.
4. Die in der Revisionsinstanz weiterverfolgten Klageanträge zu I 1 c), 2 und 3 sowie II sind weiterhin wegen Verletzung der Firma der Klägerin nach § 15 Abs. 2, Abs. 4 und Abs. 5, § 19 MarkenG, § 242 BGB begründet.

a) Der Firmenbestandteil "Mustang" ist originär schutzfähig. Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenbestandteil in Alleinstellung verwendet worden ist, und ob sie sich im Verkehr
durchgesetzt hat (BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 = WRP 2002, 1066 - defacto, m.w.N.).

b) Zu Recht macht die Revision geltend, daß zwischen dem Unternehmenskennzeichen "Mustang" der Klägerin und der Kollisionsmarke der Beklagten Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG besteht. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichn ungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und der Nähe der Unternehmensbereiche (BGH GRUR 2002, 898 - defacto; BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, WRP 2004, 758, 759 = MarkenR 2004, 189 - Telekom).
Zwischen den Tätigkeitsbereichen der Parteien, die beide Schuhe vertreiben , besteht Branchenidentität. Der Firmenbestandteil "Mustang" verfügt von Hause aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Diese ist im Revisionsverfahren der Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrunde zu legen, weil das Berufungsgericht eine gesteigerte Kennzeichnungskraft nicht festgestellt hat. Zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin und der Marke der Beklagten besteht Zeichenähnlichkeit (vgl. Abschn. II 1 d). Diese begründet im Streitfall zwar keine unmittelbare Verwechslungsgefahr, sondern aus den unter II 1 f angegebenen Gründen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (zur Anwendung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bei § 15 Abs. 2 MarkenG : BGHZ 130, 134, 138 - Altenburger Spielkartenfabrik; BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner; GRUR 2002, 898, 900 - defacto).

c) Der Klageantrag auf Einwilligung in die Markenlöschung ist nach § 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, § 51 i.V. mit § 12 MarkenG begründet. Der Schadensersatz - und der Auskunftsanspruch folgen aus § 15 Abs. 5, § 19 MarkenG und § 242 BGB.
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 708 Nr. 2 ZPO.
v. Ungern-Sternberg Bornkamm Büscher
Schaffert Bergmann

Tatbestand:

Beide Parteien vertreiben Einrichtungen zur Reinigung von Schweißbrennern , insbesondere von Schweißrobotern, die Klägerin stellt solche auch her. Sie ist Inhaberin des deutschen Patents 33 32 678 (Klagepatents), das ei-
ne Einrichtung zur Reinigung eines Schweißbrenners betrifft. Das Klagepatent wurde am 10. September 1983 angemeldet, am 4. April 1985 offengelegt und am 4. August 1988 veröffentlicht.
Patentanspruch 1 lautet:
"Einrichtung zur Reinigung eines Schweißbrenners, insbesondere des Brenners eines Schweißroboters, mit einem rotierenden Werkzeug , das seine Reinigungsarbeit in dem am Schweißbrenner ausgebildeten Zwischenraum zwischen dessen Kontaktdüse und Gasdüse ausführt, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Reinigungseinrichtung eine vom zugeführten Schweißbrenner betätigte und diese in koaxialer Ausrichtung zum Werkzeug zentrierende sowie axial und verdrehsicher fixierte Haltevorrichtung und eine das rotierende Werkzeug in den fixierten Schweißbrenner mit vorgebbarer Hubgeschwindigkeit einführende Vorschubvorrichtung sowie einen Steuerkreis umfaßt, der die Haltevorrichtung, die Vorschubvorrichtung und den das Werkzeug antreibenden Motor vorgebbar zeitabhängig steuert."
Anmelderin des Klagepatents war die M. GmbH. Als Inhaber des Klagepatents wurde die E. GmbH eingetragen. Das Patent wurde sodann auf die A. GmbH und nach deren Verschmelzung mit der Klägerin auf letztere umgeschrieben.
Die Beklagten haben sich - wegen Verletzung des Klagepatents auf Unterlassung , Auskunft und Schadensersatz in Anspruch genommen - damit ver-
teidigt, daß ihnen ein Weiterbenutzungsrecht zustehe, weil der Beklagte zu 2 bereits im Jahre 1982 eine Reinigungs- und Sprühvorrichtung entwickelt habe, die alle Merkmale des Klagepatents aufgewiesen habe. Ein Prototyp dieser Vorrichtung sei am 10. Januar 1983 bei dem Kunden Me. E. in vorgeführt und erläutert worden. Davon hab e die M. GmbH erfahren und das Klagepatent am 10. September 1983 angemeldet. Sie habe damit die Erfindung widerrechtlich entnommen. Den Einwand der widerrechtlichen Entnahme könnten sie, die Beklagten, auch nach Verstreichen der Frist des § 8 Abs. 3 PatG geltend machen, da die Klägerin als Patentinhaberin beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben gewesen sei, sondern gewußt habe, daß der Beklagte zu 2 eine solche Reinigungsvorrichtung bereits Anfang 1983 vorgestellt habe.
Ferner stehe ihnen, den Beklagten, auch ein Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG zu, weil der Beklagte zu 2 schon im Januar 1983 im Erfindungsbesitz gewesen sei und diese Erfindung anschließend im Inland in Benutzung genommen habe. Das nach dem Prototyp entwickelte serienreife Produkt sei zunächst durch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts des Beklagten zu 2 mit seinem Bruder T. vertrieben worden und seit dem Jahre 1988 durch eine OHG, an der beide Brüder beteiligt gewesen seien. Nachdem der Beklagte zu 2 aus dieser OHG ausgeschieden sei, sei er an einer Firma H. beteiligt gewesen, die entsprechende Brennerreinigungsgeräte vertrieben habe. Seit Gründung der Beklagten zu 1 durch den Beklagten zu 2 vertreibe diese erfindungsgemäße Brennerreinigungsgeräte.
Schließlich seien Ansprüche der Klägerin verwirkt. Diese wisse seit 1983, daß der Beklagte zu 2 Schweißbrennerreinigungsvorrichtungen mit den Merkmalen des Klagepatents vertreibe. Im Verlauf von mehr als zehn Jahren
habe der Beklagte zu 2 einen wertvollen Besitzstand erlangt, dessen Vernichtung mit Treu und Glauben in Widerspruch stehe.
Die Klägerin ist dem entgegengetreten.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben, die Berufung hatte keinen Erfolg.
Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision streben die Beklagten die Klageabweisung an, hilfsweise beantragen sie, ihnen im Fall einer Verurteilung zur Rechnungslegung einen Wirtschaftsprüfer-Vorbehalt einzuräumen.
Die Klägerin tritt dem entgegen. Nachdem das Klagepatent am 10. September 2003 abgelaufen ist, haben die Parteien in der mündlichen Verhandlung den Unterlassungsanspruch in der Hauptsache für erledigt erklärt sowie den Auskunfts- und Schadensersatzfeststellungsanspruch, soweit sich dieser auf Handlungen in der Zeit nach dem 10. September 2003 bezieht.

Entscheidungsgründe:

Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision.
1. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagten könnten nicht mit Erfolg geltend machen, das Klagepatent sei ihnen gegenüber unberechtigt
erlangt. Der aus § 8 PatG folgende Entnahmeeinwand stehe nur dem durch eine rechtswidrige Entnahme Verletzten zu, also dem Berechtigten, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet worden sei. Es könne offenbleiben , ob sich der Beklagte zu 2 bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung des Klagepatents in Erfindungsbesitz befunden habe. Ein Abtretungs- und Übertragungsanspruch und damit auch der Entnahmeeinwand nach § 8 PatG setzten voraus, daß das streitige Patent auf die erfinderische Leistung des Anspruchstellers zurückgehe. Den hierfür grundlegenden Beweis, daß der Rechtsvorgängerin der Klägerin vor der Anmeldung des Klagepatents Kenntnis von der behaupteten Erfindung des Beklagten zu 2 verschafft worden sei, hätten die Beklagten aber nicht führen können. Die vernommenen Zeugen hätten den entsprechenden Vortrag der Beklagten nicht bestätigt. Die Vermutung des Zeugen C. , eventuell könne sich ein Mitarbeiter von M. GmbH bei Me. "versteckter als Mann" eingeschlichen haben, kennzeichne sich als bloße Spekulation, ohne daß der Zeuge hierfür eine tatsächliche Grundlage habe angeben können.
Dagegen wendet sich die Revision mit Erfolg.
Sinn und Zweck der Regelung des § 8 PatG ist es, das Auseinanderfallen von sachlichem und formellem Recht zu vermeiden und diesen Zwiespalt zugunsten des sachlich Berechtigten zu beseitigen (BGHZ 124, 343, 346 - Lichtfleck; BGHZ 73, 337, 342 - Biedermeiermanschetten). Es kommt deshalb zunächst entscheidend darauf an, ob die Klägerin in diesem Sinne materiell Nichtberechtigte ist und ob sie vor der Anmeldung des Klagepatents Kenntnis von der behaupteten Erfindung des Beklagten zu 2 erlangt hat.
Das Berufungsgericht ist zu dem Ergebnis gelangt, die Beklagten hätten nicht bewiesen, daß die Klägerin vor der Anmeldung des Klagepatents Kenntnis von der behaupteten Erfindung des Beklagten zu 2 erlangt hat. Die dem zugrunde liegende Beurteilung der Beweislastverteilung entspricht der Rechtsprechung des Senats (vgl. Urt. v. 15.05.2001 - X ZR 227/99, GRUR 2001, 823, 824 - Schleppfahrzeug). Gegenüber der vom Berufungsgericht vorgenommenen Würdigung rügt die Revision jedoch zu Recht, daß das Berufungsgericht es verfahrensfehlerhaft unterlassen habe, den Zeugen J. verneh- zu men.
Die Beklagte hat in ihrem Schriftsatz vom 16. August 2001 die Vernehmung des Zeugen J. neben derjenigen der übrigen dort genannten Zeugen zu ihrer Behauptung beantragt, daß der Rechtsvorgängerin der Klägerin zeitlich vor Anmeldung des Klagepatents Kenntnis von der behaupteten Erfindung des Beklagten zu 2 verschafft worden sei. Diese Behauptung hat das Berufungsgericht zu Recht als entscheidungserheblich angesehen. Die Benennung des Zeugen ist nicht so zu verstehen, daß dieser die Angaben der übrigen Zeugen bestätigen werde, denn die Angaben dieser Zeugen waren zum Zeitpunkt der Benennung des Zeugen J. noch nicht erfolgt. Danach konnte der Beweisantritt nur als Berufung auf die Aussage eines weiteren Zeugen verstanden werden. Diesem Beweisantritt hätte das Berufungsgericht nachgehen müssen.
Die Beklagten mußten den Beweisantritt nicht nach Durchführung der Beweisaufnahme noch einmal ausdrücklich wiederholen. Allerdings haben sie nach Durchführung der Beweisaufnahme hingenommen, daß die vernommenen Zeugen nicht bestätigt hatten, daß die wesentlichen Merkmale des Prototyps an die Rechtsvorgängerin der Klägerin weitervermittelt worden seien. Dies kann
aber nicht getrennt von ihrer Rechtsauffassung gesehen werden, es komme auf die Frage der Bösgläubigkeit der Klägerin nicht an. Wenn das Berufungsgericht diese letztere Frage anders beurteilte, läßt sich dem Vorbringen der Beklagten ein Verzicht auf die Vernehmung des Zeugen J. auch für diesen Fall nicht entnehmen.
Das Berufungsgericht hat danach die Frage, ob eine widerrechtliche Entnahme im Sinne von § 8 PatG, deren Legaldefinition sich in § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG findet, vorliegt, nicht verfahrensfehlerfrei beantwortet. Auf diese Frage kommt es aber entscheidend an. Ist sie entgegen der bisherigen Annahme des Berufungsgerichts zu bejahen, so kommt zugleich auch in Betracht, daß die Klägerin beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben war. Dem bösgläubigen Patentinhaber kann aber der wegen Patentverletzung in Anspruch Genommene den Einwand allgemeiner Arglist entgegenhalten (so schon RGZ 130, 158, 160 - Wäschekastenmangeln). Entscheidend ist dann nicht, ob der wegen Patentverletzung in Anspruch Genommene den Gegenstand der Erfindung vor Ablauf der Frist des § 8 Satz 3 und 4 PatG genutzt hat, denn im Falle der Bösgläubigkeit des Patentinhabers gelten diese Fristen nicht (§ 8 Satz 5 PatG). Liegen dagegen die Voraussetzungen des § 8 Satz 1 PatG vor und kann Bösgläubigkeit des Patentinhabers beim Erwerb des Patents nicht festgestellt werden , so kommt es auf die Einhaltung der Fristen des § 8 Satz 3 und 4 PatG an. Sind diese verstrichen, kann der Berechtigte die Ansprüche aus § 8 Satz 1 und 2 PatG nicht mehr mit einer Klage geltend machen. Angesichts dieser Entscheidung des Gesetzes kann dem gutgläubigen Patentinhaber Arglist nicht vorgeworden werden, wenn er im Verletzungsrechtsstreit von der mit dem Fristablauf verfestigten Rechtsposition Gebrauch macht, die ihm das Gesetz mit Blick auf seinen gutgläubigen Erwerb gemäß § 8 Satz 5 PatG zuweist. Die vom OLG Karlsruhe (GRUR 1983, 67, 70) seiner gegenteiligen Auffassung zugrunde
gelegten Erwägungen gehen dahin, daß ein billigenswertes Bedürfnis anzuerkennen sei, den Besitzstand des wahren Berechtigten trotz Ablaufs der Frist für die Geltendmachung des Übertragungsanspruchs jedenfalls dann zu schützen, wenn der Berechtigte den Gegenstand der Erfindung vor Ablauf der Frist im eigenen Betrieb in Benutzung genommen habe; es bestehe dann kein durchgreifendes öffentliches Interesse, den Konflikt zwischen dem formell und dem materiell Erfindungsberechtigten über die andernfalls allein verbleibende unbefristet mögliche Nichtigkeitsklage gegen das Patent zu lösen. Diese Erwägungen widersprechen jedoch dem Regelungssystem des Patentrechts, das nach Ablauf der in § 8 PatG vorgesehenen Fristen außer im Fall bösgläubigen Erwerbs nur noch die Möglichkeit beläßt, die Nichtigerklärung des Patents zu betreiben. Mit dieser Klage stellt es dem wahren Berechtigten eine Möglichkeit zur Verfügung, seinem Interesse an einer Benutzung der beanspruchten technischen Lehre zu genügen; für einen weitergehenden Schutz auf seiner Seite ist, nachdem er nach Ablauf der Fristen eine Übertragung des Patents nicht mehr erzwingen kann, kein Anlaß zu erkennen. Ebensowenig kann das Verhalten des gutgläubigen "Nichtberechtigten" als arglistig angesehen werden, wenn er diese ihm vom Gesetz eingeräumte Position im Verletzungsprozeß ausübt, solange der andere Teil seine Rechte nicht mit der Nichtigkeitsklage verfolgt hat. Diesen über die Möglichkeit der Nichtigkeitsklage besser zu stellen, als er sonst in § 8 PatG gestellt ist, erscheint im Hinblick auf das umfassende Rechtsfolgensystem des Gesetzes nicht geboten.
2. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, den Beklagten stehe auch kein Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 PatG zu. Auch in diesem Zusammenhang könne dahinstehen, ob der Beklagte zu 2 zum Zeitpunkt der Anmeldung des Klagepatents bereits in Erfindungsbesitz gewesen sei. Jedenfalls seien die Beklagten nicht befugt, die Erfindung des Klagepatents für die Bedürfnis-
se des Betriebs der Beklagten zu 1 auszunutzen. Der Betrieb der Beklagten zu 1, der erst im Jahre 1995 gegründet worden sei, führe nicht den Betrieb fort, in dem zum Zeitpunkt der Anmeldung des Klagepatents der Beklagte zu 2 und sein Bruder tätig gewesen seien. Ein Vorbenutzungsrecht setze aber die Identität des Betriebs voraus, in dem schon vor Anmeldung des Klagepatents die Erfindung in Benutzung genommen worden sei und weiterbenutzt werde. Eine solche Fortführung der für einen bestimmten Betriebszweck zusammengefaßten sachlichen und personellen Ausstattung des Betriebs der Gebrüder T. durch den heute von den Beklagten unterhaltenen Betrieb sei nicht dargetan.
Die von der Revision hiergegen erhobenen Rügen greifen nicht durch. Die Revision geht zutreffend von der Erwägung aus, daß das Weiterbenutzungsrecht gemäß § 12 PatG betriebsbezogen ist. Dies ergibt sich aus § 12 Abs. 1 Satz 3 PatG, wonach die Befugnis des Vorbenutzers nur zusammen mit dem Betrieb veräußert und vererbt werden kann. Die Revision meint jedoch, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts könne kein Vorbenutzungsrecht erwerben ; das Vorbenutzungsrecht sei daher von Anfang an zugunsten des Beklagten zu 2 und seines Bruders entstanden.
Selbst wenn dies richtig wäre, wäre der Beklagte zu 2 nicht befugt, die Erfindung des Klagepatents für die Bedürfnisse des Betriebs der Beklagten zu 1 auszunutzen. Das am Betrieb haftende Vorbenutzungsrecht kann bei einer Änderung der rechtlichen Zugehörigkeit des Betriebs nicht vervielfältigt und zwar weder verdoppelt noch gespalten werden (Sen.Urt. v. 07.10.1965 - Ia ZR 129/63, GRUR 1966, 370, 373 - Dauerwellen II). Der Erwerb der Geschäftsanteile einer Gesellschaft und ein wirtschaftlich beherrschender Einfluß des beherrschenden Unternehmens berechtigen nicht dazu, ein Vorbenut-
zungsrecht dieser Gesellschaft für den eigenen Betrieb in Anspruch zu nehmen (Busse, PatG, 6. Aufl., § 12 Rdn. 48 unter Bezugnahme auf Sen.Urt. v. 16.02.1971 - X ZR 253/63).
Zur Zeit der Anmeldung des Klagepatents war eine BGB-Gesellschaft Inhaberin des Betriebs im Sinne von § 12 PatG, später eine OHG, deren Gesellschafter der Beklagte zu 2 und sein Bruder waren und aus der der Beklagte zu 2 später ausgeschieden ist. Die Beklagte zu 1 hat damit nur insofern zu tun, als der Beklagte zu 2 sie gegründet hat. Das Berufungsgericht ist danach zu Recht davon ausgegangen, daß sich allein aus der Gründung der Beklagten zu 1 durch den Beklagten zu 2 nicht herleiten läßt, daß es sich um denselben Betrieb handelt. Würde beiden Gesellschaftern der BGB-Gesellschaft und späteren OHG ein Vorbenutzungsrecht zugebilligt, so liefe dies auf eine zumindest theoretische Verdoppelung hinaus, mag sie hier auch nicht beansprucht werden.
3. Das Berufungsgericht hat schließlich eine Verwirkung der Rechte der Klägerin aus der Patentverletzung durch die Beklagten verneint. Die Behauptung , die Klägerin habe von den Verletzungshandlungen schon 1993 erfahren, sei denkgesetzlich schon deswegen ausgeschlossen, weil die Beklagte zu 1 erst 1995 gegründet worden sei. Soweit die Beklagten darauf abstellten, daß der Beklagte zu 2 bereits im Jahre 1993 Anteile an einer FirmaH. gehalten habe, die Vorrichtungen vertrieben habe, wie sie nunmehr die Beklagte zu 1 vertreibe, so sei dies ohne Bedeutung. Wenn die Klägerin damals ein Verhalten der Firma H. hingenommen habe, so folgten daraus keine Gegenrechte für die Beklagten. Außerdem fehle es an ausreichendem Vortrag zu Tatsachen, die abgesehen vom bloßen Zeitablauf bei den Beklagten den berechtigten Eindruck hätten entstehen lassen können, die Klägerin werde ihre Rechte nicht durchset-
zen. Schließlich reiche auch der Vortrag zu einem schützenswerten Besitzstand der Beklagten nicht aus. Es werde in der Klageerwiderung lediglich pauschal behauptet, im Verlaufe der Jahre sei ein wertvoller Besitzstand angewachsen.
Die Bejahung oder Verneinung einer Verwirkung ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten. Die Überprüfung durch das Revisionsgericht beschränkt sich darauf, ob der Tatrichter alle erheblichen Gesichtspunkte berücksichtigt hat (Sen.Urt. v. 19.12.2000 - X ZR 150/98, GRUR 2001, 323, 325 - Temperaturwächter ; Sen.Urt. v. 17.03.1994 - X ZR 16/93, GRUR 1994, 597, 601 - Zerlegvorrichtung für Baumstämme).
Dieser Überprüfung hält das Urteil des Berufungsgerichts stand. Das Berufungsgericht hat einerseits den Zeitablauf berücksichtigt und andererseits angenommen , daß die Beklagten Tatsachen, die abgesehen vom bloßen Zeitablauf den berechtigten Eindruck hätten entstehen lassen können, die Klägerin werde ihre Rechte nicht durchsetzen, nicht vorgetragen hätten. Die Beklagten
haben nicht dargelegt, daß und gegebenenfalls welchen Vortrag das Berufungsgericht dabei übergangen hätte. Das Berufungsgericht hat danach zu Recht eine Verwirkung der Klageansprüche verneint.
Melullis Scharen Mühlens
Meier-Beck Kirchhoff

Tatbestand:

Die Klägerin ist aufgrund einer während des Revisionsverfahrens vorgenommenen Verschmelzung Rechtsnachfolgerin der 1959 gegründeten "IMS Institut für medizinische Statistik GmbH". Diese befaßte sich mit der Marktforschung , der Sammlung und dem Vertrieb marktstatistischen Materials sowie der Entwicklung und Bereitstellung von Systemen zur Steuerung und Erfolgskontrolle des Außendienstes für die pharmazeutische Industrie.
Die Klägerin ist Inhaberin mehrerer Marken mit dem Wortbestandteil "IMS", unter anderem der Wortmarke Nr. 396 07 658 "IMS GMBH", die am 12. August 1996 eingetragen worden ist, u.a. für "Sammeln und Liefern von Daten und Nachrichten; alle Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pharmazie, Medizin und des Gesundheitswesens; Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten, Dienstleistungen einer Datenbank; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermieten, Verpachten und Lizensieren von Datenverarbeitungsanlagen, von Programmen für die Datenverarbeitung und von Programmträgern für diese; technische Beratung bei der Anschaffung und dem Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen; alle Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pharmazie, Medizin und des Gesundheitswesens; mit Programmen versehene Datenträger; alle Waren auf dem Gebiet der Pharmazie, Medizin und des Gesundheitswesens".
Die Beklagte, eine am 18. April 1997 gegründete und am 12. Juni 1997 in das Handelsregister eingetragene GmbH firmierte mit "IMS Image Management Solutions GmbH". Ihr Unternehmensgegenstand umfaût unter anderem die elektronische Dokumentenverwaltung im Kundenauftrag, Entwicklung von Software und Programmen sowie alle weiteren Geschäfte, die in unmittelbarem und mittelbarem Zusammenhang mit der Datendokumentation auf elektronischen Datenträgern stehen.
Die Klägerin sieht in der früheren Firmenbezeichnung der Beklagten eine Verletzung ihres Unternehmenskennzeichens "IMS" und ihres Markenrechts. Sie hat geltend gemacht, zwischen ihren Kennzeichenrechten und der Bezeichnung der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr. Beide Parteien befaûten sich überwiegend mit der Erstellung von Software für Datenverarbeitungsanlagen und der Datendokumentation auf elektronischen Datenträgern.

Die Klägerin hat beantragt,
I. die Beklagte zu verurteilen, es unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs das Kennzeichen
IMS
mit oder ohne Zusätze als geschäftliche Bezeichnung und/oder zur Bezeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen beim Vertrieb und Angebot von Software für elektronische Datenund Dokumentenverwaltung in Geschäftsdrucksachen und/oder in der Werbung schriftlich und/oder in elektronischen Medien und/oder mündlich zu benutzen,
II. die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Amtsgericht F. , HRB , in die Löschung des Firmenbestandteils IMS einzuwilligen,
III. festzustellen, daû die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den ihr aus Handlungen gemäû Ziffer I seit dem 16. Mai 1997 entstandenen und noch entstehenden Schaden zu ersetzen,
IV. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft über den Umfang von Handlungen gemäû Ziffer I seit dem 16. Mai 1997 zu erteilen durch Vorlage eines chronologischen geordneten Verzeichnisses, aus dem sich ergeben müssen:


a) Angebote nach Angebotsumfang und Angebotsempfänger,
b) Lieferungen nach Lieferumfang, Lieferempfänger, Lieferzeit und Lieferpreis,
c) Werbemaûnahmen, aufgegliedert nach einzelnen Werbemitteln , gegebenenfalls deren Auflagenhöhe und die dafür aufgewandten Kosten.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Gefahr von Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen der Parteien in Abrede gestellt und vorgetragen, ihr Geschäftsgegenstand und ihr Unternehmenskennzeichen unterschieden sich ausreichend von denjenigen der Klägerin.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäû verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten unter Neufassung des Unterlassungsgebots zurückgewiesen.
Nachdem die Beklagte während des Revisionsverfahrens ihre Firmenbezeichnung in "IMASOL GmbH" geändert hat, haben die Parteien den Löschungsantrag zu II übereinstimmend für erledigt erklärt.
Mit der Revision erstrebt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Anträge zu I, III und IV. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, Abs. 6 MarkenG, § 242 BGB und § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG bejaht. Hierzu hat es ausgeführt:
Zwischen der prioritätsälteren Marke "IMS GMBH" der Klägerin und dem Kennzeichen der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke, von Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und Zeichenidentität auszugehen. In der Marke der Klägerin und der Firmenbezeichnung der Beklagten seien allein die Bestandteile "IMS" kennzeichnend.
Die Beklagte habe schuldhaft gehandelt und sei deshalb zum Schadensersatz verpflichtet.
Die Klageansprüche folgten zudem aus § 15 MarkenG, weil zwischen den Bestandteilen "IMS" in den Firmenbezeichnungen der Parteien ebenfalls Verwechslungsgefahr bestehe.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG für begründet erachtet. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzuneh-
men. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daû ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN). Davon ist im rechtlichen Ansatz auch das Berufungsgericht ausgegangen.

b) Die Feststellungen des Berufungsgerichts zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit erweisen sich aber insofern als unvollständig, als nicht erkennbar wird, welchen Ähnlichkeitsgrad das Berufungsgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt hat.
aa) Im Ausgangspunkt zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings von einer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke der Klägerin Schutz genieût, und dem Geschäftsgegenstand des Unternehmens der Beklagten ausgegangen.
Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen, wozu insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren und Dienstleistungen gehören (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 23 - Canon; BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97,
GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.
Es hat berücksichtigt, daû die Marke der Klägerin unter anderem für das Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten sowie das Vermieten und Verpachten von Datenverarbeitungsanlagen auf pharmazeutischem und medizinischem Gebiet und im Bereich des Gesundheitswesens eingetragen ist. Die Revision macht insoweit ohne Erfolg geltend, die Tätigkeit der Klägerin sei dadurch gekennzeichnet, daû sie ihren Kunden medizinische Statistiken für deren Marktanalysen liefere. Denn für die Marke "IMS GMBH" ist auf die im Verzeichnis angeführten Waren und Dienstleistungen und nicht (nur) auf diejenigen abzustellen, für die die Klägerin die Benutzung bereits aufgenommen hat, weil sich die Marke zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz am 11. Februar 1999 noch innerhalb der Benutzungsschonfrist von fünf Jahren befand (vgl. BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 809 - P3-plastoclin; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 333; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 243).
Das Berufungsgericht hat weiter festgestellt, daû die Beklagte über Scannvorgänge Daten ihrer Kunden auf elektronische Medien transportiert, zu diesem Zweck Hard- und Software einsetzt und diese auch an ihre Kunden veräuûert.
Für die der Prüfung danach zugrundezulegenden Waren und Dienstleistungen hat das Berufungsgericht angenommen, sie befänden sich im Ähnlichkeitsbereich. Diese Annahme ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die
Beurteilung, ob Waren und Dienstleistungen i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einander ähnlich sind, liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu überprüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfaût und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird.
Das Berufungsgericht hat angenommen, daû sich das Angebot der Beklagten , die kundeneigene Daten erfaût, und das Angebot der Klägerin, deren Marke für das Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten im pharmazeutischen und medizinischen Bereich und auf dem Gebiet des Gesundheitswesens Schutz genieût und die ihren Kunden von ihr erarbeitete Daten zur Verfügung stellt, bei den sich überschneidenden Kundenkreisen zu einem Gesamtangebot ergänzen können. Das läût einen Rechtsfehler nicht erkennen.
bb) Zum Ähnlichkeitsgrad der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen der Parteien hat das Berufungsgericht jedoch - rechtsfehlerhaft - keine Feststellungen getroffen. Seinen Ausführungen ist nicht mit ausreichender Sicherheit zu entnehmen, von welchem Ähnlichkeitsgrad es ausgegangen ist. Es hat einerseits angenommen, eine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen könne nicht verneint werden, weil die Waren und Dienstleistungen, für die die Kollisionszeichen Schutz beanspruchen , sich ergänzen. Dies deutet darauf hin, daû das Berufungsgericht von einer eher geringen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ausgegangen ist. Dagegen hat es an anderer Stelle angenommen, die Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen wiesen eine so hohe Ähnlichkeit auf, daû die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Diese Ausführungen, die das Berufungsgericht
bei der Gesamtabwägung im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr getroffen hat, könnten eher dafür sprechen, daû das Berufungsgericht eine nicht unerhebliche Ähnlichkeit zugrunde legen wollte.

c) Mit Recht hat das Berufungsgericht ausschlieûlich auf den Bestandteil "IMS" in den Kollisionszeichen abgestellt und eine Zeichenidentität bejaht.
Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Buchstabenfolge "IMS" sei schutzunfähig, weil ihr die konkrete Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle und sie freihaltebedürftig gemäû § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei.
Im Markenverletzungsverfahren ist, was auch die Revision im Ansatz nicht verkennt, von der Schutzfähigkeit der Marke auszugehen, wenn sie in Kraft steht (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE; Fezer aaO § 8 Rdn. 21; Althammer / Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 41 Rdn. 4; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 197; a.A. Rohnke, Festschrift für Hertin, S. 643, 657 ff. = GRUR 2001, 696, 701 ff.). Angesichts der Aufgabenteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten ist nur den ersteren die Zuständigkeit zur Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen zugewiesen (vgl. hierzu auch Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 57 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 51). Dieser Grundsatz gilt auch, wenn - wie im Streitfall (vgl. nachstehend) - ein Bestandteil das Wesen der Klagemarke in ihrer Gesamtheit derart ausmacht, daû über die Eintragungsfähigkeit des Zeichens als Ganzes nur entschieden werden kann, wenn die Schutzfähigkeit des Bestandteils ge-
prüft ist (vgl. BGH, Urt. v. 15.4.1966 - Ib ZR 85/64, GRUR 1966, 495, 497 = WRP 1966, 369 - UNIPLAST).
Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist die Annahme des Berufungsgerichts , daû in der Klagemarke "IMS GMBH" allein der Bestandteil "IMS" kennzeichnend ist, weil der Zusatz "GMBH" nur beschreibend wirkt. Denn der das Kennzeichenrecht beherrschende Grundsatz, daû bei der Prüfung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233 f. = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH), schlieût nicht aus, daû einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen ist und deshalb die Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtzeichen begründet (vgl. BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96, GRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999, 189 - Tour de culture; BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH).
Im Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht der Kollisionsprüfung auch nicht die vollständige Firmenbezeichnung der Beklagten, sondern nur den Bestandteil "IMS" zugrunde gelegt. Ob davon, wie das Berufungsgericht angenommen hat, auszugehen ist, weil "Image Management Solutions" nur beschreibend wirkte, kann offenbleiben. Feststellungen, daû der inländische Verkehr den beschreibenden Charakter des Firmenbestandteils "Image Management Solutions" erkennt, hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Es hat jedoch aufgrund des Vortrags der Beklagten angenommen, daû "IMS" die aus-
sprechbare Abkürzung des Firmenbestandteils "Image Management Solutions" darstellt, weil der Verkehr Schwierigkeiten hat, sich diesen Firmenbestandteil einzuprägen. Damit ist das Berufungsgericht von dem im Streitfall maûgeblichen Erfahrungssatz ausgegangen, wonach der Verkehr dazu neigt, Bezeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. BGH, Urt. v. 28.2.1991 - I ZR 110/89, GRUR 1991, 475, 477 = WRP 1991, 477 - Caren Pfleger; BGHZ 139, 340, 351 - Lions).

d) Das Berufungsgericht hat der Klagemarke weiter durchschnittliche Kennzeichnungskraft beigemessen. Die bisherigen Feststellungen vermögen dies jedoch nicht zu rechtfertigen.
aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, daû der Marke der Klägerin als aussprechbare Buchstabenkombination jedenfalls von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt.
Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Ohne Erfolg beruft sich die Revision zur Begründung einer fehlenden oder zumindest reduzierten Kennzeichnungskraft auf die Entscheidungen des Senats vom 9. November 1995 - I ZB 29/93 (GRUR 1996, 202, 203 = WRP 1997, 450 - UHQ) und vom 26. Juni 1997 - I ZR 14/95 (GRUR 1998, 165, 166 = WRP 1998, 51 - RBB). Die erste der angeführten Entscheidungen ist zum Warenzeichengesetz ergangen. Unter dessen Geltung wurden Buchstaben nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 2. Altern. WZG als grundsätzlich schutzunfähig angesehen. Die zweite von der Revision in Bezug genommene Entscheidung betrifft die Schutzfähigkeit nicht aussprechbarer Buchstabenfolgen als Firmennamen nach § 16 UWG und ist bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der (aussprechbaren) Klagemarke nach dem Markengesetz daher ebenfalls nicht einschlägig (vgl. zur Schutzfä-
higkeit nicht aussprechbarer Buchstabenkombinationen als Unternehmenskennzeichen nunmehr auch: BGHZ 145, 279, 281 - DB Immobilienfonds).
bb) Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist weiterhin nicht durch eine von der Beklagten behauptete vielfache Verwendung der Bezeichnung "IMS" als Drittkennzeichen reduziert. Eine solche Schwächung stellt einen Ausnahmetatbestand dar. Sie setzt voraus, daû die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarter Branchen, Waren oder Dienstleistungen und in einem Umfang tatsächlich in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1162 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ ComNet). Diese Voraussetzungen hat die Beklagte nicht dargelegt. Die Revision zeigt das Gegenteil auch nicht auf. Das Berufungsgericht ist daher zu Recht auf den entsprechenden pauschalen Vortrag der Beklagten nicht eingegangen.
cc) Mit Erfolg rügt die Revision allerdings, das Berufungsgericht sei dem Vortrag der Beklagten nicht nachgegangen, auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung sei die Buchstabenkombination "IMS" in Groû- und Kleinschreibung seit über 20 Jahren eine weltweit verbreitete Abkürzung für "Image Management Systems" und "Image Management Solutions". Dient "IMS", wie die Beklagte geltend macht, als schlagwortartige Abkürzung für eine bestimmte Technologie der Datenspeicherung und Datenverwaltung und ist dies für die maûgeblichen Verkehrskreise leicht erkennbar, kommt der Buchstabenfolge wegen der Anlehnung an beschreibende Begriffe jedenfalls keine normale, sondern nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom;
BGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ComNet). Das Berufungsgericht durfte daher nicht von normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgehen , ohne Feststellungen dazu zu treffen, ob der entsprechende Vortrag der Beklagten zutraf.
In diesem Zusammenhang wird das Berufungsgericht gegebenenfalls auch zu prüfen haben, ob die Klagemarke, worauf die Klägerin verwiesen und wozu das Berufungsgericht bislang ebenfalls keine Feststellungen getroffen hat, über eine infolge umfänglicher Benutzung groûe Verkehrsbekanntheit und daraus folgend gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 - Drei-StreifenKennzeichnung ).
Ist danach für das Revisionsverfahren von nur geringer Kennzeichnungskraft der Klagemarke und unzureichenden Feststellungen zum Grad der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen, kann die Annahme der Gefahr von Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Zeichen gemäû § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen Bestand haben.
2. Der Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stünde auch ein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 2, Abs. 4, § 5 Abs. 2 MarkenG zu, kann ebenfalls nicht beigetreten werden.
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG, die unter Berücksichtigung aller maûgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsbereiche der Parteien, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehen-
den Bezeichnungen (BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner; BGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ ComNet). Die zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG erforderlichen Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht getroffen.
Für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Firmenbestandteils "IMS" der Klägerin gelten die vorstehenden Ausführungen zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke entsprechend (vgl. Abschn. II 1 d cc).
Zudem fehlen Feststellungen des Berufungsgerichts zur Branchennähe der Parteien.
3. Die Verurteilung der Beklagten nach den auf Auskunftserteilung und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz gerichteten Anträgen zu III und IV gemäû § 14 Abs. 6, § 15 Abs. 5 MarkenG, § 242 BGB kann ebenfalls keinen Bestand haben, weil kennzeichenrechtliche Verletzungshandlungen der Beklagten nach § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG bisher nicht feststehen.
III. Auf die Revision der Beklagten war danach das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision einschlieûlich des wegen der Umfirmierung der Beklagten übereinstimmend für erledigt erklärten Antrags zu II, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Büscher

Tatbestand:

1

Die Klägerin errichtet in Mecklenburg-Vorpommern schlüsselfertige Wohnhäuser. Sie wurde am 18. März 1996 unter der Firma "Hansen-Bau GmbH" in das Handelsregister beim Amtsgericht Rostock eingetragen. Die Beklagte wurde am 28. November 1996 gegründet und am 25. April 1997 unter der Firma "Hansen Bau GmbH" in das Handelsregister beim Amtsgericht Neubrandenburg eingetragen. Die Beklagte erbringt Hochbauleistungen, deren Um- fang im Einzelnen streitig ist. Die Klägerin behauptet, die Beklagte sei inzwischen auch im Bereich der Erstellung schlüsselfertiger Häuser tätig.

2

Die Klägerin hat beantragt, 1. die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken in Mecklenburg-Vorpommern unter der Bezeichnung "Hansen Bau GmbH" oder in ähnlicher, nicht gegenüber der Firma der Klägerin unterscheidungskräftiger Form aufzutreten, 2. insbesondere ihre Bezeichnung "Hansen Bau GmbH" aus den "Gelben Seiten", dem "Örtlichen Telefonbuch Demmin, Altentreptow und Umgebung" und aus dem "Telefonbuch Neubrandenburg" sowie diese und ähnliche, nicht gegenüber der Firma der Klägerin unterscheidungskräftige Bezeichnungen aus sonstigen Verzeichnissen löschen zu lassen.

3

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat sie abgewiesen.

4

Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihre ursprünglichen Anträge weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

5

I. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerin auf Schutz ihrer geschäftlichen Bezeichnung verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:

6

Der auf Löschung des Firmennamens der Beklagten in Telefonbüchern und ähnlichen Publikationen bezogene Urteilsausspruch sei nicht vollstre- ckungsfähig. Da diese Publikationen bereits hergestellt und ausgeliefert seien, sei die Verpflichtung, den Firmennamen in ihnen löschen zu lassen, auf eine unmögliche Leistung gerichtet.

7

Im Übrigen fehle dem Familiennamen "Hansen" die für einen Schutz als Unternehmenskennzeichen erforderliche natürliche Unterscheidungskraft. Der Name "Hansen" sei in Norddeutschland nicht derart selten, dass er eine erhöhte Aufmerksamkeit erzielen könne. Es handele sich um einen sogenannten "Allerweltsnamen" ohne individualisierende Herkunftsfunktion. Mangels namensmäßiger Unterscheidungskraft könnte die Bezeichnung der Klägerin Schutz nur beanspruchen, wenn sie Verkehrsgeltung erworben hätte. Daran fehle es.

8

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung nicht möglich, weil das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - für die Beurteilung des Klagebegehrens erforderliche Feststellungen nicht getroffen hat.

9

1. Mit den bisherigen Klageanträgen ist die Klage allerdings teilweise unzulässig. Sowohl der Unterlassungs- als auch der Beseitigungsantrag der Klägerin sind unbestimmt, soweit sie sich auf "ähnliche, nicht gegenüber der Firma der Klägerin unterscheidungskräftige Bezeichnungen" beziehen. Welche Bezeichnungen für den Geschäftsbetrieb der Beklagten gegenüber der Firma der Klägerin unterscheidungskräftig sind, ist eine dem Erkenntnisverfahren vorbehaltene Tatfrage, die nur von Fall zu Fall beurteilt werden kann (BGH, Urt. v. 12.7.2001 - I ZR 40/99, GRUR 2002, 86, 88 = WRP 2001, 1294 - Laubhefter; Urt. v. 11.10.1990 - I ZR 35/89, GRUR 1991, 254, 256 = WRP 1991, 216 - Unbestimmter Unterlassungsantrag I).

10

Keinen Bedenken begegnet die Zulässigkeit der Klage indes, soweit sie sich gegen den Gebrauch der Bezeichnung "Hansen Bau GmbH" wendet. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist der Beseitigungsantrag nicht auf eine unmögliche und daher nicht vollstreckungsfähige Leistung gerichtet. Der Beseitigungsantrag ist als "insbesondere"-Teil des in die Zukunft gerichteten Unterlassungsantrags formuliert. Er ist deshalb unzweifelhaft in der Weise auszulegen , dass er die weitere Veröffentlichung des beanstandeten Firmennamens in künftigen Auflagen der Publikationen verhindern und nicht zur Löschung der Eintragung aus Publikationen verpflichten will, die bereits hergestellt worden sind und sich in Umlauf befinden.

11

2. Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht dem Zeichenbestandteil "Hansen" als "Allerweltsnamen" jede Unterscheidungskraft abgesprochen.

12

Der Schutz als Geschäftsbezeichnung (§ 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) setzt voraus, dass die Bezeichnung unterscheidungskräftig und nach der Verkehrsauffassung ihrer Natur nach geeignet ist, wie ein Name zu wirken (BGH, Urt. v. 30.3.1995 - I ZR 60/93, GRUR 1995, 507, 508 = WRP 1995, 615 - City-Hotel). Diese Voraussetzungen der Schutzfähigkeit sind auch dann erfüllt, wenn zur Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs ein häufiger Familienname verwendet wird (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 5 Rdn. 37; Knaak, Firma und Firmenschutz, 1986, S. 196; a.A. Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens , 2. Aufl., § 5 Rdn. 121 ff.; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 202; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 15 MarkenG Rdn. 40). Die Häufigkeit eines als Geschäftsbezeichnung verwendeten Familiennamens beeinflusst nur die Kennzeichnungskraft und damit den Schutzumfang der Bezeichnung (vgl. OLG Frankfurt GRUR 2000, 517; Knaak aaO).

13

Unabhängig von seiner Häufigkeit ist jeder Familienname dazu geeignet und bestimmt, seinen Namensträger individuell zu bezeichnen und damit von anderen Personen zu unterscheiden. Insofern stellt jeder Name ein klassisches Kennzeichnungsmittel dar. Der Verkehr ist daran gewöhnt, dass Personen durch ihren Nachnamen bezeichnet werden und sich selbst mit diesem bezeichnen (BGH, Urt. v. 27.1.1983 - I ZR 160/80, GRUR 1983, 262, 263 = WRP 1983, 339 - Uwe). Diese Namensfunktion wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass es regelmäßig mehr oder weniger viele andere Träger desselben Namens gibt und der Name deshalb nicht eindeutig nur einer bestimmten Person zugeordnet ist. Gegen die Schutzfähigkeit sogenannter Allerweltsnamen spricht deshalb nicht, dass sie für sich allein keine eindeutige Identifikation ihres Trägers ermöglichen.

14

Wird der Familienname "Hansen" als - seiner Natur nach nicht beschreibender - Teil einer Geschäftsbezeichnung verwendet, kann ihm daher trotz seiner Häufigkeit eine zur Begründung der Schutzfähigkeit hinreichende, wenn auch - mangels einer besonderen Eigenart des Namens - schwache Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden (vgl. BGH, Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1162 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ ComNet I; Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner; zur entsprechenden Problematik im Markenrecht EuGH, Urt. v. 16.9.2004 - C-404/02, Slg. 2004, I-8499 = GRUR 2004, 946 Tz. 26 ff. - Nichols). Soweit Erwägungen in älteren Entscheidungen des Senats, die jeweils die Entscheidung nicht tragen, etwas anderes zu entnehmen sein sollte (vgl. BGH, Urt. v. 2.3.1979 - I ZR 46/77, GRUR 1979, 642, 643 = WRP 1979, 629 - Billich; Urt. v. 17.1.1991 - I ZR 117/89, GRUR 1991, 472, 473 = WRP 1991, 387 - Germania; BGHZ 130, 276, 278 - Torres), wird daran nicht festgehalten.

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Die in Teilen des Schrifttums vorgetragenen Gründe gegen eine Schutzfähigkeit von Geschäftsbezeichnungen, die mit häufigen Familiennamen gebildet sind, vermögen nicht zu überzeugen. Für die Zuerkennung von (jedenfalls geringer) Unterscheidungskraft ist ohne Bedeutung, dass Träger von "Allerweltsnamen" sich häufig Doppelnamen zulegen und dass ihnen nach § 3 NamÄndG i.V. mit Ziffer 34 NamÄndVwV eine erleichterte Möglichkeit zur Namensänderung zur Verfügung steht (vgl. Goldmann aaO § 5 Rdn. 124). Hierbei handelt es sich zwar um Maßnahmen, mit denen der Namensträger eine höhere Individualisierbarkeit erreichen kann. Daraus lässt sich aber allenfalls ein Indiz für eine schwache Kennzeichnungskraft eines derartigen Namens ableiten. Nicht gerechtfertigt ist dagegen der Schluss auf das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft. Dies kommt anschaulich in Ziffer 34 NamÄndVwV zum Ausdruck , wo für eine erleichterte Namensänderung verlangt wird, dass "der Familienname im gesamten Geltungsbereich des Gesetzes oder in größeren Teilbereichen so oft vorkommt, dass er generell an Unterscheidungskraft eingebüßt hat (Sammelname)". Auch das Namensrecht geht daher keineswegs von einem Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft bei "Allerweltsnamen" aus, sondern nimmt nur eine generelle Einbuße an Unterscheidungskraft an.

16

Im Übrigen führte die Ansicht des Berufungsgerichts dazu, dass ein Nebeneinander von identischen Firmenbezeichnungen, die unter Verwendung eines "Allerweltsnamens" gebildet worden sind, in ein und derselben Branche und in unmittelbarer räumlicher Nachbarschaft kennzeichenrechtlich hingenommen werden müsste. Damit würde das berechtigte Schutzinteresse des Prioritätsälteren außer Acht gelassen, der - kaufmännischer Übung folgend - eine auf den Inhaber hinweisende Firma wählt.

17

Schließlich vermeidet die von der Häufigkeit des Namens unabhängige Anerkennung der grundsätzlichen Schutzfähigkeit der aus Familiennamen ge- bildeten geschäftlichen Bezeichnungen auch Abgrenzungsschwierigkeiten, die die Rechtssicherheit beeinträchtigen. So ließe sich kaum eine klare Grenze finden , ab welcher Häufigkeit ein Familienname als "Allerweltsname" nicht mehr schutzfähig wäre. Wie das Berufungsurteil zeigt, wäre insbesondere unklar, auf welches Gebiet zur Ermittlung der Häufigkeit des Familiennamens im Einzelfall abzustellen wäre. So kann die Häufigkeit eines bestimmten Namens schon innerhalb einer begrenzten Region von Stadt zu Stadt unterschiedlich sein.

18

3. Da das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft dem Familiennamen "Hansen" in der Geschäftsbezeichnung der Klägerin jede Unterscheidungskraft und damit die Schutzfähigkeit generell abgesprochen hat, kann das Berufungsurteil nicht aufrechterhalten werden (§ 562 ZPO). Das gilt auch insoweit, als das Berufungsgericht die Klage mit dem unbestimmten und damit unzulässigen Teil des Klageantrags abgewiesen hat. Denn insoweit ist der Klägerin Gelegenheit zu einer Anpassung der Antragsfassung an das Bestimmtheitsgebot zu geben.

19

III. Die Sache ist in vollem Umfang an das Berufungsgericht zurückzuverweisen , weil sie nicht zur Entscheidung reif ist (§ 563 Abs. 1 ZPO). Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - keine Feststellungen zur Tätigkeit der Parteien und zur Priorität der Kennzeichen getroffen.

20

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist die Verwechslungsgefahr i.S. des § 15 Abs. 2 MarkenG unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände zu beurteilen, wobei eine Wechselwirkung besteht zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen , der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien (BGH, Urt. v. 13.10.2004 - I ZR 66/02, GRUR 2005, 61 = WRP 2005, 97 - CompuNet/ ComNet II, m.w.N.).

21

Die Unternehmenskennzeichen der Parteien sind - bis auf den Bindestrich im Zeichen der Beklagten - identisch. Es ist daher von einer hochgradigen Zeichenähnlichkeit auszugehen, die praktisch einer Zeichenidentität entspricht. Die Kennzeichnungskraft des aus dem in Norddeutschland häufigen Familiennamen "Hansen" und dem rein beschreibenden Tätigkeitshinweis "Bau" gebildeten Klagezeichens ist dagegen schwach. Zum sachlichen und räumlichen Tätigkeitsbereich der Parteien fehlen bislang Feststellungen des Berufungsgerichts. Es lässt sich deshalb noch nicht zuverlässig sagen, ob insoweit eine ausreichende (Branchen-)Nähe besteht, die den Verkehr zumindest geschäftliche Zusammenhänge im Sinne einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn annehmen lassen kann. So ist bisher nicht festgestellt, ob beide Parteien schlüsselfertige Wohnhäuser errichten. Die erforderliche Branchennähe läge in diesem Fall auch vor, wenn - entsprechend dem für das Revisionsverfahren zu unterstellenden Vortrag der Beklagten - die Beklagte als Bauunternehmen schlüsselfertige Massivbauhäuser errichtet, während die Klägerin als Bauträger Fertigteilhäuser vertreibt, die nicht durch eigene Mitarbeiter errichtet werden. Aus der Sicht der privaten Bauherren als dem hier maßgeblichen Verkehrskreis ist eine Ausdehnung der Tätigkeit eines Unternehmens vom Massivbau auf den Vertrieb von Fertighäusern und umgekehrt oder jedenfalls die Annahme einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen Unternehmen dieser Tätigkeitsbereiche nicht fernliegend. Es handelt sich um eng benachbarte Tätigkeiten. Es käme dann nicht darauf an, dass die Beklagte - anders als offenbar die Klägerin - auch bauunternehmerische Einzelleistungen erbringt.

22

2. Das Berufungsgericht hat bisher auch keine Feststellungen dazu getroffen , ob die Klägerin über das prioritätsältere Recht verfügt. Es nimmt dies zwar an, begründet diese - seine Entscheidung im Übrigen nicht tragende - Annahme aber nicht näher. Nach ihrem Vortrag ist die Beklagte schon seit dem 1. Mai 1991 als einzelkaufmännisches Unternehmen in die Handwerksrolle eingetragen und regional tätig; später habe sie - nach Gründung der Klägerin - ihre Tätigkeit in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung fortgeführt. Sollte dieser Vortrag in der Weise zu verstehen sein, dass der Geschäftsführer der Beklagten deren Geschäftsbetrieb schon seit 1991 als Einzelkaufmann betrieben und später in die Beklagte eingebracht hat, handelte es sich um erhebliches Vorbringen, dem das Berufungsgericht zur Klärung der Priorität nachgehen müsste.

23

3. Sollte dem Zeichen der Klägerin Priorität zukommen und Verwechslungsgefahr bestehen, wird das Berufungsgericht die Berufung bezüglich des Unterlassungs- und Beseitigungsanspruchs hinsichtlich der Geschäftsbezeichnung "Hansen Bau GmbH" zurückweisen müssen.

24

Sofern die Klägerin in der erneuten Berufungsverhandlung Unterlassung und Beseitigung auch wegen anderer konkreter Geschäftsbezeichnungen der Beklagten mit dem Bestandteil "Hansen" begehren sollte, könnten die vom Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätze zum Recht der Gleichnamigen zu beachten sein, die im Rahmen des § 23 Nr. 1 MarkenG unverändert anwendbar bleiben. Sie gelten auch zugunsten einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung , die den Namen eines ihrer Gesellschafter in ihre Firma aufnimmt (BGH, Urt. v. 10.11.1965 - Ib ZR 101/63, GRUR 1966, 623 - Kupferberg).

25

Danach darf niemand daran gehindert werden, sich unter seinem Familiennamen im geschäftlichen Verkehr zu betätigen. Im Regelfall ist jedoch der Prioritätsjüngere gehalten, alles Erforderliche und Zumutbare zu tun, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen oder auf ein hinnehmbares Maß zu vermindern (st. Rspr.; vgl. etwa BGH, Urt. v. 22.11.1984 - I ZR 101/82, GRUR 1985, 389, 390 = WRP 1985, 210 - Familienname; Urt. v. 3.7.1986 - I ZR 77/85, GRUR 1987, 182, 183 = WRP 1987, 30 - Stoll; Urt. v. 1.4.1993 - I ZR 85/91, GRUR 1993, 579, 580 - Römer GmbH). Dabei ist aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung zu bestimmen, was im Einzelfall erforderlich und zumutbar ist. Im vorliegenden Fall kann bei der Interessenabwägung auch das Vorbringen der Klägerin zu berücksichtigen sein, die Beklagte habe die Interessenkollision dadurch verschärft, dass sie nunmehr dazu übergegangen sei, ebenfalls schlüsselfertige Häuser zu errichten (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 15 Rdn. 71; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 2638, 2643).

Bornkamm Büscher Schaffert
Koch Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Rostock, Entscheidung vom 26.11.2004 - 6 O 44/04 -
OLG Rostock, Entscheidung vom 29.06.2005 - 2 U 56/04 -

Tatbestand:

1

Die Klägerin vertreibt mit Schwerpunkt im Norden und Westen Deutschlands Schuhwaren. Sie ist Inhaberin der für "Stiefel, Halbstiefel, Hausschuhe, Schuhe, Slipper, Pantoffeln, Sandalen, Überschuhe, Überstiefel, Gummischuhe , Holzschuhe" mit Priorität vom 14. November 1979 eingetragenen Wortmarke Nr. 1 007 149 "Schuhpark".

2

Die Beklagte, die unter "Jello Schuhpark GmbH" firmierte, betrieb seit 1996 Schuhmärkte in Süddeutschland. Sie verwendete die Bezeichnung "jello Schuhpark" mit der Aufschrift "jello" im gelben Kreis wie nachstehend beispielhaft wiedergegeben: (Anlage B 4 S. 1) (Anlage B 5 S. 3) (Anlage K 9) (Anlage K 10)

3

Die Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagte verletze die Klagemarke "Schuhpark" durch die Verwendung der Bezeichnung "jello Schuhpark".

4

Die Klägerin hat beantragt, 1. die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr für Schuhwaren die Bezeichnung Schuhpark - wie aus der Anlage K 10 der Klageschrift ersichtlich - isoliert und/oder in Verbindung mit der Bezeichnung jello zu benutzen; 2. für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das Verbot nach Ziffer 1 die gesetzlichen Ordnungsmittel anzudrohen; 3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin denjenigen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin seit dem 14. Januar 2003 durch den Gebrauch der unter Ziffer 1 genannten Bezeichnungen durch die Beklagte entstanden ist; 4. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin hinsichtlich des ab 14. Januar 2003 getätigten Umsatzes mit Schuhwaren und der ab diesem Zeit- punkt unter diesen Bezeichnungen getätigten Werbemaßnahmen (Art und Weise der Werbung und finanzieller Aufwand für die Werbemaßnahmen ) Auskunft zu erteilen; 5. die Beklagte zu verurteilen, den Firmenbestandteil Schuhpark der im Handelsregister des Amtsgerichts L. eingetragenen Firma - HRB - löschen zu lassen.

5

Die Beklagte hat die Auffassung vertreten, zwischen den Zeichen der Parteien bestehe keine Verwechslungsgefahr. Etwaige Ansprüche der Klägerin seien verwirkt.

6

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, ohne allerdings die Beschränkung auf die Ausführungsform nach der Anlage K 10 in den Urteilstenor aufzunehmen.

7

Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht das landgerichtliche Urteil aufgehoben und die Klage abgewiesen.

8

Dagegen richtet sich die (vom Senat zugelassene) Revision der Klägerin.

9

Während des Revisionsverfahrens wurde die Beklagte auf die L. GmbH verschmolzen. Die Klägerin hat daraufhin den Rechtsstreit hinsichtlich des Klageantrags zu 5 in der Hauptsache für erledigt erklärt. Mit ihrer Revision erstrebt sie weiterhin die Verurteilung der Beklagten nach den Klageanträgen zu 1 bis 4. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

10

A. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 MarkenG, § 242 BGB verneint. Hierzu hat es ausgeführt:

11

Das Landgericht habe unter Verstoß gegen § 308 Abs. 1 Satz 1 ZPO mehr als beantragt zugesprochen, weil es die Beschränkung des Klageantrags zu 1 bei der isolierten Verwendung der Bezeichnung "Schuhpark" auf die konkrete Ausführungsform (Anlage K 10) unberücksichtigt gelassen habe.

12

Der Klägerin stünden aber auch im Übrigen die mit den Klageanträgen verfolgten markenrechtlichen Ansprüche nicht zu. Zwischen der Klagemarke und der von der Beklagten verwendeten Bezeichnung bestehe keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zwischen den für die Klagemarke eingetragenen Waren und den von der Beklagten unter den angegriffenen Zeichen vertriebenen Waren bestehe Warenidentität. Die Klagemarke verfüge nur über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Der Begriff "Schuhpark" sei an eine beschreibende Angabe angelehnt. Das Markenwort "Schuhpark" bezeichne eine größere Einrichtung, in der Schuhe erhältlich seien.

13

Zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bestehe nur eine geringe Ähnlichkeit. Es stünden sich die Klagemarke "Schuhpark" und die Bezeichnung "jello Schuhpark" gegenüber. Die mehrteilige Kennzeichnung "jello Schuhpark" werde nicht allein durch "Schuhpark" geprägt. Zum Gesamteindruck dieser Kennzeichnung trage auch "jello" bei.

14

In Anbetracht der geringen Kennzeichnungskraft und der geringen Zeichenähnlichkeit bestehe trotz Warenidentität keine Verwechslungsgefahr.

15

B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg, soweit der Verbotsantrag und die hierauf bezogenen Anträge zu 2 bis 4 sich gegen die Verwendung der Bezeichnung "jello Schuhpark" richten und soweit der Klageantrag zu 5 abgewiesen worden ist. Dagegen ist die Revision gegen die Abweisung des Klageantrags über das Verbot der isolierten Verwendung der Bezeichnung "Schuhpark" und die hierauf bezogenen Anträge zu 2 bis 4 zurückzuweisen.

16

I. Der Unterlassungsantrag ist in der gebotenen Auslegung hinreichend bestimmt i.S. von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Das Berufungsgericht hat den Klageantrag zwar nicht näher ausgelegt. Das ist jedoch unschädlich. Bei dem Klageantrag handelt es sich um eine Prozesserklärung, die das Revisionsgericht selbständig auslegen kann (BGH, Urt. v. 29.6.2000 - I ZR 128/98, GRUR 2001, 80 = WRP 2000, 1394 - ad-hoc-Meldung).

17

Mit dem Klageantrag zu 1 erstrebt die Klägerin zum einen ein Verbot der isolierten Verwendung der Bezeichnung "Schuhpark", wie sie nach ihrer Ansicht in der Abbildung der Anlage K 10 zum Ausdruck kommt. Zum anderen begehrt die Klägerin die Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung "jello Schuhpark". Dieser allgemein gefasste Teil des Verbotsantrags enthält als Minus auch die konkrete Verletzungsform, bei der die Beklagte die Bezeichnung mit Wort-/Bildbestandteilen ("jello" im gelben Kreis mit dem davon abgesetzten Wortbestandteil "Schuhpark") verwendet. Dies folgt jedenfalls aus dem Vorbrin- gen der Klägerin in der Klageschrift, das zur Auslegung des Verbotsantrags heranzuziehen ist (vgl. BGH, Urt. v. 4.10.2007 - I ZR 143/04, GRUR 2008, 84 Tz. 19 = WRP 2008, 98 - Versandkosten).

18

II. Zu Recht hat das Berufungsgericht den Klageantrag zu 1 und den hierauf bezogenen Ordnungsmittelantrag zu 2 insoweit zurückgewiesen, als sie gegen die isolierte Verwendung der Bezeichnung "Schuhpark" gerichtet sind. Es fehlt die für den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 5 MarkenG erforderliche Begehungsgefahr.

19

Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Beklagte die Bezeichnung "Schuhpark" nicht isoliert verwandt hat. Dies gilt auch für die Fassadengestaltung, wie sie in der Anlage K 10 abgebildet worden ist. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nimmt der Verkehr die Bestandteile "jello" und "Schuhpark" in der Fassadengestaltung nicht isoliert wahr, sondern fasst sie als einheitliche Bezeichnung auf. Dagegen wendet sich die Revision nicht. Ein Rechtsfehler ist insoweit auch nicht ersichtlich. Der Unterlassungsanspruch ist ebenfalls nicht unter dem Gesichtspunkt einer Erstbegehungsgefahr begründet. Hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass eine isolierte Verwendung der Bezeichnung "Schuhpark" durch die Beklagte ernstlich und unmittelbar bevorsteht, bestehen nicht.

20

Die Annexansprüche (Klageanträge zu 3 und 4) - bezogen auf eine isolierte Verwendung der Bezeichnung "Schuhpark" - sind danach ebenfalls in diesem Umfang nicht gegeben.

21

III. Dagegen hält die Beurteilung des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG wegen der Verwendung der Bezeichnung "jello Schuhpark" für Schuhwaren durch die Beklagte scheide wegen fehlender Verwechslungsgefahr mit der Klagemarke "Schuhpark" aus, einer revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

22

1. Entgegen der in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat vorgetragenen Ansicht der Revisionserwiderung sind markenrechtliche Ansprüche gegen die Verwendung der Bezeichnung "jello Schuhpark" nicht schon deshalb ausgeschlossen, weil ein rein firmenmäßiger Gebrauch keine Benutzungshandlung i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG darstellt. Eine Benutzung "für Waren oder Dienstleistungen" i.S. von Art. 5 Abs. 1 der Markenrechtsrichtlinie ist nicht gegeben, wenn ein Firmenzeichen nur für die Bezeichnung eines Geschäfts verwendet wird (vgl. EuGH, Urt. v. 16.11.2004 - C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Tz. 64 - Anheuser Busch; Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, GRUR 2007, 971 Tz. 21 - Céline; BGH, Urt. v. 13.9.2007 - I ZR 33/05, GRUR 2008, 254 Tz. 22 = WRP 2008, 236 - THE HOME STORE). Mit dem Unterlassungsbegehren wendet sich die Klägerin aber nicht gegen rein firmenmäßige Benutzungshandlungen, bei denen es an einer Verbindung zwischen dem firmenmäßig genutzten Zeichen und den von der Beklagten vertriebenen Waren fehlt. Die Klägerin begehrt das Verbot nur im Zusammenhang mit der Verwendung der angegriffenen Bezeichnung für Schuhwaren.

23

2. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen , wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zei- chen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 20 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/ T-InterConnect). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05, GRUR 2007, 700 Tz. 35 - Limoncello). Das hat das Berufungsgericht im Ansatz auch seiner rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt.

24

3. Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass zwischen den Waren, für die die Klagemarke geschützt ist, und den unter der angegriffenen Bezeichnung vertriebenen Waren Identität besteht.

25

4. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei unterdurchschnittlich. Sie sei eng an eine beschreibende Angabe angelehnt. Der Bestandteil "Schuh" sei für die geschützten Waren rein beschreibend. Den Bestandteil "Park" fasse der Verkehr im Zusammenhang mit gewerblichen Leistungen als einen Hinweis auf eine große Einrichtung auf. Die Klagemarke verweise deshalb auf einen größeren Geschäftsbetrieb, in dem Schuhe erhältlich seien. Diese Ausführungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft der Marke "Schuhpark" lassen keinen Rechtsfehler erkennen.

26

a) Einer Klagemarke, die sich für die beteiligten Verkehrskreise unschwer erkennbar an einen beschreibenden Begriff anlehnt, kommt im Regelfall von Hause aus keine durchschnittliche, sondern nur eine geringere Kennzeichnungskraft zu (BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 f. = WRP 2002, 705 - IMS).

27

b) Allerdings hat das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften angenommen, dass die Klagemarke "Schuhpark" normal kennzeichnungskräftig ist (EuG, Urt. v. 8.3.2005 - T-32/03, GRUR Int. 2005, 583 Tz. 43 - JELLO SCHUHPARK). Die Klägerin jenes Verfahrens hatte nach den Feststellungen des Gerichts erster Instanz nicht nachgewiesen, dass die Bezeichnung für eine ausgedehnte Verkaufsstätte für Schuhe üblich geworden sei oder es in Deutschland große Verkaufsflächen mit der Spezialisierung ausschließlich auf den Verkauf von Schuhen gebe. Das Gericht erster Instanz hat deshalb angenommen , dass die Kombination der Wortbestandteile der Klagemarke ungewöhnlich und neuartig ist und über eine gewisse Originalität verfügt.

28

c) Die unterschiedliche Einstufung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke durch das Berufungsgericht und das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften im Widerspruchsverfahren nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung beruht danach nicht auf abweichenden rechtlichen Maßstäben , sondern auf einer unterschiedlichen Beurteilung der Verkehrsauffassung. Die Beurteilung der Verkehrsauffassung ist jedoch Aufgabe des Tatrichters. In der Revisionsinstanz ist die tatrichterliche Beurteilung der Verkehrsauffassung nur darauf hin zu überprüfen, ob der Tatrichter den Prozessstoff verfahrensfehlerfrei ausgeschöpft und seine Beurteilung der Verkehrsauffassung frei von Widersprüchen mit den Denkgesetzen und den Erfahrungssätzen vorgenommen hat (BGH, Urt. v. 29.6.2006 - I ZR 110/03, GRUR 2006, 937 Tz. 27 = WRP 2006, 1133 - Ichthyol II).

29

Die gegen die Annahme einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft gerichteten Rügen der Revision greifen nicht durch. Zwar kann eine zusammengesetzte Marke, deren Bestandteile für sich genommen nicht unterscheidungskräftig sind, Unterscheidungskraft durch die Kombination der Bestandteile erlangen (EuGH, Urt. v. 12.2.2004 - C-265/00, Slg. 2004, I-680 = GRUR 2004, 680 Tz. 41 - BIOMILD; BGH, Beschl. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION ). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen und hat zutreffend die Kennzeichnungskraft der zusammengesetzten Marke seiner Entscheidung zugrunde gelegt. Entgegen der Ansicht der Revision kommt es auch nicht darauf an, dass eine Vielzahl von Marken mit dem Bestandteil "PARK" für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen eingetragen sind. Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist bereits überwunden, wenn der angemeldeten Marke nicht jede Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

30

Schließlich steht der Annahme einer geringen Kennzeichnungskraft der Klagemarke auch nicht entgegen, dass das Berufungsgericht keine Feststellungen dazu getroffen hat, ob die Verwendung der Wortkombination "Schuhpark" in Deutschland üblich geworden ist. Zwar folgt regelmäßig daraus, dass ein Markenwort üblicherweise im Verkehr für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, dass es von Hause aus nicht unterscheidungskräftig ist; umgekehrt ergibt sich aus dem Umstand, dass eine Wortzusammenstellung im Verkehr nicht verwendet wird, nicht ihre Unterscheidungskraft (vgl. EuGH, Urt. v. 21.10.2004 - C-64/02, Slg. 2004, I-10031 = GRUR 2004, 1027 Tz. 37 u. 46 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

31

5. Den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und die Verwechslungsgefahr i.S von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hat das Berufungsgericht dagegen nicht rechtsfehlerfrei bestimmt.

32

a) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Klagemarke und die angegriffene Bezeichnung nur geringe Zeichenähnlichkeit aufweisen. Dagegen wendet sich die Revision mit Erfolg.

33

aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 4/02, GRUR 2005, 326, 327 = WRP 2005, 341 - il Padrone/Il Portone). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 31 - THOMSON LIFE ; BGH GRUR 2008, 258 Tz. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect; Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 35 = WRP 2007, 1461 - Kinder II).

34

bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, das Zeichen "jello Schuhpark" werde nicht allein durch den Bestandteil "Schuhpark" geprägt. Diesem fehle als Sachhinweis ein bestimmender Einfluss auf den Gesamteindruck. Ob das Wort "jello" den Gesamteindruck der kollidierenden Bezeichnung präge, könne dahinstehen. Da dieses Wort in der eingliedrigen Klagemarke nicht vorkomme , sei nur von geringer Zeichenähnlichkeit auszugehen. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

35

(1) Mit Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Bezeichnung "jello Schuhpark" den Vortrag der Klägerin nicht berücksichtigt, der inländische Verkehr fasse den Begriff "jello" nicht als das englische Wort für Wackelpudding auf. Er verwechsle "jello" vielmehr mit dem Wort "yellow" (gelb) der englischen Sprache oder setze ihn wegen einer identischen Aussprache mit diesem Wort gleich. Von einem entsprechenden Verkehrsverständnis ist auch das Gericht erster Instanz der Euro- päischen Gemeinschaften in dem Widerspruchsverfahren gegen die Anmeldung der Marke "JELLO SCHUHPARK" ausgegangen (EuG GRUR Int. 2005, 583 Tz. 46 - JELLO SCHUHPARK). Trifft dieses Verkehrsverständnis zu, ist nicht ausgeschlossen, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung "jello Schuhpark" durch den Wortbestandteil "Schuhpark" geprägt wird und das Wort "jello" in den Hintergrund tritt oder zumindest der Gesamteindruck durch den Bestandteil "Schuhpark" maßgeblich mitbestimmt wird.

36

(2) Die Bestimmung des Gesamteindrucks der von der Beklagten verwendeten Wort-/Bildkombination ("jello" im gelben Kreis mit dem davon abgesetzten Wortbestandteil "Schuhpark") ist ebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern. Das Berufungsgericht hat hierzu anhand der Anlagen K 9 und K 10 nur festgestellt , der Verkehr fasse dieses Zeichen als einheitliche Kennzeichnung auf. Damit ist aber nicht ausgeschlossen, dass der Bestandteil "Schuhpark" in dem Wort-/Bildzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass er das Erscheinungsbild der komplexen Kennzeichnung prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Im Streitfall kommt dies in Betracht, wenn der Verkehr "jello Schuhpark" als eine besondere Ausstattungslinie der Inhaberin der Klagemarke auffasst. Ein entsprechendes Verkehrsverständnis hatte die Klägerin in den Tatsacheninstanzen geltend gemacht (hierzu auch EuG GRUR Int. 2005, 583 Tz. 46 - JELLO SCHUHPARK).

37

Die erforderlichen Feststellungen zum Verkehrsverständnis wird das Berufungsgericht im wiedereröffneten Berufungsverfahren nachzuholen und auf der Grundlage dieser Feststellungen die Zeichenähnlichkeit neu zu bewerten haben.

38

b) Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, es sei davon auszugehen, dass zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung "jello Schuhpark" nicht nur geringe Zeichenähnlichkeit besteht, so ist, wenn nicht schon eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den Kollisionszeichen anzunehmen ist, eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn gegeben, wenn bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

39

6. Im wiedereröffneten Berufungsrechtszug wird das Berufungsgericht auch zu prüfen haben, ob die für einen Unterlassungsanspruch erforderliche Begehungsgefahr nach der während des Revisionsverfahrens erfolgten Verschmelzung der Beklagten auf die L. GmbH noch gegeben ist. Nach der Rechtsprechung des Senats begründen Wettbewerbsverstöße , die Organe oder Mitarbeiter einer auf einen anderen Rechtsträger verschmolzenen Gesellschaft begangen haben, keine Wiederholungsgefahr für den Rechtsnachfolger (BGHZ 172, 165 Tz. 11 - Schuldnachfolge). Aus der Verschmelzung des Unternehmens, in dem ein Wettbewerbsverstoß begangen worden ist, folgt auch keine Erstbegehungsgefahr bei dem übernehmenden Rechtsträger (BGHZ 172, 165 Tz. 14 - Schuldnachfolge). Diese Grundsätze gelten im Regelfall auch für eine Markenverletzung, die von Organen oder Mitarbeitern des übernommenen Unternehmens begangen worden ist. Die Klägerin wird danach im Berufungsrechtszug Gelegenheit haben, nach der Verschmelzung der ursprünglichen Beklagten auf die L. GmbH zu einer Begehungsgefahr vorzutragen.

40

IV. Die vollständige Abweisung der auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichteten Klageanträge zu 3 und 4 kann ebenfalls keinen Bestand haben, weil markenrechtlich relevante schuldhafte Verletzungshandlungen der Beklagten nicht ausgeschlossen sind.

41

V. Die Klage nach dem Klageantrag zu 5 auf Einwilligung in die Löschung des Bestandteils "Schuhpark" in der Firma der Beklagten hat die Klägerin einseitig für erledigt erklärt. Der erstmals in der Revisionsinstanz gestellte Antrag auf Feststellung der Erledigung der Hauptsache ist zulässig. Während des Revisionsverfahrens ist auch ein erledigendes Ereignis eingetreten, weil die Beklagte auf die L. GmbH verschmolzen worden ist (§ 2 Nr. 1 UmwG). Dadurch ist der Störungszustand entfallen, auf dessen Beseitigung der Anspruch auf Einwilligung in die Löschung des Firmenbestandteils "Schuhpark" gerichtet ist.

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Für die Entscheidung über die Begründetheit des Feststellungsantrags kommt es darauf an, ob der Klägerin bis zur Verschmelzung der Beklagten der aus den markenrechtlichen Bestimmungen abgeleitete Anspruch auf Einwilli- gung in die Löschung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zustand (zum Beseitigungsanspruch : BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898, 900 = WRP 2002, 1066 - defacto).

Bornkamm Pokrant Büscher
Bergmann Koch
Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 17.06.2004 - 4 HKO 17288/03 -
OLG München, Entscheidung vom 13.01.2005 - 29 U 4387/04 -