Bundesgerichtshof Beschluss, 25. Feb. 2010 - I ZB 19/08

Tatbestand:

1

Die Klägerin veranstaltet seit dem Jahre 1996 unter dem Unternehmensschlagwort "AIDA" Kreuzfahrten. Sie ist mit Priorität vom 15. Januar 1997 als Inhaberin der Wortmarke Nr. 39701328.0 "Aida" unter anderem für die Dienst- leistungen "Veranstaltungen von Reisen, Transportwesen, Beherbergung von Gästen sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten" sowie weiterer Marken mit dem Bestandteil "AIDA" eingetragen.

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Die Beklagte vermittelt seit dem Jahre 2003 in Form eines Internetreiseportals unter dem Domain-Namen "aidu.de" Reisen und Reiseveranstaltungen.

3

Die Klägerin hat die Beklagte wegen Verletzung ihrer Kennzeichenrechte unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "AIDU" und auf Löschung des Domain-Namens "aidu.de" in Anspruch genommen.

4

Die Klägerin hat beantragt, 1. der Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen, das Kennzeichen "AIDU" in Alleinstellung im geschäftlichen Verkehr für Reisedienstleistungen , insbesondere für Buchungen von Reisen, Reisereservierungen und -buchungen, Ticketverkauf für Veranstaltungen, zu verwenden; 2. die Beklagte zu verurteilen, gegenüber der DENIC eG auf die Registrierung des Domain-Namens "aidu.de" zu verzichten.

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Das Landgericht hat der Klage hinsichtlich des Unterlassungsbegehrens stattgegeben; den Antrag auf Löschung des Domain-Namens hat es abgewiesen.

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Die dagegen gerichteten Rechtsmittel beider Parteien sind erfolglos geblieben. Die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass ihr die (Weiter-)Benutzung ihres Domain-Namens "aidu.de" für einen Zeitraum von sechs Monaten ab Verkündung des Berufungsurteils gestattet wird.

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Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, erstrebt die Beklagte die vollständige Abweisung der Klage. Die Klägerin hat, nachdem die Beklagte die Rechte an dem Domain-Namen "aidu.de" auf einen Dritten übertragen hat, die Hauptsache hinsichtlich des Antrags auf Verzicht auf die Registrierung des Domain-Namens für erledigt erklärt. Sie verfolgt mit der Anschlussrevision ihr Klagebegehren, soweit es in den Vorinstanzen erfolglos geblieben ist, mit der Maßgabe weiter, insoweit die Erledigung der Hauptsache festzustellen. Die Beklagte beantragt, die Anschlussrevision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

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I. Das Berufungsgericht hat den Klageantrag auf Unterlassung der Verwendung des Zeichens "AIDU" nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG für begründet und den Anspruch auf Löschung des Domain-Namens "aidu.de" für unbegründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

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Die Wortmarke "Aida" der Klägerin und das Zeichen "AIDU" der Beklagten seien im markenrechtlichen Sinn miteinander verwechselbar. Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei jedenfalls glatt durchschnittlich. "Aida" habe für Reisedienstleistungen keinen beschreibenden Charakter. Der Verkehr werde vielmehr bei "Aida" in erster Linie an die überaus populäre gleichnamige Oper von Giuseppe Verdi bzw. deren Protagonistin denken - eine Assoziation, die gerade das Originelle einer Verwendung dieses Zeichens für die hiermit in keinerlei Bezug stehenden Reisedienstleistungen ausmache. Auf der Grundlage der hohen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen des Veranstaltens von Reisen einerseits und des Vermittelns von Reisen andererseits bestehe wegen der mindestens mittleren Zeichenähnlichkeit von "Aida" und "AIDU" kein vernünftiger Zweifel an der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr. Das in der deutschen Sprache nicht vorkommende Zeichen "AIDU" verfüge über keinen sinnbildlichen Gehalt, so dass allein Ähnlichkeiten im Schriftbild und/oder Klang von Bedeutung sein könnten. Die schriftbildliche Ähnlichkeit der Zeichen sei augenfällig. Die klangliche Ähnlichkeit stelle sich nicht anders dar. "AIDU" erscheine dem Verkehr als Kunstwort, vielleicht auch (irrig) als ihm nicht geläufiger fremdsprachiger Ausdruck. Der Verkehr werde deshalb mangels feststehender Ausspracheregeln der deutschen Sprache für die Buchstabenfolge "ai" angesichts des ihm fremden Worts auf ihm ähnlich erscheinende Begriffe zurückgreifen und deshalb dazu neigen, "AIDU" in der Art des auch optisch ähnlichen und ihm von der bekannten Oper her vertrauten Wortes "Aida" als "A-I-DU" aussprechen.

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Ein Anspruch auf Verzicht auf die Registrierung des Domain-Namens bestehe nicht, weil nicht feststehe, dass jedwede Belegung der hinter dem DomainNamen stehenden Website eine Verletzungshandlung darstellen würde. Vielmehr seien aus dem Bereich der (hohen) Dienstleistungsähnlichkeit vollständig herausführende Inhalte denkbar, die die markenrechtliche Verwechslungsgefahr entfallen ließen.

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II. Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils, soweit das Berufungsgericht die Berufung der Beklagten zurückgewiesen hat und insoweit zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Die Anschlussrevision der Klägerin bleibt dagegen ohne Erfolg.

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1. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe aus ihrer Wortmarke "Aida" ein Unterlassungsanspruch im Umfang des Klageantrags zu 1 mit der von ihm ausgesprochenen Maßgabe nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG gegen die Beklagte zu, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen den Zeichen "Aida" und "AIDU" bestehe Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, gerichteten Rügen der Revision verhelfen ihr zum Erfolg.

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a) Das Berufungsgericht ist allerdings rechtsfehlerfrei davon ausgegangen , dass die Beklagte die Bezeichnung "AIDU" zur Bezeichnung der von ihr angebotenen Reisedienstleistungen (Vermittlung von Reisen) markenmäßig verwendet hat.

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b) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen der Wortmarke "Aida" der Klägerin und dem angegriffenen Zeichen "AIDU" der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, beruht dagegen auf Rechtsfehlern.

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aa) Das Berufungsgericht ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwar von dem Grundsatz ausgegangen, dass diese unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen ist. Seiner Beurteilung hat es auch zugrunde gelegt, dass eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke besteht, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 20 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect; Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Tz. 23 = WRP 2009, 616 - METROBUS).

16

bb) Das Berufungsgericht hat eine jedenfalls durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke "Aida" sowie eine hohe Ähnlichkeit der von den Parteien angebotenen Reisedienstleistungen angenommen. Dies lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die Revision erhebt insoweit auch keine Rügen.

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cc) Die Auffassung des Berufungsgerichts, auf der Grundlage einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke und hoher Dienstleistungsähnlichkeit bestehe wegen der mindestens mittleren Zeichenähnlichkeit von "Aida" und "AIDU" Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, beruht jedoch auf rechtlich fehlerhaften Erwägungen.

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(1) Das Berufungsgericht ist in diesem Zusammenhang zwar zutreffend davon ausgegangen, dass die Ähnlichkeit von Wortzeichen anhand des klanglichen und des schriftbildlichen Eindrucks sowie des Sinngehalts zu ermitteln ist, wobei für die Annahme einer Verwechslungsgefahr bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht genügen kann (vgl. EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Tz. 27 f. = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 23.3.2006 - C-206/04, Slg. 2006, I-2717 = GRUR 2006, 413 Tz. 21 - [Mülhens/HABM] ZIRH/SIR; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH, Beschl. v. 13.12.2007 - I ZB 26/05, GRUR 2008, 715 Tz. 37 - idw). Es hat auch berücksichtigt , dass bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit der das Kennzeichenrecht beherrschende Grundsatz zugrunde zu legen ist, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. nur BGH, Urt. v. 3.4.2008 - I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Tz. 33 = WRP 2008, 1434 - Schuhpark).

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(2) Das Berufungsgericht hat jedoch die Bedeutung, die dem Sinngehalt eines Zeichens für die Frage der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr zukommen kann, nicht hinreichend beachtet. Es hat angenommen, das Zeichen "AIDU" verfüge über keinen sinnbildlichen Gehalt, so dass allein Ähnlichkeiten im Schriftbild oder Klang maßgeblich sein könnten. Unter diesen beiden Gesichtspunkten sei die Ähnlichkeit allerdings mindestens als im oberen Bereich des Durchschnittlichen liegend einzuordnen, so dass von einer Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen auszugehen sei. Die Revision rügt mit Recht, dass das Berufungsgericht bei seiner Prüfung der Zeichenähnlichkeit den Grundsatz nicht beachtet hat, dass eine nach dem Bild und/oder nach dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen zu verneinen sein kann, wenn einem Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt (EuGH, Urt. v. 12.1.2006 - C-361/04 P, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Tz. 20 - [Ruiz-Picasso u.a./HABM] PICASSO/PICARO; GRUR 2006, 413 Tz. 35 - ZIRH/SIR; Urt. v. 18.12.2008 - C 16/06 P, MarkenR 2009, 47 Tz. 98 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1049 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's, m.w.N.).

20

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts denkt der Verkehr bei "Aida" in erster Linie an die gleichnamige Oper von Guiseppe Verdi. Darin liege eine Assoziation, die gerade das Originelle einer Verwendung dieses Zeichens für die hiermit in keinerlei Bezug stehenden Reisedienstleistungen ausmache. Zur Aussprache des Ausdrucks "AIDU" hat das Berufungsgericht ausgeführt, der Verkehr werde angesichts dieses ihm nicht geläufigen fremden Worts auf ihm ähnlich erscheinende Begriffe zurückgreifen und deshalb dazu neigen, "AIDU" in der Art des ihm von der bekannten Oper her vertrauten Wortes "Aida" auszusprechen. Bei Verwendung von "AIDU" in Alleinstellung werde der Verkehr hierin nicht das Akronym für "Ab in den Urlaub" erkennen, zumal die Klagemarke "Aida" offenkundig kein aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter zusammengesetztes Kurzwort sei.

21

Danach ist davon auszugehen, dass der angesprochene Verkehr den Begriff "Aida" ohne weiteres auch dann mit dem Namen der bekannten Oper verbindet, wenn er ihm im Zusammenhang mit Reisedienstleistungen begegnet. Das Berufungsgericht hätte sich demnach damit befassen müssen, ob die von ihm angenommene klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit durch den Bedeutungsgehalt der Klagemarke aufgehoben ist. Davon hat es jedoch rechtsfehlerhaft abgesehen, weil es der Ansicht war, es komme für die Zeichenähnlichkeit und damit für die Verwechslungsgefahr schon deshalb nur auf klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeiten, nicht aber auf den Bedeutungsgehalt an, weil das angegriffene Zeichen "AIDU" über keinen solchen Bedeutungsgehalt verfüge. Der Grundsatz, dass eine Verwechslungsgefahr trotz klanglicher oder schriftbildlicher Ähnlichkeit der Zeichen wegen eines ohne weiteres erkennbaren eindeutigen Begriffsinhalts zu verneinen sein kann, gilt jedoch auch dann, wenn nur ein Zeichen, im Streitfall das Klagezeichen, über einen solchen Bedeutungsgehalt verfügt (vgl. EuGH GRUR 2006, 237 Tz. 20 - PICASSO/PICARO; BGH GRUR 2003, 1047, 1049 - Kellogg's/Kelly's).

22

2. Die zulässige Anschlussrevision ist dagegen unbegründet. Der Antrag auf Feststellung, dass sich die Hauptsache hinsichtlich des Löschungsbegehrens erledigt hat, ist unbegründet, weil ein entsprechender Anspruch der Klägerin von Anfang an nicht bestand. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen , dass die Klägerin von der Beklagten nicht verlangen konnte, auf die Registrierung des Domain-Namens "aidu.de" zu verzichten.

23

a) Die Anschlussrevision ist zulässig. Zwischen dem Gegenstand der Revision der Beklagten und dem Gegenstand der Anschlussrevision der Klägerin besteht jedenfalls ein ausreichender wirtschaftlicher Zusammenhang.

24

b) Der ursprünglich geltend gemachte Anspruch auf Verzicht auf die Registrierung des Domain-Namens "aidu.de" war - worauf bereits das Landgericht mit Recht hingewiesen hat - nur dann begründet, wenn jede Verwendung des Domain-Namens durch die Beklagte notwendig die Voraussetzungen einer Verletzung der Marken oder des Unternehmenskennzeichens der Klägerin erfüllt (vgl. BGH, Urt. v. 11.4.2002 - I ZR 317/99, GRUR 2002, 706, 708 = WRP 2002, 691 - vossius.de; Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 13 = WRP 2007, 1193 - Euro Telekom). Davon kann nur ausgegangen werden, wenn jede Verwendung des Domain-Namens - auch im Bereich anderer Branchen als derjenigen der Reisedienstleistungen - eine Rechtsverletzung nach § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG darstellt. Dies kann aber, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei ausgeführt hat, nach der Lebenserfahrung nicht angenommen werden.

25

c) Entgegen der Auffassung der Anschlussrevision stand der Klägerin insoweit kein vom künftigen Inhalt der Webseiten von "aidu.de" unabhängiger Beseitigungsanspruch wegen einer Verletzung des Unternehmenskennzeichens der Klägerin unter dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu. Auch die Annahme, der Verkehr könne den unzutreffenden Eindruck gewinnen, zwischen den beteiligten Unternehmen bestünden vertragliche , organisatorische oder sonstige wirtschaftliche Verbindungen, setzt eine hinreichende Branchennähe voraus (vgl. BGH, Urt. v. 9.9.2004 - I ZR 65/02, GRUR 2005, 430 = WRP 2005, 488 - mho.de; Urt. v. 31.7.2008 - I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104 Tz. 22 = WRP 2008, 1532 - Haus & Grund II). Eine solche Verwechslungsgefahr kann daher nicht schon allein wegen der von der Klägerin geltend gemachten erhöhten Kennzeichnungskraft ihres bekannten Unternehmenskennzeichens und einer - für die revisionsrechtliche Beurteilung zugunsten der Klägerin zu unterstellenden - Ähnlichkeit der beiden Zeichen angenommen werden.

26

Es kann dahingestellt bleiben, ob es eine Verletzung der Kennzeichen der Klägerin unter dem Gesichtspunkt einer unlauteren Ausnutzung von deren Wertschätzung und Unterscheidungskraft i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3, § 15 Abs. 3 MarkenG darstellte, wenn die Beklagte den Domain-Namen außerhalb des Bereichs der Reisedienstleistungen für eines ihrer anderen Geschäftsfelder nutzen sollte, etwa im (Online-)Versicherungs- und Finanzierungswesen. Das Begehren der Klägerin ist nicht darauf gerichtet, der Beklagten die Verwendung des Domain-Namens für diese oder bestimmte andere Tätigkeitsfelder zu untersagen. Vielmehr soll die Beklagte auf die Registrierung des Domain-Namens als solche verzichten. Ein auf Löschung der Registrierung des Domain-Namens gerichteter kennzeichenrechtlicher Beseitigungsanspruch setzt - wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat - voraus, dass jedwede Belegung der unter dem Domain-Namen betriebenen Website eine Verletzungshandlung darstellt , also auch eine Verwendung außerhalb der von der Anschlussrevision angeführten Tätigkeitsbereiche. Davon kann jedoch nicht ausgegangen werden. Entgegen der Auffassung der Anschlussrevision kommt es im Hinblick auf die Reichweite des geltend gemachten Beseitigungsanspruchs auch nicht darauf an, ob eine rechtsverletzende Verwendung nach den Umständen des Falles naheliegender erscheint als eine nicht rechtsverletzende. Der naheliegenden Gefahr einer (erstmaligen) Rechtsverletzung durch eine drohende (zukünftige) Verwendung in einem bestimmten Tätigkeitsbereich könnte mit einem auf die Untersagung dieser konkreten Verwendung gerichteten vorbeugenden Unterlassungsanspruch unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr begegnet werden. Ein auf Löschung des Domain-Namens gerichteter Beseitigungsanspruch würde durch eine solche Erstbegehungsgefahr dagegen nicht begründet.

27

III. Danach ist das angefochtene Urteil auf die Revision der Beklagten unter Zurückweisung der Anschlussrevision der Klägerin aufzuheben, soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist. Insoweit ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens , an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, damit dieses unter Berücksichtigung des Vorbringens der Klägerin zur gesteigerten Kennzeichnungskraft und des von ihm festgestellten Bedeutungsgehalts des Zeichens "Aida" prüfen kann, ob zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen Verwechslungsgefahr besteht. Sollte sich danach eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des Klagezeichens ergeben, kann unter Berücksichtigung der hohen Dienstleistungsähnlichkeit schon ein geringer Grad an Zeichenähnlichkeit für die Annahme einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG genügen. Dass das Berufungsgericht das Unterlassungsbegehren der Klägerin dahin verstanden hat, es umfasse auch die Verwendung des Begriffs "aidu" (kleingeschrieben ), insbesondere im Domain-Namen "aidu.de", begegnet dabei aus Rechtsgründen keinen Bedenken.

Tatbestand:

1

Die Kläger sind Inhaber der mit Priorität vom 26. August 2002 für "Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Telekommunikation; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware" eingetragenen Wortmarke Nr. 30242431.8 air-dsl. Die e -net GmbH, die die Dienstleistungen eines Internet-ServiceProviders erbringt, hat eine Lizenz an der Marke erworben und kennzeichnet damit eine von ihr angebotene besonders schnelle Internetverbindung per Funk.

2

Die Beklagte ist ebenfalls als Internet-Service-Provider tätig. Für sie sind seit dem Jahr 1998 die Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de bei der DENIC registriert. Unter diesen Domainnamen betrieb sie das aus dem Klageantrag ersichtliche Informations- und Shop-Portal, das sich auch zu Internetzugängen über DSL verhielt.

3

Die Beklagte ist Inhaberin der nachfolgenden farbigen Wort-/Bildmarke Nr. 30110464.6, bei der die Zunge des skizzierten Gesichts rot gestaltet ist:

4

Die Marke ist mit Priorität vom 16. Februar 2001 unter anderem eingetragen für E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften über Onlineshops; Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet ; Bereitstellung einer E-Commerce-Plattform im Internet, Bereitstellung von Internetportalen für Dritte; Betrieb von Chatlines und Foren; Dienstleistungen eines E-Mail-Dienstes; Dienstleistungen eines Onlineanbieters, nämlich Einrichtung von Diskussionsforen; Internetdienstleistungen, nämlich Bereitstellen von Informationen und Unterhaltungsprogrammen im Internet; Onlinedienste , nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; Bild- und Tonkommunikation im privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich mittels multimedialer Computersysteme; Betrieb einer Datenbank, nämlich Sammeln, Speichern, Aktualisierung, Weiterleiten von Daten aller Art für Dritte; Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Dienstleistungen einer Multimedia-Datenbank , nämlich Sammeln, Speichern und zur Verfügung stellen von Software, Daten, Bildern, Audio- und/oder Videoinformationen; Vergabe und Registrierung von Domainnames; Erstellen von Homepages für Dritte, Design von Netzwerkseiten, Webposting, alles in Zusammenhang und in Bezug auf Informationsdienste und zu dem Zweck der Präsentation von Informationen über Dienstleistungs- und Verkaufsangebote und der Kommunikation mit Kunden und Interessenten, insbesondere im Internet, in anderen Datennetzen, in Onlinediensten sowie mittels Multimedia-Techniken.

5

Die Kläger sehen in der Benutzung der Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de eine Verletzung ihres Rechts an der Wortmarke air-dsl. Die Beklagte macht im Wege der Widerklage Rechte aus ihrer Marke sowie aus ihren nach ihrer Darstellung als Unternehmenskennzeichen und als Werktitel genutzten Domainnamen gegen die Kläger geltend.

6

Die Kläger haben beantragt, die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, die Domains "www.airdsl.de" und "www.air-dsl.de" als Adresse im Internet - wie nachstehend wiedergegeben - zum Abruf bereitzuhalten, anzukündigen oder zu bewerben:

7

Die Beklagte hat Widerklage erhoben und beantragt, 1. die Kläger unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, die Marke DE 30242431.8 "air-dsl" zu benutzen und/oder benutzen zu lassen; 2. die Kläger zu verurteilen, der Beklagten schriftlich Auskunft zu geben über Art, Umfang, Dauer und Häufigkeit von Handlungen gemäß Nr. 1, insbesondere auch Lizenzierungen unter Angabe der erzielten Umsätze, wobei die Auskunft ab dem Zeitpunkt des Markenanmeldedatums zu erfolgen hat; 3. festzustellen, dass die Kläger verpflichtet sind, der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, der der Beklagten durch Handlungen entgegen Nr. 1 entstanden ist; 4. die Kläger zu verurteilen, in die Löschung der DE-Registermarke 30242431.8 Wortmarke "air-dsl" einzuwilligen.

8

Die Beklagte hat geltend gemacht, zwischen ihrer prioritätsälteren Marke und der Marke der Kläger bestünde Verwechslungsgefahr, weil der Bestandteil "air" jeweils prägend sei. Die Domainnamen seien bereits vor der Anmeldung der Klagemarke in einer Art und Weise benutzt worden, dass prioritätsältere Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung entstanden seien.

9

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen; die Abweisung der Widerklage hat es bestätigt.

10

Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, begehren die Kläger die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagte erstrebt mit ihrer Anschlussrevision, der Widerklage stattzugeben. Die Kläger beantragen, die Anschlussrevision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

11

I. Das Berufungsgericht hat die von den Parteien mit Klage und Widerklage verfolgten kennzeichenrechtlichen Ansprüche für unbegründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

12

Die Widerklage habe wegen fehlender Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerklagemarke AIR DE und der von den Klägern verwendeten und als Marke eingetragenen Bezeichnung air-dsl keinen Erfolg. Die Widerklagemarke sei von Haus aus durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen seien teilweise identisch und wiesen im Übrigen eine hohe Ähnlichkeit auf. Die Zeichenähnlichkeit der kollidierenden Marken sei jedoch sehr gering. Die Widerklagemarke werde nicht nur durch ihre Wortbestandteile, sondern auch durch den ungewöhnlichen Bildbestandteil geprägt. Eine klangliche Zeichenähnlichkeit komme vorliegend nicht in Betracht, weil die Wort-/Bildmarke der Beklagten aufgrund ihres Bildelements nicht ausgesprochen werden könne. Die graphische und begriffliche Zeichenähnlichkeit sei sehr gering.

13

Die Beklagte könne sich auch nicht auf prioritätsältere Kennzeichenrechte an den Domainnamen berufen. Es könne nicht festgestellt werden, dass den Domainnamen über die Adressfunktion hinaus Namenscharakter zukomme. Für die Domainnamen sei auch kein Schutz als Werktitel entstanden.

14

Die Klage sei ebenfalls unbegründet. Die Kläger könnten keine Ansprüche aus ihrer Marke air-dsl herleiten, weil die Beklagte die angegriffenen Domainnamen nicht markenmäßig benutze. Unabhängig davon könne die Klage keinen Erfolg haben, weil der Beklagten prioritätsältere Rechte zustünden.

15

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Kläger hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und auch insoweit zur Zurückweisung der Berufung, als sie sich gegen das der Klage stattgebende landgerichtliche Urteil richtet (§ 563 Abs. 3 ZPO). Dagegen ist die Anschlussrevision der Beklagten unbegründet.

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1. Anschlussrevision der Beklagten

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Der Beklagten stehen die im Wege der Widerklage aus ihrer Marke AIR DE (dazu unter II 1 a) und aus den Domainnamen airdsl.de in der Schreibweise mit und ohne Bindestrich (dazu unter II 1 b) abgeleiteten kennzeichenrechtlichen Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 und § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG, § 242 BGB wegen der Verwendung der Marke air-dsl der Kläger nicht zu. Auch ein Anspruch auf Löschung der Wortmarke air-dsl der Kläger besteht nicht.

18

Der Unterlassungsantrag ist auf Wiederholungsgefahr gestützt, soweit er gegen das Angebot von DSL-Zugängen unter der Marke der Kläger gerichtet ist. Er wird aus einer Erstbegehungsgefahr hergeleitet, soweit die Widerklage gegen die Benutzung der Klagemarke für alle übrigen im Verzeichnis aufgeführten Waren und Dienstleistungen gerichtet ist. Aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke ist im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 13.3.2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Tz. 30 = WRP 2008, 1353 - Metrosex).

19

a) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Wort-/Bildmarke AIR DE der Beklagten und der angegriffenen Marke air-dsl der Kläger verneint. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Anschlussrevision ohne Erfolg.

20

aa) Das Berufungsgericht ist von einem hohen Grad der Ähnlichkeit zwischen "Internetdienstleistungen, nämlich Bereitstellung von Informationen im Internet" und "Onlinedienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art", für die die Widerklagemarke geschützt ist, und dem Angebot von DSL-Internetzugängen ausgegangen. Im Zusammenhang mit dem Löschungsanspruch hat das Berufungsgericht auch eine Teilidentität zwischen dem für die Marke der Kläger eingetragenen Oberbegriff Telekommunikation und den für die Widerklagemarke eingetragenen Onlinediensten angenommen. Diese Ausführungen lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen und werden von der Anschlussrevision auch nicht angegriffen. Zur Ähnlichkeit der weiteren Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken eingetragen sind, hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Der jeweilige Ähnlichkeitsgrad kann auch offenbleiben. Auch bei unterstellter hochgradiger Ähnlichkeit oder Identität der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen besteht im Ergebnis keine Verwechslungsgefahr.

21

bb) Die Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts für die in Rede stehenden Dienstleistungen durchschnittlich. Sowohl der Wort- als auch der Bildbestandteil seien von Hause aus kennzeichnungskräftig. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch die Benutzungslage sei nicht eingetreten. Diese Feststellungen sind aus revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Die Anschlussrevision zieht sie auch nicht in Zweifel.

22

cc) Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Wort-/Bildmarke AIR DE und der angegriffenen Wortmarke air-dsl verneint. Auch unter Berücksichtigung der teilweise bestehenden Dienstleistungsidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungs- kraft der Widerklagemarke ist die Zeichenähnlichkeit zu gering, um die Gefahr einer unmittelbaren Verwechselbarkeit der Zeichen zu begründen.

23

(1) Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo; Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Tz. 32 = WRP 2009, 616 - METROBUS). Weiterhin ist nicht ausgeschlossen , dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der Marke dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend gewürdigt hat (vgl. BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).

24

(2) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Wort-/Bildmarke der Beklagten werde nicht allein durch den Wortbestandteil geprägt. Der Verkehr werde das auffällige Bildelement nicht als bloße Verzierung oder Ausschmückung, sondern als eigenständig herkunftshinweisend auffassen. Die Grafik stehe im Mittelpunkt der Marke. Sie werde sofort als menschliches Gesicht wahrgenom- men, das dem Betrachter die Zunge herausstrecke. Diese ungewöhnliche Geste präge den Gesamteindruck der Widerklagemarke mit. Hinzu komme, dass die Wortbestandteile keine Besonderheiten aufwiesen, die die Aufmerksamkeit nahezu vollständig auf sich ziehen könnten.

25

Gegen diese Ausführungen wendet sich die Anschlussrevision im Ergebnis ohne Erfolg.

26

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung zu beurteilen , weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits eine Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche aus (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH GRUR 2006, 60 Tz. 17 - coccodrillo).

27

In bildlicher Hinsicht wird sich der Verkehr an dem Wortbestandteil einer Wort-/Bildmarke orientieren, wenn es sich bei dem Bildbestandteil um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende Verzierung handelt (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 30 - Malteserkreuz; BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 23 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/ T-InterConnect; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 809). Von einer nicht ins Gewicht fallenden Verzierung des Bildbestandteils kann - wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat - bei der Wort-/Bildmarke aufgrund der in zentraler Position angebrachten graphischen Gestaltung, die durch die Farbe Rot der Zunge noch hervorgehoben wird, nicht ausgegangen werden. Der Bildbestandteil der Wort-/Bildmarke prägt daher den Gesamteindruck mit.

28

In klanglicher Hinsicht ist allerdings von dem Erfahrungssatz auszugehen , dass der Verkehr sich bei einer Kombination von Wort und Bild regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, wenn er kennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit der Benennung bietet (vgl. BGH, Urt. v. 22.2.2001 - I ZR 194/98, GRUR 2001, 1158, 1160 = WRP 2002, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND; BGHZ 167, 322 Tz. 29 - Malteserkreuz ). Ist danach vorliegend in klanglicher Hinsicht auf die Wortbestandteile "AIR DE" der Widerklagemarke abzustellen, tritt der Bestandteil "DE" im Verhältnis zu dem weiteren Zeichenwort "AIR" nicht als beschreibende Angabe zurück. Der Verkehr wird zwar den Bestandteil "DE" als Länderkennzeichnung für Deutschland identifizieren. Wegen des Bildbestandteils der Wort-/Bildmarke der Beklagten und der für einen Domainnamen unüblichen Großschreibung sowie des fehlenden Punktes vor "DE" wird der Verkehr in dieser Marke - anders als die Anschlussrevision geltend macht - keinen Domainnamen sehen oder an einen solchen erinnert werden. Er wird aus diesem Grund in der Endung "DE" nicht die entsprechende Top-Level-Domain erblicken. Deshalb hat der Verkehr auch keinen Anlass, den Wortbestandteil "DE" zu vernachlässigen. Im Ergebnis gilt nichts anderes für diejenigen Teile des Verkehrs, denen die graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarke der Beklagten nicht bekannt ist und die nur den ausgesprochenen Wortbestandteil "AIR DE" hören.

29

In begrifflicher Hinsicht liegt es nach den zutreffenden Feststellungen des Berufungsgerichts fern, dass der Verkehr der Widerklagemarke einen konkreten Sinngehalt beilegt. Dies gilt entgegen der Ansicht der Anschlussrevision auch dann, wenn der Verkehr den Wortbestandteil AIR mit Luft übersetzt, weil die beiden Wortbestandteile AIR und DE in ihrer Kombination keinen naheliegenden Sinn ergeben. Eine Zeichenähnlichkeit nach dem Bedeutungsgehalt der Kollisionszeichen scheidet danach aus.

30

(3) Bei der angegriffenen Wortmarke "air-dsl" handelt es sich ebenfalls um einen Gesamtbegriff. Dieser wird nicht von dem Bestandteil "air" geprägt. Zwar wird nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Abkürzung "dsl" (digital subscriber line) vom Verkehr als Hinweis auf Breitbandzugänge im Internet verstanden. Ein für sich genommen beschreibender Bestandteil kann aber zum Gesamteindruck der Marke beitragen und diese mitprägen, wenn er - wie hier - Teil eines Gesamtbegriffs mit eigenständigem Bedeutungsgehalt ist (vgl. BGH, Beschl. v. 5.3.1998 - I ZB 28/95, GRUR 1998, 932, 933 = WRP 1998, 868 - MEISTERBRAND; Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM). Im Zusammenhang mit Kommunikationsdienstleistungen dient die Bezeichnung "air-dsl" als sprechendes Zeichen, das vom Verkehr nach den von der Anschlussrevision nicht beanstandeten Feststellungen des Berufungsgerichts als Beschreibung eines schnellen kabellosen Internetzugangs "durch die Luft" aufgefasst wird.

31

Ohne Erfolg macht die Anschlussrevision geltend, dem Bestandteil "air" komme in der angegriffenen Marke jedenfalls eine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Ein Zeichenbestandteil der älteren Marke kann, ohne dass er diese dominiert oder prägt, in einer zusammengesetzten jüngeren Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung behalten. Ansonsten würde für die ältere Marke ein selbständiger Elementenschutz begründet, der dem Kennzeichenrecht grundsätzlich fremd ist (vgl. BGH, Beschl. v. 3.4.2008 - I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Tz. 34 = WRP 2008, 1342 - SIERRA ANTIGUO).

32

(4) Damit stehen sich hinsichtlich der klanglichen Zeichenähnlichkeit der Wortbestandteil der Widerklagemarke "AIR DE" und das Wortzeichen "air-dsl" gegenüber.

33

Das Berufungsgericht ist im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass die Ähnlichkeit zwischen diesen zusammengesetzten Wortzeichen gering ist. Die Buchstabenfolgen "DE" und "dsl" unterscheiden sich deutlich. Die Übereinstimmung in dem vorangestellten Bestandteil "air" in Groß- oder Kleinschreibung ist nicht ausreichend, um eine mehr als geringe Zeichenähnlichkeit der Kollisionszeichen zu begründen, weil dieses Wortelement die kollidierenden Zeichen nicht prägt und auch keine selbständig kennzeichnende Stellung in den Kollisionszeichen aufweist.

34

(5) In schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die gegenüberstehenden Zeichen zusätzlich durch die auffällige grafische Gestaltung der Widerklagemarke , die in dem angegriffenen Zeichen keine Entsprechung hat, und durch die unterschiedliche Schreibweise in Groß- und Kleinbuchstaben. Ob danach noch von einer schriftbildlichen Zeichenähnlichkeit und nicht von Zeichenunähnlichkeit auszugehen ist, kann offenbleiben. Jedenfalls ist die schriftbildliche Zeichenähnlichkeit ganz gering.

35

In Anbetracht der nur geringen Zeichenähnlichkeit scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr trotz Dienstleistungsidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke aus.

36

dd) Ohne Erfolg macht die Anschlussrevision geltend, das Berufungsgericht habe es versäumt, eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens zu prüfen.

37

(1) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhän- gen zwischen den Markeninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH, Urt. v. 29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/ Zweibrüder; GRUR 2008, 903 Tz. 31 - SIERRA ANTIGUO). Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu nicht.

38

(2) Besondere Umstände, die über bloße Assoziationen hinaus die Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbindungen zwischen den Unternehmen , die die kollidierenden Zeichen verwenden, nahelegen, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Die Anschlussrevision zeigt auch keinen Vortrag der Beklagten in den Tatsacheninstanzen als übergangen auf. Soweit sich die Anschlussrevision für ihre gegenteilige Ansicht auf Ausführungen der Kläger in dem dem Revisionsverfahren vorausgegangenen Verfahren über die Nichtzulassungsbeschwerde stützt, ist sie mit diesem Sachvortrag im Revisionsverfahren ausgeschlossen.

39

b) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, die Beklagte könne sich nicht mit Erfolg auf ältere Kennzeichenrechte an den Domainnamen airdsl.de in der Schreibweise mit und ohne Bindestrich berufen.

40

aa) Die Beklagte hat an den Domainnamen kein prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen erworben (§ 5 Abs. 1 und 2 MarkenG). Die Registrierung im Jahre 1998 ließ ein solches Recht nicht entstehen. Allein mit der Registrierung eines Domainnamens ist keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr verbunden (vgl. BGH, Urt. v. 2.12.2004 - I ZR 207/01, GRUR 2005, 687, 688 f. = WRP 2005, 893 - weltonline.de; Urt. v. 19.2.2009 - I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 Tz. 30 = WRP 2009, 803 - ahd.de). Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke der Kläger am 26. August 2002 trat die Beklagte nach den Feststellun- gen des Berufungsgerichts unter den Domainnamen im Internet noch nicht auf. Ein Internetauftritt war zu diesem Zeitpunkt lediglich für die Zukunft angekündigt. Die Beklagte nahm die Benutzung der Internetseite erst im Jahr 2003 auf.

41

bb) Die Beklagte hat an den Domainnamen auch kein gegenüber der Klagemarke prioritätsälteres Werktitelrecht erworben (§ 5 Abs. 1 und 3 MarkenG). Der Werktitelschutz entsteht ebenfalls grundsätzlich erst mit Aufnahme der Benutzung eines unterscheidungskräftigen Titels. Es kann vorliegend deshalb offenbleiben, ob der unter den Domainnamen seit 2003 abrufbare Internetauftritt ein titelschutzfähiges Werk darstellt. Der Schutz kann grundsätzlich erst dann einsetzen, wenn das Werk weitgehend fertiggestellt ist. Dies gilt auch für Internetseiten (vgl. OLG München GRUR 2001, 522, 524; Bettinger in Bettinger, Handbuch des Domainrechts Rdn. DE 755). Entsprechende Feststellungen zu einem weitgehend fertiggestellten, unter den Domainnamen erreichbaren Werk der Beklagten hat das Berufungsgericht nicht getroffen.

42

Ohne Erfolg rügt die Anschlussrevision in diesem Zusammenhang den Vortrag der Beklagten zur Benutzungsaufnahme als übergangen. Nach diesem Vorbringen waren am 26. August 2002 unter den Domainnamen noch keine redaktionellen Inhalte hinterlegt. Diese waren erst Anfang 2003 im Internet zugänglich. Auch aus diesem Vorbringen ergibt sich nicht, dass zum maßgeblichen Zeitpunkt (26. August 2002) bereits ein titelschutzfähiges Werk vorlag.

43

Allerdings kann durch eine Titelschutzanzeige der Schutz eines Werktitels vorverlagert werden. Dies setzt voraus, dass das Werk in branchenüblicher Weise angekündigt wird und in angemessener Frist unter dem Titel erscheint (BGH, Urt. v. 1.3.2001 - I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054, 1055 = WRP 2001, 1193 - Tagesreport).

44

Die Beklagte beruft sich darauf, dass sie bereits vor dem Anmeldetag der Klagemarke auf ihrem Internetportal einen zukünftigen Internetauftritt unter den Domainnamen als Werktitel angekündigt hat. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, die Beklagte habe es versäumt darzulegen, dass der Ankündigung ein entsprechender Internetauftritt zeitnah nachfolgte. Ohne Erfolg rügt die Anschlussrevision, das Berufungsgericht habe den Vortrag der Beklagten übergangen, wonach die angekündigten Inhalte bereits Anfang 2003 in das Internet gestellt worden seien. Damit ist das Erscheinen binnen angemessener Frist nicht dargetan. Die Registrierung der entsprechenden Domainnamen erfolgte bereits 1998. Wann die Titelschutzanzeige in das Internetforum eingestellt wurde, hat die Beklagte nicht vorgetragen. Dem von der Anschlussrevision in Bezug genommenen Vorbringen lässt sich nur entnehmen, dass die Titelschutzanzeige jedenfalls schon am Tag vor dem Anmeldetag der Klagemarke am 26. August 2002 und einige Zeit davor zugänglich gewesen sein soll. Danach lässt sich anhand des Vortrags der Beklagten nicht beurteilen, ob das Werk innerhalb angemessener Frist nach der Titelschutzanzeige unter dem Werktitel erschienen ist.

45

Im Übrigen erfordert die Vorverlagerung des Werktitelschutzes aufgrund einer Titelschutzanzeige, dass das Werk in branchenüblicher Weise öffentlich angekündigt wird (vgl. BGHZ 108, 89, 93 f. - Titelschutzanzeige; BGH, Urt. v. 15.1.1998 - I ZR 282/95, GRUR 1998, 1010, 1012 = WRP 1998, 877 - WINCAD). Für eine öffentliche Titelankündigung an interessierte Mitbewerber reicht jedoch die bloße Angabe auf einer eigenen Internetseite der Werktitelschutz beanspruchenden Partei nicht aus (vgl. OLG München GRUR 2001, 522, 524; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht , Medienrecht, § 5 MarkenG Rdn. 53; Baronikians, Der Schutz des Werktitels Rdn. 172; a.A. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 5 Rdn. 86).

46

c) Da die Kläger keine Kennzeichenrechte der Beklagten verletzt haben, bestehen auch die Folgeansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatz nicht. Ebenso ist der auf Löschung der Klagemarke "air-dsl" wegen älterer Rechte gerichtete Widerklageantrag unbegründet.

47

2. Revision der Kläger

48

a) Die Annahme des Berufungsgerichts, den Klägern stünden gegen die Beklagte keine Ansprüche aus ihrer Marke air-dsl zu, weil die angegriffenen Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de nicht markenmäßig benutzt würden, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

49

aa) Eine markenmäßige Benutzung setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Waren- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck ; Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 15 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer). Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führen, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion zu. Der Verkehr sieht in ihnen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der unter den Bezeichnungen im Internet angebotenen Waren oder Dienstleistungen (vgl. BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 338 - soco.de; BGH GRUR 2009, 685 Tz. 22 - ahd.de; OLG Hamburg GRUR-RR 2002, 100, 102; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 118). Etwas anderes gilt nur dann, wenn dem Domainnamen ausnahmsweise eine reine Adressfunktion zu- kommt oder wenn er vom Verkehr nur als beschreibende Angabe verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2008, 912 Tz. 19 - Metrosex).

50

bb) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft die Anforderungen an die Darlegung einer herkunftshinweisenden Funktion der Verwendung der Domainnamen durch die Beklagte überspannt. Es ist unzutreffend davon ausgegangen, der Verwendung eines Domainnamens komme nur ausnahmsweise eine herkunftshinweisende Funktion zu. Das vom Berufungsgericht angenommene Regel -/Ausnahmeverhältnis zugunsten einer ausschließlichen Adressfunktion des Domainnamens besteht nicht. Das Berufungsgericht hat deshalb zu Unrecht weitergehenden Vortrag der Kläger zu einer markenmäßigen Verwendung der Domainnamen vermisst.

51

b) Mit Erfolg wendet sich die Revision weiterhin gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Klage sei selbst dann unbegründet, wenn die Beklagte ihre Domainnamen kennzeichenmäßig benutzen würde, weil ihr dann gegenüber der Marke der Kläger prioritätsältere Kennzeichenrechte zustünden.

52

Grundsätzlich können der Klagemarke im Verletzungsprozess prioritätsältere Kennzeichenrechte einredeweise entgegengehalten werden (vgl. BGHZ 150, 82, 88 - Hotel Adlon; BGH, Urt. v. 9.10.2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513 = WRP 2004, 610 - Leysieffer; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rdn. 46). Das setzt allerdings voraus, dass die Beklagte über ein eigenes prioritätsälteres oder zumindest koexistenzberechtigtes Kennzeichenrecht verfügt oder zur einredeweisen Geltendmachung eines entsprechenden Kennzeichenrechts eines Dritten ermächtigt ist und durch die Klagemarke in den Schutzbereich des anderen Kennzeichenrechts eingegriffen wird. Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall nicht vor.

53

aa) Die prioritätsältere Wort-/Bildmarke AIR DE kann die Beklagte den Klägern nicht mit Erfolg entgegenhalten. Die Klagemarke verletzt den Schutzbereich dieser Marke der Beklagten nicht. Wegen der Begründung wird auf die Ausführungen zur Anschlussrevision Bezug genommen (siehe unter II 1 a).

54

bb) Die Beklagte kann der Klagemarke auch keine sonstigen aus der Registrierung und der Benutzung der Domainnamen folgenden Rechte an einem Unternehmenskennzeichen oder einem Werktitel entgegenhalten, weil diese jedenfalls nicht prioritätsälter als die Klagemarke sind (siehe unter II 1 b).

55

Der Beklagten steht auch kein sonstiges Recht aufgrund der Domainregistrierung zu, auf das sie sich gegenüber der Klagemarke berufen kann. Der Vertragsschluss mit der Registrierungsstelle begründet allerdings zugunsten des Domaininhabers ein relativ wirkendes vertragliches Nutzungsrecht, das dem Inhaber des Domainnamens ebenso ausschließlich zugewiesen ist wie das Eigentum an einer Sache (vgl. BVerfG GRUR 2005, 261 - ad-acta.de). Daher setzt sich ein erst nach der Registrierung des Domainnamens entstehendes Namens- oder Kennzeichenrecht eines Dritten nicht ohne weiteres gegenüber dem Nutzungsrecht des Domaininhabers durch (BGH, Urt. v. 24.4.2008 - I ZR 159/05, GRUR 2008, 1099 Tz. 32 = WRP 2008, 1520 - afilias.de). Das hat aber nur zur Folge, dass der Inhaber des später entstandenen Kennzeichenrechts dem Inhaber des Domainnamens nicht schon allein unter Berufung auf sein Recht jedwede Nutzung untersagen kann, solange keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Domainname in einer das Recht des Dritten verletzenden Weise verwendet werden soll (vgl. BGH GRUR 2005, 687, 689 - weltonline.de; GRUR 2009, 685 Tz. 31 - ahd.de). Im Streitfall wenden sich die Kläger jedoch mit ihrem Unterlassungsantrag nicht gegen jedwede Nutzung des Domainnamens der Beklagten oder gegen deren Registrierung als solche, son- dern nur gegen die ihre Marke verletzende Verwendung für die aus dem Antrag ersichtlichen Internetangebote.

56

c) Die Beurteilung des Berufungsgerichts kann deshalb keinen Bestand haben; das Berufungsurteil ist aufzuheben (§ 563 Abs. 3 ZPO). Einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht bedarf es nicht, weil der Senat auf der Grundlage des festgestellten Sachverhalts selbst beurteilen kann, dass die Voraussetzungen des mit der Klage geltend gemachten markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs nach §14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG vorliegen und weiterer Sachvortrag der Beklagten hierzu nicht zu erwarten ist.

57

aa) Die Beklagte hat die in Rede stehenden Domainnamen markenmäßig verwendet.

58

(1) Die angegriffenen Domainnamen beschränkten sich nicht auf eine reine Adressfunktion. Die Beklagte betrieb unter den Domainnamen ein Informations - und Shop-Portal, in dem sie die Leistungen anbot und bewarb, die aus den im Klageantrag wiedergegebenen Seiten ersichtlich sind. Die Domainnamen erschienen damit als Hinweis auf die Herkunft der angebotenen Leistungen. Die Bezeichnungen airdsl und air-dsl sind weder Gattungsbezeichnungen noch sind sie für die von der Beklagten auf den in Rede stehenden Internetseiten angebotenen Dienstleistungen glatt beschreibend. Die Begriffe "air" und "dsl" waren zum maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz Teilen des Verkehrs in ihrer Bedeutung als das englische oder französische Wort für Luft und als Bezeichnung für einen schnellen Breitbandzugang ins Internet bekannt. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wird ein Teil des Verkehrs der kombinierten Bezeichnung air-dsl den Sinn entnehmen, das Zeichen stehe für einen schnellen Internetzugang , der kabellos erfolge. Diese Bedeutung entspricht im Kern der tatsächli- chen Verwendung durch die Lizenznehmerin als Bezeichnung für eine drahtlose Internetverbindung per Funk. Sie erschließt sich jedoch erst nach einer gewissen Überlegung. Denn die Bezeichnung "air" ist nach dem allgemeinen Sprachverständnis kein Synonym für eine Übertragung per Funk.

59

(2) Eine markenmäßige Benutzung ist im Streitfall nicht deshalb ausgeschlossen , weil die Domainnamen nur als Unternehmensbezeichnung verstanden werden könnten (vgl. hierzu EuGH, Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Tz. 21 - Céline; BGH, Urt. v. 13.9.2007 - I ZR 33/05, GRUR 2008, 254 Tz. 22 = WRP 2008, 236 - THE HOME STORE). Von einem rein firmenmäßigen Gebrauch der angegriffenen Bezeichnung ist vorliegend nicht auszugehen. Durch die im Klageantrag wiedergegebenen Internetseiten wird ein für eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Bezeichnungen ausreichender Bezug zu dem Dienstleistungsangebot der Beklagten hergestellt.

60

(3) Für die Beurteilung der markenmäßigen Verwendung kommt es auch nicht entscheidend darauf an, ob sich die Domainnamen airdsl und air-dsl auf der mit "adsl.de/DSL Informations- und Shopportal" überschriebenen Internetseite befanden. Nach den vom Berufungsgericht in Bezug genommenen Feststellungen des Landgerichts erfolgte bei Aufruf der Domainnamen airdsl und air-dsl eine automatische Weiterleitung auf die unter dem Domainnamen adsl.de erreichbaren Inhalte. Auch im Falle einer Weiterleitung auf eine andere Internetseite wird der Verkehr in einem unterscheidungskräftigen Domainnamen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Leistungen sehen.

61

bb) Die Beklagte hat die Domainnamen auch im geschäftlichen Verkehr benutzt. Das Berufungsgericht hat zu einem Handeln der Beklagten im geschäftlichen Verkehr zwar keine Feststellungen getroffen. Dies ist jedoch unschädlich. Der Senat kann aufgrund des feststehenden Sachverhalts die erfor- derliche Beurteilung selbst vornehmen. Ein Handeln im geschäftlichen Verkehr ergibt sich im Streitfall daraus, dass die Domainnamen zu den im Klageantrag aufgeführten Internetseiten mit einem kommerziellen Dienstleistungsangebot der Beklagten führen.

62

cc) Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - keine Ausführungen zur Verwechslungsgefahr gemacht. Einer Zurückverweisung bedarf es jedoch auch insoweit nicht. Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt , ist eine Rechtsfrage, die grundsätzlich auch das Revisionsgericht beantworten kann (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). Die Beurteilung der dafür maßgeblichen Kriterien liegt zwar im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (vgl. BGH GRUR 2004, 514, 516 - Telekom). Der Senat kann vorliegend aber die Frage der Verwechslungsgefahr selbst abschließend beurteilen, weil der hierzu erforderliche Sachverhalt feststeht und weiterer Sachvortrag der Parteien nicht zu erwarten ist.

63

Zwischen der Wortmarke der Kläger und den Domainnamen der Beklagten besteht unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

64

(1) Zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke geschützt ist, und dem über die angegriffenen Domainnamen erreichbaren Angebot auf den Internetseiten der Beklagten besteht Dienstleistungsidentität. Wie bereits das Landgericht angenommen hat, bietet die Beklagte in dem Internetportal die gleichen Dienstleistungen an, für die die Klagemarke Schutz genießt. Unter die Dienstleistung Telekommunikation, für die die Klagemarke geschützt ist, fällt die Übermittlung von Nachrichten, die die Beklagte auf ihren Internetseiten anbietet.

65

(2) Die Klagemarke weist eine von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Diese ist trotz der Anlehnung an einen beschreibenden Begriff (etwa schneller kabelloser Internetzugang) nicht reduziert, weil es gewisser Überlegungen bedarf, den beschreibenden Gehalt der Klagemarke überhaupt zu erkennen.

66

(3) Zwischen den kollidierenden Zeichen besteht eine hochgradige Ähnlichkeit. Die Klagemarke air-dsl und die Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de sind nahezu identisch. Die prägenden Bestandteile der angegriffenen Zeichen stimmen mit der Klagemarke überein. Geprägt werden die angegriffenen Zeichen durch den Bestandteil airdsl in der Schreibeweise mit und ohne Bindestrich. Der Zusatz "de" hat allein funktionale Bedeutung, indem er auf die in Deutschland am Weitesten verbreitete Top-Level-Domain hinweist.

67

(4) Angesichts der Waren- und Dienstleistungsidentität, normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke und in Anbetracht der hochgradigen Zeichenähnlichkeit besteht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke und den Domainnamen der Beklagten.

68

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Gründe:

1

A. Für den Markeninhaber ist die am 16. März 1998 angemeldete Wortmarke Nr. 398 14 719 idw am 21. September 1998 für die Waren und Dienstleistungen (für die kursiv gesetzten Waren und Dienstleistungen hat das Bundespatentgericht die Löschung angeordnet bzw. die Löschungsanordnung des Deutschen Patent- und Markenamts bestätigt) Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte , telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger ; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme , Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte ; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren , Informationsbriefe und Zeitungen; Fotografien, Graphiken; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Erstellen von Bildreportagen und Tonreportagen; Übermittlung von Nachrichten, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von Audiodateien , Bildschirmtextdienst, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Presseagenturen, Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und Übertragung von Informationen gegen Entgelt für Dritte; Produktion und Aus- strahlung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen; Erziehung und Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Herausgabe und Veröffent- lichung von Schulungsmaterial; Veranstaltung und Organisation von Schulungen ; Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulungen , Konferenzen und Kongressen; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software und Design von Computer -Software; Computerberatungsdienste, Erstellen von Ton- und Bildreporta- gen; Vermietung von Computer-Software; Betrieb von Datenbanken; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Graphikers; Dienstleistungen eines Redakteurs; Verwaltung von Urheberrechten; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen über Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet eingetragen worden. Die Eintragung ist am 15. Oktober 1998 veröffentlicht worden.

2

Gegen die Eintragung hat der Widersprechende zu 1 aus seiner seit dem 26. Oktober 1984 als durchgesetzt eingetragenen Wortmarke Nr. 1 069 633 IDW und seiner seit dem 1. September 1986 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 1 095 846 Widerspruch erhoben. Diese Widerspruchsmarken sind geschützt für die Dienstleistungen Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern des Zeicheninhabers, insbesondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte Berufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbegleitender Fortbildung, Unterhaltung von Präsenzbibliotheken, Veröffentlichungen von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern; Erstattung von Gutachten in fachlichen und beruflichen Fragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern, insbesondere auch gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften von Bund und Ländern; wissenschaftliche und finanzielle Förderung von Hochschularbeiten und Bibliotheken auf dem Gebiet des wirtschaftlichen Prüfungs - und Treuhandwesens; Abschluss von GruppenversicherungsVerträgen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie für außerordentliche Mitglieder.

3

Die Widersprechende zu 2 hat Widerspruch erhoben aus ihrer seit dem 7. Oktober 1994 für die Waren und Dienstleistungen Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Buchbinderartikel, nämlich Buchbindegarn, -leinen und andere textile Stoffe zum Buchbinden; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Text-, Ton- und Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; Druckereierzeugnisse, nämlich Druckschriften , Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Kataloge, Spiele; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten; Produktion von Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträgern ; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften und Büchern; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789

4

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Teillöschung der Marke beschlossen, und zwar aufgrund der Widersprüche aus den Marken Nr. 1 069 633 und 1 095 846 des Widersprechenden zu 1 für die Dienstleistungen Erziehung und Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen sowie aufgrund des Widerspruchs aus der Marke Nr. 2 079 789 der Widersprechenden zu 2 für die Waren und Dienstleistungen Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet.

5

Im Übrigen hat die Markenstelle die Widersprüche zurückgewiesen.

6

Gegen diese Entscheidung haben die Beteiligten Beschwerde eingelegt. Der Markeninhaber hat ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt , das hilfsweise der Entscheidung zugrunde gelegt werden soll und in dem er einen näher bezeichneten Teil der Waren und Dienstleistungen mit dem Zusatz "außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung" versehen hat.

7

Das Bundespatentgericht hat auf die Beschwerde des Widersprechenden zu 1 die gegenüber der Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts zusätzliche Teillöschung der Marke für die Waren und Dienstleistungen Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiederga- begeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger ; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme , Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate ); Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und Überarbeitung von Informationen gegen Entgelt für Dritte; Herausgabe und Veröffentlichung von Schulungsmaterial; Dienstleistungen eines Redakteurs; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen für Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet angeordnet. Auf die Beschwerde der Widersprechenden zu 2 hat das Bundespatentgericht die zusätzliche Teillöschung der Marke für die Waren und Dienstleistungen Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte , telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger ; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme , Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte ; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten , Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung ; Übermittlung von Audiodateien, Bildschirmtext, Fernschreibdienst , Fernsprechdienst; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung , insbesondere Aktualisieren von Computer-Software, Erstellen von Ton- und Bildreportagen; Betrieb von Datenbanken; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen über Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet beschlossen. Auf die Beschwerde des Markeninhabers hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts insoweit aufgehoben , als die Marke für die Dienstleistung "Erziehung" gelöscht worden ist. Die weitergehenden Beschwerden der Beteiligten hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen.

8

Hiergegen wenden sich der Markeninhaber und die Widersprechenden mit (zugelassenen) Rechtsbeschwerden. Die Beteiligen beantragen, die jeweilige Rechtsbeschwerde der Gegenseite zurückzuweisen.

9

B. Das Bundespatentgericht hat die Widersprüche nur teilweise für begründet erachtet und sie im Übrigen zurückgewiesen. Dazu hat es ausgeführt:

10

Zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken bestehe für einen Teil der Waren und Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr seien nur diejenigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken zu berücksichtigen, für die eine Benutzung während der nach § 43 Abs. 1 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeiträume von Oktober 1993 bis Oktober 1998 und von Juli 1999 bis Juli 2004 bei den Widerspruchsmarken Nr. 1 069 633 und 1 095 846 und während des Zeitraums vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004 bei der Widerspruchsmarke Nr. 2 079 789 glaubhaft gemacht worden sei. Dies sei für eine Reihe näher bezeichneter Waren und Dienstleistungen durch die eidesstattlichen Versicherungen der Organe der Widersprechenden und durch Vorlage von Unterlagen geschehen. Der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung stehe nicht entgegen, dass häufig beschreibende Angaben im Zusammenhang mit den Widerspruchsmarken verwendet worden seien. Zwischen den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke und den Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarken geschützt und ihre Benutzung glaubhaft gemacht worden sei, bestehe teilweise Identität und teilweise Ähnlichkeit. Zum Teil fehle es auch an der Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke und denjenigen, für die die Widerspruchsmarken geschützt seien. Dies gelte etwa für die Dienstleistung "Erziehung" der angegriffenen Marke, für die sich bei den Widerspruchsmarken keine ähnliche Dienstleistung finde.

11

Die angegriffene Marke und die Wortmarke Nr. 1 069 633 "IDW" stimmten klanglich überein. Innerhalb des Bereichs der Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit bestehe bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und klanglicher Zeichenidentität Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

12

Für die Wort-/Bildmarke Nr. 1 095 846 des Widersprechenden zu 1 scheide eine bildliche Markenähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aus. Es lasse sich aber nicht mit der gebotenen Sicherheit ausschließen, dass die Widerspruchsmarke von einem erheblichen Teil des Verkehrs bei der Benennung auf "IDW" verkürzt werde. Der Wortbestandteil "INSTITUT DER WIRTSCHAFTSPRÜFER" sei als Firmenmarke nicht geeignet, die Marke mitzuprägen.

13

Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft, Ähnlichkeit der wechselseitigen Waren und Dienstleistungen und klanglicher Zeichenidentität bestehe Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens sei auch gegeben, soweit Teile des Verkehrs die Marke nicht verkürzten, sondern mit "INSTITUT DER WIRTSCHAFTSPRÜFER IDW" bezeichneten. Die kollidierenden Marken würden wegen Übereinstimmungen in den prägenden Bestandteilen irrig einem Unternehmen zugeordnet.

14

Bei der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 der Widersprechenden zu 2 seien die Wortbestandteile "Verlag GmbH" glatt beschreibend und prägten den Gesamteindruck nicht mit. Es bestehe deshalb klangliche Zeichenidentität. Soweit von einer Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen auszugehen sei, liege bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchs- marke und klanglicher Zeichenidentität eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor. Aber auch bei den Teilen des Verkehrs, die die Widerspruchsmarke mit "IDW Verlag GmbH" bezeichneten, könne die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens nicht ausgeschlossen werden.

15

Die Beschwerde des Markeninhabers sei nur hinsichtlich der Dienstleistung "Erziehung" begründet. Zwischen der für die angegriffene Marke beanspruchten Dienstleistung "Erziehung" und den Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarken geschützt seien, bestehe keine Ähnlichkeit.

16

Wegen der anderen Waren und Dienstleistungen bleibe es bei der vom Deutschen Patent- und Markenamt angeordneten Teillöschung.

17

C. Die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers und die Rechtsbeschwerden der Widersprechenden sind zulässig. In der Sache haben sie keinen Erfolg.

18

I. Widerspruch aus der Wortmarke Nr. 1 069 633 "IDW"

19

1. Rechtsbeschwerde des Markeninhabers

20

Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den kollidierenden Marken für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, bejaht. Das hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

21

a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 11.5.2006 - I ZB 28/04, GRUR 2006, 859 Tz. 16 = WRP 2006, 1227 - Malteserkreuz; BGHZ 171, 89 Tz. 33 - Pralinenform).

22

b) Das Bundespatentgericht hat eine Ähnlichkeit zwischen denjenigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die von der Löschungsanordnung erfasst werden, und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, deren Benutzung glaubhaft gemacht worden ist, rechtsfehlerfrei bejaht.

23

aa) Der Markeninhaber hat die Einrede mangelnder Benutzung i.S. von § 43 Abs. 1 MarkenG erhoben. Bei der Entscheidung dürfen deshalb nur diejenigen Waren oder Dienstleistungen der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden , für die der Widersprechende zu 1 eine Benutzung glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Maßgeblich für die Frage der Benutzung in zeitlicher Hinsicht sind vorliegend nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Fünfjahreszeitraum vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 15. Oktober 1998 und nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG der weitere Fünfjahreszeitraum vor der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 14. Juli 2004 (vgl. BGH, Beschl. v. 14.5.1998 - I ZB 9/96, GRUR 1998, 938, 939 f. = WRP 1998, 993 - DRAGON; Beschl. v. 10.11.1999 - I ZB 53/98, GRUR 2000, 510 = WRP 2000, 541 - Contura; Beschl. v. 15.9.2005 - I ZB 10/03, GRUR 2006, 150 Tz. 8 = WRP 2006, 241 - NORMA).

24

bb) Das Bundespatentgericht ist für diese Zeiträume zu Recht von der Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Wortmarke "IDW" ausgegangen. Es hat angenommen, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke "IDW" für den Zeitraum von Oktober 1993 bis Oktober 1998 durch die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers K. des Widersprechenden zu 1 vom 17. Dezember 1999 und die Anlagen 2 bis 9, 11, 15 und 18 und für den Zeitraum vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004 durch die eidesstattliche Versicherung des Vorstandssprechers Prof. Dr. N. vom 10. Februar 2004 nebst Anlagen glaubhaft gemacht worden ist.

25

Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde im Ergebnis ohne Erfolg mit der Begründung, aus den eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und 10. Februar 2004 folge nicht, welche der verschiedenen Widerspruchsmarken benutzt worden seien. Aus den beigefügten Anlagen ergebe sich kein einheitliches Bild einer ernsthaften Benutzung.

26

(1) Eine Unterscheidung zwischen den Widerspruchsmarken ist vorliegend allerdings erforderlich.

27

Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, für die sie eingetragen ist. Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, Beschl. v. 20.1.2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515 = WRP 2005, 620 - FERROSIL; Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Tz. 12 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night). Diese Beurteilung ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten. In der Rechtsbeschwerdeinstanz ist sie nur eingeschränkt überprüfbar. Feststellungen dazu, dass der Verkehr die Wortmarke Nr. 1 069 633 und die Wort-/Bildmarken Nr. 1 095 846 und Nr. 2 079 789 als ein und dasselbe Zeichen ansieht, hat das Bundespatentgericht nicht getroffen. Dazu müsste der Verkehr den in den Wort-/Bildmarken gegenüber dem Markenwort "IDW" der Wortmarke Nr. 1 069 633 hinzugefügten Wortbestandteilen und den weiteren Bildbestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimessen (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; GRUR 2005, 515 - FERROSIL). Für eine derartige Annahme ist vorliegend nichts ersichtlich.

28

Die Benutzung der für Waren und Dienstleistungen eingetragenen Marke wirkt zudem nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu garantieren , indem sie ihm ermöglicht, die Waren und Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG liegt dementsprechend nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet (BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 253/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA; Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO).

29

(2) Die erforderliche Unterscheidung zwischen den einzelnen Widerspruchsmarken hat das Bundespatentgericht getroffen. Es ist auch zutreffend davon ausgegangen, dass durch die eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und 10. Februar 2004 und die beigefügten Anlagen eine rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke "IDW" i.S. von § 26 MarkenG für folgende Dienstleistungen glaubhaft gemacht worden ist: Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern des Zeicheninhabers, insbesondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte Berufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbegleitender Fortbildung, Veröffentlichungen von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern; Erstattung von Gutachten in fachlichen und beruflichen Fragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern, insbesondere auch gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften von Bund und Ländern.

30

In den eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und 10. Februar 2004 wird zwar zwischen den Widerspruchsmarken nicht im Einzelnen unterschieden. Vielmehr ist in der eidesstattlichen Versicherung vom 17. Dezember 1999 nur allgemein von der Widerspruchsmarke die Rede. Auf welche Widerspruchsmarke sich die Angaben in dieser eidesstattlichen Versicherung beziehen, wird jedoch durch die beigefügten Anlagen hinreichend deutlich , auf die sich das Bundespatentgericht bezogen hat. Aufgrund der Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 17. Dezember 1999 und der Anlagen (Anl. 2 bis 9, 11, 15 und 18) ist das Bundespatentgericht zu Recht davon ausgegangen , dass eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke "IDW" von dem Widersprechenden zu 1 im Zeitraum vom 15. Oktober 1993 bis 15. Oktober 1998 glaubhaft gemacht worden ist. Entsprechendes gilt für den Zeitraum vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004, für den das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat, die rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke "IDW" i.S. von § 26 MarkenG sei durch die eidesstattliche Versicherung vom 10. Februar 2004 und die beigefügten Anlagen glaubhaft gemacht.

31

cc) Ebenso wenig ist aus Rechtsgründen zu beanstanden, dass das Bundespatentgericht eine Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke "IDW", für die es eine rechtserhaltende Benutzung festgestellt hat, und den zu löschenden Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke bejaht hat.

32

(1) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine absolute Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden kann (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922 Tz. 15 - Canon; BGH, Beschl. v. 28.9.2006 - I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Tz. 20 = WRP 2007, 321 - COHIBA).

33

(2) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass zwischen den Waren und Dienstleistungen, für die die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Dienstleistungen "Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern ; Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen; Veröffentlichung von Verlautbarungen, Unterhaltung von Präsenzbibliotheken" jedenfalls Ähnlichkeit gegeben ist.

34

Gegen diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung macht die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg geltend, das Bundespatentgericht habe rechtsfehlerhaft angenommen, es gehe jeweils um Aus- oder Fortbildung. Sie rügt, das Bundespatentgericht habe zu Unrecht unberücksichtigt gelassen , dass sich die durch die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen an eine hoch spezialisierte Zielgruppe richteten, während die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke ein allgemeines Publikum mit erhöhtem Bildungsstand ansprächen. Das hat das Bundespatentgericht ebenfalls seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Es hat zu Recht angenommen, dass die wechselseitigen Dienstleistungen dem Bereich Wissenschaft und Forschung zuzurechnen sind und der größere Kreis der durch die Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise der angegriffenen Marke die Annahme einer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht hindere.

35

(3) Schließlich steht der vom Bundespatentgericht angenommenen Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen auch nicht der Umstand entgegen, dass der Markeninhaber ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt hat, das der Entscheidung hilfsweise zugrunde gelegt werden soll und in dem er einen Teil der Waren und Dienstleistungen mit dem Zusatz "Außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung" versehen hat. Die teilweise Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke um den Bereich der "Wirtschafts- und Steuerberatung" stellt einen Teilverzicht auf die angegriffene Marke i.S. von § 48 MarkenG dar. Dieser Teilverzicht ist schon deshalb unwirksam, weil die Verzichtserklärung, die ohne weiteres zum vollständigen oder teilweisen Erlöschen der Marke führt (vgl. BGH, Beschl. v. 19.10.2000 - I ZB 62/98, GRUR 2001, 337, 338 = WRP 2001, 408 - EASYPRESS), nicht bedingt abgegeben werden kann (Fezer, Markenrecht , 3. Aufl., § 48 Rdn. 7; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 48 Rdn. 6), wie dies vorliegend geschehen ist.

36

c) Zutreffend ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass die als verkehrsdurchgesetztes Zeichen eingetragene Widerspruchsmarke "IDW" mangels entgegenstehender Anhaltspunkte über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. BGHZ 171, 89 Tz. 35 - Pralinenform).

37

d) Das Bundespatentgericht ist von einer Zeichenidentität in klanglicher Hinsicht ausgegangen. Das Abstellen auf die Zeichenidentität in klanglicher Hinsicht ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofs ist nicht auszuschließen, dass allein die klangliche Zeichenidentität der Marken eine Verwechslungsgefahr begründen kann (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Tz. 27 f. = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 23.3.2006 - C-206/04, Slg. 2006, I-2717 = GRUR 2006, 413 Tz. 21 - ZIRH/SIR; BGHZ 139, 340, 347 - Lions).

38

Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang geltend, der klanglichen Zeichenähnlichkeit komme für die Annahme einer Verwechslungsgefahr vorliegend keine Bedeutung zu. Nähere Darlegungen, warum die klangliche Zeichenähnlichkeit ausnahmsweise außer Betracht bleiben soll, fehlen. Allein der Hinweis der Rechtsbeschwerde, der Widersprechende zu 1 kommuniziere mit seinen Mitgliedern zum weitaus überwiegenden Teil in schriftlicher Form, rechtfertigt nicht die vollständige Außerachtlassung der klanglichen Zeichenähnlichkeit, zumal die Zeichen auch schriftbildlich nahezu identisch sind.

39

e) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG durch das Bundespatentgericht ist ebenfalls frei von Rechtsfehlern. Bei bestehender klanglicher Zeichenidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist ein sehr weiter Abstand zwischen den von den kollidierenden Marken erfassten Waren und Dienstleistungen erforderlich, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Diesen halten die Waren und Dienstleistungen, für die das Bundespatentgericht eine Ähnlichkeit bejaht hat, nicht ein.

40

2. Rechtsbeschwerde des Widersprechenden zu 1

41

Zu Recht hat das Bundespatentgericht eine weitergehende Löschung der angegriffenen Marke abgelehnt und den Widerspruch des Widersprechenden zu 1 aus der Marke Nr. 1 069 633 "IDW" insoweit zurückgewiesen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG), als damit eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der weiteren (im oben unter A wiedergegebenen Waren - und Dienstleistungsverzeichnis nicht kursiv gesetzten) Waren und Dienstleistungen geltend gemacht wird.

42

Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den kollidierenden Marken scheidet im Hinblick auf die weiteren Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke geschützt ist, aus, weil das Bundespatentgericht zwischen diesen Waren und Dienstleistungen zutreffend von (absoluter) Unähnlichkeit ausgegangen ist. Die Feststellung, ob eine Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen angenommen werden kann, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist sie nur darauf überprüfbar, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffe- nen Feststellungen getragen wird (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 23 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit). Nach diesen Maßstäben ist die tatrichterliche Beurteilung des Bundespatentgerichts nicht zu beanstanden. Gegenteiliges zeigt die Rechtsbeschwerde auch nicht auf. Vielmehr setzt sie nur ihre eigene Beurteilung an die Stelle derjenigen des Tatrichters.

43

II. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke Nr. 1 095 846

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1. Rechtsbeschwerde des Markeninhabers

45

Das Bundespatentgericht hat eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerspruchsmarke Nr. 1 095 846 des Widersprechenden zu 1 und der angegriffenen Marke für einen Teil der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke bejaht. Ob dies frei von Rechtsfehlern ist, kann dahinstehen. Der Widerspruch aus der Marke Nr. 1 095 846 des Widersprechenden zu 1 reicht nicht weiter als sein Widerspruch aus der Marke Nr. 1 069 633.

46

Die Waren und Dienstleistungen, für die die Löschung der angegriffenen Marke vom Bundespatentgericht aufgrund des vorliegenden Widerspruchs angeordnet worden ist, sind mit denjenigen Waren und Dienstleistungen identisch, wegen deren die teilweise Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke Nr. 1 069 633 erfolgt. Die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers gegen die Anordnung dieser Teillöschung bleibt ohne Erfolg (dazu Abschn. C I). Mit der Verkündung der vorliegenden Entscheidung wird die teilweise Löschungsanordnung aufgrund der Widerspruchsmarke Nr. 1 069 633 rechtskräftig und der Widerspruch hinsichtlich derselben Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke gegenstandslos, weil die Löschung auf den Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke zurückwirkt, § 43 Abs. 4 i.V.

47

2. Rechtsbeschwerde des Widersprechenden zu 1

48

Die Rechtsbeschwerde des Widersprechenden zu 1 gegen die Zurückweisung seines Widerspruchs ist aus den unter C I 2 dargelegten Gründen nicht begründet.

49

III. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 IDW-Verlag

50

1. Rechtsbeschwerde des Markeninhabers

51

Das Bundespatentgericht ist weiterhin davon ausgegangen, dass zwischen der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 der Widersprechenden zu 2 und der angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, besteht. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg.

52

a) Zutreffend ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass die Widersprechende zu 2 eine rechtserhaltende Benutzung der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 glaubhaft gemacht hat. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 15. Oktober 1998 war die am 7. Oktober 1994 eingetragene Widerspruchsmarke noch keine fünf Jahre eingetragen. Maßgeblich für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung ist im Streitfall daher nicht § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, sondern ausschließlich der Fünfjahreszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004. Für diesen Zeitraum hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Be- nutzung für eine Reihe vom Bundespatentgericht näher bezeichneter Waren und Dienstleistungen aufgrund der eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers von B. vom 23. Juni 2000 und der vom Bundespatentgericht in Bezug genommenen Anlagen glaubhaft gemacht. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde, soweit die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Text-, Ton- und Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; Produktion von Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträgern ; Veröffentlichung und Herausgabe von mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art in Rede steht. Das Bundespatentgericht konnte jedoch zu Recht aufgrund der in Bezug genommenen Anlagen 25 und 26 von der rechtserhaltenden Benutzung für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ausgehen. Den zahlreichen Daten, die in diesen Anlagen angeführt sind, ist ein hinreichender Bezug zu dem maßgeblichen Fünfjahreszeitraum zu entnehmen. Die Vielzahl der vorgelegten Anlagen und die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 23. Juni 2000, die sich auch auf den maßgeblichen Fünfjahreszeitraum beziehen , belegen, dass die Widerspruchsmarke von der Widersprechenden zu 2 ernsthaft benutzt worden ist. Schließlich hat die Widersprechende zu 2 die Widerspruchsmarke auch in der mit der Eintragung identischen Form oder in einer Weise benutzt, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

53

b) Zutreffend hat das Bundespatentgericht auch eine Identität oder Ähnlichkeit der kollidierenden Marken für einen Teil der Waren und Dienstleistungen bejaht.

54

Anders als die Rechtsbeschwerde meint, kommt es in diesem Zusammenhang nicht darauf an, dass die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichne- ten Waren und Dienstleistungen für Druckerzeugnisse zum Themengebiet "Wirtschaftsrecht" benutzt werden und die Widersprechende zu 2 ihre Abnehmerkreise bei Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsjuristen findet. Die Eintragung der Widerspruchsmarke ist für die Waren und Dienstleistungen nicht beschränkt auf Produkte und Dienstleistungen mit wirtschaftsrechtlichem Inhalt erfolgt. Die Widerspruchsmarke ist für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend benutzt worden, ohne dass es auf den jeweiligen thematischen Inhalt der Druckerzeugnisse (z.B. Wirtschaftsrecht) ankommt.

55

c) Zutreffend ist das Bundespatentgericht auch von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen.

56

d) Das Bundespatentgericht hat eine Zeichenidentität in klanglicher Hinsicht zwischen den Kollisionsmarken angenommen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kommt der Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht im Streitfall auch Bedeutung zu (dazu Abschn. C I 1 d).

57

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit hat das Bundespatentgericht in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofs auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken abgestellt (vgl. EuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05, GRUR 2007, 700 Tz. 35 - HABM/Shaker; BGH, Urt. v. 26.10.2006 - I ZR 37/04, GRUR 2007, 235 Tz. 21 = WRP 2007, 186 - Goldhase).

58

Es ist zu Recht auch davon ausgegangen, dass bei der Widerspruchsmarke der Wortbestandteil "Verlag GmbH" die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen und die Rechtsform beschreibt und deshalb den Gesamtein- druck der Widerspruchsmarke nicht mitprägt (vgl. BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 867 = WRP 2004, 1281 - Mustang).

59

Bei klanglicher Zeichenidentität, normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen ist danach die Annahme einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

60

2. Rechtsbeschwerde der Widersprechenden zu 2

61

Die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden zu 2 ist zulässig, aber unbegründet. Das Bundespatentgericht hat eine weitergehende Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den Kollisionsmarken zu Recht verneint.

62

a) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass die Widersprechende zu 2 für einen Teil der Waren eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde dagegen geltend, der angefochtene Beschluss sei nicht mit Gründen versehen. Über die Feststellung hinaus, dass sich aus den vorgelegten Unterlagen für diesen Teil der Waren, für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, keine Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ergibt, waren weitergehende Ausführungen nicht erforderlich. Die Rechtsbeschwerde zeigt auch nicht im Einzelnen auf, für welche Waren sich für den maßgeblichen Zeitraum aus den Unterlagen eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke ergeben soll. Der allgemein gehaltene Verweis der Rechtsbeschwerde auf den Beschwerdevortrag reicht hierzu nicht aus.

63

b) Ohne Erfolg bleiben auch die Angriffe, mit denen sich die Rechtsbeschwerde dagegen wendet, dass das Bundespatentgericht für einen Teil der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke eine Ähnlichkeit mit denjenigen , für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, verneint hat. Das Bundespatentgericht hat dies zwar nicht näher begründet. Aus dem Gesamtzusammenhang der Erwägungen der Vorinstanzen ergibt sich aber, dass diese davon ausgegangen sind, die angesprochenen Verkehrskreise würden nicht annehmen, dass dieser Teil der Waren und Dienstleistungen unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt werde. Gegenteiliges zeigt die Rechtsbeschwerde mit dem allgemein gehaltenen Hinweis auf die Beschwerdebegründung ebenfalls nicht auf.

64

D. Die Kostenentscheidung folgt aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Tatbestand:

1

Die Parteien streiten um den Domainnamen „hufeland.de“.

2

Die Klägerin betreibt seit 1986 in Bad Mergentheim unter der Firma „Gabriele Wöppel HUFELANDKLINIK für ganzheitliche immunbiologische Therapie“ eine Klinik für Krebskranke. Sie wirbt bundesweit für ihre dem Naturheilverfahren verpflichtete Therapie und verwendet dabei die Bezeichnung „HUFELAND KLINIK“ mit dem beschreibenden Zusatz „für ganzheitliche immunbiologische Therapie“ und der Ortsangabe. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom 8. Februar 1991 eingetragenen Marke „HUFELAND“ für „Dienstleistungen eines Krankenhauses, pharmazeutische Präparate und Diätetika“. Seit 1994 wird die Klägerin – zuvor einzelkaufmännisches Unternehmen – als Kommanditgesellschaft betrieben.

3

Die beklagte GmbH ist 1993 durch Umwandlung des als Eigenbetrieb des Landkreises Bad Langensalza in Thüringen geführten Kreiskrankenhauses entstanden und seitdem mit der Firma „Hufeland Krankenhaus GmbH Bad Langensalza“ im Handelsregister eingetragen. Die Beklagte hat vorgetragen, das ehemalige Kreiskrankenhaus sei bereits im Jahre 1962 zum 200. Geburtstag des als Begründer der Naturheilkunde geltenden, aus Langensalza stammenden Arztes Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836) in „Kreiskrankenhaus Christoph Wilhelm Hufeland“ umbenannt worden; seitdem habe das Krankenhaus diese Bezeichnung verwendet.

4

Die Beklagte ließ 1999 den Domainnamen „hufeland.de“ für sich registrieren. Sie verwendet diese Internetadresse für ihren Internetauftritt. Die Klägerin, die lediglich die für ihre persönlich haftende Gesellschafterin registrierten Domainnamen „hufeland.com“, „hufeland-klinik.de“ und „hufelandklinik.de“ verwenden kann, sieht in der Registrierung und Benutzung des Domainnamens „hufeland.de“ durch die Beklagte eine Verletzung ihrer Marke und ihrer Unternehmensbezeichnung. Sie hat – soweit für das Revisionsverfahren noch von Bedeutung – beantragt, die Beklagte zu verurteilen, 1. es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung „hufeland.de“ für Krankenhausdienstleistungen und/oder den Betrieb eines Krankenhauses als Internet-Domainname zu benutzen; 2. durch Erklärung gegenüber der DENIC eG auf den Domainnamen „hufeland.de“ zu verzichten.

5

Das Landgericht hat der Klage in diesem Umfang stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Karlsruhe GRUR-RR 2003, 83). Hiergegen wendet sich die – vom Senat zugelassene – Revision, mit der die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

6

I. Das Berufungsgericht hat einen auf Unterlassung und Beseitigung gerichteten Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt:

7

Der Klägerin stehe an der geschäftlichen Bezeichnung „Hufelandklinik“ nach §§ 5, 153 MarkenG i.V. mit § 16 UWG a.F. ein Kennzeichenrecht zu. Die Firma der Klägerin werde durch diese Wortverbindung maßgeblich geprägt. Der nachfolgende Zusatz „für ganzheitliche immunbiologische Therapie KG“ sei ein rein beschreibender , der vorangestellte Name der persönlich haftenden Gesellschafterin allenfalls mitprägender Bestandteil der Gesamtbezeichnung. Der Verkehr neige zu einer Verkürzung komplexer Bezeichnungen auf selbständig kennzeichnungskräftige Bestandteile, hier auf den Begriff „Hufelandklinik“ als Kombination eines als Phantasiewort verstandenen Namens (Hufeland) mit der Beschreibung des Unternehmensgegenstandes (Klinik). Im Übrigen verwende die Klägerin den Firmenbestandteil „Hufelandklinik“ in Alleinstellung; sie werde auch von Dritten so bezeichnet. Der Begriff „Hufelandklinik“ werde wiederum durch den Nachnamen des den angesprochenen Verkehrskreisen weitgehend unbekannten Arztes Christoph Wilhelm Hufeland geprägt. Der Bestandteil „Hufeland“ sei originär kennzeichnungs- kräftig, weil der Verkehr diesen Namen nicht mit einem bestimmten Arzt oder mit einer bestimmten Heilmethode verbinde.

8

Das durch Benutzung im Jahre 1986 entstandene Kennzeichenrecht der Klägerin werde von der Beklagten durch die Verwendung des Domainnamens „hufeland.de“ verletzt. Die Beklagte könne der Klägerin kein eigenes – prioritätsälteres – Recht an der Verwendung des Namens „Hufeland“ entgegenhalten. Auch wenn der Rechtsvorgänger der Beklagten die Bezeichnung „Kreiskrankenhaus Christoph Wilhelm Hufeland“ bereits seit 1962 ohne Unterbrechung geführt habe, habe er durch die Wiedervereinigung keinen bundesweiten Schutz an dieser Unternehmenskennzeichnung erlangen können, weil der Einzugsbereich des von ihm betriebenen Krankenhauses stets auf den Landkreis Bad Langensalza beschränkt gewesen und daher nur ein regional begrenztes Kennzeichenrecht entstanden sei. Einer späteren Ausweitung des Schutzbereichs stehe das bereits 1990 auf das Gebiet der neuen Bundesländer erstreckte Kennzeichenrecht der Klägerin entgegen. In der Verwendung der bundesweit abrufbaren Internet-Adresse „www.hufeland.de“ durch die Beklagte liege eine überregionale Nutzung des Zeichens „Hufeland“, mit der die Beklagte das Kennzeichenrecht der Klägerin verletze.

9

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

10

1. Das Berufungsgericht ist allerdings mit Recht davon ausgegangen, dass der Klägerin an dem Firmenschlagwort „Hufelandklinik“ ein Kennzeichenschutz zusteht.

11

a) Nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen wird das Unternehmen der Klägerin im Verkehr als „Hufelandklinik“ bezeichnet. Dies entspricht auch der Kurzbezeichnung, die die Klägerin und ihre Rechtsvorgängerin stets für ihr Unternehmen verwendet haben. Die Verwendung dieser Kurzbezeichnung wird im Übrigen durch die Firma „Gabriele Wöppel HUFELANDKLINIK für ganzheitliche immunbiologische Therapie“ nahegelegt, da es sich bei dem vorangestellten bürgerlichen Namen erkennbar um den Namen der Inhaberin der zunächst als einzelkaufmännisches Unternehmen geführten Klägerin und bei dem nachgestellten Zusatz „für ganzheitliche immunbiologische Therapie“ um eine glatt beschreibende Angabe handelte.

12

Die Bezeichnung „Hufelandklinik“ stellt damit ein nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG geschütztes Firmenschlagwort dar. Dieses Zeichen ist von Haus aus hinreichend unterscheidungskräftig, weil der Verkehr – wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt hat – in dem Bestandteil „Hufeland“ überwiegend keine beschreibende Angabe, insbesondere keinen Hinweis auf eine bestimmte Behandlungsmethode , die auf den in Fachkreisen bekannten Arzt Christoph Wilhelm Hufeland zurückgeht, sondern allein einen beliebigen Namen oder eine Phantasiebezeichnung sieht.

13

b) Mit Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass das der Rechtsvorgängerin der Klägerin zustehende Firmenschlagwort „Hufelandklinik“ mit der Herstellung der deutschen Einheit auf das gesamte (neue) Bundesgebiet erstreckt worden ist. Unternehmenskennzeichen, die keinen örtlichen oder regionalen Beschränkungen unterlagen, sind hinsichtlich ihrer räumlichen Schutzwirkung so zu behandeln, als hätte niemals eine Trennung Deutschlands bestanden (BGHZ 130, 134, 141 f. – Altenburger Spielkartenfabrik). http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=300&Z=BGHZ&B=130&S=134 [Link] http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=300&Z=BGHZ&B=130&S=134&I=141 - 7 -

14

2. Die Revision rügt mit Erfolg, dass die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen die Annahme nicht rechtfertigen, die Beklagte verletze durch die Verwendung des Domainnamens „hufeland.de“ das Kennzeichenrecht der Klägerin.

15

a) Nach dem vom Berufungsgericht unterstellten Sachverhalt, von dem im Revisionsverfahren auszugehen ist, hat der Rechtsvorgänger der Beklagten das Kreiskrankenhaus Bad Langensalza von 1962 bis zu seiner Umfirmierung im Jahre 1993 als „Kreiskrankenhaus Christoph Wilhelm Hufeland“ geführt. Zutreffend hat das Berufungsgericht angenommen, dass der Schutz dieser Unternehmensbezeichnung im Zuge der Wiedervereinigung nicht auf die alten Bundesländer erstreckt worden ist. Das Berufungsgericht hat insofern angenommen, dass es sich bei der Bezeichnung des von der Beklagten betriebenen Kreiskrankenhauses um ein Kennzeichen von regional begrenzter Bedeutung gehandelt hat (vgl. BGHZ 130, 134, 141 f. – Altenburger Spielkartenfabrik; BGH, Urt. v. 22.7.2004 – I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 338 – soco.de; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 5 Rdn. 13 f.; Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 5 Rdn. 75 ff.; Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, 2. Aufl., § 13 Rdn. 221). Diese Annahme ist entgegen der Auffassung der Revision aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Der Schutzbereich von Unternehmenskennzeichen , die im Zeitpunkt der Wiedervereinigung lediglich örtliche oder regionale Bedeutung hatten, ist durch die Wiedervereinigung nicht auf die alten Bundesländer erstreckt worden (BGHZ 130, 134, 141 f. – Altenburger Spielkartenfabrik

).

16

b) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Bestand dieses durch Benutzung entstandenen, regional begrenzten Kennzeichenrechts an der Unternehmensbezeichnung „Kreiskrankenhaus Christoph Wilhelm Hufeland“ sowie an dem daraus abzuleitenden Firmenschlagwort „Krankenhaus Hufeland“ oder „Hufeland-Krankenhaus“ unberührt geblieben ist, obwohl der Schutzbereich des im prägenden Bestandteil („Hufeland“) übereinstimmenden Klagekennzeichens am 3. Oktober 1990 auf die neuen Bundesländer erstreckt worden ist. Die Erstreckung hat insofern zu einer Koexistenz der beiden Schutzrechte geführt. Denn Kollisionsfälle zwischen existierenden Schutzrechten sind nicht nach Prioritätsgrundsätzen, sondern nach dem Recht der Gleichnamigen zu behandeln (BGHZ 130, 134, 147 f. – Altenburger Spielkartenfabrik).

17

c) Unter diesen Umständen liegt in dem beanstandeten Verhalten nur dann eine Verletzung des Klagekennzeichens, wenn die Beklagte mit der Registrierung und Verwendung des Domainnamens „hufeland.de“ ihre Tätigkeit über das für ein Kreiskrankenhaus übliche Maß hinaus zu Lasten der Klägerin ausgedehnt und damit die bestehende Gleichgewichtslage verändert hat. Dies hat das Berufungsgericht – wie die Revision mit Erfolg rügt – zu Unrecht angenommen.

18

aa) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass bereits in der Verwendung der bundesweit abrufbaren Internetadresse „www.hufeland.de“ eine überregionale Kennzeichennutzung und damit eine Verletzung der bundesweiten Rechte der Klägerin liege. Dem kann nicht beigetreten werden. Trotz des ubiquitären Charakters des Internet kann nicht allein daraus, dass ein lokal oder regional tätiges Unternehmen sich und sein Angebot im Internet darstellt, darauf geschlossen werden, der räumliche Tätigkeitsbereich des Unternehmens werde entsprechend auf das gesamte Bundesgebiet oder darüber hinaus ausgedehnt. Es ist weithin üblich, dass sich Unternehmen, die sich – aus welchen Gründen auch immer – auf einen bestimmten räumlichen Wirkungskreis beschränkt haben, im Internet darstellen, ohne dass damit eine räumliche Ausweitung des Tätigkeitsbereichs verbunden ist (BGH GRUR 2005, 262, 263 f. – soco.de; Urt. v. 13.10.2004 – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431, 432 f. = WRP 2005, 493 – HOTEL MARITIME). Im Streitfall sind keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass die Beklagte den Ein- zugsbereich ihres Krankenhauses mit dem Internetauftritt erheblich ausdehnen und sich nunmehr bundesweit um Patienten bemühen wollte. Allein der Umstand, dass ihre Internetseite deutschlandweit, ja weltweit aufgerufen werden kann, lässt nicht auf eine solche Erweiterung des Tätigkeitsfeldes schließen.

19

bb) Ist dem Internetauftritt der Beklagten kein Hinweis auf eine räumliche Ausweitung des Tätigkeitsbereichs zu entnehmen, muss die Klägerin es hinnehmen , dass die Beklagte den Domainnamen „hufeland.de“ hat registrieren lassen und nunmehr zur Darstellung des eigenen Unternehmens verwendet. Es ist einem Unternehmen unbenommen und nach der Lebenserfahrung auch nahe liegend, dass es als Domainname nicht die vollständige Unternehmensbezeichnung wählt, sondern ein kennzeichnendes Schlagwort, eine Kurzbezeichnung, unter der es im Verkehr ebenfalls bekannt ist. So stellt „hufeland.de“ sowohl für die Klägerin als auch für die Beklagte die ideale Internetadresse dar, weil es sich um den kennzeichnungskräftigsten Bestandteil und damit um den Teil der Firma handelt, auf den der Verkehr den Firmennamen ohnehin zu reduzieren geneigt sein wird. Auch sind Zusätze – im Streitfall etwa die Vornamen „Christoph Wilhelm“ oder Sachbezeichnungen wie „Klinik“ oder „Krankenhaus“ – wenig attraktiv nicht nur, weil sie die Eingabe für den Internetnutzer verlängern, sondern vor allem, weil bei zusammengesetzten Domainnamen für den Nutzer nicht klar ist, auf welche Weise die Bestandteile miteinander verbunden werden sollen (mit Binde- oder Unterstreichungsstrich , mit Punkt oder ohne jedes Zeichen).

20

Beim Streit um Domainnamen gilt unter Gleichnamigen das Gerechtigkeitsprinzip der Priorität der Registrierung von Domainnamen (vgl. BGHZ 149, 191, 200 – shell.de; BGH, Urt. v. 11.4.2002 – I ZR 317/99, GRUR 2002, 706, 709 = WRP 2002, 691 – vossius.de; Urt. v. 9.9.2004 – I ZR 65/02, GRUR 2005, 430 = WRP 2005, 488 – mho.de). Wer den eigenen Namen oder das eigene Firmenschlagwort registriert, braucht anderen Trägern desselben Namens oder Firmen- bestandteils in aller Regel nicht zu weichen. So verhält es sich auch im Streitfall. Nach dem revisionsrechtlich zu unterstellenden Sachverhalt ist die Beklagte berechtigt , den Domainnamen „hufeland.de“ zu verwenden, solange sie ihren bisherigen räumlichen Tätigkeitsbereich im Wesentlichen beibehält und die bestehende Gleichgewichtslage nicht stört (vgl. dazu Goldmann aaO § 17 Rdn. 47 m.w.N.).

21

3. Erweist sich der vom Berufungsgericht unterstellte Sachverhalt als richtig , wonach der Rechtsvorgänger der Beklagten schon vor der Wiedervereinigung die Bezeichnung „Kreiskrankenhaus Christoph Wilhelm Hufeland“ geführt hat, kommt es auf eine weitere, an sich ebenfalls begründete Rüge nicht an. Die Revision rügt mit Recht, dass sich das Berufungsgericht nicht mit dem Einwand der Beklagten auseinandergesetzt hat, die Kennzeichnungskraft des Firmenschlagworts „Hufelandklinik“ der Klägerin sei durch eine Reihe anderer Bezeichnungen geschwächt worden, die ebenfalls den Namen des Arztes Christoph Wilhelm Hufeland verwendeten. Nach dem Vortrag der Beklagten nennen sich auch andere Krankenhäuser und sonstige medizinische Einrichtungen nach Hufeland („Hufeland -Klinik Bad Ems“, „Sophien- und Hufeland-Klinikum“ in Weimar, „HufelandZentrum für Gesundheitsbildung Eutin“). Ob die Kennzeichnungskraft des Firmenschlagworts „Hufelandklinik“ der Klägerin durch diese anderen Bezeichnungen so weit geschwächt worden ist, dass es sich gegenüber der Verwendung des Bestandteils „Hufeland“ als Domainname eines in einem anderen Bundesland gelegenen Krankenhauses nicht durchsetzen kann, mag zweifelhaft erscheinen. Die Frage bedarf aber der Klärung, falls entgegen dem revisionsrechtlich zu unterstellenden Sachverhalt nicht von einer Gleichgewichtslage der beiden HufelandKennzeichen ausgegangen werden könnte.

22

III. Danach kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben, soweit das Berufungsgericht die Verurteilung der Beklagten bestätigt hat. Da bislang Feststellungen dazu fehlen, ob das Krankenhaus der Beklagten – wie sie vorgetragen hat – seit 1962 den Namen von Christoph Wilhelm Hufeland führt, ist die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten der Revision zu übertragen ist.

Tatbestand:

1

Die Klägerin ist auf dem Gebiet der Datenkommunikation und Informationstechnik tätig. Sie firmiert seit dem 7. August 1989 als "InterConnect Gesellschaft für Datenkommunikation mbH" und ist Inhaberin der am 6. Mai 1991 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 11 75 842 für Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Organisationsberatung, Installation und Montage von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten, Reparatur und Instandhaltung von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten, Erstellen von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, Dienstleistungen eines Ingenieurs.

2

Die Beklagte ist das größte inländische Telekommunikationsunternehmen. Sie ist Inhaberin der am 29. Januar 1997 angemeldeten und in den Farben Grau/Magenta eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 397 03 680 sowie der am 23. Januar 1997 angemeldeten Wortmarke Nr. 397 02 720 "T-InterConnect", deren Schutz sich u.a. erstreckt auf das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen, Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern, Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation. Die Beklagte verwendet im geschäftlichen Verkehr und in ihrer Werbung für Netzdienstleistungen für Geschäfte im Internet auch das Kennzeichen "T-InterConnect".

3

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte.

4

Die Beklagte ist bereits durch Anerkenntnisurteil des Senats vom 3. April 2003 (I ZR 209/00) verpflichtet, es zu unterlassen, zur Kennzeichnung von Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte das Kennzeichen "T-InterConnect" zu verwenden, unter diesem Kennzeichen Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte anzubieten oder in den Verkehr zu bringen, und Auskunft über Verletzungshandlungen zu erteilen.

5

Im vorliegenden Rechtsstreit nimmt die Klägerin die Beklagte wegen der Verletzung ihrer Kennzeichenrechte auf Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz und hilfsweise nach den Grundsätzen des Bereicherungsrechts auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr in Anspruch. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Einrede der Verjährung erhoben.

6

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat dem Feststellungsantrag hinsichtlich der Verpflichtung zum Schadensersatz für die Zeit ab 1. Januar 2000 stattgegeben und für die Zeit davor die Verpflichtung der Beklagten festgestellt, der Klägerin nach den Grundsätzen des Bereicherungsrechts eine angemessene Lizenzgebühr zu bezahlen.

7

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihr Ziel der Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

8

I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt :

9

Die Feststellungsklage sei zulässig. Das erforderliche Feststellungsinteresse liege aufgrund der Besonderheiten im gewerblichen Rechtsschutz vor, obwohl auch im Wege der Stufenklage auf - noch unbezifferte - Leistung hätte geklagt werden können. Das erforderliche Rechtsschutzinteresse sei gegeben, weil zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der Klage noch keine vollständige Auskunft erteilt gewesen sei. Die spätere Auskunftserteilung berühre den Fortbestand des Rechtsschutzinteresses nicht.

10

Die Feststellungsklage sei auch begründet. Der Schadensersatzanspruch der Klägerin folge für die Zeit ab dem 26. Juli 2000 aus der Bindungswirkung der rechtskräftigen Vorverurteilung zur Unterlassung der streitgegenständlichen Zeichennutzung. Einer Verurteilung aus einer vertraglichen Unterlassungspflicht komme Rechtskraftwirkung für den Schadensersatzanspruch zu. Entsprechendes müsse für die Verurteilung aus einer gesetzlichen Unterlassungspflicht gelten. Die Bindungswirkung, die auch die Rechtswidrigkeit der Handlungen erfasse, könne aber erst ab dem 26. Juli 2000, der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung im Vorverfahren, eintreten.

11

Für den Zeitraum davor folge der Schadensersatzanspruch grundsätzlich aus Markenrecht. Die Klagemarke sei (gering) kennzeichnungskräftig. Trotz weitgehender klanglicher und bildlicher Identität des Begriffs "InterConnect" mit dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" scheide allerdings eine unmittel- bare Verwechslungsgefahr aus. Der Zeichenbestandteil "T-", der sich im Verkehr als Hinweis auf die Beklagte durchgesetzt habe, präge das angegriffene Zeichen derart, dass die "sprechende" Angabe "InterConnect" vollständig dahinter zurücktrete.

12

Zwischen der Klagemarke sowie dem Unternehmenskennzeichen "InterConnect" der Klägerin und dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" für identische Dienstleistungen bestehe aber eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Der Verkehr könne die Zeichen zwar auseinanderhalten, gehe aber vom Vorliegen organisatorischer oder wirtschaftlicher Zusammenhänge aus. Ihm sei bekannt, dass die Beklagte den Stammbestandteil "T-" ihren Zeichen voranstelle. Der Verkehr könne deshalb verführt sein zu glauben, die Beklagte habe sich die Klägerin einverleibt und das bisherige Recht der Klägerin erworben.

13

Soweit die markenrechtlichen Schadensersatzansprüche für die Zeit vor dem 1. Januar 2000 verjährt seien, folge der Anspruch aus Bereicherungsrecht.

14

II. Die Revision der Beklagten hat keinen Erfolg. Die zulässige Feststellungsklage ist in dem vom Berufungsgericht zugesprochenen Umfang begründet. Die Beurteilung des Schadensersatz- und Bereicherungsanspruchs der Klägerin durch das Berufungsgericht hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung jedenfalls im Ergebnis stand.

15

1. Die Feststellungsklage ist zulässig.

16

a) Das nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ist gegeben. Es entfällt im gewerblichen Rechtsschutz in der Regel nicht schon dann, wenn der Kläger im Wege der Stufenklage auf Leistung klagen könnte (BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 189/99, GRUR 2001, 1177 f. = WRP 2001, 1164 - Feststellungsinteresse II, m.w.N.; Urt. v. 15.5.2003 - I ZR 277/00, GRUR 2003, 900, 901 = WRP 2003, 1238 - Feststellungsinteresse III). Dafür sprechen prozessökonomische Erwägungen, weil die Schadensberechnung auch nach erteilter Auskunft häufig Schwierigkeiten bereitet und eine eingehende Prüfung der Berechnungsmethode des Schadens erfordert. Zudem schützt die Feststellungsklage den Verletzten in stärkerem Maße vor Verjährung. Die Erhebung der Stufenklage hat nur eine Hemmung der Verjährung zur Folge, die gemäß § 204 Abs. 2 Satz 1 und 2 BGB sechs Monate nach einem Stillstand des Verfahrens endet. Soll die Verjährungsfrist nicht weiterlaufen, muss der Verletzte nach Erteilung der Auskunft innerhalb dieser sechs Monate den Prozess fortsetzen. Dies ist besonders problematisch bei Streit über die Vollständigkeit der Auskunft. Es entspricht zudem prozessualer Erfahrung, dass die Parteien nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung in vielen Fällen aufgrund des Feststellungsurteils auch ohne Inanspruchnahme der Gerichte zu einer Schadensregulierung finden. Deshalb besteht kein Anlass, aus prozessualen Gründen dem Verletzten zu gebieten, das Gericht nach Rechnungslegung mit einem Streit über die Höhe des Schadensbetrags zu befassen (BGH GRUR 2003, 900, 901 - Feststellungsinteresse III).

17

Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn der Verletzte auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung klagt, nachdem der Verletzer rechtskräftig zu Unterlassung und Auskunft verurteilt worden ist. Der Verletzte ist nicht verpflichtet , die Erteilung der Auskunft abzuwarten oder im Wege der Vollstreckung durchzusetzen, um erst dann auf Leistung zu klagen. Eine derartige Verpflichtung würde dazu führen, dass der Verletzer den Eintritt der Verjährung durch verzögerte Auskunftserteilung herbeiführen könnte. Der Verletzte, der bei seiner ersten Klage keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht hat, ist deshalb nicht gehindert, im Anschluss an den ersten Prozess eine Schadensersatzklage zu erheben. Diese kann vor erteilter Auskunft zweckmäßig nur auf Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichtet sein. Nachdem die Beklagte die geschuldete Auskunft vor Erhebung der Klage unstreitig nicht erteilt hat, ist die Feststellungsklage auch nicht mißbräuchlich.

18

b) Die Klägerin war nicht verpflichtet, ihre zulässig erhobene Feststellungsklage nach erteilter Auskunft auf eine Leistungsklage umzustellen. Grundsätzlich besteht keine Verpflichtung des Verletzten, von der Feststellungsklage auf die Leistungsklage überzugehen, wenn letztere während des Prozesses möglich wird (BGH, Urt. v. 18.12.1986 - I ZR 67/85, GRUR 1987, 524, 525 - Chanel No. 5 II). Eine Ausnahme hat der Bundesgerichtshof lediglich dann angenommen, wenn der Kläger lange vor Beendigung des ersten Rechtszugs zur Leistungsklage hätte übergehen können, ohne dass dadurch die Sachentscheidung verzögert worden wäre (BGH, Urt. v. 31.1.1952 - III ZR 131/51, LM § 256 ZPO Nr. 5 = NJW 1952, 546 [LS]). Für einen derartigen Ausnahmefall fehlen hier Anhaltspunkte. Die Beklagte hat Auskunft nicht nur am 29. August 2003, sondern nochmals am 9. Januar 2004 erteilt und damit erst nach der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung vom 14. Oktober 2003 und nur wenige Tage vor der Verkündung des erstinstanzlichen Urteils am 13. Januar 2004. Damit war der Klägerin eine Bezifferung des Schadensersatzanspruchs oder des - bei Verjährung des markenrechtlichen Anspruchs eingreifenden - bereicherungsrechtlichen Anspruchs erst zu einem Zeitpunkt möglich, zu dem der Übergang zur Leistungsklage eine Verzögerung der Sachentscheidung zur Folge gehabt hätte.

19

2. Der Klägerin steht der beantragte Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte zu. Das Berufungsgericht hat die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung allerdings rechtsfehlerhaft für die Zeit ab dem 26. Juli 2000, dem Tag der letzten mündlichen Verhandlung im Hauptsacheverfahren 6 U 222/99 vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe, auf eine Bindungswirkung des Anerkenntnisurteils des erkennenden Senats vom 3. April 2003 (I ZR 209/00) gestützt. Eine solche Bindungswirkung dieses Unterlassungsurteils für den vorliegenden Schadensersatzprozess besteht nicht (vgl. BGHZ 150, 377, 383 - Faxkarte ). Der noch unverjährte Schadensersatzanspruch ab dem 1. Januar 2000 steht der Klägerin aber aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG zu. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht eine Verwechslungsgefahr zwischen dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" und der Klagemarke bejaht.

20

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 12 = WRP 2006, 92 - coccodrillo; BGHZ 167, 322 Tz. 16 - Malteserkreuz).

21

b) Das Berufungsgericht ist zutreffend und von den Parteien unbeanstandet im Umfang des von der Klägerin verfolgten Anspruchs von Dienstleistungsidentität ausgegangen.

22

c) Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke lassen ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen.

23

Allein kennzeichnender Bestandteil der Klagemarke ist der Wortbestandteil "INTERCONNECT". Denn der Verkehr orientiert sich bei einer komplexen Wort-/Bildmarke erfahrungsgemäß an dem Wortbestandteil, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende grafische Gestaltung aufweist (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 30 - Malteserkreuz, m.w.N.; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 809). Der rein beschreibende Wortbestandteil "Ges. für Datenkommunikation mbH" hat gleichfalls keine Kennzeichnungskraft.

24

Der allein kennzeichnende Bestandteil "INTERCONNECT" besitzt als in der deutschen Sprache nicht vorhandenes Fantasie- und Kunstwort einen eigenschöpferischen Gehalt. Er hat damit trotz beschreibender Anlehnung an die von der Klagemarke erfassten Netzdienstleistungen ("Inter" für "zwischen" oder als abkürzende Anspielung auf "international" sowie "Connect" für "Verbindung /verbinden") jedenfalls geringe originäre Kennzeichnungskraft. Es liegt keine rein beschreibende Angabe ohne Kennzeichnungskraft vor, sondern nur ein beschreibender Anklang. Auch bei Kenntnis von der Bedeutung der Begriffe "inter" und "connect" kann der Verkehr keine klare, umfassende und erschöpfende Zuordnung zu den konkreten Dienstleistungen der Klägerin vornehmen (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom; Urt. v. 26.6.1997 - I ZR 56/95, GRUR 1997, 845, 846 = WRP 1997, 1091 - Immo-Data; Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner).

25

d) Das Berufungsgericht hat auch zutreffend angenommen, dass für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr die Übereinstimmung des allein kennzeichnenden Bestandteils der Klagemarke "INTERCONNECT" mit dem Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Bezeichnung nicht genügt. Denn der Bestandteil "InterConnect" prägt das angegriffene Zeichen nicht derart, dass der weitere Bestandteil "T-" im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund tritt.

26

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05 P, GRUR 2007, 700 Tz. 41 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz, jeweils m.w.N.).

27

Der Zeichenbestandteil "T-" tritt im angegriffenen Zeichen nicht weitgehend in den Hintergrund, obwohl er Unternehmens- und Serienkennzeichen der Beklagten ist. Zwar ist in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass bei zusammengesetzten Zeichen ein Bestandteil, der für den Verkehr erkennbar Unternehmens- und/oder Serienkennzeichen ist, im Allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in derartigen Fällen im anderen Bestandteil erblickt. Dieser Erfahrungssatz besagt aber nicht, dass die tatrichterliche Würdigung des Einzelfalls unter Heranziehung aller Umstände nicht zu einem abweichenden Er- gebnis führen kann (vgl. BGH, Beschl. v. 2.4.1998 - I ZB 25/96, GRUR 1998, 927, 929 = WRP 1998, 872 - COMPO-SANA; Beschl. v. 4.2.1999 - I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 - LORA DI RECOARO; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN, je m.w.N.). Dies ist vorliegend der Fall.

28

Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts besteht keine Neigung des Verkehrs zur Verkürzung des mehrgliedrigen angegriffenen Zeichens "T-InterConnect". Danach wird der durch das bekannte "Telekom -T" herausgestellte Bezug zur Beklagten auch bei mündlicher Aussprache regelmäßig zum Ausdruck gebracht, zumal der Bestandteil "InterConnect" nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt. Vernachlässigt der Verkehr den vorangestellten Bestandteil "T-" nicht, kommt diesem jedenfalls eine das angegriffene Gesamtzeichen mitprägende Bedeutung zu.

29

Zu Recht wendet sich die Klägerin aber gegen die Annahme des Berufungsgerichts , der Bestandteil "InterConnect" trete vollständig in den Hintergrund. Das Berufungsgericht hat dabei den Erfahrungssatz vernachlässigt, dass der Verkehr in einem neben dem erkennbaren Unternehmens- und Serienkennzeichen vorhandenen Bestandteil im Allgemeinen die eigentliche Produktkennzeichnung erblickt (für das Unternehmenskennzeichen: BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Beschl. v. 10.7.1997 - I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997, 1186 - IONOFIL; BGH GRUR 1999, 583, 584 - LORA DI RECOARO; BGH, Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten ; Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 882 = WRP 2003, 1228 - City Plus; für den Stammbestandteil einer Zeichenserie: BGH, Beschl. v. 4.7.1996 - I ZB 6/94, GRUR 1996, 977, 977 f. = WRP 1997, 571 - DRANO/P3- drano; BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Ein Bestandteil mit produktkennzeichnender Funktion, der - wie hier - über Unterscheidungskraft verfügt, tritt im Regelfall in der Wahrnehmung des Verkehrs nicht vollständig zurück. Besondere Umstände, die ausnahmsweise zu einem anderen Ergebnis führen könnten, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt; sie sind von der Beklagten auch nicht vorgetragen worden.

30

Trotz der Bekanntheit des Unternehmens- und Serienkennzeichens "T-" und der produktkennzeichnenden Funktion des weiteren Bestandteils "InterConnect" ist allerdings nicht davon auszugehen, dass der Verkehr diese Bestandteile statt als einheitlichen Herkunftshinweis als zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen auffasst mit der Folge, dass die Übereinstimmung der Klagemarke mit dem Bestandteil "InterConnect" zu einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führen könnte (vgl. zur Möglichkeit der Wahrnehmung eines Zeichenbestandteils als Zweitkennzeichen im Rahmen der Markenverletzung BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung BGH, Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Tz. 13, 14 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night). Der Verkehr wird mehrere Zeichenbestandteile regelmäßig nur dann als jeweils eigenständige Zeichen wahrnehmen, wenn sie voneinander abgesetzt sind. Das ist bei dem angegriffenen Zeichen nicht der Fall. Die Bestandteile "T-" und "InterConnect" sind vielmehr in der Wortmarke durch einen Bindestrich und in der Wort-/Bildmarke durch eine Reihe hinter den Buchstaben durchlaufender "Digits" in einer Weise miteinander verbunden, die eine Zusammengehörigkeit als Gesamtzeichen dokumentiert (vgl. BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ ESTRA-PUREN; BPatG GRUR 2003, 64, 66 - T-Flexitel/Flexitel).

31

e) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens verneint. Diese Art der Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens erkennt, und dass er deshalb nachfolgende Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem Inhaber des Serienzeichens zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG, m.w.N.; Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24). Vorliegend besteht aber gerade keine Übereinstimmung in einem Stammbestandteil ; vielmehr stimmt die Klagemarke umgekehrt mit dem weiteren, produktidentifizierenden Bestandteil des angegriffenen Zeichens überein.

32

f) Die Übereinstimmung des allein kennzeichnenden Bestandteils der Klagemarke mit dem Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Marke begründet aber, wie das Berufungsgericht im Ergebnis zu Recht angenommen hat, unter Berücksichtigung der Dienstleistungsidentität und trotz der geringen Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

33

aa) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt vor, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz). Dasselbe gilt, wenn der Inhaber einer Markenserie ein zusammengesetztes Zeichen benutzt , das den bekannten Bestandteil der Markenserie mit einem Bestandteil kombiniert, der mit einem anderen nicht oder weniger bekannten Kennzeichen übereinstimmt. Sowohl beim Unternehmens- als auch beim Serienkennzeichen ist nämlich der bereits erörterte Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr in einem neben dem erkennbaren Unternehmens- und Serienkennzeichen vorhandenen Bestandteil grundsätzlich die eigentliche Produktkennzeichnung erblickt (s.o. unter d unter Hinweis auf BGH GRUR 1996, 977 - DRANO/ P3-drano; GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Dem Bestandteil kommt damit eine eigenständige, produktbezogene Kennzeichnungsfunktion zu, die ihm eine selbständig kennzeichnende Stellung verleiht. Stimmt der selbständig kennzeichnende, produktbezogene Bestandteil mit einer anderen Marke überein, besteht grundsätzlich die Gefahr, dass der Verkehr diese andere Marke dem Inhaber des Unternehmens- oder Serienkennzeichens zuordnet und meint, sie bezeichne dessen Produkte oder Dienstleistungen, oder dass der Verkehr jedenfalls davon ausgeht, die Waren oder Dienstleistungen stammten von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. So liegt der Fall hier.

34

bb) Die Klagemarke stimmt mit dem selbständig kennzeichnenden Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Bezeichnung "T-InterConnect" überein. Es besteht deshalb die Gefahr, dass der Verkehr die Klagemarke gedanklich mit der Beklagten als Inhaberin des bekannten Serien- und Unternehmenskennzeichens "T-" in Verbindung bringt.

35

Das Berufungsgericht hat dazu unangegriffen festgestellt, dass dem Verkehr sowohl die Zeichenstrategie der Beklagten als auch der Umstand bekannt ist, dass die Beklagte den mit ihrem bekannten Unternehmenskennzeichen übereinstimmenden Bestandteil "T-" als Stammbestandteil einer Zeichenserie mit weiteren, auf die jeweiligen Dienstleistungsbereiche bezogenen Bestandteilen kombiniert. Aus der produktbezogenen Kennzeichnungsfunktion des Bestandteils "InterConnect" folgt seine selbständig kennzeichnende Stellung in der zusammengesetzten Marke der Beklagten, für die angesichts der Bekanntheit des mit diesem Bestandteil kombinierten Unternehmens- und Serienkennzeichens auch die geringe Kennzeichnungskraft ausreicht. Denn je bekannter das Unternehmens- und Serienkennzeichen ist, desto deutlicher tritt die eigenständige , produktbezogene Kennzeichnungsfunktion des weiteren Bestandteils in den Vordergrund, die die selbständig kennzeichnende Stellung begründet. Entgegen dem Vorbringen der Revision ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nicht, dass eine selbständig kennzeichnende Stellung eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft voraussetzt. Soweit der Gerichtshof in der Entscheidung "THOMSON LIFE" die normale Kennzeichnungskraft des Bestandteils erwähnt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 37), ist dies auf die vom nationalen Gericht gestellte Vorlagefrage zurückzuführen. Aus dem Gesamtzusammenhang der Entscheidungsgründe ergibt sich, dass grundsätzlich jeder unterscheidungskräftige Bestandteil über selbständige Kennzeichnungskraft verfügen kann.

36

Das Berufungsgericht hat weiter festgestellt, der Verkehr könne bei Wahrnehmung von "T-InterConnect" glauben, die im Markt bedeutende, auf Expansion ausgerichtete Beklagte habe sich die Klägerin einverleibt oder deren bisheriges Recht erworben. Diese Beurteilung ist entgegen dem Vorbringen der Revision nicht erfahrungswidrig. Sie stimmt vielmehr mit den zuvor genannten Erfahrungssätzen überein und folgt daraus, dass der mit der Klagemarke übereinstimmende Bestandteil "InterConnect" in der angegriffenen Bezeichnung über eine selbständig kennzeichnende Stellung verfügt.

37

g) Die weiteren Anspruchsvoraussetzungen hat das Berufungsgericht zutreffend und von den Parteien unbeanstandet bejaht. Das für den Schadensersatzanspruch erforderliche Verschulden liegt vor. Die Beklagte hat zumindest fahrlässig gehandelt.

38

3. Unter den gegebenen Umständen bedarf es keiner Entscheidung, ob sich die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auch aus einer Verletzung des Unternehmenskennzeichens "InterConnect" der Klägerin ergeben.

39

4. Soweit für die Zeit vor dem 1. Januar 2000 gegenüber dem zeichenrechtlichen Schadensersatzanspruch die Verjährungseinrede gemäß § 20 MarkenG durchgreift, steht der Klägerin - wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat - ein bereicherungsrechtlicher Anspruch zu, der sich aus der in § 20 Satz 2 MarkenG enthaltenen Rechtsfolgenverweisung auf § 852 BGB ergibt (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 20 Rdn. 34).

40

5. Die Revision der Beklagten ist daher mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

41

Eine Änderung der Kostenentscheidung des Berufungsgerichts von Amts wegen ist entgegen dem Vorbringen der Revisionserwiderung nicht veranlasst. Das Berufungsgericht hat die Klägerin mit einem Viertel der Kosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens belastet, weil es die auf Verletzungshandlungen aus der Zeit vor dem 1. Januar 2000 beruhenden Ansprüche nur nach dem Hilfsantrag und nicht nach dem Hauptantrag zugesprochen hat. Es hat die Kostenquote vertretbar damit begründet, dass der aufgrund des Hilfsantrags zugesprochene Bereicherungsanspruch gegenüber dem mit dem Hauptantrag geltend gemachten Schadensersatzanspruch weniger weit reicht, weil nur die Abrechnungsmethode der Lizenzanalogie zur Verfügung steht, während bei dem Schadensersatzanspruch die drei anerkannten Arten der Schadensberechnung eröffnet gewesen wären. Insbesondere richtet sich der Bereicherungsanspruch nicht auf Herausgabe des Verletzergewinns, der nur im Rahmen eines Schadensersatzanspruchs geltend gemacht werden kann (BGHZ 99, 244, 248 f. - Chanel No. 5 I).