Bundesgerichtshof Beschluss, 13. Dez. 2007 - I ZB 39/05

bei uns veröffentlicht am13.12.2007

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 39/05 Verkündet am:
13. Dezember 2007
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Marke Nr. 398 14 720
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
idw Informationsdienst Wissenschaft
Besteht eine zusammengesetzte Marke aus einer Buchstabenfolge (hier: idw),
die eine Abkürzung der weiteren Wortbestandteile (hier: Informationsdienst
Wissenschaft) darstellt, kann die Verknüpfung zwischen der Buchstabenfolge
und den Wortbestandteilen einer Neigung des Verkehrs, die Marke bei Benennungen
auf die Buchstabenfolge zu verkürzen, insbesondere dann entgegenstehen
, wenn die Buchstabenfolge dem Verkehr als Abkürzung nicht allgemein
bekannt ist und auch keine Schwierigkeiten bestehen, sich die längeren Wortbestandteile
einzuprägen.
BGH, Beschl. v. 13. Dezember 2007 - I ZB 39/05 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 13. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und
die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers wird der am 8. März 2005 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des 32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:


1
I. Für den Markeninhaber ist die am 16. März 1998 angemeldete Wortmarke Nr. 398 14 720 am 16. September 1998 für die Waren und Dienstleistungen (für die kursiv gesetzten Waren und Dienstleistungen hat das Bundespatentgericht die Löschung angeordnet bzw. die Löschungsanordnung des Deutschen Patent- und Markenamts bestätigt) Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte , telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger ; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme , Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte ; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren , Informationsbriefe und Zeitungen; Fotografien, Graphiken; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Erstellen von Bildreportagen und Tonreportagen; Übermittlung von Nachrichten, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von Audiodateien , Bildschirmtextdienst, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Presseagenturen, Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und Übertragung von Informationen gegen Entgelt für Dritte; Produktion und Aus- strahlung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen; Erziehung und Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Herausgabe und Veröffent- lichung von Schulungsmaterial; Veranstaltung und Organisation von Schulungen ; Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulungen , Konferenzen und Kongressen; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software und Design von Computer -Software; Computerberatungsdienste, Erstellen von Ton- und Bildreporta- gen; Vermietung von Computer-Software; Betrieb von Datenbanken; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Graphikers; Dienstleistungen eines Redakteurs; Verwaltung von Urheberrechten; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen über Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet eingetragen worden. Die Eintragung ist am 15. Oktober 1998 veröffentlicht worden.
2
Gegen die Eintragung hat der Widersprechende zu 1 aus seiner seit dem 26. Oktober 1984 als durchgesetzt eingetragenen Wortmarke Nr. 1 069 633 IDW und seiner seit dem 1. September 1986 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 1 095 846 Widerspruch erhoben. Diese Widerspruchsmarken sind geschützt für die Dienstleistungen Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern des Zeicheninhabers, insbesondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte Berufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbegleitender Fortbildung, Unterhaltung von Präsenzbibliotheken, Veröffentlichungen von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern; Erstattung von Gutachten in fachlichen und beruflichen Fragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern, insbesondere auch gegenüber den gesetzgebenden Körperschaf- ten von Bund und Ländern; wissenschaftliche und finanzielle Förderung von Hochschularbeiten und Bibliotheken auf dem Gebiet des wirtschaftlichen Prüfungs - und Treuhandwesens; Abschluss von Gruppenversicherungs-Verträgen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie für außerordentliche Mitglieder.
3
Die Widersprechende zu 2 hat Widerspruch erhoben aus ihrer seit dem 7. Oktober 1994 für die Waren und Dienstleistungen Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Buchbinderartikel, nämlich Buchbindegarn, -leinen und andere textile Stoffe zum Buchbinden; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Text-, Ton- und Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; Druckereierzeugnisse, nämlich Druckschriften , Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Kataloge, Spiele; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten; Produktion von Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträgern ; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften und Büchern; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 .
4
Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Teillöschung der Marke beschlossen, und zwar aufgrund der Widersprüche aus den Marken Nr. 1 069 633 und 1 095 846 des Widersprechenden zu 1 für die Dienstleistungen Erziehung und Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen sowie aufgrund des Widerspruchs aus der Marke Nr. 2 079 789 der Widersprechenden zu 2 für die Waren und Dienstleistungen Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet.
5
Im Übrigen hat die Markenstelle die Widersprüche zurückgewiesen.
6
Gegen diese Entscheidung haben die Beteiligten Beschwerde eingelegt. Der Markeninhaber hat ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt , das hilfsweise der Entscheidung zugrunde gelegt werden soll und in dem er einen näher bezeichneten Teil der Waren und Dienstleistungen mit dem Zusatz "außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung" versehen hat.
7
Das Bundespatentgericht hat auf die Beschwerde des Widersprechenden zu 1 die gegenüber der Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts zusätzliche Teillöschung der Marke für die Waren und Dienstleistungen Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte , telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger ; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme , Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate ); Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und Überarbeitung von Informationen gegen Entgelt für Dritte; Herausgabe und Veröffentlichung von Schulungsmaterial; Dienstleistungen eines Redakteurs; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen für Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet angeordnet. Auf die Beschwerde der Widersprechenden zu 2 hat das Bundespatentgericht die zusätzliche Teillöschung der Marke für die Waren und Dienstleistungen Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte , telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger ; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme , Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte ; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten , Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung ; Übermittlung von Audiodateien, Bildschirmtext, Fernschreibdienst , Fernsprechdienst; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung , insbesondere Aktualisieren von Computer-Software, Erstellen von Ton- und Bildreportagen; Betrieb von Datenbanken; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen über Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet beschlossen. Auf die Beschwerde des Markeninhabers hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts insoweit aufgehoben , als die Marke für die Dienstleistung "Erziehung" gelöscht worden ist. Die weitergehenden Beschwerden der Beteiligten hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen.
8
Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Widersprechenden beantragen, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
9
II. Das Bundespatentgericht hat die Widersprüche teilweise für begründet erachtet und sie im Übrigen zurückgewiesen. Dazu hat es ausgeführt:
10
Zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken bestehe für einen Teil der Waren und Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslun- gen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr seien nur diejenigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken zu berücksichtigen, für die eine Benutzung während der nach § 43 Abs. 1 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeiträume von Oktober 1993 bis Oktober 1998 und von Juli 1999 bis Juli 2004 bei den Widerspruchsmarken Nr. 1 069 633 und 1 095 846 und während des Zeitraums vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004 bei der Widerspruchsmarke Nr. 2 079 789 glaubhaft gemacht worden sei. Dies sei für eine Reihe näher bezeichneter Waren und Dienstleistungen durch die eidesstattlichen Versicherungen der Organe der Widersprechenden und durch Vorlage von Unterlagen geschehen. Der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung stehe nicht entgegen, dass häufig beschreibende Angaben im Zusammenhang mit den Widerspruchsmarken verwendet worden seien. Zwischen den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke und den Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke geschützt und die Benutzung glaubhaft gemacht worden sei, bestehe teilweise Identität oder Ähnlichkeit.
11
Bei der angegriffenen Marke sei der Bestandteil "Informationsdienst Wissenschaft" glatt beschreibend und werde bei der Benennung der Marke nicht mitverwendet. Die angegriffene Marke und die Wortmarke Nr. 1 069 633 stimmten klanglich überein. Innerhalb des Bereichs der Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit bestehe bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und klanglicher Zeichenidentität Verwechslungsgefahr.
12
Für die Wort-/Bildmarke Nr. 1 095 846 des Widersprechenden zu 1 lasse sich ebenfalls nicht ausschließen, dass auch diese Marke von einem erheblichen Teil des Verkehrs bei der Benennung auf "IDW" verkürzt werde. Der Wortbestandteil "INSTITUT DER WIRTSCHAFTSPRÜFER" sei als Firmenmarke nicht geeignet, die Marke mitzuprägen.

13
Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft, Ähnlichkeit der wechselseitigen Waren und Dienstleistungen und klanglicher Zeichenidentität bestehe Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Eine Verwechslungsgefahr sei unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens auch gegeben, soweit Teile des Verkehrs die Marke nicht verkürzten, sondern mit "INSTITUT DER WIRTSCHAFTSPRÜFER IDW" bezeichneten. Die kollidierenden Marken würden wegen Übereinstimmungen in den prägenden Bestandteilen irrig einem Unternehmen zugeordnet.
14
Bei der angegriffenen Marke und der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 der Widersprechenden zu 2 seien die Wortbestandteile "Informationsdienst Wissenschaft" und "Verlag GmbH" glatt beschreibend und prägten den Gesamteindruck nicht mit. Es bestehe deshalb klangliche Zeichenidentität. Soweit von einer Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen zwischen dieser Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke auszugehen sei, liege bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und klanglicher Zeichenidentität eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor. Aber auch bei den Teilen des Verkehrs, die die Widerspruchsmarke mit "IDW Verlag GmbH" bezeichneten , könne die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens nicht ausgeschlossen werden.
15
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde des Markeninhabers hat in der Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.
16
1. Widerspruch aus der Wortmarke Nr. 1 069 633 "IDW"
17
Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den kollidierenden Marken für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, bejaht. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
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a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 11.5.2006 - I ZB 28/04, GRUR 2006, 859 Tz. 16 = WRP 2006, 1227 - Malteserkreuz ; BGHZ 171, 89 Tz. 33 - Pralinenform).
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b) Das Bundespatentgericht hat eine Ähnlichkeit zwischen denjenigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die von der Löschungsanordnung erfasst werden, und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, deren Benutzung glaubhaft gemacht worden ist, rechtsfehlerfrei bejaht.
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aa) Der Markeninhaber hat die Einrede mangelnder Benutzung i.S. von § 43 Abs. 1 MarkenG erhoben. Bei der Entscheidung dürfen deshalb nur diejenigen Waren oder Dienstleistungen der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden , für die der Widersprechende zu 1 eine Benutzung glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Maßgeblich für die Frage der Benutzung in zeitlicher Hinsicht sind vorliegend nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Fünfjahreszeitraum vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 15. Oktober 1998 und nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG der weitere Fünfjahreszeitraum vor der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 14. Juli 2004 (vgl. BGH, Beschl. v. 14.5.1998 - I ZB 9/96, GRUR 1998, 938, 939 f. = WRP 1998, 993 - DRAGON; Beschl. v. 10.11.1999 - I ZB 53/98, GRUR 2000, 510 = WRP 2000, 541 - Contura; Beschl. v. 15.9.2005 - I ZB 10/03, GRUR 2006, 150 Tz. 8 = WRP 2006, 241 - NORMA).
21
bb) Das Bundespatentgericht ist für diese Zeiträume zu Recht von der Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Wortmarke "IDW" ausgegangen. Es hat angenommen, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke "IDW" für den Zeitraum von Oktober 1993 bis Oktober 1998 durch die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers K. des Widersprechenden zu 1 vom 17. Dezember 1999 und die Anlagen 2 bis 9, 11, 15 und 18 und für den Zeitraum vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004 durch die eidesstattliche Versicherung des Vorstandssprechers Prof. Dr. N. vom 10. Februar 2004 nebst Anlagen glaubhaft gemacht worden ist.
22
Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde im Ergebnis ohne Erfolg mit der Begründung, aus den eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und 10. Februar 2004 folge nicht, welche der verschiedenen Widerspruchsmarken benutzt worden seien. Aus den beigefügten Anlagen ergebe sich kein einheitliches Bild einer ernsthaften Benutzung.
23
(1) Eine Unterscheidung zwischen den Widerspruchsmarken ist vorliegend allerdings erforderlich.
24
Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, für die sie eingetragen ist. Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, Beschl. v. 20.1.2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515 = WRP 2005, 620 - FERROSIL; Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Tz. 12 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night). Diese Beurteilung ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten. In der Rechtsbeschwerdeinstanz ist sie nur eingeschränkt überprüfbar. Feststellungen dazu, dass der Verkehr die Wortmarke Nr. 1 069 633 und die Wort-/Bildmarken Nr. 1 095 846 und Nr. 2 079 789 als ein und dasselbe Zeichen ansieht, hat das Bundespatentgericht nicht getroffen. Dazu müsste der Verkehr den in den Wort-/Bildmarken gegenüber dem Markenwort "IDW" der Wortmarke Nr. 1 069 633 hinzugefügten Wortbestandteilen und den weiteren Bildbestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimessen (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; GRUR 2005, 515 - FERROSIL). Für eine derartige Annahme ist vorliegend nichts ersichtlich.
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Die Benutzung der für Waren und Dienstleistungen eingetragenen Marke wirkt zudem nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu garantieren , indem sie ihm ermöglicht, die Waren und Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG liegt dementsprechend nicht vor, wenn das Zei- chen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet (BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 253/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA; Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO).
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(2) Die erforderliche Unterscheidung zwischen den einzelnen Widerspruchsmarken hat das Bundespatentgericht getroffen. Es ist auch zutreffend davon ausgegangen, dass durch die eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und 10. Februar 2004 und die beigefügten Anlagen eine rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke "IDW" i.S. von § 26 MarkenG für folgende Dienstleistungen glaubhaft gemacht worden ist: Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern des Zeicheninhabers, insbesondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte Berufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbegleitender Fortbildung, Veröffentlichungen von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern; Erstattung von Gutachten in fachlichen und beruflichen Fragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern, insbesondere auch gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften von Bund und Ländern.
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In den eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und 10. Februar 2004 wird zwar zwischen den Widerspruchsmarken nicht im Einzelnen unterschieden. Vielmehr ist in der eidesstattlichen Versicherung vom 17. Dezember 1999 nur allgemein von der Widerspruchsmarke die Rede. Auf welche Widerspruchsmarke sich die Angaben in dieser eidesstattlichen Versicherung beziehen, wird jedoch durch die beigefügten Anlagen hinreichend deutlich , auf die sich das Bundespatentgericht bezogen hat. Aufgrund der Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 17. Dezember 1999 und der Anlagen (Anl. 2 bis 9, 11, 15 und 18) ist das Bundespatentgericht zu Recht davon ausgegangen , dass eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke "IDW" von dem Widersprechenden zu 1 im Zeitraum vom 15. Oktober 1993 bis 15. Oktober 1998 glaubhaft gemacht worden ist. Entsprechendes gilt für den Zeitraum vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004, für den das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat, die rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke "IDW" i.S. von § 26 MarkenG sei durch die eidesstattliche Versicherung vom 10. Februar 2004 und die beigefügten Anlagen glaubhaft gemacht.
28
cc) Ebenso wenig ist aus Rechtsgründen zu beanstanden, dass das Bundespatentgericht eine Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke "IDW", für die es eine rechtserhaltende Benutzung festgestellt hat, und den zu löschenden Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke bejaht hat.
29
(1) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine absolute Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden kann (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922 Tz. 15 - Canon; BGH, Beschl. v. 28.9.2006 - I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Tz. 20 = WRP 2007, 321 - COHIBA).
30
(2) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass zwischen den Waren und Dienstleistungen, für die die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Dienstleistungen "Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern ; Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen; Veröffentlichung von Verlautbarungen, Unterhaltung von Präsenzbibliotheken" jedenfalls Ähnlichkeit gegeben ist.
31
Gegen diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung macht die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg geltend, das Bundespatentgericht habe rechtsfehlerhaft angenommen, es gehe jeweils um Aus- oder Fortbildung. Sie rügt, das Bundespatentgericht habe zu Unrecht unberücksichtigt gelassen , dass sich die durch die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen an eine hoch spezialisierte Zielgruppe richteten, während die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke ein allgemeines Publikum mit erhöhtem Bildungsstand ansprächen. Das hat das Bundespatentgericht ebenfalls seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Es hat zu Recht angenommen, dass die wechselseitigen Dienstleistungen dem Bereich Wissenschaft und Forschung zuzurechnen sind und der größere Kreis der durch die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke angesprochenen Verkehrskreise die Annahme einer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht hindere.
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(3) Schließlich steht der vom Bundespatentgericht angenommenen Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen auch nicht der Umstand entgegen, dass der Markeninhaber ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt hat, das der Entscheidung hilfsweise zugrunde gelegt werden soll und in dem er einen Teil der Waren und Dienstleistungen mit dem Zusatz "Außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung" versehen hat. Die teilweise Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke um den Bereich der "Wirtschafts- und Steuerberatung" stellt einen Teilverzicht auf die angegriffene Marke i.S. von § 48 MarkenG dar. Dieser Teilverzicht ist schon deshalb unwirksam, weil die Verzichtserklärung, die ohne weiteres zum vollständigen oder teilweisen Erlöschen der Marke führt (vgl. BGH, Beschl. v. 19.10.2000 - I ZB 62/98, GRUR 2001, 337, 338 = WRP 2001, 408 - EASYPRESS), nicht bedingt abgegeben werden kann (Fezer, Markenrecht , 3. Aufl., § 48 Rdn. 7; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 48 Rdn. 6), wie dies vorliegend geschehen ist.
33
c) Zutreffend ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass die als verkehrsdurchgesetztes Zeichen eingetragene Widerspruchsmarke "IDW" mangels entgegenstehender Anhaltspunkte über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. BGHZ 171, 89 Tz. 35 - Pralinenform).
34
d) Nicht frei von Rechtsfehlern ist allerdings die Annahme des Bundespatentgerichts , es liege klangliche Zeichenidentität zwischen den kollidierenden Marken vor. Mit der gebotenen Sicherheit sei nicht auszuschließen, dass die angegriffene Marke auf "idw" verkürzt werde.
35
Das Abstellen auf die Zeichenidentität in klanglicher Hinsicht ist allerdings aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofs ist nicht auszuschließen, dass allein die klangliche Zeichenähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr begründen kann (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Tz. 27 f. = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 23.3.2006 - C-206/04, Slg. 2006, I-2717 = GRUR 2006, 413 Tz. 21 - ZIRH/SIR; BGHZ 139, 340, 347 - Lions).
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Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang geltend, der klanglichen Zeichenähnlichkeit komme für die Annahme einer Verwechslungsgefahr vorliegend keine Bedeutung zu. Nähere Darlegungen, warum die klangliche Zeichenähnlichkeit ausnahmsweise außer Betracht bleiben soll, zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf. Allein der Hinweis der Rechtsbeschwerde , der Widersprechende zu 1 kommuniziere mit seinen Mitgliedern zum weitaus überwiegenden Teil in schriftlicher Form, rechtfertigt nicht die vollständige Außerachtlassung der klanglichen Zeichenähnlichkeit.
37
Das Bundespatentgericht hat jedoch rechtsfehlerhaft angenommen, der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde ausschließlich durch "idw" geprägt. Zwar kann der Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke durch einzelne Wortbestandteile geprägt werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck einer Marke nicht mitbestimmen. Anders als das Bundespatentgericht angenommen hat, genügt dazu aber nicht, dass nur nicht ausgeschlossen werden kann, der Verkehr werde die angegriffene Marke auf "idw" verkürzen und den weiteren Wortbestandteil "Informationsdienst Wissenschaft" weglassen. Auch ein Bestandteil, der eine beschreibende Angabe enthält, kann zum Gesamteindruck beitragen (BGH, Urt. v. 6.5.2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 785 = WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Ob dies der Fall ist, muss der Tatrichter im Rahmen der Beurteilung des Gesamteindrucks feststellen. Daran fehlt es vorliegend. Dafür, dass der Verkehr die angegriffene Marke nicht auf "idw" verkürzt, spricht, dass die Buchstabenfolge - anders als bei einer Phantasiebezeichnung - die Abkürzung der weiteren Wortbestandteile "Informationsdienst Wissenschaft" der zusammengesetzten Marke darstellt. Der sachliche Bezug der Buchstabenfolge zu den weiteren Wortbestandteilen kann einer Neigung des Verkehrs zur Verkürzung entgegenstehen. Etwas anderes könnte sich dann ergeben, wenn der Verkehr Schwierigkeiten hat, sich die längeren Wortbestandteile einzuprägen, und deshalb dazu neigt, die Bezeichnung in einer die Merkbarkeit und Ansprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS), oder wenn die Buchstabenfolge "idw" dem Verkehr als Abkürzung für die weiteren Angaben "Informationsdienst Wissenschaft" allgemein bekannt ist. Entsprechendes hat das Bundespatentgericht aber nicht festgestellt; hierfür ist auch nach dem Parteivortrag nichts ersichtlich.
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2. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke Nr. 1 095 846
39
Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, dass zwischen der Widerspruchsmarke Nr. 1 095 846 und der angegriffenen Marke im Hinblick auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht, hält nicht in allen Punkten der rechtlichen Nachprüfung stand.
40
a) Zu Recht hat das Bundespatentgericht eine Ähnlichkeit zwischen den von der Anordnung der Löschung erfassten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke bejaht, deren Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.
41
aa) Der Markeninhaber hat auch im Hinblick auf diese Widerspruchsmarke die Einrede mangelnder Benutzung erhoben. Das Bundespatentgericht ist jedoch zu Recht davon ausgegangen, dass der Widersprechende zu 1 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 26 MarkenG aufgrund der eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und 10. Fe- bruar 2004 und den vom Bundespatentgericht zu diesen eidesstattlichen Versicherungen in Bezug genommenen Anlagen glaubhaft gemacht hat. Hierzu wird auf die Ausführungen unter III 1 b aa und bb Bezug genommen, die entsprechend gelten. Aus den Anlagen zu den eidesstattlichen Versicherungen, auf die das Bundespatentgericht zur Begründung der Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung dieser Widerspruchsmarke verwiesen hat, folgt eine Benutzung der Widerspruchsmarke entweder in der eingetragenen Form oder in einer Form, in der die zwei Rechtecke nicht grau, sondern hell unterlegt sind und die den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke i.S. von § 26 Abs. 3 MarkenG nicht verändert. Dies reicht für die Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke i.S. von § 26 MarkenG aus.
42
bb) Zur Ähnlichkeit der von der angegriffenen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gelten die Ausführungen unter III 1 b cc entsprechend.
43
b) Das Bundespatentgericht ist zutreffend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Dagegen erinnern die Beteiligten nichts.
44
c) Nicht frei von Rechtsfehlern sind aber die Ausführungen des Bundespatentgerichts zur Zeichenähnlichkeit.
45
Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, es bestehe klangliche Zeichenidentität, weil nicht mit der gebotenen Sicherheit auszuschließen sei, dass der Verkehr die Vergleichsmarken bei ihrer Benennung auf "IDW" verkürze. Dass dies nicht auszuschließen ist, reicht - wie oben unter III 1 d dargelegt - für die Annahme einer Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke und der komplexen Wort-/Bildmarke allein durch "IDW" nicht aus.

46
Das Bundespatentgericht hat weiter angenommen, diejenigen Teile des Verkehrs, die die Widerspruchsmarke bei der mündlichen Wiedergabe mit "INSTITUT DER WIRTSCHAFTSPRÜFER IDW" bezeichneten, würden zwar die Unterschiede zwischen den Marken erkennen, bei der Widerspruchsmarke in "IDW" aber einen Stammbestandteil sehen und die kollidierenden Marken einem Unternehmen zuordnen.
47
Zu Recht macht die Rechtsbeschwerde dagegen geltend, das Bundespatentgericht habe keine Feststellungen dazu getroffen, dass der Verkehr Anlass habe, in dem aus verschiedenen Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Zeichen "IDW" den Stamm einer Zeichenserie zu sehen (vgl. hierzu EuGH, Urt. v. 13.9.2007 - C-234/06, GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 f. = MarkenR 2007, 427 - Bainbridge; BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG; Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 45 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit).
48
3. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 IDW Verlag
49
Das Bundespatentgericht hat weiterhin angenommen, dass zwischen der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 der Widersprechenden zu 2 und der angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Auch dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde im Ergebnis mit Erfolg.
50
a) Zutreffend ist das Bundespatentgericht allerdings davon ausgegangen , dass die Widersprechende zu 2 eine rechtserhaltende Benutzung der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 glaubhaft gemacht hat. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 15. Oktober 1998 war die am 7. Oktober 1994 eingetragene Widerspruchsmarke noch keine fünf Jah- re eingetragen. Maßgeblich für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung ist im Streitfall daher nicht § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, sondern ausschließlich der Fünfjahreszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004. Für diesen Zeitraum hat die Widersprechende zu 2 eine rechtserhaltende Benutzung für eine Reihe vom Bundespatentgericht näher bezeichneter Waren und Dienstleistungen aufgrund der eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers von B. vom 23. Juni 2000 und der vom Bundespatentgericht in Bezug genommenen Anlagen glaubhaft gemacht. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde, soweit die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Text-, Ton- und Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; Produktion von Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträgern ; Veröffentlichung und Herausgabe von mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art in Rede steht. Das Bundespatentgericht konnte jedoch zu Recht aufgrund der in Bezug genommenen Anlagen 25 und 26 von einer rechtserheblichen Benutzung für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ausgehen. Den zahlreichen Daten auf den angeführten Anlagen ist auch ein hinreichender Bezug zu dem maßgeblichen Fünfjahreszeitraum zu entnehmen. Die Vielzahl der vorgelegten Anlagen und die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 23. Juni 2000, die sich auch auf den maßgeblichen Fünfjahreszeitraum beziehen , belegen, dass die Widerspruchsmarke von der Widersprechenden zu 2 ernsthaft benutzt worden ist. Schließlich hat die Widersprechende zu 2 die Widerspruchsmarke auch in der mit der Eintragung identischen Form oder in einer Weise benutzt, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.
51
b) Zutreffend hat das Bundespatentgericht auch eine Identität oder Ähnlichkeit der kollidierenden Marken für einen Teil der Waren und Dienstleistun- gen bejaht. Die Feststellung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist sie nur darauf überprüfbar, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (BGH GRUR 2007, 1066 Tz. 23 - Kinderzeit

).


52
Anders als die Rechtsbeschwerde meint, kommt es in diesem Zusammenhang nicht darauf an, dass die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen für Druckereierzeugnisse zum Themengebiet "Wirtschaftsrecht" benutzt werden und die Widersprechende zu 2 ihre Abnehmerkreise bei Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsjuristen findet. Die Eintragung der Widerspruchsmarke ist für die Waren und Dienstleistungen nicht beschränkt auf Produkte und Dienstleistungen mit wirtschaftsrechtlichem Inhalt erfolgt. Die Widerspruchsmarke ist für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend benutzt worden, ohne dass es auf den jeweiligen thematischen Inhalt der Druckerzeugnisse (z.B. Wirtschaftsrecht) ankommt.
53
c) Zutreffend ist das Bundespatentgericht auch von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen.
54
d) Nicht frei von Rechtsfehlern ist allerdings die Annahme des Bundespatentgerichts , die Kollisionsmarken seien sich so ähnlich, dass zwischen ihnen eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.
55
Dies folgt allerdings nicht bereits daraus, dass das Bundespatentgericht nicht ausschließlich auf eine visuelle Zeichenähnlichkeit abgestellt und eine klangliche Zeichenähnlichkeit in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein- bezogen hat (hierzu Abschn. III 1 d). Die Rechtsbeschwerde zeigt auch insoweit nichts dafür auf, dass mündliche Markenbenennungen auf den in Rede stehenden Waren- und Dienstleistungssektoren keine Rolle spielen.
56
Das Bundespatentgericht hat jedoch bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Widerspruchsmarke mit der angegriffenen Marke rechtsfehlerhaft nicht berücksichtigt , dass die Angabe "Informationsdienst Wissenschaft" bei der angegriffenen Marke zum Gesamteindruck beitragen könnte (hierzu Abschn. III 1 d). Es hat deshalb den Gesamteindruck der kollidierenden Marken und die Zeichenähnlichkeit nicht rechtsfehlerfrei bestimmt.
Bornkamm Pokrant Büscher
Bergmann Kirchhoff
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.03.2005 - 32 W(pat) 79/02 -

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Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch


(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht. (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen 1. ein mi

Markengesetz - MarkenG | § 26 Benutzung der Marke


(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eing

Markengesetz - MarkenG | § 9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse


(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, 1. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleis

Markengesetz - MarkenG | § 43 Einrede mangelnder Benutzung, Entscheidung über den Widerspruch


(1) Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Einrede der Nichtbenutzung erhebt, nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmelde- oder P

Markengesetz - MarkenG | § 48 Verzicht


(1) Auf Antrag des Inhabers der Marke wird die Eintragung jederzeit für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Register gelöscht. (2) Ist im Register eine Person als Inhaber eines Rechts an der Mark

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Bundesgerichtshof Urteil, 08. Feb. 2007 - I ZR 71/04

bei uns veröffentlicht am 08.02.2007

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL UND VERSÄUMNISURTEIL I ZR 71/04 Verkündet am: 8. Februar 2007 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ:

Bundesgerichtshof Urteil, 21. Juli 2005 - I ZR 293/02

bei uns veröffentlicht am 21.07.2005

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 293/02 Verkündet am: 21. Juli 2005 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Beschluss, 15. Sept. 2005 - I ZB 10/03

bei uns veröffentlicht am 15.09.2005

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 10/03 Verkündet am: 15. September 2005 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 395 06 940 Nachschlagewerk:

Bundesgerichtshof Urteil, 22. Nov. 2001 - I ZR 111/99

bei uns veröffentlicht am 22.11.2001

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 111/99 Verkündet am: 22. November 2001 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR

Bundesgerichtshof Urteil, 20. Sept. 2007 - I ZR 94/04

bei uns veröffentlicht am 20.09.2007

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Bundesgerichtshof Urteil, 06. Mai 2004 - I ZR 223/01

bei uns veröffentlicht am 06.05.2004

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 223/01 Verkündet am: 6. Mai 2004 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: j

Bundesgerichtshof Urteil, 26. Apr. 2001 - I ZR 212/98

bei uns veröffentlicht am 26.04.2001

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 212/98 Verkündet am: 26. April 2001 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR

Bundesgerichtshof Beschluss, 11. Mai 2006 - I ZB 28/04

bei uns veröffentlicht am 11.05.2006

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 28/04 Verkündet am: 11. Mai 2006 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke 395 20 154 Nachschlagewerk: ja BGH

Bundesgerichtshof Urteil, 08. Nov. 2001 - I ZR 139/99

bei uns veröffentlicht am 08.11.2001

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 139/99 Verkündet am: 8. November 2001 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR :

Bundesgerichtshof Urteil, 27. Feb. 2003 - I ZR 253/00

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Bundesgerichtshof Beschluss, 28. Sept. 2006 - I ZB 100/05

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BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 100/05 Verkündet am: 28. September 2006 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 300 53 481 Nachschlagewe

Bundesgerichtshof Beschluss, 20. Jan. 2005 - I ZB 31/03

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BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 31/03 vom 20. Januar 2005 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 395 00 468 Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja FERROSIL MarkenG § 26 Abs. 1 und Abs. 3 Die Marke "FERROSIL" wir

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BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 62/98 Verkündet am: 19. Oktober 2000 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:
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Bundesgerichtshof Beschluss, 09. Nov. 2017 - I ZB 45/16

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BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 45/16 vom 9. November 2017 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja OXFORD/Oxford Club Verordnung (EG) Nr. 40/94 Art. 7 Abs. 3; MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2 a) Eine orig

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Bundesgerichtshof Urteil, 20. Jan. 2011 - I ZR 31/09

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DESVOLKES URTEIL I ZR 31/09 Verkündet am: 20. Januar 2011 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BG

Bundesgerichtshof Urteil, 31. Okt. 2013 - I ZR 49/12

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 49/12 Verkündet am: 31. Oktober 2013 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja OTTO

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(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
2.
wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder
3.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Schutzhindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.

(3) Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (BGBl. 1981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation) erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

(1) Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Einrede der Nichtbenutzung erhebt, nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. Der Nachweis kann auch durch eine eidesstattliche Versicherung erbracht werden. Bei der Entscheidung werden nur Waren und Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(2) Ergibt die Prüfung des Widerspruchs, daß die Marke für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu löschen ist, so wird die Eintragung ganz oder teilweise gelöscht. Kann die Eintragung der Marke nicht gelöscht werden, so wird der Widerspruch zurückgewiesen.

(3) Ist die eingetragene Marke wegen einer oder mehrerer Marken mit älterem Zeitrang zu löschen, so kann das Verfahren über weitere Widersprüche bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Eintragung der Marke ausgesetzt werden.

(4) Im Falle der Löschung nach Absatz 2 ist § 52 Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

(1) Auf Antrag des Inhabers der Marke wird die Eintragung jederzeit für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Register gelöscht.

(2) Ist im Register eine Person als Inhaber eines Rechts an der Marke eingetragen, so wird die Eintragung nur mit Zustimmung dieser Person gelöscht.

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
2.
wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder
3.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Schutzhindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.

(3) Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (BGBl. 1981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation) erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(1) Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Einrede der Nichtbenutzung erhebt, nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. Der Nachweis kann auch durch eine eidesstattliche Versicherung erbracht werden. Bei der Entscheidung werden nur Waren und Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(2) Ergibt die Prüfung des Widerspruchs, daß die Marke für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu löschen ist, so wird die Eintragung ganz oder teilweise gelöscht. Kann die Eintragung der Marke nicht gelöscht werden, so wird der Widerspruch zurückgewiesen.

(3) Ist die eingetragene Marke wegen einer oder mehrerer Marken mit älterem Zeitrang zu löschen, so kann das Verfahren über weitere Widersprüche bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Eintragung der Marke ausgesetzt werden.

(4) Im Falle der Löschung nach Absatz 2 ist § 52 Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
2.
wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder
3.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Schutzhindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.

(3) Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (BGBl. 1981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation) erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 28/04 Verkündet am:
11. Mai 2006
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Marke 395 20 154
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja
Malteserkreuz

a) Behält der mit der älteren Marke identische oder ähnliche Bildbestandteil
einer aus einem Wort- und einem Bildbestandteil bestehenden jüngeren
Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung, kann das Vorliegen von
Verwechslungsgefahr zu bejahen sein. Dies kann auch anzunehmen sein,
wenn das mit dem übernommenen Bestandteil identische oder ähnliche ältere
Zeichen nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt und
der Gesamteindruck der zusammengesetzten jüngeren Marke von dem anderen
Bestandteil dominiert oder geprägt wird (im Anschluss an EuGH, Urt.
v. 6.10.2005 - C-120/04, GRUR 2005, 1042 = WRP 2005, 1505
- THOMSON LIFE).

b) Einer schwarz-weiß eingetragenen Bildmarke kann grundsätzlich auch die
durch Benutzung in irgendeiner anderen Farbe erworbene Kennzeichnungskraft
zugerechnet werden, wenn sich durch die Wiedergabe in der
anderen Farbgestaltung die Charakteristik der Marke nicht ändert.
BGH, Beschl. v. 11. Mai 2006 - I ZB 28/04 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 11. Mai 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und
die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde des Widersprechenden wird der am 1. Oktober 2004 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:


1
I. Für den Markeninhaber ist die am 12. Mai 1995 als Kollektivmarke angemeldete Marke 395 20 154 am 6. Oktober 1995 für "Dienstleistungen einer gemeinnützigen, karitativen Einrichtung einschließlich Organisation und Durchführung karitativer Hilfsleistungen Bedürftiger auf nationaler und internationaler Ebene" in den Farben grün und weiß eingetragen worden. Die Eintragung ist am 26. Februar 1996 veröffentlicht worden.
2
Am 13. Mai 1996 hat der Widersprechende aus seiner seit dem 28. Juni 1994 unter anderem für die Dienstleistungen "Transport von Notfallpatienten, Kranken, Verletzten sowie geistig und körperlich behinderten Personen, Rettungsdienste; Veranstaltung von Reisen, insbesondere von Erholungs- und Pilgerrei- sen mit Kranken und/oder Behinderten; Reisebegleitung, insbesondere für Kranke und Behinderte; Rückholdienste; Ausbildung in Erster Hilfe, im Sanitätsdienst, im Zivil- und Katastrophenschutz , in der Unfall- und Katastrophenhilfe, in der Pflege von Kranken, Verletzten oder Verwundeten, im Gymnastikunterricht, Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Seminaren; Dienstleistungen in Erster Hilfe und im Sanitätsdienst ; Dienstleistung im Zivil- und Katastrophenschutz, nämlich Sanitätsdienst, ABC-Dienst, Betreuungsdienst von Kranken, Verletzten oder Verwundeten, Fernmeldedienst; Dienstleistung im sozialen und karitativen Betreuungsdienst, nämlich Hilfsdienste für Alte, Kranke und Behinderte, Mahlzeitendienste; Medikamentennotdienst ; Dienstleistungen von Ärzten, Chiropraktikern, Chirurgen , Optikern, Physiotherapeuten, eines Sanitäters, eines Zahnarztes; Dienstleistungen einer medizinischen Ambulanz, eines Altenheimes, einer Blutbank, von Erholungsheimen, von Genesungsheimen , eines Krankenhauses, eines Kurheimes, eines medizinischen Labors, einer Leprastation, eines Pflegeheimes, eines Sanatoriums" eingetragenen schwarz-weißen Bildmarke Nr. 2 069 437 Widerspruch erhoben.
3
Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Verwechslungsgefahr der Marken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.
4
Auf die Beschwerde des Markeninhabers hat das Bundespatentgericht den Widerspruch zurückgewiesen (MarkenR 2005, 162).
5
Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt der Widersprechende sein Löschungsbegehren weiter. Der Markeninhaber beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
6
II. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen des Löschungsgrunds der Verwechslungsgefahr (§ 43 Abs. 2 Satz 1 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) verneint. Dazu hat es ausgeführt:
7
Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr komme es neben dem Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen und der Ähnlichkeit der Marken maßgeblich darauf an, von welchem Schutzgegenstand und welchem Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei, da hierdurch der Schutzbereich einer Marke bestimmt werde. Schutzgegenstand sei der Gegenstand der Anmeldung in seiner gewählten Form. Farbig angemeldete und eingetragene Marken seien auf die konkrete farbige Gestaltung beschränkt. Dementsprechend sei die angegriffene Marke auf die farbige Darstellung eines grünen achtspitzigen Kreuzes auf einem weißen Hintergrund in Form eines Wappenschildes festgelegt. Die Widerspruchsmarke hingegen sei in schwarz-weißer Darstellung eingetragen. Eine schwarz-weiß eingetragene Mar- ke könne für die farbige Wiedergabe dann keinen Schutz beanspruchen, wenn diese durch die Farbgebung zu einem abweichend gestalteten Bild führe.
8
Der Schutzgegenstand der Widerspruchsmarke umfasse wegen des Wappencharakters der Vergleichsmarken daher allenfalls eine Darstellung, die eine den Grauwerten entsprechende farbig abgestufte Tönung zeige, nicht dagegen eine Abbildung, die zusätzlich auf einer Kontrast-Umkehr insbesondere verschiedener Farben beruhe.
9
Der Markenschutz, den die schwarz-weiß eingetragene Widerspruchsmarke im vorliegenden Fall beanspruchen könne, könne sich damit allenfalls auf eine farbige Wiedergabe beziehen, die sich im Rahmen gleicher Kontraste halte, also ein helles Kreuz auf dunklem Untergrund zeige. Davon abweichende Darstellungen, insbesondere solche, die eine Kontrast-Umkehr enthielten, seien vom Schutzgegenstand nicht mehr umfasst und könnten nicht mehr zur Bemessung des Schutzbereichs und damit zur Verteidigung der älteren Marke herangezogen werden. Würde sich nämlich der Schutz auch auf eine Darstellung der Widerspruchsmarke in der Weise erstrecken, wie sie der Darstellung der angegriffenen Marke entspräche, also ein grünes Kreuz auf weißem Hintergrund enthielte, würde sich durch diese Art der Farbumkehr nämlich der BildEindruck der älteren Marke verändern, da die Gestaltung der Kontraste in der eingetragenen Schwarz-Weiß-Darstellung gerade ein weißes Kreuz auf dunklem bzw. schwarzem Untergrund zeige. Auf diese Gestaltung sei die Widerspruchsmarke beschränkt. Eine Farbumkehr würde hier zu einer anderen Kennzeichnung führen, wie am Beispiel der Schweizer Flagge, die ein weißes Kreuz auf rotem Grund zeige, und dem Symbol des Roten Kreuzes zu erkennen sei, das ein rotes Kreuz auf weißem Grund enthalte.
10
Die Umstände des Falles würden dafür sprechen, dass sich die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Bandbreite durchschnittlicher Kennzeichnungskraft eher im unteren Bereich bewege. Kreuzdarstellungen seien im karitativen Bereich grundsätzlich eher nicht originell, da sie als Symbol für Wohlfahrtspflege auch von anderen Organisationen eingesetzt würden. Daher spiele nach der Lebenserfahrung bei der Wiedererkennung einer solchen Kennzeichnung die konkrete Farbgestaltung eine herausragende Rolle. Die angesprochenen Verkehrskreise seien daran gewöhnt, die unterschiedlichen Anbieter an Hand der konkreten Farbgebung bzw. Farbkombination und der Umrahmung oder der Hintergrundgestaltung des Zeichens zu unterscheiden. Dies gelte auch für den vorliegenden Fall, da die Johanniter-Unfall-Hilfe das identische Kreuz in unterschiedlicher Farbkombination verwende.
11
Die geltend gemachte kraft Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke habe der Markeninhaber bestritten, so dass die Benutzungslage im Widerspruchsverfahren grundsätzlich nicht berücksichtigt werden könne. Darüber hinaus habe der Widersprechende die Verwendung der Widerspruchsmarke nur in farbiger Gestaltung mit weißem Kreuz auf rotem Hintergrund belegt. Die Beispiele würden daher keinen Aufschluss darüber geben, inwieweit die Bekanntheit durch die Verwendung der eingetragenen Widerspruchsmarke gefördert worden sei.
12
Letztlich bedürfe aber die Frage, von welchem Grad der Kennzeichnungskraft auszugehen sei, keiner Entscheidung, da selbst im Falle einer gesteigerten Kennzeichnungskraft - auch unter Berücksichtigung teilweiser identischer Dienstleistungen - mangels ausreichender Ähnlichkeit der Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestünde. Bei der Prüfung der Ähnlichkeit sei vom jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen auszugehen. In ihrer Gesamtheit würden sich die Marken in unmittelbarer Hinsicht hinreichend deutlich voneinander unterscheiden. Der als reine Bildmarke eingetragenen Widerspruchsmarke stehe eine aus Wort und Bild kombinierte jüngere Marke gegenüber. Eine Verwechslungsgefahr könne daher nur dann ernsthaft in Betracht gezogen werden, wenn für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken dem ein Wappenschild mit einem achtspitzigen Kreuz umfassenden Bildbestandteil der jüngeren Marke eine den Gesamteindruck prägende und selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zukomme. Dies sei nicht der Fall, da sich nach der Erfahrung der Verkehr bei derartigen Kombinationsmarken regelmäßig am kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil orientiere, weil er die einfachste Art der Benennung darstelle. Hier stünden sich eine Bildmarke und eine Kombinationsmarke mit dem deutlich herausgestellten und kennzeichnungskräftigen Wort "LAZARUS" gegenüber. Der Verkehr werde sich zur Benennung überwiegend dieses unterscheidungskräftigen Wortes bedienen und daher die Marken auseinanderhalten, zumal das Wort in der Kombination der jüngeren Marke nicht untergehe, sondern herausgehoben oberhalb des Bildbestandteils platziert sei. Deshalb bestehe in klanglicher Hinsicht keine Verwechslungsgefahr.
13
Auch in bildlicher Hinsicht sei keine Gefahr von Verwechslungen der Marken gegeben, da kein Grund dafür ersichtlich sei, dass der Bildbestandteil der angegriffenen Marke deren Gesamteindruck präge.
14
Eine begriffliche Verwechslungsgefahr scheide aus, weil das Wort "LAZARUS" nicht die Bezeichnung des Bildes darstelle. Wegen der Farbabweichungen und der Kontrastumkehr sei auch keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens oder unter dem Gesichtspunkt der organisatorischen oder wirtschaftlichen Verbindungen (sog. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne) anzunehmen.
15
III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.
16
1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt , wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Beschl. v. 24.2.2005 - I ZB 2/04, GRUR 2005, 513, 514 = WRP 2005, 744 - MEY/Ella May; Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz 12 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Seine Beurteilung, die Verwechslungsgefahr sei selbst bei gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und teilweise identischen Dienstleistungen zu verneinen, weil die sich gegenüber stehenden Zeichen nicht hinreichend ähnlich seien, ist jedoch, wie die Rechtsbeschwerde zu Recht rügt, nicht frei von Rechtsfehlern.
17
a) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Im Widerspruchsverfahren ist - wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat - auf die eingetragene Form abzustellen (vgl. BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV). Somit steht im vorliegenden Fall der älteren schwarz-weiß eingetragenen Bildmarke des Widersprechenden, die ein weißes Kreuz auf schwarzem Hintergrund in Form eines Wappenschildes zeigt, die angegriffene farbige Marke gegenüber, die neben einem grünen Kreuz auf weißem Hintergrund in Form eines Wappenschildes zusätzlich aus dem Wortbestandteil "LAZARUS" besteht.
18
Bei der Prüfung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken die fraglichen Marken jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt es nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, GRUR 2005, 1042 Tz 28/29 = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60 Tz 17 - coccodrillo, jeweils m.w.N.). Weiter ist nicht ausgeschlossen , dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - MarlboroDach ; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 31 - THOMSON LIFE).
19
b) Das Bundespatentgericht hat diese Grundsätze seiner Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Marken zugrunde gelegt. Es hat der Sache nach auch geprüft, ob eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bildbestandteils der angegriffenen Marke begründet ist, indem es im Zusammenhang mit der Prüfung der Zeichenähnlichkeit in bildlicher Hinsicht ausgeführt hat, der Verkehr könne unter Umständen aufgrund der Gestaltung, bestimmter Werbemaßnahmen oder Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betreffenden Warengebiet einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuerkennen oder in Fällen zusammengesetzter Zeichen einen Zeichenbestandteil auch im Sinne eines sonst selbständig verwendeten Zweitkennzeichens auffassen. Die Erwägungen, mit denen es eine solche selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils der angegriffenen Marke verneint hat, halten jedoch der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
20
aa) Das Bundespatentgericht führt insoweit lediglich aus, im vorliegenden Fall könne eine prägende Wirkung des Wortbestandteils "LAZARUS" nicht mit der Begründung verneint werden, es handele sich um ein fremdsprachiges Wort, das dem inländischen Verkehrsteilnehmer nicht ohne weiteres in Erinnerung bleibe. Vielmehr entspreche es im karitativen Bereich den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten , Namen wie "Lazarus", "Malteser" und "Johanniter" zu verwenden. Auch unter dem Gesichtspunkt der kennzeichnenden Bedeutung von Unternehmenskennzeichen in Kombinationsmarken bestehe kein Anlass zu der Annahme, der Verkehr werde "LAZARUS" bei der Wahrnehmung der angegriffenen Marke vernachlässigen, weil in dem hier einschlägigen Dienstleistungsbereich erfahrungsgemäß der betrieblichen Zuordnung und Bezeichnung der Organisation besonderes Gewicht beigemessen werde.
21
bb) Die Annahme, dass der Verkehr dem Bildbestandteil des angegriffenen Zeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung zumisst, hängt entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts nicht davon ab, ob eine prägende Wirkung des Wortbestandteils "LAZARUS" verneint werden kann. Vielmehr kann einem Bestandteil einer zusammengesetzten Marke auch dann eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommen, wenn der Gesamteindruck der zusammengesetzten Marke von einem anderen Bestandteil dominiert oder geprägt wird (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 34 - THOMSON LIFE). Insbesondere wenn der Verkehr in dem Wortbestandteil "LAZARUS" eine Unternehmensbezeichnung sieht, wovon das Bundespatentgericht ausgeht, kommt eine solche selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils in Betracht (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 34 - THOMSON LIFE). Da es für die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils des prioritätsjüngeren komplexen Zeichens nicht darauf ankommt, ob dieser innerhalb des zusammengesetzten Zeichens eine dominierende oder prägende Bedeutung hat, muss das mit diesem Bestandteil identische oder ähnliche prioritätsältere Zeichen auch nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 37 - THOMSON LIFE).
22
cc) Eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils der angegriffenen Marke kann sich im vorliegenden Fall insbesondere aus der Tatsache ergeben, dass dem Bildelement durch die Wappenform eine in sich geschlossene Gestalt gegeben ist. Außerdem kommt die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bildbestandteils aufgrund der vom Bundespatentgericht festgestellten Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem hier maßgeblichen Gebiet in Betracht. Danach ist dem Verkehr bekannt, dass auf dem vorliegenden Dienstleistungssektor Bildzeichen in Form von Kreuzdarstellungen auch im Zusammenhang mit wörtlichen Bezeichnungen der jeweiligen karitativen Organisation verwendet werden. Von einer solchen Benutzungsform macht auch der Widersprechende Gebrauch, der seine Bildmarke gleichfalls auch im Zusammenhang mit entsprechenden Zusätzen verwendet. Ist der Verkehr aber daran gewöhnt, dass auf dem maßgeblichen Gebiet Bildzeichen nicht nur isoliert, sondern häufig auch im Zusammenhang mit Wortzeichen, insbesondere mit Unternehmensnamen, verwendet werden, dann liegt die Vorstellung einer jeweils selbständig kennzeichnenden Stellung von Wort- und Bildbestandteil auch bei der Verwendung der angegriffenen Marke nahe.
23
dd) Die Erwägungen des Bundespatentgerichts tragen somit nicht seine Annahme, dem Bildbestandteil der angegriffenen Marke komme keine selbständig kennzeichnende Bedeutung zu, so dass die Verneinung der Verwechslungsgefahr schon aus diesem Grunde keinen Bestand haben kann. Hat der Bildbestandteil der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten, so kann sich eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus der Ähnlichkeit dieses Bestandteils mit der Widerspruchsmarke ergeben (vgl. auch BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Ob die Zeichenähnlichkeit auch insoweit nicht ausreicht, um bei (lediglich) durchschnittlicher oder sogar bei - vom Bundespatentgericht unterstellter - gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und (teilweiser) Identität der Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen, hat das Bundespatentgericht bislang nicht geprüft. Der Bildbestandteil der angegriffenen Marke entspricht mit Ausnahme der Farbgebung , des Kontrastes und einer nicht ins Gewicht fallenden Abweichung der Umrahmung im unteren Bereich der älteren Bildmarke. Insoweit besteht ein hoher Grad an Ähnlichkeit. Der vor allem durch die Übereinstimmung in der Darstellung des achtzackigen Kreuzes bewirkte hohe Grad an Ähnlichkeit der beiden Zeichen wird nicht dadurch wesentlich vermindert, dass die angegriffene Marke farbig gestaltet ist. Entgegen der in anderem Zusammenhang geäußerten Auffassung des Bundespatentgerichts kann aus dem von ihm angeführten Umstand, dass bei der Gestaltung von Wappen, Flaggen und Hoheitszeichen regelmäßig eine konkrete Farbgebung im Vordergrund steht, nicht hergeleitet werden, dass allein durch die farbliche Veränderung auch im vorliegenden Fall dem Betrachter ein anderes Bild vermittelt werde. Das Charakteristische der Gestaltung der Widerspruchsmarke besteht in der achtspitzigen Form des Kreuzes. Diese Gestaltung nimmt die angegriffene Marke der Form nach identisch auf. Für die Hervorhebung des Kreuzes aus dem ihn umgebenden Wappenschild ist es, wie die Rechtsbeschwerde mit Recht anführt, ohne Bedeutung, ob es dunkel auf hellem Hintergrund oder hell auf dunklem Hintergrund dargestellt wird. Der charakteristische Eindruck des Zeichens ändert sich entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts dadurch nicht.
24
Der Umstand, dass Kreuzdarstellungen auch von anderen Organisationen auf dem vorliegenden Dienstleistungssektor verwendet werden, steht der Annahme einer Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden Marken nicht entgegen, soweit dabei, wie die vom Markeninhaber vorgelegten Beispiele des Roten Kreuzes und der Arbeiterwohlfahrt zeigen, Kreuze in Balkenform verwendet werden. Von diesen bekannten einfachen Kreuzformen unterscheidet sich die achtspitzige, besonders ausgeprägte Gestaltung der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke, die kaum noch an ein Kreuz erinnert, deutlich. Neben dem Widersprechenden verwendet nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts allerdings mit dem Johanniter-Orden eine weitere karitativ tätige Organisation ein achtspitziges Kreuz, und zwar in roter Farbe oder in weißer Farbe in einem roten Kreis. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts ist insoweit jedoch der gemeinsame historische Ursprung von Johanniter - und Malteser-Orden für die Bestimmung des Schutzumfangs der Wi- derspruchsmarke gegenüber der angegriffenen Marke von Bedeutung. Die Verwendung des achtspitzigen "Malteserkreuzes" durch den Widersprechenden und den Johanniter-Orden, dem protestantischen Zweig des Malteserordens, beruht danach darauf, dass beide Organisationen historisch eng mit dem Malteserorden verknüpft sind. Ersichtlich wegen des gemeinsamen historischen Ursprungs wird die beiderseitige Verwendung des "Malteserkreuzes" im Verhältnis dieser beiden Organisationen zueinander von diesen geduldet. Diese Koexistenz beruht letztlich auf einer Abwägung der aus ihrem gemeinsamen historischen Ursprung herrührenden Interessen des Widersprechenden und des Johanniter-Ordens. Sie kann daher aus Rechtsgründen Dritten gegenüber keine Verringerung des Schutzes der von den beiden Organisationen verwendeten Zeichen bewirken, selbst wenn die historischen Verhältnisse, wie das Bundespatentgericht angenommen hat, nur einem geringen Teil des Verkehrs bekannt sein dürften. Ob die unterschiedliche Farbgestaltung auch unter Berücksichtigung der vorgenannten Umstände gleichwohl zu einer anderen Beurteilung führt, insbesondere weil der Verkehr - wie das Bundespatentgericht meint - im karitativen Bereich daran gewöhnt ist, die von den Dienstleistungsanbietern verwendeten Zeichen bereits nach der Farbe zu unterscheiden, wird vom Bundespatentgericht zu prüfen sein.
25
c) Wie die Rechtsbeschwerde weiter mit Recht rügt, ist die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der der Widerspruchsmarke als Gesamtzeichen gegenüberstehenden angegriffenen Marke unter dem Gesichtspunkt, welcher Bestandteil deren Gesamteindruck prägt, zudem ebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern.
26
aa) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass die sich gegenüber stehenden Marken für teilweise identische Dienstleistungen eingetra- gen sind. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von den Parteien auch nicht beanstandet.
27
bb) Der Widersprechende hat eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend gemacht. Das Bundespatentgericht hat verschiedene Umstände angeführt, die seiner Ansicht nach der Anerkennung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke entgegenstünden. Sodann hat es aber angenommen, die Frage, von welchem Grad der Kennzeichnungskraft ausgegangen werde, bedürfe letztlich keiner Entscheidung. Selbst wenn bei der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und ein entsprechend erhöhter Schutzumfang zugrunde gelegt würden, bestünde auch unter Berücksichtigung teilweise identischer Dienstleistungen und allgemeiner Verkehrskreise mangels ausreichender Ähnlichkeit der Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Das Bundespatentgericht hat somit abschließende Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht getroffen. Für die rechtliche Beurteilung in der Rechtsbeschwerdeinstanz ist folglich eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde zu legen.
28
cc) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis gelangt, die Ähnlichkeit der Marken reiche nicht aus, um selbst bei gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und (teilweise ) identischen Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen. Diese Beurteilung ist nicht in jeder Hinsicht frei von Rechtsfehlern.
29
(1) Das Bundespatentgericht ist in klanglicher Hinsicht von dem Erfahrungssatz ausgegangen, dass sich bei einer Kombination von Wort und Bild in einer Marke der Verkehr regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, wenn er kennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil bei einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit der Benennung bietet (vgl. BGH, Urt. v. 22.2.2001 - I ZR 194/98, GRUR 2001, 1158, 1160 = WRP 2002, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND ; BGH GRUR 2006, 60 Tz 20 - coccodrillo). Dies lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Der angesprochene Erfahrungssatz gilt - entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde - auch dann, wenn sich der Bildbestandteil begrifflich beschreiben lässt.
30
(2) In bildlicher Hinsicht wird sich der Verkehr jedoch in der Regel nur dann eher an dem Wortbestandteil orientieren, wenn es sich bei dem Bildbestandteil lediglich um eine nichts sagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende Verzierung handelt. Es besteht kein Erfahrungssatz, nach dem der Verkehr auch sonst bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wort-/Bildmarke in erster Linie den Wort- und nicht den Bildbestandteil in seine Erinnerung aufnimmt (vgl. BGHZ 139, 340, 348 f. - Lions). Der genannte Erfahrungssatz verwehrt es somit nicht, in einzelnen Fällen dem Bildbestandteil einer Wort-/ Bildmarke eine prägende Bedeutung zuzumessen (vgl. BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; BGH GRUR 2002, 171, 174 f. - Marlboro-Dach; Büscher, GRUR 2005, 802, 809). Im vorliegenden Fall ist die Auffassung des Bundespatentgerichts , es sei kein Grund dafür ersichtlich, dass der Bildbestandteil der angegriffenen Marke deren Gesamteindruck in bildlicher Hinsicht präge, aus Rechtsgründen zu beanstanden.
31
Handelt es sich bei der angegriffenen Marke um ein zusammengesetztes oder komplexes Zeichen, das neben anderen Elementen einen mit der Widerspruchsmarke identischen oder - wie hier - ähnlichen Bestandteil aufweist, so ist bei der Beurteilung, ob der mit der Widerspruchsmarke identische oder ähnliche Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt, eine gesteigerte Kennzeich- nungskraft des Widerspruchszeichens zu berücksichtigen (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 60 Tz 19 - coccodrillo; Büscher, GRUR 2005, 802, 805 f.; Ullmann, juris PRWettbR 1/2005, Anm. 1). Dies gilt unabhängig davon, ob die gesteigerte Kennzeichnungskraft von Haus aus besteht oder kraft Benutzung gewonnen wurde (vgl. BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May). Denn dem Verkehr bleibt ein bekanntes Zeichen in Erinnerung, so dass er es deshalb eher in einer anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach; GRUR 2004, 594, 597 - Ferrari-Pferd; GRUR 2006, 60 Tz 19 - coccodrillo). Mit der Frage, ob im vorliegenden Fall der Bildbestandteil des angegriffenen Zeichens dessen Gesamteindruck prägt, weil der Widerspruchsmarke , wie das Bundespatentgericht unterstellt hat, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukommt, hat es sich nicht befasst. Auch aus diesem Grunde kann seine Auffassung, mangels ausreichender Zeichenähnlichkeit bestehe keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, keinen Bestand haben.
32
2. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben. Das Bundespatentgericht wird in der wieder eröffneten Beschwerdeinstanz zunächst der Frage nachzugehen haben, ob dem Bildbestandteil in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt und eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen ist. Sollte dies zu verneinen sein, wird es den Gesamteindruck der angegriffenen Marke unter dem Gesichtspunkt erneut zu beurteilen haben, ob er (auch) durch deren Bildbestandteil geprägt wird. Soweit dabei abschließende Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Anmeldung der an- gegriffenen Marke (zum Zeitpunkt BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV) zu treffen sind, ist auf Folgendes hinzuweisen:
33
a) Auch wenn das Widerspruchsverfahren als summarisches, auf die Erledigung einer großen Zahl von Fällen zugeschnittenes Verfahren nicht dafür geeignet ist, komplizierte Sachverhalte zu klären (vgl. BGH, Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890, 892 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN), schließt das bloße Bestreiten der gesteigerten Kennzeichnungskraft die Berücksichtigung der Benutzungslage bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht aus. Vielmehr ist auch im Widerspruchsverfahren die Benutzungslage maßgeblich, soweit sie durch präsente glaubhafte Mittel zweifelsfrei belegt oder amtsbekannt ist (vgl. BGHZ 46, 152, 160 - Vitapur; BGH, Beschl. v. 2.4.1998 - I ZB 25/96, GRUR 1998, 927, 929 = WRP 1998, 872 - COMPO-SANA; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 42 Rdn. 51; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 193).
34
b) Im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen, dass der Inhaber der angegriffenen Marke die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nur hinsichtlich des schwarz-weiß eingetragenen Zeichens, nicht aber hinsichtlich des von dem Widersprechenden benutzten weißen Kreuzes auf rotem Grund bestreitet. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kann bei einem schwarz-weiß eingetragenen Bildzeichen auch dann eine kraft Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft vorliegen, wenn die Nutzung überwiegend in einer anderen Farbe erfolgt ist. Zwar kommt es - wie bereits ausgeführt - im Widerspruchsverfahren bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr auf die eingetragene Form an. Einer in Schwarzdruck eingetragenen Bildmarke kann allerdings grundsätzlich auch die durch die Benutzung in irgendeiner anderen Farbe erworbene Kennzeichnungskraft zugerechnet werden, wenn sich durch die Wiedergabe in der anderen Farbgestaltung die Charakteristik der Marke nicht ändert (vgl. BGH, Urt. v. 29.11.1955 - I ZR 4/54, GRUR 1956, 183, 185 - Drei-Punkt-Urteil; Urt. v. 4.1.1963 - Ib ZR 95/61, GRUR 1963, 423, 425 - coffeinfrei; Urt. v. 30.4.1969 - I ZR 122/67, GRUR 1969, 686, 687 f. - RothHändle ; vgl. ferner EuG, Urt. v. 21.4.2004 - T-127/02, GRUR 2004, 773 Tz 45 - Bildmarke ECA; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 104; Lange, Markenund Kennzeichenrecht Rdn. 1940, 2041). Eine solche Änderung ist entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts, wie oben unter III 1 b dd dargelegt, zu verneinen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass - worauf die Rechtsbeschwerde zu Recht hinweist - farbige Zeichen auch schwarz-weiß genutzt werden, da beispielsweise auf Kopien, E-Mail-Ausdrucken oder Telefaxen regelmäßig keine Farben wiedergegeben werden.
35
c) Eine Verwechslungsgefahr nach dem Sinngehalt hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei verneint. Eine solche ist nur dann anzunehmen, wenn das Wort aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die nahe liegende , ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes darstellt (vgl.
BGH GRUR 2006, 60 Tz 22 - coccodrillo m.w.N.). Dies ist - wie das Bundespatentgericht zu Recht ausgeführt hat - nicht der Fall.
Ullmann v. Ungern-Sternberg RiBGH Pokrant ist inUrlaub. Ullmann Schaffert Bergmann

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.10.2004 - 25 W(pat) 42/02 -

(1) Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Einrede der Nichtbenutzung erhebt, nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. Der Nachweis kann auch durch eine eidesstattliche Versicherung erbracht werden. Bei der Entscheidung werden nur Waren und Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(2) Ergibt die Prüfung des Widerspruchs, daß die Marke für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu löschen ist, so wird die Eintragung ganz oder teilweise gelöscht. Kann die Eintragung der Marke nicht gelöscht werden, so wird der Widerspruch zurückgewiesen.

(3) Ist die eingetragene Marke wegen einer oder mehrerer Marken mit älterem Zeitrang zu löschen, so kann das Verfahren über weitere Widersprüche bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Eintragung der Marke ausgesetzt werden.

(4) Im Falle der Löschung nach Absatz 2 ist § 52 Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 10/03 Verkündet am:
15. September 2005
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Marke Nr. 395 06 940
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
NORMA
Ein Einzelhandelsunternehmen, das eine Vielzahl von Waren vertreibt, die teils
mit eigenen Marken des Unternehmens, teils mit Marken der Hersteller versehen
, teils ohne Marke sind, benutzt seine für entsprechende Waren eingetragene
, mit seiner Unternehmensbezeichnung übereinstimmende Marke mit deren
Verwendung an Schaufenstern und in Geschäftsräumen seiner Filialen, auf
Einkaufstüten, Regal- und Preisaufklebern sowie in der Werbung in Zeitungsanzeigen
und auf Handzetteln auch dann nicht rechtserhaltend, wenn der Marke
im Einzelfall ein "R" im Kreis angefügt ist. Ohne einen konkreten Bezug zu
der Ware bezieht sich dieser Hinweis allenfalls auf die Dienstleistung des Handelsunternehmens
, nicht aber auf die Herkunft der Ware zur Unterscheidung
von Waren anderer Herkunft (Fortführung von BGH, Urt. v. 21.7.2005
- I ZR 293/02 - OTTO).
BGH, Beschl. v. 15. September 2005 - I ZB 10/03 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 15. September 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 19. November 2002 wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:


1
I. Gegen die für "Strumpfwaren" eingetragene und am 5. Februar 1996 veröffentlichte Wortmarke Nr. 395 06 940 "Nora" hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus der am 20. Juni 1990 u.a. für die Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" eingetragenen Wortmarke DD 647 137 "NORMA".
2
Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat zunächst die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin ist der Widerspruch zurückgewiesen worden, weil es an einer Verwechslungsgefahr fehle.
3
Die Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben (BPatGE 46, 108).
4
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende ihren Widerspruch weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
5
II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch für i.S. von § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG unbegründet erachtet, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG nicht glaubhaft gemacht habe. Dazu hat es ausgeführt:
6
Es könne dahingestellt bleiben, ob die Widerspruchsmarke in dem vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke liegenden Zeitraum von fünf Jahren auf Preisetiketten, die an der Warenverpackung angebracht gewesen seien, rechtserhaltend i.S. von § 26 MarkenG verwendet worden sei. Jedenfalls entspreche die Art und Weise, in der die Widerspruchsmarke in dem Fünfjahreszeitraum vor der Entscheidung über die Beschwerde verwendet worden sei, nicht den Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung.
7
Die Marke müsse so verwendet werden, dass der Verkehr in ihr eine kennzeichenmäßige Benutzung bestimmter Waren und Dienstleistungen sehe, weil Ausgangspunkt für die Beurteilung die Funktion der Marke sei, Waren oder Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen und sie von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Um ihre Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion erfüllen zu können, müsse die Marke allerdings nicht notwendig unmittelbar mit der Ware verbunden sein. Die von der Widersprechenden für Strumpfhosen dargelegte Benutzung der Widerspruchsmarke als sog. Händlermarke werde der Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion als Hauptfunktion der Marke nicht gerecht. Die Widersprechende habe die mit dem Namen ihres Discounthandelsunternehmens identische Marke "NORMA" für ihr gesamtes Warensortiment verwendet, ohne dass ein Bezug der Marke zu den einzelnen Waren bestehe. Das gelte nicht nur für die Anbringung der Marke an den Schaufenstern und in den Geschäftsräumen der zahlreichen Filialen, auf Einkaufstüten, Regalaufklebern usw., sondern auch in den vorgelegten Werbeunterlagen sei die Widerspruchsmarke stets nach Art einer Überschrift für einen ständig wechselnden Ausschnitt aus dem Warensortiment der Widersprechenden eingesetzt worden. Die einzelnen Produkte seien in den Anzeigen zwar dargestellt. Es fehle aber - ebenso wie beispielsweise bei der Anbringung der Marke auf der Titelseite eines Katalogs oder einer Gesamtpreisliste - die unmittelbare Verbindung der Marke mit einer bestimmten Ware. Der Verkehr sehe in dem Kennzeichen "NORMA", wenn es ihm in den Werbeanzeigen begegne, im Allgemeinen nur einen Hinweis auf das Unternehmen des Discounters selbst, der unter seiner Geschäftsbezeichnung ankündige, welche Artikel er in seinen Filialen aktuell zu günstigem Preis anbiete. Nach ständiger Rechtsprechung könne die Marke bei einem solchen firmenmäßigen Gebrauch, selbst wenn er - auch - markenmäßig i.S. des § 14 Abs. 2 MarkenG sein möge, ihre betriebliche Herkunftsfunktion in Bezug auf die eingetragene Ware nicht erfüllen. Sie repräsentiere die Waren nicht und sei für diese auf dem Markt nicht tatsächlich und ernsthaft präsent, sondern weise allenfalls mittelbar über den Namen der Einkaufsstätte auf die betriebliche Herkunft der Waren hin. Für den Verkehr stelle nur das an der Ware selbst angebrachte Kennzeichen das Unterscheidungsmittel dar, das ihm die betriebliche Zuordnung ermögliche und nach dem er die Ware benenne, wiederverkaufe und weiterempfehle. Bei den in den Filialen der Widersprechenden angebotenen Strumpfhosen seien das die auf der Verpackung befindlichen Marken "Manou", "Whisper" und "Verena".
8
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg. Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht festgestellt, dass die Widerspruchsmarke in dem Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über die Beschwerde nicht gemäß § 26 MarkenG für die eingetragenen Waren benutzt worden ist. Für den Eintritt der Löschungsreife reicht gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG aus, wenn die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung fünf Jahre nicht benutzt worden ist. Unerheblich ist dabei, ob die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngeren Marke bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist und ob deshalb die Einrede mangelnder Benutzung auch nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erhoben werden könnte (vgl. BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 61 = WRP 2001, 1211 - ISCO; Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN; Beschl. v. 14.5.1998 - I ZB 9/96, GRUR 1998, 938, 940 - DRAGON).
9
1. Das Bundespatentgericht ist rechtlich zutreffend davon ausgegangen, dass die Benutzung eines Kennzeichens, das als Marke für Waren eingetragen ist, nur dann rechtserhaltend wirkt, wenn sie der Hauptfunktion der Marke entspricht , dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Waren von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH, Urt. v. 11.3.2003 - Rs. C-40/01, Slg. 2003, I-2439 Tz. 36 = GRUR 2003, 425 - Ansul/Ajax; BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02 - OTTO, Urteilsumdruck S. 8). Dazu ist es nicht erforderlich, dass die Marke unmittelbar an der Ware angebracht oder mit ihr verbunden ist. Der genannten Unterscheidungsfunktion kann vielmehr durch jede übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke für die Ware, für die sie eingetragen ist, genügt werden (BGH aaO - OTTO, Urteilsumdruck S. 9 m.w.N.). Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke für die eingetragenen Waren liegt jedoch nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen und nicht zumindest zugleich auch als Marke für die konkret vertriebene Ware verwendet wird (BGH aaO - OTTO, Urteilsumdruck S. 9; BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Diese Grundsätze gelten unabhängig davon, ob als Inhaber der Marke ein Hersteller- oder ein Handelsunternehmen (sog. Handelsmarke) eingetragen ist. Auch bei für bestimmte Waren eingetragenen sog. Handelsmarken ist nur eine Benutzung für den Gegenstand der Eintragung, also für die jeweils eingetragenen Waren, rechtserhaltend (BGH aaO - OTTO, Urteilsumdruck S. 9).
10
2. Diese Grundsätze hat das Bundespatentgericht im Streitfall rechtsfehlerfrei angewandt.
11
a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die Verwendung des mit dem Namen des Discountunternehmens der Widersprechenden identischen Zeichens "NORMA" für ihr gesamtes Warensortiment durch Anbringung an den Schaufenstern und in den Geschäftsräumen der zahlreichen Filialen, auf Einkaufstüten , Regalaufklebern sowie in der Werbung in Zeitungsanzeigen und auf Handzetteln keinen hinreichenden Bezug zu den einzelnen Waren herstellt, sondern der Verkehr darin lediglich einen Hinweis auf das Unternehmen selbst sieht, das unter seiner Geschäftsbezeichnung ankündigt, welche Produkte es in seinen Filialen aktuell zu günstigen Preisen anbietet. Diese Beurteilung lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Der Senat hat nach Verkündung der angefochtenen Entscheidung ausgesprochen, dass die Benutzung eines mit der Unternehmensbezeichnung übereinstimmenden Kennzeichens, das als Marke für einzelne Waren eingetragen ist, auf und in dem Katalog eines Versandhändlers sowie auf den von ihm verwendeten Versandtaschen nicht rechtserhaltend i.S. von § 26 MarkenG ist, weil dadurch kein konkreter Bezug zu den einzelnen, in dem Katalog oder den Versandtaschen enthaltenen unterschiedlichen Produkten hergestellt wird (BGH aaO - OTTO, Urteilsumdruck S. 10 f.). Vielmehr liegt in einem solchen Fall für den angesprochenen Verkehr die Annahme nahe, das von einem Unternehmen verwendete Kennzeichen stelle allein das Unternehmenskennzeichen dar, wenn das Unternehmen eine Vielzahl unterschiedlicher Waren anbietet, die zum Teil von bekannten Markenherstellern, zum Teil von unbekannten Herstellern stammen und die als Gemeinsamkeit lediglich den Vertrieb über das betreffende Handelsunternehmen aufweisen (BGH aaO - OTTO, Urteilsumdruck S. 11).
12
Für die hier zu beurteilenden Formen der Benutzung der Widerspruchsmarke durch die Widersprechende gilt nichts anderes. Auch die Widersprechende verwendet das mit ihrer Unternehmensbezeichnung identische Kennzeichen "NORMA" gleichfalls für ihr gesamtes, aus einer Vielzahl von Waren bestehendes Sortiment. Die Waren sind teils mit Marken der Hersteller, teils mit Eigenmarken der Widersprechenden versehen, teils werden sie ohne Marke vertrieben. Unter diesen Umständen stellt der Verkehr bei der Verwendung der mit dem Unternehmenskennzeichen identischen Bezeichnung "NORMA" in der vom Bundespatentgericht festgestellten Art und Weise keinen Bezug zu der Herkunft bestimmter Waren aus einem bestimmten Unternehmen her, sondern sieht darin lediglich eine Verwendung als Unternehmenskennzeichen. Auch dort, wo eine räumliche Nähe zu einzelnen von der Widersprechenden vertriebenen Produkten hergestellt wird wie etwa bei der Anbringung des Zeichens auf Einkaufstüten und Regalaufklebern, liegt es für den Verkehr fern, in der Kennzeichnung nicht lediglich einen Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden als solches, sondern zugleich einen Hinweis auf die Herkunft einer bestimmten Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft zu sehen.
13
b) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht hätte prüfen müssen, ob nicht durch die Verwendung der Widerspruchsmarke in der Handzettel- und Zeitungswerbung mit einem "R" im Kreis das Verständnis des Verkehrs im Sinne eines Herkunftshinweises beeinflusst worden sei, vermag ihr nicht zum Erfolg zu verhelfen. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, dass die Art und Weise der Benutzung der Marke "NORMA" in den Werbeunterlagen allenfalls als Benutzung des Zeichens für die von der Widersprechenden erbrachten Dienstleistungen als Einzelhandelsunternehmen angesehen werden könnte, darin aber nicht eine Benutzung der Warenmarke mit dem erforderlichen unmittelbaren Bezug zu den einzelnen eingetragenen Waren liege. Diese rechtlich nicht zu beanstandende Erwägung des Bundespatentgerichts gilt auch und gerade für den Fall, dass durch die Anfügung des "R" im Kreis das Verständnis des Verkehrs von der Verwendung des Kennzeichens im Sinne eines Herkunftshinweises beeinflusst worden sein sollte. Ohne einen konkreten Bezug zur Ware bezieht sich dieser Herkunftshinweis allenfalls auf die Dienstleistung des Händlers, nicht aber auf die Herkunft der Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft.
14
c) Ob die Widersprechende, wie die Rechtsbeschwerde weiter ausführt, hinreichend glaubhaft gemacht hat, dass nicht nur in dem Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, sondern auch in dem Fünfjahreszeitraum vor der Entscheidung über die Beschwerde auf Preisetiketten die Marke "NORMA" deutlich sichtbar angebracht war, kann dahingestellt bleiben. Denn die von der Widersprechenden behauptete Verwendung auf den Preisetiketten stellte unter den vom Bundespatentgericht im Übrigen rechtsfehlerfrei festgestellten Umständen gleichfalls keine rechtserhaltende Benutzung für die eingetragenen Waren dar.
15
aa) Die Widersprechende hat vorgetragen, dass Preisetiketten mit der Bezeichnung "NORMA Stark reduziert" bzw. "NORMA AKTUELL" immer wieder im Rahmen von Aktionsverkäufen auf den Verpackungen der Waren angebracht würden. Sie hat eine Verpackung der unter ihrer Marke "Manou" vertriebenen Strumpfhosen vorgelegt, auf der deutlich sichtbar ein Preisetikett mit der Aufschrift : "NORMA Stark reduziert DM 2.98" aufgeklebt ist. Die Verpackung selbst weist lediglich die Marke "Manou" auf. Ferner hat die Widersprechende entsprechende Kopien derartiger Verpackungen zu den Akten gereicht. Auf einer weiteren Kopie ist ein entsprechender Aufkleber auf einer Verpackung der unter der Marke der Widersprechenden "Whisper" vertriebenen Feinstrumpfhosen zu sehen. Ein weiteres mit der Aufschrift "NORMA AKTUELL DM 9.98" versehenes Preisetikett befindet sich auf einer Verpackung, die für Damenwäsche mit der Bezeichnung "TOP SENSO BUSTIER-SLIP" bestimmt ist.
16
bb) Das Bundespatentgericht hat es im Rahmen seiner Erwägungen zu dem auf § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gestützten Nichtbenutzungseinwand offen gelassen, ob die Verwendung des Zeichens "NORMA" auf den Preisetiketten vom Verkehr als ein Hinweis auf die Herkunft der Strumpfhosen zur Unterscheidung von Strumpfhosen anderer Hersteller verstanden wird.
17
Eine rechtserhaltende Benutzung ist indes auch für diesen Fall zu verneinen. Dies kann der Senat anhand der vorgelegten Verwendungsbeispiele und des vom Bundespatentgericht festgestellten sonstigen Tatsachenstoffs selbst beurteilen (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 170 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud). Der Verkehr sieht in der Verwendung der erkennbar nachträglich aufgeklebten Preisetiketten mit dem Zeichen "NORMA" lediglich einen Hinweis darauf, dass das unter diesem Zeichen auftretende Unternehmen für die so ausgezeichneten Waren einen bestimmten Preis fordert ("NORMA-Preis").
18
IV. Die Rechtsbeschwerde ist danach auf Kosten der Widersprechenden (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.
Ullmann v.Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.11.2002 - 27 W(pat) 4/01 -

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 31/03
vom
20. Januar 2005
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Marke Nr. 395 00 468
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
FERROSIL
Die Marke "FERROSIL" wird durch das Zeichen "P3-ferrosil" rechtserhaltend i.S.
von § 26 MarkenG benutzt, wenn der Verkehr "P3-ferrosil" nicht als einheitliches
Zeichen, sondern "P3" und "ferrosil" als zwei Kennzeichen auffaßt. Dies liegt
nahe, wenn den Fachkreisen "P3" als eine Art Unternehmenskennzeichen und
als Stamm von Serienzeichen und die vielfältigen Produktnamen der "P3-Serie"
bekannt sind.
BGH, Beschl. v. 20. Januar 2005 - I ZB 31/03 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. Januar 2005 durch
den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Pokrant,
Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß des 24. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 17. Juni 2003 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:


I. Gegen die am 5. Januar 1995 angemeldete, für "Reinigungs- und Pflegeprodukt für Edelstahl, Chrom und Metallflächen insbesondere zur Verwendung in gewerblichen Groß- und Industrieküchen sowie im privaten Haushalt" eingetragene Wortmarke Nr. 395 00 468
"FERROSOL"

hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus ihren prioritätsälteren Wortmarken Nr. 354 828
"FERROSIL"
und Nr. 735 220
"Ferisol".
Die Marke "FERROSIL" ist eingetragen für "chemische Produkte für industrielle Zwecke; Kesselsteinmittel, soweit in Klasse 1 enthalten; Imprägniermittel , soweit in Klasse 1 enthalten; Wasserglas, Klärmittel, Enthärtungsmittel für Wasser" und die Marke "Ferisol" für "chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke (ausgenommen solche als Textil- und Lederhilfsmittel); ansatzverhindernde und ansatzlösende Mittel zur Verwendung in Rohren und Apparaturen ; chemische Mittel zum Entfetten, Entölen und Reinigen von Maschinen, Metallen , Holz, Stein, Porzellan, Glas, Kunststoff und Textilien".
Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten. Die Widersprechende hat hierzu geltend gemacht, die Widerspruchsmarke "FERROSIL" sei zur Kennzeichnung eines mit "P3-ferrosil" bezeichneten Steinund Korrosionsschutzmittels für Trinkwassersysteme und die weitere Widerspruchsmarke "Ferisol" für ein mit "P3-ferisol" bezeichnetes flüssiges Wirkstoffkonzentrat für alkalische Reinigungslösungen in der Brau- und Getränkeindustrie rechtserhaltend benutzt worden.
Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Widersprüche - im Erinnerungsverfahren - wegen fehlender Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung zurückgewiesen.
Die dagegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (GRUR 2004, 340).
Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken nach § 43 Abs. 1 i.V. mit § 26 MarkenG verneint. Dazu hat es ausgeführt:
Die Widersprechende habe zwar den Einsatz ihrer Marke "FERROSIL" für ein Kesselsteinmittel und ihrer weiteren Marke "Ferisol" für "chemische Mittel zum Reinigen von Maschinen, Metallen, Steinen, Porzellan, Glas, Kunststoff" in zusammengesetzten Zeichen glaubhaft gemacht. Die Widerspruchsmarken seien jedoch nicht in der eingetragenen Form, sondern jeweils mit dem vorangestellten Bestandteil "P3-" verwandt worden. Durch die von der Eintragung abweichende Form der Benutzung sei der kennzeichnende Charakter der Marken i.S. von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG verändert worden. Die Bezeichnung "P3" sei nach dem Vortrag der Widersprechenden eine von ihr seit Ende der zwanziger Jahre benutzte und seit dem 3. November 1939 eingetragene Marke, die als gleichbleibender Stammbestandteil einer umfangreichen Markenserie eingesetzt und von den Verkehrskreisen als Hinweis auf Industriereiniger aus dem Konzern der Widersprechenden aufgefaßt werde.
Bei einer Markenserie werde einem gleichbleibenden Stammbestandteil zur näheren Kennzeichnung der einzelnen Produkte ein wechselnder Abwandlungsbestandteil hinzugefügt. Die Serienmarke bilde ein einheitliches Zeichen, das gleichermaßen durch den Stammbestandteil und den Abwandlungszusatz auf die Herkunft hinweise. Das Produkt werde im Verkehr daher durch die Serienmarke und nicht allein durch den Abwandlungsbestandteil benannt. Dies werde durch die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen bestätigt. Die Zeichen "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" seien neue Zeichen, bei denen die Widerspruchsmarken dem Verkehr nicht mehr als eigenständige Zeichen entgegenträten. Darin liege auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken eine Veränderung ihres kennzeichnenden Charakters. Eine andere Sichtweise sei nicht deshalb geboten, weil "P3" dem Verkehr auch als Firmenkennzeichen nahegebracht werde. Es komme für die Beurteilung einer Änderung des kennzeichnenden Charakters der benutz ten Markenform auch nicht darauf an, ob von einer (fiktiven) Verwechslungsgefahr zwischen der eingetragenen und der benutzten Markenform auszugehen sei. Entscheidend sei vielmehr, ob der Verkehr in den beiden Formen noch dieselbe Marke erblikke.
Für das hier maßgebliche Warengebiet lasse sich nicht die Gewohnheit feststellen, Erst- und Zweitmarken zu verwenden. Gegen eine Verwendung von "P3" und "ferrosil" und "ferisol" als Haupt- und Zweitmarken sprächen auch die Verwendung einheitlicher Schrifttypen und die Verbindung durch einen Bindestrich. Entsprechend fasse der Verkehr die Widerspruchsmarken auch nur als unselbständige Bestandteile eines neuen (Serien-)Zeichens auf.
III. Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Die Annahme des Bundespatentgerichts , die Widersprechende habe die rechtserhaltende Benutzung der
Marken Nr. 354 828 "FERROSIL" und Nr. 735 220 "Ferisol" nach § 43 Abs. 1, § 26 MarkenG nicht glaubhaft gemacht, ist nicht rechtsfehlerfrei.
1. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde allerdings geltend, die Verwendung von "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" stelle auch dann eine Benutzung der Widerspruchsmarken nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG dar, wenn die angesprochenen Verkehrskreise die Kombination von "P3-" mit den Widerspruchsmarken als einheitliche (zusammengesetzte) Zeichen ansähen.

a) Die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht , ist nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG rechtserhaltend, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Davon ist auszugehen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH, Urt. v. 13.4.2000 - I ZR 220/97, GRUR 2001, 54, 56 = WRP 2000, 1296 - SUBWAY/Subwear; Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's; zu Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ: BGH, Beschl. v. 11.7.2002 - I ZB 24/99, GRUR 2002, 1077, 1078 = WRP 2002, 1290 - BWC). Maßgeblich ist, ob der Verkehr dem hinzugefügten Bestandteil "P3-" keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 55 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp; Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud) und trotz der - hier durch Zusätze begründeten - Unterschiede die benutzte Bezeichnung der eingetragenen Marke gleichsetzt (vgl. auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 26 Rdn. 105).

b) Das Bundespatentgericht hat eine eigene kennzeichnende Funktion von "P3-" in den Bezeichnungen "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" dagegen bejaht.
Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Beurteilung, ob durch die Benutzung einer Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form ihr kennzeichnender Charakter verändert wird, ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten und im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt überprüfbar (vgl. BGH GRUR 1999, 54, 55 - Holtkamp).
Das Bundespatentgericht ist - anders als die Rechtsbeschwerde meint - in seiner Entscheidung nicht von einem unzutreffenden rechtlichen Maßstab ausgegangen. Auf den Schutzumfang der Widerspruchsmarken im Rahmen des § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und auf die Frage, ob die Zeichen "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" bei der Beurteilung einer (fiktiven) Zeichenähnlichkeit mit den Widerspruchsmarken nicht durch den Zusatz "P3-" mitgeprägt werden, kommt es für die Prüfung der Voraussetzungen des § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht an (vgl. BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 996 f. = WRP 1999, 936 - HONKA; Beschl. v. 30.3.2000 - I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038, 1039 = WRP 2000, 1161 - Kornkammer).
Zu Unrecht macht die Rechtsbeschwerde weiter geltend, das Bundespatentgericht habe in Widerspruch zu seinen übrigen Ausführungen in der Entscheidung die Widerspruchsmarken "FERROSIL" und "Ferisol" auch als Abwandlungsbestandteile der Serienmarke "P3" aufgefaßt. Das Bundespatentgericht hat vielmehr seiner Entscheidung durchgängig die Frage zugrunde gelegt, ob durch die Abwandlung der Widerspruchsmarken gegenüber ihrer eingetragenen Form der kennzeichnende Charakter verändert wird und nicht umgekehrt "FERROSIL" und "Ferisol" Abwandlungsbestandteile des Zeichens "P3" sind.
2. Mit Recht wendet sich die Rechtsbeschwerde aber dagegen, daß das Bundespatentgericht "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" als einheitliche Zeichen auf-
gefaßt hat. Die bisherigen Feststellungen des Bundespatentgerichts hierzu vermögen diese Annahme nicht zu rechtfertigen.

a) In einem zusammengesetzten Zeichen kann der Verkehr im Einzelfall einen Zeichenbestandteil als ein selbständig verwendetes Zweitkennzeichen auffassen (vgl. BGHZ 113, 115, 123 - SL; vgl. auch: BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Denn der Verkehr ist vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt (BGH, Urt. v. 1.7.1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; Beschl. v. 10.11.1999 - I ZB 53/98, GRUR 2000, 510 = WRP 2000, 541 - Contura).

b) Davon ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Bei der Feststellung , ob die maßgebenden Verkehrskreise in "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" jeweils nur ein (neues) Zeichen oder die Verwendung von "P3" als Erstkennzeichen und "ferrosil" und "ferisol" als weitere (Zweit-)Marke auffassen, hat das Bundespatentgericht jedoch den Vortrag der Widersprechenden nur unvollständig berücksichtigt.
aa) Die Widersprechende hat eine Entscheidung des Deutschen Patentund Markenamts vom 25. September 2001 (IR 706795/1) zur rechtserhaltenden Benutzung der Marke "CIDE" durch die Bezeichnung "P3-cide" vorgelegt, nach der es sich bei "P3-cide" nach der Verkehrsauffassung um eine Mehrfachkennzeichnung handelt, bei der - wie es nach der Feststellung des Deutschen Patent - und Markenamts weit verbreiteter und wirtschaftlich sinnvoller Praxis entspricht - neben einem Hauptkennzeichen eine weitere Marke zur Identifizierung des speziellen Produkts verwandt wird. Unter Hinweis auf diese Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprechende u.a. geltend
gemacht, "P3" werde als eine Art Firmenkennzeichnung verwendet. Es entsprach daher nicht - anders als das Bundespatentgericht angenommen hat - dem Vortrag der Widersprechenden, die Widerspruchsmarken würden als unselbständige Bestandteile neuer einheitlicher Zeichen eingesetzt und vom Verkehr als solche aufgefaßt.
bb) Die Verwendung einheitlicher Schrifttypen und die Verbindung der Marke "P3" mit den Widerspruchsmarken jeweils mit einem Bindestrich sind für sich genommen ebenfalls nicht geeignet, im Streitfall die Annahme zu begründen , der Verkehr fasse "P3-ferrosil" nicht als zwei Marken auf. Entsprechendes gilt für "P3-ferisol". Denn nach dem im Rechtsbeschwerdeverfahren zugrundezulegenden Vortrag der Widersprechenden handelt es sich bei "P3" um ein im Verkehr durchgesetztes Zeichen (vgl. zur Verkehrsdurchsetzung von "P3" auch: BGH, Beschl. v. 4.7.1996 - I ZB 6/94, GRUR 1996, 977 = WRP 1997, 571 - DRANO/P3-drano). Ist "P3" aber als Kennzeichen in den angesprochenen Verkehrskreisen durchgesetzt, kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Verkehr es auch bei einem einheitlichen Schriftbild und der Verwendung eines Bindestrichs zwischen den Zeichen weiterhin als eigenständiges Kennzeichen auffaßt. Die Ausführungen des Bundespatentgerichts dazu, daß der Verkehr "P3-ferrosil" nicht als zwei Kennzeichen, sondern als einheitliches Zeichen versteht - gleiches gilt für "P3-ferisol" -, können danach keinen Bestand haben.

c) Nimmt der Verkehr die Bezeichnungen aber als zwei getrennte Kennzeichen wahr, benutzt die Widersprechende die Marken "FERROSIL" und "Ferisol" nach den Ausführungen des Bundespatentgerichts in der eingetragenen Form rechtserhaltend (§ 26 Abs. 1 MarkenG). Ein solches Verständnis liegt um so näher, als es sich bei dem angesprochenen Verkehr nach dem Vortrag der Widersprechenden um Fachkreise handelt, denen sowohl "P3" als eine Art Unternehmenskennzeichnung und als Stamm von Serienzeichen wie auch die viel-
fältigen Produktnamen in der "P3-Serie" bekannt sind. In einem solchen Fall liegt es nahe, daß der Verkehr in den Bezeichnungen "FERROSIL" und "Ferisol" eine eigenständige Marke neben der Produktkennzeichnung "P3" sieht.
IV. Das Bundespatentgericht wird daher im neu eröffneten Beschwerdeverfahren die Feststellungen dazu, ob die angesprochenen Verkehrskreise "P3ferrosil" und "P3-ferisol" als einheitliche Zeichen oder Mehrfachkennzeichnungen auffassen, erneut zu treffen haben.
Ullmann Pokrant Büscher
Schaffert Bergmann

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL UND VERSÄUMNISURTEIL
I ZR 71/04 Verkündet am:
8. Februar 2007
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
bodo Blue Night
Besteht eine Übung, zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung mehrere
Marken zu verwenden - etwa eine auf das Unternehmen hinweisende
Hauptmarke und eine der Kennzeichnung der einzelnen Artikel dienende
Zweitmarke -, können beide Marken für sich genommen rechtserhaltend benutzt
werden.
BGH, Urt. u. Versäumnisurt. v. 8. Februar 2007 - I ZR 71/04 - OLG Hamm
LG Bochum
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 8. Februar 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und
Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 1. Juni 2004 aufgehoben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin ist Inhaberin der am 25. Oktober 1996 angemeldeten und am 7. März 1997 unter anderem für "Parfümerien, Eau de Toilette, After Shave" eingetragenen Wortmarke "Blue Night". Sie geht aus dieser Marke gegen die Benutzung des Zeichens vor, das die Beklagte zu 2 für von der Beklagten zu 1 vertriebene Duftwässer (After Shave und Eau de Toilette) verwendet. Darüber hinaus ist die Klägerin Inhaberin der am 18. August 1998 für "Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer" eingetragenen Wortmarke "Bodo".
2
Die Klägerin verwendet die Marke "Blue Night" wie nachstehend wiedergegeben in Verbindung mit ihrer Marke "Bodo":
3
Die Klägerin sieht in der oben wiedergegebenen Verwendung der Kennzeichnung "MAN BLUE NIGHT" eine Verletzung ihrer Marke "Blue Night". Das zusammengesetzte Zeichen "MAN BLUE NIGHT" werde durch den Bestandteil "Blue Night" geprägt. Dagegen sei der Bestandteil "MAN" ein rein beschreiben- der Gattungsbegriff, der lediglich darauf hinweise, dass es sich um einen Duft für Männer handele. Bei der von ihr verwendeten Marke stelle "bodo" den Oberbegriff für eine Vielzahl von Parfümartikeln dar, die sie vertreibe.
4
Die Klägerin macht Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gegen die Beklagten geltend.
5
Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben eine rechtserhaltende Benutzung der Marke "Blue Night" durch die Klägerin in Abrede gestellt , da sie ausschließlich die Marke "bodo Blue Night" verwendet habe. Durch das Hinzufügen des ebenfalls prägenden Bestandteils "bodo" sei ein neues Gesamtzeichen entstanden, das der Verkehr nicht mehr mit der Marke "Blue Night" gleichsetze.
6
Das Landgericht hat der Klage im Wesentlichen stattgegeben. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen.
7
Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte zu 1 beantragt, erstrebt die Klägerin die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils. Die Beklagte zu 2 war im Revisionsverfahren nicht vertreten.

Entscheidungsgründe:


8
I. Über den gegen die Beklagte zu 2 gerichteten Revisionsantrag ist - da die Beklagte zu 2 trotz ordnungsgemäßer Ladung im Revisionsverhandlungs- termin nicht vertreten war - auf Antrag der Klägerin durch Versäumnisurteil zu entscheiden.
9
II. Das Berufungsgericht hat eine rechtserhaltende Benutzung der Marke "Blue Night" durch die Klägerin verneint. Dazu hat es ausgeführt:
10
Die Klägerin habe die Wortmarke "Blue Night" nicht benutzt, sondern nur das - im Tatbestand wiedergegebene - Zeichen "bodo Blue Night". Gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG gelte als Benutzung einer Marke zwar auch die Verwendung einer Form, die von der Eintragung abweiche, soweit der kennzeichnende Charakter der Marke durch die Abweichungen nicht verändert werde. Der Verkehr verstehe "bodo" als Hinweis auf eine bestimmte Duftserie der Klägerin und "Blue Night" als die Bezeichnung einer Duftnote aus dieser Serie, zumal bei Duftwässern eine derartige Kennzeichnungspraxis nicht unüblich sei. Mit "bodo" werde auf die gemeinsame Qualität der Produkte dieser Duftserie verwiesen und das Produkt gleichsam als Serienmitglied zusätzlich gekennzeichnet. Dem Bestandteil "bodo", der selbst als Wortmarke für die Klägerin eingetragen sei, messe der Verkehr eine eigene kennzeichnende Wirkung bei und sehe daher in der Eintragung ("Blue Night") und der tatsächlichen Benutzungsform ("bodo Blue Night") nicht mehr ein und dasselbe Zeichen. Der Bestandteil "bodo" trete auch nicht aus anderen Erwägungen in dem Maße in den Hintergrund, dass der Verkehr ihm keine eigene kennzeichnende Wirkung beimesse.
11
III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Das Berufungsgericht hätte in Betracht ziehen müssen, dass der Verkehr in der Verwendung des Zeichens "Blue Night" neben "bodo" möglicherweise eine zweite Marke erkennt.

12
1. Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (BGH, Urt. v. 13.6.2002 - I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072, 1073 = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh; Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO). Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's).
13
2. Werden zur Kennzeichnung einer Ware - wie im Streitfall - zwei Zeichen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt. Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis , sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Da zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke auch deren Verwendung als Zweitmarke ausreicht (vgl. BGH, Urt. v. 1.7.1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; Beschl. v. 10.11.1999 - I ZB 53/98, GRUR 2000, 510 = WRP 2000, 541 - Contura), muss diese Möglichkeit auch im Streitfall in die Betrachtung miteinbezogen werden (vgl. Hildebrandt , Marken und andere Kennzeichen, § 12 Rdn. 24 f.).

14
Der Verkehr ist vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt (BGH GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana, m.w.N.; GRUR 2000, 510 f. - Contura; BGH, Beschl. v. 20.1.2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515, 516 = WRP 2005, 620 - FERROSIL). Ohne weiteres wird die Verwendung einer Zweitmarke dann deutlich, wenn es sich bei einem der beiden Zeichen um den dem Verkehr bekannten Namen des Unternehmens handelt. Die Verwendung einer Zweitmarke liegt aber auch bei Serienzeichen nahe, bei denen das eine Zeichen die Produktfamilie, das andere das konkrete Produkt benennt. Bei Duftwässern entspricht eine solche Kennzeichnungspraxis - wie auch das Berufungsgericht festgestellt hat - durchaus dem Üblichen.
15
Die Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung stellt eine weit verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar. Insbesondere ist es üblich, neben einem auf das Unternehmen hinweisenden Hauptzeichen weitere Marken zur Identifizierung der speziellen einzelnen Artikel einzusetzen. In solchen Fällen können sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen mit der Folge, dass beide für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden (vgl. BGH GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; GRUR 2000, 510 f. - Contura; Ströbele in Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26 Rdn. 81).
16
3. Das Berufungsgericht hat bislang keine Feststellungen dazu getroffen, ob das mit der Klagemarke "Blue Night" kombinierte Zeichen "bodo" vom Verkehr als eigenständiges Zeichen aufgefasst wird. Ist dies der Fall, kommt es bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke nicht darauf an, dass die Produkte der Klägerin auch noch das Zeichen "bodo" tragen. Für die Annahme, dass der Verkehr in dem Zeichenbestandteil "bodo" eine selbständi- ge Zweitmarke erblickt, könnten im Streitfall etwa die häufige Verwendung von Zweitmarken auf dem hier in Rede stehenden Warengebiet (vgl. BGH GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach) und insbesondere eine entsprechende Verwendung des Zeichens "bodo" im Zusammenhang mit anderen Duftnoten sprechen. Die Revision rügt mit Erfolg, dass das Berufungsgericht dem entsprechenden Vorbringen der Klägerin nicht nachgegangen ist. Hat die Klägerin - wie von ihr vorgetragen und vom Landgericht festgestellt - unter dem Zeichen "bodo" eine Vielzahl von Düften verschiedener , gesondert gekennzeichneter Duftserien vertrieben, liegt die Annahme nahe, dass der Verkehr in dem Zeichen "Blue Night" die eingetragene Wortmarke der Klägerin wiedererkennt. Diese Frage bedarf der Klärung.

17
IV. Danach ist das angefochtene Urteil auf die Revision der Klägerin aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Bornkamm v.Ungern-Sternber g Pokrant
Schaffert Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Bochum, Entscheidung vom 01.10.2003 - 13 O 100/03 -
OLG Hamm, Entscheidung vom 01.06.2004 - 4 U 134/03 -

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 212/98 Verkündet am:
26. April 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Bit/Bud
Der Gesamteindruck einer komplexen, aus graphischen Elementen und Wortbestandteilen
bestehenden Marke für Bier, die eine in Deutschland als solche
unbekannte, aber als Familiennamen erkennbare Unternehmensbezeichnung
enthält, wird angesichts der Bezeichnungsgewohnheiten für Bier, bei denen die
Angabe der jeweiligen Brauerei für den verständigen Durchschnittsverbraucher
im Vordergrund steht, regelmäßig durch die Unternehmensangabe mitgeprägt.
BGH, Urt. v. 26. April 2001 - I ZR 212/98 - OLG Hamburg
LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 26. April 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und
Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 18. Juni 1998 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als bezüglich des Klageantrags zu a zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Parteien betreiben Bierbrauereien und stehen miteinander im Wettbewerb.
Die Klägerin, die größte Bierbrauerei der Welt mit Sitz in den Vereinigten Staaten, vertreibt u.a. unter ihren Marken "Budweiser" und "Bud" amerikanische Biere in vielen europäischen Ländern mit Ausnahme von Deutschland. Zwischen ihr und der tschechischen Brauerei B. mit Sitz in Ceske Budejovice (bis 1918: Budweis) sind in zahlreichen Ländern Rechtsstreitigkeiten wegen der Marke "Budweiser" anhängig.
Die Klägerin beabsichtigt, ihr amerikanisches "Budweiser"-Bier unter der Bezeichnung "Anheuser Busch Bud" oder "American Bud" in Deutschland zu vertreiben. Sie ist Inhaberin der farbigen, nachfolgend in den Klageanträgen wiedergegebenen Wort-/Bildmarken Nr. 395 44 603 "Anheuser Busch Bud" und Nr. 395 44 601 "American Bud", eingetragen jeweils am 11. Dezember 1995 für die Ware "Bier".
Die Beklagte, eine bekannte deutsche Brauerei, ist Inhaberin der älteren Marken Nr. 505 912 "Bit", Nr. 502 851 "Bitburger" und Nr. 704 211 "Bitte ein
Bit", eingetragen für die Ware "Bier". Sie vertreibt ein Bier Pilsener Brauart unter der Bezeichnung "Bitburger" mit verschiedenen Flaschenetiketten, wie sie aus der Anlage B 8 ersichtlich und nachfolgend teilweise abgebildet sind:

Die Beklagte, die gegen die Marken der Klägerin Widerspruch erhoben hat, sieht in der beabsichtigten Verwendung dieser Marken eine Verletzung ihrer Markenrechte.
Deswegen begehrt die Klägerin mit der Klage die (negative) Feststellung , daß ihre Wort-/Bildmarken nicht in die Rechte der Beklagten an deren "Bit"-Marke eingreifen.
Die Klägerin hat geltend gemacht, die Marke Nr. 505 912 der Beklagten sei mangels Benutzung löschungsreif. Im übrigen bestehe zwischen ihren Wort-/Bildmarken und den Marken der Beklagten keine Verwechslungsgefahr. Ihr gehe es nicht um die Einführung der Bezeichnung "Bud" in Deutschland, sie beabsichtige nur die Verwendung ihrer Wort-/Bildmarken. Die Geltendmachung
etwaiger Unterlassungsansprüche durch die Beklagte wäre rechtsmißbräuchlich. Diese habe "Bit" als IR-Marke geschützt, sei aber in vielen europäischen Ländern hieraus nicht gegen die Verwendung der Bezeichnung "Bud" vorgegangen ; auch in den Vereinigten Staaten bestünden "Bud" und "Bit" bzw. "Bitte ein Bit" als Marken nebeneinander. Der Beklagten gehe es nur darum, sie, die Klägerin, vom deutschen Markt fernzuhalten.
Die Klägerin hat beantragt,
festzustellen, daß

a) die nachfolgend abgebildete deutsche Wort-/Bildmarke "Anheuser Busch Bud", eingetragen beim Deutschen Patentamt unter der Nr. 395 44 603,

und

b) die nachfolgend abgebildete deutsche Wort-/Bildmarke "American Bud", eingetragen beim Deutschen Patentamt unter der Nr. 395 44 601,

nicht in die Rechte der Marke "Bit" der Beklagten eingreifen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, die Klägerin bereite systematisch die Einführung ihres Bieres unter der Bezeichnung "Bud" in Deutschland vor. Die streitgegenständlichen Marken stimmten - abgesehen vom Wortbestandteil - mit einer Wort-/Bildmarke "Anheuser Busch B" der Klägerin und mit den von der Klägerin im europäischen Ausland verwendeten "Bud"-Etiketten überein. Ihre Marke "Bit" habe als reines Phantasiewortzeichen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. In der Bierbranche würden Abkürzungen sonst nicht und einsilbige Marken nur ausnahmsweise verwendet. Diese Kennzeichnungskraft werde infolge der durch ein Meinungsforschungsgutachten belegten auûergewöhnlichen Bekanntheit von "Bit" noch gesteigert. Auf den von ihr verwendeten Flaschenetiketten würden ihre Marken durch die Verwendung von "Bit" rechtserhaltend benutzt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Feststellungsbegehren weiter.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat die (negative) Feststellung für nicht begründet erachtet, weil der Beklagten Ansprüche aus ihrer Marke "Bit" gegen die Klägerin zustünden. Es hat dazu ausgeführt:
Die Beklagte habe ihre Marke "Bit" durch die Verwendung ihrer Flaschenetiketten rechtserhaltend benutzt. Auf diesen befinde sich die Angabe "Bitburger", wobei die ersten drei Buchstaben ("Bit") etwa doppelt so groû gedruckt seien wie der weitere Bestandteil. Damit sei "Bit" als Kurzbezeichnung von "Bitburger" herausgestellt und zeichenmäûig verwendet. Auch durch den zusätzlich auf den Etiketten aufgedruckten Slogan "Bitte ein Bit" werde die Kurzform "Bit" benutzt.
Zwischen der Marke "Bit" und den Marken der Klägerin bestehe auch Verwechslungsgefahr i. S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
Die Marke "Bit" habe als Phantasiewort und infolge seiner prägnanten Kürze von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Diese sei durch die Bekanntheit der Marke im Verkehr (bei 69,5 % der Gesamtbevölkerung und 83,3 % der Biertrinker bei ungestützter Frage) auf ein überdurchschnittliches Maû gesteigert.
Der Gesamteindruck der Marken der Klägerin werde durch deren jeweilige Wortbestandteile "Bud" geprägt, weil sich der Verkehr bei Wort /Bildzeichen in der Regel an den Wortbestandteilen orientiere, die die einfachste Form der Bezeichnung der Ware darstellten. Das gelte angesichts mündlicher Bestellungen vor allem auch bei Bieren. Innerhalb der Wortbestandteile "Anheuser Busch Bud" und "American Bud" sei nicht auf die jeweilige Wortkombination , sondern entscheidend auf "Bud" abzustellen. Dieser Bestandteil erscheine durch seine Alleinstellung in einer Zeile und die ornamentale Verzierung graphisch hervorgehoben und wirke damit und auch im jeweiligen Sprachfluû als eigentlicher Orientierungspunkt innerhalb der Marken. Das werde durch die Griffigkeit des Bestandteils auch für Bestellungen im Zuruf noch unterstützt. Darüber hinaus sei der Bestandteil "Anheuser Busch" das Unternehmenskennzeichen der Klägerin, das - wenn auch in Deutschland als solches nicht bekannt - wie ein Name wirke und deshalb vom Verkehr nicht als eigentlich produktkennzeichnend verstanden werde. Bei der Marke "American Bud" erweise sich der Bestandteil "American" als beschreibend und deshalb nicht kennzeichnungskräftig, weil er nur auf die geographische Herkunft des Bieres hinweise.
Bei der vorzunehmenden Gesamtwürdigung, bei der die gegebene Warenidentität , die überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Kennzeichnung "Bit" und die nicht geringe Ähnlichkeit von "Bit" und "Bud" zugrunde zu legen
seien, ergebe sich eine Verwechslungsgefahr in klanglicher wie in schriftbildlicher Hinsicht. Diese werde nicht dadurch ausgeräumt, daû die Kurzbezeichnungen "Bit" und "Bud" für die jeweiligen Langversionen "Bitburger" bzw. "Budweiser" stünden, die sich deutlicher unterschieden. Wer sich bezüglich der Kurzversion geirrt habe, habe damit automatisch auch die Langversion über den Bedeutungsgehalt der Abkürzung verwechselt.
Stehe demnach der Beklagten ein Unterlassungsanspruch bezüglich der Marken der Klägerin zu, sei die negative Feststellungsklage unbegründet.
II. Diese Beurteilung hält den Revisionsangriffen nicht in allen Punkten stand.
1. Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts , Gegenstand der negativen Feststellungsklage sei entgegen dem Wortlaut der beiden Klageanträge nicht die isolierte Rechtsfrage, ob die beiden Marken der Klägerin in die Rechte der Marke "Bit" der Beklagten eingriffen, sondern die Feststellung, daû die Beklagte die Verwendung der Marken der Klägerin nicht verbieten könne, und zwar aufgrund der "Bit"-Marken der Beklagten , worunter alle Markenrechte der Beklagten zu verstehen seien. Gegen ein solches Antragsverständnis spricht, daû die Beklagte sich im Vorfeld des Rechtsstreits lediglich geweigert hatte, der Klägerin zu bestätigen, daû deren Wort-/Bildmarken die Marke "Bit" der Beklagten nicht verletzen. Ein Anhalt dafür , daû die Klägerin gleichwohl ihre Anträge in dem weiten vom Berufungsgericht zugrunde gelegten Umfang stellen wollte, ist nicht ersichtlich und vom Berufungsgericht auch nicht angeführt worden. Deshalb kommt, soweit das Berufungsurteil aufzuheben ist, eine Prüfung der Verletzung weiterer Marken der Beklagten nicht in Betracht.

2. Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Marke "Bit" der Beklagten sei wegen mangelnder Benutzung löschungsreif. Das Berufungsgericht hat eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG angenommen, weil die Beklagte unstreitig die Flaschenetiketten gemäû Anlage B 8 verwendet. Das kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.
Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht , soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern, wobei diese Regelung auch auf Fälle anzuwenden ist, in denen die benutzte Form selbst als Marke eingetragen ist. Danach liegt eine rechtserhaltende Benutzung dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und - wie im Streitfall - den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maûgebende kennzeichnende Wirkung beimiût (BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 7/96, GRUR 1999, 167 = WRP 1998, 1083 - Karolus Magnus; Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 55 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp; Beschl. v. 30.3.2000 - I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038, 1039 = WRP 2000, 1161 - Kornkammer). Diese Beurteilung ist im wesentlichen dem Tatrichter vorbehalten und in der Revisionsinstanz nur eingeschränkt u.a. auf zutreffende Rechtsanwendung und die Beachtung der allgemeinen Lebenserfahrung überprüfbar. Entgegen der Auffassung der Revision kann insoweit nicht mehr von den strengen Grundsätzen ausgegangen werden, die früher in der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz angewendet worden sind (BGH, Urt. v. 17.7.1997 - I ZR 228/94, GRUR 1997, 744, 746 = WRP 1997, 1085 - ECCO I).
In seiner tatrichterlichen Würdigung ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daû angesichts der besonders auffälligen drucktechnischen Hervorhebung von "Bit" aus der Gesamtbezeichnung diesem Bestandteil als erkennbarer Abkürzung von "Bitburger" die besondere Bedeutung zukomme und es sich bei dem weiteren Bestandteil um etwas Unwesentliches, das bei Abkürzung weggelassen werde, handele. Das kann nicht als erfahrungswidrig erachtet werden. Das Berufungsgericht hätte für seine Auffassung auch noch die besondere Kennzeichnungskraft des Bestandteils "Bit" heranziehen können.
Auch der Hinweis der Revision auf die noch zum Warenzeichengesetz ergangene "Wurstmühle"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes (Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872, 873) führt nicht weiter. Im damaligen Fall war - anders als im Streitfall - ein reines Bildzeichen durch die Einbindung in eine wappenartige Umrahmung und durch die Zufügung der Wortbestandteile "RÜGENWALDER Teewurst" und "ECHT MIT DER MÜHLE" ergänzt worden. Daû dort die abweichende Benutzungsform als ihrerseits eigenständige - in der typischen Form eines Wort-/Bildzeichens auftretende - Herkunftskennzeichnung angesehen worden ist, beruhte auf den besonderen Gegebenheiten des damaligen Falls und kann, weil entsprechende Anhaltspunkte der Entscheidung nicht entnommen werden können, nicht als Ausspruch eines Erfahrungssatzes angesehen werden (BGH GRUR 2000, 1038, 1039 - Kornkammer ). Mit ihrem Vorbringen, die Marke "Bit" sei in "Bitburger" zu einer einheitlichen Kennzeichnung verschmolzen, setzt die Revision lediglich ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Berufungsgerichts. Damit kann sie im Revisionsverfahren nicht gehört werden. Sie vernachlässigt bei ihrer Beurteilung insbesondere die graphische Hervorhebung des Bestandteils "Bit" und dessen besondere Kennzeichnungskraft.

Das Berufungsgericht hat des weiteren in der Verwendung des Slogans "Bitte ein Bit" durch die Beklagte eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke gesehen. Auch hiergegen wendet sich die Revision ohne Erfolg. Allein die Tatsache, daû es sich bei "Bitte ein Bit" um einen Slogan handelt, schlieût die Annahme nicht aus, daû darin der kennzeichnende Bestandteil "Bit" eine selbständige Stellung als Produktkennzeichnung behalten hat (vgl. BGH GRUR 1999, 54, 55 - Holtkamp).
3. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Beklagten stünden wegen bestehender markenrechtlicher Verwechslungsgefahr mit der Marke "Bit" Ansprüche gegen die Verwendung beider Marken der Klägerin zu, ist bezüglich der Marke "American Bud" revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, dagegen bezüglich der Marke "Anheuser Busch Bud" nicht frei von Rechtsfehlern.
Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr ist nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 39 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. = WRP 1998, 1165 - Canon; GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 18 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 22.6.2000 - Rs. C-425/98, MarkenR 2000, 255 Tz. 44 - Adidas/Marca Mode). Das gilt uneingeschränkt auch für die Beurteilung nach der Regelung des die genannten Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinie umsetzenden § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dabei besteht - wie das Berufungsgericht im Ausgangspunkt nicht verkannt hat - eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren, der Identität oder
Ähnlichkeit der Marken sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und/oder eine besondere Bekanntheit der älteren Marke im Markt ausgeglichen werden (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 159 f. = WRP 2001, 41 - DreiStreifen -Kennzeichnung, jeweils m.w.N.).

a) Bei den im Streitfall in Betracht zu ziehenden Waren handelt es sich auf beiden Seiten um Bier, mithin um identische Waren i. S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

b) Bezüglich der Kennzeichnungskraft der Marke der Beklagten ist das Berufungsgericht von einer von Hause aus durchschnittlichen, durch die Bekanntheit der Marke im Markt, wie sie aus dem Meinungsforschungsgutachten des Instituts G. entnommen werden könne, überdurchschnittlich gesteigerten Kennzeichnungskraft ausgegangen. Das greift die Revision nicht mit eigenen Rügen an; Rechtsfehler sind insoweit auch nicht erkennbar.

c) Das Berufungsgericht hat des weiteren zutreffend zugrunde gelegt, daû bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (st. Rspr.; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 158, 160 - DreiStreifen -Kennzeichnung, jeweils m.w.N.). Dabei liegt die Beurteilung des Gesamteindrucks im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt u.a. darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und bestehende Erfahrungssätze angewandt hat.

aa) Es ist nicht zu beanstanden, daû das Berufungsgericht bei der Bestimmung des Gesamteindrucks der Marken der Klägerin die Bildbestandteile vernachlässigt hat und davon ausgegangen ist, daû den hervorgehobenen Wortbestandteilen für die Frage einer Verwechslungsgefahr die maûgebliche Bedeutung zukommt. Das entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, weil bei derartigen kombinierten Marken in der Regel die Wortbestandteile für den Verkehr die einfachste Möglichkeit der Benennung der Marke bieten (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; BGHZ 139, 340, 349 - Lions; BGH, Beschl. v. 20.1.2000 - I ZB 32/97, GRUR 2000, 883, 884 = WRP 2000, 1152 - Pappagallo). Eine solche ist bei der im Streitfall in Frage stehenden Ware "Bier" insbesondere bei mündlichen Bestellungen in Gastwirtschaften erforderlich. Das Berufungsgericht hätte zur Begründung auch noch die Tatsache heranziehen können, daû die Bildbestandteile der Marken der Klägerin vor allem dekorativen Charakter haben.
Die Revision macht dagegen ohne Erfolg geltend, Bier werde vor allem in Getränkemärkten "auf Sicht" gekauft, so daû es für den Käufer maûgeblich auf den optischen Eindruck der Marken ankomme. Darüber hinaus unterschieden sich die Etiketten (Marken) der Klägerin vor allem durch die dominierende Farbgebung in knallrot, weiû und mittelblau von anderen Bierflaschenetiketten so maûgeblich, daû damit besonders hohe Erinnerungswerte bei den Verbrauchern erzielt würden. Die Tatsache, daû Bier - wie manche andere Ware auch (vgl. BGHZ 139, 340, 349 - Lions) - bezüglich der Gesamtumsätze in beachtlichen Mengen auf Sicht, nämlich kistenweise in Lebensmittel- und Getränkemärkten erworben wird, schlieût die Annahme nicht aus, daû es erfahrungsge-
mäû in maûgeblichem Umfang auch auf mündliche Bestellungen in Gastwirtschaften ankommt. Der Erfahrungssatz, daû graphische Gestaltungen mehr dekorativer Art in kombinierten Wort-/Bildzeichen gegenüber Wortbestandteilen zurücktreten, wird auch nicht schon angesichts der konkreten farbigen Gestaltung der Marken (Etiketten) der Klägerin fraglich, zumal auch Bierflaschenetiketten anderer Hersteller durchaus farbig angelegt sind und die Revision nicht aufgezeigt hat, daû die von der Klägerin verwendeten Farben für sie eine herkunftshinweisende Wirkung haben.
bb) Das Berufungsgericht ist des weiteren davon ausgegangen, daû der Gesamteindruck beider Marken der Klägerin durch den jeweiligen Bestandteil "Bud" geprägt werde. Dem kann bezüglich der vom Klageantrag zu a erfaûten Marke "Anheuser Busch Bud" nicht beigetreten werden.
(1) Das Berufungsgericht hat bezüglich dieser Marke ausgeführt, daû der Wortbestandteil "Bud" schon nach der graphischen Gestaltung nicht gleichberechtigt mit den anderen Wörtern, sondern durch seine Anordnung mittig in einer eigenen Zeile mit dekorativen pfeilartigen Elementen hervorgehoben sei. Dem Verkehr biete sich der Bestandteil auch als griffige Kurzbezeichnung an. Zwar seien die weiteren Wörter "Anheuser Busch" in Deutschland nicht als Unternehmenskennzeichen der Klägerin bekannt. Sie wirkten aber wie zwei deutschstämmige Familiennamen, wie der Verkehr unschwer erkennen werde, so daû er die eigentliche Produktkennzeichnung in "Bud" sehen werde. Diese Erwägungen sind nicht frei von Rechtsfehlern.
Nach der Rechtsprechung des Senats ist zwar anerkannt, daû Wortzeichen , die aus mehreren Bestandteilen bestehen, in ihrem Gesamteindruck durch einzelne Bestandteile geprägt werden können. Voraussetzung hierfür ist
allerdings, daû hinreichende Anhaltspunkte aus der allgemeinen Lebenserfahrung vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, der Verkehr werde andere Wortbestandteile bei der Wahrnehmung einer Marke vernachlässigen. Insoweit ist in der Rechtsprechung anerkannt, daû insbesondere bei der Kombination mehrerer Wortbestandteile, zu denen die dem Verkehr bekannte oder als solche erkennbare Unternehmenskennzeichnung des Markeninhabers gehört, der Verkehr sein Augenmerk vor allem auf die eigentliche Produktkennzeichnung und nicht auf die Unternehmenskennzeichnung richten wird (BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 406 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Beschl. v. 10.7.1997 - I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997, 1186 - Ionofil; Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 816 = WRP 1998, 755 - Nitrangin; Beschl. v. 4.2.1999 - I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 - LORA DI RECOARO). Es wäre aber, wie der Bundesgerichtshof auch ausgesprochen hat, verfehlt, etwa von einem Regelsatz auszugehen , wonach einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil stets eine (mit-)prägende Bedeutung für den Gesamteindruck einer Marke abzusprechen sei. Es ist vielmehr der Beurteilung des Einzelfalls vorbehalten, ob aus der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe in den Hintergrund tritt oder nicht (BGH GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep; Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; Beschl. v. 18.4.1996 - I ZB 3/94, GRUR 1996, 774, 775 - falke-run/LE RUN). Insoweit kommt es maûgeblich darauf an, welche besonderen Gegebenheiten und Bezeichnungsgewohnheiten auf dem in Frage stehenden Warengebiet üblich sind.
Hierzu hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Das nötigt jedoch insoweit nicht zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache, weil das Revisionsgericht anhand der vorgelegten Benutzungsbeispiele selbst beurteilen kann, daû der Durchschnittsverbrau-
cher, auf dessen Vorstellung es maûgeblich ankommt (BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND), auf dem hier maûgeblichem Warengebiet in weitem Umfang mit der Verwendung des Brauereinamens als Produktkennzeichnung konfrontiert wird, so daû er - ähnlich wie im Bereich der Modebranche bezüglich der Namen von Modeschöpfern und Designern (vgl. BGH, GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; GRUR 1996, 774, 775 - falke-run/LE RUN) - nach der allgemeinen Lebenserfahrung auf die Zuordnung des konkreten Produkts zu der herstellenden Brauerei und damit auf die Herstellerangabe besonderes Gewicht legt. Deshalb ist erfahrungsgemäû davon auszugehen, daû derartige Bestandteile den Gesamteindruck der Bezeichnung jedenfalls mitprägen. Die Feststellung des Berufungsgerichts, daû die Firmenbezeichnung der Klägerin in Deutschland dem Verkehr zwar nicht bekannt sei, dieser aber die Bestandteile "Anheuser Busch" als Namen erkennen werde, läût demnach nicht den Schluû zu, daû diese Bestandteile für den angesprochenen Verkehr in den Hintergrund treten werden.
Von der Prägung des Gesamteindrucks (allein) durch den Bestandteil "Bud" kann entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts auch nicht deshalb ausgegangen werden, weil dieser Bestandteil in bestimmter Weise graphisch angeordnet und verziert ist. Insoweit macht die Revision allerdings ohne Erfolg geltend, daû die dahingehende Argumentation des Berufungsgerichts widersprüchlich sei; da die graphischen Elemente für den Verkehr in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurückträten, könnten sie zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks von einzelnen Wortbestandteilen nicht mehr beitragen. Dem kann zwar in dieser Allgemeinheit nicht beigetreten werden, weil es sich bei der vom Berufungsgericht herangezogenen graphischen Gestaltung nicht um die allgemeinen dekorativen Elemente der Marke handelt. Bei der Beurteilung der
Bedeutung der Anordnung des Bestandteils "Bud" in einer eigenen Zeile mittig mit zwei pfeilartigen Verzierungen unterhalb der anderen Wortbestandteile "Anheuser Busch" für die Prägung des Gesamteindrucks durch eben diesen Bestandteil hat das Berufungsgericht aber wesentliche Gesichtspunkte auûer Betracht gelassen. Angesichts der schon erwähnten Bezeichnungsgewohnheiten und der Bedeutung, die der Verkehr der jeweiligen Brauerei beimiût, spricht erfahrungsgemäû wenig dafür, daû für ihn durch die vom Berufungsgericht angeführten äuûerlichen Gestaltungselemente die weiteren Wortbestandteile in den Hintergrund treten. Das gilt um so mehr, als es sich bei "Bud" nicht um ein Wort der deutschen Sprache handelt und deshalb auch die Aussprache des Wortes nicht ohne weiteres zweifelsfrei erscheint.
Da auch sonstige Gründe nicht ersichtlich sind, die die Annahme der Prägung des Gesamteindrucks der Wortbestandteile "Anheuser Busch Bud" allein durch den Bestandteil "Bud" rechtfertigen könnten, ist für die Beurteilung der Markenähnlichkeit davon auszugehen, daû sich die Marke "Bit" der Beklagten und die die Marke der Klägerin insgesamt prägende Bezeichnung "Anheuser Busch Bud" gegenüberstehen.
(2) Bezüglich der Marke "American Bud" ist das Berufungsgericht dagegen rechtsfehlerfrei von einer Prägung des Gesamteindrucks durch den Bestandteil "Bud" ausgegangen.
Das kann zwar nicht allein mit der Erwägung, daû die graphische Hervorhebung von "Bud" gegenüber "American" den Verkehr zu einer solchen Vorstellung führen könne, begründet werden. Zutreffend hat das Berufungsgericht aber auch ausgeführt, daû der Bestandteil "American" als geographischer Begriff auf eine Eigenschaft des Bieres, nämlich aus Amerika (den USA) zu
stammen oder in der Art eines amerikanischen Bieres gebraut zu sein, beschreibend hinweise und daher nicht kennzeichnungskräftig und deshalb nicht zumindest mitprägend sei. Dem setzt die Revision ohne Erfolg entgegen, daû die Schutzwürdigkeit und die Schutzbedürftigkeit geographischer Herkunftsangaben die Annahme fehlender Kennzeichnungskraft widerlegten. Geographische Angaben, wie das Wort "American", erscheinen zwar - wie die Vorschriften der §§ 126 ff. MarkenG zeigen - tatsächlich schutzfähig und schutzbedürftig. Das beruht aber gerade auf ihrem beschreibenden Charakter, nämlich dem mit ihnen gegebenen geographischen Herkunftshinweis. Mit der Herkunftsfunktion einer Marke hat das - unbeschadet der besonderen Gegebenheiten bei Kollektivmarken (vgl. § 99 MarkenG) - nichts zu tun. Vielmehr unterliegen derartige Angaben einem Freihaltungsbedürfnis i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Da sie nach allgemeinem Sprachverständnis beschreibenden Charakter haben, werden sie vom Verkehr in der Regel nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Herstellerangabe verstanden (vgl. BGH, Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 61/82, GRUR 1985, 41, 44 - REHAB; Urt. v. 25.1.1990 - I ZR 83/88, GRUR 1990, 453, 455 - L-Thyroxin; Urt. v. 8.3.1990 - I ZR 65/88, GRUR 1990, 681, 683 - Schwarzer Krauser; Urt. v. 28.11.1991 - I ZR 297/89, GRUR 1992, 203, 205 - Roter mit Genever). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kann im Einzelfall allenfalls dann anzunehmen sein, wenn eine beschreibende Angabe zumindest von rechtlich beachtlichen Teilen der in Betracht kommenden Verkehrskreise als Warenkennzeichnung, nicht jedoch als bloûe warenbeschreibende Angabe aufgefaût wird (BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.). Anhaltspunkte für ein derartiges Verkehrsverständnis des Wortes "American" sind nicht ersichtlich und von der Klägerin in den Instanzen auch nicht vorgebracht worden.

d) Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Marke "Bit" der Beklagten und den Marken der Klägerin, kann danach nur bezüglich der Marke "American Bud" Bestand haben.
aa) Für die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr der Marke "Anheuser Busch Bud" mit der Marke "Bit" ist zwar von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft dieser Marke und Warenidentität auszugehen; es fehlt aber, weil sich insoweit die Kennzeichen "Bit" und "Anheuser Busch Bud" gegen - überstehen, angesichts des weiten Abstands der Bezeichnungen an der erforderlichen Markenähnlichkeit, so daû eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden kann.
bb) Bezüglich der Marke "American Bud" der Klägerin hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr sowohl im Schrift- wie im Klangbild angenommen. Es hat dazu ausgeführt, die einander gegenüberstehenden Wörter "Bit" und "Bud" bestünden aus nur einer Silbe, begännen mit "B" und endeten klanglich übereinstimmend mit "t".
(1) Die Annahme einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr ist von Rechtsfehlern beeinfluût. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daû der bildliche Gesamteindruck der Marke "American Bud" allein von den Wortbestandteilen "American Bud" geprägt werde. Hiervon kann auch keine Rede sein, da es sich - bildlich - um eine komplexe, eine Vielzahl von dekorativen und anderen bildlichen Elementen und verschiedene Wortbestandteile aufweisende Marke handelt, die - bildlich - dem Verkehr als solche und nicht in der (bildlichen) Kurzbezeichnung "Bud" entgegentritt.

(2) Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist dagegen die Annahme des Berufungsgerichts, es liege eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht vor. Die Anfangslaute der einander gegenüberstehenden Wörter "Bit" und "Bud" sind identisch, die Endlaute stimmen in üblicher deutscher Aussprache überein, wie das Berufungsgericht - insoweit unangegriffen - festgestellt hat. Der Mittellaut in den einsilbigen Wörtern ist bei "Bud", unabhängig ob als "bat" oder "but" ausgesprochen, zwar abweichend von "Bit". Dieser Unterschied, dem bei einsilbigen Wörtern, wie sie im Streitfall zu beurteilen sind, regelmäûig keine geringe Bedeutung zukommt, wird aber bei der erforderlichen Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls durch die überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Marke der Beklagten, die einen erweiterten Schutzumfang rechtfertigt (vgl. BGH GRUR 2001, 158, 160 - Drei-Streifen-Kennzeichnung), und die Tatsache ausgeglichen, daû es um identische Waren geht. Das hat der Senat im Jahre 1977 im Ergebnis ebenso gesehen, wie der Nichtannahme der Revision gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 6. Juli 1976 entnommen werden kann, mit der die Verurteilung u.a. der tschechischen Brauerei in Ceske Budejovice (und mehrerer deutscher Biergroûhandlungen) zur Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Bud" für Bier bestätigt worden ist.
4. Das Berufungsgericht hat bisher - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nicht geprüft, ob der Beklagten gegen die Marke "Anheuser Busch Bud" aus anderen Gründen als denen einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr mit ihrer Marke "Bit" Rechte zustehen.
Ob diese sich aufgrund der Marke "Bit" aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ergeben könnten, hängt, weil es sich im Streitfall um identische Waren handelt,
von der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften über die ihm vom Bundesgerichtshof in seiner "Davidoff"-Entscheidung (Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875 = WRP 2000, 1142) zur Vorabentscheidung vorgelegte dahingehende Frage und davon ab, inwieweit der Begriff der Markenähnlichkeit in den Bestimmungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG übereinstimmend auszulegen ist (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 430; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 487; Starck, MarkenR 2000, 73, 76). Das Berufungsgericht wird darüber hinaus gegebenenfalls den Vortrag der Beklagten darauf zu prüfen haben, ob sich aus ihm Hinweise auf ein wettbewerbswidriges Verhalten der Klägerin i.S. des § 1 UWG ergeben, das als solches nicht Gegenstand der markengesetzlichen Regelungen ist (vgl. hierzu BGHZ 138, 349, 351 f. - MAC Dog). Die Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften brauchte nur dann nicht abgewartet zu werden, wenn ein erweiterter Schutz der bekannten Marke "Bit" sowohl auf der Grundlage des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als auch der des § 1 UWG ausscheiden würde.
III. Danach war das angefochtene Urteil unter Zurückweisung der Revision im übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufzuheben, als über den Klageantrag zu a zum Nachteil der Klägerin entschieden worden ist, und die Sache in diesem Umfang an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Schaffert

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 253/00 Verkündet am:
27. Februar 2003
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : ja
BGHR : ja
Gesamtpreisangebot

a) Die Möglichkeit, Güter und Dienstleistungen zu Gesamtangeboten (insbesondere
Komplettangeboten) zusammenzustellen und dementsprechend zu
bewerben, gehört zur Freiheit des Wettbewerbs. Eine solche Werbung darf
daher grundsätzlich nur zur Verhinderung unlauteren Wettbewerbs und des
Mißbrauchs von Marktmacht beschränkt werden.

b) Die Vorschrift des § 1 UWG hat nicht den Zweck, unabhängig vom Schutz
der Verbraucher vor unlauterer Beeinflussung und über die für Preisangaben
geltenden Vorschriften hinaus die Gewerbetreibenden anzuhalten, in der
Werbung die Elemente ihrer Preisbemessung nachvollziehbar darzustellen,
um Preisvergleiche zu erleichtern.
BGH, Urt. v. 27. Februar 2003 - I ZR 253/00 - OLG Frankfurt a.M.
LG Frankfurt a.M.
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 27. Februar 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Pokrant und
Dr. Büscher

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 21. September 2000 aufgehoben.
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main vom 7. Juli 1999 geändert, soweit darin zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.
Die Klage wird auch insoweit abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Kläger auferlegt.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Beklagte, eine Reiseveranstalterin, bot im Winter 1998/99 eine Pau- schalreise für Skifahrer mit Unterbringung in einem Ferienclub an. Im Gesamtpreis enthalten waren Skier der Marke "F. " und zwar nach Wunsch AbfahrtsSkier (Standard-Ski oder Carving-Ski) mit Bindung oder Langlauf-Skier mit Bindung , Schuhen und Stöcken. Für dieses Angebot warb die Beklagte mit einem als Anlage K 3 vorgelegten Werbeblatt.
Der Kläger, ein Berufsverband des Sportfachhandels, hat diese Werbung als wettbewerbswidrig beanstandet, weil damit für ein Kopplungsangebot ungleichartiger Leistungen geworben werde, bei dem verschleiert werde, in welchem Umfang der Gesamtpreis auf die Reiseleistung und auf die Skiausrüstung entfalle.
Der Kläger hat beantragt, der Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen , im geschäftlichen Verkehr zum Zwecke des Wettbewerbs Reiseleistungen verbunden mit dem Verkauf von Skiern und/oder Bindungen und/oder sonstigen Gegenständen der Wintersportausrüstung zu einem Gesamtpreis anzukündigen, ohne den auf die Wintersportartikel entfallenden Teil des Gesamtpreises gesondert zu beziffern, hilfsweise: das konkrete Angebot gemäß Anlage K 3 mit Vor- und Rückseite zu untersagen.
Die Beklagte hat demgegenüber geltend gemacht, der Preisanteil für die Skiausrüstung könne dem Werbeblatt ohne weiteres rechnerisch entnommen werden. Ein Interessent erhalte zudem im Reisebüro auf Nachfrage nähere Informationen zu der angebotenen Ausrüstung.
Das Landgericht hat den Hauptantrag der Klage abgewiesen und dem Hilfsantrag stattgegeben.
Die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht zurückgewiesen.
Dagegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Revision, deren Zurückweisung der Kläger beantragt.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat die konkrete Werbung der Beklagten als wettbewerbswidrige Ankündigung eines Kopplungsgeschäfts angesehen. Eine Werbung für das Angebot unterschiedlicher Waren zu einem Gesamtpreis sei zwar wettbewerbsrechtlich grundsätzlich nicht unzulässig. Die beanstandete Werbung beeinflusse aber die angesprochenen Verbraucher in einer Weise unsachlich , die mit § 1 UWG nicht zu vereinbaren sei. Sie erwecke den Eindruck eines besonders günstigen Angebots und übe daher einen erheblichen Kaufanreiz aus. Aufgrund der Werbeangaben sei es den Verbrauchern aber nicht möglich, die Preiswürdigkeit der zu einem Gesamtangebot zusammengefaßten Einzelangebote auch nur annähernd zuverlässig zu beurteilen. Dies gelte auch dann, wenn unterstellt werde, daß die Verbraucher in der Lage seien, anhand
der Preisangaben in der Rubrik "Nur Aufenthalt/Verlängerung (7 Nächte)" durch Differenzrechnung den Preisvorteil der Skiausrüstung zu ermitteln. Die Werbung enthalte - jedenfalls bezüglich der Langlauf-Skier und der Standard-Skier - keine Angaben über die Qualität der Skiausrüstung. Der Hinweis, daß es sich um Skier der Marke "F. " handele, habe insoweit keine Aussagekraft, da - wie dem Verkehr bekannt sei - Marken-Skier von jedem Hersteller in höchst unterschiedlichen Qualitäts- und Preisstufen angeboten würden. Nach dem Gesamteindruck der Werbung werde der Leser glauben, er erhalte wegen der Kopplung an die Reiseleistung gute, für seine Bedürfnisse geeignete Skier zu einem besonders günstigen Preis, ohne daß er die Preiswürdigkeit des Angebots tatsächlich überprüfen könne.
Die Beklagte berufe sich ohne Erfolg darauf, daß ein Interessent vor der Buchung im Reisebüro Genaueres zu den angebotenen Skiern erfahren könne, weil sich dieser dann schon in einem Verkaufsgespräch befinde und regelmäßig nicht mehr willens und in der Lage sei, einen Preisvergleich hinsichtlich der Skier vorzunehmen.
II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Werbung der Beklagten für ihr Pauschalreiseangebot ist auf der Grundlage der erforderlichen Gesamtbetrachtung der relevanten Umstände nicht als sittenwidrig im Sinne des § 1 UWG anzusehen.
1. Die Werbung für Angebote, bei denen mehrere Waren und/oder Dienstleistungen zu einem Gesamtpreis angeboten werden (sog. Kopplungsangebote ), ist wettbewerbsrechtlich grundsätzlich zulässig. Der Kaufmann kann frei und ohne Rücksicht darauf, ob ein Funktionszusammenhang zwischen den Waren oder Dienstleistungen besteht, entscheiden, ob er Waren und Dienstlei-
stungen - auch ganz verschiedener Art - zusammen zu einem einheitlichen Preis abgeben will. Er darf dementsprechend für ein solches Gesamtangebot auch werben, ohne gehalten zu sein, für die einzelnen Waren oder Leistungen Einzelpreise auszuweisen (vgl. BGHZ 151, 84, 88 - Kopplungsangebot I; BGH, Urt. v. 9.7.2002 - KZR 30/00, GRUR 2003, 77, 78 = WRP 2002, 1426 - Fernwärme für Börnsen; vgl. auch BGH, Urt. v. 30.11.1995 - I ZR 233/93, GRUR 1996, 363, 364 = WRP 1996, 286 - Saustarke Angebote; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 22. Aufl., § 1 Rdn. 127). Die Möglichkeit, Güter und Dienstleistungen zu Gesamtangeboten (insbesondere Komplettangeboten) zusammenzustellen und dementsprechend zu bewerben, gehört zur Freiheit des Wettbewerbs. Eine solche Werbung darf daher grundsätzlich nur zur Verhinderung unlauteren Wettbewerbs und des Mißbrauchs von Marktmacht beschränkt werden (vgl. dazu auch Monopolkommission, Hauptgutachten 1990/1991, 1992, Tz. 1345 ff., 1379 ff.).
2. Die Werbung für ein Kopplungsgeschäft ist wettbewerbswidrig, wenn die Angaben über das Angebot geeignet sind, die Entscheidung der angesprochenen Verkehrskreise in wettbewerbsrechtlich unlauterer Weise zu beeinflussen , etwa dann, wenn über den tatsächlichen Wert des Angebots in relevanter Weise irregeführt wird. Dies kann auch dann anzunehmen sein, wenn eine Werbung für ein Kopplungsangebot, das in besonderer Weise anlockend wirkt (etwa weil ein Teil des Gesamtangebots als "unentgeltlich" oder besonders günstig herausgestellt wird), nur unzureichend über dessen Inhalt informiert (vgl. BGHZ 151, 84, 89 - Kopplungsangebot I; BGH, Urt. v. 13.6.2002 - I ZR 71/01, GRUR 2002, 979, 981 = WRP 2002, 1259 - Kopplungsangebot II). Derartige Umstände liegen hier nicht vor.

a) Den Werbenden trifft keine Pflicht zu einer umfassenden Aufklärung; eine solche wird von einem verständigen Verbraucher (vgl. BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 167/97, GRUR 2000, 619, 621 = WRP 2000, 517 - OrientTeppichmuster ) auch nicht erwartet (vgl. BGHZ 139, 368, 376 - Handy für 0,00 DM). So ist es gerade bei Pauschalreisen nicht üblich und in der Regel nicht sinnvoll, den Wert aller im Gesamtangebot enthaltenen, sehr verschiedenartigen Leistungen in der Werbung zu erläutern. Eine Verpflichtung zu aufklärenden Angaben besteht nach den §§ 1 und 3 UWG nur dann, wenn andernfalls die Gefahr einer unlauteren Beeinflussung der Verbraucher durch Täuschung über den tatsächlichen Wert des Angebots, insbesondere über den Wert einer angebotenen Zusatzleistung, gegeben ist (vgl. BGHZ 151, 84, 89 - Kopplungsangebot I).

b) Ebensowenig kann ein Grundsatz aufgestellt werden, daß die Werbung für ein gekoppeltes Angebot zu einem Gesamtpreis allgemein wegen der Erschwerung des Preisvergleichs wettbewerbswidrig sei (vgl. BGH, Urt. v. 10.2.1967 - Ib ZR 72/65, GRUR 1967, 530, 532 = WRP 1967, 222 - Fahrschule ). Die Vorschrift des § 1 UWG hat nicht den Zweck, unabhängig vom Schutz der Verbraucher vor unlauterer Beeinflussung und über die für Preisangaben geltenden Vorschriften hinaus die Gewerbetreibenden anzuhalten, in der Werbung die Elemente ihrer Preisbemessung nachvollziehbar darzustellen, um Preisvergleiche zu erleichtern. Es ist vielmehr Sache des Verbrauchers selbst, Preisvergleiche anzustellen und sich Gedanken über die Preiswürdigkeit des Angebots zu machen. Zumindest anhand des letztlich maßgebenden Gesamtpreises sind Preisvergleiche immer möglich.
Soweit der Entscheidung des Senats "Kopplung im Kaffeehandel" (Urt. v. 2.7.1971 - I ZR 43/70, GRUR 1971, 582, 584 = WRP 1971, 369; vgl. auch BGH
GRUR 1996, 363, 364 - Saustarke Angebote) hinsichtlich der wettbewerbsrechtlichen Anforderungen an die Werbung für Kopplungsangebote etwas ande- res entnommen werden kann, wird daran nicht festgehalten.

c) Die Beklagte hat mit ihrem Angebot einer Pauschalreise unter Einschluß der Skiausrüstung ein Gesamtangebot gemacht. Über Sinn und Wert einer solchen Kombination können die angesprochenen Verbraucher selbst entscheiden. Der Preis des Gesamtangebots wird nicht verschleiert; das Fehlen näherer Angaben zu den Markenskiern begründet nicht die Gefahr einer unsachlichen Beeinflussung der Verbraucher. Die Werbung für das Angebot ist auch nicht deshalb wettbewerbswidrig, weil die Verbraucher nach der Feststellung des Berufungsgerichts annehmen können, sie erhielten wegen der Kopplung an die Reiseleistung zu einem besonders günstigen Preis gute, für ihre Bedürfnisse geeignete Skier. Es ist nicht wettbewerbswidrig, wenn ohne unrichtige oder unrichtig wirkende Angaben lediglich der allgemeine Eindruck eines günstigen Angebots erweckt wird. Eine Irreführung der Verbraucher ist hier nicht festgestellt.
Eine wettbewerbsrechtlich unlautere Anlockwirkung geht von der angegriffenen Werbung nicht aus. Wenn ein günstiges Angebot anlockend wirkt, ist dies nicht wettbewerbswidrig, sondern eine erwünschte Folge des Wettbewerbs (vgl. BGHZ 139, 368, 374 - Handy für 0,00 DM; BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 124/99, GRUR 2002, 548, 549 = WRP 2002, 524 - Mietwagenkostenersatz ; vgl. dazu auch BGHZ 151, 84, 92 - Kopplungsangebot I).
III. Auf die Revision der Beklagten war danach das Berufungsurteil auf- zuheben und die Klage unter teilweiser Änderung des landgerichtlichen Urteils insgesamt abzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Büscher

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 293/02 Verkündet am:
21. Juli 2005
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
OTTO
Ein Versandhändler, der eine Vielzahl unterschiedlicher Waren vertreibt, die
zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum Teil von unbekannten Herstellern
stammen und als Gemeinsamkeit lediglich den Vertriebsweg aufweisen,
benutzt seine für entsprechende Waren eingetragenen Marken mit deren Verwendung
auf und in seinen Katalogen und auf den Versandtaschen nicht
rechtserhaltend.
BGH, Urt. v. 21. Juli 2005 - I ZR 293/02 - OLG Hamburg
LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 21. Juli 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die
Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 30. Oktober 2002 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Der Kläger, ein Patentanwalt, nimmt die beklagte Otto-Versand GmbH & Co., die Inhaberin des weltgrößten Versandhandelsunternehmens ist und in ihren Katalogen ein umfangreiches Warensortiment mit rund 30.000 Artikeln anbietet, auf Einwilligung in die Löschung von 27 im Markenregister des deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Marken in Anspruch. Bei den im Streit befindlichen Marken handelt es sich um außerhalb der Benutzungsschonfrist befindliche Wortmarken und Wort-/Bildmarken mit dem Wortbestandteil "OTTO" für unterschiedliche und teilweise sehr umfangreiche Warenverzeichnisse.
Nach der Auffassung des Klägers sind die Streitmarken löschungsreif, weil die Beklagte sie auf ihren Briefbögen und Rechnungen sowie insbesondere auch in ihren Katalogen nicht i.S. des § 26 MarkenG als produktidentifizierende Unterscheidungszeichen für die von ihr angebotenen Waren, sondern lediglich als Geschäftszeichen benutzt habe. Die von der Beklagten vorgetragene Zeichenverwendung auf Mützen, Kugelschreibern, T-Shirts, Bonbons usw. habe allein Werbezwecken gedient und daher keine rechtserhaltende Benutzung für die Waren dargestellt, für die die Marken eingetragen seien.
Der Kläger hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung folgender Wort-/Bildmarken einzuwilligen:
DT 00887131 "OTTO" DT 00883855 "OTTO VERSAND" DD 647815 "OTTO VERSAND" DT 00735825 "OTTO Versand" DD 647791 "Otto … find' ich gut" DD 647810 "OTTO extra" DT 00945011 "OTTO extra" DD 647817 "OTTO >wohnen<" DT 00947443 "OTTO wohnen" DD 647913 "Schlag' nach bei OTTO" DD 648492 "YF OTTO VERSAND" DT 01017478 "YF OTTO VERSAND" DE 02007926 "Otto … find' ich gut!" DT 01097752 "Otto … find' ich gut." DE 02059479 "OTTO FOR YOU" DE 02908608 "OTTO NEWS" DT 00866753 "Wie Wir wohnen OTTO VERSAND"
DT 00869740 "panorama OTTO VERSAND" DT 00871260 "Schlag' nach bei OTTO" DT 00884706 "OTTO'S go in" DT 00892192 "inter tuch OTTO VERSAND" DT 00893657 "OTTO SICHERGEHN BEIM EINKAUF" DT 00897360 "TWEN CLUB OTTO VERSAND" DD 647914 "POST SHOP OTTO SHOPPING PER POST" DT 00902083 "OTTO POST SHOP" DT 00948956 "OTTO apart" DD 647813 "OTTO apart".
Die Beklagte hat geltend gemacht, die Klage sei rechtsmißbräuchlich; denn sie sei im Hinblick darauf erhoben worden, daß die Beklagte die in W. ansässige I. GmbH wegen der von dieser auf Empfehlung des Klägers erwirkten Eintragung der Wortmarke "OTTOMOBIL" vor dem Landgericht Frankfurt am Main erfolgreich auf Unterlassung in Anspruch genommen habe. Außerdem sei Dritten eine Verwendung der Streitmarken ohnehin nicht gestattet und auch kein Interesse der Öffentlichkeit zu erkennen, Marken, mit denen Milliardenumsätze erzielt würden, zukünftig nur noch durch eine Geschäftsbezeichnung , nicht aber als eingetragene Marken zu schützen. Die Klage sei im übrigen zumindest unbegründet, weil die Streitmarken rechtserhaltend benutzt worden seien.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.
Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 145).
Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Der Kläger beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt:
Die erhobene Löschungsklage sei unabhängig davon, ob die Marken auch nach ihrer Löschung wegen anderweitiger Rechte ihres Inhabers von keinem Dritten verwendet werden könnten, nicht rechtsmißbräuchlich. Der Umstand allein, daß Anlaß für die Klage ein Prozeß der Beklagten gegen einen Mandanten des Klägers gewesen sei, genüge nicht. Die Beklagte habe für ihre im zweiten Rechtszug erhobene Behauptung, der Geschäftsführer der I. GmbH habe ihr die Rücknahme der Löschungsklage im Falle einer gütlichen Beilegung des Verfahrens in Frankfurt angeboten, keinen Beweis angetreten und auch nicht behauptet, die I. GmbH und der Kläger wirkten kollusiv zusammen, um die Beklagte über das vorliegende Verfahren zu einem Einlenken in dem Verfahren in Frankfurt zu bewegen. Der Umstand, daß der Kläger gemäß dem zweitinstanzlichen Vortrag der Beklagten weitere 100 Löschungsanträge gegen außerhalb der Benutzungsschonfrist befindliche Marken der Beklagten gestellt habe, sei ebenfalls nicht rechtsmißbräuchlich, sondern vor dem Hintergrund der Rechtsauffassung des Klägers nur konsequent. Es gebe auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, daß der Kläger nur einen möglichst großen Schaden bei der Beklagten anrichten wolle, zumal diese nach ihrem eigenen Vortrag aufgrund ihrer Firmenbezeichnung jedenfalls die Benut-
zung fremder Marken, die mit ihrem Zeichen "OTTO" kollidierten, jederzeit verhindern könne.
Das Landgericht habe zu Recht auch die Löschungsreife der angegriffenen Marken wegen Nichtbenutzung bejaht.
Die von der Beklagten vorgelegten Belege wiesen überhaupt nur für die Marken "OTTO", "OTTO VERSAND", "OTTO extra", "OTTO … find' ich gut", "OTTO wohnen", "OTTO POST SHOP" und "OTTO apart" Benutzungshandlungen aus, die allerdings hinter den sehr viel umfangreicheren Warenverzeichnissen für diese Marken zurückblieben. Jedoch seien auch diese Marken nicht auf der Ware angebracht worden, sondern nur in Katalogen, in der Werbung und auf dem für alle Produkte des Katalogs enthaltenen Verpackungsmaterial zu finden. Sie seien damit aus der Sicht des Verkehrs nicht produktbezogen, sondern nur - was für eine rechtserhaltende Benutzung nicht ausreiche - als Firmenkennzeichen verwandt worden. Ein solches Verkehrsverständnis liege schon deshalb nahe, weil die Beklagte nicht nur ganz bestimmte Waren, sondern eine große Vielzahl ganz unterschiedlicher Waren vertreibe, die zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum Teil von unbekannten Herstellern stammten. Die Beklagte vertreibe auch innerhalb der einzelnen Warengattungen Waren der unterschiedlichsten Hersteller, weshalb eine Aussage zum Beispiel über "OTTO-Schuhe" nicht diese selbst näher individualisiere, sondern nur deren Vertriebsweg charakterisiere. Die Beurteilung des Verkehrsverständnisses werde zudem durch die Praxis der Beklagten bestätigt, technische Produkte mit der eigenen Handelsmarke "H. " zu versehen; dafür bestünde kein Bedürfnis, wenn "OTTO" bereits als Warenmarke verstanden würde. Der Vortrag der Beklagten, der Verkehr verbinde mit den bei ihr gekauften Waren bestimmte Qualitätsvorstellungen, führe zu keinem anderen Ergebnis; denn der Verkehr beziehe die dafür angeführten Gesichtspunkte auf die Dienstleistungen
der Beklagten im Versandhandel und allenfalls mittelbar auf die Ware selbst. Eine schlagwortartige "markenmäßige" Verwendung eines Zeichens wie "OTTO" auf den Katalogen und Versandpackungen sei auch bei Firmenkennzeichen gang und gäbe.
Die bisherige Praxis in Deutschland, den Einzelhandel nicht als Dienstleistung im markenrechtlichen Sinne anzuerkennen und daher dafür keinen Markenschutz zu gewähren, möge unbefriedigend sein, dürfte aber angesichts der nunmehr erfolgten Eintragung als Gemeinschaftsmarke demnächst überprüft werden. Unabhängig davon stehe die Beklagte auch gegenwärtig keineswegs schutzlos da, weil sie Kennzeichenverletzungen mit ihrem bekannten Unternehmenskennzeichen verhindern könne und beispielsweise auch ihr bekannter Werbeslogan "OTTO … find' ich gut" über § 1 UWG (a.F.) geschützt sei. Der Umstand, daß der Markenschutz und der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung gewisse Unterschiede aufwiesen, folge aus der Systematik des Markengesetzes und belaste die Beklagte nicht in unbilliger Weise.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten ist nicht begründet. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daß die Klage nicht rechtsmißbräuchlich erhoben ist, und hat auch die Löschungsreife der im Streit befindlichen Marken ohne Rechtsfehler bejaht.
1. Die Klagebefugnis und Aktivlegitimation des Klägers folgt aus § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ein besonderes Interesse des Klägers an der Löschung der Streitmarken ist danach nicht erforderlich. Die Klagebefugnis hängt auch nicht von der Beurteilung ab, ob im jeweiligen Einzelfall ein Allgemeininteresse an der Löschung der betroffenen Marke festzustellen ist (vgl. - zu § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG - BGH, Urt. v. 24.10.1985 - I ZR 209/83, GRUR 1986, 315, 316 - COMBURTEST; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 55 Rdn. 5 f.; Hacker
in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 55 Rdn. 26; Bous in: Ekey/Klippel, Markenrecht, § 55 MarkenG Rdn. 9; a.A. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 55 Rdn. 5g).
Es spielt daher keine Rolle, ob die Beklagte gegen die zeichenmäßige Verwendung der Streitmarken durch andere Personen auch nach deren Löschung noch aus anderen Gründen vorgehen könnte. Eine Löschungsklage wegen Verfalls der Marke ist nicht ausgeschlossen, wenn das Zeichen trotz Löschung als Marke wegen anderweitiger Kennzeichenrechte seines Inhabers von keinem Dritten verwendet werden könnte (BGH GRUR 1986, 315, 316 - COMBURTEST). Die Klage ist auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil sie möglicherweise dem Kläger keinen Vorteil bringt und damit nur die Beklagte in ihrer Rechtsstellung beeinträchtigt. Anhaltspunkte dafür, daß die Klage allein die Schädigung der Beklagten bezweckt (§§ 826, 226 BGB), sind nicht ersichtlich. Gegen den klagenden Patentanwalt kann der Vorwurf sittenwidriger Schädigung oder rechtsmißbräuchlichen Vorgehens nicht erhoben werden, auch wenn er sich zu der Löschungsklage erst nach einer erfolgreichen Klage der Beklagten gegen einen seiner Mandanten veranlaßt gesehen haben sollte.
2. Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, daß der Kläger die Löschung der Streitmarken beanspruchen kann, weil die Beklagte diese nicht rechtserhaltend benutzt hat (§ 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, § 49 Abs. 1 Satz 1, § 26 MarkenG).

a) Die Benutzung der für Waren eingetragenen Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH, Urt. v. 11.3.2003 - Rs. C-40/01, Slg. 2003, I-2439 Tz. 36 = GRUR 2003, 425 - Ansul/Ajax). Hierzu
ist es ausreichend, aber auch erforderlich, daß die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA; Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 63 = WRP 2001, 1211 - ISCO; Urt. v. 13.6.2002 - I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072, 1073 = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh). Eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG liegt dann nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet (BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA; BPatGE 46, 108, 113, jeweils m.w.N.). Entscheidend ist, ob der angesprochene Verkehr die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware ansieht (vgl. BGH, Urt. v. 18.5.1995 - I ZR 99/93, GRUR 1995, 583, 584 = WRP 1995, 706 - MONTANA; Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN). Das ist dann der Fall, wenn das Zeichen als Herkunftshinweis für das beworbene Produkt verstanden wird (vgl. Fezer aaO § 26 Rdn. 21; Ingerl/Rohnke aaO § 26 Rdn. 34). Unerheblich ist hierbei, ob die Marke für ein Herstellerunternehmen oder für ein Handelsunternehmen (als sogenannte Handelsmarke) eingetragen ist. Auch der für eine rechtserhaltende Benutzung maßgebliche Gegenstand einer sogenannten Handelsmarke wird durch die Ware(n) oder Dienstleistung (en) bestimmt, für die sie eingetragen ist (vgl. BPatGE 46, 108, 115 f.; Fezer aaO § 3 Rdn. 32 u. 154b; Ströbele in: Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn. 55).

b) Das Berufungsgericht ist von diesen Grundsätzen ausgegangen und hat sie ohne Rechtsfehler auf den Streitfall angewandt. Die von der Revision gegen seine Beurteilung erhobenen Rügen haben keinen Erfolg.
aa) Der dem Verkehr geläufige Umstand, daß Warenmarken in zahlreichen Fällen zugleich Unternehmenskennzeichen sind, sowie die Tatsache, daß
die Grenze zwischen firmen- und markenmäßigem Gebrauch nicht immer eindeutig gezogen werden kann (vgl. BGH, Urt. v. 5.10.2000 - I ZR 166/98, GRUR 2001, 344, 345 = WRP 2001, 273 - DB Immobilienfonds; Urt. v. 9.10.2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513 f. = WRP 2004, 610 - Leysieffer), rechtfertigen es entgegen der Auffassung der Revision nicht, die Unterscheidung zwischen einem firmenmäßigen und einem markenmäßigen Gebrauch im Rahmen des § 26 MarkenG fallenzulassen oder mit einer firmenmäßigen Benutzung zugleich auch eine markenmäßige Benutzung als gegeben anzusehen. Dies stünde in Widerspruch zum Wortlaut des § 26 Abs. 1 MarkenG und des durch diese Bestimmung in das nationale Recht umgesetzten Art. 10 Abs. 1 MRRL, wonach die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, d.h. mit einem entsprechenden Produktbezug benutzt werden muß (vgl. auch EuGH GRUR 2003, 425 Tz. 36 f. - Ansul/Ajax).
bb) Die von der Beklagten vorgenommene Verwendung der Marken bzw. Markenbestandteile "OTTO" und "OTTO VERSAND" auf den Deckblättern ihrer Kataloge genügte nach den vom Berufungsgericht dazu getroffenen Feststellungen dafür nicht. Die Kataloge der Beklagten enthielten eine Vielzahl von Markenwaren. Der Verkehr hatte daher keinen Anlaß, die auf und auch in ihnen angebrachte Unternehmensbezeichnung "OTTO" als eine produktbezogene Bezeichnung zu verstehen. Auch der Umstand, daß diese Bezeichnung in den Katalogen und auf den Versandtaschen der Beklagten - wie die Revision meint - "graphisch in der Art einer Wort-Bild-Marke gestaltet" verwendet wurde, ändert an dieser Beurteilung nichts; denn dadurch wird kein konkreter Bezug zu den einzelnen darin enthaltenen unterschiedlichen Produkten hergestellt.
cc) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daß bei einem Unternehmen wie dem der Beklagten, bei dem eine Vielzahl gänzlich unterschiedlicher Waren, die zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum
Teil von unbekannten Herstellern stammen und als Gemeinsamkeit lediglich den Vertriebsweg über die Beklagte aufweisen, für den angesprochenen Verkehr die Annahme naheliegt, das von dem anbietenden Unternehmen verwendete Kennzeichen stelle allein dessen Unternehmenskennzeichen dar. Dies gilt zumal dann, wenn - worauf das Berufungsgericht ebenfalls zutreffend abgestellt hat - sich die Werbung - wie bei der Beklagten - nicht auf einzelne Produkte oder immerhin Produktgattungen, sondern auf das gesamte Sortiment bezieht. Der Umstand, daß die Beklagte die vertriebenen Produkte in mit ihren Kennzeichen versehenen Versandtaschen ausliefert, rechtfertigt keine abweichende Beurteilung. Für den Verkehr liegt die Annahme fern, mit dem Aufdruck eines Zeichens auf einer Versandtasche werde jede darin enthaltene und als solche nicht erkennbare Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft bezeichnet. Es fehlt auch insoweit der konkrete Bezug des Zeichens zum jeweiligen Produkt.
dd) Die vom Berufungsgericht vorgenommene Beurteilung stellt sich im übrigen auch nicht deshalb als rechtsfehlerhaft dar, weil - wie die Revision geltend macht - die von der Beklagten vertriebenen Produkte in vielen Fällen keine oder zumindest keine prominenten Produktnamen tragen. Dem Verkehr ist es nicht fremd, daß im stationären Handel wie auch im Versandhandel weder vom Hersteller noch vom Handel mit einer Marke versehene Waren vertrieben werden. Ob eine andere Beurteilung veranlaßt sein könnte, wenn ein Unternehmen das Kennzeichen ausschließlich für den Handel mit Produkten ohne Marke (No-name-Produkten) verwendete, steht nicht zur Entscheidung. Entsprechende Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Dahingehend hat die Beklagte auch nichts vorgetragen.
3. Nicht zu entscheiden war danach die Frage, ob es, wie das Berufungsgericht gemeint hat, für die vorstehend unter I. nicht aufgeführten Streit-
marken schon deshalb keine Benutzungsnachweise gibt, weil diese in ihrem kennzeichnenden Charakter nicht allein durch den Bestandteil "OTTO" oder "OTTO VERSAND" bestimmt werden.
III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Büscher
Schaffert Bergmann

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 100/05 Verkündet am:
28. September 2006
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Marke Nr. 300 53 481
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
COHIBA

a) Zwischen der Ware "Zigarren" und der Dienstleistung "Verpflegung" besteht
keine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2

b) Ein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung einer Marke i.S. von § 26
Abs. 1 MarkenG kann sich aus einem für einen vorübergehenden Zeitraum
geltenden Werbeverbot für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen
ergeben.

c) Ein nur vorübergehender Hinderungsgrund für eine Markenbenutzung ist
kein Tatbestand, der den Lauf der Benutzungsschonfrist hemmt. Ob ein in
den Fünfjahreszeitraum fallender vorübergehender Hinderungsgrund für eine
Markenbenutzung ausreicht, um vom Vorliegen berechtigter Gründe für eine
Nichtbenutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG während des in § 43 Abs. 1
Satz 2 bestimmten Zeitraums auszugehen, ist unter Berücksichtigung der jeweiligen
Umstände des Einzelfalls zu beurteilen.
BGH, Beschl. v. 28. September 2006 - I ZB 100/05 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 28. September 2006 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof.
Dr. Bornkamm, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den an Verkündungs Statt am 23. und 24. August 2005 zugestellten Beschluss des 25. Senats (Marken -Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:


1
I. Gegen die Eintragung der am 19. Juli 2000 für die Waren und Dienstleistungen "Biere, Fruchtgetränke und -säfte; Geschäftsführung, Büroarbeiten; Verpflegung" angemeldeten Wort-/Bildmarke hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus ihrer am 16. November 1998 eingetragenen Wortmarke Nr. 398 59 108 COHIBA und ihrer ebenfalls prioritätsälteren farbigen Wort-/Bildmarke Nr. 1188739 .
2
Die Wortmarke "COHIBA" (Nr. 398 59 108) ist eingetragen für die Waren und Dienstleistungen "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Verpflegung; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung".
3
Die Wort-/Bildmarke "COHIBA" (Nr. 1188739) ist eingetragen für die Waren "Zigarren (einschließlich Stumpen) und Zigarillos, sämtliche vorgenannten Waren aus oder unter Verwendung von Tabaken kubanischer Provenienz ; Raucherartikel, nämlich Zigarrenspitzen und -etuis und Aschenbecher, sämtliche vorgenannten Waren nicht aus Edelmetallen, deren Legierungen oder damit plattiert, Zigarrenabschneider, Tabakfeuchthalter , nämlich solche für Zigarren; Streichhölzer".
4
Das deutsche Patent- und Markenamt hat die Löschung der angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr mit der Wortmarke Nr. 398 59 108 hinsichtlich "Biere, Fruchtgetränke und -säfte; Verpflegung" angeordnet. Im Übrigen hat es die Widersprüche aus den Widerspruchsmarken zurückgewiesen.
5
Die Parteien haben die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts angefochten.
6
Der Markeninhaber hat im Verfahren vor dem Bundespatentgericht die Benutzung der Widerspruchsmarke Nr. 398 59 108 bestritten. Die Widersprechende hat sich auf berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung (nur) hinsichtlich der Dienstleistungen "Verpflegung, Rechtsberatung und -vertretung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" berufen. Hierzu hat sie geltend gemacht, die Wort-/Bildmarke Nr. 1188739 sei eine seit Jahrzehnten intensiv genutzte Zigarrenmarke, die im Verkehr für hochwertigste Zigarren bekannt sei. Aufgrund europäischer Richtlinienvorschriften habe sie mit einem nationalen Werbeverbot für die Verwendung von Tabakmarken für andere Waren und Dienstleistungen rechnen müssen. Eine Benutzung der Wortmarke Nr. 398 59 108 sei ihr deshalb wegen des Risikos, diese wieder einstellen zu müssen, nicht zumutbar gewesen.
7
Das Bundespatentgericht hat auf die Beschwerde des Markeninhabers den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben, soweit darin die Löschung der Marke angeordnet worden ist, und hat den Widerspruch aus der Marke Nr. 398 59 108 zurückgewiesen. Die Beschwerde und die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatG, Beschl. v. 24.8.2005 - 25 W (pat) 240/03 - zitiert nach juris).
8
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende ihre Widersprüche weiter.
9
II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch aus der Wortmarke Nr. 398 59 108 nach § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen, weil eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht gegeben sei. Den Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke Nr. 1188739 hat das Bundespatentgericht wegen fehlender Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG für unbegründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt:
10
Die Widersprechende, die eine rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke Nr. 398 59 108 nicht geltend gemacht habe, könne sich auch nicht mit Erfolg auf berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG berufen. Sie sei zu keinem Zeitpunkt gehindert gewesen, tabakfremde Waren und Dienstleistungen mit der Marke zu kennzeichnen und zu bewerben. Zwar habe Art. 3 Abs. 3 lit. b der Richtlinie 98/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Werbung und Sponsoring zu- gunsten von Tabakerzeugnissen (ABl. EG Nr. L 213 v. 30.7.1998, S. 9) ein indirektes Werbeverbot enthalten. Dieses sei jedoch nicht in eine nationale Verbotsnorm umgesetzt worden. Durch Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften sei die Richtlinie sodann für nichtig erklärt worden. Auch anschließend habe es kein Werbeverbot bei der Verwendung von Marken, die auch für Tabakerzeugnisse eingetragen seien, für andere Produkte und Dienstleistungen gegeben. Auch wenn für die Hersteller von Tabakerzeugnissen aufgrund der öffentlichen Diskussion nicht vorhersehbar gewesen sei, ob die Werbung für Marken, die für Tabakerzeugnisse geschützt seien, für andere Waren und Dienstleistungen eingeschränkt oder verboten werde, stelle dies keine Rechtfertigung für eine Nichtbenutzung dar. Ansonsten könnten sich die Inhaber von für Tabakerzeugnisse eingetragenen Marken Markenschutz für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen ohne Markenbenutzung auf unabsehbare Zeit sichern. Ob ein drohendes Verbot grundsätzlich nicht als berechtigter Grund für eine Nichtbenutzung angesehen werden könne, bedürfe indes keiner abschließenden Entscheidung. Jedenfalls habe sich hinsichtlich der Wortmarke Nr. 398 59 108 ein indirektes Verbot zu keinem Zeitpunkt so konkretisiert, dass eine Benutzung der Marke nicht habe verlangt werden können. Im Hinblick auf die Klage der Bundesrepublik Deutschland vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften gegen die Richtlinie 98/43/EG sei deren Umsetzung von Anfang an ungewiss gewesen. Bis zum Abschluss des Klageverfahrens sei der Widersprechenden die Benutzung der Marke nicht so erschwert gewesen, dass sie diese für die registrierten Waren und Dienstleistungen aus wirtschaftlichen Gründen nicht habe verwenden können. Spätestens seit der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 5. Oktober 2000 (Rs. C-376/98, GRUR 2001, 67) seien Gründe für eine Nichtbenutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG weggefallen. Im Übrigen bestünden erhebliche Bedenken, ein umfassendes und generelles Verbotsgesetz zur Kennzeichnung anderer Waren und Dienstleistungen mit Marken von Tabakerzeugnissen als Rechtferti- gung für eine Nichtbenutzung anzusehen. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG seien solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, deren Benutzung nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden könne. Zu diesen Vorschriften rechneten generelle Werbeverbote.
11
Den Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke Nr. 1188739 habe das Deutsche Patent- und Markenamt zu Recht zurückgewiesen. Zwischen den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Waren und den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke bestehe keine Ähnlichkeit. Auch bei großer Bekanntheit der Widerspruchsmarke und unterstellter Zeichenidentität habe der Verkehr bei den sich gegenüberstehenden Waren "Zigarren" auf Seiten der Widerspruchsmarke und "Biere, Fruchtgetränke und -säfte" bei der angegriffenen Marke keinen Anlass anzunehmen, diese stammten aus demselben oder miteinander verbundenen Unternehmen. Es bestünden gravierende Unterschiede in Herstellung, Art und Verwendungszweck, so dass allein die mögliche Gleichzeitigkeit der Einnahme von Getränken und des Genusses einer Zigarre eine Warenähnlichkeit nicht begründen könne.
12
Zwischen dem Produkt "Zigarren" und der Dienstleistung "Verpflegung" bestehe ebenfalls keine Ähnlichkeit. Auch wenn in den von der Widersprechenden angeführten Raucherklubs neben Zigarren auch Verpflegungsdienstleistungen angeboten würden, unterliege der Verkehr nicht der Fehlvorstellung, dass Hersteller von Zigarren auch als Anbieter der Dienstleistung "Verpflegung" in Erscheinung träten oder ein entsprechendes Dienstleistungsunternehmen Zigarren herstelle und vertreibe. Es bestehe auch keine Übung von Zigarrenherstellern , Verpflegungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Angebot von Zigarren zu erbringen. Selbst wenn es im Einzelfall einmal in den von der Widersprechenden angeführten Raucherklubs zu der unzutreffenden Annahme einer Zuordnung der dort erbrachten Verpflegungsdienstleistungen zum Her- steller von Zigarren kommen sollte, könne daraus angesichts der Exklusivität solcher Klubs und des nur geringen Teils der insgesamt angesprochenen Verkehrskreise keine generelle Ähnlichkeit von "Zigarren" mit der Dienstleistung "Verpflegung" hergeleitet werden.
13
Keine Ähnlichkeit bestehe schließlich auch zwischen "Zigarren" und den Dienstleistungen "Geschäftsführung, Büroarbeiten", für die die angegriffene Marke eingetragen sei.
14
III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.
15
1. Der Markeninhaber ist in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten gewesen. Gleichwohl ist in der Sache zu entscheiden, weil Säumnisfolgen im Rechtsbeschwerdeverfahren nach dem Markengesetz nicht vorgesehen sind (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 = WRP 2001, 1082 - marktfrisch).
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2. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke Nr. 1188739
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Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerspruchsmarke Nr. 1188739 und der angegriffenen Marke rechtsfehlerfrei verneint, so dass der Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke erfolglos bleiben muss (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).
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a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 4/02, GRUR 2005, 326 = WRP 2005, 341 - il Padrone/Il Portone; Beschl. v. 11.5.2006 - I ZB 28/04, GRUR 2006, 859 Tz 16 = WRP 2006, 1227 - Malteserkreuz).
19
b) Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen und hat in nicht zu beanstandender Weise eine Ähnlichkeit zwischen den Waren, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, und den für die angegriffene Marke registrierten Waren und Dienstleistungen verneint.
20
aa) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA; Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 103/01, GRUR 2004, 241, 243 = WRP 2004, 357 - GeDIOS). Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren und Dienstleistungen von vornherein ausge- schlossen ist. Dabei gibt es eine absolute Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit , die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden kann (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - C-39/97, Slg. 1998, I-5507 Tz 15 = GRUR 1998, 922 - Canon; BGH, Urt. v. 30.3.2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Tz 13 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU).
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bb) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass der Verkehr bei den sich gegenüberstehenden Waren "Zigarren", für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, und den für die angegriffene Marke registrierten Waren "Biere , Fruchtgetränke und -säfte" keinen Anlass hat anzunehmen, sie stammten aus denselben oder miteinander verbundenen Unternehmen, weil sie aus verschiedenen Stoffen bestehen, völlig verschieden hergestellt werden und aus unterschiedlichen Betrieben stammen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
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cc) Zu Recht hat das Bundespatentgericht auch eine Ähnlichkeit zwischen den Waren "Zigarren" der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen "Verpflegung, Geschäftsführung, Büroarbeiten", für die die angegriffene Marke geschützt ist, verneint.
23
(1) Zwischen der Herstellung von Zigarren und der Erbringung von Verpflegungsdienstleistungen besteht kein Zusammenhang. Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts werden im Allgemeinen nicht von denselben Unternehmen oder unter ihrer Qualitätskontrolle Zigarren hergestellt und Verpflegungsdienstleistungen erbracht. Der Verkehr hat deshalb keinen Anlass, etwas anderes anzunehmen.
24
Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit der Dienstleistung "Verpflegung" mit der Ware "Zigarren" hat das Bundespatentgericht , anders als die Rechtsbeschwerde meint, nicht einseitig auf die Zubereitung von Speisen abgestellt. Es hat vielmehr auch die Versorgung mit Getränken in seine Beurteilung einbezogen und festgestellt, dass bei den Herstellern von Zigarren, anders als bei den Unternehmen, die Bier, Wein, Sekt und Spirituosen produzieren, nicht bekannt ist, dass sie zugleich Hotels, Gaststätten und Restaurants betreiben, und dass umgekehrt die Gastronomie auch keine Zigarren herstellt. Bei der Ermittlung des daraus folgenden Verkehrsverständnisses konnte das Bundespatentgericht Gastronomieformen wie Raucherklubs außer Betracht lassen, weil diese wegen ihrer geringen Zahl und ihrer Exklusivität keinen relevanten Einfluss auf das Verkehrsverständnis haben. Dasselbe Ergebnis gilt für die von der Rechtsbeschwerde angeführte Trendgastronomie, zu der ein das Verkehrsverständnis prägender Einfluss ebenfalls nicht dargelegt ist.
25
Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde wird der Abstand der Waren und Dienstleistungen auch nicht durch den Zeichenbestandteil "Lounge" in der angegriffenen Marke verringert. Selbst wenn dieser Zeichenbestandteil vom angesprochenen Publikum als beschreibend erkannt wird, bleibt er ohne Einfluss auf das Verkehrsverständnis zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, weil aus dem Begriff "Lounge" keine Aussage über dieselbe Herkunftsstätte oder eine einheitliche Qualitätskontrolle der Waren und Dienstleistungen folgt. Die Frage, ob ein beschreibender Bestandteil des Zeichens Einfluss auf die Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit haben kann oder dies nicht schon aus Rechtsgründen ausgeschlossen ist, weil in diesem Zusammenhang Zeichenidentität und erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke unterstellt werden (hierzu oben unter III 2 b aa), braucht danach nicht entschieden zu werden.
26
Ohne Einfluss auf die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit zwischen "Zigarren" und "Verpflegung" ist schließlich auch, ob Gastronomiebetriebe versuchen , den Ruf bekannter Zigarrenmarken auszunutzen.
27
(2) Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde zur Darlegung einer Ähnlichkeit der Waren, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, gegenüber den Dienstleistungen "Geschäftsführung, Büroarbeiten" auf eine angebliche Praxis, Betrieben der Gastronomie, insbesondere solchen der Trendgastronomie , die Benutzung von Marken, die für Zigarren eingetragen sind, zu gestatten. Durch die Erteilung von Vermarktungsrechten bleibt der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeitsbereich grundsätzlich unberührt (vgl. BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - FerrariPferd ; BGH GRUR 2006, 941 Tz 14 - TOSCA BLU).
28
3. Widerspruch aus der Wortmarke Nr. 398 59 108
29
Die Rechtsbeschwerde bleibt ebenfalls ohne Erfolg, soweit sie sich gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Wortmarke Nr. 398 59 108 richtet. Die Annahme des Bundespatentgerichts, es lägen keine berechtigten Gründe für eine Nichtbenutzung dieser Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG vor, hält der rechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand. Für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Fünfjahreszeitraum vor der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 9. Juni 2005 kann nicht vom Vorliegen berechtigter Gründe für eine Nichtbenutzung ausgegangen werden.
30
a) Der Benutzungszwang findet seine Rechtfertigung in dem Zweck der Marke, der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen nach ihrer Herkunft zu dienen, und in dem Interesse der Allgemeinheit daran, die Zeichenrolle von unbenutzten Zeichen freizumachen, um andere Gewerbetreibende in die Lage zu versetzen, diese oder ähnliche Zeichen selbst zu benutzen oder für sich eintragen zu lassen (BGH, Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890, 891 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN). Als berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung sind in der Senatsrechtsprechung Umstände anerkannt , die der Markeninhaber nicht beeinflussen kann, wie Tatbestände höherer Gewalt (BGH, Urt. v. 20.3.1997 - I ZR 6/95, GRUR 1997, 747, 749 = WRP 1997, 1089 - Cirkulin) oder auch die Unmöglichkeit, mit der Marke gekennzeichnete Waren vor Abschluss eines vorgeschriebenen behördlichen Zulassungsverfahrens in den Verkehr zu bringen (BGH GRUR 2000, 890, 891 - IMMUNINE/IMUKIN), sowie ein unberechtigtes Einfuhrverbot (BGH, Urt. v. 21.4.1994 - I ZR 291/91, GRUR 1994, 512, 514 = WRP 1994, 621 - Simmenthal

).


31
Durch die in § 26 Abs. 1 MarkenG vorgesehene Regelung über die Nichtbenutzung wird Art. 10 Abs. 1 MarkenRL umgesetzt, der seinerseits Art. 5 C Abs. 1 PVÜ Rechnung trägt. Nach dieser Vorschrift der PVÜ darf eine dem Benutzungszwang unterliegende eingetragene Marke nach Ablauf einer angemessenen Frist nur für ungültig erklärt werden, wenn der Beteiligte seine Untätigkeit nicht rechtfertigt. In Art. 19 Abs. 1 Satz 2 TRIPS werden als triftige Gründe für die Nichtbenutzung einer Marke Umstände anerkannt, die unabhängig vom Willen des Inhabers der Marke eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke bilden, wie z.B. Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Auflagen für durch die Marke geschützte Waren oder Dienstleistungen.
32
Ein berechtigter Grund für eine Nichtbenutzung kann sich auch aus einem nur für einen vorübergehenden Zeitraum geltenden gesetzlichen Werbeverbot ergeben (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26 Rdn. 66). Ein entsprechendes Werbeverbot fällt nicht in die Risikosphäre des Markeninhabers und macht ihm die Benutzung der Marke während des nur vor- übergehenden Zeitraums, in dem das Werbeverbot gilt, unzumutbar. Ist die Werbung für mit einer bestimmten Marke gekennzeichnete Waren oder Dienstleistungen untersagt, kann von einem Unternehmen die Benutzung dieser Marke für den Produktabsatz regelmäßig nicht erwartet werden.
33
Von einer Unzumutbarkeit der Markenbenutzung kann auch auszugehen sein, wenn zwar ein nationales Werbeverbot für mit der Marke gekennzeichnete Waren oder Dienstleistungen (noch) nicht besteht, mit seinem Erlass aber aufgrund europarechtlicher Rechtsakte jederzeit gerechnet werden muss (a.A. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn. 66). Dem betroffenen Unternehmen ist es nicht zuzumuten, die mit der Einführung einer Marke häufig verbundenen erheblichen Kosten aufzuwenden, wenn ein Werbeverbot und daraus folgend die Einstellung der Markenbenutzung droht.
34
b) Es kann offenbleiben, ob sich aus Art. 3 der Richtlinie 98/43/EG, der Werbebeschränkungen für Marken vorsah, die für ein Tabakerzeugnis verwendet werden, ein berechtigter Grund für eine Nichtbenutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG ergab. Jedenfalls wäre dieser mit der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 5. Oktober 2000 (Rs. C-376/98, GRUR 2001, 67), durch die die Richtlinie für nichtig erklärt worden ist, entfallen. Für die folgende Zeit kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein nationales Werbeverbot für die Benutzung von Marken für Waren oder Dienstleistungen, die nicht in einem Zusammenhang mit Tabakerzeugnissen standen, drohte, wenn eine entsprechende Marke für ein Tabakerzeugnis benutzt wurde. Die Ankündigung des für Gesundheits- und Verbraucherschutz zuständigen Kommissars der Europäischen Gemeinschaft nach der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 5. Oktober 2000 - Rs. C-376/98 zur Nichtigkeit der Richtlinie 98/43/EG, neue Maßnahmen vorzuschlagen, und die Empfehlung des Rates vom 2. Dezember 2002 zur Prävention des Rauchens und für Maßnahmen zur gezielten Eindämmung des Tabakkonsums (ABl. EG Nr. L 22 v. 25.1.2003, S. 31) waren unverbindlich. Anhaltspunkte dafür, dass auf der Grundlage dieser Empfehlung oder aus anderen Gründen ein nationales Werbeverbot für Marken umgesetzt werden könnte, die mit Tabakmarken identisch waren, bestanden nicht.
35
c) Drohte seit dem 5. Oktober 2000 kein nationales Werbeverbot für die Waren und Dienstleistungen (mehr), für die die Widerspruchsmarke Nr. 398 59 108 eingetragen ist, kann sich die Widersprechende nicht mit Erfolg auf berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung während des Zeitraums von fünf Jahren vom 9. Juni 2000 bis zur mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 9. Juni 2005 berufen (§ 26 Abs. 1, § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Dies gilt auch, wenn davon ausgegangen wird, dass die Widersprechende im Zeitraum vom 9. Juni 2000 bis zur Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften über die Nichtigkeit der Richtlinie 98/43/EG am 5. Oktober 2000 gehindert war, die Widerspruchsmarke zu benutzen.
36
Ob ein in den Fünfjahreszeitraum fallender vorübergehender Hinderungsgrund für eine Markenbenutzung ausreicht, um davon auszugehen, dass berechtigte Gründe i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG vorlagen, die Marke während des in § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bestimmten Zeitraums nicht zu benutzen, ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. BPatG GRUR 1999, 1002, 1004; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 26 Rdn. 166). Dagegen führt das Vorliegen eines nur vorübergehenden Hinderungsgrundes nicht dazu, dass der Lauf der Benutzungsschonfrist gehemmt wird (a.A. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 26 Rdn. 47; Stuckel in v. Schultz, Markenrecht , § 26 Rdn. 44; Bous in HK-MarkenR, § 26 Rdn. 62). Eine Hemmung der Fristen des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG ist im Markengesetz nicht ausdrücklich vorgesehen. Auch Sinn und Zweck der Bestimmungen über den Benutzungszwang sprechen gegen die Annahme einer Fristenhemmung, wenn für einen vorübergehenden Zeitraum berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung vorliegen. Die Benutzungsschonfrist ist der Zeitraum, der dem Markeninhaber zur Vorbereitung und Aufnahme der Benutzung zur Verfügung steht (Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn. 62 u. § 43 Rdn. 6). Eine Benutzungsschonfrist von fünf Jahren wird vom Gesetz grundsätzlich als dafür ausreichend angesehen. Würde der vorübergehende Zeitraum, in dem berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung vorliegen, zu einer Hemmung der Fünfjahresfrist des § 43 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 2 MarkenG führen, könnte dadurch eine Verlängerung dieses Zeitraums eintreten, die im Gesetz nicht vorgesehen ist.
37
Im Streitfall lag während der Benutzungsschonfrist allenfalls in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum von annähernd vier Monaten ein Grund vor, der die Benutzung der Widerspruchsmarke hinderte. Dies reicht nicht aus, um anzunehmen, dass die Widersprechende berechtigte Gründe i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG hatte, die Marke während des Zeitraums des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht zu benutzen. Der Widersprechenden war es ohne Weiteres möglich, während des verbliebenen Zeitraums von vier Jahren und acht Monaten, der den vollen Fünfjahreszeitraum annähernd erreichte, die Benutzung der Widerspruchsmarke aufzunehmen.
38
IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.
v.Ungern-Sternberg Bornkamm Büscher
Bergmann Schaffert
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 24.08.2005 - 25 W(pat) 240/03 -

(1) Auf Antrag des Inhabers der Marke wird die Eintragung jederzeit für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Register gelöscht.

(2) Ist im Register eine Person als Inhaber eines Rechts an der Marke eingetragen, so wird die Eintragung nur mit Zustimmung dieser Person gelöscht.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 62/98 Verkündet am:
19. Oktober 2000
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
EASYPRESS
Verzichtet der Markeninhaber während eines laufenden Löschungsverfahrens wegen
Nichtigkeit der Marke auf diese, wird das Löschungsverfahren durch das ex
nunc wirkende Erlöschen der Marke nicht in vollem Umfang in der Hauptsache erledigt.
Dem Antragsteller bleibt es in diesem Fall - sofern ihm ein besonderes Feststellungsinteresse
zur Seite steht - unbenommen, die Feststellung der Nichtigkeit
der Marke mit Wirkung ex tunc zu beantragen.
BGH, Beschl. v. 19. Oktober 2000 - I ZB 62/98 - Bundespatentgericht
betreffend die Marke Nr. 2 057 943
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 19. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Prof. Dr. Bornkamm und
Dr. Schaffert

beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der Beschluß des 32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 26. August 1998 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM festgesetzt.

Gründe:


I. In dem von der Antragstellerin gemäß §§ 50, 54 MarkenG angestrengten Löschungsverfahren bezüglich der Marke Nr. 2 057 943 "EASYPRESS", die für verschiedene Waren der Klasse 9 eingetragen war, blieb der Löschungsantrag vor dem Deutschen Patentamt ohne Erfolg. Hiergegen legte die Antragstellerin Beschwerde ein, über die am 10. Dezember 1997 vor dem Bundespatentgericht mündlich verhandelt wurde.
Am Ende dieser Verhandlung wurde der Beschluß verkündet, daß eine Entscheidung an Verkündungs Statt zugestellt werde, jedoch nicht vor dem 23. Dezember 1997. Nachdem die Beteiligten zuvor wegen der Prüfung von Vergleichsmöglichkeiten gebeten hatten, diesen Zeitpunkt noch hinauszuschieben , stellte die Markeninhaberin ihrerseits am 16. März 1998 Antrag auf Löschung ihrer Marke. Das wurde der Antragstellerin mit dem Bemerken mitgeteilt , daß sich das Beschwerdeverfahren dadurch erledigt habe. Die Antragstellerin hat beantragt, festzustellen, daß die Wirkungen der Eintragung der deutschen Marke Nr. 2 057 943 EASYPRESS als von Anfang an und bis zum Eingang des Löschungsantrags der Markeninhaberin vom 16. März 1998 nicht eingetreten gelten; hilfsweise hat sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt. Die Markeninhaberin hat beantragt, den Feststellungsantrag zurückzuweisen. Das Bundespatentgericht hat ausgesprochen, daß die Beschwerde der Antragstellerin gegenstandslos ist (BPatG Mitt. 2000, 361). Mit ihrer hiergegen gerichteten (nicht zugelassenen) Rechtsbeschwerde beantragt die Antragstellerin, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß dem anhängigen Löschungsverfahren durch den Löschungsantrag der Markeninhaberin die Grundlage entzogen worden sei. Es hat dazu ausgeführt:
Folge des materiell-rechtlichen Verzichts der Markeninhaberin sei die unmittelbar eintretende Rechtswirkung des Untergangs der eingetragenen Marke gewesen. Der Löschung der Eintragung der Marke im Register komme nur noch eine deklaratorische Wirkung zu. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus dem Umstand, daß die Antragstellerin nach Eingang der Verzichtserklärung den Feststellungsantrag gestellt habe. Da dieser Antrag erst nach Schließung der mündlichen Verhandlung und der darauf folgenden Verkündung des Beschlusses, daß eine Entscheidung an Verkündungs Statt zugestellt werden solle, gestellt worden sei, sei über ihn nicht mehr zu entscheiden. Bei aufgrund mündlicher Verhandlung ergehenden Entscheidungen sei den Beteiligten nachträglicher weiterer Sachvortrag verwehrt.
Gründe für eine Fortsetzung des Verfahrens durch Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung lägen nicht vor. Es sei weder nachträglich ein entscheidungserheblicher Verfahrensfehler festgestellt worden, noch fehle es an der vollständigen Erörterung der Sache. Auch in dem Feststellungsantrag seien keine Umstände zu erkennen, die eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung rechtfertigten. Mit ihm sei keine wesentliche neue Tatsache vorgetragen ; er stelle vielmehr lediglich ein anderes rechtliches Begehren dar als der ursprünglich auf Löschung der Marke gerichtete Beschwerdeantrag. Eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung, um einer Partei Gelegenheit zu geben, neue Ansprüche zu erheben, komme nicht in Betracht.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung. 1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist auch ohne Zulassung durch das Bundespatentgericht im Streitfall statthaft. Hierfür genügt es, daß ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird; darauf, ob die erhobenen Rügen durchgreifen, kommt es für die Frage der Statthaftigkeit nicht an (BGH, Beschl. v. 3.12.1998 - I ZB 14/98, GRUR 1999, 500, 501 = WRP 1999, 435 - DILZEM; v. 14.10.1999 - I ZB 15/97, GRUR 2000, 512, 513 = WRP 2000, 542 - COMPUTER ASSOCIATES, jeweils m.w.N.). Das ist hier der Fall, weil die Antragstellerin mit näherer Begründung beanstandet, daß ihr das rechtliche Gehör versagt worden (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) und daß der angefochtene Beschluß nicht mit Gründen versehen sei (§ 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG). 2. Die Rechtsbeschwerde ist in der Sache begründet, weil der geltend gemachte Verfahrensmangel der Versagung des rechtlichen Gehörs vorliegt und die angefochtene Entscheidung auch darauf beruht.
a) Die Vorschrift des Art. 103 Abs. 1 GG, die in § 78 Abs. 2 MarkenG für das Beschwerdeverfahren in Markensachen eine konkrete Ausgestaltung erfahren hat, gewährt den an einem gerichtlichen Verfahren formell oder materiell Beteiligten das Recht, sich zu den der gerichtlichen Entscheidung zugrunde liegenden Tatsachen und zur Rechtslage zu äußern. Das rechtliche Gehör vor Gericht umfaßt mithin nicht nur Stellungnahmen zum Sachverhalt, sondern auch Rechtsausführungen sowie das Recht, Anträge zu stellen (vgl. BGH
GRUR 2000, 512, 513 - COMPUTER ASSOCIATES). Dabei ist das rechtliche Gehör grundsätzlich in der Weise zu gewähren, die für das in Betracht kommende Verfahren vorgeschrieben ist (vgl. BGHZ 13, 265, 270). Im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ist zwar, wie sich aus § 69 MarkenG entnehmen läßt, eine mündliche Verhandlung nicht obligatorisch vorgeschrieben. Ist eine mündliche Verhandlung aber - wie im Streitfall wegen Sachdienlichkeit (§ 69 Nr. 3 MarkenG) - vom Bundespatentgericht angeordnet worden, so ist nach Abschluß der mündlichen Verhandlung aufgrund der in dieser erörterten Sach- und Rechtslage zu entscheiden. Diese Entscheidung darf, wie § 78 Abs. 2 MarkenG ausdrücklich vorschreibt, nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Die Endentscheidung kann anstelle der Verkündung auch, wie es im Streitfall vorgesehen worden war, zugestellt werden (§ 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Eine derartige Endentscheidung aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 1997 ist jedoch - entgegen dem im Anschluß an die mündliche Verhandlung verkündeten Beschluß - nicht ergangen. Das Bundespatentgericht hat vielmehr in einer neuen - nicht auf den Ergebnissen der mündlichen Verhandlung beruhenden - Sitzung im schriftlichen Verfahren durch den angefochtenen Beschluß entschieden. Es hat dabei den Löschungsantrag der Markeninhaberin vom 16. März 1998 berücksichtigt, sich aber gehindert gesehen, über den daraufhin geänderten Antrag der Antragstellerin zu befinden. Damit hat es den Anspruch der Antragstellerin auf rechtliches Gehör im Sinne der Konkretisierung in § 78 Abs. 2 MarkenG verletzt, weil es eine Tatsache seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat (Untergang der
Marke durch den im Löschungsantrag der Markeninhaberin liegenden materiell -rechtlichen Verzicht), zu der sich die Antragstellerin tatsächlich geäußert hatte - sie hatte in ihrem Schriftsatz vom 7. April 1998 im Hinblick auf die neue Tatsache einen anderen Antrag (Feststellungsantrag) gestellt und hierzu mit eingehenden Rechtsausführungen vorgetragen -, indem es diesen Antrag und den zugehörigen Sachvortrag, wie es im angefochtenen Beschluß ausdrücklich ausgeführt hat - und was einer überhaupt fehlenden Ä ußerungsmöglichkeit gleich zu erachten ist -, rechtsfehlerhaft unberücksichtigt gelassen hat. Das Bundespatentgericht war, nachdem es mündlich verhandelt hatte, gehalten, erneut in die mündliche Verhandlung einzutreten (§ 76 Abs. 6 Satz 2 MarkenG), wenn es die nach Abschluß der mündlichen Verhandlung eingetretene Tatsache des Erlöschens der Marke durch den im Löschungsantrag liegenden Verzicht der Markeninhaberin auf ihre Marke berücksichtigen wollte (Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 69 Rdn. 16; Ingerl /Rohnke, Markengesetz, § 69 Rdn. 6; vgl. BGH, Beschl. v. 16.10.1973 - X ZB 15/72, GRUR 1974, 294, 295 - Richterwechsel II, zu § 41h Abs. 3 PatG 1968, jetzt § 93 Abs. 3 PatG). Im schriftlichen Verfahren hätte es die in Rede stehende Tatsache nur berücksichtigen dürfen, wenn es - was im Streitfall nicht geschehen ist - im Einverständnis der Parteien wieder in das schriftliche Verfahren übergegangen wäre (Althammer/Ströbele aaO § 69 Rdn. 16; Ingerl/Rohnke aaO § 69 Rdn. 6).
b) Die angefochtene Entscheidung beruht auch auf der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (BGH, Beschl. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637, 638 f. = WRP 1997, 762 - Top Selection). Zwar hat das
Bundespatentgericht in einer Hilfserwägung zum Ausdruck gebracht, daß Bedenken gegen die Zulässigkeit des von der Antragstellerin gestellten Hilfsantrags bestünden. Dieser Auffassung kann jedoch nicht beigetreten werden. Allerdings ist, wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat, infolge des von der Antragsgegnerin ausgesprochenen Verzichts auf ihre Marke diese unmittelbar erloschen, ohne daß es hierfür noch einer Vollziehung im Register bedurfte (vgl. Begr. z. Reg.Entw. BT-Drucks. 12/6581, S. 96 = BlPMZ 1994, Sonderheft S. 88). Damit war jedoch - anders als es das Bundespatentgericht gesehen hat - dem Löschungsverfahren nicht von vornherein in vollem Umfang die Grundlage entzogen. Der ausgesprochene Verzicht hat zum Erlöschen des Rechts ex nunc geführt. Die von der Antragstellerin mit ihrem Löschungsantrag gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG angestrebte Löschung wegen Nichtigkeit sollte dagegen gemäß § 52 Abs. 2 MarkenG dazu führen, daß die Wirkungen der Eintragung der Marke im Umfang der Löschung als von Anfang an nicht eingetreten gelten. Bei seiner Annahme, das Löschungsverfahren gemäß § 54 Abs. 1, § 50 Abs. 1 MarkenG habe ausschließlich den Zweck der Löschung, der auch bei einem Verzicht, also der Vernichtung des Rechts ex nunc, erreicht sei, hat das Bundespatentgericht unbeachtet gelassen, daß die Anordnung der Löschung wegen Nichtigkeit nicht nur - wie es gemeint hat - inzidenter zur Feststellung der Nichtigkeit im Zeitpunkt der Eintragung führt, sondern daß kraft ausdrücklicher Bestimmung die gesetzlichen Wirkungen der Eintragung ex tunc als nicht eingetreten gelten (§ 52 Abs. 2 MarkenG). Hieraus ergibt sich zugleich, daß das markenrechtliche Löschungsverfahren in einem derartigen Fall - ebenso wie ein Patentnichtigkeits- oder Ein-
spruchsverfahren oder ein Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (vgl. hierzu: Benkard/Rogge, Patentgesetz, 9. Aufl., § 81 Rdn. 29, § 15 GebrMG Rdn. 4; Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 5. Aufl., § 15 Rdn. 32 ff; Schulte, Patentgesetz , 5. Aufl., § 59 Rdn. 18) nach Erlöschen des in Frage stehenden Schutzrechts - nicht ohne weiteres als in der Hauptsache erledigt angesehen werden kann. Bei einem derartigen Verfahrensstand ist vielmehr zu prüfen, ob der Löschungsantragsteller ein besonderes Rechtsschutzinteresse an der Feststellung der Nichtigkeit ex tunc hat - wie es im Streitfall die Antragstellerin geltend gemacht hat. Ist das der Fall, was das Bundespatentgericht im neu eröffneten Beschwerdeverfahren zu prüfen haben wird, ist die begehrte Feststellung nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen zu treffen. IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Erdmann v . Ungern-Sternberg Starck Bornkamm Schaffert

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 223/01 Verkündet am:
6. Mai 2004
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX
Ein übereinstimmender beschreibender Bestandteil, der trotz seines beschreibenden
Charakters zum Gesamteindruck sich gegenüberstehender Wortzeichen
beiträgt, ist bei der Bestimmung der Ähnlichkeit d er Zeichen zu berücksichtigen.
BGH, Urt. v. 6. Mai 2004 - I ZR 223/01 - OLG München
LG München I
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 6. Mai 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die
Richter Pokrant, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 21. Juni 2001 aufgehoben.
Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts München I, 4. Kammer für Handelssachen, vom 19. Oktober 2000 wird zurückgewiesen.
Die Beklagte trägt die Kosten der Rechtsmittel.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin ist Inhaberin der am 11. Februar 1982 angemeldeten und am 27. August 1982 u.a. für "Pharmazeutische Erzeugnisse" eingetragenen Wortmarke Nr. 1 037 415 "NEURO-VIBOLEX". Die Beklagte ist im Wege der Rechtsnachfolge Inhaberin der am 13. Januar 1962 angemeldeten und am 12. November 1962 für Arzneimittel eingetragenen Wortmarke Nr. 767 289 "FIBRAFLEX" sowie der am 18. Januar 1994 angemeldeten und am 16. März 1994 für Arzneimittel eingetragenen Wortmarke Nr. 2 059 953 "NEUROFIBRAFLEX" geworden. Sie vertreibt unter der Bezeichnung "NEUROFIBRAFLEX" ein Vitamin-B-Präparat, das der Behandlung neurologischer Systemerkrankungen durch nachgewiesenen Vitamin-B-Mangel dient.
Auf den Widerspruch der Klägerin vom 21. Juni 1994 aus der Klagemarke "NEURO-VIBOLEX" hat das Deutsche Patentamt die Marke "NEUROFIBRAFLEX" gelöscht. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin ist der Widerspruch vom Bundespatentgericht mit Beschluß vom 13. Januar 2000 zurückgewiesen worden, weil die Klägerin auf die erhobene Einrede der Nichtbenutzung eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht habe.
Daraufhin hat die Klägerin die Beklagte mit Schreiben vom 12. April 2000 wegen Verletzung ihrer eingetragenen Marke abgemahnt und mit Schriftsatz vom 18. Juli 2000 Klage erhoben.
Sie hat beantragt,
der Beklagten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "Neuro-Fibraflex" für Mittel gegen neurologische Systemerkrankungen durch Vitaminmangel zu benutzen, insbesondere das Zeichen auf den genannten Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dem Zeichen die genannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder unter dem Zeichen die genannten Waren einzuführen oder auszuführen und/oder das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.
Ferner hat die Klägerin die Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung und Einwilligung in die Löschung der Marke "NEURO-FIBRAFLEX" begehrt sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten beantragt.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Auffassung vertreten , eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen bestehe nicht. Jedenfalls seien die Ansprüche der Klägerin verwirkt, weil ein Vitaminpräparat mit der Bezeichnung "NEURO-FIBRAFLEX" bereits seit 1986 im Handel sei.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat sie auf die Berufung der Beklagten abgewiesen (OLG München PharmaR 2002, 257).
Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung mit der Begründung verneint, zwischen der prioritätsälteren Marke "NEURO-VIBOLEX" der Klägerin und der jüngeren Marke der Beklagten "NEURO-FIBRAFLEX" bestehe keine Verwechslungsgefahr.
Es sei von einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszugehen. Dies gelte auch dann, wenn der Bestandteil "NEURO-" rein beschreibend sei, weil für die Feststellung der Kennzeichnungskraft, wie auch sonst bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr, auf den Gesamteindruck des in Rede stehenden Zeichens abzustellen und nicht nach dem selbständigen Schutz eines Bestandteils zu fragen sei. Hieraus folge zugleich, daß ein tatsächlich beschreibender Bestandteil im Gesamteindruck auch dann mitzuberücksichtigen sei, wenn dieser im wesentlichen durch einen anderen Bestandteil - hier "VIBOLEX" - geprägt werde.
Ausgehend von der normalen Kennzeichnungskraft der Marke der Klägerin , dem Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen nach deren Gesamteindruck und der gegebenen Warenidentität sei eine Verwechslungsgefahr auch unter Berücksichtigung der zwischen den genannten Faktoren bestehenden Wechselwirkung nicht gegeben. Die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen wiesen trotz des jeweils den Anfang bildenden gemeinsamen Bestandteils "NEURO-" nach ihrem jeweiligen Gesamteindruck keine solche Ähnlichkeit auf, daß selbst bei - im Hinblick auf die identischen Indikationen gesteigerter - Warenidentität und Berücksichtigung der Wechselwirkung ernsthaft vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden könne.

Zunächst sei festzustellen, daß den sich gegenüberstehenden Zeichen der jeweils den Anfang der Gesamtbezeichnung bildende Bestandteil "NEURO-" gemeinsam sei, welcher allerdings rein beschreibenden Charakter habe und daher nicht geeignet sei, den Gesamteindruck wesentlich zu prägen. Hieraus folge allerdings nicht, daß der Bestandteil "NEURO-" bei der Feststellung des Gesamteindrucks und der Beurteilung der Verwechslungsgefahr einfach außer Betracht bleiben könne. Vielmehr seien auch beschreibende Bestandteile bei der Prüfung der Ähnlichkeit der sich gege nüberstehenden Zeichen nach deren Gesamteindruck mitzuberücksichtigen. Andererseits sei hiernach davon auszugehen, daß die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen wesentlich durch ihre jeweiligen weiteren Bestandteile "VIBOLEX" und "FIBRAFLEX" mitgeprägt würden.
Die sich gegenüberstehenden Zeichen wiesen allerdings in ihren den Gesamteindruck im wesentlichen prägenden jeweiligen weiteren Bestandteilen "VIBOLEX" und "FIBRAFLEX" optisch und akustisch so wenig Ähnlichkeiten auf, daß sie den erforderlichen Abstand voneinander einhielten. Die in dem Beschluß des Deutschen Patentamts vom 8. Juli 1998 - dem das Landgericht gefolgt sei - vorgenommene zergliedernde Betrachtung übereinstimmender Vokale und Konsonanten könne bei der Beurteilung der Ähnl ichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen nach ihrem Gesamteindruck nicht maßgeblich zugrunde gelegt werden, weil sie sich weit vom geschriebenen und/oder gesprochenen Wort entferne. Vielmehr wiesen die sich gegenüberstehenden Zeichen bei ungekünstelter Betrachtungsweise in optischer und akustischer Hinsicht so wenig Übereinstimmungen auf, daß sie einen ausreichend großen Abstand voneinander wahrten. Dies gelte auch unter Berücksichtigung des jeweils den Anfang der Zeichen bildenden gemeinsamen Bestandteils "NEURO". Denn der
Grundsatz, daß der Verkehr regelmäßig die Wortanfänge stärker beachte, finde dort seine Grenze, wo der den Anfang bildende Bestandteil keine eigenständige Unterscheidungskraft entfalte.
Auf den von der Beklagten erhobenen Verwirkungseinwand komme es danach nicht mehr an. Es sei gleichwohl darauf hinzuweisen, daß auf der Grundlage des bisherigen Sachvortrags der Parteien keine Anhaltspunkte für ein rechtsmißbräuchliches Vorgehen der Klägerin ersichtlich seien.
II. 1. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stünden Ansprüche aus § 14 Abs. 5 und 6 i.V. mit Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht zu, weil zwischen der Klagemarke "NEUROVIBOLEX" und dem angegriffenen Zeichen "NEURO-FIBRAFLEX" keine Verwechslungsgefahr bestehe, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Die Frage der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder ein e erhöhte Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens ausgeglichen werden (vgl. BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360, 362 - Davidoff II; Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 148/01, GRUR 2004, 239 = WRP 2004, 353 - DONLINE, jeweils m.w.N.).


b) Das Berufungsgericht ist von einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgegangen. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von der Revision auch nicht angegriffen.

c) Das Berufungsgericht hat weiter unangegriffen festgestellt, daß hinsichtlich der von den sich gegenüberstehenden Zeichen erfaßten Waren Identität besteht. Demzufolge ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein strenger Maßstab anzulegen (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 991 = WRP 1999, 1041 - Schlüssel).

d) Den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen hat das Berufungsgericht dagegen nicht rechtsfehlerfrei bestimmt.
aa) Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres kla nglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht in aller Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1046 = WRP 2003, 1436 - Kelly).
Dabei kommt es, wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist, auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an (BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly). Dies entspricht dem Erfahrungssatz, daß der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten , und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht (vgl. BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM; Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240,
241 = WRP 2004, 355 - MIDAS/medAS, m.w.N.). Demzufolge kann auch ein Bestandteil, der einer beschreibenden Angabe entnommen ist, zum Gesamteindruck beitragen (BGHZ 131, 122, 125 f. - Innovadiclophlont; BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM).
Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht daher angenommen, daß der Bestandteil "NEURO", der dem Verkehr wegen des ohne weiteren erkennbaren Bezugs zum Nervensystem einen Hinweis auf die mutmaßliche Indikation des Präparats gebe, wegen seines beschreibenden Charakters nicht bei der Feststellung des Gesamteindrucks einfach außer Betracht bleiben kann, sondern mitzuberücksichtigen ist. Bereits aus diesem Grunde ist es, wie das Berufungsgericht zu Recht ausgeführt hat, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen "NEURO-VIBOLEX" und "NEURO-FIBRAFLEX" unerheblich, daß die Beklagte Inhaberin einer älteren Marke "FIBRAFLEX" ist.
Rechtlich zutreffend ist das Berufungsgericht ferner davon ausgegangen, daß bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 12.2.1998 - I ZB 32/95, GRUR 1998, 924, 925 = WRP 1998, 875 - salvent/Salventerol, m.w.N.).
bb) Bei Anwendung dieser Grundsätze kann der Auffassung des Berufungsgerichts , die sich gegenüberstehenden Zeichen wiesen in ihrem Gesamteindruck optisch und akustisch so wenig Ähnlichkeiten auf, daß eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei, aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden.
Den Ausführungen des Berufungsgerichts läßt sich nicht hinreichend entnehmen, wie sich nach seiner Auffassung der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen in klanglicher und in schriftbildlicher Hinsicht bestimmt , wenn der Bestandteil "NEURO", wovon das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei ausgegangen ist, bei der Feststellung des Gesamteindrucks mitzuberücksichtigen ist. Aus der Annahme des Berufungsgerichts, der Bestandteil "NEURO" sei wegen seines beschreibenden Charakters nicht geeignet, den Gesamteindruck der Zeichen wesentlich zu prägen, die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen würden vielmehr durch ihre jeweiligen weiteren Bestandteile "VIBOLEX" und "FIBRAFLEX" mitgeprägt, ergibt sich nicht, daß die sich gegenüberstehenden Zeichen nach ihrem schriftbildlichen und klanglichen Gesamteindruck von so geringer Ähnlichkeit sind, um bei der gegebenen Warenidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr verneinen zu können.
Soweit das Berufungsgericht die in den Erwägungen des Beschlusses des Deutschen Patentamts vom 8. Juli 1998 vorgenommene Bestimmung des Gesamteindrucks der Zeichen in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht, der das Landgericht gefolgt ist, wegen der dort seiner Ansicht nach vorgenommenen zergliedernden Betrachtung übereinstimmender Vokale und Konsonanten als nicht maßgeblich verworfen hat, läßt dies gleichfalls nicht erkennen, worin demgegenüber das Berufungsgericht den klanglichen und schriftbildlichen Gesamteindruck der Zeichen sieht.
cc) In dem Beschluß des Deutschen Patentamts vom 8. Juli 1998 ist ausgeführt, angesichts der weitgehenden Übereinstimmung in der Buchstabenfolge "Neurofib ... leks" reichten die klanglichen Unterschiede nicht aus, die Zeichen in ihrem akustischen Gesamteindruck hinreichend anders zu prägen. Sie
stimmten in den den Klang bestimmenden Merkmalen der Silbengliederung und der Betonung überein und besäßen ähnliche Vokalfolgen "eu-o-i-a(o)-e". In klanglicher Hinsicht dominierten die übereinstimmenden Wortteile ohnehin durch ihre bestimmte Stellung am Zeichenanfang und -ende. Die unterschiedlichen Lautgruppen in der unbetonten Zeichenmitte träten nicht hinreichend hervor , um dem Gesamtklang eine andere Prägung zu geben; in ihrer Klangwirkung würden sie vielmehr wegen ihrer Klangschwäche bzw. Klangnähe ("a"/"o") von den Gemeinsamkeiten überlagert.
dd) Diese Bestimmung des klanglichen Eindrucks der sich gegenüberstehenden Zeichen stellt entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts keine unzulässige zergliedernde Betrachtung dar. Sie beruht vielmehr auf der zutreffenden Berücksichtigung der bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks zu beachtenden Erfahrungssätze (zur Bedeutung der Vokalfolge bei der Beurteilung des klanglichen Gesamteindrucks vgl. BGH, Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1163 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ ComNet). Zwar führt der Erfahrungssatz, daß der Verkehr den Wortanfang regelmäßig stärker beachtet, hier wegen des beschreibenden Inhalts nicht zu einer besonderen Gewichtung des Bestandteils "NEURO". Welchen Einfluß Silben in der Wortmitte auf den klanglichen Gesamteindruck haben, ist eine Frage des Einzelfalls (BGH GRUR 2001, 1161, 1163 - CompuNet/ComNet). Im vorliegenden Fall kommt angesichts der gleichen Silbenzahl, der Silbengliederung und -länge sowie der Betonung der beiden Zeichen den Abweichungen in der Zeichenmitte keine für die Bestimmung des Gesamteindrucks maßgebliche Bedeutung zu. Wegen des hohen Maßes an Übereinstimmungen besteht somit eine erhebliche klangliche Zeichenähnlichkeit. Unter Berücksichtigung der normalen Kennzeichnungskraft und der Warenidentität kann danach eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht nicht verneint werden.

2. Der von der Beklagten erhobene Verwirkungseinwand gemäß § 21 Abs. 4 MarkenG, § 242 BGB greift nicht durch.
Hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs setzt die Verwirkung voraus, daß bei der Beklagten infolge eines längerdauernden ungestörten Gebrauchs der angegriffenen Bezeichnung ein schutzwürdiger Besitzstand entstanden ist, der ihr nach Treu und Glauben erhalten bleiben soll, weil sie aufgrund des Verhaltens der Klägerin darauf vertrauen konnte, diese dulde die Verwendung des Zeichens (vgl. BGH, Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1037 = WRP 1998, 978 - Makalu, m.w.N.). Einen schutzwürdigen Besitzstand hat die Beklagte jedoch nicht dargetan. Sie hat, wie schon das Landgericht ausgeführt hat, in der ersten Instanz weder zum Grad der Bekanntheit noch zu dem Umsatz , der unter Verwendung der Kennzeichnung erzielt worden ist, noch zum Werbeaufwand vorgetragen. Ihr zweitinstanzlicher Vortrag zu dem auf das Präparat "NEURO-FIBRAFLEX" entfallenden Umsatzanteil in den Jahren 2000 und 2001 reichte zur Darlegung eines schutzwürdigen Besitzstands schon deshalb nicht aus, weil ein Besitzstand, der erst nach dem Einschreiten des Berechtigten gegen die angegriffene Kennzeichnung entstanden ist, grundsätzlich außer Betracht zu bleiben hat (vgl. BGH, Urt. v. 28.1.1966 - Ib ZR 29/64, GRUR 1966, 427, 430 - Prince Albert, m.w.N.; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 21 Rdn. 52; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 21 Rdn. 51).
Hinsichtlich des Löschungs- sowie des Schadensersatzanspruchs hängt der Eintritt der Verwirkung zwar nicht von dem Bestehen eines wertvollen Besitzstands ab (vgl. BGHZ 146, 217, 222 f. - Temperaturwächter; BGH, Urt. v. 21.11.1969 - I ZR 135/67, GRUR 1970, 315, 319 - Napoléon III, m.w.N.). Insoweit fehlt es aber an der Darlegung eines schutzwürdigen Vertrauens der Be-
klagten darauf, die Klägerin werde nicht mehr mit solchen Ansprüchen an sie herantreten. Schadensersatz begehrt die Klägerin nur insoweit, als Verletzungshandlungen der Beklagten nach dem 1. Januar 2000 vorgenommen worden sind. Zu Recht hat das Landgericht ausgeführt, daß die Beklagte wegen des Widerspruchs der Klägerin gegen die Eintragung auf den Bestand der Marke "NEURO-FIBRAFLEX" nicht vertrauen konnte.
III. Danach ist auf die Revision das angefochtene Urteil aufzuheben und die Berufung der Beklagten gegen das landgerichtliche Urteil zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann Pokrant Büscher
Schaffert Bergmann

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 139/99 Verkündet am:
8. November 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
IMS
Zur Verwechslungsgefahr der unter anderem für das Verarbeiten und Speichern
von Daten und Nachrichten sowie das Erstellen von Programmen für die
Datenverarbeitung auf dem Gebiet der Pharmazie, der Medizin und des Gesundheitswesens
eingetragenen Marke "IMS GMBH" mit der Bezeichnung "IMS
Image Management Solutions GmbH" für ein Unternehmen, dessen Gegenstand
auf die elektronische Dokumentenverwaltung im Kundenauftrag und die
Entwicklung von Programmen gerichtet ist.
BGH, Urt. v. 8. November 2001 - I ZR 139/99 - OLG München
LG München I
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 8. November 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und
Dr. Büscher

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 25. März 1999 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin ist aufgrund einer während des Revisionsverfahrens vorgenommenen Verschmelzung Rechtsnachfolgerin der 1959 gegründeten "IMS Institut für medizinische Statistik GmbH". Diese befaßte sich mit der Marktforschung , der Sammlung und dem Vertrieb marktstatistischen Materials sowie der Entwicklung und Bereitstellung von Systemen zur Steuerung und Erfolgskontrolle des Außendienstes für die pharmazeutische Industrie.
Die Klägerin ist Inhaberin mehrerer Marken mit dem Wortbestandteil "IMS", unter anderem der Wortmarke Nr. 396 07 658 "IMS GMBH", die am 12. August 1996 eingetragen worden ist, u.a. für "Sammeln und Liefern von Daten und Nachrichten; alle Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pharmazie, Medizin und des Gesundheitswesens; Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten, Dienstleistungen einer Datenbank; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermieten, Verpachten und Lizensieren von Datenverarbeitungsanlagen, von Programmen für die Datenverarbeitung und von Programmträgern für diese; technische Beratung bei der Anschaffung und dem Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen; alle Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pharmazie, Medizin und des Gesundheitswesens; mit Programmen versehene Datenträger; alle Waren auf dem Gebiet der Pharmazie, Medizin und des Gesundheitswesens".
Die Beklagte, eine am 18. April 1997 gegründete und am 12. Juni 1997 in das Handelsregister eingetragene GmbH firmierte mit "IMS Image Management Solutions GmbH". Ihr Unternehmensgegenstand umfaût unter anderem die elektronische Dokumentenverwaltung im Kundenauftrag, Entwicklung von Software und Programmen sowie alle weiteren Geschäfte, die in unmittelbarem und mittelbarem Zusammenhang mit der Datendokumentation auf elektronischen Datenträgern stehen.
Die Klägerin sieht in der früheren Firmenbezeichnung der Beklagten eine Verletzung ihres Unternehmenskennzeichens "IMS" und ihres Markenrechts. Sie hat geltend gemacht, zwischen ihren Kennzeichenrechten und der Bezeichnung der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr. Beide Parteien befaûten sich überwiegend mit der Erstellung von Software für Datenverarbeitungsanlagen und der Datendokumentation auf elektronischen Datenträgern.

Die Klägerin hat beantragt,
I. die Beklagte zu verurteilen, es unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs das Kennzeichen
IMS
mit oder ohne Zusätze als geschäftliche Bezeichnung und/oder zur Bezeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen beim Vertrieb und Angebot von Software für elektronische Datenund Dokumentenverwaltung in Geschäftsdrucksachen und/oder in der Werbung schriftlich und/oder in elektronischen Medien und/oder mündlich zu benutzen,
II. die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Amtsgericht F. , HRB , in die Löschung des Firmenbestandteils IMS einzuwilligen,
III. festzustellen, daû die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den ihr aus Handlungen gemäû Ziffer I seit dem 16. Mai 1997 entstandenen und noch entstehenden Schaden zu ersetzen,
IV. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft über den Umfang von Handlungen gemäû Ziffer I seit dem 16. Mai 1997 zu erteilen durch Vorlage eines chronologischen geordneten Verzeichnisses, aus dem sich ergeben müssen:


a) Angebote nach Angebotsumfang und Angebotsempfänger,
b) Lieferungen nach Lieferumfang, Lieferempfänger, Lieferzeit und Lieferpreis,
c) Werbemaûnahmen, aufgegliedert nach einzelnen Werbemitteln , gegebenenfalls deren Auflagenhöhe und die dafür aufgewandten Kosten.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Gefahr von Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen der Parteien in Abrede gestellt und vorgetragen, ihr Geschäftsgegenstand und ihr Unternehmenskennzeichen unterschieden sich ausreichend von denjenigen der Klägerin.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäû verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten unter Neufassung des Unterlassungsgebots zurückgewiesen.
Nachdem die Beklagte während des Revisionsverfahrens ihre Firmenbezeichnung in "IMASOL GmbH" geändert hat, haben die Parteien den Löschungsantrag zu II übereinstimmend für erledigt erklärt.
Mit der Revision erstrebt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Anträge zu I, III und IV. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:



I. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, Abs. 6 MarkenG, § 242 BGB und § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG bejaht. Hierzu hat es ausgeführt:
Zwischen der prioritätsälteren Marke "IMS GMBH" der Klägerin und dem Kennzeichen der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke, von Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und Zeichenidentität auszugehen. In der Marke der Klägerin und der Firmenbezeichnung der Beklagten seien allein die Bestandteile "IMS" kennzeichnend.
Die Beklagte habe schuldhaft gehandelt und sei deshalb zum Schadensersatz verpflichtet.
Die Klageansprüche folgten zudem aus § 15 MarkenG, weil zwischen den Bestandteilen "IMS" in den Firmenbezeichnungen der Parteien ebenfalls Verwechslungsgefahr bestehe.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG für begründet erachtet. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzuneh-
men. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daû ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN). Davon ist im rechtlichen Ansatz auch das Berufungsgericht ausgegangen.

b) Die Feststellungen des Berufungsgerichts zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit erweisen sich aber insofern als unvollständig, als nicht erkennbar wird, welchen Ähnlichkeitsgrad das Berufungsgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt hat.
aa) Im Ausgangspunkt zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings von einer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke der Klägerin Schutz genieût, und dem Geschäftsgegenstand des Unternehmens der Beklagten ausgegangen.
Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen, wozu insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren und Dienstleistungen gehören (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 23 - Canon; BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97,
GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.
Es hat berücksichtigt, daû die Marke der Klägerin unter anderem für das Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten sowie das Vermieten und Verpachten von Datenverarbeitungsanlagen auf pharmazeutischem und medizinischem Gebiet und im Bereich des Gesundheitswesens eingetragen ist. Die Revision macht insoweit ohne Erfolg geltend, die Tätigkeit der Klägerin sei dadurch gekennzeichnet, daû sie ihren Kunden medizinische Statistiken für deren Marktanalysen liefere. Denn für die Marke "IMS GMBH" ist auf die im Verzeichnis angeführten Waren und Dienstleistungen und nicht (nur) auf diejenigen abzustellen, für die die Klägerin die Benutzung bereits aufgenommen hat, weil sich die Marke zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz am 11. Februar 1999 noch innerhalb der Benutzungsschonfrist von fünf Jahren befand (vgl. BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 809 - P3-plastoclin; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 333; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 243).
Das Berufungsgericht hat weiter festgestellt, daû die Beklagte über Scannvorgänge Daten ihrer Kunden auf elektronische Medien transportiert, zu diesem Zweck Hard- und Software einsetzt und diese auch an ihre Kunden veräuûert.
Für die der Prüfung danach zugrundezulegenden Waren und Dienstleistungen hat das Berufungsgericht angenommen, sie befänden sich im Ähnlichkeitsbereich. Diese Annahme ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die
Beurteilung, ob Waren und Dienstleistungen i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einander ähnlich sind, liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu überprüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfaût und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird.
Das Berufungsgericht hat angenommen, daû sich das Angebot der Beklagten , die kundeneigene Daten erfaût, und das Angebot der Klägerin, deren Marke für das Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten im pharmazeutischen und medizinischen Bereich und auf dem Gebiet des Gesundheitswesens Schutz genieût und die ihren Kunden von ihr erarbeitete Daten zur Verfügung stellt, bei den sich überschneidenden Kundenkreisen zu einem Gesamtangebot ergänzen können. Das läût einen Rechtsfehler nicht erkennen.
bb) Zum Ähnlichkeitsgrad der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen der Parteien hat das Berufungsgericht jedoch - rechtsfehlerhaft - keine Feststellungen getroffen. Seinen Ausführungen ist nicht mit ausreichender Sicherheit zu entnehmen, von welchem Ähnlichkeitsgrad es ausgegangen ist. Es hat einerseits angenommen, eine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen könne nicht verneint werden, weil die Waren und Dienstleistungen, für die die Kollisionszeichen Schutz beanspruchen , sich ergänzen. Dies deutet darauf hin, daû das Berufungsgericht von einer eher geringen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ausgegangen ist. Dagegen hat es an anderer Stelle angenommen, die Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen wiesen eine so hohe Ähnlichkeit auf, daû die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Diese Ausführungen, die das Berufungsgericht
bei der Gesamtabwägung im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr getroffen hat, könnten eher dafür sprechen, daû das Berufungsgericht eine nicht unerhebliche Ähnlichkeit zugrunde legen wollte.

c) Mit Recht hat das Berufungsgericht ausschlieûlich auf den Bestandteil "IMS" in den Kollisionszeichen abgestellt und eine Zeichenidentität bejaht.
Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Buchstabenfolge "IMS" sei schutzunfähig, weil ihr die konkrete Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle und sie freihaltebedürftig gemäû § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei.
Im Markenverletzungsverfahren ist, was auch die Revision im Ansatz nicht verkennt, von der Schutzfähigkeit der Marke auszugehen, wenn sie in Kraft steht (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE; Fezer aaO § 8 Rdn. 21; Althammer / Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 41 Rdn. 4; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 197; a.A. Rohnke, Festschrift für Hertin, S. 643, 657 ff. = GRUR 2001, 696, 701 ff.). Angesichts der Aufgabenteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten ist nur den ersteren die Zuständigkeit zur Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen zugewiesen (vgl. hierzu auch Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 57 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 51). Dieser Grundsatz gilt auch, wenn - wie im Streitfall (vgl. nachstehend) - ein Bestandteil das Wesen der Klagemarke in ihrer Gesamtheit derart ausmacht, daû über die Eintragungsfähigkeit des Zeichens als Ganzes nur entschieden werden kann, wenn die Schutzfähigkeit des Bestandteils ge-
prüft ist (vgl. BGH, Urt. v. 15.4.1966 - Ib ZR 85/64, GRUR 1966, 495, 497 = WRP 1966, 369 - UNIPLAST).
Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist die Annahme des Berufungsgerichts , daû in der Klagemarke "IMS GMBH" allein der Bestandteil "IMS" kennzeichnend ist, weil der Zusatz "GMBH" nur beschreibend wirkt. Denn der das Kennzeichenrecht beherrschende Grundsatz, daû bei der Prüfung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233 f. = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH), schlieût nicht aus, daû einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen ist und deshalb die Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtzeichen begründet (vgl. BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96, GRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999, 189 - Tour de culture; BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH).
Im Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht der Kollisionsprüfung auch nicht die vollständige Firmenbezeichnung der Beklagten, sondern nur den Bestandteil "IMS" zugrunde gelegt. Ob davon, wie das Berufungsgericht angenommen hat, auszugehen ist, weil "Image Management Solutions" nur beschreibend wirkte, kann offenbleiben. Feststellungen, daû der inländische Verkehr den beschreibenden Charakter des Firmenbestandteils "Image Management Solutions" erkennt, hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Es hat jedoch aufgrund des Vortrags der Beklagten angenommen, daû "IMS" die aus-
sprechbare Abkürzung des Firmenbestandteils "Image Management Solutions" darstellt, weil der Verkehr Schwierigkeiten hat, sich diesen Firmenbestandteil einzuprägen. Damit ist das Berufungsgericht von dem im Streitfall maûgeblichen Erfahrungssatz ausgegangen, wonach der Verkehr dazu neigt, Bezeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. BGH, Urt. v. 28.2.1991 - I ZR 110/89, GRUR 1991, 475, 477 = WRP 1991, 477 - Caren Pfleger; BGHZ 139, 340, 351 - Lions).

d) Das Berufungsgericht hat der Klagemarke weiter durchschnittliche Kennzeichnungskraft beigemessen. Die bisherigen Feststellungen vermögen dies jedoch nicht zu rechtfertigen.
aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, daû der Marke der Klägerin als aussprechbare Buchstabenkombination jedenfalls von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt.
Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Ohne Erfolg beruft sich die Revision zur Begründung einer fehlenden oder zumindest reduzierten Kennzeichnungskraft auf die Entscheidungen des Senats vom 9. November 1995 - I ZB 29/93 (GRUR 1996, 202, 203 = WRP 1997, 450 - UHQ) und vom 26. Juni 1997 - I ZR 14/95 (GRUR 1998, 165, 166 = WRP 1998, 51 - RBB). Die erste der angeführten Entscheidungen ist zum Warenzeichengesetz ergangen. Unter dessen Geltung wurden Buchstaben nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 2. Altern. WZG als grundsätzlich schutzunfähig angesehen. Die zweite von der Revision in Bezug genommene Entscheidung betrifft die Schutzfähigkeit nicht aussprechbarer Buchstabenfolgen als Firmennamen nach § 16 UWG und ist bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der (aussprechbaren) Klagemarke nach dem Markengesetz daher ebenfalls nicht einschlägig (vgl. zur Schutzfä-
higkeit nicht aussprechbarer Buchstabenkombinationen als Unternehmenskennzeichen nunmehr auch: BGHZ 145, 279, 281 - DB Immobilienfonds).
bb) Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist weiterhin nicht durch eine von der Beklagten behauptete vielfache Verwendung der Bezeichnung "IMS" als Drittkennzeichen reduziert. Eine solche Schwächung stellt einen Ausnahmetatbestand dar. Sie setzt voraus, daû die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarter Branchen, Waren oder Dienstleistungen und in einem Umfang tatsächlich in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1162 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ ComNet). Diese Voraussetzungen hat die Beklagte nicht dargelegt. Die Revision zeigt das Gegenteil auch nicht auf. Das Berufungsgericht ist daher zu Recht auf den entsprechenden pauschalen Vortrag der Beklagten nicht eingegangen.
cc) Mit Erfolg rügt die Revision allerdings, das Berufungsgericht sei dem Vortrag der Beklagten nicht nachgegangen, auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung sei die Buchstabenkombination "IMS" in Groû- und Kleinschreibung seit über 20 Jahren eine weltweit verbreitete Abkürzung für "Image Management Systems" und "Image Management Solutions". Dient "IMS", wie die Beklagte geltend macht, als schlagwortartige Abkürzung für eine bestimmte Technologie der Datenspeicherung und Datenverwaltung und ist dies für die maûgeblichen Verkehrskreise leicht erkennbar, kommt der Buchstabenfolge wegen der Anlehnung an beschreibende Begriffe jedenfalls keine normale, sondern nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom;
BGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ComNet). Das Berufungsgericht durfte daher nicht von normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgehen , ohne Feststellungen dazu zu treffen, ob der entsprechende Vortrag der Beklagten zutraf.
In diesem Zusammenhang wird das Berufungsgericht gegebenenfalls auch zu prüfen haben, ob die Klagemarke, worauf die Klägerin verwiesen und wozu das Berufungsgericht bislang ebenfalls keine Feststellungen getroffen hat, über eine infolge umfänglicher Benutzung groûe Verkehrsbekanntheit und daraus folgend gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 - Drei-StreifenKennzeichnung ).
Ist danach für das Revisionsverfahren von nur geringer Kennzeichnungskraft der Klagemarke und unzureichenden Feststellungen zum Grad der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen, kann die Annahme der Gefahr von Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Zeichen gemäû § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen Bestand haben.
2. Der Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stünde auch ein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 2, Abs. 4, § 5 Abs. 2 MarkenG zu, kann ebenfalls nicht beigetreten werden.
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG, die unter Berücksichtigung aller maûgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsbereiche der Parteien, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehen-
den Bezeichnungen (BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner; BGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ ComNet). Die zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG erforderlichen Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht getroffen.
Für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Firmenbestandteils "IMS" der Klägerin gelten die vorstehenden Ausführungen zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke entsprechend (vgl. Abschn. II 1 d cc).
Zudem fehlen Feststellungen des Berufungsgerichts zur Branchennähe der Parteien.
3. Die Verurteilung der Beklagten nach den auf Auskunftserteilung und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz gerichteten Anträgen zu III und IV gemäû § 14 Abs. 6, § 15 Abs. 5 MarkenG, § 242 BGB kann ebenfalls keinen Bestand haben, weil kennzeichenrechtliche Verletzungshandlungen der Beklagten nach § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG bisher nicht feststehen.
III. Auf die Revision der Beklagten war danach das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision einschlieûlich des wegen der Umfirmierung der Beklagten übereinstimmend für erledigt erklärten Antrags zu II, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Büscher

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
2.
wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder
3.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Schutzhindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.

(3) Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (BGBl. 1981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation) erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 111/99 Verkündet am:
22. November 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
BIG
Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr
unter dem Aspekt des Serienzeichens gegeben ist.
BGH, Urt. v. 22. November 2001 - I ZR 111/99 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 22. November 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und
Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. März 1999 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Der Beklagte, der unter der Firma BIG-Spielwarenfabrik Dipl.-Ing. E. A. B. handelt, stellt Spielwaren her, vor allem Aufsitzfahrzeuge sowie Tret- und Schiebefahrzeuge, und vertreibt diese. Er ist Inhaber der Marke "BIG", die am 20. März 1973 als durchgesetztes Zeichen für "Plastikspielwaren" eingetragen wurde.
Die Klägerin beschäftigt sich mit dem Vertrieb von durch Funk ferngesteuerten Spielfahrzeugen (Autos, Flugzeuge, Schiffe). Im Jahre 1996 vertrieb sie über das Handelsunternehmen A. ein funkgesteuertes Spielfahrzeug unter der Bezeichnung "big bluster". Transporteur der Klägerin war die Firma L. in Hamburg. Der Beklagte nahm sowohl A. als auch L. wegen Verletzung seiner Marke auf Unterlassung in Anspruch. Gegen das Handelsunternehmen A. erwirkte er eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Nürnberg -Fürth. Gegen den Transporteur L. scheiterte er mit einem entsprechenden Antrag vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht Düsseldorf.
Mit der vorliegenden Klage hat die Klägerin zunächst Feststellung begehrt , daß der Beklagte nicht berechtigt sei, von ihr oder ihren Abnehmern Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung "big bluster" zu verlangen, und daß der Beklagte verpflichtet sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus entsprechenden Abnehmerverwarnungen entstanden sei. Alsdann hat sie ihren Schaden beziffert und beantragt,
den Beklagten zu verurteilen,
1. in die Löschung der deutschen Marke 903 486 "BIG" durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patentamt einzuwilligen;
2. an sie 305.425,37 DM nebst 5% Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
Der Beklagte ist dem entgegengetreten. Er hat geltend gemacht, der Bezeichnung "BIG" komme eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu.
Widerklagend hat er beantragt,
die Klägerin unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen , es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnungen
"Big Bluster"
und/oder
"Big Buffalo"
(jeweils gleichgültig in welcher Schreibweise) zu benutzen.
Er hat des weiteren Ansprüche auf Auskunftserteilung bezüglich der entsprechenden Handlungen und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Klägerin geltend gemacht.
Während des Rechtsstreits sind am 10. Juni 1997 für den Beklagten zwei weitere Marken "BIG Laster" und "BIG Büffel" eingetragen worden. Darauf hat die Klägerin den Widerklageantrag auf Unterlassung insgesamt und die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht für die Zeit seit dem 10. Juli 1997 anerkannt.
Im übrigen ist die Klägerin der Widerklage entgegengetreten.
Das Landgericht hat durch Grund-, Teil- und Anerkenntnis-Teilurteil den mit der Klage geltendgemachten Schadensersatzanspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt und die Löschungsklage abgewiesen. Der Widerklage hat es im Umfang des erklärten Anerkenntnisses, bezüglich der Auskunftserteilung und der Feststellung der Schadensersatzpflicht seit dem 10. Juli 1997, entsprochen und die Widerklage im übrigen abgewiesen.
Die Berufung ist erfolglos geblieben.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt der Beklagte sein Begehren, die (verbliebene) Klage abzuweisen, und sein Widerklagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat die Schadensersatzklage für dem Grunde nach gerechtfertigt und die Widerklage auf Auskunftserteilung und Schadensersatz über den anerkannten Teil hinaus für unbegründet erachtet. Es hat dazu ausgeführt:
Aus der Widerklagemarke "BIG" könne ebensowenig mit Erfolg gegen das Zeichen "big bluster" vorgegangen werden wie aus der entsprechenden Unternehmensbezeichnung. Die Frage einer Verwechslungsgefahr sei nach allen Umständen des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Es sei von normaler Kennzeichnungskraft sowohl der Marke "BIG" als auch der entsprechenden
Unternehmensbezeichnung auszugehen; eine darüber hinausgehende gesteigerte Kennzeichnungskraft habe der Beklagte nicht schlüssig vorgetragen. Bezüglich der Markenähnlichkeit komme es auf den Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken an. Weder die Marke noch auch das Unternehmenskürzel "BIG" könne den Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung "big bluster" prägen, weil ihnen angesichts des beschreibenden Begriffsinhalts im Sinne von "groû, dick, stark, wichtig" von Hause aus keine Unterscheidungskraft zukomme und an ihnen ein Freihaltungsbedürfnis bestehe.
Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens komme nicht in Betracht, weil "BIG" angesichts seines beschreibenden Charakters die erforderliche Originalität fehle, um als Stammbestandteil einer Zeichenserie zu dienen.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.
1. Das Berufungsgericht hat - auf der teilweise unterstellten Tatsachengrundlage - allerdings im Ergebnis zutreffend eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Widerklagemarke bzw. dem Unternehmenskürzel des Beklagten einerseits und den mit der Widerklage angegriffenen Bezeichnungen andererseits (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG) verneint.

a) Es ist bei der Prüfung einer Markenverletzung rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daû die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen ist. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Be-
tracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daû ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; zuletzt: BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, jeweils m.w.N.).
Allerdings sind die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke nicht klar. Es hat einerseits unterstellt, daû diese durch Benutzung normale Kennzeichnungskraft erlangt habe, während es an anderer Stelle seiner Begründung den Standpunkt eingenommen hat, eine Verkehrsdurchsetzung, die zu normaler Kennzeichnungskraft geführt habe , sei nicht dargetan. In der Revisionsinstanz ist angesichts dieser Diskrepanz zugunsten des Beklagten von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke auszugehen.
Das Berufungsgericht hat, ohne hierzu im einzelnen Feststellungen zu treffen, Warenidentität unterstellt. Hiervon ist auch für das Revisionsverfahren auszugehen.
Im Rahmen der Prüfung der Markenähnlichkeit ist das Berufungsgericht in tatrichterlicher Beurteilung davon ausgegangen, der Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnungen werde nicht durch deren jeweiligen Bestandteil
"Big", sondern durch die Gesamtheit der jeweiligen Bezeichnung, also durch "Big Bluster" bzw. "Big Buffalo" geprägt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen den Ausgangspunkt des Berufungsgerichts mit der Auffassung, auf die Prägung des Gesamteindrucks komme es bei einem jüngeren Zeichen, in dem die ältere Kennzeichnung identisch enthalten sei, nicht an, wenn der fragliche Bestandteil in dem jüngeren Zeichen nicht derart auf- oder untergegangen sei, daû er beim Verkehr die Erinnerung an die ältere Kennzeichnung nicht mehr wachrufe. Das steht im Gegensatz zur ständigen Rechtsprechung des Senats (BGH, Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 816 = WRP 1998, 755 - Nitrangin; BGHZ 139, 340, 351 - Lions; BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 235 = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH, je m.w.N.), von der das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen ist. Die Revision berücksichtigt bei ihrer Auffassung nicht ausreichend, daû es für die Frage der Ähnlichkeit zweier Marken nicht auf eine bloûe durch die Übereinstimmung eines Bestandteils verursachte Assoziation zur älteren Marke ankommt, sondern daû eine Verwechslungsgefahr zwischen der älteren und der jüngeren Marke gegeben sein muû. Nichts anderes besagt die gesetzliche Formulierung des gedanklichen Inverbindungbringens , die nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs keinen eigenen Rechtsverletzungstatbestand kennzeichnet, sondern den Umfang des Begriffs der Verwechslungsgefahr näher bestimmen soll (EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 18 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma).
Das Berufungsgericht hat seine Beurteilung des Gesamteindrucks der angegriffenen Bezeichnungen im wesentlichen darauf gestützt, daû der Be-
standteil "Big", der die Bedeutung von "groû", "dick", "stark" oder "wichtig" habe , deshalb vom allgemeinen Verkehr in diesem Sinne und nicht kennzeichnend verstanden werde. Der Bestandteil präge die Bezeichnungen weder ausschlieûlich noch überwiegend.
Das beanstandet die Revision ohne Erfolg mit der Rüge, für die Prägung des Gesamteindrucks genüge es, wenn der übereinstimmende Bestandteil eine gewisse eigenständige Stellung in dem Mehrwortzeichen behalten habe und nicht derart untergegangen sei, daû er in dem Gesamtzeichen aufgehört habe, für den Verkehr die Erinnerung an das ältere Zeichen wachzurufen. Auch mit dieser Auffassung vernachlässigt die Revision das Erfordernis einer durch den Gesamteindruck der Zeichen hervorgerufenen Markenähnlichkeit. Nach der Rechtsprechung des Senats reicht allein ein nur wesentliches Mitbestimmen des Gesamteindrucks in der Regel noch nicht für die Annahme aus, die anderen Markenbestandteile könnten für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, daû sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten (BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA). Viel weniger kann eine gewisse eigenständige Stellung des fraglichen Bestandteils ausreichen, um den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens in der von der vorangehend angeführten Rechtsprechung geforderten Weise zu bestimmen.
Die Verneinung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinne erscheint danach nicht erfahrungswidrig, auch wenn es gemäû der Unterstellung durch das Berufungsgericht um identische Waren geht und auch in der Revisionsinstanz eine normale Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke zu unterstellen ist. Denn die Markenähnlichkeit zwischen "BIG" und der in sei-
ner Gesamtheit zugrunde zu legenden Bezeichnung "Big Bluster" ist zu gering, um eine Gefahr, daû der Verkehr die eine Marke fälschlich für die andere hält, bejahen zu können.

b) Auch soweit das Berufungsgericht Ansprüche des Beklagten gemäû § 15 Abs. 2 MarkenG aus dessen Unternehmenskürzel "BIG" verneint hat, kann das auf der gegebenen und zum Teil zu unterstellenden Tatsachengrundlage nicht für rechtsfehlerhaft erachtet werden. In diesem Zusammenhang kommt es ebenfalls auf die zwischen der Branchennähe der Parteien, der Ähnlichkeit der Kennzeichen und der Kennzeichnungskraft der Unternehmensbezeichnung des Beklagten bestehende Wechselwirkung an (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, WRP 2001, 1207, 1209 = MarkenR 2001, 307 - CompuNet/ComNet, m.w.N.). Daû das Berufungsgericht bei unterstellter Branchenidentität und unterstellter normaler Kennzeichnungskraft von "BIG" die geringe Ähnlichkeit zwischen diesem Kennzeichen und der Bezeichnung "Big Bluster" für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht hat ausreichen lassen, läût Rechtsfehler nicht erkennen.
2. Das Berufungsgericht hat auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens verneint, weil sich aus der mangelnden Kennzeichnungskraft von "BIG" ergebe, daû dieses Zeichen nicht geeignet sei, als Stammbestandteil einer Markenserie zu dienen. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg.
Auch in diesem Zusammenhang ist zugunsten des Beklagten im Revisionsverfahren von Warenidentität und von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke auszugehen.
Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (EuGH GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGHZ 131, 122 - Innovadiclophlont; BGH, Urt. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, GRUR 1999, 587 = WRP 1999, 530 - Cefallone). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont), greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont; BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone; BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem). Die Rechtsprechung zum Serienzeichen beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für alle ihre Waren zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen für einzelne Warenarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln. Anlaû zu einer solchen Schluûfolgerung kann für den Verkehr insbesondere dann bestehen, wenn ein Unternehmen - wie hier der Beklagte nach seiner vom Berufungsgericht bisher ungeprüften Behauptung mit dem Bestandteil "BIG" - mit demselben Wortstamm innerhalb mehrerer Zeichen bereits im Verkehr aufgetreten ist,
insbesondere, wenn er den Stammbestandteil auch als Firmenschlagwort benutzt. Ist der Verkehr, wie der Beklagte unter Hinweis auf diese Tatsachen und auf seine hohen Umsätze unter Zeichen mit dem Bestandteil "BIG" dargelegt hat, an einen bestimmten Wortstamm gewöhnt, so liegt es erfahrungsgemäû fern, in einem mit diesem Wortstamm gebildeten neuen Zeichen - hier die angegriffene Bezeichnung "Big Bluster" - ein eigenständiges Zeichen zu sehen; vielmehr wird der Verkehr, der die Unterschiede der einander gegenüberstehenden Zeichen erkennt, vermuten, es handele sich bei dem neuen Zeichen um ein solches der Serie.
Der Geltendmachung einer Verwechslungsgefahr unter diesem Aspekt steht nicht entgegen, daû der Beklagte nicht aus einer oder mehreren Marken aus der von ihm in Anspruch genommenen Zeichenserie, sondern aus der Marke "BIG" und dem entsprechenden Firmenschlagwort selbst vorgeht. Voraussetzung für die Annahme einer Markenrechtsverletzung infolge Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist ein Kennzeichenrecht an dem Stammbestandteil, sei es, daû dieses in einem oder mehreren Zeichen der Serie besteht, sei es, daû der Stammbestandteil für sich kennzeichenrechtlichen Schutz genieût und der Markeninhaber des weiteren eine Zeichenserie mit diesem Bestandteil gebildet hat, also eine Fallgestaltung wie im Streitfall, oder - worum es im Streitfall nicht geht - geltend macht, der fragliche Bestandteil werde vom Verkehr als geeignet für die Bildung einer Zeichenserie angesehen (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone; BGH, Beschl. v. 25.6.1998 - I ZB 10/96, GRUR 1999, 240, 241 = WRP 1998, 1177 - STEPHANSKRONE I).
Das Berufungsgericht hat im Streitfall dem Zeichen "BIG" angesichts eines beschreibenden Inhalts als Angabe einer Eigenschaft ("groû", "dick", "stark", "wichtig"), die sich auch auf Spielwaren beziehen könne, die Eignung aberkannt, ein solcher Stammbestandteil zu sein. Dieser Auffassung kann nicht beigetreten werden.
Dabei kann offenbleiben, ob die Meinung des Berufungsgerichts zutrifft, der Marke "BIG" und dem entsprechenden Firmenschlagwort fehle jede Unterscheidungskraft , weil das Wort in der Bedeutung von "groû", "dick", "stark", "wichtig" auch dem deutschen Verkehr geläufig sei (vgl. zu einem Eigenschaftswort als Marke: BGH, Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 1/99, WRP 2001, 1445, 1446 = MarkenR 2001, 408 - INDIVIDUELLE).
Bei seiner Beurteilung hat das Berufungsgericht jedenfalls rechtsfehlerhaft unberücksichtigt gelassen, daû der Beklagte unter Bezugnahme auf vorgelegte Unterlagen ausführlich vorgetragen hat, er benutze den Bestandteil "BIG" bereits als Stammbestandteil für eine existierende Zeichenserie, bei der jeweils der Wortbestandteil "BIG" mit einem oder mehreren Bestandteilen kombiniert sei. Ist hiervon auszugehen, kommt es - entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts - nicht (mehr) darauf an, ob der fragliche Bestandteil "BIG" sich theoretisch als Stammbestandteil eignet, sondern allein darauf, ob der Beklagte den Verkehr tatsächlich an "BIG" als Stammbestandteil einer Serie gewöhnt hat. Die vom Berufungsgericht herangezogene Entscheidung des Bundesgerichtshofes "STEPHANSKRONE I" (GRUR 1999, 240, 241) befaût sich, weil nach dem dortigen Sachverhalt eine bereits existierende Zeichenserie nicht in Rede stand, allein mit der im Streitfall unerheblichen Frage der abstrakten Eignung eines Bestandteils eines einheitlichen Wortes als Stammbe-
standteil für eine Zeichenserie und stellt allein für diesen Fall Anforderungen im Sinne einer gewissen Originalität des Bestandteils.
3. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht, sofern es erneut zur Verneinung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinne gelangt, dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens nachzugehen und dabei das entsprechende Vorbringen des Beklagten einschlieûlich des Vortrags zur Bekanntheit des Zeichens "BIG" zu berücksichtigen haben, dessen Übergehen die Revision rügt.
III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 94/04 Verkündet am:
20. September 2007
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Kinderzeit

a) Die Beurteilung der Warenähnlichkeit gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wird
nicht dadurch beeinflusst, dass die Beklagte typische Ausstattungsmerkmale
der Verpackungen der Klägerin übernommen hat.

b) Zwischen Schokolade und Schokoladenwaren einerseits und einem Milchdessert
andererseits besteht durchschnittliche Warenähnlichkeit.
BGH, Urt. v. 20. September 2007 - I ZR 94/04 - OLG Hamburg
LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 6. Juni 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und
die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Prof. Dr. Büscher und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 4. Juni 2004 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin produziert Schokoladenprodukte, die sie unter Verwendung von Marken vertreibt, die mit dem Begriff "Kinder" beginnen.
2
Sie ist Inhaber der mit Priorität vom 16. Dezember 1996 für "Schokolade, Schokoladenwaren, Fein- und Dauerbackwaren, Zuckerwaren" eingetragenen (farbigen) Wort-/Bildmarke (Nr. 396 54 542):
3
Sie ist weiter Inhaberin der zweifarbigen (schwarz/roten) Wort-/Bildmarke Nr. 301 14 181 "Kinder" und der nachstehend wiedergegebenen (schwarz/weißen ) Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063:
4
Die Beklagte stellt Molkereiprodukte her. Sie beabsichtigte, Ende des Jahres 2002 ein Milchdessert der Produktlinie "Monte" unter Verwendung der Bezeichnung "Kinderzeit" in der im Klageantrag wiedergegebenen Aufmachung auf den Markt zu bringen und zu bewerben.
5
Die Klägerin hat geltend gemacht, die beabsichtigte Verwendung der Bezeichnung "Kinderzeit" erfolge durch die Beklagte nicht nur produktbeschreibend , sondern markenmäßig und verletze ihre Markenrechte. Erhebliche Teile des Verkehrs erwarteten, dass die mit der Bezeichnung "Kinderzeit" versehenen Produkte von ihr stammten.
6
Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, 1. Milchdesserts unter der Bezeichnung "Kinderzeit" in einer Verpackungsausstattung , wie nachstehend abgebildet, anzubieten, feilzuhalten , zu bewerben, zu vertreiben und/oder in den Verkehr zu bringen : 2. für Milchdesserts unter der Bezeichnung "Kinderzeit" in Anzeigen zu werben, wie nachstehend abgebildet: 3. für Milchdesserts unter der Bezeichnung "Kinderzeit" in TV-Spots entsprechend dem nachstehend abgebildeten Storyboard zu werben: (Es folgt das im landgerichtlichen Urteil aufgeführte Storyboard).
7
Die Beklagte ist der Auffassung der Klägerin entgegengetreten, dass sich der Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarken ohne graphische Gestaltung im Verkehr als Hinweis auf die Klägerin durchgesetzt habe.
8
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt.
9
Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen (OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 76 = MarkenR 2004, 413).
10
Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihren Klageantrag weiter.

Entscheidungsgründe:


11
I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG für nicht gegeben erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:
12
Das Landgericht sei allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die Beklagte die Bezeichnung "Kinderzeit" nicht beschreibend, sondern unmittelbar produktkennzeichnend in den angegriffenen Verwendungsformen nutze. Der Klägerin stehe der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gleichwohl nicht zu, weil keine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen gegeben sei. Der Klägerin stünden nur Wort-/Bildmarken zur Verfügung. Diese seien nicht gegen jede Art wortgleicher Verwendung ohne Rücksicht auf die Schreibweise geschützt.
13
Der reine Wortbestandteil "Kinder" sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Seine ursprünglich fehlende Unterscheidungskraft habe er durch eine nachgewiesene Verkehrsdurchsetzung überwunden. Er verfüge aber nicht über gesteigerte Kennzeichnungskraft. Von den von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Gutachten der Jahre 1988 bis 2004 seien nur die aus der jüngsten Vergangenheit relevant, weil wegen eines fehlenden Kennzeichenschutzes der Beklagten kein rückwirkender Kollisionszeitpunkt zu berücksichtigen sei.
14
Die demoskopischen Erhebungen zum nicht gestalteten Schriftzug "Kinder" ergäben einen Kennzeichnungsgrad von 61 % bis 69,9 %, der für eine Verkehrsdurchsetzung ausreiche. Das Ergebnis werde durch die umfangreichen Werbemaßnahmen und hohen Umsätze mit Produkten, die mit den Marken der Klägerin gekennzeichnet seien, bestätigt. Über eine deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge der Wortbestandteil allerdings nicht. Wegen des mit einer gesteigerten Kennzeichnungskraft verbundenen weiten Schutzumfangs sei bei verkehrsdurchgesetzten Zeichen erforderlich, dass die Befragten auch in der Lage seien, die Marke dem richtigen Unternehmen zuzuordnen. Dies sei nach der aktuellen Untersuchung von Januar 2004 aber nur bei weniger als 50 % der Befragten der Fall gewesen. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft folge auch nicht aus der Marktpräsenz, den Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen. Diese bezögen sich nur auf die graphisch gestalteten Marken.
15
Die Ähnlichkeit der Waren, für die die Zeichen verwendet würden, sei knapp durchschnittlich.
16
Zwischen den Zeichen bestehe keine ausgeprägte Zeichenähnlichkeit. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei in Anbetracht der deutlichen Unterschiede zwischen den Zeichen nicht gegeben. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens reiche die nur normale Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils "Kinder" der Marken der Klägerin nicht aus. Ansonsten bestünde die Gefahr einer Monopolisierung eines freihaltebedürftigen Begriffs.
17
Ein Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG komme nicht in Betracht, weil die Klägerin für den nicht gestalteten Wortteil "Kinder" den Schutz als bekannte Marke nicht in Anspruch nehmen könne. Es fehle auch insoweit an einer gesteigerten Kennzeichnungskraft des reinen Wortbestandteils.
18
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte nicht zu.
19
1. Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG aufgrund der farbigen Wort-/Bildmarken Nr. 396 54 542 und Nr. 301 14 181 "Kinder" ist nicht gegeben.
20
a) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass zwischen den farbigen Wort-/Bildmarken "Kinder" der Klägerin und der Bezeichnung "Kinderzeit" , die die Beklagte verwenden will, keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht.
21
aa) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage , ob Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Zeichen und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang).
22
bb) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass zwischen den Waren "Schokolade, Schokoladenwaren", für die die Klagemarken Schutz beanspruchen, und einem Milchdessert, für das die Beklagte die Bezeichnung "Kinderzeit" verwenden will, Warenähnlichkeit besteht, die im Bereich durchschnittlicher Warenähnlichkeit anzusiedeln ist.
23
(1) Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; Urt. v. 30.3.2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Tz. 13 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU). Die Beurteilung, ob Waren einander ähnlich sind, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (BGH, Beschl. v. 26.11.1998 - I ZB 18/96, GRUR 1999, 496, 497 = WRP 1999, 528 - TIFFANY; Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu überprüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird.
24
(2) Nach den revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts stehen Schokoladenprodukte in einem Konkurrenzverhältnis zu einem Milchdessert. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, dass die danach bestehende Warenähnlichkeit durch den Umstand nicht weiter vergrößert wird, dass die Produkte der Parteien über süße Inhaltsstoffe verfügen und deshalb einer einheitlichen Geschmacksrichtung zuzurechnen seien und sich an die Zielgruppe der Kinder richteten.
25
Zu Unrecht macht die Revision dagegen geltend, zwischen den Waren, für die die Klagemarke Schutz beanspruche und einem Milchdessert bestehe an Identität heranreichende Warenähnlichkeit, weil das Dessertprodukt der Beklagten wie die Waren der Klägerin aus Schokolade, Milch und Haselnüssen bestünde und die Beklagte typische Ausstattungsmerkmale der Verpackungen der Klägerin übernehme.
26
Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist bei den Klagemarken nur auf die Waren abzustellen, für die die Marken Schutz genießen. Etwaige Übereinstimmungen im Erscheinungsbild der von den Parteien verwandten Verpackungen lassen die Warenähnlichkeit unberührt. Dass das Berufungsgericht aufgrund der Zusammensetzung des Milchdesserts der Beklagten, das neben anderen Bestandteilen auch Schokolade enthalten soll, keine hochgradige oder an Identität heranreichende Warenähnlichkeit zu Schokolade und Schokoladenwaren angenommen hat, ist aus revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden.
27
cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, Grundlage der Verwechslungsprüfung könne nur eine reine Wortmarke "Kinder" bzw. der farblich und graphisch nicht gestaltete Wortbestandteil "Kinder" sein, weil das Schriftbild der Klagemarken sich in der angegriffenen Bezeichnung nicht wiederfinde. Dieser Wortbestandteil sei ursprünglich schutzunfähig, habe sich im Verkehr aber als Hinweis auf die Klägerin durchgesetzt (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Die Voraussetzungen einer gesteigerten Kennzeichnungskraft lägen allerdings nicht vor.
28
Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, dem Wortelement "Kinder" der Klagemarken komme jedenfalls eine schwache originäre Kennzeichnungskraft zu. Das Wortelement der Klagemarken verfüge unabhängig von der graphischen Gestaltung der farbigen Wort-/Bildmarken aufgrund umfänglicher Benutzung im Verkehr über gesteigerte Kennzeichnungskraft.
29
Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts lässt sich vielmehr auch für den Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz (12. Mai 2004), der für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Klagemarken maßgeblich ist, eine Verkehrsdurchsetzung des reinen Wortelements nicht feststellen.
30
(1) Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen hat nicht zur Folge, dass der Marke im Verletzungsverfahren ein bestimmtes Maß an Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf (BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1). Im Verletzungsverfahren hat das Gericht daher den Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke selbständig zu bestimmen. Dies gilt auch für Marken, die aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind (BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 173 f. = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 25.1.2007 - I ZR 22/04 Tz. 35 - Pralinenform

).


31
(2) Dem Wortbestandteil "Kinder" fehlt für die Waren "Schokolade, Schokoladenwaren" wegen der die Zielgruppe der Abnehmer der Produkte beschreibenden Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Jegliche Unterscheidungskraft fehlt einer Bezeichnung nicht nur dann, wenn es um eine Beschreibung konkreter Merkmale der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geht, sondern auch dann, wenn es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 6/03, GRUR 2003, 1050 f. = WRP 2003, 1429 - Cityservice). Der Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarken beschreibt allgemein den möglichen Abnehmerkreis der Produkte, so dass es nicht darauf ankommt, welche Waren die Klägerin herstellt und vertreibt und ob diese auch von Erwachsenen verzehrt werden.
32
(3) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass sich der isolierte Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarke i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG im Verkehr als Kennzeichen durchgesetzt hat. Den von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Gutachten lässt sich zum maßgeblichen Zeitpunkt (12. Mai 2004) eine Verkehrsdurchsetzung des reinen Wortbestandteils "Kinder" ohne eine graphische Gestaltung jedoch nicht entnehmen.
33
Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften , die die Marke von Hause aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für eine Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, gehören (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Tz. 23 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 14.9.1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 = WRP 1999, 1130 - Chevy; Urt. v. 7.7.2005 - C-353/03, GRUR 2005, 763 Tz. 31 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars; BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV).
34
Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGH GRUR 2002, 171, 173 f. - Marlboro-Dach; zum WZG: BGHZ 113, 115, 118 - SL; BGH, Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 696 - apetito/apitta). Eine weitergehende Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarken ist aufgrund ihrer Benutzung bis zum Kollisionszeitpunkt nicht eingetreten. Da der Wortbestandteil "Kinder" die Abnehmerkreise der in Rede stehenden Süßwaren glatt beschreibt , ist für die Durchsetzung des Wortelements "Kinder" ein deutlich erhöhter Durchsetzungsgrad erforderlich (BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I; vgl. auch BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO).
35
Diesen deutlich höheren Durchsetzungsgrad hat die Klägerin für das Jahr 2004 nicht belegt. Nach der vom Berufungsgericht herangezogenen demoskopischen Untersuchung von Januar 2004 (Anlage BB 36) zu der maschinenschriftlichen Bezeichnung "Kinder" ohne graphische Gestaltung haben 66,7 % der Gesamtbevölkerung und 68,8 % derjenigen, die Schokoladenwaren kaufen oder essen, die Bezeichnung "Kinder" im Zusammenhang mit Schokoladenwaren einem bestimmten Unternehmen zugeordnet. Für die Feststellung des Durchsetzungsgrades ist auf die Gesamtbevölkerung abzustellen, weil diese bei den Waren des Massenkonsums, zu denen Schokoladenprodukte gehören , zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählen (BGH GRUR 2006, 760 Tz. 22 - LOTTO). Ob hiervon diejenigen Teile der Befragten auszunehmen sind, die keinerlei Bezug zu Schokoladenwaren haben, kann offenbleiben. Dieser Teil ist jedenfalls mit der Frage Nr. 1 des Gutachtens "Kaufen oder essen Sie Schokoladenwaren ?" nicht zuverlässig ausgegrenzt (vgl. BPatG, Beschl. v. 17.5.2006 - 32 W(pat) 39/03, GRUR 2007, 324, 328 = MarkenR 2007, 167) und wird auch durch andere Fragen im Gutachten nicht näher festgelegt.
36
Von den 66,7 % der Befragten, die die Bezeichnung "Kinder" ohne graphische Gestaltung bei Schokoladenwaren einem bestimmten Unternehmen zuordnen, sind allerdings diejenigen Befragten abzusetzen, die auf die Frage Nr. 4 nach dem Namen dieses Unternehmens das Wortelement "Kinder" einem anderen Unternehmen als der Klägerin zurechneten. Dies sind 4,7 % aller Befragten. Die Befragten müssen das Unternehmen, das das Zeichen verwendet, dessen Verkehrsdurchsetzung in Rede steht, zwar nicht namentlich benennen können. Diejenigen Befragten, die das Zeichen aber einem anderen, ausdrücklich genannten Unternehmen zurechnen, haben bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens zugunsten eines bestimmten Unternehmens außer Betracht zu bleiben (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 65 = WRP 2002, 924 - Philips; Fezer, Markenrecht , 3. Aufl., § 8 Rdn. 423; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 315 und Rdn. 354; v. Schultz, Markenrecht, § 8 Rdn. 141; a.A. Niedermann, GRUR 2006, 367, 371: Außerachtlassung nur bei massiven Fehlzuordnungen ). Danach verbleiben 62 % der Befragten, die den Wortbestandteil "Kinder" einem bestimmten Unternehmen zuordnen, ohne dass es zu Fehlzuordnungen zu anderen Unternehmen kommt. Das reicht für eine Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" ohne graphische Gestaltung in Anbetracht des glatt beschreibenden Charakters nicht aus (vgl. auch BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).
37
Den Umsatz- und Absatzzahlen, dem Marktanteil und der Marktpräsenz der Produkte der Klägerin sowie ihren Werbeaufwendungen kommt im Streitfall ein entscheidendes Gewicht für die Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" nicht zu. Diese beziehen sich sämtlich auf die farbigen Wort-/Bildmarken. Ihnen lässt sich daher - entgegen der Ansicht der Revision - nicht entnehmen, dass der isolierte Wortbestandteil "Kinder" sich im Verkehr als Hinweis auf die Herkunft von Schokoladenprodukten aus dem Unternehmen der Klägerin durchgesetzt hat.
38
Da von einer Verkehrsdurchsetzung im Regelfall nicht unterhalb eines Durchsetzungsgrads von 50 % auszugehen ist (BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2006, 760 Tz. 20 - LOTTO) und aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken regelmäßig nur über normale Kennzeichnungskraft verfügen, reicht in Anbetracht des glatt beschreibenden Charakters des Wortbestandteils "Kinder" ein Anteil, der 60 % aller Befragten nicht deutlich übersteigt, auch unter Berücksichtigung der von der Klägerin durch Umsatzund Absatzzahlen, Marktpräsenz und Marktanteil, Werbeaufwendungen und Verbraucherkontakte dargelegten Benutzung der farbigen Wort-/Bildmarken zur Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht aus.
39
dd) Das Berufungsgericht hat bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr ausschließlich auf den Wortbestandteil "Kinder" abgestellt , weil das Schriftbild und die Farbkombination der Klagemarken in der angegriffenen Bezeichnung nicht übernommen sind. Das Berufungsgericht ist danach ersichtlich von einer Zeichenunähnlichkeit zwischen den farbigen Wort-/ Bildmarken der Klägerin und der Bezeichnung "Kinderzeit" der Beklagten ausgegangen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
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(1) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2002, 171, 174 - MarlboroDach ; BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Bei der Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 31 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz).
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(2) Der Gesamteindruck der farbigen Wort-/Bildmarken der Klägerin wird nicht durch den Wortbestandteil "Kinder" geprägt. Dieser Wortbestandteil verfügt für die Produkte "Schokolade, Schokoladenwaren" über keine Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und hat diese auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erworben (s. oben II 1 a cc (3)). Ohne Kennzeichnungskraft kann das Wortelement der farbigen Wort-/Bildmarken der Klägerin keine Prägung des Gesamteindrucks der Marke bewirken (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus I; Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT).
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(3) In der Bezeichnung "Kinderzeit" hat der Wortbestandteil "Kinder" keine selbständig kennzeichnende Stellung. Gegenteiliges hat das Berufungsgericht nicht festgestellt und wird von der Revision auch nicht geltend gemacht. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Wortbestandteil "Kinder" den Begriff "Kinderzeit" dominiert.
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Stehen sich bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit die aus Wort- und Bildbestandteilen bestehenden Klagemarken und die Bezeichnung "Kinderzeit" gegenüber, ist die Annahme des Berufungsgerichts, das von absoluter Zeichenunähnlichkeit ausgegangen ist, rechtsfehlerfrei.
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b) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den farbigen Wort-/Bildmarken Nr. 396 54 542 und 301 14 181 und der angegriffenen Bezeichnung "Kinderzeit" auch nicht unter dem Aspekt eines Serienzeichens angenommen. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.
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aa) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehre- rer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen , die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG; Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24).
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bb) Bei der Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens sind besonders strenge Anforderungen an die Wesensgleichheit dieses Zeichens mit dem angegriffenen Zeichen zu stellen (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont; Ullmann, GRUR 1993, 334, 337; Eichelberger , WRP 2006, 316, 321). Daran fehlt es vorliegend.
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Der Wortbestandteil "Kinder" ist nicht verkehrsdurchgesetzt und kann die Klagemarke daher nicht prägen. Demnach kann bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe abgestellt werden. Maßgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr muss vielmehr gegenüber der angegriffenen Bezeichnung die Klagemarke in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestaltung sein (BGH, Urt. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 965 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus).
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Die typische graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarken der Klägerin weicht in der farbigen Aufmachung aufgrund ihrer bildlichen Gesamtwirkung deutlich von dem Wort "Kinder" in Maschinenschrift ab. Zwischen den farbigen Klagemarken Nr. 396 54 542 und Nr. 301 14 181 und dem Wortbestandteil "Kinder" der angegriffenen jüngeren Bezeichnung, der als Stamm einer Zeichenserie der Klägerin in Betracht kommt, besteht danach ebenfalls keine Zeichenähnlichkeit.
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c) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungsgericht auch einen Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG aufgrund der Klagemarken Nr. 396 54 542 und Nr. 301 14 181 verneint hat.
50
Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzulegen als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd). Mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen kommt auch ein auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützter Unterlassungsanspruch nicht in Betracht.
51
2. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch auch nicht aufgrund der schwarz-weiß gestalteten Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063 "Kinder" nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG zu.
52
a) Zwischen der graphisch gestalteten schwarz-weißen Wort-/Bildmarke der Klägerin und der angegriffenen Bezeichnung "Kinderzeit" der Beklagten hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenfalls verneint. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand.
53
aa) Das Wortelement "Kinder" verfügt aus den oben unter II 1 a cc) dargelegten Gründen von Hause aus über keine Kennzeichnungskraft für Schokolade und Schokoladenwaren und genießt auch keinen Schutz aufgrund Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG.
54
Danach stehen sich die Klagemarke, die Schutz nur durch die Kombination des Wortelements mit der graphischen Gestaltung erlangt hat, und die Be- zeichnung "Kinderzeit" gegenüber. Zwischen diesen Zeichen besteht keine Zeichenähnlichkeit , weil die Wort-Bildmarke der Klägerin nicht durch den Wortbestandteil "Kinder", sondern ebenso wie die farbigen Wort-/Bildmarken der Klägerin durch die graphische Gestaltung bestimmt wird, während die Bezeichnung "Kinderzeit" durch beide Wortbestandteile geprägt wird. Die graphische Gestaltung der Klagemarken, aus der sich ihre Schutzfähigkeit ableitet, findet sich in der angegriffenen Bezeichnung der Beklagten nicht. Allein die teilweise Übereinstimmung des schutzunfähigen Wortbestandteils "Kinder" mit der angegriffenen Bezeichnung vermag eine Zeichenähnlichkeit nicht zu begründen (BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 777 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 150).
55
Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der schwarz-weißen graphisch gestalteten Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung "Kinderzeit" besteht wegen Zeichenunähnlichkeit nicht.
56
bb) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist zwischen der Klagemarke Nr. 397 21 063 und der Bezeichnung "Kinderzeit" ebenfalls nicht gegeben.
57
Die typische graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarke der Klägerin, aus der sich die Schutzfähigkeit ergibt, ist in der Bezeichnung der Beklagten nicht aufgenommen. Der reine Wortbestandteil der Klagemarke genießt mangels Verkehrsdurchsetzung keinen Schutz. Seine Übereinstimmung mit dem Wortbestandteil "Kinder" der angegriffenen Bezeichnung, der als Stamm einer Zeichenserie der Klägerin in Betracht kommt, kann keine Zeichenähnlichkeit begründen.
58
b) Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG aufgrund des Schutzes der Klagemarke Nr. 397 21 063 "Kinder" als bekannte Marke kommt ebenfalls nicht in Betracht. Zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen besteht Zeichenunähnlichkeit.
59
3. Anders als die Revision in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat geltend gemacht hat, kann die Klägerin den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG schließlich nicht auf eine Marke kraft Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG an dem Wort "Kinder" stützen. Eine entsprechende Wortmarke ist nicht Gegenstand des Rechtsstreits geworden.
60
a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Streitgegenstand (der prozessuale Anspruch) durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (vgl. BGHZ 166, 253, 259 - Markenparfümverkäufe, m.w.N.). Geht der Kläger aus einem Schutzrecht vor, wird der Gegenstand der Klage durch den Antrag und das im Einzelnen bezeichnete Schutzrecht festgelegt (BGH, Urt. v. 7.12.2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 756 f. = WRP 2001, 804 - Telefonkarte).
61
b) Die Klägerin hat die Verletzung einer aus dem Wort "Kinder" bestehenden Marke kraft Verkehrsgeltung in den Tatsacheninstanzen nicht zum Gegenstand des Rechtsstreits gemacht. Hieran ändert auch der Umstand nichts, dass das Berufungsgericht die Möglichkeit des Vorliegens einer durch Verkehrsgeltung entstandenen Marke erwogen hat. Die Revision hat daher in der Revisionsbegründung auch nur die Wort-/Bildmarken Nr. 396 54 542, 301 14 181 und 397 21 063 als diejenigen Marken angeführt, auf die die Kläge- rin ihren Unterlassungsanspruch gestützt hat. In der Revisionsinstanz kann die Klägerin ein neues Schutzrecht nicht mehr in den Rechtsstreit einführen.
62
4. Die von der Revision angeregte Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 EG ist nicht geboten.
63
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erlangt eine sehr bekannte beschreibende Bezeichnung - in jenem Fall eine geographische Angabe - Unterscheidungskraft i.S. des Art. 3 Abs. 3 MRRL (= § 8 Abs. 3 MarkenG) nur bei einer offenkundig besonders langfristigen und intensiven Benutzung der Marke (EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 50 = MarkenR 1999, 189 - Chiemsee).
64
Welche Umstände für diese Beurteilung als relevant anzusehen sind, ist in der Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 51 - Chiemsee; GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 - Chevy) und in der Entscheidung "Kinder I" des Senats angeführt (BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I). Diese relevanten Umstände haben die mit der Entscheidung befassten Gerichte umfassend zu würdigen (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 49 - Chiemsee). Die Feststellung und Bewertung dieser Umstände im Einzelfall ist Aufgabe der nationalen Gerichte (EuGH, Urt. v. 28.1.1999 - C-303/97, GRUR Int. 1999, 345 Tz. 36 - Kessler Hochgewächs).
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III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Bornkamm v.Ungern-Ster nberg Pokrant
Kirchhoff Büscher
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 15.08.2003 - 416 O 85/03 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 04.06.2004 - 5 U 123/03 -

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
2.
wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder
3.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Schutzhindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.

(3) Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (BGBl. 1981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation) erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(1) Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Einrede der Nichtbenutzung erhebt, nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. Der Nachweis kann auch durch eine eidesstattliche Versicherung erbracht werden. Bei der Entscheidung werden nur Waren und Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(2) Ergibt die Prüfung des Widerspruchs, daß die Marke für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu löschen ist, so wird die Eintragung ganz oder teilweise gelöscht. Kann die Eintragung der Marke nicht gelöscht werden, so wird der Widerspruch zurückgewiesen.

(3) Ist die eingetragene Marke wegen einer oder mehrerer Marken mit älterem Zeitrang zu löschen, so kann das Verfahren über weitere Widersprüche bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Eintragung der Marke ausgesetzt werden.

(4) Im Falle der Löschung nach Absatz 2 ist § 52 Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
2.
wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder
3.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Schutzhindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.

(3) Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (BGBl. 1981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation) erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.