Ochranná známka Evropské unie – Řízení o zrušení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Slovní ochranná známka TESTAROSSA – Řádné užívání ochranné známky – Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001] – Užívání třetími osobami – Povaha užívání – Konkludentní souhlas vlastníka ochranné známky – Důkaz řádného užívání – Zmenšené modely pozemních motorových vozidel (hračky)

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (osmého rozšířeného senátu) 2. července 2025 ( *1 ) „Ochranná známka Evropské unie – Řízení o zrušení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Slovní ochranná známka TESTAROSSA – Řádné užívání ochranné známky – Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001] – Užívání třetími osobami – Povaha užívání – Konkludentní souhlas vlastníka ochranné známky – Důkaz řádného užívání – Zmenšené modely pozemních motorových vozidel (hračky)“ Ve věci T‑1104/23, Ferrari SpA, se sídlem v Modeně (Itálie), zástupci: K. Muraro, G. Russo a C. Comolli Acquaviva, advokáti, žalobkyně, proti Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zástupci: E. Markakis, jako zmocněnec, žalovanému, přičemž dalším účastníkem řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupujícím jako vedlejší účastník řízení před Tribunálem, je Kurt Hesse, s bydlištěm v Norimberku (Německo), zástupci: M. Krogmann, advokát, TRIBUNÁL (osmý rozšířený senát), ve složení: A. Kornezov (zpravodaj), předseda, G. De Baere, D. Petrlík, K. Kecsmár a S. Kingston, soudci, za soudní kancelář: G. Mitrev, rada, s přihlédnutím k písemné části řízení, po jednání konaném dne 12. prosince 2024, vydává tento Rozsudek 1 Žalobou podanou na základě článku 263 SFEU se žalobkyně, společnost Ferrari SpA, domáhá zrušení a změny rozhodnutí pátého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 29. srpna 2023 (věc R 887/2016-5) (dále jen „napadené rozhodnutí“). Skutečnosti předcházející sporu 2 Mezinárodním zápisem ze dne 17. října 2006 s vyznačením Evropské unie, který EUIPO obdržel dne 8. února 2007, požádala žalobkyně, společnost Ferrari SpA, o ochranu slovní ochranné známky TESTAROSSA v Unii. 3 Mezinárodní zápis byl zveřejněn ve Věstníku ochranných známek Společenství dne 12. února 2007 a byl zapsán do rejstříku ochranných známek Společenství dne 17. prosince 2007. 4 Výrobky, na něž se sporná ochranná známka vztahovala, náležejí zejména do třídy 28 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 ve znění změn a doplňků a odpovídaly zejména následujícímu popisu: „Zmenšené modely pozemních motorových vozidel (hračky), modulární stavebnice a jejich spojovací díly, stavební hry (kostky)“. 5 Dne 14. listopadu 2014 podal vedlejší účastník, Kurt Hesse, návrh na prohlášení neplatnosti účinků mezinárodního zápisu pro výrobky uvedené v bodě 4 výše na základě čl. 158 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1) ve znění pozdějších předpisů [nyní čl. 198 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1)], vykládaného ve spojení s čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001]. 6 Rozhodnutím ze dne 18. března 2016 zrušovací oddělení návrhu na zrušení částečně vyhovělo. Zrušovací oddělení tento návrh zamítlo, pokud jde o „zmenšené modely pozemních motorových vozidel (hračky)“ (dále jen „zmenšené modely vozidel“), ale vyhovělo mu pro ostatní výrobky náležející do třídy 28. 7 Dne 12. května 2016 podal vedlejší účastník odvolání znějící na částečné zrušení rozhodnutí zrušovacího oddělení v rozsahu, v němž toto oddělení odmítlo zrušit spornou ochrannou známku, pokud jde o zmenšené modely vozidel. 8 Dne 17. října 2016 se žalobkyně v rámci vzájemného odvolání rovněž domáhala částečného zrušení rozhodnutí zrušovacího oddělení v rozsahu, v němž toto oddělení zrušilo spornou ochrannou známku pro „modulární stavebnice a jejich spojovací díly, stavební hry (kostky)“ obsažené ve třídě 28. 9 Napadeným rozhodnutím odvolací senát odvolání vedlejšího účastníka vyhověl a odvolání žalobkyně zamítl. Práva žalobkyně ke sporné ochranné známce tedy byla zrušena pro všechny výrobky uvedené v bodě 4 výše. Návrhová žádání účastníků řízení 10 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál: – zrušil napadené rozhodnutí; – změnil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž bylo prokázáno řádné užívání sporné ochranné známky pro zmenšené modely vozidel; – uložil EUIPO a vedlejšímu účastníkovi náhradu nákladů řízení vynaložených před odvolacím senátem a v tomto řízení. 11 EUIPO navrhuje, aby Tribunál: – zamítl žalobu; – uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení v případě, že se bude konat jednání. 12 Vedlejší účastník navrhuje, aby Tribunál: – zamítl žalobu; – uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení. Právní otázky K určení hmotného a procesního práva použitelného ratione temporis 13 S ohledem na datum podání dotčeného návrhu na zrušení, a sice 14. listopadu 2014, které je rozhodné pro určení použitelného hmotného práva, se na skutkové okolnosti projednávané věci vztahují hmotněprávní ustanovení nařízení č. 207/2009 a nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1995, L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189) (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 6. června 2019, Deichmann v. EUIPO, C‑223/18 P, nezveřejněný, EU:C:2019:471, bod 2, a ze dne 3. července 2019, Viridis Pharmaceutical v. EUIPO,C‑668/17 P, EU:C:2019:557, bod 3). 14 V tomto ohledu z ustanovení čl. 55 odst. 1 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že účinek případného zrušení působí zpětně ode dne podání návrhu na zrušení. Dále vzhledem k tomu, že podle ustálené judikatury jsou procesní pravidla obecně považována za použitelná ke dni, kdy vstoupí v platnost (viz rozsudek ze dne 11. prosince 2012, Komise v. Španělsko,C‑610/10, EU:C:2012:781, bod 45 a citovaná judikatura), se spor řídí procesními ustanoveními nařízení 2017/1001. Je však třeba uvést, že pokud jde o důkaz řádného užívání sporné ochranné známky zejména na základě čl. 82 odst. 2 písm. d), f) a i) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení 2017/1001 a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 (Úř. věst. 2018, L 104, s. 1), řídí se spor ustanoveními nařízení č. 2868/95 [rozsudek ze dne 24. března 2021, Novomatic v. EUIPO – adp Gauselmann (Power Stars), T‑588/19, nezveřejněný, EU:T:2021:157, bod 20]. 15 Pokud jde o hmotněprávní normy, je tedy třeba v projednávané věci vycházet z toho, že odkazy na ustanovení nařízení 2017/1001 učiněné odvolacím senátem v napadeném rozhodnutí a účastníky řízení v jejich písemnostech míří na totožně znějící ustanovení nařízení č. 207/2009. K návrhu na zrušení napadeného rozhodnutí K rozsahu prvního bodu návrhových žádání 16 Prvním bodem návrhových žádání se žalobkyně domáhá zrušení napadeného rozhodnutí bez dalšího upřesnění. 17 Z celkového znění žaloby však vyplývá, že nezpochybňuje napadené rozhodnutí v té části, v níž bylo zamítnuto její odvolání směřující ke zrušení rozhodnutí zrušovacího oddělení v rozsahu, v němž toto oddělení zrušilo spornou ochrannou známku pro „modulární stavebnice a jejich spojovací díly, stavební hry (kostky)“ obsažené ve třídě 28. 18 Z toho tedy vyplývá, že se žalobkyně ve skutečnosti domáhá pouze částečného zrušení napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž odvolací senát rozhodl o zrušení sporné ochranné známky pro zmenšené modely vozidel obsažené ve třídě 28. K věci samé 19 Žalobkyně uplatňuje dva žalobní důvody, z nichž první vychází v podstatě z nedostatku odůvodnění, jelikož při posouzení řádného užívání sporné ochranné známky nebyly zohledněny všechny relevantní faktory, a druhý z porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, neboť odvolací senát nesprávně dospěl k závěru, že žalobkyně neprokázala řádné užívání sporné ochranné známky pro zmenšené modely vozidel. 20 Nejdříve je třeba zkoumat druhý žalobní důvod. 21 Podle čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 ke zrušení práv vlastníka ochranné známky Evropské unie dojde na základě návrhu podaného u EUIPO nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, pokud po nepřerušené období pěti let, které v projednávané věci trvá od 14. listopadu 2009 do 13. listopadu 2014 (dále jen „relevantní období“), nebyla uvedená ochranná známka v Unii řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody. 22 V souladu s pravidlem 22 odst. 3 nařízení č. 2868/95, které se podle pravidla 40 odst. 5 téhož nařízení použije přiměřeně na řízení o zrušení, se důkaz o užívání musí týkat místa, času, rozsahu a povahy užívání starší ochranné známky. Podle odstavce 4 tohoto pravidla se důkazy zpravidla omezí na předložení podpůrné dokumentace a předmětů, jako jsou obaly, etikety, ceníky, katalogy, faktury, fotografie, novinové inzeráty a písemná prohlášení podle čl. 78 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009. 23 Ochranná známka je tedy „řádně užívána“, pokud je užívána v souladu se svou základní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbyt pro tyto výrobky nebo služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv propůjčených ochrannou známkou (obdobně viz rozsudek ze dne11. března 2003, Ansul,C‑40/01, EU:C:2003:145, bod 43). Navíc podmínkou řádného užívání ochranné známky je, aby byla ochranná známka tak, jak je chráněna na relevantním území, užívána veřejně a navenek [viz rozsudky ze dne 18. března 2015, Naazneen Investments v. OHIM – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, nezveřejněný, EU:T:2015:160, bod 25 a citovaná judikatura, a ze dne 11. ledna 2023, Hecht Pharma v. EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic), T‑346/21, EU:T:2023:2, bod 22 (nezveřejněný) a citovaná judikatura]. 24 Řádné užívání ochranné známky mimoto nelze prokázat na základě pravděpodobnosti nebo domněnek, ale musí se zakládat na konkrétních a objektivních důkazech, které prokazují skutečné a dostatečné užívání ochranné známky na dotčeném trhu [viz rozsudek ze dne 23. září 2009, Cohausz v. OHIM – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, nezveřejněný, EU:T:2009:354, bod 36 a citovaná judikatura]. 25 Z ustálené judikatury vyplývá, že řádné užívání ochranné známky je třeba posoudit na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání, zvláště musí být zohledněno užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou, druh těchto výrobků a služeb, znaky trhu, jakož i rozsah a četnost užívání ochranné známky (viz rozsudek ze dne 18. března 2015, SMART WATER, T‑250/13, nezveřejněný, EU:T:2015:160, bod 26 a citovaná judikatura). 26 Pokud jde konkrétně o vlastnosti trhu se zmenšenými modely vozidel, Soudní dvůr již měl příležitost v rozsudku ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55), posoudit otázku, zda v případě, kdy je ochranná známka zapsána jak pro automobily, tak pro hračky, jako je tomu v projednávané věci, představuje umístění označení totožného s touto ochrannou známkou na zmenšených modelech vozidel uvedené ochranné známky třetí osobou bez povolení vlastníka ochranné známky za účelem věrného napodobení těchto vozidel a uvádění uvedených zmenšených modelů na trh užívání, které je vlastník ochranné známky oprávněn zakázat. 27 V tomto ohledu Soudní dvůr zdůraznil, že výkon výlučného práva vlastníka ochranné známky musí být vyhrazen pro případy, kdy užívání označení třetí osobou zasahuje či je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky, a zejména její základní funkce zaručit spotřebitelům původ výrobku (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel,C‑48/05, EU:C:2007:55, bod 21). 28 Podle čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009 tedy umístění označení totožného s ochrannou známkou zapsanou pro hračky na zmenšených modelech vozidel třetí osobou může být zakázáno pouze tehdy, když zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí této ochranné známky (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel,C‑48/05, EU:C:2007:55, bod 22). 29 Otázka, zda takové umístění zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky, musí být posuzována s ohledem na specifické vlastnosti trhu se zmenšenými modely vozidel. V tomto ohledu je třeba přezkoumat, zda je průměrný, běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel zvyklý na to, že zmenšené modely vozidel vycházejí ze skutečných vzorů, a zda dokonce přikládá velký význam absolutní věrnosti originálu, takže je schopen pochopit, že umístění značky výrobce automobilů na takových zmenšených modelech je pouze označením toho, že se jedná o napodobeninu vozidla této značky ve zmenšeném měřítku. V takovém případě podle Soudního dvora relevantní veřejnost nevnímá označení totožné s uvedenou ochrannou známkou umístěné na zmenšených modelech vozidel uváděných na trh třetí osobou jako údaj o tom, že tyto výrobky pocházejí od výrobce automobilů nebo od podniku, který je s ním hospodářsky propojen, takže takové užívání nezasahuje do základní funkce této ochranné známky jakožto ochranné známky zapsané pro hračky (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel,C‑48/05, EU:C:2007:55, body 23 a 24). 30 V napadeném rozhodnutí odvolací senát uvedl, že trh se zmenšenými modely vozidel se vyznačuje koexistencí nezávislých výrobců hraček, kteří užívají ochranné známky zapsané též pro automobily, jako je sporná ochranná známka, jako pouhá označení, že zmenšený model je věrnou napodobeninou modelu skutečného vozidla, a zmenšených modelů vozidel vyráběných a uváděných na trh přímo vlastníky takových ochranných známek nebo podniky, které jsou s nimi hospodářsky propojeny, zejména prostřednictvím licence. 31 Odvolací senát rovněž uvedl, že relevantní veřejnost je zvyklá vnímat zmenšené modely vozidel s licencí nebo bez licence výrobce automobilů v závislosti na informacích uvedených na obalech. Účastníci řízení tato zjištění nezpochybňují. 32 Z toho vyplývá, že třetí osoba může užívat takovou ochrannou známku bez souhlasu vlastníka za podmínky, že její užívání na zmenšeném modelu vozidla se omezí na to, že relevantní veřejnost informuje, že uvedený model je věrnou napodobeninou skutečného modelu automobilu. 33 Naproti tomu, pokud jde užívání ochranné známky třetí osobou nad rámec pouhého označení věrnosti napodobeniny tím, že při uvádění dotčených zmenšených modelů vozidel na trh odkazuje například, jak správně uvedl odvolací senát, na licenční smlouvu uzavřenou s vlastníkem této ochranné známky, bude takové užívání vnímáno jako údaj o tom, že tyto výrobky pocházejí od výrobce automobilů nebo od podniku, který je s ním takovou smlouvou hospodářsky propojen. Takové užívání je v souladu se základní funkcí ochranné známky, a sice označovat obchodní původ výrobku. V takovém případě bude vlastník ochranné známky oprávněn bránit se proti takovému užívání své ochranné známky třetí osobou bez jeho souhlasu. 34 Argumenty žalobkyně je třeba přezkoumat ve světle výše uvedených úvah. 35 Úvodem je třeba upřesnit, že i když se důkaz užívání musí týkat místa, času, rozsahu a povahy užívání sporné ochranné známky, jak bylo připomenuto v bodě 22 výše, odvolací senát se v napadeném rozhodnutí omezil na posouzení povahy užívání sporné ochranné známky, jak ostatně připustil EUIPO na jednání. Za těchto okolností je toto kritérium jediným kritériem, které v projednávané věci podléhá přezkumu Tribunálu. 36 Kromě toho není zpochybňováno, že důkazy předložené žalobkyní obsahují spornou ochrannou známku, a to buď v podobě, ve které byla zapsána, a sice TESTAROSSA, nebo v podobě dvou samostatných slovních prvků, a sice „testa“ a „rossa“, ale to, že tato variace nemá vliv na rozlišovací způsobilost této ochranné známky, jak správně uvedl odvolací senát, takže není důvodné mezi těmito dvěma podobami užívání rozlišovat. 37 Kromě toho, pokud jde o důkazy o užívání sporné ochranné známky společností Amalgam, odvolací senát konstatoval, že tyto důkazy odkazují pouze na zmenšené modely velkých rozměrů, které nejsou určeny na hraní, takže neprokazují užívání sporné ochranné známky pro výrobky, na které se vztahuje tato ochranná známka. Tyto skutečnosti tedy odmítl jako irelevantní. Když byla žalobkyně v této souvislosti dotázána na jednání, uvedla, že tento aspekt napadeného rozhodnutí nezpochybňuje. 38 Konečně je nesporné, že během relevantního období nebyly zmenšené modely vozidel Testarossa uváděny na trh samotnou žalobkyní, ale třetími osobami, a sice výrobci takových zmenšených modelů. 39 S ohledem na tyto úvodní úvahy je třeba zkoumat zaprvé, zda byla sporná ochranná známka užívána v souladu se svou základní funkcí, a zadruhé, pokud ano, zda k tomuto užívání docházelo se souhlasem žalobkyně. – K užívání sporné ochranné známky v souladu s její základní funkcí 40 V napadeném rozhodnutí odvolací senát v podstatě dovodil, že užívání sporné ochranné známky třetími osobami se omezuje pouze na označení, že dotčené zmenšené modely vozidel jsou věrnými napodobeninami skutečných automobilů Testarossa. K takovému závěru dospěl zejména, když konstatoval, že na základě důkazů předložených žalobkyní ochranné známky třetích osob dominují na obalech uvedených zmenšených modelů vozidel, označení „Ferrari Official Licensed Product“ (oficiální výrobek s licencí Ferrari) (dále jen „označení ‚oficiální výrobek s licencí Ferrari‘ “) neodkazuje na spornou ochrannou známku a k této ochranné známce nejsou připojeny symboly „TM“ nebo „®“, takže tato ochranná známka není užívána jako označení obchodního původu uvedených zmenšených modelů. Odvolací senát rovněž dodal, že skutečnost, že je sporná ochranná známka umisťována třetími osobami na zmenšených modelech vozidel, vyráběných posledně uvedenými s různými standardy kvality a uváděných na trh za různé ceny, je v rozporu se závěrem, že sporná ochranná známka byla použita jako údaj o obchodním původu výrobku. 41 Žalobkyně tvrdí, že užívání sporné ochranné známky pro zmenšené modely vozidel se neomezuje na označení toho, že se jedná o napodobeninu vozidla této ochranné známky ve zmenšeném měřítku, neboť důkazy, které předložila, prokazují, že k uvedenému užívání sporné ochranné známky došlo na základě licencí udělených žalobkyní třetím osobám, takže sporná ochranná známka byla užívána v souladu se svou základní funkcí. Žalobkyně rovněž tvrdí, že nepřítomnost symbolů „TM“ a „®“ vedle sporné ochranné známky neznamená, že užívání této ochranné známky není v souladu s její základní funkcí. 42 EUIPO, podporovaný vedlejším účastníkem, tvrdí, že odvolací senát správně dovodil, že důkazy neprokazují užívání sporné ochranné známky v souladu s její základní funkcí, jelikož ochrannými známkami označujícími obchodní původ výrobků není sporná ochranná známka, ale různé jiné ochranné známky, včetně ochranných známek nezávislých výrobců hraček. Dodává, že uvedené důkazy pouze prokazují, že sporná ochranná známka byla užívána jako referenční prvek k označení věrné napodobeniny skutečného modelu automobilu Testarossa. 43 V tomto ohledu je zaprvé nutno konstatovat, že žalobkyně předložila několik katalogů společnosti Bburago, ve kterých je uvedena sporná ochranná známka. Tyto katalogy z let 2011 až 2015 nesou název „Ferrari Race and Play“ a prezentují řadu zmenšených modelů vozidel Ferrari, včetně zmenšených modelů vozidel Testarossa. Většina těchto katalogů obsahuje na obálce mimo jiné označení „oficiální výrobek s licencí Ferrari“, jakož i následující údaj: „Licencovaný výrobek FERRARI Spa., FERRARI, obrazový prvek VZPÍNAJÍCÍHO SE KONĚ, všechna související loga a rozlišovací průmyslové vzory jsou vlastnictvím společnosti FERRARI Spa. Průmyslové vzory karoserií automobilů FERRARI jsou chráněny jakožto vlastnictví společnosti FERRARI podle nařízení o průmyslových vzorech, ochranných známkách a obchodních úpravách“. Ve všech těchto katalozích je sporná ochranná známka umístěna pod fotografiemi zmenšených modelů vozidel Testarossa. V levém horním rohu katalogu se nachází rovněž logo podniku Bburago, zatímco slovní ochranná známka Ferrari je výrazně vyznačena uprostřed nahoře. 44 Žalobkyně rovněž předložila důkazy o užívání sporné ochranné známky společností Hachette, které tvořily zejména fotografie zmenšených modelů vozidel Testarossa v jejich obalech. Sporná ochranná známka je napsána velkými písmeny v horní části obalu, jakož i na podstavci zmenšeného modelu. Slovní ochranná známka Ferrari je napsána velmi velkými písmeny vedle vzpínajícího se koně v horní části obalu. Kromě toho je označení „oficiální výrobek s licencí Ferrari“ jasně čitelné na spodní části obalu. Označení „Hachette“ se objevuje ve spodní části uvedeného obalu. 45 V tomto ohledu je nutno konstatovat, že odvolací senát nesprávně konstatoval, že obalům zmenšených modelů dotčených vozidel „dominují“ ochranné známky třetích osob. Toto konstatování neodpovídá věcné správnosti skutkových zjištění uvedených v bodech 43 a 44 výše. 46 Tento závěr není zpochybněn tvrzením odvolacího senátu, podporovaným rovněž EUIPO a vedlejším účastníkem, podle něhož byla sporná ochranná známka užívána společně s jinými ochrannými známkami, které patřily jak žalobkyni, tak jiným podnikům. Z ustálené judikatury totiž vyplývá, že podmínka řádného užívání ochranné známky může být splněna, když je tato ochranná známka užívána ve spojení s jinou ochrannou známkou, pokud je první ochranná známka nadále vnímána jako označení původu dotčeného výrobku [viz rozsudek ze dne 23. září 2020, CEDC International v. EUIPO – Underberg (Tvar stébla trávy v lahvi), T‑796/16, EU:T:2020:439, bod 142 a citovaná judikatura]. 47 Tak tomu je v projednávané věci. Na výše uvedených důkazech se totiž vyskytuje nejen sporná ochranná známka jako taková, která je jasně viditelná, ale i obrazová ochranná známka Ferrari znázorňující vzpínajícího se koně, slovní ochranná známka Ferrari a především označení „oficiální výrobek s licencí Ferrari“, stejně jako ochranné známky třetích osob, výrobců uvedených zmenšených modelů vozidel. Tato označení umožňují relevantní veřejnosti pochopit, že zmenšené modely vozidel označené spornou ochrannou známkou vyrábí třetí osoba s licencí žalobkyně, takže takové užívání sporné ochranné známky je v souladu se základní funkcí této ochranné známky, kterou je zaručit spotřebitelům obchodní původ uvedených výrobků. 48 Pouhá skutečnost uvedená odvolacím senátem, že zmenšené modely vozidel Testarossa jsou uváděny na trh různými podniky a jejich kvalita a cena se liší, neumožňuje dospět k závěru, že toto užívání není v souladu se základní funkcí ochranné známky. Jak totiž bylo konstatováno v bodě 47 výše, třetí podniky uvádějí na obalech svých výrobků nebo v katalozích označení „oficiální výrobek s licencí Ferrari“, čímž vytvářejí jasnou vazbu na žalobkyni, jež je vlastníkem sporné ochranné známky, a informují tak relevantní veřejnost o obchodním původ uvedených výrobků. 49 A také na rozdíl od toho, co uvedl odvolací senát, je irelevantní, že označení „oficiální výrobek s licencí Ferrari“ jako takové neodkazuje na spornou ochrannou známku, neboť uvedená sporná ochranná známka je jasně umístěna vedle těchto údajů nebo v katalozích pod fotografiemi příslušných zmenšených modelů, a relevantní veřejnost si díky těmto údajům vytvoří vazbu mezi žalobkyní, která je vlastníkem sporné ochranné známky, a výrobci hraček, kteří uvádějí dotčené výrobky na trh pod touto ochrannou známkou. 50 Je totiž obecně známo, že na trhu s automobily jsou automobily uváděny na trh jak pod první ochrannou známkou označující výrobce tohoto vozidla, tak pod druhou ochrannou známkou označující model tohoto vozidla. Tyto úvahy jsou relevantní i pro trh zmenšených modelů vozidel, neboť se má za to, že jsou věrnými napodobeninami skutečných vozidel, takže relevantní veřejnost je zvyklá odkazovat současně na ochrannou známku výrobce a na ochrannou známku konkrétního modelu. Vazba mezi užíváním ochranné známky Ferrari a spornou ochrannou známkou na obalech a v katalozích je tedy v souladu se zvyklostmi trhu. 51 Zadruhé je třeba uvést, podobně jako to učinila žalobkyně, že odvolací senát měl nesprávně za to, že skutečnost, že ke sporné ochranné známce nejsou připojeny symboly „TM“ nebo „®“, umožňuje dospět k závěru, že tato ochranná známka není užívána v souladu se svou základní funkcí. Neexistuje totiž žádná povinnost používat symboly „®“ nebo „TM“, aby bylo užívání považováno za slučitelné se základní funkcí ochranné známky. Absence uvedených symbolů nemá vliv na platnost ani základní funkci ochranných známek Unie. Jejich absence vedle sporné ochranné známky v důkazech tudíž nijak nemění schopnost sporné ochranné známky plnit základní funkci identifikace obchodního původu dotčených výrobků a odlišení od výrobků jiných podniků. 52 Výše uvedené důkazy předložené žalobkyní jako celek umožňují dospět k závěru, že sporná ochranná známka byla během relevantního období užívána pro zmenšené modely vozidel v souladu se svou základní funkcí, kterou je zaručit obchodní původ výrobků, pro které byla zapsána. – K souhlasu žalobkyně s užíváním její ochranné známky třetími osobami 53 Podle čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009 se užívání ochranné známky se souhlasem vlastníka považuje za užívání vlastníkem. 54 Je na vlastníkovi ochranné známky, aby předložil důkaz o tom, že souhlasil s užíváním této ochranné známky třetí osobou (rozsudek ze dne 11. května 2006, Sunrider v. OHIM,C‑416/04 P, EU:C:2006:310, bod 44). 55 V napadeném rozhodnutí odvolací senát dovodil, že žalobkyně neprokázala, že třetí osoby při užívání sporné ochranné známky pro zmenšené modely vozidel jednaly s jejím souhlasem. Odvolací senát zejména poznamenal, že výňatky z licenčních smluv předložené žalobkyní neumožňují určit, zda se tyto smlouvy vztahují na spornou ochrannou známku. Odvolací senát rovněž uvedl, že důkazy, které jsou zmíněny v bodech 43 a 44 výše, nedokládají souhlas žalobkyně, zejména z důvodu, že údaj, že prodávané výrobky jsou oficiálními výrobky s licencí Ferrari, nezmiňoval spornou ochrannou známku. 56 Žalobkyně s tímto závěrem nesouhlasí. V tomto ohledu uvádí, že předložila několik výňatků z licenčních smluv uzavřených mezi ní a třetími osobami za účelem prodeje a výroby zmenšených modelů vozidel. Odvolací senát podle ní neprávem odmítl tyto licenční smlouvy, které však prokazují, že souhlasila s užíváním sporné ochranné známky těmito třetími osobami. Žalobkyně rovněž tvrdí, že ačkoli výňatky z těchto licenčních smluv neumožňují určit, zda se tyto smlouvy vztahují na spornou ochrannou známku, takové údaje na obalech a v katalozích, jako jsou údaje uvedené v bodech 43 a 44 výše, umožňují v každém případě dospět k závěru, že přinejmenším konkludentně souhlasila s užíváním své ochranné známky třetími osobami, jelikož o tomto užívání věděla a nikdy proti němu nevznesla žádné námitky. 57 EUIPO souhlasí s posouzením odvolacího senátu, podle něhož výňatky z licenčních smluv předložené žalobkyní neumožňují dospět k závěru, že držitelé licence měli oprávnění užívat spornou ochrannou známku. Dodává, že závěr o tom, že žalobkyně souhlasila s užíváním sporné ochranné známky, by odporoval judikatuře, podle níž nelze řádné užívání prokázat na základě pravděpodobnosti nebo domněnek. 58 Vedlejší účastník tvrdí, že žalobkyni příslušelo, aby jednoznačně prokázala, že souhlasila s užíváním sporné ochranné známky a v tomto ohledu by určujícím faktorem měl být skutečný vztah mezi žalobkyní a třetími výrobci zmenšených modelů vozidel, a nikoliv hledisko relevantní veřejnosti. Kromě toho skutečnost, že žalobkyně nevznesla námitky proti užívání sporné ochranné známky třetími osobami, nestačí k prokázání jejího souhlasu. Takový argument byl navíc poprvé vznesen žalobkyní v rámci projednávané žaloby. 59 V tomto ohledu je třeba zaprvé uvést, podobně jako to učinil odvolací senát, že výňatky z licenčních smluv předložené žalobkyní neobsahují seznam ochranných známek, které jsou předmětem uvedených smluv. Za těchto okolností uvedené výňatky neumožňují prokázat, že žalobkyně výslovně souhlasila s užíváním své ochranné známky těmito třetími osobami. 60 Zadruhé, pokud jde o argument žalobkyně, že důkazy, které předložila, jako celek každopádně prokazují, že konkludentně souhlasila s užíváním sporné ochranné známky třetími osobami, je třeba připomenout, že podle judikatury může být souhlas vlastníka ochranné známky vyjádřen výslovně nebo konkludentně. Tento souhlas musí tedy být vyjádřen takovým způsobem, který jednoznačně vyjadřuje vůli vzdát se výlučného práva k ochranné známce. Taková vůle vyplývá obvykle z výslovného vyjádření souhlasu. Nelze však vyloučit, že v určitých případech může taková vůle vyplývat konkludentně z okolností a skutečností, které předcházely užívání dotčené ochranné známky třetí osobou, nastaly současně s ním nebo po něm následovaly a rovněž jednoznačně vyjadřují, že se vlastník svého práva vzdal [viz rozsudky ze dne 13. ledna 2011, Park v. OHIM – Bae (PINE TREE), T‑28/09, nezveřejněný, EU:T:2011:7, bod 61 a citovaná judikatura, a ze dne 8. června 2022, Muschaweck v. EUIPO – Conze (UM), T‑293/21, EU:T:2022:345, bod 71 (nezveřejněný)]. 61 Je tudíž třeba přezkoumat, zda takový konkludentní souhlas žalobkyně vyplývá z okolností a skutečností, které předcházely užívání sporné ochranné známky třetí osobou, nastaly současně s ním nebo po něm následovaly. 62 Relevantní okolnosti a skutečnosti, které mohou nasvědčovat takovému konkludentnímu souhlasu, je třeba posoudit – jak ostatně připustil EUIPO na jednání – zejména s ohledem na užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky chráněné ochrannou známkou, a na znaky trhu (v tomto smyslu a obdobně viz rozsudek ze dne 18. března 2015, SMART WATER, T‑250/13, nezveřejněný, EU:T:2015:160, bod 26 a citovaná judikatura). 63 V tomto ohledu je třeba nejprve upřesnit, jak bylo uvedeno v bodě 33 výše, že v konkrétním rámci dotčeného trhu je vlastník ochranné známky zapsané jak pro automobily, tak pro zmenšené modely vozidel oprávněn vznášet námitky proti užívání této ochranné známky třetí osobou, pokud toto užívání jde nad rámec pouhého označení, že dotčené zmenšené modely jsou věrnou napodobeninou skutečného vozidla, a kromě toho uvádí obchodní původ uvedených modelů jako pocházejících od uvedeného vlastníka nebo podniku s ním propojeného. 64 Tak je tomu v projednávané věci, jak vyplývá z bodu 52 výše. V takovém kontextu tudíž konkludentní souhlas vlastníka této ochranné známky vyplývá ze skutečnosti, že tento vlastník věděl o užívání své ochranné známky třetími osobami a nevznesl proti němu námitky. 65 Důkazy popsané a posouzené v bodech 43 až 49 výše prokazují, že žalobkyně věděla o užívání sporné ochranné známky třetími osobami, které prezentovaly dotčené výrobky jako „oficiální“ výrobky s licencí Ferrari, a nevznesla proti němu žádné námitky, což prokazuje, že s takovým užíváním přinejmenším konkludentně souhlasila. 66 EUIPO ani vedlejší účastník totiž nezpochybňují, že žalobkyně o tomto užívání skutečně věděla, což je ostatně prokázáno tím, že dokumentace předložená žalobkyní zahrnuje zejména veřejně přístupné důkazy, jako jsou katalogy nebo obaly výrobků. 67 Kromě toho v rozsahu, v němž vedlejší účastník tvrdí, že žalobkyně poprvé až v rámci projednávané žaloby tvrdí, že proti takovému užívání nevznesla žádné námitky, stačí konstatovat, že ze spisu vyplývá, že žalobkyně v průběhu celého správního řízení tvrdila, že třetí osoby jednaly s jejím souhlasem, čímž tedy byť implicitně, ale nutně tvrdila, že proti takovému užívání nevznesla námitky. 68 Následně měl Tribunál příležitost dovodit, že užívání ochranné známky výrobní společnosti distribuční společností, která je s touto společností hospodářsky propojena, může být uznáno za užívání této ochranné známky se souhlasem vlastníka, a tedy považováno za užívání vlastníkem v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009 [rozsudky ze dne 17. února 2011, J & F Participações v. OHIM – Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09, nezveřejněný, EU:T:2011:47, bod 32, a ze dne 16. října 2024, Fractal Analytics v. EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T‑194/23, nezveřejněný, EU:T:2024:696, bod 102 a citovaná judikatura]. 69 Tyto úvahy se uplatní obdobně v případě, kdy je taková ochranná známka výrobní společnosti, jako je sporná ochranná známka, užívána jinou společností, která dotčené výrobky uvádí na trh jako „oficiální“ výrobky s licencí výrobní společnosti. Takové užívání totiž vytváří vazbu mezi těmito dvěma společnostmi, která není-li uvedeno jinak, předpokládá, že vlastník ochranné známky, byť jen konkludentně, souhlasil s užíváním svých ochranných známek uvedenou společností. 70 Konečně žalobkyně předložila též několik faktur a objednávek vystavených třetími osobami, které se týkaly prodeje zmenšených modelů vozidel označených spornou ochrannou známkou. Podle judikatury přitom platí, že pokud se vlastník ochranné známky, která je předmětem řízení o zrušení, dovolává aktů užívání této ochranné známky třetí osobou k prokázání řádného užívání ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009, tento vlastník implicitně tvrdí, že k tomuto užívání docházelo s jeho souhlasem [rozsudek ze dne 8. července 2004, Sunrider v. OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, bod 24]. 71 Odvolací senát tudíž neprávem dovodil, že žalobkyně neprokázala, že souhlasila, byť konkludentně, s užíváním sporné ochranné známky třetími osobami pro dotčené výrobky ve smyslu čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009. 72 Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že druhému žalobnímu důvodu vznesenému žalobkyní je třeba vyhovět a napadené rozhodnutí zrušit v rozsahu, v němž byla sporná ochranná známka zrušena pro zmenšené modely vozidel obsažené ve třídě 28, aniž je třeba zkoumat první žalobní důvod. K návrhu na změnu napadeného rozhodnutí 73 Pokud jde o návrh žalobkyně směřující k tomu, aby Tribunál změnil napadené rozhodnutí, je třeba připomenout, že i když pravomoc změnit rozhodnutí přiznaná Tribunálu neznamená, že by měl pravomoc nahradit posouzení odvolacího senátu svým vlastním posouzením, natož provést posouzení v otázce, ke které se uvedený senát ještě nevyjádřil, musí být vykonána v situacích, kdy je Tribunál po přezkumu posouzení provedeného odvolacím senátem schopen určit na základě prokázaných skutkových a právních okolností, jaké rozhodnutí měl odvolací senát přijmout (rozsudek ze dne 5. července 2011, Edwin v. OHIM,C‑263/09 P, EU:C:2011:452, bod 72). 74 V projednávané věci je přitom třeba podotknout, že jak bylo uvedeno v bodě 35 výše, odvolací senát se v napadeném rozhodnutí nevyjádřil k místu, času a rozsahu užívání sporné ochranné známky, takže Tribunálu nepřísluší, aby tytéž skutečnosti posoudil v rámci přezkumu návrhu na změnu uvedeného rozhodnutí. K nákladům řízení 75 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a EUIPO a vedlejší účastník neměli v podstatné části ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedeným uložit náhradu nákladů řízení. 76 Žalobkyně mimoto navrhovala, aby byla EUIPO a vedlejšímu účastníku uložena náhrada nákladů, které vynaložila v řízení před odvolacím senátem. V tomto ohledu je třeba připomenout, že se podle čl. 190 odst. 2 jednacího řádu za náklady, jejichž náhradu lze přiznat, považují pouze nutné výdaje vynaložené účastníky řízení v souvislosti s řízením před odvolacím senátem. Je tudíž rovněž důvodné uložit EUIPO a vedlejšímu účastníku náhradu nutných výdajů vynaložených žalobkyní v souvislosti s řízením před odvolacím senátem. Z těchto důvodů TRIBUNÁL (osmý rozšířený senát) rozhodl takto: 1) Rozhodnutí pátého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 29. srpna 2023 (věc R 887/2016-5) se v rozsahu, v němž byla sporná ochranná známka zrušena pro „zmenšené modely pozemních motorových vozidel (hračky)“ obsažené ve třídě 28, zrušuje. 2) Ve zbývající části se žaloba zamítá. 3) EUIPO a Kurt Hesse ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Ferrari SpA, včetně nutných výdajů vynaložených v souvislosti s řízením před odvolacím senátem. Kornezov De Baere Petrlík Kecsmár Kingston Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 2. července 2025. Podpisy ( *1 ) – Jednací jazyk: angličtina.